Woord- en of beeldmerk  

Hof van Beroep Brussel 19 juni 2012, 2011/AR/956 (La sociéte FASSKA S.A. tegen Sanboy Comercio De Bens Alimentares Servicio E Investimentas LDA.)

Benelux merkenrecht. FASSKA heeft een aanvraag tot inschrijving van het Benelux woordmerk BIAMIL (klassen 5, 29 en 30) ingediend. Sanboy heeft oppositie ingesteld tegen deze inschrijving, gebaseerd op het eerdere Europese merk BLEMIL (klassen 5 en 29). Het BBIE heeft de oppositie toegewezen. Er is volgens het Bureau sprake van verwarringsgevaar, het publiek zou kunnen denken dat de goederen afkomstig zijn van dezelfde onderneming. Onderhavige zaak betreft een beroepsprocedure tegen deze oppositiebeslissing van 22 februari 2011. Deze is ingesteld op 21 april 2011.

Het hof stelt vast dat er geen sprake is van verwarringsgevaar tussen de merken. Het hof oordeelt dat het hoger beroep van Fasska (aangetekend op 21 april 2012) ontvankelijk  en gegrond is. Het hof beslist integendeel dat de incidentele vordering van Sanboy (ingediend in de loop van de beroepsprocedure, d.w.z. na 21 april) niet-ontvankelijk vanwege de vertraging bij het indienen van de hogere voorziening. Deze termijn betreft op grond van artikel 2.17 BVIE twee maanden. De incidentele vordering wordt ongegrond verklaard, omdat geen sprake is van verwarringsgevaar. De gestelde termijn van 2 maanden geldt voor alle partijen. Het hof vernietigt de beslissing van het Bureau.

Verwarringsgevaar en niet-ontvankelijkheid
29. De l'ensemble de ces circonstances, il résulte que le public pertinent ne risque pas de croire que les produits portant la marque BIAMIL sont originaires de la même entreprise que les produits portant la marque BLEMIL. Le risque de confusion n'est pas établi.

30. Dès lors, l'opposition est non fondée et la marque BIAMIL déposée par la demanderesse doit être enregistrée pour tous les produits mentionnés dans le dépôt.

31. Il s'ensuit qu'il ne saurait être fait droit à la demande incidente formulée par la défenderesse, fût-elle recevable. Par ailleurs en vertu de l'article 2.17 de CBPI, le recours contre une décision de l'Office qui statue sur une opposition doit être introduit dans les deux mois. S'agissant d'un délai péremptoire pour toutes les parties concernées, la demande incidente de la défenderesse formée hors délai est de toute facon tardive et dès lors irrecevable.

Hof van Beroep Brussel 8 mei 2012, 2010/AR/1842 (Stabe N.V. tegen GmbH Gebr. Kremers)

Benelux merkenrecht. Inpocio, in rechte opgevolgd door Stabe, heeft een aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-/beeldmerk PARADISIO (klassen 9, 16, 20, 24, 25, 28 en 35) ingediend. Paradies GmbH, in rechte opgevolgd door GmbH Gebr. Kremers, heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag, gebaseerd op de Europese merk PARADIES en aanverwante merken. De oppositie wordt gedeeltelijk gegrond verklaard tegen de inschrijving van PARADISIO (klassen 9, 16, 20, 24, 25 en 28). Het betwiste teken stemt begripsmatig en visueel overeen met de ingeroepen rechten, auditief is zelfs sprake van een sterke mate van overeenstemming. In de oppositieprocedure is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar. Onderhavige zaak betreft een beroepsprocedure tegen deze oppositiebeslissing van 30 april 2010.

Bij een gemeenschappelijke conclusie delen de partijen mede dat ze een akkoord hebben bereikt waaruit volgt dat de ingestelde oppositie en het voorliggende geding voor het hof geen bestaansreden meer hebben. Het hof verleent de partijen akte dat ze een akkoord hebben bereikt om het geschil te beëindigen. Het hof vernietigt de bestreden oppositiebeslissing van het BBIE.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie juni 2012 II.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 3 augustus 2012, zaaknr. 521082/KG ZA 12-943 (D.I.F. Ltd. tegen The Goodyear)

Uitspraak ingezonden door Hidde Koenraad, Vondst Advocaten.

Merkenrecht. DIF is een internationale autobandenhandelaar. Goodyear is producent van autobanden. Op 14 maart 2012 heeft de douane aan Goodyear gemeld dat zij een zending autobanden heeft aangetroffen afkomstig uit Senegal, welke mogelijk inbreuk maken op een aan Goodyear toekomend merkenrecht. DIF vordert in conventie opheffing van het beslag en veroordeling van Goodyear tot betaling van schadevergoeding. In reconventie vordert Goodyear dat DIF wordt verboden inbreuk te maken op het merk GOODYEAR.

De voorzieningenrechter oordeelt dat niet aan het opheffingscriterium is voldaan. In reconventie wordt door de voorzieningenrechter geoordeeld dat onvoldoende aannemelijk is dat er sprake is van daadwerkelijke merkinbreuk. Ten aanzien van de banden waarop thans beslag is gelegd is nader onderzoek nodig voor het al dan niet sprake zijn van een (dreigende) merkinbreuk. Er zijn zijn geen concrete aanwijzingen dat DIF daarnaast andere artikelen heeft ingevoerd waarvan wel vaststaat dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op een aan Goodyear toekomend intellectueel eigendomsrecht. In reconventie wordt de vordering daarom afgewezen.

De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorziening van DIF en Goodyear. In conventie wordt DIF veroordeeld in de proceskosten, in reconventie worden de proceskosten gecompenseerd.

In conventie 5.7. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. De gegrondheid van het verweer van DIF kan zonder nader onderzoek niet worden vastgesteld. Voorop wordt gesteld dat de goederen geadresseerd waren aan Pregon, zodat uitgangspunt is dat zij bestemd waren voor een in Nederland gevestigde onderneming. Tussen partijen is niet in geschil dat in dat geval merkinbreuk zou worden gemaakt. DIF heeft het tegendeel, namelijk dat de banden niet in de EER zijn of zouden worden ingevoerd, voorshands niet aannemelijk gemaakt. Ook als met DIF wordt aangenomen dat het mogelijk is na de aankomst van de goederen in Nederland de douanetechnische status daarvan te bepalen (al dan niet bestemd voor de EER), is de in dit geval gestelde bedoeling om de banden in transito te houden voorshands onvoldoende aannemelijk geworden. De enkele stelling van DIF dat Pregon een bonded warehouse heeft, waar de goederen in transito zouden kunnen blijven, hetgeen door Goodyear wordt betwist en verder nergens uit blijkt, is daarvoor onvoldoende. Pregon zelf heeft zich op de vlakte gehouden, door niet meer te verklaren dan dat zij niet de koper van de banden was.

In reconventie 6.3. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. In conventie is reeds overwogen dat een nader onderzoek naar de gegrondheid van het verweer van DIF noodzakelijk is om vast te stellen of er ten aanzien van de banden waarop thans beslag is gelegd al dan niet sprake is van een (dreigende) merkinbreuk. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat DIF daarnaast andere artikelen heeft ingevoerd waarvan wel vaststaat dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op een aan Goodyear toekomend intellectueel eigendomsrecht. Gelet hierop is op dit moment onvoldoende aannemelijk dat sprake is van daadwerkelijke merkinbreuk. De vordering in reconventie zal daarom worden afgewezen.

Rechtbank Haarlem 1 augustus 2012 , LJN BX3596 zaaknr. 172240/HA ZA 10-1091 (Bacardi tegen Onafhankelijke Horeca Distributie  B.V.)

Uitspraak ingezonden door Mark Tsoutsanis en Paul Wezelenburg, RWV advocaten.

Merkenrecht. Bacardi is houdster van onder meer de Benelux woord- en beeldmerken BACARDI die zijn ingeschreven voor alcoholhoudende dranken. OHD is een groothandel in dranken. Zij brengt in Nederland originele producten van Bacardi, voorzien van de woord- en/of beeldmerken BACARDI op de markt. Deze heeft zij niet van Bacardi betrokken, noch heeft zij hiervoor toestemming verkregen. De bij OHD aangetroffen flessen BACARDI zijn door Bacardi oorspronkelijk buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) op de markt gebracht en vervolgens zijn deze zonder toestemming binnen de EER door OHD op de markt gebracht. Bacardi vordert onder meer een verbod op het maken van merkinbreuk.

OHD heeft een derde partij in vrijwaring opgeroepen. Hierbij vordert zij dat de derde partij wordt veroordeeld om te betalen hetgeen waartoe OHD in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld. De inbreukmakende producten heeft OHD van de derde partij betrokken, waarbij OHD stelt dat deze derde heeft gegarandeerd dat de geleverde producten niet inbreukmakend waren.

De rechtbank stelt vast dat er sprake is van een merkinbreuk door OHD ten aanzien van de BACARDI producten. Het merkinbreukverbod zal worden toegewezen, zij het dat dit wordt beperkt tot een verbod op inbreuk op het woord- en/of het beeldmerk BACARDI. Dat het voor OHD niet mogelijk is om te achterhalen of voorziene producten met toestemming van Bacardi binnen de EER in de handel is gebracht, doet niet af aan het voorgaande. Vordering tot schadevergoeding van Bacardi wordt afgewezen. De rechtbank matigt de proceskostenvergoeding. De rechtbank oordeelt dat OHD niet heeft aangetoond dat zij de inbreukmakende flessen van de derde partij heeft betrokken. De vordering van OHD jegens de derde partij in vrijwaring zal dan ook worden afgewezen.

De rechtbank veroordeelt OHD onder meer merkinbreuk te staken en gestaakt te houden onder last van een dwangsom. In vrijwaring wijst de rechtbank de vorderingen af en veroordeelt OHD in de proceskosten.

In de hoofdzaak
5.6. Het voorgaande brengt mee dat de door de Bacardi gestelde inbreuk op haar woord- en/of beeldmerk BACARDI ten aanzien van de totaal 56 BACARDI producten als vermeld onder 3.3 - 3.4 vaststaat. Het gevorderde merkinbreukverbod zal derhalve worden toegewezen zij het dat dit gezien de thans geconstateerde merkinbreuk zal worden beperkt tot een verbod op inbreuk op het woord- en/of het beeldmerk BACARDI. Gesteld noch gebleken is dat OHD zich ook overigens schuldig maakt of zal maken aan inbreuk op ander merken van Bacardi.

5.7. Dat het voor OHD -zonder hulp van Bacardi- niet mogelijk is om te achterhalen of van het woord- en/of het beeldmerk BACARDI voorziene producten door of met toestemming van Bacardi binnen de EER in de handel zijn gebracht, is niet ter zake dienend nu verwijtbaarheid op grond van artikel 2.20 BVIE niet is vereist voor toewijzing voor een verbod op merkinbreuk.

5.14. Bacardi vordert tevens een verklaring voor recht dat OHD aansprakelijk is voor alle door Bacardi geleden en nog te lijden schade. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Bacardi evenwel onvoldoende gesteld dat er schade is geleden. In het licht van de beperkte omvang van de merkinbreuk acht de rechtbank evenmin zonder meer aannemelijk dat er schade is geleden, zodat deze vordering zal worden afgewezen.

5.15. OHD zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de hoofdzaak in de proceskosten aan de zijde van Bacardi worden veroordeeld. Bacardi vordert in dit kader de werkelijke kosten van deze procedure op grond van artikel 1019 Rv, welke zij heeft beperkt tot het geldende indicatietarief in IE-zaken. Zij heeft ter onderbouwing van deze vordering een specificatie overgelegd van de door haar gemaakte kosten ad € 34.111,57 tot en met het nemen van de conclusie van repliek. De rechtbank acht in dit geval het indicatietarief ad € 10.000,- voor een 'eenvoudige bodemzaak met repliek, dupliek en/of pleidooi' redelijk en evenredig, zodat de vordering toewijsbaar is tot dit bedrag. (...)

In de vrijwaringszaak
5.18. OHD stelt zich op het standpunt dat zij de inbreukmakende flessen van [derde] heeft betrokken. Nu OHD in de onderhavige procedure niet heeft aangetoond dat dit inderdaad het geval is, zij heeft niet meer aangevoerd dan in de hoofdzaak, wordt verwezen naar hetgeen hiervoor onder 5.4 is overwogen. De vordering van OHD jegens [derde] zal dan ook worden afgewezen, zodat de overige verweren van [derde] geen behandeling meer behoeven.

5.19. OHD zal als de in het ongelijk gestelde partij in de vrijwaringszaak in de proceskosten aan de zijde van [derde] worden veroordeeld. [Derde] heeft in dit kader een vergoeding van haar werkelijk gemaakte kosten op de voet van artikel 1019 Rv gevorderd. Ter onderbouwing heeft [derde] specificaties voor een totaal van € 18.484,45 overgelegd. Dit bedrag komt de rechtbank gezien de eenvoud van de zaak niet redelijk en rechtvaardig voor, zodat de rechtbank het bedrag baseert op het indicatietarief voor IE-zaken ad € 10.000,-. Het griffierecht wordt daarnaast begroot op € 258,00.

Zie hier de grosse.

Hof Amsterdam 24 juli 2012, zaaknr 200.100.441/01 (Kemper en Heerink tegen Van den Berg)

Uitspraak ingestuurd door Jan Brölmann en Margriet Koedooder, De Vos & Partners Advocaten.

In navolging van IEF 10264.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Bandnaam wordt geregistreerd als o.a. beeldmerk en woordmerk, terwijl de naamgever van de band VANDENBERG, de achternaam van gedaagde betreft die de band in 1986 heeft verlaten. Aan appellant zijn in eerste aanleg termijnen verleend voor het ontnemen van een memorie van grieven. De advocaat van appellant heeft zich nadien onttrokken. De zaak is naar de rol verwezen voor het stellen van een nieuwe advocaat, welke niet is gesteld.

Het hof beoordeelt dat bij gebrek aan grieven appellant niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

Gerechtshof 's-Gravenhage 24 juli 2012, LJN BX1515 (Spirits International B.V. tegen Russische Federale Staatsonderneming (FKP) Sojuzplodoimport)

In navolging van IEF 2223.

Merkenrecht. Misleidende reclame over geografische herkomst. Het gaat hier om de vraag aan wie een viertal Benelux-merkenrechten betreffende de wodkamerken Moskovskaya , Stolichnaya en Na Zdorovye toekomt. De rechtbank oordeelde in eerste aanleg dat Spirits niet rechthebbende is van de VO-merkrechten en wenste nadere inlichtingen over de vorderingsgerechtigheid van FKP alsmede over enkele van Spirits' merkrechten.

Met betrekking tot de vorderingsgerechtigheid van FKP stelt het hof vast dat, anders dan Spirits betoogt, merkrechten naar Russisch recht staatseigendom kunnen zijn. FKP is volgens het hof wel vorderingsgerechtigd. Het vonnis van de rechtbank, voor zover de verwijzing naar de rol zodat FKP zich kon uitlaten over de vorderingsgerechtigheid, wordt vernietigd.

Het hof verwijst de zaak naar de rechtbank Rotterdam om op de hoofdzaak te beslissen en veroordeelt Spirits in de proceskosten.

Vorderingsgerechtigdheid
7.12 In hoger beroep hebben partijen het debat over de vorderingsgerechtigdheid van FKP voortgezet. Het hof overweegt in dat verband als volgt. Daarbij gaat het hof veronderstellenderwijs (vgl. rechtsoverweging 7.7) er van uit dat VVO - zoals FKP ter onderbouwing van haar vorderingen stelt - nooit rechtsgeldig is getransformeerd/geprivatiseerd, dat VVO na de oprichting van VAO is blijven voortbestaan en de VO-merkrechten dus niet naar VAO zijn overgegaan (hetgeen Spirits betwist). Of die veronderstelling juist is, komt hierna in rechtsoverweging 11 tot en met 16 nader ter sprake.

7.16 Bij dit alles merkt het hof op dat het hier in feite ging om een reallocatie van (het beheer over) staatseigendommen van de Russische Federatie. Daarbij merkt het hof op dat, anders dan Spirits betoogt, merkrechten naar Russisch recht wel degelijk staatseigendom kunnen zijn (artikel 2 lid 1 van de Wet op de staats- en municipale ondernemingen).

7.17 Uit het voorgaande blijkt dat - uitgaande van de in rechtsoverweging 7.12 aangeduide veronderstelling - FKP wel vorderingsgerechtigd is. Incidentele grief 2 slaagt dan ook. Dit leidt er toe dat het vonnis voor zover in conventie gewezen voor zover daarbij de zaak naar de rol is verwezen opdat FKP zich kan uitlaten als bedoeld in rechtsoverwegingen 3.9 en 3.56, zal worden vernietigd.

Naar Russisch recht
16.1 Uit het voorgaande blijkt dat er geen rechtsgeldige transformatie of privatisering van VVO heeft plaatsgevonden omdat niet is voldaan aan de daaraan gestelde eisen. Dat geldt zowel onder USSR-recht (zelfs indien alleen aan USSR-Resolutie Nr. 590 wordt getoetst) als onder RSFSR-recht. Het hof merkt op dat de - ondertussen door de Russische rechter nietig verklaarde - zinsnede in artikel 3 van de statuten van VAO dat VAO opvolgster is van VVO (in de Engelse vertaling: 'VAO "Sojuzplodoimport" is the successor of VVO "Sojuzplodoimport"') destijds dus ten onrechte in de statuten is opgenomen.

16.2 Principale grief V faalt derhalve, en dat geldt in zoverre ook voor principale grief I. Bij deze stand van zaken behoeft de voorwaardelijke incidentele grief 1 betreffende de erkenning van Russische rechterlijke uitspraken (waarin is geoordeeld dat VVO nooit is geprivatiseerd), in dit verband geen behandeling.

16.3 Het voorgaande brengt mee dat de VO-merkrechten niet, ten gevolge van transformatie/privatisering van VVO, onder algemene titel zijn overgegaan naar VAO. Voorts is, zoals de rechtbank onbestreden heeft geoordeeld in rechtsoverweging 3.42 van het bestreden vonnis, niet gesteld of gebleken dat anderszins sprake is geweest van een rechtsopvolging van VVO door VAO waardoor de VO-merkrechten onder algemene titel zijn overgegaan. Ook is niet gesteld of gebleken dat VVO de VO-merkrechten heeft overgedragen aan VAO. Tezamen genomen heeft dus te gelden dat de VO-merkrechten na de oprichting van VAO bij VVO zijn gebleven.

Misleidende reclame over geografische herkomst
20.8 Slotsom is dat Spirits niet is geslaagd in het bewijs van haar stelling dat de door haar in Nederland verhandelde wodka in de Russische Federatie is geproduceerd. De grief faalt dus. Ten overvloede merkt het hof op dat Spirits op haar website www.spi-group.com vermeldt dat haar Stolichnaya wodka in Letland wordt geproduceerd.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 23 juli 2012, zaaknr. 421520/KG ZA 12-633 (Kao Corporation tegen X)

Merkenrecht. Kao is wereldwijd actief als producent op het gebied van persoonlijke verzorging. Zij fabriceert en verhandelt haar producten onder meer onder het merk GUHL en is houdster van diverse merkinschrijvingen. Nadat Kao heeft geconstateerd dat in Nederland Guhl-counterfeitproducten op de markt waren, heeft zij stappen ondernomen. X heeft een onthoudingsverklaring getekend waarin hij heef toegezegd zich te zullen onthouden van verdere inbreuk op de merkrechten van Kao. X heeft geen nadere informatie willen verschaffen over zijn leveranciers.

Gelet op de omstandigheden stelt de voorzieningenrechter vast dat er gerede twijfel bestaat over de juistheid van de verklaring van X, dat er geen nadere informatie verkregen kan worden. Het is voldoende aannemelijk dat Kao belang heeft bij het door haar gevoerde rechterlijk bevel op straffe van een dwangsom. De voorzieningenrechter oordeelt dat X schriftelijk opgave moet doen aan Kao van de namen en adressen van de personen van wie hij de inbreukmakende Guhlproducten heeft betrokken.

4.7 Mede gelet op de omstandigheden waaronder de verhandeling van de inbreukmakende producten heeft plaatsgevonden, met name de aanzienlijke omvang van de verhandelde partij, en het - in weerwil van de wettelijke administratieplicht van [X] - ontbreken van ieder spoor van de transactie in de administratie van [X], volgt de voorzieningenrechter Kao in haar stelling dat aan de juistheid van de verklaring van [X]dat hij niet meer informatie heeft over zijn leveranciers, althans geen mogelijkheid heeft om meer informatie te achterhalen, minst genomen getwijfeld kan worden. De voorzieningenrechter oordeelt dat, gelet op de gerede twijfel over de juistheid van de verklaring van [X], voorshands niet is uit te sluiten dat [X] niet alle hem bekende informatie over de herkomst van de inbreukmakende producten met Kao heeft gedeeld, bijvoorbeeld omdat hij vreest dat het delen van die informatie voor hem nadelige gevolgen zal kunnen hebben. Om die reden is voorshands voldoende aannemelijk dat Kao belang heeft bij het door haar gevorderde rechterlijk bevel op straffe van een dwangsom. Niet ondenkbaar is overigens dat [X] het standpunt zal blijven innemen dat hij -tevergeefs- al het mogelijke heeft gedaan om de verzochte informatie te achterhalen en hij dus onmogelijk aan het bevel zal kunnen voldoen. In dit laatste geval staat [X], mocht Kao op grond van de ook na het bevel volgehouden opstelling van [X] overgaan tot het executeren van dwangsommen, een beroep open op artikel 611d Rv en zal in een eventuele daarop volgende procedure moeten blijken van de onmogelijkheid van [X] om aan het bevel te voldoen.

4.10 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zal de vordering van Kao worden toegewezen als in het dictum verwoord. Wel zal de voorzieningenrechter de gevorderde dwangsom matigen en de aan het te geven bevel te verbinden termijn op zeven dagen stellen om [X] de mogelijkheid te bieden al het nodige te doen om de identiteit van zijn toeleveranciers te achterhalen.

Vzr. Rechtbank Leeuwarden 11 juli 2012, LJN BX2239 (OP=OP Partijgroothandel B.V. tegen OP en TOP V.O.F. c.s.)

Merkenrecht. Op = Op exploiteert de franchiseformule 'Op = Op Voordeelshop', die voornamelijk drogisterijartikelen verkoopt. Op = Op is houdster van het Benelux beeldmerk die de woordelementen Op = Op Voordeelshop bevat. Op & Top heeft in 2010 een warenhuisformule overgenomen. Op het dak van een van de winkels staat vanaf 1989 een metershoog logo, welke lijkt op die van Op = Op. In de Op & Top winkels worden naast drogisterijartikelen ook andere artikelen verkocht.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprake is van gelijkenis of overeenstemming tussen het door Op & Top gebruikte teken en het beeldmerk van Op = Op. Bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van drogisterijartikelen zal geen verwarring ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie. Er is volgens de voorzieningenrechter niet gebleken dat Op & Top ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het beeldmerk. Dit is onvoldoende met concrete feiten onderbouwd. Er is geen sprake van onrechtmatig handelen aan de zijde van Op & Top. De voorzieningenrechter wijst de vordering af.

4.10. Gelet op voorgaande feiten en omstandigheden is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake van gelijkenis of overeenstemming tussen het door Op & Top gebruikte teken en het beeldmerk van Op = Op waardoor bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van drogisterijartikelen verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Daar komt nog bij dat het assortiment en de prijsstelling van de beide winkels duidelijke verschillen vertonen. Er is derhalve geen sprake van een inbreuk die onder het bereik van art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b BVIE valt.

4.11. Niet blijkt, noch is voldoende met gestelde feiten onderbouwd dat Op = Op in de Benelux een bekend merk is. Dat door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel zou kunnen worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het beeldmerk dan wel dat dit gebruik afbreuk zou kunnen doen aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie, bijvoorbeeld door verwatering van het merk, is ook niet gebleken. Evenmin zijn voldoende concrete feiten gesteld die dat oordeel zouden kunnen dragen. De in art. 2.20 lid 1 sub c BVIE genoemde grond voor merkinbreuk doet zich derhalve niet voor.

4.12. Op = Op stelt dat Op & Top jegens haar onrechtmatig handelt door slaafse nabootsing van het beeldmerk. Dit is door Op & Top betwist. Ter zitting heeft Op = Op aangevoerd dat het voor de hand ligt dat een consument de winkel van Op & Top verwart of associeert met de winkel van Op = Op, dat zij zich niet aan de indruk kan onttrekken dat Op & Top daar bewust op heeft aangestuurd en dat Op & Top kennelijk wil meeliften op de naamsbekendheid van Op = Op. Met het enkel doen van deze suggesties heeft Op = Op haar stelling dat Op & Top haar beeldmerk slaafs heeft overgenomen, niet aannemelijk weten te maken. Van onrechtmatig handelen van de zijde van Op & Top is dan ook geen sprake.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 18 juli 2012, zaaknr. 40434/KG ZA 12-485 (Eiser c.s. tegen Nope is Dope B.V. c.s.)

Uitspraak én samenvatting ingezonden door Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen.

In de onderhavige zaak heeft één van de eisers enkele merken in licentie gegeven aan één van de gedaagden, op voorwaarde dat hij een aandeel zou verwerven van 33% in het aandelen pakket van de betrokken gedaagde. Het aandeel verwerft hij niet en verwerving na 3 jaar in het licht van de huidig zaak wordt in kort geding als onvoldoende spoedeisend geoordeeld. Eiser stelt dat later een van de andere gedaagden de merkrechten wegens een vervalste akte heeft doen overdragen. Dit komt niet voldoende vast te staan, omdat de originele akte nergens is te vinden en aan relevant grafologisch onderzoek niet kan worden toegekomen. De andere eiser is auteursrechthebbende op het logo dat in meerdere van de genoemde merken is opgenomen. Eiser heeft de met de merknaam overeenstemmende domeinnaam nopeisdope.com, die op naam stond van één van gedaagden, zonder titel overgedragen aan de andere eiser na bedreigingen. Eiser vordert om als bewindvoerder ex art 710 Rv bij de werkmaatschappij Nope Is Dope BV te worden aangesteld, maar dit wordt door de voorzieningenrechter afgewezen. De vordering in reconventie tot staking van het gebruik van de merken en handelsnaam Nope Is Dope en overdracht van het domein nopeisdope.com wordt toegewezen aan gedaagden.

De voorzieningenrechter beveelt eiser c.s inbreuk op de merkrechten en de handelsnaam te staken en gestaakt te houden, beveelt eiser c.s. de domeinnaam nopeisdope.com ter vrije beschikking van Nope Is Dope c.s. te stellen. De proceskosten worden gematigd en deels gecompenseerd.

Merkinbreuk
6.5.2 Gelet hierop is niet met de in kort geding vereiste mate van zekerheid vast te stellen aan wie de merkrechten toebehoren. Binnen dit kort geding, waarbinnen voor verdere bewijsvoering gen plaats is, in het kader van de belangenafweging terughoudendheid geboden met het treffen van voorlopige voorzieningen die vergaande negatieve consequenties kunnen hebben voor de bedrijfsvoering van partijen, waaronder het veroorzaken van blijvende schade. Dat het niet gebruik kunnen maken van de merkrechten A tot en met E voor NID c.s., meer in het bijzonder Nope is Dope B.V., ernstige schade met zich meebrengt is evident. Nope is Dope B.V. maakt sinds haar oprichting in september 2009 veelvuldig gebruik van haar (licentie)rechten op de merken A tot en met E bij het promoten van de door Nope is Dope B.V. georganiseerde (dans)evenementen en de verkoop van tickets ten behoeve van die evenementen. Hiermee heeft NID c.s. voldoende aannemelijk gemaakt een zwaarwegend beland te hebben bij de merkrechten A tot en met ter uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van Nope is Dope B.v.. Eiser c.s. heeft een redelijk, zwaarwegend belang bij de merkrechten op A tot en met onvoldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt. Weliswaar heeft eiser ter zitting verklaard zo'n drie keer -met gebruik van zijn merkrechten- bedrijfsactiviteiten te hebben ontplooid, maar eiser c.s. heeft hier geen stukken van overlegd. Voorts kan in de geschetste situatie niet worden uitgesloten dat het door eiser c.s. gebruiken van voornoemde merkrechten voor het ontplooien van soortgelijke bedrijfsactiviteiten als Nope is Dope B.V. als onrechtmatig handelen van eiser c.s. jegens Nope is Dope B.V. gekwalificeerd moet worden. Daar komt bij dat de rechten van de licentienemer niet zonder omstandigheden zal de voorzieningenrechter zodanige voorzieningen treffen die er op neerkomen dat de bestaande situatie gehandhaafd wordt tot in de bodemprocedure hierover is beslist, dan wel partijen anderszins tot en vergelijk zijn gekomen. Het onder I primair in reconventie ten aanzien van de merkrechten A tot en met E zal daarom als na te melden worden toegewezen, onder afwijzing van het onder 3 in conventie gevorderde ten aanzien van de merken A, B, D en E. De meegevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. Nu noch NID c.s., noch eiser c.s. aannemelijk heeft gemaakt dat de andere partij inbreuk maakt op de merkrechten F en G, en ook overigens niet is voldaan aan de vereisten van artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE, zullen de vorderingen onder 3 in conventie en onder I primair in reconventie voor zover die zien op F en G worden afgewezen.

6.5.3 Gelet op het onder 6.5.2 overwogene zal de vordering onder 4 in conventie worden afgewezen omdat deze vordering ziet op logo's die tevens zijn aan te merken als beeldmerken en over deze beeldmerken is onder 6.5.2 reeds geoordeeld. De vraag of de -als productie 21 door eiser c.s. overgelegde- akte van overdracht auteursrechten d.d. 12 april 2006 tussen derde en eiser echt dan wel vervalst is kan mitsdien onbesproken blijven.

Handelsnaam
6.8 (...) Tussen partijen is niet in geschil dat Nope is Dope B.V. de handelsnaam Nope is Dope sinds haar oprichting op 2 september 2009 gebruikt voor haar bedrijfsactiviteiten en de website. Eiser heeft onvoldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt dat hij onder de naam Nope is Dope deelneemt aan het economisch verkeer, waarbij materieel voordeel wordt beoogd en waarmee hij in min of meer blijvend verband naar buiten toe optreedt. Hiermee voldoet eiser c.s. niet aan artikel 1 van de Handelsnaamwet.

Domeinnaam
7.3 De voorzieningenrechter stelt (...) dat voorshands voldoende aannemelijk is dat Nope is Dope B.V. rechthebbende is op de domeinnaam nopeisdope.com. Tussen partijen is voorts niet in geschil dat Nope is Dope B.V. tot voor kort de domeinnaam nopeisdope.com in gebruik had en dat eiser c.s. deze domeinnaam, middels het wijzigen door eiser van de inloggegevens, zich heeft toegeëigend. Eiser c.s. heeft dit zelf ter zitting erkend. De voorzieningenrechter kwalificeert dit handelen als domeinkaping. Dat NID c.s., meer in het bijzonder Nope is Dope B.V., hierdoor grote schade kan lijden is evident. De weigering van eiser c.s. om de domeinnaam toegankelijk te maken en over te dragen aan NID c.s. maakt daarom naar voorlopig oordeel inbreuk op de rechten die NID c.s. op de website kan doen gelden. Hiermee ligt de vordering onder V in reconventie, voor zover die ziet op de domeinnaam nopeisdope.com, als na te melden voor toewijzing gereed, met dien verstande dat het onder V i)primair gevorderde, gezien de door de voorzieningenrechter op dat punt te betrachten terughoudendheid, niet wordt toegewezen. De onder V gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. De vordering onder IV in reconventie zal niet afzonderlijk worden toegewezen omdat NID c.s. de onder IV in reconventie gevorderde handelingen zelf in haar macht heeft op het moment dat de domeinnaam nopeisdope.com aan haar te vrije beschikking staat.

Op andere blogs:
DomJur (nummer 2012-873)