Alle rechtspraak  

GvEA, 29 september 2009, T-139/08, The Smiley Company SPRL tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Weigering beeldmerk dat halve glimlach van een smiley weergeeft (kleding en accessoires). Geen onderscheidend vermogen. Dat het een onderdeel is van een al ingeschreven merk (de hele smiley van The Smiley Company, klik voor een licentie), doet hier in beginsel niet aan af.

31. Het betrokken merk bevat geen enkel aspect dat door het – zelfs betrekkelijk oplettende – relevante publiek gemakkelijk en onmiddellijk kan worden onthouden en op grond waarvan dit merk onmiddellijk kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren. Zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt, zal het merk uitsluitend worden beschouwd als een decoratief element, zowel voor de waren van klasse 14 als voor die van de klassen 18 en 25. Het betrokken merk zal dus geen enkele van de betrokken waren kunnen individualiseren ten opzichte van concurrerende waren.

32. Dat het relevante publiek de gewoonte heeft om eenvoudige beeldtekens bestaande in stroken of strepen als merken op te vatten, of dat vele producenten dergelijke merken hebben ingeschreven ter aanduiding van waren van klasse 25, kan deze vaststelling niet op losse schroeven zetten.

37. De kamer van beroep heeft dus op goede gronden geoordeeld dat het betrokken merk een zeer eenvoudig en banaal dessin met een uitsluitend decoratieve functie is en dat dit merk niet zal worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren.

 39. Ten slotte faalt het argument dat het betrokken merk door het relevante publiek wordt herkend als een „halve mond van een smiley” – waarbij smiley zelf als gemeenschapsmerk nr. 517383 is ingeschreven – en dus daardoor onderscheidend vermogen heeft, gesteld al dat dit voor het eerst voor het Gerecht geformuleerde argument ontvankelijk is. Het BHIM merkt terecht op dat, indien deze benadering wordt gevolgd, in feite zou worden erkend dat elk deel van een ingeschreven merk, en dus elk deel van een merk met onderscheidend vermogen, louter op grond daarvan ook onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Dit kan niet worden aanvaard. De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van deze bepaling berust immers op de geschiktheid van dit merk om op de markt aangeboden waren of diensten van de aanvrager te individualiseren ten opzichte van de door concurrenten aangeboden waren of diensten van dezelfde soort (…) . Het feit dat het betrokken merk bestaat in een deel van een reeds ingeschreven merk, is hierbij niet relevant.

40. In elk geval kan weliswaar bij een vergelijking van de merken naast elkaar worden vastgesteld dat het betrokken merk lijkt op een helft van de mond in gemeenschapsmerk nr. 517383, maar er dient in herinnering te worden gebracht dat de gemiddelde consument moet afgaan op het onvolmaakte beeld van het merk dat hem is bijgebleven (…) . Verder veronderstelt het herkennen van een deel van gemeenschapsmerk nr. 517383 in het betrokken merk door het relevante publiek dat dit laatste dat gemeenschapsmerk kent, wat door verzoekster niet is aangetoond. Er kan dus niet worden aangenomen dat het relevante publiek bij het zien van het betrokken merk dit zal herkennen als een halve mond van een smiley of als de helft van de glimlach in gemeenschapsmerk nr. 517383. In dit verband dient eveneens te worden vastgesteld, zoals het BHIM heeft gedaan, dat het kleine verticale streepje onder de hoofdkromme van het betrokken merk niet voorkomt in de mond in gemeenschapsmerk nr. 517383. Derhalve is het bewijs van de mogelijke associatie van het betrokken merk met het door verzoekster aangehaalde merk niet geleverd.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Utrecht, 23 september 2009, LJN: BJ8578, Thuisbezorgd.nl B.V. tegen Jolidé V.O.F.

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Eindvonnis (tussenvonnis: Rechtbank Utrecht, 12 november 2008, IEF 8226) in zaak over thuisbezorgd en thuisbezorgen. Kort vonnis, in citaten:

2.2.  In het tussenvonnis van 4 maart 2009 heeft de rechtbank Tb in de gelegenheid gesteld te reageren op de door Jolidé bij antwoordakte in het geding gebrachte stukken en de stellingen van Jolidé met betrekking tot de oprichting en inschrijving van de besloten vennootschap Tjokke e-marketing B.V. en de overdracht van de domeinnaam aan die besloten vennootschap.

2.5.  Met Tb moet worden geoordeeld, dat het nog steeds in de macht ligt van [gedaagde sub 2], [gedaagde sub 3] en [gedaagde sub 4] als vennoten van de vof Jolidé en pro se om de domeinnaam op elk gewenst moment opnieuw aan Jolidé dan wel aan een derde te doen overdragen en dientengevolge haar inbreukmakende en onrechtmatige handelwijze voort te zetten. Gelet op de overdracht van de domeinnaam door Jolidé gedurende deze procedure is dit ook geenszins uit te sluiten.
Het mag dan zo zijn, dat zoals Jolidé stelt, de situatie niet meer is zoals in het tussenvonnis van 12 november 2008 onder 7.3. is vermeld, maar dit laat onverlet dat nog steeds sprake is van een dreigende inbreuk van de handelsnaam thuisbezorgen.nl op de handelsnaam thuisbezorgd.nl en een daarmee verbandhoudend onrechtmatig handelen door Jolidé en haar vennoten pro se. Een verbod op het gebruik van de handelsnaam thuisbezorgen.nl en de domeinnaam thuisbezorgen.nl is derhalve nog steeds gerechtvaardigd evenals het verbod als vermeld in het tussenvonnis van 12 november 2008 onder 7.17.

2.10.  (…) In de onderhavige procedure heeft de discussie zich met name toegespitst op het bepaalde van artikel 5 HNW. Er zal dan ook van worden uitgegaan dat aan de werkzaamheden die daarmee gemoeid zijn 90% is besteed. De overige 10% moet worden geacht te zijn besteed aan werkzaamheden in verband met de discussie op grond van het bepaalde in artikel 6:162 BW, omdat dit een aanzienlijk geringer onderdeel van de discussie in deze procedure uitmaakt.

2.11.  Deze zaak kan als een eenvoudige zaak (zonder re- en dupliek en/of pleidooi) in het kader van de indicatietarieven worden gekwalificeerd. (…) kan een bedrag van
90 % van EUR 8.000,-- als maximaal redelijk en evenredig worden geacht, oftewel
EUR 7.200,--, vermeerderd met het vastrecht van EUR 254,--.  Voor de overige 10% dient aansluiting te worden gezocht bij het gebruikelijke liquidatie tarief.

 Lees het vonnis hier.

GvEA, 23 september 2009, T-391/06, Arcandor AG tegen OHIM /dm drogerie markt GmbH

Merkenrecht. Oppositieprocedure. Aanvraag woordmerk S-HE, oudere (inter)national beeldmerken SHE (kleding). Geen verwarringsgevaar.

61      Im vorliegenden Fall ist zu berücksichtigen, dass die älteren Marken, wie oben in den Randnrn. 49 und 52 ausgeführt, klar den Bedeutungsgehalt ihrer Ausrichtung auf einen weiblichen Kundenkreis vermitteln, der vom maßgebenden Publikum unmittelbar wahrgenommen wird und es auf die Bestimmung der in Rede stehenden Waren hinweist, d. h. auf ein wesentliches Merkmal dieser Waren.

(…) 68      Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer zutreffend die geringe Kennzeichnungskraft der älteren Marken berücksichtigt und festgestellt, dass die Identität der in Rede stehenden Waren nicht ausreiche, um die ganz geringe Ähnlichkeit der fraglichen Marken auszugleichen. Sie hat folglich eine Verwechslungsgefahr zwischen diesen Marken ausgeschlossen.

69      Diese Schlussfolgerung wird durch das Vorbringen der Klägerin zur unvollkommenen Erinnerung der betreffenden Verbraucher nicht in Frage gestellt. Unter den vorliegenden Umständen sind nämlich die festgestellten schriftbildlichen, klanglichen und begrifflichen Unterschiede zwischen den Zeichen, zumal es sich um kurze Zeichen handelt, deren Unterschiede die Verbraucher leichter bemerken, groß genug, um den Verbrauchern im Gedächtnis zu bleiben und es ihnen zu ermöglichen, die mit den Marken gekennzeichneten Waren selbst dann voneinander zu unterscheiden, wenn sie sie an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten sehen.

Lees het arrest hier.

Rechtbank van Koophandel Brussel 30 april 2009, A.R. 6631/07, Red Bull GMBH tegen BVBA Waasland horeca Solutions BVBA Powerdrinks (met dank aan Paul Maeyaert, Altius).

Merkenrecht. Blikje Red Bull tegen blikje Bells. Merkinbreuk. Misleidende reclame. Daden strijdig met de eerlijke gebruiken in handelszaken. Totaaldesign.

Het gebruik van het teken bestaande uit het totaal design van het aangevochten Bell’s blikje maakt een inbreuk uit op het semi-figuratief merk van eiseres bestaande uit het totaal design van het Red Bull blikje, en zulks zowel op grond van het artikel 2.20.1.c als het artikel 2.20.1.b. BVIE.

Het gebruik van het teken bestaande uit het totaaldesign van het aangevochten Bell's blikje daarbij, maakt ook een inbreuk uit op het figuratief merk van eiseres bestaande uit de contrasterende trapezoïde vlakken in de kleuren blauw en zilver, op het woordmerk "Red Bull", evenals op de woordmerken met slogans "Geeft je Vleúeúgels" en "Gives You Wings", en dit op grond van het artikel 2.20.1. b. BVIE.

Deze merkinbreuken maken tevens daden uit die strijdig zijn met de eerlijke handelsgebruiken in de zin van artikel 94/3 WHPC.

Het gebruik door eerste verweerster van het woordmerk "Red Bull" en/of het dubbele stierenteken op de menukaarten en/of kastickets of bij het opnemen van mondelinge bestellingen in verband met producten waarop één of meerdere van voormelde tekens zijn aangebracht, en die geen Red Bull product zijn, maakt een inbreuk uit op artikel 2.20.1.a BVIE, en maakt tevens misleidende reclame uit in de zin van artikel 94/2 WHPC, evenals daden strijdig met de eerlijke gebruiken in handelszaken in de zin van artikel 94/3 WHPC.

Lees de uitspraak hier.

GvEA, 23 September 2009, zaak T-99/06, Phildar SA tegen OHIM / Comercial Jacinto Parera, SA.

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk FILDOR o.g.v. ouder national “semi-figurative” merk PHILDAR en ouder national woordmerk FILDOR (textiel).  GvEA vernietigt beslissing BoA OHIM.

82. (…)  It is possible that the consumer might let himself be guided in his choice by the imperfect aural impression that he has retained of the earlier mark which may, inter alia, remind him of something in common with a ‘thread’. The importance of the aural aspect was mentioned only in respect of some of the goods concerned such as the ‘strings’ in Class 22, the various goods in Class 23 and those in Class 26, with regard to which the Board of Appeal accepted that they are generally sold over the counter, that is to say, orally (paragraphs 26 to 28 of the contested decision).

(…)

85. It follows from all the foregoing that, in the circumstances of the present case, mere visual dissimilarity is not sufficient to remove the risk of the public believing that the goods are being offered by the same undertaking or, as the case may be, by economically-linked undertakings.

86. In the light of that finding, there is no need to examine the applicant’s argument that the Board of Appeal failed to take into consideration the degree of distinctiveness of the earlier mark (paragraph 25 above).

87. It follows from all of the foregoing that the first plea must be upheld and, accordingly, the contested decision must be annulled.

Lees het arrest hier.

GvEA, 23 september 2009, T-103/07, Fratex Indústria e Comércio, Ltda tegen OHIM / USA Track & Field, Inc.

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapsbeeldmerk TRACK & FIELD USA o.g.v. oudere nationale beeldmerken TRACK & FIELD (kleding). Geen overeenstemmende merken, geen verwarringsgevaar.

69. Dans les circonstances de l’espèce, il convient de considérer que les similitudes phonétiques que les marques en cause peuvent présenter lors de leur prononciation par certains consommateurs ne l’emportent pas, dans l’appréciation globale du risque de confusion, sur toutes les différences visuelles et conceptuelles entre les marques en cause.

(…)

74. En outre, l’importance des différences visuelles et conceptuelles entre les marques en cause exclut également le risque qu’elles puissent être perçues comme issues d’une même marque présentant différentes configurations selon le type de produits désignés, ou comme des sous-marques dérivant de la même marque principale.

Lees het arrest hier.

GvEA, 23 september 2009, zaken T-20/08 en T-21/08, Evets Corp. tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Gemeenschapswoordmerk DANELECTRO en gemeenschapsbeeldmerk QWIK TUNE. Niet-inachtneming van termijn voor indiening van aanvraag om vernieuwing van merken. Verzoek tot herstel in vorige toestand. Geen relevante relatie met systeem EPO.

21. Dit betoog kan niet worden aanvaard. Zoals het BHIM terecht opmerkt, moet immers de datum waarop het verlies van een recht is meegedeeld aan de vertegenwoordiger, worden geacht de datum te zijn waarop de vertegenwoordigde persoon, te weten verzoekster, daarvan kennis heeft genomen.

(…)

31. Gesteld al dat artikel 78 van verordening nr. 40/94 is uitgewerkt op basis van een onder het octrooirecht vallend model, wijst overigens niets erop dat de twee bepalingen dezelfde uitlegging moeten krijgen, aangezien de belangen die op de twee gebieden aan de orde zijn, kunnen verschillen. De juridische context van het octrooirecht is immers anders en de bepalingen op het gebied van octrooien hebben betrekking op andere procedures dan die op het gebied van het merkenrecht [arrest Gerecht van 13 mei 2009, Aurelia Finance/BHIM (AURELIA), T‑136/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 21].

32. In elk geval blijkt uit de door verzoekster aangehaalde beslissing van de technische kamer van beroep van het EOB van 16 april 1985 (T 191/82, PB EOB 7/1985, blz. 189) geenszins in welk opzicht het EOB de relevante bepaling anders zou uitleggen. In deze zaak heeft de kamer van beroep immers geoordeeld dat wanneer de werknemer van een gemachtigde ontdekt dat de niet-inachtneming van een termijn heeft geleid tot het verlies van een recht, de aan deze niet-inachtneming ten grondslag liggende verhindering, te weten het feit dat men niet heeft beseft dat de termijn niet in acht werd genomen, wordt geacht niet te zijn geëindigd zolang de betrokken gemachtigde niet persoonlijk op de hoogte is gebracht van de situatie, aangezien hij dient te beslissen of een verzoek tot herstel in de vorige toestand moet worden ingediend en welke motivering en omstandigheden in dat geval voor het EOB moeten worden aangevoerd.

33. In casu heeft de gemachtigde, dit wil zeggen de vertegenwoordiger van verzoekster, niet aangevoerd dat hij niet persoonlijk op de hoogte was gebracht van de situatie op de data waarop de kennisgevingen hebben plaatsgevonden. Deze beslissing biedt derhalve geenszins steun aan het betoog van verzoekster. Verder kan de relatie tussen de vertegenwoordiger en zijn werknemer niet worden gelijkgesteld met die tussen een vertegenwoordigde en zijn vertegenwoordiger.

Lees het arrest hier.

GvEA, 23 September 2009, zaak T-409/07, Helge B. Cohausz tegen OHIM / José Izquierdo Faces

Gemeenschapsmerk. Onsuccesvolle nietigheidsactie tegen beelmerk ACOPAT o.g.v. ouder nationale woordmerken COPAT (voor o.a. services of a patent lawyer). Geen normaal gebruik.

75. In addition, the applicant did not claim that it was impossible to produce other documentary evidence. Even if the particular nature of industrial property related services is taken into account, it should be noted that the applicant was able to produce invoices relating to those services and containing the ‘copat’ element, but only in relation to the period after 12 August 2002, that is to say, after the end of the relevant period (28 January 2001). Indeed, there is nothing to suggest that those services were sold under the earlier mark COPAT prior to that date. Moreover, at the hearing, the applicant acknowledged that the decision to introduce the ‘copat’ element was taken only after the relevant period, that is to say, after the Community trade mark acopat had been published.

76. Accordingly, even if the extent of the use had been proved for the period between 6 April 1999 and 5 April 2004, which partly overlaps the relevant period, a global assessment of all the abovementioned documents discloses that any minimal use before 29 January 2001 could not be regarded as sufficient in the economic sector concerned to create a share in the market for the services protected by the earlier marks and thereby to prove that the earlier marks had been put to genuine use during the relevant period.

Lees het arrest hier.

HvJ EG 22 september 2009, Conclusie A-G Poiares Maduro in gevoegde zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 Google France c.s. tegen Louis Vuitton Malletier, Viaticum, Luteciel, CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin en Tiger, franchisée Unicis (Prejudiciële vragen Cour de Cassation, Frankrijk).

Merkenrecht. Conclusie A-G in Google Adwordszaken. 'A-G Poiares Maduro is van mening dat Google geen merkinbreuk heeft gepleegd door adverteerders de mogelijkheid te bieden om met ingeschreven merken overeenkomende zoekwoorden te kopen. Het is evenwel mogelijk dat Google aansprakelijk wordt gesteld voor het doen verschijnen in AdWords van inhoud die merkinbreuken bevat.' Net gepubliceerd, eerst even het persbericht en de conclusie van de conclusie:

III –  Conclusie

155. Bijgevolg geef ik het Hof in overweging de Cour de cassation te antwoorden als volgt:

„1)      Wanneer een marktdeelnemer, via een overeenkomst tot betalende vermelding op internet, een zoekwoord selecteert dat in het geval van een zoekopdracht op basis van dit woord een link doet verschijnen die uitnodigt om te surfen naar een site die door deze marktdeelnemer wordt geëxploiteerd teneinde waren of diensten aan te bieden, en dat een door een derde ingeschreven merk reproduceert of nabootst voor dezelfde of soortgelijke waren, zonder toestemming van de houder van dit merk, wordt niet als zodanig inbreuk gemaakt op het uitsluitende recht dat aan de merkhouder wordt toegekend op grond van artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

2)      Artikel 5, lid 1, sub a en b, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a en b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk moeten aldus worden uitgelegd dat een merkhouder de verlener van een betalende dienst van vermelding niet kan verbieden om adverteerders zoekwoorden ter beschikking te stellen die ingeschreven merken reproduceren of nabootsen, of om in het kader van de overeenkomst tot vermelding te zorgen voor het creëren en bevoorrecht verschijnen van commerciële links naar sites op basis van deze zoekwoorden.

3)      Indien het gaat om bekende merken, kan de merkhouder zich niet verzetten tegen een dergelijk gebruik op grond van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

4)      De verlener van de betalende dienst van vermelding kan niet worden beschouwd als een verlener van een dienst van de informatiemaatschappij bestaande in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie in de zin van artikel 14 van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (‚richtlijn inzake elektronische handel’).”

Lees de conclusie hier. Persbericht HvJ EG hier.

Rechtbank Arnhem, 9 september 2009, HA ZA 08-1778, The Coca-Cola Company tegen Cooperatieve inkoopvereniging Superunie B.A.

Merkenrecht. Marktonderzoeken. Tussenvonnis in vormmerkzaak over  colaflessen. Coca-Cola maakt bezwaar tegen colafles van Superunie. Rechtbank acht nieuw deskundigenonderzoek nodig en houdt iedere verdere beslissing aan:

1.1. (…) In het licht van de sterk uiteenlopende standpunten van partijen met betrekking tot de betrouwbaarheid en / of de bruikbaarheid van de door The Coca-Cola Company overgelegde marktonderzoeken, waarmee The Coca-Cola Company haar stelling dat er sprake is van verwarringsgevaar – inhoudende associatiegevaar – onderbouwt, is ter comparitie aan de orde gekomen dat de rechtbank een nieuw deskundigenonderzoek nodig acht, alvorens tot de inhoudelijke beoordeling van de zaak over te gaan. Partijen hebben zich hierover bij akte uitgelaten.

1.2. The Coca-Cola Company heeft in haar akte als deskundige voorgesteld: dr. H. van den Berg, schrijver van het boek ‘Marktonderzoek in de Rechtszaal. De rol van marktonderzoek in merkengeschillen’ (2007, Stichting voor Culturele studies, Amsterdam). Superunie heeft in haar akte verklaard zich te kunnen refereren aan een eventuele voorkeur van de rechtbank of van eiseres voor dr. H. van den Berg. Verder hebben beide partijen hun voorkeur uitgesproken voor het benoemen van een professioneel marktonderzoeksbureau, naast de hiervoor genoemde deskundige. Van de zijde van Superunie is daarbij de naam Intomart GfK B.V. te Hilversum genoemd.

1.3. Dr. H. van den Berg heeft de rechtbank desgevraagd laten weten in staat en bereid te zijn om als deskundige in deze zaak op te treden. Hij wil de verantwoording voor de eerste fase van de opdracht op zich nemen: het maken van de opzet voor het onderzoek. Daarbij is overleg met het in te schakelen professioneel marktonderzoekbureau volgens hem wenselijk. Hij stelt voor dat het in te schakelen marktonderzoekbureau vervolgens verantwoordelijk zal zijn voor de tweede fase: de uitvoering van het onderzoek met inbegrip van de analyse en de rapportage. Dr. H. van den Berg is bereid om in deze tweede fase waar nodig een adviserende rol te spelen (met name bij de interpretatie van de resultaten). Dr. Van den Berg heeft geen bezwaar tegen het inschakelen van het hiervoor genoemde Intomart GfK B.V. te Hilversum als professioneel marktonderzoeksbureau.

1.4. Bij deze stand van zaken zal de rechtbank eerst tot benoeming van dr. H. van den Berg als deskundige overgaan. Zijn deskundigenbericht zal een tussenrapport met daarin een voorstel voor een onderzoeksopzet inhouden. De partijen zullen vervolgens de gelegenheid krijgen om daarop te reageren.

Lees het vonnis hier.