Alle rechtspraak  

IEF 5900

Lotusbloemen, afhangende mondhoekjes en omgekeerde meeuwen

Wr.gifRechtbank ’s-Gravenhage, 26 maart 2008, HA ZA 06-2291, Wrangler Apparel Corp. tegen  sarl Dogg Label.

Stikselzaak, merkenrecht. Geen louter decoratieve functie. Gemiddelde consument van spijkerbroeken heeft geen hoog aandachtsniveau. Auditieve en begripsmatige overeenstemming is niet aan de orde. Marktonderzoek werkt tegen onderzoekers.  Aanhouding opdat partijen zich in het kader van de gevorderde winstafdracht nog kunnen uitlaten over het recente kwade trouw criterium van het BenGh in Ondeo Nalco v Michel Company.

Eiser Wrangler is houdster van een (Gemeenschaps- en Benelux)beeldmerken betreffende, kort gezegd, W-vormige zakstiksels (afbeelding in het vonnis) en heeft op grond daarvan een drietal winkels in Amsterdam gesommeerd de verkoop van spijkerbroeken van gedaagde Dogg Label te staken aangezien de op die broeken aangebrachte tekens volgens eiser Wrangler inbreuk maakten op haar merkrechten. In de onderhavige zaak tegen Dogg Label beroept Wrangler zich alleen op haar  haar Gemeenschapsbeeldmerk.  In tegenstelling tot wat gedaagde stelt heeft Wrangler in haar dagvaarding voldoende duidelijk gemaakt tegen welke jeanskleding (het gaat in beginsel namelijk niet alleen om spijkerbroeken) zij bezwaar maakt.

Dogg Label heeft zich op het standpunt gesteld dat de tekens op haar spijkerbroeken versierende stiksels zijn, model staand voor een lotusbloem, met een louter decoratief oogmerk en aldus niet als merk functioneren. Dat betoog wordt niet gevolgd door de rechtbank.

“4.6 (…) Wrangler heeft met juistheid aangevoerd dat een teken meerdere functies kan vervullen, te weten die van herkomstaanduiding en die van decoratie, doch dat zulks nog niet betekent dat de laatste functie die van herkomstaanduiding aantast. (…) Eerst indien een teken louter als versiering wordt opvat, zal het publiek logischerwijs geen verband meer leggen met een ingeschreven merk. Daarvan is in casu echter geen sprake. Dat blijkt namelijk uit een in opdracht van Dogg Label (…) uitgevoerd marktonderzoek. Aan respondenten (n=400) is een gevouwen spijkerbroek van Dogg Label getoond (van het type als weergegeven in r.o. 2.3. onder a) met de rechterbovenzak naar boven zodat het teken goed zichtbaar was. Op de eerste vraag (“Waar denkt u aan bij het zien van deze spijkerbroek?”) noemt 12 procent een merk, en 5 procent direct het merk Wrangler. Hieruit volgt dat er kennelijk een zodanige mate van overeenstemming bestaat tussen teken en merk dat minstens een niet te verwaarlozen deel van het in aanmerking komende publiek een verband tussen beide legt. Van een “louter” decoratieve functie in voormelde zin is derhalve geen sprake zodat Wrangler bescherming uit hoofde van artikel 5 lid 1 Merkenrichtlijn toekomt.”

Er is geen sprake van identieke tekens (9.1 onder a GMeVo), maar wel van enkele verwarringwekkend overeenstemmende tekens (9.1 onder b). Dat er zeer goed geïnformeerde en kritische consumenten zijn die goed op de hoogte zijn van alle visuele kenmerken van spijkerbroeken en die zich niet snel laten verwarren, wil niet zeggen dat het aannemelijk is dat de gemiddelde consument van spijkerbroeken dit hoge aandachtsniveau heeft. Verwarring bij de gemiddelde consument is wel degelijk aannemelijk.

“4.10. (…) Zelfs indien echter wordt uitgegaan van een gering onderscheidend vermogen van het merk neemt dat niet weg dat, bovenstaande maatstaf toepassend, moet worden geoordeeld dat het teken in r.o. 2.3. onder a en b in zodanige mate overstemt met het merk als geregistreerd dat daardoor de hiervoor bedoelde verwarring bij het publiek kan ontstaan. (…)
4.11. Auditieve en begripsmatige overeenstemming is niet aan de orde. Wel stemt het teken visueel in hoge mate overeen met het beeldmerk, zeker wanneer bedacht wordt dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolkomen beeld dat bij hem is achtergebleven.

4.12. Daar komt bij dat het teken en het beeldmerk worden gebruikt ter onderscheiding van dezelfde waren. De relevantie van het betoog van Dogg Label dat de waren niet soortgelijk zijn, althans niet sprake is van een grote soortgelijkheid omdat Dogg Label mikt op de zeer modebewuste jongeren die designer jeans willen hebben met een vintage-look, en Wrangler daarentegen vooral zou mikken op de ‘cowboy-consument’, terwijl de waren niet in dezelfde soort winkels verkocht zouden worden, kan de rechtbank niet inzien. Die omstandigheid neemt niet weg dat de waren als soortgelijk moeten worden aangemerkt. Zoals Wrangler terecht naar voren heeft gebracht miskent de opvatting van Dogg Label bovendien dat de hier betrokken doelgroepen “schuivende panelen” zijn. (…)

4.13. Ook als – ten slotte – met Dogg Label zou worden aangenomen dat het merk, zoals zij heeft betoogd, niet heel bekend is (Wrangler heeft zich daar overigens niet op beroepen, naar haar zeggen omdat het merk van huis uit al een sterk merk is), brengt de combinatie van vorenstaande omstandigheden met zich dat tenminste het gevaar bestaat dat het in aanmerking komende publiek in verwarring zal raken omtrent de herkomst van de door Dogg Label met de in r.o. 2.3. onder a en b weergegeven tekens op de markt gebrachte waren, in die zin dat het publiek zal kunnen menen dat die waren van de merkhouder afkomstig zijn. Dogg Label heeft zulks weliswaar betwist, doch dat het gevaar van verwarring geenszins denkbeeldig is, blijkt uit het door haar zelf in het geding gebrachte marktonderzoek.

Behalve de initiële vraag zoals hiervoor besproken in r.o. 4.6., is aan de respondenten die bij het zien van de spijkerbroek direct een merk noemden (12 procent), immers een tweede vraag gesteld (“Denkt u dat deze broek van … [merknaam] afkomstig is?”). Van de respondenten die bij het zien van de spijkerbroek direct het merk Wrangler noemden, denkt 89 procent, waarvan 68 procent vanwege het W-vormig teken op de achterzakken, dat de broek ook daadwerkelijk van Wrangler afkomstig is. Deze resultaten zijn niet gering te noemen, zeker niet als bedacht wordt dat, als Wrangler ter zitting nog heeft opgemerkt, zij in Nederland slechts een marktaandeel heeft van 3 procent. Bovendien is geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat het publiek meent dat de broek afkomstig is van de merkhouder maar niet in staat is de naam van de merkhouder te noemen. Het verwarringsgevaar is dus mogelijk groter dan uit het onderzoek blijkt. Op grond van het vorenstaande luidt de conclusie dat de tekens als weergegeven in r.o. 2.3. onder a en b op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met het gemeenschapsmerk zoals geregistreerd, zodat het gebruik van die tekens zal worden verboden.” 4.14. Hetzelfde moet worden aangenomen voor het teken in r.o. 2.3. onder c. (…) 

 4.15. De rechtbank is van oordeel dat [het teken weergeven in r.o. 2.3. onder d – IEF]  in onvoldoende mate overeenstemt met het merk om gevaar voor verwarring te kunnen aannemen. De ‘afhangende mondhoekjes’ aan de linker- en rechterzijde van het teken maken dat sprake is van een andere totaalindruk. Het teken maakt de indruk van een omgekeerde meeuw in plaats van een “W” zoals volgens het beeldmerk van Wrangler. Voor zover de vorderingen van Wrangler zich ook op dit teken toespitsen, zullen die derhalve worden afgewezen.”

Het verbod op de wel inbreukmakende tekens  is gebaseerd op een Gemeenschapsmerk en dient dus te worden beperkt tot gebruik van de tekens in de lidstaten. De beslissing wordt echter aangehouden onder verwijzing naar de recente uitspraak van het BenGH in Ondeo Nalco v Michel Company: 

 “4.19. Voor zover voormelde vordering aldus zou moeten worden begrepen dat Wrangler afdracht vordert van genoten winst, anders dan als element van de geleden schade, wordt het volgende overwogen. De grondslag voor die vordering kan ten aanzien van het Beneluxgebied worden gevonden in artikel 98 lid 2 GMeVo jo. artikel 2.21 lid 4 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) – hierna: BVIE. Voor toewijzing is evenwel vereist dat Dogg Label ter zake het gebruik van de tekens te kwader trouw is geweest, hetgeen zij betwist.

Bij arrest van 11 februari 2008 heeft het Benelux Gerechtshof (zaak A 2006/4/9, Ondeo Nalco v Michel Company, IEPT 20080211; IEF 5609) geoordeeld dat van gebruik te kwader trouw in de zin van artikel 13A lid 5 Benelux Merkenwet, welk artikel overeenstemt met het huidige artikel 2.21 lid 4 BVIE, slechts sprake is in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk, hetgeen volgens het Hof het geval zal zijn indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan (vgl. r.o. 14 en 15 van het arrest). Van bewustheid in vorenbedoelde zin is volgens het Benelux Gerechtshof geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt (zie r.o. 15). Aangezien dit arrest is gewezen nadat het pleidooi in deze zaak was gehouden, hebben partijen nog geen gelegenheid gehad zich over deze relevante rechtspraak uit te laten. Gelet daarop zal de zaak, uitsluitend voor dat doel, worden verwezen naar de rolzitting van 23 april 2008 voor akte aan de zijde van Wrangler, waarna Dogg Label zich bij akte zal mogen uitlaten op de rolzitting van 4 weken nadien, te weten op 21 mei 2008.”

Lees het vonnis hier.

IEF 5899

Eerst even voor jezelf lezen

lcot.gifGerechtshof ’s-Gravenhage, 20 maart  2008, Vitra Collection AG c.s. tegen Classic Design International SRL(met dank aan Benjamin van Kessel, Baker & McKenzie).

Hoger beroep in stoelenzaak, auteursrecht, merkenrecht, BTMW modellenrecht.

“9. (…) Het Lexington-arrest is gewezen onder vigeur van de Merkenwet 1 893 en lang voordat het internet bestond. Reeds daarom is het criterium uit het Lexington-arrest niet zonder meer toepasselijk voor de beoordeling of het aanbieden van artikelen op internet als onrechtmatig in een bepaald land moet worden aangemerkt. Het hof acht bij zijn beoordeling mede van belang HW 18 februari 2005, NJ 2005, 404; daarin speelde de vraag of een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde kansspelaanbieder door het (zonder vergunning) aanbieden van deelname aan kansspelen via internet door middel van een mede op Nederland gerichte website handelde in strijd met artikel 1 sub a van de Wet op de Kansspelen (…) 

Gelet op een en ander is het hof van oordeel dat Classic Design c.s. eerst dan onrechtmatig handelen in de Benelux dan wel in Nederland indien zij via internet door middel van blijkens hun inrichting mede op de Benelux dan wel Nederland gerichte websites inbreukmakende stoelen aanbieden. Of daarvan sprake is hangt af van de omstandigheden, zoals het top-level domain van de internetadressen (een organisatorisch of een geografisch domein), de taal waarin de websites zijn gesteld dan wel de taalkeuzemogelijkheden die de websites bieden en (andere) verwijzingen op de websites naar (een) bepaald(e) land(en). Aan de hand van voormeld criterium zal hel hof beoordelen of Classic Design c.s. in de Benelux dan wel in Nederland onrechtmatig handelen.”

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 maart 2008, KG ZA 08-95, Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen B.V. tegen Carbonell.

Executiegeschil (zie IEF 5791), handelsnaamrecht,  procesrecht. “4.6. Het recht op het gebruik van een handelsnaam is een vermogensrecht. Zonder meer is niet in te zien waarom voor de overdracht van dit recht niet zou moeten gelden dat dit geleverd dient te worden door een daartoe bestemde akte. Van Veldhuijsen heeft terecht opgemerkt dat het recht op een handelsnaam zonder veel formaliteiten ontstaat, maar dit is geen aanleiding te veronderstellen dat de geldige levering daarvan ook zonder formaliteit kan geschieden. Een overdracht met terzijdestelling van het aktevereiste volgt, anders dan Van Veldhuisen c.s. stelt, ook niet uit de systematiek van artikel 2 Hnw. Uit genoemde artikel volgt immers dat de handelsnaam vatbaar is voor overdracht, doch slechts in verbinding met de onderneming. Overdracht van een onderneming geschiedt juist door levering van de activa waaronder eventueel ook rechten zoals het recht op de handelsnaam. Van een klaarblijkelijke juridische misslag is dan ook geen sprake.”

 Lees het vonnis hier.   

IEF 5864

Hoge druk

hoge_druk_cleaner_doos.gifRechtbank ‘s-Gravenhage, 19 maart 2008, KG RK 08/0489, Scrwefix Direct Ltd tegen BAX ICT (met dank aan Klos Morel Vos & Schaap).

Ex Parte beschikking in zaak over hoge druk reinigers. Verzoek toegewezen, pan-Europees verbod op inbreukmakende handelingen m.b.t. Gemeenschapsmerken ERBAUER en SCREWFIX.

De hoge druk reinigers zijn geproduceerd door voormalig producent van eiser Scrwefix, maar zonder toestemming van Screwfix op de markt gebracht. Onduidelijkheid over identiteit eigenaar inbreukmakende producten: veelheid van gedaagden, omdat betrokkenheid aannemelijk is.

Spoedeisend belang o.a. omdat “zelfs een kort geding procedure in het algemeen al te lang duurt om dit soort –als piraterij aan te merken- inbreuk effectief te bestrijden; het risico blijft daarbij bestaan dat de inbreukmakende producten, hetzij zullen verdwijnen, hetzij alsnog verder in het economisch verkeer worden verspreid.”

Lees de beschikking hier.

IEF 5857

Eerst even voor jezelf elzen

Rechtbank Arnhem, 5 maart 2008, LJN: BC7211, Eiser, handelende onder de naam Café Plus Nederland tegen Cafe + Co International Holding GmbH.

“4.11 (…) De combinatie van ‘café’ en ‘plus’ heeft dus slechts weinig onderscheidend vermogen en is als merk zwak. Daarom kunnen de andere elementen, te weten: aan de zijde van Café Plus het visuele logo (een stilistische kop en schotel) en aan de zijde van Café+co de verbale en begripsmatige toevoeging ‘CO’, niet als van zo ondergeschikte aard worden beschouwd dat deze zijn te verwaarlozen.

4.12.  Vanwege deze sterk afwijkende bijkomende elementen binnen beider merken en gelet op het zwak onderscheidend vermogen van de gelijkluidende woorden, komt de rechtbank tot de slotsom dat de beide merken onvoldoende met elkaar overeenstemmen om de op het BVIE gebaseerde vorderingen van Café Plus tot nietigverklaring en staking van het gebruik van het merk van café+co te kunnen dragen. De algemene onrechtmatige daad grondslag is niet afzonderlijke onderbouwd en faalt daarom evenzeer.
De vorderingen worden dus afgewezen.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Middelburg, 18 oktober 2007, LJN: BC7142, Eiser tegen VOF Boekscout. 

“Deze passages zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter, jegens eiser erg onvriendelijk en oncollegiaal. Dit is echter onvoldoende om de passages ook onrechtmatig te doen zijn. Voor de beoordeling van de vraag van de (on)rechtmatigheid is het van belang dat het boek van gedaagde 1 een autobiografie is. Hij heeft zijn persoonlijke herinneringen aan een levenlang werken en zijn mening over de mensen met wie hij heeft gewerkt, opgeschreven. Daarbij heeft hij als auteur een grote mate van vrijheid. Dat betekent dat hij als herinnering of mening in zijn boek passages mag opnemen die onplezierig kunnen zijn voor sommige mensen zoals in dit geval eiser. Die vrijheid van de auteur is niet onbeperkt maar de hiervoor aangehaalde passages overschrijden de grenzen van hetgeen nog geoorloofd is niet, mede omdat duidelijk is dat het om een persoonlijke mening gaat.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage,  19 maart 2008,  KG ZA 08-174,  Dr. Fisher Farma B.V tegen Z-Index B.V.

Parallelle distributie van geneesmiddelen. “De voorzieningenrechter beveelt Z-Index alle door Fisher Farma parallel gedistribueerde producten waarvoor een communautaire vergunning door EMEA is verleend op grond van Verordening (EG) Nr. 726/2004 in de door haar gepubliceerde G-standaard op te nemen, voor zover Fisher Farma aan EMEA op de daartoe geëigende wijze melding heeft gedaan dat deze producten parallel zullen worden gedistribueerd, zonder daaraan de voorwaarde te stellen van overlegging van een "PD Notice" van EMEA.”

Lees het vonnis hier.

IEF 5854

Wieldoppen

Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 maart 20088, KG-RK 2008 / 467, Ford Motor Company tegen Service Best Automateriaal B.V.

Ex Parte beschikking. Merkenrecht. Wieldoppen (afbeeldingen in vonnis) gedaagde maken inbreuk op Gemeenschapsmerkrecht van eiser Ford. Pan-Europees verbod toegewezen.

Lees de beschikking hier.

IEF 5853

Hobbyvoertuigen

bggy.gifRechtbank ’s-Gravenhage, 11 maart, 2008, KG RK 08/0428 & 0429. MFB Diffusion tegen Asian Gear B.V.

Ex Parte beschikkingen. Modellenrecht, auteursrecht en merkenrecht. Verzoek toegestaan op grond van Gemeenschapsmodelrecht. Paneuropees verbod en conservatoir bewijsbeslag op hobbyvoertuigen (buggy’s), zodat deze voor eventuele nadere bewijslevering beschikbaar blijven en op kopieën van diverse documenten (waaronder e-mails)

Spoedeisend belang omdat de inbreuk voortduurt en er gegronde vrees bestaat dat er binnenkort (meer) inbreukmakende buggy’s zullen worden ingevoerd en uitgeleverd.

Lees de beschikkingen hier en  hier. (Bij KG RK 08/0429 staat als datum 11 februari, maar gezien de inhoud zal ook hier 11 maart bedoeld zijn).

IEF 5852

Herinnert u zich deze nog?

Sweet_(thesixteens1).jpgRechtbank 's-Gravenhage, 18 maart 2008, KG ZA 08-0215, Andrew David Scott tegen Galaxy Music B.V.

Merkenrechtelijk vonnis dat nieuwsgierig maakt naar de procesdossiers en achtergrond van de zaak. Voormalig gitarist van The Sweet, Scott, probeert tevergeefs met een beroep op het merkenrecht te voorkomen dat Galaxy een verzamelcd uitbrengt met daarop nummers van The Sweet. Geen volledige proceskostenvergoeding, want (desgevraagd) niet gevorderd.

Voor de niet-popliefhebbers: The Sweet was een van de bekendere Britse 'glamrock' bands uit de jaren 70/80, met maarliefst 18 top20 hits. Gitarist van de band, eiser Scott, is sinds 2005 houder van gemeenschapsmerk THE SWEET. Galaxy Music brengt een CD-box op de markt onder de titel 'Remember the 70's', met daarop 3 nummers van The Sweet.

Klaarblijkelijk heeft Galaxy hier auteursrechtelijke toestemming voor, want Scott beroep zich, zoals de rechter ook opmerkt, niet op enig auteursrecht. Op het artwork van de CD-box komen verschillende verwijzingen naar en naamsvermeldingen van The Sweet voor. De rechter oordeelt dat dit gebruik van het teken niet aan te merken is als merkgebruik in de zin van art. 9 GMvO en is toegestaan:

"4.5 Voorshands merkt de voorzieningenrechter dit veelvuldig gebruik van het teken Sweet of The Sweet en van andere tekens niet aan als merkgebruik in de zin van artikel 9 GmerkVo. De CD-box wordt immers niet onder deze tekens aangeboden. Het gebruik van deze tekens – op de beschreven wijze – kan dan niet op grond van artikel 9 GmerkVo door Scott als houder van het merk THE SWEET worden verboden.

4.6. Het gebruik van de tekens Sweet of The Sweet – als dat gebruik op de beschreven wijze toch als merkgebruik zou worden aangemerkt – is voorts op te vatten als een aanduiding van drie in de compilatie opgenomen werken. Dit gebruik – en ook de verwijzing naar 45 andere auteursrechtelijk beschermde weken - valt onder de in artikel 12 GmerkVo bedoelde beperkingen van de aan het Gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen.

4.7. De voorzieningenrechter wijst er op dat een andere opvatting is strijd zou komen met het in artikel 25 lid 1 Auteurswet voorziene recht van de maker van het werk op naamsvermelding.

Ook een beroep op het portretrecht en onrechtmatige daad wordt afgewezen, voornamelijk omdat deze vorderingen niet voldoende onderbouwd zijn:

4.10 (...) De summierlijk door Scott aangevoerde gronden doen echter vermoeden dat het hem er met name om gaat om langs de weg van het portretrecht te bereiken wat hij ook met een beroep op het merkenrecht heeft willen bereiken."

Lees het vonnis hier. Muziek van The Sweet hier.

IEF 5848

Geen duidelijk ander vorm

wst.gifVzr. Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, 12 maart 2008, LJN: BC6830. Van Nelle Tabak Nederland B.V. tegen de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Gebruik merk voor tabaksproducten op niet-tabaksproducten (artikel 5a, tweede lid, van de Tabakswet). Rechtbank is het met de inspecteurs eens dat het logo op de niet-tabaksproducten (filterhulzen en hulzen vulmachines ) weliswaar afwijkt van het logo dat wordt gebruik ten aanzien van de tabaksproducten van West, maar dat die afwijking niet zodanig groot en onderscheidend is dat geconcludeerd dient te worden dat deze producten in een duidelijk andere vorm worden gepresenteerd dan de tabaksproducten.

Niet in geschil is dat het gebruik van een identieke naam is toegestaan zolang het betreffende merk maar in een duidelijk andere vorm wordt gepresenteerd. Het gaat daarbij ook om de algemene indruk van de totale presentatie van de merknaam. Ook is niet in geschil dat moet worden geabstraheerd van de merknaam (het woord) zelf, nu dezelfde merknaam mag worden gebruikt als de vormgeving maar voldoende afwijkt.

De voorzieningenrechter acht het i.c. van belang dat de letters wel verschillend zijn, maar de totaalindruk niet een duidelijk andere is. Met verweerder is de voorzieningenrechter van oordeel dat de vormgeving van het beeldmerk te veel overeenkomsten vertoont om sprake te doen zijn van een duidelijk ander vorm.

Lees het vonnis hier.

IEF 5846

Commercieel gezien zelfmoord

upc.gifGerechtshof Amsterdam, 6 maart 2008, LJN: BC6546, V/Consyst Participaties B.V. c.s. tegen  Liberty Global Europe N.V.

Wel gemeld nog niet besproken. Hof bekrachtigt vonnissen rechtbank. Niet-gebruik van merk UPC door appellant wegens de slechte reputatie van het merk UPC van wederpartij is geen geldige reden. Advisering en verkoop van soft- en hardware respectievelijk (tele)communicatie-diensten  zijn niet soortgelijk. Kwade trouw stuit af op niet-soortgelijke waren of diensten.

Appelanten V/Consyst  en Vadain (meerderheidsaandeelhoudster in V/Consyst) zijn houdster resp. licentiehoudster van het Benelux-woordmerk “UPC”, ingeschreven in 1990 voor, kort gezegd, advisering en verkoop van soft- en hardware. Het depot werd verricht door de V.O.F. UPC Unique Personal Consultancy. Deze V.O.F. is inmiddels overgenomen, gekocht, door Vadain.

V/Consyst c.s. vorderen in deze zaak de nietigverklaring en doorhaling van tien merkdepots van geïntimeerde UPC (het kabelbedrijf), alsmede veroordeling, op straffe van een dwangsom, tot staking van ieder gebruik van een merk en/of handelsnaam waarvan de aanduiding “UPC” deel uitmaakt. In reconventie vordert UPC vervallenverklaring en doorhaling van het merk van appelant wegens niet-gebruik.

Omdat zij normaal gebruik van haar merk niet had aangetoond, heeft de rechtbank in eerste instantie de vorderingen van V/Consyst c.s. afgewezen en de vordering in reconventie van UPC toegewezen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank. Normaal gebruik is niet aangetoond en de genoemde reden is op zijn minst aardig gevonden maar kan niet worden aangemerkt als een geldige reden voor non usus, zeker nu de waren en diensten niet soortgelijk zijn.

“4.8. Met grief III bestrijden V/Consyst c.s. de verwerping door de rechtbank van hun (subsidiaire) stellingname dat zij een geldige reden hebben gehad voor het niet-gebruik van hun merk. In dat verband hebben V/Consyst c.s. aangevoerd dat rond en vanaf het moment dat zij hun merkgebruik (“tijdelijk”) hebben beperkt er sprake was van een stroom aan negatieve berichtgeving en klachten over UPC en dat het daarom, gelet op de grote naamsbekendheid van UPC en haar merken, commercieel gezien “zelfmoord” zou zijn als V/Consyst c.s. het gebruik van het merk “UPC” hadden voortgezet.

4.9. Een geldige reden voor het niet-gebruiken van een merk als bedoeld in artikel 5 lid 2 sub a BMW (thans artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE) doet zich voor bij belemmeringen die een rechtstreeks verband houden met dit merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen (vgl. HvJ EG 14 juni 2007, nr. C-246/05; HR 11 januari 2008, LJN BB5077). Met het woord “onredelijk” wordt hier bedoeld dat de belemmeringen zodanig zijn dat van de merkhouder in redelijkheid niet kan worden verlangd het merk te gebruiken. Een zodanige geldige reden doet zich in het onderhavige geval niet voor.

Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de door V/Consyst c.s. onderscheidenlijk door UPC aangeboden diensten – advisering en verkoop van soft- en hardware respectievelijk (tele)communicatie-diensten – niet soortgelijk zijn, nu zij naar hun aard gericht zijn op verschillende en wel te onderscheiden segmenten van de markt. Bovendien is niet dan wel onvoldoende bestreden dat voor zover UPC computerdiensten (internet en ondersteuning daarvoor) levert, deze aan het publiek worden aangeboden niet onder de naam “UPC” maar onder de naam “Chello”. Onder deze omstandigheden acht het hof de bedoelde negatieve berichtgeving over UPC, wat daar verder van zij, voor V/Consyst c.s. niet zodanig zwaarwegend dat om die reden in redelijkheid niet van haar kon worden verlangd dat zij gebruik bleef maken van haar merk “UPC”. Grief III faalt derhalve. Of de bedoelde negatieve publiciteit zich medio 1999 al voordeed, zoals V/Consyst c.s. te bewijzen hebben aangeboden, doet dan ook niet ter zake.”

Ook van kwade trouw is geen sprake, de niet-soortgelijke waren of diensten van partijen sluiten dit uit.

“4.10. Met grief I bestrijden V/Consyst c.s. de verwerping door de rechtbank van hun stelling, dat de merkdepots van UPC te kwader trouw zijn verricht als bedoeld in artikel 4 lid 6 sub a BMW (thans artikel 2.4 sub f BVIE). Deze grief stuit reeds af op de omstandigheid dat, zoals uit het vooroverwogene volgt, niet kan worden aangenomen dat V/Consyst c.s. hun merk “UPC” voor soortgelijke waren of diensten hebben gebruikt zoals de wet hier vereist.

Het hof bekrachtigt de vonnissen waarvan beroep. Omdat de appeldagvaarding is uitgebracht vóór 29 april 2006, de implementatiedatum van handhavingsrichtlijn, begroot het hof de kosten volgens het liquidatietarief.

Lees het arrest hier.