Alle rechtspraak  

Het GvEA destilleert vier voorwaarden uit de tekst van artikel 8 lid 5: (1) het oudere merk is ingeschreven (2) het oudere merk en het aangevraagde merk zijn gelijk of stemmen overeen (3) het oudere merk is bekend en (4) het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk levert een risico op dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk of dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (zie punt 45).

Voorwaarde nummer 4 wordt weer onderverdeeld in drie type risico’s (zie r.o. 46):

(a) afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Hiervan is sprake wanneer met het oudere merk niet langer een onmiddellijke associatie kan worden opgeroepen met de waren waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt. Het ziet op de verwatering van het oudere merk of het afbrokkelen van de identiteit en de invloed ervan bij het publiek.

(b) afbreuk aan de reputatie van het oudere merk. Dit is aan de orde wanneer de waren of diensten waarop het aangevraagde merk doelt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek kunnen appelleren dat de aantrekkingskracht van het oudere merk erdoor vermindert.

(c) ongerechtvaardigd  voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Dit is het geval wanneer het imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken worden overgedragen op de door het aangevraagde merk aangeduide waren, zodat deze waren wegens die associatie met het bekende oudere merk gemakkelijker kunnen worden verhandeld.

Het GvEA herinnert eraan dat de houder van het oudere merk niet hoeft aan te tonen dat daadwerkelijk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan, maar dat hij wel bewijzen moet overleggen waaruit prima facie kan worden geconcludeerd dat de kans daarop in de toekomst niet hypothetisch is (zie r.o. 49).

Tot slot wijst het GvEA erop dat het bestaan van een verband tussen het aangevraagde merk en het oudere merk een wezenlijke voorwaarde is voor de toepassing van artikel 8 lid 5. Dit verband veronderstelt een zekere mate van overeenstemming. Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waarbij geldt dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de reputatie van het oudere merk zijn, des te gemakkelijker de afbreuk zal kunnen worden vastgesteld (zie r.o. 50).
Dan volgt een feitelijke beoordeling van de in het geding zijnde merken. De vraag van overeenstemming beperkt zich tot de beeldelementen van de beide merken. Dit heeft alles te maken met het feit dat het woord CAMELO in de Spaanse taal niet het equivalent is van het Engelse CAMEL, maar een geheel andere betekenis heeft, te weten verzinsel, fopperij, bedotterij (zie beslissing Kamer van Beroep). Het overeenstemmende beeldelement bestaat uit een dromedaris tegen een achtergrond van een Egyptische woestijn gevormd door drie piramides aan de rechterzijde en drie palmbomen aan de linkerzijde. Aan dit beeldelement komt slechts een zwak onderscheidend vermogen toe, nu een dergelijk element gewoonlijk wordt gebruikt voor de aanduiding van producten van Oosterse origine (zie r.o. 56). Er is dan ook geen gevaar voor afbreuk aan het onderscheidend vermogen, het eerste van de hierboven beschreven drie type risico’s (zie r.o. 60).

Van gevaar voor afbreuk aan de reputatie, het tweede type risico, is evenmin sprake omdat er geen tegenstellingen bestaan tussen de aard of de wijze van gebruik van koffie en van sigaretten die van dien aard zijn dat het imago van het oudere merk door het aangevraagde merk zou kunnen worden aangetast (zie r.o. 62).

Tot slot stelt het GvEA vast dat er ook geen gevaar is dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken, het derde type risico van artikel 8 lid 5. Onvoldoende is dat het publiek een verband ziet tussen de merken. Bewijs is vereist dat het aangevraagde merk wordt geassocieerd met positieve kwaliteiten van het oudere merk, welke eigenschappen zouden kunnen leiden tot duidelijke exploitatie of duidelijk meeliften door het aangevraagde merk. De karakteristieken die gewoonlijk aan een bekend sigarettenmerk worden toegekend zijn op zich niet van dien aard dat dit een voordeel oplevert voor koffie, ook al worden koffie en sigaretten soms samen genuttigd en worden ze in zekere zin beide geassocieerd met momenten van gezelligheid en ontspanning. (r.o. 65 en r.o. 66).

Het beroep en de oppositie worden afgewezen.  

Lees het arrest hier.

Aangezien verweerster overschot van gelijk heeft wanneer zij stelt dat artikel 2.20.1.a. van het BVIE niet aan de orde is omdat er geen identiteit is tussen het merk: “De huisarts” en het teken: “De specialist huisarts”;

Maar aangezien huidige casus als het ware het schoolvoorbeeld is van de toepasselijkheid van artikel 2.20.1.b van het BVIE; - dat het verwarringsrisico evident lijkt; - dat er een zeker aantal overeenstemmingen zijn waaromtrent verder meer;

Aangezien met niet goed inziet waarom verweerster, die prospereerde met de titel: “De specialist” waarmee eiseres perfect kon leven (en heden ten dage zou kunnen leven, althans zo hebben Wij onthouden uit de pleidooien van de raadslieden), zonder waarneembare noodzaak aan haar titel is beginnen prutsen;

(…)

Stellen vast dat door het gebruik van de titel: “De (specialist) huisarts” en vervolgens “De huisarts – de specialist” voor haar eerste tijdschrift en van de titel: “De specialist – huisarts” voor haar tweede driemaandelijkse gratis tijdschrift, verweerster zich heeft schuldig gemaakt aan alle overtredingen, aangehaald door verweerster, juncto aan overtreding van artikel 93 van de WHCP, met dien verstande evenwel dat eiseres slechts aan bod komt dan met betrekking van haar merk: “De huisarts” en niet van de anderen; - dat eiseres zich onterecht beroept op artikel 2.20.1.a van het BVIE; (…)”

Lees de uitspraak hier.

Levi Strauss heeft niet gemotiveerd betwist dat de betreffende spijkerbroeken van haar afkomstig zijn. De stelling dat zij niet uitsluit dat het hier om namaak gaat is onvoldoende. Het had dan op haar weg gelegen dit te onderzoeken, waartoe zij aan Makro geen verzoek heeft gedaan. Voorshands is onvoldoende gesteld om aannemelijk te achten dat de in geschil zijnde spijkerbroeken namaak zijn (r.o. 5.3).

Makro slaagt volgens de rechtbank in het bewijs dat sprake zou zijn van uitputting, waaraan in kort geding geen al te hoge eisen kunnen worden gesteld (r.o. 5.5).

Makro verwijs naar de accountantsverklaring als bewijs van toestemming van Levi Strauss. Daarin wordt verklaard dat op grond van de aan de accountant overgelegde facturen de door de Makro te koop aangeboden spijkerbroeken zijn te herleiden tot op de website van Levi Strauss als “Office Locations” aangeduide ondernemingen binnen de EER. Daarnaast zou in een Belgische procedure voor een deel van de broeken bekend zijn gemaakt aan Levi Strauss van welke tussenpersoon en distributeur van Levi Strauss deze broeken afkomstig zijn. Als gevolg daarvan zouden door deze distributeur thans geen broeken meer aan Makro, dan wel aan haar tussenpersoon, geleverd worden. In verband daarmee zou Marambi B.V., de tussenpersoon van Makro in de onderhavige procedure, niet bereid zijn om bekend te maken van wie zij de in geding zijnde spijkerbroeken heeft afgenomen, ander dan via een accountant die de namen van de leveranciers van Marambi N.V. niet vrij mag geven (r.o. 5.6).

Uit het rapport blijkt niet dat alle individuele broeken via de door de accountant genoemde transactie bij Makro terecht zijn gekomen, maar Levi Strauss heeft zelf aangevoerd dat er geen enkele manier is om dat vast te stellen omdat de barcodes in de broeken daarvoor geen indicatie geven en de broeken ook niet op andere wijze zijn de identificeren. Derhalve moet volgens de Rechtbank de stelling dat bij transacties als deze het slechts over partijen broeken gaat en niet over individuele broeken als juist worden aanvaard. Het is dan ook voldoende indien uit het rapport blijkt dat de partijen broeken die Makro te koop aanbiedt afkomstig is van een binnen de EER gevestigde distributeur van Levi Strauss (r.o. 5.8).

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de vraag of Makro voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van uitputting, en de voor Levi Strauss van belang zijnde vraag welke distributeur zijn verplichtingen jegens haar schendt. Het standpunt van Levi Strauss dat Makro slechts in dat bewijs kan slagen, indien zij in dit kort geding de naam van de betreffende distributeur kan noemen, wordt dan ook niet gevolgd. Dit geldt temeer nu voorshands niet kan worden uitgesloten dat Makro, mocht haar in een bodemprocedure dienaangaande bewijs worden opgedragen, daarin zal slagen.

Wel is Makro gehouden haar eigen leverancier te noemen, hetgeen zij ook heeft gedaan, en voorts aannemelijk te maken dat deze leverancier de partij broeken heeft gekocht, al dan niet via derden, van een distributeur van Levi Strauss. Met voormeld accountantsrapport heeft Makro voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat de spijkerbroeken met toestemming van Levi Strauss in de EER in het verkeer zijn gebracht en dat daarmee de merkrechten van Levi Strauss zijn uitgeput. Nu Makro bovendien alle adresgegevens van haar leverancier heeft genoemd, staat niets Levi Strauss in de weg om zelf de naam van de betreffende distributeur te achterhalen. Daarvoor is een bevel aan Makro op grond van artikel 1019e Rv niet de aangewezen weg. Ook de omstandigheid dat Makro mogelijk profiteert van een wanprestatie jegens Levi Strauss rechtvaardigt niet het geven van dat bevel (r.o. 5.9).

De Rechtbank herziet in conventie de beschikking van de voorzieningenrechter en weigert alsnog het daarin verzochte bevel en weigert in reconventie de gevraagde voorzieningen.

Lees het vonnis hier.

 “4.5. Op  grond van het vorenstaande is aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek (…) aan het woon- en lifestyle Residence en het zakenreismagazine Jet Residence dezelfde herkomst zal toeschrijven of zal menen dat een verband daartussen bestaat.”

De voorzieningenrechter verbiedt gedaagden nog langer het teken Jet Residence te gebruiken met veroordeling tot betaling van de werkelijk gemaakte proceskosten.

Lees het vonnis hier en inmiddels ook hier (Rechtspraak.nl).

De voorzieningenrechter overweegt dat het voeren van een website onder een domeinnaam die identiek is aan het merk, is aan te merken als gebruik van het merk. Dat ongerechtvaardigd voordeel getrokken kan worden uit het merk WINE GALLERY, blijkt volgens de voorzieningenrechter uit het volgende e-mailbericht: “Als mensen mij bellen om wijn te bestellen, wat uiteraard ook gebeurd, dan verwijs ik ze uiteraard naar mijn schoonvader. De rechter leidt hieruit af dat de kans aanwezig is dat (potentiële) klanten bij het zoeken op internet terechtkomen bij de website van gedaagde.

In dit kort geding is alleen niet komen vast te staan dat de domeinnaam door gedaagde aan een derde is overgedragen en aan wie van de partijen de domeinnaam toekomt. De algemene voorwaarden acht de KG rechter niet van toepassing.

In het geding is volgens de voorzieningenrechter niet (voldoende) komen vast te staan dat de facturen aan het gefailleerde DBL zijn verzonden, ontvangen en onbetaald gelaten. Daarbij speelt onder meer een rol dat volgens opgave van de curator van DBL gedaagde zich niet met een vordering in het faillissement heeft gemeld.

Opmerkelijk is wellicht dat het belang dat gedaagde de domeinnaam aan eiser kan verkopen de voorzieningenrechter ervan weerhoudt om de vordering tot overdracht toe te wijzen.
“4.13 (…) Hoewel gedaagde, gezien genoemd merkenrecht van eiser, de domeinnaam niet zal kunnen gebruiken - dat zal alleen eiser kunnen -, zou gedaagde de domeinnaam wel aan eiser kunnen verkopen. Dat geeft gedaagde, indien hij de rechthebbende op de domeinnaam is, voldoende belang bij zijn verweer tegen de door eiser gevorderde overdracht (om niet) van de domeinnaam. De voorzieningenrechter tekent hierbij aan dat gesteld noch gebleken is dat in het onderhavige geval sprake is van domeinnaamkaping, welke handelwijze tot een ander oordeel kan leiden. De vordering, zoals vermeld onder 3.1 onder B., zal dan ook worden afgewezen.”
De voorzieningenrechter wijst de merkinbreuk toe en de overdracht van de domeinnaam af met compensatie van de proceskosten.

Lees het vonnis hier.

Zoals gebruikelijk in oppositiezaken is een aantal klachten van procesrechtelijke aard. Aardig om te vermelden zijn de overwegingen met betrekking tot de beperking en specificeren  van de diensten:

“28 In the present case, the restriction effected by the applicant consists, first, in the withdrawal from the list of services covered in the trade mark application of ‘monetary affairs’ and, second, in the specification of the category ‘financial affairs’ by the addition of the clarification ‘namely electronic and paper-based banking services, all relating to multi-currency payment systems; all included in Class 36’.

29 In the light of the foregoing, the withdrawal of the category ‘monetary affairs’ may be taken into consideration.

30 On the other hand, as alluded to by the parties at the hearing, the clarification made to the category ‘financial affairs’ is capable of influencing the examination of the similarity of that category of services with the services covered by the earlier mark and changes, consequently, the factual context of the dispute as it was brought before the Board of Appeal. Consequently, that clarification may not be taken into consideration by the Court.

31 In the light of all the foregoing, it must be held that, for the purposes of the present dispute, the services covered by the mark applied for, which fall within Class 36 and are concerned by the opposition, correspond to the description ‘financial affairs’.”

Met betrekking tot het vermeende beschrijvende  karakter van de merken, overweegt het Gerecht dat gekeken moet worden naar de waren en diensten waar de merken betrekking op hebben.

“68 However, on the part of the relevant consumers, namely all consumers in the United Kingdom, the purpose of the financial services covered by the earlier mark is to enable them to manage their financial resources, to dispose of them and to obtain information in relation thereto, and not to create and maintain connections. Consequently, that public will not perceive the term ‘link’ as being directly descriptive of one of the aspects of the financial services at issue, but at most as being allusive, given that communication links are used in the provision of those services”

Dat wil overigens niet zeggen dat het publiek het concept link niet begrijpt, alleen maar dat ze het niet beschrijvend vinden, zo kan worden afgeleid uit de vergelijking tussen de merken.

84 Conceptually, the earlier mark will be perceived by the relevant public as meaning a ‘link’, whilst the mark applied for will be perceived as meaning ‘global link’. Those two interpretations are very close in so far as they are based on the same concept and in so far as they are distinguished only by the addition of a geographical qualifier, which will be perceived as describing the fact that the relevant services are provided at a global level. The two marks at issue are therefore very similar conceptually.

85 Given, first, their slight visual and phonetic similarity and, second, their strong conceptual similarity, the Board of Appeal did not err in finding in essence, at paragraph 46 of the contested decision, that the signs at issue, assessed as a whole, display a certain degree of similarity.”

Genuanceerd verwarringsgevaar is dan ook aannemelijk:

“98 Thus, in the first place, the finding that there is a likelihood of confusion in the present case does not amount to conferring on the intervener a monopoly on the use of the element ‘link’. This case concerns only, first the earlier mark LiNK and the mark applied for WORLDLINK and, second, the services covered by those two marks. Given that the likelihood of confusion must be assessed by reference to all factors relevant to the circumstances of the case, the finding that there is a likelihood of confusion in this case does not prejudge the outcome of other cases involving other trade mark applications or other financial services.”

De oppositie wordt in stand gehouden en het beroep wordt afgewezen.

Lees het arrest hier.