Alle rechtspraak  

IEF 5799

Tequilas del Señor

somb.gifVoorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage d.d. 5 maart 2008, KG ZA 08-4, Consejo Regulador Del Tequila A.C. en Tequilas del señor s.a. de C.V. (TDS) tegen Toorank B.V. c.s .

Wel gemeld, nog niet samengevat. Merkgebruik na beëindiging van handelsrelatie. Geen impliciete toestemming.

In 1993 geeft eiser TDS toestemming aan gedaagde Toorank om het product Tequila Sombrero Negro op de Duitse en de Beneluxmarkt te brengen. TDS en Toorank hebben op 1 juni 1995 een zogenaamde "co-responsability overeenkomst" gesloten, waarin de afspraken nader zijn vastgelegd. Op grond van artikel 3 van die Overeenkomst is het Toorank toegestaan om de door TDS in vaten aangeleverde Tequila te bottelen en op de markt te brengen. Bovendien is Toorank gedurende de overeenkomst gerechtigd om de oorsprongsbenaming Tequila te gebruiken en is Toorank gehouden om de betreffende Tequila onder de het merk SOMBRERO NEGRO op de markt te brengen.

Op 1 maart 2000 is de Overeenkomst door TDS beëindigd. Daarbij heeft TDS Toorank er op gewezen dat het Toorank niet langer is toegestaan om de naam Tequilas del Señor, het merk SOMBRERO NEGRO en/of de NOM-code NOM-1124 te gebruiken (een soort Mexicaanse productcertificaat, uitsluitend na registratie van het NOM registratienummer is het een producent daadwerkelijk toegestaan om Tequila te produceren, te bottelen en te verhandelen).. TDS heeft vanaf die datum geen Tequila meer aan Toorank geleverd.

Toorank brengt althans bracht een product op de markt met een etiket met de aanduiding Tequila Sombrero Negro. TDS vordert thans onder meer een inbreukverbod.

Toorank verweert zich onder meer door te stellen dat er sprake is van impliciete toestemming tot het gebruik van het merk SOMBRERO NEGRO. Die toestemming ontleent Toorank naar eigen zegge aan de faxbrief van 1 maart 2000 waarin de Overeenkomst werd opgezegd.

In die brief wordt Toorank er expliciet op gewezen dat zij als gevolg van die opzegging niet langer gerechtigd is gebruik te blijven maken van de company name Tequilas del Señor en het NOM-registratienummer van TDS. Volgens Toorank mocht zij hieruit af leiden dat het gebruik van het Tequila Sombrero Negro etiket en het teken Tequila Sombrero Negro haar impliciet was toegestaan.

De voorzieningenrechter kan deze gedachtegang niet volgen. Tot de opzegging had Toorank op grond van artikel 6 van de Overeenkomst het recht het Tequila Sombrero Negro etiket en het teken Tequila Sombrero Negro aan te brengen op de door haar gebottelde Tequila. Door de opzegging van de Overeenkomst, bij welke opzegging Toorank zich heeft neergelegd, verviel de enige grondslag die er was voor het gebruik van etiket en teken. De toestemming tot het gebruik van het merk SOMBRERO NEGRO, welke volgde uit artikel 6 van de Overeenkomst, was dan ook beëindigd door de opzegging daarvan.

Lees het vonnis hier.

IEF 5795

De afstand tussen beide is te gering

red-bull-win.gifGerechtshof ’s-Hertogenbosch, 29 januari 2008, Red Bull Gmbh tegen Winters B.V. & Smart Drinks Ltd. (met dank aan Klos Morel Vos & Schaap).

Wel gemeld, nog niet samengevat. Hof vernietigt kort gedingvonnis van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch van  26 september 2006 (IEF 2659). Afvullen van (reeds met tekens bedrukte) frisdrankblikjes die voor verhandeling buiten Benelux bestemd zijn is wel merkgebruik: er wordt weliswaar geen teken op de verpakking aangebracht, maar door afvullen van verpakkingen waarop het teken reeds eerder is aangebracht worden de waar en de verpakking voorzien van het teken samengevoegd en wordt de waar aldus van het teken voorzien. Het Hof oordeelt, met verwijzing naar HvJ EG 11 September 2007 inz. Celine, tegen de achtergrond van wezenlijke functie van het merk.

Inbreuk vorderingen gebaseerd op de RED BULL merken worden toegewezen m.b.t. de producten BULLFIGHTER en PITBULL  en Live Wire beeldmerk (begripsmatige overeenstemming; andere vormgeving van het op Live Wire afgebeelde “rund” doet daaraan niet af) worden toegewezen. Vordering m.b.t. Long Horn wordt afgewezen (aanwezigheid kleurvlakken onvoldoende; de ‘statisch ogende kop van een neushoorn’ uit het kort geding in eerste aanleg komt in hoger beroep helaas niet meer ter sprake). Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar neemt het Hof – nu de producten niet voor verhandeling in de Benelux bestemd zijn – de gemiddelde Benelux consument “ in abstract zin “ tot uitgangspunt.

Gedaagde Winters is een onderneming die zich voornamelijk bezighoudt met het zogenoemde afvullen van blikjes met door haarzelf of door derden geproduceerde (fris-) dranken. Energy-drinkproducent Red Bull is klant geweest bij Winters. Een andere klant van Winters is Smart Drinks. In opdracht van Smart Drinks heeft Winters blikjes gevuld met energy-drinks van de merken Bullfighter, Pitbull, Red Horn (later gewijzigd in Long Horn) en Live Wire.

Het gaat i.c. vooral om de vraag of het afvullen van de blikjes door Winters moet worden aangemerkt als gebruik van de daarop door (toedoen van) Smart Drinks aangebrachte tekens en om de betekenis die aan dit begrip moet worden toegekend. Het hof concludeert dat afvullen wel degelijk merkgebruik is.

“6.11 Bij deze werkwijze kan niet worden gezegd dat Winters de tekens op de blikjes aanbrengt. Deze zijn daarop immers reeds aangebracht voordat Winters er de beschikking over krijgt. Van aanbrengen van het teken op de verpakking van de waren door Winters is derhalve geen sprake.

6.12 Dit betekent evenwel nog niet dat niet gezegd kan worden dat Winters de tekens op de waren aanbrengt. Bij de soort van waren waar het hier om gaat, (fris)drank, kan een merk of teken niet anders worden aangebracht dan door de drank te combineren met een verpakking die voorafgaand aan het vullen reeds van dat merk of teken is voorzien of na het vullen daarvan wordt voorzien. In dit geval combineert Winters de waren (het aangelengde extract) en de verpakking (de reeds bewerkte blikjes) tot het eindproduct, de blikjes met inhoud en met tekens en teksten. Dat betekent dat door het handelen van Winters de waren van het teken worden voorzien. Enig ander moment is daarvoor ook niet aan te wijzen: voorafgaand aan de werkzaamheden van Winters zijn er nog geen blikjes met gemerkte waren, daarna en daardoor zijn die er wel. Het handelen van Winters is dan ook aan te merken als het aanbrengen van de gewraakte tekens op de waren zodat sprake is van gebruik in de zin van artikel 2:20 lid 1 aanhef en onder b. en c. BVIE.”

Bij de beoordeling van de overeenstemming van de merken van Red Bull en de tekens Pitbull, Bullfighter, Live Wire en Red Horn (later Long Horn)  gaat het hof er, met de voorzieningenrechter, van uit dat Red Bull wereldwijd een grote naamsbekendheid heeft bij een breed publiek en de onderscheidende kracht van de merken van red Bull als zeer sterk moet worden beoordeeld.

Met betrekking tot de blikjes die door Winters zijn afgevuld en die in verschillende vormgevingen de  aanduiding Bullfighter of Pitbull bevatten is het hof van oordeel dat reeds de auditieve gelijkenis tussen deze tekens en het woordmerk Red Bull zodanig groot is, dat deze als overeenstemmend aangemerkt dienen te worden.

Dat is niet het geval met de blikjes met de aanduiding Red Horn/Long Horn. Niet kan worden gezegd dat sprake is van een zodanige auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis dat van overeenstemming gesproken kan worden. De omstandigheid dat op de blikjes die door Winters worden afgevuld kleurvlakken voorkomen, terwijl Red Bull beeldmerken met bepaalde kleurvlakken heeft gedeponeerd, acht het hof onvoldoende om van visuele overeenstemming tussen die merkinschrijvingen en de gebruikte blikjes te kunnen spreken.

Wat betreft de verpakkingen met de aanduiding Live Wire is het hof van oordeel dat de visuele en begripsmatige gelijkenis tussen deze verpakkingen en de beeldmerken van Red Bull zodanig is te achten dat van overeenstemming gesproken kan worden. Daaraan doet niet af dat het rund dat op deze verpakkingen is afgebeeld anders is vormgegeven dan de stieren die voorkomen in de merkinschrijvingen van Red Bull. De afstand tussen beide is te gering, daar komt het wat deze verpakkingen betreft op neer.

Het hof vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter.

Lees het arrest hier.

IEF 5793

Eerst even voor jezelf lezen

Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 maart 2008, KG ZA 07-1141, SEB S.A.S. tegen Koninklijke Philips Electronics N.V.

“4.1. De vorderingen dienen te worden afgewezen, reeds omdat Philips geen andere economische activiteiten uitoefent dan het houden van aandelen en aldus geen inbreuk maakt of dreigt te maken op de Gemeenschapsmodelrechten van SEB. (...)

4.2. Ten overvloede en op uitdrukkelijk verzoek van beide partijen, mede met het oog op het wellicht voorkomen van verdere procedures, die SEB, zoals zij ter zitting heeft aangegeven, nadrukkelijk in beraad houdt, zal toch bij wege van obiter dictum tot een voorlopige beoordeling van de inbreukvraag worden overgegaan.  4.3. Voorshands wordt geoordeeld dat het Philips apparaat geen inbreuk maakt op ingeroepen Gemeenschapsmodel van SEB.”

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 06 maart 2008, zaaknr. 106007260/01, Diego Ribas Da Cunha tegen Nike European OperationsNetherlands B.V.(met dank aan Paul Kreijger, Freshfields).

Hoger beroep geding inzake sponsorcontract Nike met profvoetballer (zie IEF 4559). Hof vernietigt het vonnis waarvan beroep. 

“Dit een en ander zou immers betekenen dat Da Cunha op basis van een op zeventien of achttienjarige leeftijd, nog vóór de start van zijn internationale voetbalcarrière door c.q. namens hem ondertekend contract (met daarin opgenomen een contractuele bepaling waarvan de strekking op zijn minst, zoals hiervoor is overwogen, niet evident is) gedurende een zeer belangrijk deel van zijn voetbalcarriere aan éen sponsor gebonden zou ‘zijn, hetgeen zijn onderhandelingspositie verzwakt met alle mogelijke  minder gunstige financiële consequenties vandien.

Of dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid door Nike in de gegeven omstandigheden destijds van Da Cunha mocht worden verwacht en thans mag worden mag worden verlangd, vergt nader feitelijk onderzoek (…) Dat een dergelijk onderzoek positief voor Nike zal uitvallen is vooralsnog niet reeds in die mate aannemelijk dat daarop in het kader van dit kort geding door toewijzing van het door Nike gevorderde vooruit kan worden gelopen."

Lees het arrest hier.

IEF 5792

Strepen in het algemeen belang (2)

Conclusie AG Ruiz-Jarabo Colomer, zaak C-102/07. Adidas AG en Adidas Benelux B.V. tegen Marca Mode C.V., C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands B.V. en Vendex KBB Nederland B.V.

Wel gemeld, nog niet besproken. Verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciële beslissing.

De Hoge Raad stelt de vraag of bij de afbakening van de rechten van de merkhouder rekening moet worden gehouden met de Freihaltebedürfnis. En in hoeverre hiermee tevens rekening moet worden gehouden, wanneer een van huis uit niet-onderscheidend teken, door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen. Hiertoe heeft de Hoge Raad een drietal prejudiciële vragen gesteld (zie eerder bericht hier).

Ruiz-Colomer concludeert als volgt (ro. 85): “Bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, maar door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen en is ingeschreven, moet rekening worden gehouden met het algemene belang, dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die soortgelijke waren of diensten aanbieden. Wanneer ditzelfde teken daarentegen geen intrinsiek onderscheidend vermogen bezit, maar later onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, kunnen de rechten van de merkhouder niet aan de vrijhoudingsbehoefte worden getoetst.”

Lees de conclusie hier.

IEF 5791

Accupoolklemmen

Rechtbank ’s-Gravenhage 16 januari 2008, HA ZA 07-81. Amadeo Marti Carbonell tegen Automotoren Centrum Van Veldhuisen B.V. en AMC Engine Parts B.V. en Johannes van Veldhuisen.

Wel gemeld, nog niet besproken. Merkinbreuk, handelsnaaminbreuk en inbreukmakend gebruik domeinnamen.

Eiser, Carbonell, fabriceert metalen ringetjes en accupoolklemmen voor de autoindustrie, alsook cilinderkoppen voor auto’s en is houder van o.m. het Gemeenschapswoordmerk AMC. Gedaagde, Van Veldhuisen, is in 1988 een eenmanszaak begonnen onder de naam Automotorencentrum Van Veldhuisen. Deze onderneming is opgegaan in twee besloten vennootschappen: Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen BV en AMC Engine Parts BV.

AMC Engine Parts BV is houdster van de domeinnaam amc-engineparts.nl. AMC-Motorenrevisie is houdster van de domeinnaam amc-revisie.nl. Bij vonnis van 21 juni 2006 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen BV en AMC Engineparts BV bevolen iedere inbreuk op het gemeenschapsmerk van Carbonell te staken en gestaakt te houden, meer specifiek elk gebruik van de domeinnaam amc-engineparts.nl. 

De rechtbank oordeelt dat voor de bescherming van de handelsnaam “niet nodig is dat de naam AMC bij iedereen hier te lande bekend is, maar onvoldoende is daarvoor dat die naam hier te lande bij enkele personen bekend is”. Er is door eiser “onvoldoende gemotiveerd gesteld dat de handelsnaam AMC in Nederland een dusdanige bekendheid geniet, dat daarvoor verwarring te duchten is”.

Tenslotte wordt geoordeeld dat gedaagde “geen beroep op een ouder handelsnaamrecht toekomt. Ook indien een jongere handelsnaam merkinbreuk oplevert, kan het gebruik van de handelsnaam echter niet worden verboden, indien dit volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel gebeurt. Bij de beoordeling van de inachtneming van het vereiste van eerlijk gebruik moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van de handelsnaam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren van de derde en de houder van het merk of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat daar waar het is ingeschreven en waar bescherming wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen behalen om zijn waren in de handel te brengen.

Conclusie is dat de vorderingen kunnen worden toegewezen, voor zover deze erop zien Van Veldhuisen c.s. te bevelen het gebruik te staken en gestaakt te houden van handelsnamen welke bestaan uit de afkorting AMC, dan wel de afkorting AMC bevatten (waaronder tevens de genoemde domeinnamen zijn te verstaan), alsmede het gebruik te staken en gestaakt te houden van het dienstmerk AMC, dan wel te verbieden enige naam waarvan de afkorting AMC deel uitmaakt te gaan voeren.

Lees hier het vonnis.

IEF 5790

Visueel nauwelijks overeenstemmend

GvEA 16 januari 2008, T-112/06. Inter-Ikea Systems B.V. tegen OHIM.

Wel gemeld, nog niet besproken. Beroep in nietigheidszaak. De merken IDEA en IKEA stemmen visueel, fonetisch en begripsmatig niet overeen. Geen verwarringsgevaar.

Eiser, houder van verschillende woordmerken en beeldmerken ‘IKEA’, heeft een nietigheidsactie ingesteld bij het OHIM tegen de registratie van het woord-/beeldmerk IDEA, o.m. geregistreerd voor identieke producten. In eerste instantie wordt de nietigheidsactie toegewezen, maar de Kamer van Beroep wijst in tweede instantie de nietigheidsactie af. Inter-Ikea Systems stapt naar het GvEA. Volgens het Gerecht stemmen de merken visueel (dwz de beeldmerken alsook de woordelementen uit de beeldmerken) nauwelijks overeen. Ook fonetisch stemmen de merken niet overeen, vanwege het duidelijke verschil in klank tussen de consonanten ‘d’ en ‘k’. Omdat ‘IKEA’ een neolgisme is en ‘IDEA’ een duidelijke betekenis heeft, stemmen de merken begripsmatig niet overeen. Nu er geen overeenstemming tussen de merken kan worden aangenomen, en dit een vereiste is voor het vaststellen van verwarringsgevaar, oordeelt het GvEA dat de Kamer van Beroep juist heeft geoordeeld. De vorderingen van Inter-Ikea Systems worden afgewezen.

Lees hier het arrest.

Visueel nauwelijks overeenstemmend GvEA 16 januari 2008, T-112/06. Inter-Ikea Systems B.V. tegen OHIM. Wel gemeld, nog niet besproken. Beroep in nietigheidszaak. De merken IDEA en IKEA stemmen visueel, fonetisch en begripsmatig niet overeen. Geen verwarringsgevaar. Eiser, houder van verschillende woordmerken en beeldmerken ‘IKEA’, heeft een nietigheidsactie ingesteld bij het OHIM tegen de registratie van het woord-/beeldmerk IDEA, o.m. geregistreerd voor identieke producten. In eerste instantie wordt de nietigheidsactie toegewezen, maar de Kamer van Beroep wijst in tweede instantie de nietigheidsactie af. Inter-Ikea Systems stapt naar het GvEA. Volgens het Gerecht stemmen de merken visueel (dwz de beeldmerken alsook de woordelementen uit de beeldmerken) nauwelijks overeen. Ook fonetisch stemmen de merken niet overeen, vanwege het duidelijke verschil in klank tussen de consonanten ‘d’ en ‘k’. Omdat ‘IKEA’ een neolgisme is en ‘IDEA’ een duidelijke betekenis heeft, stemmen de merken begripsmatig niet overeen. Nu er geen overeenstemming tussen de merken kan worden aangenomen, en dit een vereiste is voor het vaststellen van verwarringsgevaar, oordeelt het GvEA dat de Kamer van Beroep juist heeft geoordeeld. De vorderingen van Inter-Ikea Systems worden afgewezen. Lees hier het arrest. https://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl&newform=newform&Submit=Zoeken&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=T-112%2F06&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

IEF 5789

La connaissance de la langue anglaise

Cour d’Appel de Bruxelles, 4 maart 2008, R.G. No. 2006/AR/1592, Lidl Stiftung & Co KG tegen BBIE.

Vers op de BBIE-website. Eenvoudige beroepszaak tegen weigering inschrijving als Benelux woordmerk van het als beschrijvend aangemerkte teken Asian Delight voor de klassen 29 en 30 (voedingswaren).

Hof kiest de zijde van het BBIE: Asian duidt de Aziatische herkomst aan en Delight geeft een indicatie van het karakter van de waren. Het relevante publiek heeft geen moeite om deze Engelstalige begrippen te begrijpen. Postkantoorverweer gaat niet op, de som is niet meer dan de delen.

Un refus absolu de refus s'opposant a I'enregistrement de cette marque, c'est a bon droit que I'Office I'a refusé.

Lees het arrest hier.

IEF 5785

Eerst even voor jezelf lezen

Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 maart , KG ZA -, Viacom International Inc. Tegen H+L Creations B.V. c.s.

Charactermerchandising, Spongebob (Squarepants), Dora (The exploreer), (Go) Diego (Go). Pan-Europees inbreukverbod (merk- en auteursrecht).

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 28 februari , KG ZA 08-113 OdC/LW, Vonk tegen Stichting De Thuiskopie (met dank aan Hanneke Holthuis, Höcker).

Thuiskopiezaak. Handhaving beslagen. Niet kan worden gezegd dat de ze informatiedragers slechts in de bedrijfsruimte zijn opgeslagen.

Lees het vonnis hier.

IEF 5753

Momenten van gezelligheid en ontspanning

cam.gifGvEA 30 januari 2008, zaak T-128/06, Japan Tobacco, Inc tegen OHIM /  Torrefacção Camelo Lda (alleen beschikbaar in het Frans).

Wel gemeld, nog niet samengevat. Oppositie o.g.v. het oudere nationale (in dit geval Spaanse) beeldmerk CAMEL voor sigaretten tegen het aangevraagde Gemeenschapsbeeldmerk CAMELO voor koffie. Uitgebreide bespreking van artikel 8 lid 5 GMVO, in het bijzonder met betrekking tot het vereiste dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het oudere merk.

 De vraag van overeenstemming beperkt zich in dit geval tot de volgens het Gerecht tot de zwak onderscheidende beeldelementen van de beide merken, omdat het woord CAMELO (fopperij) in de Spaanse taal niet het equivalent is van het Engelse CAMEL. Koffie doet daarnaast geen afbreuk aan tabak en meeliften met tabak levert geen voordeel op voor koffie. Oppositie afgewezen. 

Het GvEA bestendigt de eerdere over artikel 8 lid 5 gewezen rechtspraak onder verwijzing naar de arresten VIPS, TOSCA BLU en SPA FINDERS (zaak T-67/04). Geen nieuwe inzichten, wel een heldere samenvatting van de lijn waarlangs een beroep op artikel 8 lid 5 dient te worden beoordeeld. Zolang het HvJ zich over dit vereiste nog niet heeft uitgelaten, blijft de rechtspraak van het GvEA van belang.

Het GvEA destilleert vier voorwaarden uit de tekst van artikel 8 lid 5: (1) het oudere merk is ingeschreven (2) het oudere merk en het aangevraagde merk zijn gelijk of stemmen overeen (3) het oudere merk is bekend en (4) het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk levert een risico op dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk of dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (zie punt 45).

Voorwaarde nummer 4 wordt weer onderverdeeld in drie type risico’s (zie r.o. 46):

(a) afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Hiervan is sprake wanneer met het oudere merk niet langer een onmiddellijke associatie kan worden opgeroepen met de waren waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt. Het ziet op de verwatering van het oudere merk of het afbrokkelen van de identiteit en de invloed ervan bij het publiek.

(b) afbreuk aan de reputatie van het oudere merk. Dit is aan de orde wanneer de waren of diensten waarop het aangevraagde merk doelt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek kunnen appelleren dat de aantrekkingskracht van het oudere merk erdoor vermindert.

(c) ongerechtvaardigd  voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Dit is het geval wanneer het imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken worden overgedragen op de door het aangevraagde merk aangeduide waren, zodat deze waren wegens die associatie met het bekende oudere merk gemakkelijker kunnen worden verhandeld.

Het GvEA herinnert eraan dat de houder van het oudere merk niet hoeft aan te tonen dat daadwerkelijk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan, maar dat hij wel bewijzen moet overleggen waaruit prima facie kan worden geconcludeerd dat de kans daarop in de toekomst niet hypothetisch is (zie r.o. 49).

Tot slot wijst het GvEA erop dat het bestaan van een verband tussen het aangevraagde merk en het oudere merk een wezenlijke voorwaarde is voor de toepassing van artikel 8 lid 5. Dit verband veronderstelt een zekere mate van overeenstemming. Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waarbij geldt dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de reputatie van het oudere merk zijn, des te gemakkelijker de afbreuk zal kunnen worden vastgesteld (zie r.o. 50).
Dan volgt een feitelijke beoordeling van de in het geding zijnde merken. De vraag van overeenstemming beperkt zich tot de beeldelementen van de beide merken. Dit heeft alles te maken met het feit dat het woord CAMELO in de Spaanse taal niet het equivalent is van het Engelse CAMEL, maar een geheel andere betekenis heeft, te weten verzinsel, fopperij, bedotterij (zie beslissing Kamer van Beroep). Het overeenstemmende beeldelement bestaat uit een dromedaris tegen een achtergrond van een Egyptische woestijn gevormd door drie piramides aan de rechterzijde en drie palmbomen aan de linkerzijde. Aan dit beeldelement komt slechts een zwak onderscheidend vermogen toe, nu een dergelijk element gewoonlijk wordt gebruikt voor de aanduiding van producten van Oosterse origine (zie r.o. 56). Er is dan ook geen gevaar voor afbreuk aan het onderscheidend vermogen, het eerste van de hierboven beschreven drie type risico’s (zie r.o. 60).

Van gevaar voor afbreuk aan de reputatie, het tweede type risico, is evenmin sprake omdat er geen tegenstellingen bestaan tussen de aard of de wijze van gebruik van koffie en van sigaretten die van dien aard zijn dat het imago van het oudere merk door het aangevraagde merk zou kunnen worden aangetast (zie r.o. 62).

Tot slot stelt het GvEA vast dat er ook geen gevaar is dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken, het derde type risico van artikel 8 lid 5. Onvoldoende is dat het publiek een verband ziet tussen de merken. Bewijs is vereist dat het aangevraagde merk wordt geassocieerd met positieve kwaliteiten van het oudere merk, welke eigenschappen zouden kunnen leiden tot duidelijke exploitatie of duidelijk meeliften door het aangevraagde merk. De karakteristieken die gewoonlijk aan een bekend sigarettenmerk worden toegekend zijn op zich niet van dien aard dat dit een voordeel oplevert voor koffie, ook al worden koffie en sigaretten soms samen genuttigd en worden ze in zekere zin beide geassocieerd met momenten van gezelligheid en ontspanning. (r.o. 65 en r.o. 66).

Het beroep en de oppositie worden afgewezen.  

Lees het arrest hier.

IEF 5747

Aan haar titel is beginnen prutsen

deha.gifRechtbank van koophandel Brussel, 26 november 2007, V.S. 1798/2007, N.V. Biblo Roularta Medica tegen B.V.B.A. Gambel (met dank aan Bart van de Venster, LVV Advocaten, Antwerpen).

Wel gemeld, nog niet samengevat. Benelux merkenrecht. “De Huisarts” is niet louter beschrijvend, “De huisartskrant” bijvoorbeeld wel. Eiseres brengt wekelijks het tijdschrift “De huisarts” uit. Eiseres heeft een aantal gecombineerde woord- en beeldmerken, waaronder “De huisarts”. Verweerster lanceert een tijdschrift onder aanvankelijk de titel “De specialist”, later “De (specialist) huisarts” en lanceert een gratis driemaandelijks tijdschrift “De huisarts – de specialist”.

Eiseres vordert een verklaring voor recht dat verweerster inbreuk maakt op haar merkrechten en een verbod.

“Aangezien van meet af aan moet worden gesteld dat, behoudens hetgeen infra zal worden gezegd in verband met Onze jurisdictie met betrekking tot de vordering tot nietigverklaring van de merken van eiseres, “De huisarts” niet louter beschrijvend is; - dat die titel dit zou geweest moest hij luiden: “De huisartskrant” bijvoorbeeld of iets dergelijks; - dat het merk zoals gedeponeerd wel onderscheidend vermogen geniet.

Aangezien verweerster overschot van gelijk heeft wanneer zij stelt dat artikel 2.20.1.a. van het BVIE niet aan de orde is omdat er geen identiteit is tussen het merk: “De huisarts” en het teken: “De specialist huisarts”;

Maar aangezien huidige casus als het ware het schoolvoorbeeld is van de toepasselijkheid van artikel 2.20.1.b van het BVIE; - dat het verwarringsrisico evident lijkt; - dat er een zeker aantal overeenstemmingen zijn waaromtrent verder meer;

Aangezien met niet goed inziet waarom verweerster, die prospereerde met de titel: “De specialist” waarmee eiseres perfect kon leven (en heden ten dage zou kunnen leven, althans zo hebben Wij onthouden uit de pleidooien van de raadslieden), zonder waarneembare noodzaak aan haar titel is beginnen prutsen;

(…)

Stellen vast dat door het gebruik van de titel: “De (specialist) huisarts” en vervolgens “De huisarts – de specialist” voor haar eerste tijdschrift en van de titel: “De specialist – huisarts” voor haar tweede driemaandelijkse gratis tijdschrift, verweerster zich heeft schuldig gemaakt aan alle overtredingen, aangehaald door verweerster, juncto aan overtreding van artikel 93 van de WHCP, met dien verstande evenwel dat eiseres slechts aan bod komt dan met betrekking van haar merk: “De huisarts” en niet van de anderen; - dat eiseres zich onterecht beroept op artikel 2.20.1.a van het BVIE; (…)”

Lees de uitspraak hier.