Alle rechtspraak  

IEF 5827

Go Diego Go

gdg.gifRechtbank ’s-Gravenhage 10 maart, KG ZA 08-28, Viacom International Inc. tegen H+L Creations B.V. c.s.

Charactermerchandising Spongebob, Dora en Diego. MTV exploiteert televisiezender Nickelodeon, waarop voornamelijk tekenfilms uit worden gezonden, waaronder die met de zogenoemde "characters" Spongebob (Squarepants), Dora (The explorer) en (Go) Diego (Go). MTV is rechthebbende op Gemeenschaps- en Beneluxmerken die betrekking hebben op genoemde characters Spongebob, Dora en Diego (namen en logo's). MTV en H + L zijn niet-exclusieve merchandiseovereenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan met betrekking tot de characters, in twee overeenkomsten en een deal memo.

MTV stelt zich op het standpunt dat de merchandiseovereenkomsten met betrekking tot Spongebob en Dora zijn verstreken en de "gedoogverhouding" op basis van de deal memo met betrekking tot Diego is geëindigd. Vadobag beschouwt de verhoudingen eenzijdig als met een jaar verlengd en gaat door c.q. dreigt door te gaan met het (doen) produceren en aanbieden van merchandisingproducten voorzien van genoemde drie characters. 

MTV vordert in conventie een aantal merkenrechtelijke en auteursrechtelijke inbreukverboden met nevenvorderingen op straffe van dwangsommen. Vadobag stelt in reconventie dat sprake is van wanprestatie zijdens MTV, op grond waarvan zij schade lijdt. Deze schade wenst zij vergoed te zien in andere vorm dan geld en wel in de vorm van verlenging van een jaar van de drie ten processe centraal staande licentieverhoudingen. Vadobag vordert in reconventie een bevel om deze drie overeenkomsten nog een jaar na expiratie te doen continueren.

De Voorzieningenrechter acht zichzelf bevoegd met betrekking tot de merk- en auteursrechtelijke vorderingen in conventie (r.o. 4.1) en de vordering in reconventie (r.o. 4.2).

MTV wordt als rechthebbende op de betreffende tekenfilmseries beschouwd op grond van artikel 45d Auteurswet (r.o. 4.3)

De stelling dat MTV geen merkenrechthebbende zou zijn met betrekking tot tassen en stationary, met name omdat geen Spongebobmerkinschrijvingen voorhanden zouden zijn voor waren in klasse 18 wordt verworpen (r.o. 4.4). “De Niceclassificatie vormt geen maatstaf voor de beoordeling of sprake is van (soort)gelijkheid van waren. Naar MTV voldoende aannemelijk heeft gemaakt, zijn de betreffende characters aan te merken als bekende merken (…) Bovendien zijn de tassen en stationary die Vadobag op de markt brengt naar voorlopig oordeel minstgenomen aan te merken als soortgelijke waren als waarvoor de verschillende depots van MTV – ook voor het Spongebob-character – zijn verricht (althans van de waren en diensten die in de weergave van de merken in paragraaf 2 tussen haakjes zijn vermeld) en is gelet op de identiciteit van de verschillende merken en door Vadobag gehanteerde tekens sprake van verwarringsgevaar (…)”.

“4.5. De door het recht van de staat New York beheerste merchandiseovereenkomsten – die niet voorzagen in een (stilzwijgende) mogelijkheid tot verlenging – zijn van rechtswege beëindigd. Volgens de door MTV overgelegde legal opinion van een Amerikaanse advocaat toegelaten tot de New Yorkse balie zijn deze overeenkomsten geëxpireerd en kunnen deze niet eenzijdig door Vadobag op grond van door Vadobag gestelde (maar door MTV gemotiveerd betwiste) wanprestatie onder deze overeenkomsten met een jaar worden verlengd. Inhoudelijk heeft Vadobag deze opinion op zichzelf niet bestreden en zij heeft daar geen betoog naar het recht van de staat New York tegenover gezet – en daar al helemaal geen legal opinion van een terzake kundige jurist aan ten grondslag gelegd. Na de contractueel voorziene uitverkoopperiode van 90 dagen (inmiddels in beide gevallen verstreken) bestaat er mitsdien met betrekking tot Spongebob en Dora geen licentieverhouding meer tussen partijen.”

Met betrekking tot de deal memo, die evenmin voorziet in een (stilzwijgende) verleningingsmogelijkheid, geldt eveneens dat een eenzijdige verlenging is in beginsel niet mogelijk naar Nederlands recht, behoudens bijzondere omstandigheden (r.o. 4.6).

“4.8. Vadobag beroept zich nog op de in art. 98 lid 1 GMVo genoemde "speciale redenen" (…) om geen inbreukverbod op te leggen in dit geval. Zij ziet als redenen daarvoor de in haar ogen structurele tegenwerking/wanprestatie onder de licentieverhoudingen, beweerdelijk nadat zij zou hebben geweigerd schriftelijk toe te zeggen aan MTV dat ze niet langer "passief" in Frankrijk zou verkopen (hetgeen door MTV wordt betwist en overigens door Vadobag onvoldoende steekhoudend is substantieerd).

4.9. Dat wordt verworpen, alleen al omdat bedoelde tegenwerking/wanprestatie in dit
kort geding niet voldoende aannemelijk is gemaakt om een zo vergaande uitzondering als
het achterwege laten van een merkinbreukverbod te rechtvaardigen.”

Over de vordering in reconventie oordeelt de Voorzieningenrechter dat mogelijk sprake is (geweest) van wanprestatie van MTV (naar New Yorks recht voor wat betreft de Spongebob en Dora-overeenkomsten, naar Nederlands recht voor wat betreft Diego), maar dit vergt onder meer een onderzoek naar de mededingingsrechtelijke merites van de zaak die de perken van een kort geding als het onderhavige (ver) te buiten gaat. Ook de gestelde "vertragingstactiek" van MTV, zoals Vadobag dat noemt, bij de vereiste goedkeuring van merchandiseartikelen, is naar voorlopig oordeel onvoldoende hard gemaakt (r.o. 4.10).

De vordering in reconventie leent zich (ook) niet voor toewijzing in kort geding, omdat Vadobag in feite een verkapte verklaring voor recht in kort geding vordert dat zij vanwege de door haar gestelde wanprestatie gerechtigd is aanspraak te maken op eenzijdige verlenging van een jaar van de betreffende overeenkomsten. Zij stelt dat zij door deze wanprestatie schade heeft geleden die (alleen) passend geredresseerd kan worden anders dan in de vorm van geld (r.o. 4.11). Dat gaat volgens de Voorzieningenrechter veel te ver, alleen al omdat dit vanwege de aangevoerde grondslag in feite een (integrale) schadevergoeding in kort geding behelst. Spoedeisend belang daarbij is onvoldoende steekhoudend gesteld en door MTV terecht betwist. Bovendien is op grond van hetgeen thans is aangevoerd niet uit te maken of een schadevergoeding anders dan in geld wel passend is. Materieel is dit een kwestie die in een bodemprocedure thuishoort. Daar behoort niet in kort geding dit door Vadobag beoogde voorschot op genomen te worden – te meer daar de bodemprocedure voor wat de merchandiseovereenkomsten met betrekking tot Spongebob en Dora betreft conform de door partijen gemaakte forumkeuze gevoerd dient te worden voor de gerechten van de staat New York (r.o. 4.12).

De merk- en auteursrechtinbreukverboden worden toegewezen. Nu op grond van de eigen stellingen van Vadobag aannemelijk is dat zij merchandisingproducten met de characters verhandelt elders in Europa, bestaat naast het in beginsel pan-Europese Gemeenschapsmerkinbreukverbod en Beneluxwijd Beneluxmerkinbreukverbod voldoende grond voor een grensoverschrijdend auteursrechtinbreukverbod (Lincoln/Interlas).
Voorshands is voldoende aannemelijk te achten dat MTV ook naar het recht van de andere landen van de Europese Unie als auteursrechtexploitatiegerechtigde kan worden beschouwd, gelet op artt. 2 sub d, 3 lid 2 sub c jo. 4 van Ri 2001/29/EG (Auteursrechtrichtlijn), waarvan de implementatietermijn verstreek op 22 december 2002. Dat verbod zal worden beperkt tot de landen van de Europese Unie, nu MTV geen verderstrekkend verbod heeft beoogd.

Lees het vonnis hier.

IEF 5824

Winstafdracht bij kwade trouw

Benelux Gerechtshof, 11 februari 2008, zaak A 2006/4, Ondeo Nalco tegen Michel Company.

Arrest over betekenis van begrip winstafdracht bij merkinbreuk te kwader trouw. Niet beperkt tot gevallen van piraterij. Kwade trouw bij merkinbreuk kan ontbreken vanwege jarenlange contractuele relatie, die niet rechtsgeldig is opgezegd of in geval van geschil over de vraag wie rechthebbende van het merkrecht was. Allerhande omstandigheden kunnen in de weg staan aan de toewijzing van winstafdracht.

Artikel 13A lid 5 BMW (oud) (artikel 2.21 lid 4 BVIE) maakt winstafdracht bij merkinbreuk mogelijk, maar volgens de tekst niet bij merkgebruik niet te kwader trouw.

Niet beperkt tot piraterij

Het Benelux Gerechtshof oordeelt dat artikel 13 A lid 5 BMW (oud) niet beperkt is tot gevallen van piraterij, waarbij het gaat om moedwillige namaak van merkartikelen: “Noch uit de bewoordingen van die artikelen noch uit de Memorie van Toelichting bij het Protocol kan evenwel blijken dat de toepassing van die artikelen daartoe is beperkt. In de Memorie van Toelichting bij het Protocol wordt met betrekking tot het vereiste dat de inbreuk 'te kwader trouw' is gemaakt, overwogen dat op deze wijze wordt voorkomen dat de bedoelde vorderingen ook worden ingezet in gevallen van 'niet-opzettelijke inbreuk' op het merk. Aldus wordt een onderscheid gemaakt tussen opzettelijke en niet-opzettelijke inbreuk. Daarmee wordt het toepassingsbereik van lid 5 van voornoemd artikel 13.A niet beperkt tot 'moedwillige namaak' van merkartikelen.” Er is volgens het Benelux Gerechtshof geen verschil tussen moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk (r.o. 13).

Aangenomen moet worden, aldus het Benelux Gerechtshof, dat van 'gebruik te kwader trouw' als bedoeld in artikel 13A lid 5 BMW (oud) slechts sprake is in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk (r.o. 14).

“Van opzettelijke of moedwillige inbreuk is sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan. Daarbij geldt dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkenregister. (…) Van bewustheid in vorenbedoelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit zal zich bijvoorbeeld kunnen voordoen indien het verweer gebaseerd is op a) de stelling dat geen sprake is van verwarringsgevaar b) de stelling dat zijn gebruik van het teken wordt gerechtvaardigd door een contractuele relatie met de merkhouder c) de stelling dat de merkinschrijving nietig of het merkrecht vervallen is” (r.o. 15).

Relevante beoordelingscriteria

In casu werken de beoordelingscriteria als volgt uit. De omstandigheid dat IWC de markt voor CORBLOK buiten de Verenigde Staten en Canada heeft gecreëerd neemt opzet op de merkinbreuk niet weg (r.o. 18).

De omstandigheid dat tussen partijen een jarenlange contractuele relatie heeft bestaan, krachtens welke tussen 1978 en ten minste 1997, het door IWC geproduceerde product door Michel in de Verenigde Staten en Canada werd gedistribueerd en door IWC, met toestemming van Michel, onder het merk CORBLOK buiten de Verenigde Staten en Canada, terwijl de afspraken niet (rechtsgeldig) zijn opgezegd althans niet onder aanbieding van een vergoeding, kan bijdragen aan het oordeel dat van gebruik te kwader trouw geen sprake is (r.o. 19).

Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat er een geschil was omtrent de vraag of IWC dan wel Michel een merkrecht hield, waarbij IWC reden had te menen dat zij een sterker recht had (r.o. 20).

Het Benelux gerechtshof merkt in zijn algemeenheid nog op dat alle omstandigheden van het geval aan toewijzing van de vordering tot winstafdracht in de weg kunnen staan (r.o. 21).

Lees het arrest hier (via IEPT, nog niet gepubliceerd op de website van het BenGH).

IEF 5814

Poison Pill

DME.bmpVzr. Rechtbank Haarlem, 6 maart 2008, LJN: BC6684. VNU Media tegen Eventex B.V.

Uitleg van een conceptovereenkomst. VNU als mede-eigenaar ingeschreven in het merkenregister.

VNU exploiteert Emerce, een platform voor digitale marketing, media en e-business en organiseert onder dezelfde noemer beurzen en evenementen. VNU heeft Eventex in de arm genomen om gezamenlijk een beurs voor online marketing te organiseren onder de naam Digital Marketing Event (DME). Eventex heeft de domeinnaam www.digitalmarketingevent.nl en het woordmerk en beeldmerk DME geregistreerd. Over de concept samenwerkingsovereenkomst is geen overeenstemming bereikt. Ondanks dat VNU Eventex heeft verzocht zich niet langer met VNU en/of Emerce te associëren, wordt op voornoemde website Eventex als initiator van DME 2008 gepresenteerd. VNU vordert in kort geding onder meer een verbod op het gebruik van concepten, merken, domeinnamen, websites en (andere) intellectuele eigendomsrechten samenhangende met DME, Eventex te veroordelen om per direct met VNU in onderhandeling te treden, en VNU als mede-eigenaar te laten inschrijven in het merkenregister.

Het door Eventex opgeworpen bevoegdheidsverweer wordt verworpen. De conceptovereenkomst is te beschouwen als een geschrift in de zin van 108 lid 3 Rv. Ook staat vast dat de opgenomen forumkeuze nimmer een punt van discussie is geweest.

Vervolgens betwist Eventex dat partijen in de onderhandelingen over de samenwerkingsovereenkomst op hoofdlijnen overeenstemming hebben bereikt. De rechtbank oordeelt dat in beide concepten van de samenwerkingsovereenkomst als uitgangspunt geldt dat na beëindiging van de samenwerking geen van partijen aanspraak heeft op de met DME verbonden rechten, waardoor partijen feitelijk tot elkaar zijn veroordeeld, want geen van partijen mag zonder toestemming van de ander alleen doorgaan. Op grond daarvan wordt geoordeeld dat partijen in ieder geval wilsovereenstemming hebben bereikt over de gezamenlijke organisatie en presentatie van DME en over de gezamenlijke registratie van de woord- en beeldmerken en de domeinnaam. De drie onderwerpen waarover partijen volgens Eventex geen volledige overeenstemming hebben bereikt zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet als essentialia te beschouwen. De handelswijze van Eventex is in strijd met de wilsovereenstemming. "Als dat betekent dat Eventex (op die voorwaarden, dus samen met VNU) de DME niet verder wil laten doorgaan, dan is dat de 'poison pill' die partijen overeengekomen zijn."

Het gevorderde verbod, de vordering tot dooronderhandelen en de vordering tot het inschrijven van VNU als mede-eigenaar worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

 

IEF 5813

Toegezegde kleur

pms109.gifVzr. Rechtbank Utrecht, 12 maart 2008, LJN: BC6518, Unilever Nederland Foods Factories B.V. tegen Inproba B.V.

Merkenrecht. Schikkingsonderhandelingen buiten rechte. Gevolgen te late nakoming van gedane toezegging tot wijziging verpakkingskleur. Termijnoverschrijding levert geen zodanig ernstige schending op dat vorderingen dienen te worden toegewezen.

Conimex (Unilever) en Inproba brengen oosterse voedingsproducten op de markt. De basiskleur van de diverse producten, die beide partijen ieder tenminste vijftig jaar al gebruiken, is geel. Zowel Conimex als Inproba hebben in die vijftig jaar niet consequent van één bepaalde kleur geel gebruik gemaakt. Inproba heeft in 2006/begin 2007 nieuwe verpakkingen geïntroduceerd voor Bami Goreng en Nasi Goreng, waarvan de kleur geel lijkt op die van de verpakkingskleur van Conimex; een kleur die Unilever in 2004 als merk heeft gedeponeerd. Partijen treden in onderhandeling om buiten rechte een regeling te treffen. Inproba heeft per brief van 27 maart 2007 aan Conimex toegezegd dat zij de kleur van haar verpakkingen zal aanpassen: “De nieuwe verpakking voor de Bami Goreng kan en zal + 8 maanden na heden volledig worden doorgevoerd en de nieuwe verpakking voor de Nasi Goreng + 12 maanden na heden.”

De voorzieningenrechter stelt vast dat Inproba de termijn van acht maanden voor de nieuwe verpakking Bami Goreng niet heeft gehaald. Inproba stelt dat de vertraging te wijten is aan onvoorziene omstandigheden. Ter zitting zegt Inproba uitdrukkelijk toe dat op 4 maart 2008 de nieuwe verpakkingen van zowel de Bami als de Nasi worden geïntroduceerd met een andere (lichtere) kleur geel (MPS 109).

“4.5. De aangevoerde onvoorziene omstandigheden, de door Inproba ter zitting uitdrukkelijk gedane toezegging waaruit volgt dat de nieuwe verpakking Bami Goreng weliswaar later, maar dat de nieuwe verpakking Nasi Goreng eerder dan toegezegd wordt doorgevoerd en het feit dat het doorvoeren van de nieuwe verpakking niet betekent dat Inproba de reeds aan haar afnemers geleverde bestaande verpakkingen terug dient te halen, leiden tot de conclusie dat de termijnoverschrijding van Inproba met betrekking tot de nieuwe verpakking Bami Goreng niet een zodanig ernstige schending van de door haar bij brief van 27 maart 2007 (punt 2.6.) gedane toezegging oplevert dat de vorderingen dienen te worden toegewezen.”

Lees het vonnis hier.

IEF 5809

Eerst even voor jezelf lezen

1- Vzr. Rechtbank Utrecht, 12 maart 2008, LJN: BC6518, Unilever Nederland Foods Factories B.V. tegen Inproba B.V.

Samenvatting rechtspraak.nl: “Tegen de achtergrond van dit kort geding speelt een merkenrechtelijk geschil over het gebruik van de kleur geel op de bestaande verpakkingen van Inproba voor haar oosterse producten. In onderhavig kort geding is de vraag aan de orde of Inproba haar buiten rechte gedane toezegging, inhoudende dat zij de kleur geel op de verpakkingen Bami Goreng en Nasi Goreng zal wijzigen, correct is nagekomen.”

Lees het vonnis hier.

2- Gerechtshof Amsterdam, 6 maart 2008, LJN: BC6546, V/Consyst Participaties B.V. c.s. tegen  Liberty Global Europe N.V.

Samenvatting rechtspraak.nl: “Bekrachtiging vonnis rechtbank. Vervallenverklaring merk UPC van appellante wegens niet (normaal) gebruik sedert 1999. Geen geldige reden. Geen soortgelijke waren of diensten. Depots van geïntimeerde niet te kwader trouw. Appeldagvaarding uitgebracht voor implementatiedatum Handhavingsrichtlijn.”

Lees het arrest hier

3- Vzr. Rechtbank Haarlem, 6 maart 2008, LJN: BC6684, Vnu Media B.V. tegen Eventex B.V.

 “De voorzieningenrechter verbiedt Eventex zonder toestemming van VNU gebruik te maken van de concepten, merken, domeinnamen, website en (andere) intellectuele eigendomsrechten samenhangende met Digital Marketing Event, of zich op enigerlei (andere) wijze te presenteren als solo-organisator van dit evenemen.”

Lees het vonnis hier.

4- Vzr. Rechtbank Dordrecht, 21 februari 2008, LJN: BC4978, Top Finish B.V. c.s. tegen  [C] Beheer B.V. c.s.

Top Finish en (C) richten Top Finisch International op. Het komt de voorzieningenrechter het meest waarschijnlijk voor dat in een eventuele bodemprocedure tot vaststelling van de verdeling van de gemeenschap de handelsnaam Top Finish International (B.V. i.o.) zal worden toebedeeld aan Top Finish.

Lees het vonnis hier.

IEF 5808

Dode taal niet beschrijvend voor dode vis

grm.gifGvEA, 12 maart 2008, zaak T-341/06, Compagnie générale de diététique tegen OHIM (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Weigering inschrijving als Gemeenschapswoordmerk van het teken GARUM voor klassen 5 en 29 (vis, visconserven). Garum, een Romeinse vissaus ('de ketchup van het Romeinse rijk')  is volgens het Gerecht niet  beschrijvend voor visproducten.

“39. Premièrement, ainsi que le reconnaît l’OHMI lui-même, il convient de considérer que le consommateur moyen ne comprend pas le latin et est d’autant moins familiarisé avec des termes latins très spécialisés, tels que « garum », dont l’usage est révolu. D’ailleurs, à cet égard, ainsi que le fait valoir la requérante, l’absence de mention du terme « garum » dans les dictionnaires de langues contemporains, y compris dans ceux comprenant les termes d’origine latine, constitue un indice important qui tend à démontrer l’absence de connaissance de ce terme par le consommateur moyen.

40. Deuxièmement, l’explication du condiment garum utilisé du temps des Romains dans le Larousse gastronomique s’adresse en premier lieu à un public spécialisé et professionnel et n’est dès lors pas susceptible de démontrer l’absence de caractère distinctif de la marque demandée du point de vue du consommateur moyen.

41. Troisièmement, il n’est même pas avéré que les restaurateurs sont effectivement familiarisés avec le terme « garum ». Ni la chambre de recours ni l’OHMI en cours d’instance n’ont avancé des éléments concrets permettant d’établir que ce terme est connu et employé dans le secteur européen de la gastronomie dans sa signification d’origine. (…)

44. Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il n’est pas établi que le public pertinent, même compris dans un sens large, associe au terme « garum » un produit particulier ou des caractéristiques de produits concrètes. En outre, en l’absence de connotation inhérente au terme « garum », il n’est pas non plus démontré que le public pertinent ne sera pas en mesure de distinguer les produits à base de poisson ou les conserves de poisson portant la marque GARUM d’autres produits. Dès lors, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas établi dans la décision attaquée que la marque demandée ne revêtait pas un caractère distinctif suffisant pour être enregistrée.

45. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, de sorte que la décision attaquée doit être annulée.”

Lees het arrest hier.

IEF 5807

Notoriedad en España

cda.gifGvEA, 12 maart 2008, zaak T-332/04, Sebirán tegen OHIM / El Coto de Rioja (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Oppositie op grond van Spaanse nationale merken, internationale registraties en  Gemeenschapswoordmerken "COTO DE IMAZ" en "EL COTO" (o.a. 32 en 33, kort gezegd wijn) tegen aanvraag beeldmerk "COTO D'ARCIS”

Oppositie toegewezen voor klassen 32 en 33 . De oudere merken hebben in Spanje een sterk onderscheidend vermogen en de verschillen tussen de merken doen daar niet aan af. Courante termen als ‘coto’ kunnen heel goed onderscheidend zijn.

“50- D’ailleurs, la chambre de recours a pris en compte la connaissance sur le marché de la marque antérieure EL COTO et elle a fait une correcte application de la jurisprudence rappelée au point 47 ci-dessus en constatant le caractère distinctif élevé de la marque antérieure EL COTO en raison de sa connaissance sur le marché espagnol, au vu des éléments suivants : le certificat délivré par le secrétaire général du Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada « Rioja » (Conseil régulateur de l’appellation d’origine contrôlée « rioja »), attestant que l’intervenante commercialise ses vins notamment sous les marques EL COTO et COTO DE IMAZ depuis 1977 et que ces marques « jouissent d’une notoriété significative » en Espagne ; plusieurs décisions de l’OEPM reconnaissant que la marque EL COTO de l’intervenante « jouit de notoriété en Espagne » ; le document relatif à l’évolution des ventes de l’intervenante, précisant que 339 852, 379 847, 435 857 et 464 080 caisses de douze bouteilles de vins avaient été vendues sous la marque EL COTO respectivement en 1995, en 1996, en 1997 et en 1998.

51- Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que le terme « coto » est courant en espagnol. En effet, le fait qu’un terme soit courant dans une langue de la Communauté n’implique pas, en principe, qu’il soit dépourvu de caractère distinctif lorsqu’il ne désigne pas les produits ou une des caractéristiques des produits pour lesquels il est enregistré. Or, en l’espèce, comme le souligne à juste titre l’OHMI, aucune des significations du terme « coto » en espagnol ne sert à désigner les produits en cause ou leurs caractéristiques.

52- Par ailleurs, la requérante n’a fourni au Tribunal aucune preuve du fait que le terme « coto » serait communément utilisé dans le secteur vitivinicole espagnol ni du fait qu’il aurait perdu sa capacité de distinguer les produits de l’intervenante. En particulier, la requérante s’est limitée à invoquer l’existence d’autres marques contenant le terme « coto » enregistrées en Espagne pour des produits relevant de la classe 33, mais elle n’a avancé aucun élément prouvant que celles-ci aient été utilisées sur le marché espagnol. En tout état de cause, la connaissance dont la marque antérieure jouit en Espagne indique qu’elle n’a pas perdu son caractère distinctif.

53- Par conséquent, compte tenu, d’une part, de l’identité des produits en cause, non contestée par les parties, et de la similitude des marques en conflit et, d’autre part, du caractère distinctif accru que la marque antérieure possède du fait de sa connaissance sur le marché espagnol, il convient de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion. ”

Lees het arrest hier.

IEF 5806

Un slogan classique

deol.gifGvEA, 12 maart 2008, zaak T-128/07, Suez tegen OHIM (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Weigering tot inschrijving van de slogan “Delivering the essentials of life” als Gemeenschapswoordmerk. De aanvrager (“The Suez Group aims to answer essential needs in electricity, natural gas, energy services, water and waste management”) stelt dat, anders dan de kamer van beroep van het OHIM in de bestreden beslissing heeft vastgesteld, het teken, geen louter lovende connotatie heeft en geen kenmerk of eigenschap beschrijft van de waren of diensten die het beoogt aan te duiden.

Het Gerecht verwerp het beroep. Het betreft niet meer dan een klassiek slogan die geen bestanddelen bevat die het relevante publiek in staat zouden kunnen stellen om de woordcombinatie gemakkelijk en onmiddellijk te memoriseren als voor de aangeduide diensten onderscheidend merk, buiten de duidelijke verkoopbevorderende betekenis ervan.

"27-  Il s’ensuit que, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un public anglophone comprendra le signe demandé comme faisant allusion, de manière laudative et promotionnelle, à la fourniture de produits et de services qui sont essentiels à la vie de leurs consommateurs. Or, une telle signification abstraite ne donne pas d’emblée au public concerné une indication de l’origine commerciale ou de la destination de ces produits et services, ce qui suffit pour constater l’absence de caractère distinctif du signe demandé (voir point 20 ci-dessus). Dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication sur la provenance et/ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il s’ensuit également qu’il est peu probable, en l’espèce, que le public concerné s’attarde à rechercher les différentes fonctions éventuelles du slogan promotionnel abstrait en cause et à le mémoriser en tant que marque (voir, en ce sens, arrêt REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, précité, point 29).

28- En particulier, contrairement à ce que prétend la requérante, ce slogan ne provoque pas un effet de surprise et les éléments de fantaisie et d’imagination qu’elle y perçoit ne sont pas d’une nature permettant d’identifier cette suite de mots comme une marque. En effet, afin de permettre l’identification de l’origine commerciale des produits et des services offerts, ce genre de slogan est utilisé, le plus souvent, en association avec une marque. En revanche, dans l’hypothèse où le signe en cause serait utilisé seul, sans autre signe ou marque, le public concerné ne pourrait, sans en avoir été averti préalablement, le percevoir autrement que dans son sens promotionnel (voir, en ce sens, arrêts REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, précité, point 28, et LIVE RICHLY, précité, point 85). Or, en l’espèce, il n’existe aucun indice d’un tel avertissement.

29- Ainsi, en raison de l’absence d’une référence à l’origine commerciale des produits et des services visés, du contenu laudatif et imprécis du signe demandé et de l’absence d’un avertissement préalable du public concerné, il y a lieu de considérer que ce dernier comprendra ledit signe, de prime abord, comme un slogan promotionnel et ne cherchera pas à le reconnaître comme une marque indiquant l’origine commerciale des produits et des services visés.

30- Par conséquent, eu égard à ce qui précède, il convient de constater que le signe demandé n’a pas de caractère distinctif."

Lees het arrest hier.

IEF 5805

Onjuiste rechtsopvattingen

odnb.JPGHvJ EG, 13 maart 2008, zaak C-488/06 P, conclusie A-G Sharpston, L & D tegen OHIM / Sämann.

Oppositie op grond van diverse boompjes-beeldmerken. tegen  het beeldteken met het woordmerk "aire limpio" (bovenste boompje). Onderscheidend vermogen van de vorm van een boom, verkregen door het gebruik als onderdeel van een ander merk.

Voor de uitspraak van het Gerecht wordt verwezen naar IEF 2581. A-G Sharpston concludeert dat er nogal wat schort aan de rechtsopvattingen van het Gerecht. Waar het kort gezegd op neer komt is dat het Gerecht de fouten van de Kamer van Beroep van het OHIM had moeten corrigeren en niet had moeten proberen om ze door krompraten recht te breien. Haar ergernis blijkt bijvoorbeeld uit de volgende overwegingen:

“110 Ik meen dan ook dat de kamer van beroep de precieze redenering die haar tot de conclusie bracht dat het silhouet-merk een bijzonder onderscheidend vermogen had wegens de omzet, het reclamebudget en de duur van de inschrijving van een of meer andere merken, niet volledig en duidelijk heeft uiteengezet en dat het Gerecht dat verzuim heeft gecompenseerd door bepaalde veronderstellingen over de gedachtenketen te formuleren op gronden die onduidelijk zijn.

“111. (…)  de gevolgde benadering – in wezen het onderscheidend vermogen van het ene merk ook toekennen aan een ander merk – is ongebruikelijk en lijkt op het eerste gezicht onnodig. Gesteld dat het silhouet-merk inderdaad zodanig overeenstemt met het merk of de merken waarvan het onderscheidend vermogen was aangetoond, dat dit onderscheidend vermogen aan het silhouet-merk kan worden toegeschreven, dan had dit laatste rechtstreeks kunnen worden vergeleken met het merk Aire Limpio voor de beoordeling van het verwarringsgevaar.”

De slotconclusie van de A-G luidt dan ook dat zowel het bestreden arrest als de beslissing van de kamer van beroep moet worden vernietigd:

“121. Ik kom tot de conclusie dat het bestreden arrest op vier punten blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting.

In de eerste plaats heeft het Gerecht in punt 85 ten onrechte geoordeeld dat de kamer van beroep op basis van enkel de verkoop- en reclamecijfers en de datum van eerste inschrijving in Italië kon beslissen dat het oudere merk een bijzonder onderscheidend vermogen had verkregen.

In de tweede plaats heeft het Gerecht zich opnieuw vergist in punt 105 door het argument, dat de vorm van het oudere merk noodzakelijk was om een technische uitkomst te verkrijgen, zonder inhoudelijk onderzoek van de hand te wijzen.

In de derde plaats maakte het Gerecht een fout in punt 117  [dat „de bestreden beslissing de redenering van de kamer van beroep duidelijk en ondubbelzinnig [doet] uitkomen” – IEF]  bij zijn beoordeling van de redenering van de kamer van beroep.

In de vierde plaats geeft het Gerecht op verschillende plaatsen blijk van een onjuiste rechtsopvatting door aan te nemen dat de kamer van beroep haar beoordeling had gebaseerd op bewijsmateriaal met betrekking tot het merk ARBRE MAGIQUE, terwijl dat niet in de beslissing was aangegeven.

122. Gelet op het bovenstaande en op het feit dat er geen bij het Gerecht opgeworpen rechtsvragen zijn die nog behandeling behoeven, ben ik van mening dat zowel het bestreden arrest als de beslissing van de kamer van beroep moet worden vernietigd en dat de zaak moet worden verwezen naar het BHIM.”

Lees de conclusie hier.  

IEF 5803

Van imitatie van die aanduiding of van suggestief gebruik

schneider.gifHvJ EG, 13 maart 2008, zaak C-285/06, prejudiciële vragen in de Duitse procedure Heinrich Stefan Schneider tegen Land Rheinland-Pfalz.

Vragen over het gebruik van de aanduidingen „Réserve”, „Grande Réserve”, „Reserve” en „Privat-Reserve” bij het in de handel brengen van wijn. Omschrijving, aanduiding, aanbiedingsvorm en bescherming van bepaalde wijnbouwproducten. Bescherming van traditionele aanduidingen.Vertaling in andere taal. Gebruik voor wijnen afkomstig uit andere producerende lidstaat.

Bij een controle is komen vast te staan dat Schneider acht soorten wijn produceerde waarvan de etiketten de naam van zijn wijngoed vermeldden alsook de aanduidingen „Grande Réserve” voor twee wijnen in de hoogste prijsklasse, „Réserve” voor vier wijnen in de middenprijsklasse en „Terroir” of „Terroir Palatinat” voor twee wijnen in de laagste prijsklasse. Bij beschikking heeft de Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier Schneider verboden de betrokken wijn in de handel te brengen met de Franse aanduidingen „réserve” en „grande réserve”.  Het bezwaar van Schneider, waarin deze zich bereid verklaarde om in plaats van voornoemde aanduidingen, de Duitse aanduidingen „Reserve” of „Privat-Reserve” te gebruiken, is eveneens verworpen. 

Het Hof van Justitie (Vierde kamer) verklaart voor recht:

“1- Artikel 47, lid 2, sub c, van verordening (EG) nr. 1493/1999, houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (…) moet aldus worden uitgelegd dat het gebruik van een aanduiding betreffende een productie-, bereidings-, rijpingsmethode of de kwaliteit van een wijn uit hoofde van die bepalingen slechts kan worden toegestaan indien deze aanduiding bij de personen waarvoor zij bestemd is, geen aanleiding kan geven tot verwarring tussen deze aanduiding en de aanvullende traditionele aanduidingen als bedoeld in genoemde bijlage (…) Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of de in het hoofdgeding aan  de orde zijnde aanduidingen aanleiding tot verwarring kunnen geven.

2- Artikel 24, lid 2, sub a, van verordening nr. 753/2002 (…) moet aldus worden uitgelegd dat ingeval een traditionele aanduiding is vertaald in een andere taal dan die waarin die aanduiding in bijlage III bij deze verordening is vermeld, van imitatie van die aanduiding of van suggestief gebruik in de zin van die bepaling sprake kan zijn, wanneer deze vertaling aanleiding kan geven tot verwarring of tot misleiding van de personen voor wie zij bestemd is. Het staat aan de verwijzende rechter om te onderzoeken of dit het geval is in het bij hem aanhangige geding.

3- Artikel 24, lid 2, van verordening nr. 753/2002 (…) moet aldus worden uitgelegd dat een in bijlage III van die verordening opgenomen traditionele aanduiding bescherming geniet zowel voor wijnen van dezelfde wijnsoort of dezelfde wijnsoorten die afkomstig zijn uit dezelfde producerende lidstaat als die van die traditionele aanduiding, als voor wijnen van dezelfde wijnsoort of dezelfde wijnsoorten die afkomstig zijn uit de overige producerende lidstaten.

Lees het arrest hier.