Alle rechtspraak  

Van inbreuk op de Beneluxmerken van eiser door Kchicheb is geen sprake, omdat deze zijn niet zijn gebruikt en op die grond vervallen worden verklaard. Op basis van het Gemeenschapsmerk van eiser kan de rechtbank ook niet tot het oordeel komen dat sprake is van inbreuk, omdat Kchicheb een terecht beroep doet op rechtsverwerking.

Enkel stilzitten van de rechthebbende is volgens vaste rechtspraak onvoldoende voor het aannemen van rechtsverwerking, maar anders dan Harry's Bar stelt, is van enkel stilzitten i.c. ook geen sprake.

De rechtsvoorganger van Kchicheb is in 1986 tot drie keer door Harry's Bar verzocht contact op te nemen met Harry's Bar om te trachten een minnelijke regeling te treffen. Nadat door de rechtsvoorganger van Kchicheb daarop niet was gereageerd, is het vervolgens van de kant van Harry's Bar tot aan de aanzet tot de onderhavige procedure in 2004 meer dan zeventien en een half jaar stil geweest. Daardoor kon, vanwege het geen gevolg geven aan aangezegde rechtsmaatregelen en gegeven de omstandigheid dat in de hele wereld zeer vele Harry's Bars bestaan die niets hebben uit te staan met de Parijse Harry's Bar, bij de rechtsvoorganger van Kchicheb en bij hemzelf het gerechtvaardigd vertrouwen postvatten dat Harry's Bar haar pretenties jegens Kchicheb had laten varen. Voldoende geoordeeld om terzake rechtsverwerking aan te nemen.
 
Wel moet het latere Benelux woord/beeldmerk van Kchicheb, gegeven de geldigheid van het Gemeenschapsmerk van eiser, als overeenstemmend jonger merk wijken.

De handelsnaam van de Amsterdamse Harry’s Bar van Kchicheb blijft wel in stand. Ook hier is weer sprake van rechtsverwerking  en bovendien is er geen sprake van verwarring. Er is een (wereldwijde) verscheidenheid aan ongelieerde Harry’s Horecagelegenheden en het is ‘ook in de verste verten niet aannemelijk geworden’ dat tegen inbreuk door derden op enige relevante schaal werd en wordt opgetreden door Harry's Bar, terwijl ter zitting duidelijk is geworden dat eigenlijk alleen het depot van het Beneluxmerk door Kchicheb steen des aanstoots is geweest, aldus desgevraagd Harry's Bar, die zou overwegen een franchisevestiging in Brussel te vestigen. Het in aanmerking te nemen publiek zal de bar van Kchicheb naar het oordeel van de rechtbank niet verwarren met die van Harry's Bar, direct noch indirect.

-Uit het vorenoverwogene volgt dat Harry's Bar in de Benelux jegens Kchicheb alleen rechten kan ontlenen aan haar geldig geoordeelde Gemeenschapsmerk HARRY'S, op grond van welk in rangorde aan het Benelux woord/beeldmerk HARRY'S BAR van Kchicheb voorafgaande merkrecht Harry's Bar die latere Beneluxinschrijving niet behoeft te dulden, zodat de door Harry's Bar gevorderde doorhaling daarvan kan worden toegewezen als in het dictum verwoord.

-De overige in deze procedure centraal staande merkrechten van Harry's Bar met inschrijving in de Benelux heeft zij niet normaal gebruikt als merk, zodat de door Kchicheb gevorderde doorhaling daarvan kan worden uitgesproken als in het dictum verwoord. Gelet op art. 14 sub D BMW zal ambtshalve de doorhaling daarvan worden uitgesproken.

-Harry's Bars vorderingen tot verbod van merkinbreuk gebaseerd op haar Gemeenschapsmerk stranden op rechtsverwerking – en zouden overigens zijn gestuit op art. 107 lid 3 Vo. 40/94.

-Ook de handelsnaamrechtelijke grondslag van Harry's Bar strandt op rechtsverwerking – en wordt tevens al niet genoegzaam geoordeeld om Kchicheb te verbieden zijn handelsnaam te hanteren, vanwege gebrek aan vereiste verwarring.

-Aan Kchicheb komen geen geldige merkrechten toe en hij kan zich niet met een beroep op zijn handelsnaamrecht verzetten tegen gebruik door Harry's Bar (die als voor-voorgebruiker van het teken/de tekens Harry's ((New York) Bar) moet worden aangemerkt) van meerbedoeld Gemeenschapsmerk, voor zover art. 107 lid 3 van Vo. 40/94 daar geen paal en perk aan stelt.

-In de omstandigheid dat beide partijen in conventie en in reconventie over en weer deels in het gelijk en ongelijk worden gesteld, vindt de rechtbank aanleiding de proceskosten te compenseren als in het dictum verwoord.

Lees het vonnis hier.

"Het onderhavige teken bestaat uit de Engelse woorden ‘easy’ en ‘lawyer’. Het woord ‘easy’ betekent gemakkelijk. Het woord ‘lawyer’ laat zich vertalen als advocaat. Naar door appellant niet is bestreden, gaat het om twee bij het in aanmerking komend publiek in de Benelux bekende woorden. ‘Lawyer’ kan de aanduiding zijn van een kenmerk van diensten die bestemd zijn voor advocaten of die betrekking hebben op (de diensten van) een advocaat.

Ook het voorvoegsel ‘easy’ kan een kenmerk van de betrokken diensten aanduiden. Naar blijkt uit producties van het Bureau en door appellant niet is bestreden, is ‘easy’ in de Benelux gebruikelijk in samenstellingen. Het bergt dan in zich dat iets gemakkelijk, betaalbaar, begrijpelijk, eenvoudig te hanteren of gebruiksvriendelijk is. Beide bestanddelen zijn daarmee beschrijvend voor de betrokken diensten. Ook het teken zélf, met de letterlijke betekenis: gebruiksvriendelijke advocaat, kan dienen als een aanduiding voor diensten met betrekking tot een advocaat met het kenmerk dat zij gemakkelijk of gebruiksvriendelijk zijn.

Het teken verschilt daarbij niet merkbaar van de loutere som van zijn bestanddelen. Er is geen sprake van een teken dat een indruk wekt die voor de betrokken diensten ver genoeg is verwijderd van de indruk die uitgaat van de simpele aaneenvoeging van bestanddelen. De bestanddelen vormen niet een voor de betrokken diensten ongebruikelijke combinatie. Het gebruik van Engelse termen is ook voor diensten met betrekking tot advocaten in zwang, zeker waar diensten worden aangeboden op het Internet. Van een taalkundige vondst, of een ongebruikelijke wending in taalkundige zin is geen sprake. Het teken combineert woorden op een daarvoor gebruikelijke wijze, zonder begripsmatig, visueel of auditief de som van de afzonderlijke bestanddelen te ontstijgen.

Het teken EASYLAWYER is daarmee uitsluitend beschrijvend voor de diensten waarvoor het teken volgens appellant is bestemd en waarvoor het ook is ingeschreven. Aan het beschrijvend karakter van het teken in voormelde zin doet voorts niet af, dat – naar althans appellant aanvoert - de betrokken diensten niet zelf juridisch van aard zijn en (de diensten van) advocaten doorgaans niet eenvoudig of gebruiksvriendelijk zijn.

Tevergeefs verzoekt appellant in dit beroep de in het depot genoemde diensten van klasse 42 (‘Juridische diensten en bemiddeling’) te wijzigen in ‘bemiddeling’. Het Benelux-Gerechtshof heeft beslist dat de rechter in een procedure als deze geen kennis kan nemen van aanspraken die buiten de bestreden beslissing van het Bureau vallen of die niet aan het Bureau zijn voorgelegd. Op die grond heeft het Benelux-Gerechtshof geoordeeld dat een bevel tot inschrijving van een depot voor bepaalde waren of diensten van een bepaalde in het depot genoemde klasse niet mogelijk is indien het Bureau bij zijn beslissing tot weigering alleen de volledige klasse in aanmerking heeft genomen (arrest van 15 december 2003, ‘LANGS VLAAMSE WEGEN’, BIE 2004, 33 en NJ 2004, 347, alsmede HR 17 maart 2006, ‘EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL’, LJN AV0657). D

Dit laatste is hier het geval. Het beroep van appellant op zijn brief van 17 februari 2005 faalt. Hij bepleit in die brief de inschrijving van het teken voor álle in het depot genoemde diensten, zonder daarin enige wijziging of beperking voor te stellen.

Het verzoek tot wijziging van het depot stuit af op een in de Benelux geldende beperking van de rechterlijke toetsing van beslissingen van het Bureau. Het is het hof ambtshalve bekend dat het Hof van Beroep te Brussel vragen van uitleg heeft voorgelegd aan het Hof van Justitie EG. Deze stellen aan de orde, hoe de bedoelde beperking zich verhoudt tot de hiervoor genoemde Richtlijn 89/104/EG (arrest van 30 mei 2005, ‘THE KITCHEN COMPANY’, aanhangig bij het Hof van Justitie als zaak C-239/05).

De vraag rijst of in verband daarmee de beslissing in deze zaak moet worden aangehouden. Het hof ziet daarvoor geen aanleiding. De door appellant beoogde wijziging maakt het teken niet minder beschrijvend voor de diensten waarvoor het volgens appellant is bestemd en die het depot ook na wijziging nog zou omvatten. De beoordeling van het teken EASYLAWYER zou door die wijziging niet anders uitvallen.

Het hof volgt appellant niet in zijn betoog dat het Bureau hem (in de bezwaarfase) onvoldoende in de gelegenheid heeft gesteld om tot nadere aanduiding van de diensten te komen.

Appellant stelt nog dat het teken inmiddels een bijzondere, eigen betekenis heeft gekregen door het gebruik dat daarvan is gemaakt. De stelling mist doel, nu appellant niet stelt en overigens niet is gebleken, dat het gaat om een betekenis in het normale spraakgebruik van het in aanmerking komend publiek, die los staat van de bestanddelen en die niet zelf beschrijvend is voor de betrokken diensten. Voor zover appellant zich er op zou willen beroepen dat het teken door het gebruik daarvan als merk is ingeburgerd faalt zijn betoog bij gebreke van een voldoende onderbouwing.

Het kan appellant voorts niet baten dat, zoals hij aanvoert, er Benelux-merken met het bestanddeel easy zijn, waarbij hij het Bureau willekeur verwijt. Het hof merkt op dat het voor een groot deel merken kan betreffen die zijn gedeponeerd vóór 1996 en die bijgevolg geen inhoudelijke toetsing hebben ondergaan.

Daartegenover valt te wijzen op de weigering van de tekens EASYTAP (kenbaar uit de beschikking van dit hof van 13 april 2000, zaak R98/443) en EASYBANK (kenbaar uit Hof van Beroep te Brussel, 1 september 2003, zaak 2001/AR 2075).

Beslissend is echter dat de inschrijvingen van andere tekens, al dan niet op gerechtelijk bevel, niet afdoen aan het gebrek aan onderscheidend vermogen van het onderhavige teken. Het hof dient het onderscheidend vermogen van het teken EASYLAWYER op zijn eigen merites en op basis van de toepasselijke regels te beoordelen. Van belang is dat de aard van de inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6bis, eerste lid, BMW vermelde criteria meebrengt dat daarbij algemene rechtsbeginselen, zoals het verbod op willekeur, geen bepalende rol kunnen spelen (Benelux-Gerechtshof 29 november 2001, ‘POSTKANTOOR’, BIE 2002,14). Het verwijt van willekeur snijdt in zoverre geen hout.

Uit het voorgaande vloeit voort dat het teken louter beschrijvend is voor de betrokken diensten en – mitsdien - elk onderscheidend vermogen mist voor die diensten in de zin van artikel artikel 6bis, eerste lid, onder c en onder b BMW. De inschrijving van het teken zou voorts niet stroken met het algemeen belang, dat er mede in bestaat dat beschrijvende tekens voor alle marktdeelnemers vrij beschikbaar blijven om de kenmerken van hun waren en diensten aan te duiden."

De slotsom is dat het verzoek van [appellant] zal worden afgewezen.

Lees de beschikking hier. Depot woordmerk hier. Geregistreerd beeldmerk hier.

In de procedure hebben Josephine & Co zich onder meer beroepen op hun woordmerk en woord/beeldmerk "Josephine & Co" en op hun handelsnaamrechten. Aangezien de naam "Josephine" in de merken van Josephine & Co en de naam 'Josefien' (hoe ook gespeld) in het teken 'Josefien Amsterdam' als de meest onderscheidende en dominerende bestanddelen van de betreffende tekens moeten worden beschouwd, is volgens de Voorzieningenrechter sprake van een grote mate van overeenstemming, ongeacht het andere lettertype en het groene logo van Josefien Amsterdam. Ook oordeelt de Voorzieningenrechter dat sprake is van verwarringsgevaar, zodat aangenomen wordt dat sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 13A lid 1 sub b BMW. Daarnaast is sprake van een handelsnaaminbreuk, aangezien Josephine & Co genoegzaam hebben aangetoond dat Josefien Amsterdam ook geografisch gezien in hun vaarwater zit.

Het argument van Van Gelovene dat het merk Josephine & Co weinig onderscheidend vermogen heeft omdat er andere Benelux-merkinschrijvingen ook de term Josephine bevatten, wordt niet onderschreven omdat Josephine & co voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij ook tegen het gebruik van andere merken die het woord Josephine bevatten optreedt.

Lees het vonnis hier.

Het Gerecht concludeert:

39. Aangaande de visuele en fonetische vergelijking van de merken ORO en ORO SAIWA met het aangevraagde merk SELEZIONE ORO Barilla is het Gerecht van oordeel dat er aanzienlijke visuele en fonetische verschillen bestaan in de perceptie van de conflicterende merken door de consument, en dat het feit alleen dat de term „oro” in beide tekens voorkomt, niet volstaat om te kunnen spreken van overeenstemmende merken.

40. Wat het begripsmatige aspect betreft, speelt de betekenis van het gemeenschappelijke naamwoord „oro” een ondergeschikte, ja zelfs een onbeduidende, rol in de perceptie door de consument, die niet de gewoonte heeft, dit woord in verband te brengen met een welbepaalde fabrikant, zoals de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld. De geringe begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken kan dus niet opwegen tegen de visuele en fonetische verschillen.

41. Ten slotte heeft de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat het woord „oro” in het aangevraagde merk beschrijvend is ten opzichte van de term „selezione”, om de consument erop te wijzen dat het gaat om een Barilla-product van topkwaliteit. Doordat het woord „oro” onmiddellijk na het woord „selezione” staat, vervult het immers geen zelfstandige onderscheidende functie, maar moet het worden begrepen als een bijstelling bij de beschrijvende term „selezione”. In het aangevraagde merk ligt het onderscheidend vermogen van het teken dus bij de term „Barilla”.

42. Uit het voorgaande volgt dat, gelet op de door de conflicterende merken opgeroepen totaalindruk en rekening houdend met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van deze merken, de onderlinge overeenstemming niet volstaat om bij de consument verwarringsgevaar te doen ontstaan.

Lees het arrest hier.

Volgens het Gerecht zijn de eventuele schadelijke gevolgen van onjuist gebruik van een farmaceutisch product evenwel te wijten aan de mogelijke verwarring bij de consument met betrekking tot de identiteit of de kenmerken van de betrokken waar, en niet met betrekking tot de commerciële herkomst ervan die een rol speelt bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. (Interessante vraag: hoe onderscheiden we de identiteit van een product van de commerciële herkomst?).

In elk geval, voor zover overwegingen inzake de gevolgen van onjuist gebruik van een product relevant zijn voor de beoordeling van het verwarringsgevaar, dient te worden vastgesteld dat het OHIM met dergelijke overwegingen rekening heeft gehouden toen het de kenmerkende eigenschappen van de betrokken consumenten vaststelde. Zoals het OHIM terecht heeft verklaard, bestaat het relevante publiek in casu uit gemiddelde consumenten van twee types van waren. Met betrekking tot de farmaceutische producten zij vastgesteld dat de consumenten bij hun keuze worden bijgestaan door hooggekwalificeerde vakmensen.

Zonder overigens aan te geven waarom dit zo is, stelt het Gerecht vast dat met betrekking tot de fytotherapeutische producten de consumenten moeten worden geacht redelijk geïnformeerd, oplettend en omzichtig te zijn, en ook vertrouwd te zijn met het gebruik van producten waarvan het merk het voorvoegsel „echina-” bevat. Volgens het Gerecht mag aangenomen worden dat consumenten met belangstelling voor dit type van waren bijzondere aandacht besteden aan hun gezondheid, zodat zij minder snel de verschillende varianten van deze waren met elkaar zullen verwarren. Met andere woorden, het eventuele gevaar dat de onjuiste keuze, en vervolgens het onjuiste gebruik van een product bepaalde schadelijke gevolgen met zich mee brengen, wordt geneutraliseerd door de kennis en de oplettendheid die bij de betrokken gemiddelde consumenten in grote mate aanwezig is.

Lees het arrest hier