Alle rechtspraak  

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie BBIE serie april 2012.

Eerder in deze serie verschenen: BBIE serie in titel.

Voorzitter van de Rechtbank van koophandel te  Brussel 2 mei 2012, A/12/00567 (O2 Holdings Ltd tegen Algemeen Vlaams Belang VZW c.s.)

Uitspraak ingezonden door de heer Gerolf Annemans, Vlaams Belang. (persbericht) en Michaël De Vroey, Baker McKenzie Antwerpen. Met een analytische samenvatting van Bart Van den Brande & Willem De Vos, Sirius Legal.

Gemeenschapsmerkenrecht. Bescherming van Gemeenschapsmerk geldt ook in lidstaten waar de merkhouder niet actief is.

Vlaanderen werd afgelopen week even opgeschrikt door de melding dat Vlaams Belang kopstuk Gerolf Annemans door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel in Brussel een verbod opgelegd kreeg om zijn nieuwe boek "O2 - De Ordelijke Opdeling van België, zuurstof voor Vlaanderen" nog langer te verspreiden. Het Britse telecombedrijf O2 was immers van oordeel dat de letter/cijfercombinatie “O2” op de omslag toch wel erg leken op haar Gemeenschapsmerk en vorderde dus de staking van een veronderstelde merkinbreuk en van de daaruit voortvloeiende oneerlijke marktpraktijken.

De rechtbank kende de vordering op grond van het artikel 9 (1), (b) en (c) GMVo en artikel 95 WMPC toe en verbood het Vlaams Belang om enerzijds het boek nog langer aan te bieden, te verkopen of in voorraad te houden en anderzijds om er nog langer reclame voor te maken op haar website of op de T-shirts die de partij laten drukken had, dit alles op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag en per overtreding.

Bij het Vlaams Belang maakte men gewag van een politiek geïnspireerde beslissing, die erop gericht is de partij het zwijgen op te leggen. O2 is immers niet eens actief in België en een rechtbank die dan tóch een staking oplegt moet wel politieke bedoelingen hebben. Volgens haar is er immers geen sprake van een mogelijk gevaar voor verwarring of voor schade aan het merk O2, vermits O2 niet actief is op de Belgische markt.

Een en ander levert ons de interessante vraag op of een (gemeenschaps)merkhouder ook kan optreden voor de bescherming van zijn merk in lidstaten waar hij zelf helemaal niet actief is.

Een analyse van het merkenrecht maakt duidelijk dat de Voorzitter het wel degelijk bij het rechte eind heeft en dat uit de aard van het Gemeenschapsmerk inderdaad volgt dat een merk bescherming geniet over de gehele Europese Unie. Dit volgt immers uit het eerste artikel van de Richtlijn zelf, dat stelt dat een gemeenschapsmerk een communautair karakter heeft en eenzelfde uitwerking heeft in de ganse Unie. Het spreekt dus voor zich dat men geen rekening kan houden met de vraag of de merkhouder al dan niet actief is in een bepaalde lidstaat, zoals in casu België. Het is immers niet omdat een merkhouder in een bepaalde markt niet actief is, dat een gebruik door een derde in die markt geen schade kan toebrengen aan zijn merk.

De Voorzitter hanteert in dit concrete geval overigens een aardig – maar in het licht van bovenstaande overbodig – argument om tot zijn besluit te komen: het merk O2 is wereldwijd (en voornamelijk in Engeland) bekend en ook in België is het wel degelijk bekend, bij bijvoorbeeld voetballiefhebbers omdat O2 jarenlang hoofdsponsor was van de Londense voetbalclub Arsenal FC. Er bestaat bijgevolg wel degelijk gevaar voor verwarring.

Dit volstaat voor de Voorzitter om te oordelen dat Vlaams Belang een ongerechtvaardigd voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen van het O2 merk en dat de associatie met een politieke partij in België het niet in België actieve merk 02 wel degelijk kan schaden.

In het persbericht van 9 mei 2012 liet Vlaams Belang weten in beroep te zullen gaan tegen het vonnis indien O2 het vonnis zou laten betekenen. Echter het hoger beroep tegen een vonnis van de stakingsrechter werkt niet opschortend. Een interessante beslissing die een opvallend licht werpt op één dan de specifieke eigenheden van het Gemeenschapsmerk, met name het communautaire karakter ervan.

Van een mogelijk misbruik van het merkenrecht om een politieke afrekening te maken, vinden wij alvast geen spoor…

Bart Van den Brande en Willem De Vos
Advocaten bij Sirius Legal in Zaventem

Op andere blogs:
Merkwaardigheden (Zuurstof voor de hersenen (2))

HvJ EU 10 mei 2012, zaak C-368/10 (EC tegen Koninkrijk der Nederlanden)

Als randvermelding. Keurmerken. Aanbestedingsrecht. Een aanbestedende dienst moet niet naar bepaalde milieukeuren verwijzen, maar gedetailleerde specificaties gebruiken.

De provincie Noord-Holland heeft voor de gunning van een overheidsopdracht voor levering en beheer van koffieautomaten als voorwaarde opgegeven dat het de leveringen van sociaal- en milieuvriendelijke, biologische, fair trade producten betreft. Als eis werd hierin vermeld dat de koffie- en theeconsumpties het Max Havelaar en EKO-Keurmerk zouden dragen.

De Europese Commissie verwijt Nederland dat de vermelding van deze twee keurmerken indruist tegen de bepalingen van het Unierecht op het gebied van overheidsopdrachten.

Antwoord:

1) Doordat de Provincie Noord-Holland in het kader van de gunning van een overheidsopdracht voor de levering en het beheer van koffieautomaten, waarvan de aankondiging is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 16 augustus 2008:

– een met artikel 23, lid 6, van richtlijn 2004/18/EG (...) onverenigbare technische specificatie heeft vastgesteld door te eisen dat bepaalde te leveren producten van een bepaalde milieukeur waren voorzien in plaats van gedetailleerde specificaties te gebruiken;

– met artikel 53, lid 1, sub a, van deze richtlijn onverenigbare gunningscriteria heeft vastgesteld door te bepalen dat wanneer bepaalde te leveren producten van bepaalde keurmerken waren voorzien, daarvoor in het kader van de keuze van de economisch voordeligste aanbieding een bepaald aantal punten zou worden toegekend, zonder de uitgangspunten van die keurmerken te hebben opgesomd of te hebben bepaald dat het bewijs dat een product aan die criteria voldeed met elk passend middel kon worden geleverd;

heeft het Koninkrijk der Nederlanden niet voldaan aan de krachtens voormelde bepalingen op hem rustende verplichtingen.

Hof van Cassatie van België 8 maart 2012, nr. C.09.0634.N (BBIE tegen F.Vermeiren)

Met samenvatting van Willem De Vos, Sirius Legal.

Op 20 december 2007 deelt het BBIE aan Mevrouw Vermeiren mee dat haar vraag tot inschrijving van het merk ‘Bodystyling+’ wordt geweigerd. Zonder te reageren op deze beslissing, gaat Mevrouw Vermeire hiertegen in beroep. Het BBIE roept de niet-ontvankelijkheid in van het hoger beroep omwille van uitblijven van enige reactie van Mevrouw Vermeire. Het BBIE verliest in hoger beroep en tekent cassatieberoep aan. Het Hof van Cassatie stelt op zijn beurt enkele prejudiciële vragen omtrent artikel 2.11, lid 3, BVIE.

In navolging van het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 6 oktober 2011 (zie IEF 10311) waarbij zij antwoordt op de prejudiciële vragen van het Hof van Cassatie van België, oordeelt het Hof van Cassatie nu in haar arrest van 8 maart 2012 dat de appelrechters terecht van mening waren dat mevrouw Vermeiren niet diende te antwoorden op de voorlopige weigering van het BBIE om hoger beroep tegen die beslissing in te kunnen stellen bij het Hof van Beroep te Brussel. Het verzaken aan de mogelijkheid voorzien door artikel 2.11, lid 3, BVIE en artikel 1.15, lid 1, van het Uitvoeringsreglement om te reageren op een voorlopige weigering leidt geenszins tot de onontvankelijkheid van het hoger beroep tegen die beslissing.

2. Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn op 6 oktober 2011 uitgesproken arrest (zaak A/2010/8) voor recht verklaard dat artikel 2.11, lid 3, BVIE aldus moet worden uitgelegd dat de deposant het recht om beroep in te stellen tegen de beslissing tot weigering niet verbeurt doordat hij geen bezwaren formuleerde tegen het voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren.[...]

3. Het bestreden arrest oordeelt dat de redenen die het BBIE opgaf in de kennisgeving van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, geheel in het onzekere laten welke gegevens het ertoe hebben gebracht om te stellen dat het gedeponeerde teken beschrijvend is, geen onderscheidend vermogen heeft en de grafische weergave ervan aan die conclusie niets verandert, zodat de verweerster bij ontstentenis van redengeving niet in de mogelijkheid werd gesteld om inhoudelijke kritiek te leveren.

Het Hof van Cassatie verwerpt op die grond de exceptie van niet-ontvankelijkheid die de eiser tegen de vordering van de verweerster heeft opgeworpen, omdat zij geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid die artikel 2.11, lid 3, BVIE en artikel 1.15, lid 1, van het Uitvoeringsreglement biedt om te antwoorden op de voorlopige beslissing tot weigering.

4. Op grond van de in randnummer 2 in de plaats gestelde redenen is die beslissing naar recht verantwoord.

Gerecht EU 10 mei 2011, zaak T-325/10 (Amador López tegen OHIM)

Gemeenschapsmerkenrecht. Het woordmerk AUTOCOACHING wordt door de onderzoeker gedeeltelijk afgewezen vanwege het beschrijvende karakter voor de diensten (educatie, opleiding, personal training). De kamer van beroep verwerpt het beroep. Het aangevoerde middel: artikel 7(1)(b) wordt onjuist toegepast en uitgelegd. Het Gerecht EU stelt vast dat er geen fouten zijn gemaakt door het OHIM, de twee engelstalige woorden vormen niet een zodanig combinatie dat het meer betekend dat de som der delen en verwerpt het beroep.

36      En l’espèce, force est de constater que la simple combinaison des mots « auto » et « coaching », dont chacun est respectivement descriptif du contenu de la nature et de l’objet des produits et services visés, est elle-même également descriptive de la nature et de l’objet desdits produits et services.

37      En outre, il convient de constater qu’une telle combinaison de mots est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales anglaises et n’est pas inhabituelle dans la structure de cette langue, contrairement à ce que prétend le requérant.

38      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 26 de l’arrêt du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE) (T‑19/99, Rec. p. II‑1), le Tribunal a jugé que le fait d’accoler les termes « company » et « line », sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présentait aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de ceux d’autres entreprises et a ajouté que la circonstance que le signe COMPANYLINE n’était pas cité dans les dictionnaires en tant que tel – qu’il soit écrit en un seul mot ou non – ne modifiait en aucune manière cette appréciation (point confirmé par le point 23 de l’arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561).

39      Cette même constatation s’impose dans la présente affaire, en sorte que la circonstance, invoquée par le requérant, selon laquelle le signe AUTOCOACHING n’est pas cité dans les dictionnaires en tant que tel – qu’il soit écrit en un seul mot ou non – ne modifie nullement l’appréciation selon laquelle ce signe est descriptif des produits concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, ce d’autant plus que, selon la jurisprudence mentionnée au point 14 ci-dessus, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 9 mei 2012, KG ZA 12-340 (Van Dongen tegen Soonius c.s.)

Merkenrecht en handelsnaamrecht na faillissement. Soonius exploiteerden een transportbedrijf voor transport van groenten en fruit naar Scandinavië. Van Dongen nam, na het faillissement, het materieel en intellectuele eigendomsrechten over. Een van de zonen besluit het bedrijf van Van Dongen te verlaten en zet zijn werkzaamheden elders voort. Er is van uit te gaan dat Familie Soonius verplichtingen zoals omschreven in het relatiebeding, niet is nagekomen.

Soonius Logistics BV is haar statutaire naam gaan gebruiken als handelsnaam doordat zij onder die naam een onderneming is gaan voeren, terwijl hiervoor niet van enige activiteit sprake was. Zij doet dat onder meer door exploitatie van vrachtwagens of trailers waarop deze naam als handelsnaam wordt gevoerd, op een wijze als hieronder in beeld gebracht. De thans gevoerde ondernemingen zijn van gelijke aard en geografisch richten zij zich op dezelfde gebieden, waardoor voor het publiek verwarring te duchten is. Ingevolge artikel 5 handelsnaamwet is Soonius Logistics BV dit gebruik van een Soonius handelsnaam niet toe te staan.

Omdat Familie Soonius niet kan worden aangemerkt als degene die de onderneming onder de handelsnaam Soonius Logistics hebben gevoerd zal het verbod alleen worden toegewezen ten aanzien van Soonius Logistics BV. Het verbod tot verdere merkinbreuk zal worden toegewezen ten aanzien van zowel Soonius Logistics BV als Familie Soonius.

4.23. Van de handelsnaam Soonius Logistics is Logistics het deel wat beschrijft waar de te voeren onderneming zich op toelegt. Het onderscheidende deel is derhalve het woord Soonius. Op vergelijkbare wijze geldt voor de handelsnaam Soonius Transport van Van Dongen dat het woord Transport beschrijvend is en Soonius het onderscheidende deel. De door Soonius Logistics gevoerde handelsnaam wijkt derhalve in slechts geringe mate af van de handelsnaam die door Van Dongen al langer en rechtmatig wordt gevoerd. De thans gevoerde ondernemingen zijn van gelijke aard en geografisch richten zij zich op dezelfde gebieden, waardoor voor het publiek verwarring te duchten is. Ingevolge artikel 5 handelsnaamwet is Soonius Logistics BV dit gebruik van een Soonius handelsnaam niet toe te staan.

4.26. Het teken Soonius Logistics wordt door Soonius Logistics BV ter onderscheiding gebruikt op de trailers. Daarnaast is het teken gebruikt in de brief voor relaties in Scandinavië ter aanduiding van de nieuwe vervoersonderneming. Het onderscheidende deel van dit teken is gelijk aan het merk. Naar voorlopig oordeel is er dan ook sprake van gebruik van een overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke diensten. De verwarring is gegeven nu de nieuwe vervoersonderneming wordt gepresenteerd als een voortzetting van het gefailleerde Soonius. Dit gebruik maakt inbreuk op het merk SOONIUS van Van Dongen.

4.27. Het verbod tot verdere merkinbreuk zal worden toegewezen ten aanzien van zowel Soonius Logistics BV als Familie Soonius. Soonius Logistics gebruikt nog steeds het merk via de vermelding op de trailers. Familie Soonius heeft inbreuk makend gebruik gemaakt van het merk door actieve betrokkenheid bij de brief voor relaties in Scandinavië.

Relatiebeding
4.30. In reconventie vordert Familie Soonius primair de algehele schorsing van het relatiebeding dat met Familie Soonius is aangegaan, subsidiair de gedeeltelijke schorsing met bepaling van een schadevergoeding en meer subsidiair de afgifte van een lijst van relaties. Familie Soonius legt aan haar primaire en meer subsidiaire vordering ten grondslag artikel 7:653 BW alsmede artikel 19 lid 3 Grondwet.

4.31. Artikel 19 lid 3 Grondwet bepaalt dat het recht op vrije keuze van arbeid wordt erkend behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld. Een zodanige wettelijke beperking is opgenomen in artikel 7:653 BW. Op grond van die bepaling kan het recht op arbeid contractueel worden ingeperkt met een concurrentiebeding.

4.32. Wat daar ook van zij, het onderhavige relatiebeding is geen concurrentiebeding in de zin van artikel 7:653 BW dat de leden van Familie Soonius beperkt in hun mogelijkheden elders werkzaam te zijn. Het relatiebeding, vastgelegd in artikel 8 van de arbeidsovereenkomsten, bepaalt dat geen zakelijke contacten mogen worden aangegaan met relaties van de werkgever. Relaties in die zin zijn niet andere ondernemingen op gebied van transport of logistiek. Het staat Familie Soonius dan ook vrij een nieuwe werkgever te zoeken op dit terrein, hetgeen zij ook hebben gedaan en waaraan Van Dongen niets in de weg heeft gelegd.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 10 mei 2012, KG ZA 12-337 (Diadora Sport tegen Sport Illimitato Gruppo)
Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 8 juli 2010, KG ZA 10-401 (Sport Illimitato Gruppo tegen Diadora Sport)

Uitspraken ingezonden door Simon Dack en Frank Eijsvogels, Hoyng Monegier LLP.

Licentieovereenkomst. Beslag op merkenrechten. Executiekortgeding waarin SIG wordt verboden haar eerdere vonnis uit 2010 te executeren, omdat zij geen licentievergoedingen meer heeft betaald en de overeenkomst alsnog tussentijds werd opgezegd.

Diadora is houdster van internationaal beeldmerk en gemeenschapsmerk ook wel 'forked badge device' genoemd.

SIG had een exclusieve licentie voor het in Nederland distribueren van kleding en schoenen. In een eerder kort geding in 2010, voerde SIG succesvol aan dat de distributieovereenkomst het faillissement van oude Diadora had overleefd, en dat de nieuwe eigenaar van het merk, Diadora Sport, gebonden was aan de overeenkomst.

Achtergrond van het executiegeding was dat SIG stelde dat Diadora Sport zich niet aan het vonnis hield en dat er dwangsommen waren verbeurd. SIG heeft zelf de afname van goederen en betaling van licentievergoedingen aan Diadora Sport opgeschort. Diadora vordert in dit executiegeding aan dat de beslagen worden opgeheven en dat aan SIG verboden wordt om verdere executiemaatregelen te treffen op basis van het vonnis uit 2010. De voorzieningenrechter heft de beslagen op en overweegt dat SIG geen rechtmatig belang heeft bij (verdere) executie, nu de overeenkomst alsnog door Diadora Sport rechtsgeldig is beëindigd onder Italiaans recht per 30 maart 2011. Er wordt een verbod opgelegd voor de executie van het vonnis van 8 juli 2010.

4.12. Voorshands oordelend was SIG derhalve (onder meer) gehouden tot betaling van licentievergoedingen op grond van de Overeenkomst. Diadora Sport heeft SIG in overeenstemming met artikel 13.2 van de Overeenkomst middels de door beide partijen als notice of default beschouwde brief van 25 februari 2011 in de gelegenheid gesteld die betaling (alsnog) te verrichten en daarbij een fatale termijn genoemd, waarna zij de overeenkomst als beëindigd zou beschouwen. SIG heeft zich weliswaar op 23 maart 2011, derhalve voordat de fatale termijn afliep, beroepen op de exceptio inadimpleti contractus, maar dit beroep is voorshands door de Italiaanse kort geding rechter – en thans ook door deze voorzieningenrechter – van de hand gewezen. SIG is derhalve niet van haar betalingsverplichting bevrijd. SIG heeft ook niet, nadat zij kennis heeft genomen van het oordeel van de Italiaanse rechter, alsnog betaald. Naar oordeel van de voorzieningenrechter dient er onder die omstandigheden voorshands van worden uitgegaan dat de Overeenkomst met inachtneming van artikel 13.2 daarvan per 30 maart 2011 rechtsgeldig is beëindigd.

Opheffing executoriale beslagen
4.13. In het licht van hetgeen hiervoor is overwogen, dienen de beslagen te worden opgeheven. Naar voorlopig oordeel heeft Diadora Sport immers niet gehandeld in strijd met het vonnis en zijn derhalve geen dwangsommen verbeurd.

Verbod op (toekomstige) executie
4.15. Met de onder 4.13. beschreven stand van zaken zijn de vorderingen van Diadora Sport die zien op een verbod op executeren van het vonnis van 8 juli 2010 toewijsbaar. Nu de aan de veroordeling ten grondslag liggende verplichting is komen te vervallen – er dient immers voorshands vanuit gegaan te worden dat de overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd – heeft SIG immers geen in redelijkheid te respecteren belang bij gebruikmaking van haar bevoegdheid tot tenuitvoerlegging.

Dwangsom
4.16. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd. Een dwangsom ter hoogte van € 10.000,= per dag is naar voorlopig oordeel voldoende om de beoogde preventieve, afschrikkende werking te hebben.

HvJ EU 10 mei 2012, zaak C-100/11P (Rubenstein tegen L'Oreal)

Hogere voorziening na Gerecht EU T-345/08 en T-357/08. Het Hof bevestigt de nietigverklaring van de gemeenschapsmerken „BOTOLIST” en „BOTOCYL” op grond van het bestaan van de bekende merken „BOTOX”. Met het gebruik van de aan de orde zijnde merken zou ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit de reputatie van de merken BOTOX.

In zijn arrest van vandaag is het Hof van oordeel dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door vast te stellen dat de beslissing van het BHIM geldig was. Het Gerecht heeft het bestaan van de bekendheid van de oudere merken BOTOX bij het grote publiek en bij de gezondheidswerkers in het Verenigd Koninkrijk correct onderzocht op basis van de diverse door Allergan aangedragen bewijzen, waaronder persartikelen die in wetenschappelijke tijdschriften of in Engelse kranten zijn verschenen en de omstandigheid dat het woord „BOTOX” in Engelse woordenboeken is opgenomen. Bovendien kon het Gerecht op goede gronden vaststellen dat er een verband tussen de betrokken merken bestond en, na een globale beoordeling van de relevante bewijzen, dat met de litigieuze merken wordt beoogd voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken BOTOX. Bijgevolg wijst het Hof de hogere voorziening af en bevestigt het de nietigverklaring van de merken BOTOLYST en BOTOCYL.

Bewijsmiddelen 25 Wat ten eerste de bekendheid van de oudere merken betreft, heeft het Gerecht in de punten 46 tot en met 63 van het bestreden arrest de verschillende bewijsmiddelen onderzocht die Allergan ter onderbouwing van de vorderingen tot nietigverklaring en van de beroepen voor de kamer van beroep had overgelegd, te weten de hoeveelheden van de onder het merk BOTOX verhandelde producten die tijdens de jaren 1999 tot en met 2003 in veertien lidstaten waren verkocht, de reclame voor dit merk in Engelstalige artikelen in wetenschappelijke tijdschriften in 1999 en 2001, de aanzienlijke mediaverslaggeving – met name in de Engelse pers – over de onder dat merk verhandelde producten sinds 2001, de omstandigheid dat het woord „BOTOX” is opgenomen in diverse Engelstalige woordenboeken, die dit woord als merk erkennen, een beslissing van 26 april 2005 van het United Kingdom Intellectual Property Office over een vordering tot nietigverklaring van de inschrijving van het merk BOTOMASK in het Verenigd Koninkrijk voor cosmetische producten alsmede een verklaring van een bestuurder van Allergan en een in september en oktober 2004 in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerde marktstudie.

Verband tussen de oudere merken en de litigieuze merken 96 Voorts moet worden vastgesteld dat het Gerecht na een onderzoek van verschillende gegevens tot de conclusie kwam dat er een verband tussen de oudere merken en de litigieuze merken bestond. Zo heeft het in het bijzonder in de punten 70 tot en met 72 van het bestreden arrest vastgesteld dat de betrokken merken het prefix „boto” delen, dat niet als een afkorting van „botulisme-” of „botulinum” kan worden beschouwd, in de punten 73 en 74 van dat arrest dat het teken „BOTOX” onderscheidend vermogen heeft verkregen, in punt 76 van dat arrest dat de oudere merken een grote bekendheid genieten en in punt 78 van dat arrest dat de betrokken producten tot „verwante marktsectoren” behoren. Het Gerecht heeft ook gepreciseerd dat het relevante publiek dat verband zal leggen nog voordat het de litigieuze merken met „botulinum” in verband brengt. In punt 88 van het bestreden arrest heeft het Gerecht nog opgemerkt dat rekwirantes ter terechtzitting hadden erkend dat hun producten weliswaar geen botulinetoxine bevatten, maar dat zij toch voordeel beoogden te trekken uit het imago van dat product, dat in het merk BOTOX terug te vinden is.

Voordeel 97 De advocaat-generaal heeft dan ook in punt 36 van zijn conclusie opgemerkt dat het Gerecht na een globale beoordeling van de relevante gegevens van de zaak heeft vastgesteld, in punt 88 van het bestreden arrest, dat de litigieuze merken voordeel beoogden te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de oudere merken BOTOX. Bijgevolg is het argument van rekwirantes dat niet is bewezen dat de bedoeling bestaat om mee te liften, ongegrond.

98 Bovendien moet het argument van rekwirantes, dat ingeval de litigieuze merken mogelijkerwijs naar botulinetoxine verwezen, zij niet de bedoeling hadden om met het merk BOTOX te worden geassocieerd, worden afgewezen. Met dat argument wordt namelijk de beoordeling door het Gerecht dat het prefix „boto” niet beschrijvend is en niet als een verwijzing naar botulinetoxine kan worden beschouwd, waarop de vaststelling van het Gerecht in punt 88 van het bestreden arrest is gebaseerd, ter discussie gesteld. Het gaat om een feitelijke beoordeling, die overeenkomstig de in punt 84 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak niet vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening.

Indirecte reclame en zeer grote mediaverslaggeving 129 Wat het tweede onderdeel van het derde middel betreft, stellen rekwirantes enkel dat de kamer van beroep zich uitsluitend op de indirecte reclame en zeer grote mediaverslaggeving heeft gebaseerd om de bekendheid van het merk BOTOX aan te tonen. Er kan worden volstaan met de vaststelling dat de bekendheid van dit merk volgens de kamer van beroep vooral voortvloeit uit de indirecte reclame voor het product door de media. Met het gebruik van het woord „vooral” heeft de kamer van beroep de voorkeur gegeven aan het bewijsmiddel inzake de zeer grote mediacampagne begin de jaren 2000 om de bekendheid van het merk BOTOX aan te tonen, maar heeft het de overige door Allergan aangedragen bewijzen niet uitgesloten.

130 Daaruit volgt dat rekwirantes geen argumenten hebben aangevoerd die de vaststelling van het Gerecht dat de kamer van beroep de verklaring van de bestuurder van Allergan en de marktstudie als bewijs van de bekendheid van het merk BOTOX in aanmerking heeft genomen, ter discussie stellen. Integendeel, zoals uit de punten 44 en 45 van de bij het Gerecht ingediende verzoekschriften blijkt, hebben rekwirantes voor het Gerecht betoogd dat de kamer van beroep deze bewijzen ten onrechte in aanmerking had genomen.

Op andere blogs:
Nederlandsch Octrooibureau (BOTOX een bekend merk)

Rechtbank 's-Gravenhage 9 mei 2012, HA ZA 11-2599 (Gaastra c.s. tegen gedaagde X en Y)

Gaastra-jurisprudentie. Y exploiteerde van 1 juli tot 20 augustus een kledingwinkel waar de merken Gaastra en McGregor werden aangeboden. X is de leverancier waartegen Y aangifte van oplichting heeft gedaan bij de politie. De rechtbank stelt vast dat Y merkinbreuk heeft gepleegd. X verweert zich (niet succesvol) door te stellen dat hij slechts als (on)middelijk vertegenwoordiger of op basis van een volmacht heeft gehandeld voor Y. Tussen Y en leverancier P is X geen partij, hij heeft ook geen winst genoten. Ook X pleegt merkinbreuk.

X en Y zullen ieder opgave moeten doen, worden veroordeeld tot volledige schadevergoeding op te maken bij staat en worden in de proceskosten veroordeeld. X wordt veroordeeld volgens de Indicatietarieven voor €3.862 en Y voor €9.268.

Schadevergoeding 4.16. Gaastra c.s. vordert voorts een voorschot op schadevergoeding van € 1.500,-- van zowel [Y] als [X], althans een bedrag dat de rechtbank in goede justitie juist acht. Op de zitting heeft Gaastra c.s. haar vordering toegelicht en gesteld dat het feit dat het aantal inbreukmakende kleding tenminste 47 stuks betreft, waarvan er tenminste zeven stuks aan derden zijn verkocht, duidt op een grote partij, zeker nu er een tweede persoon in beeld is gekomen, te weten [X], van wie geenszins vast staat dat hij niet ook aan derden heeft geleverd. De enkele stelling dat van grootschalige handel sprake is, kan echter niet leiden tot de vaststelling dat de schade tenminste € 1.500,-- bedraagt. Bovendien is onaannemelijk dat de verkoop van zeven stuks inbreukmakende kledingstukken kan leiden tot een winstderving en/of reputatieschade ter hoogte van voornoemd bedrag. Ook de subsidiaire vordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding in goede justitie te bepalen, wordt afgewezen. Gaastra c.s. heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan in deze procedure vastgesteld kan worden dat Gaastra c.s. in ieder geval schade heeft geleden ter hoogte van een lager bedrag dan € 1.500,--.

Proceskosten 4.29. De gevorderde kosten kunnen uitsluitend worden toegewezen voor zover deze redelijk en evenredig zijn, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Deze zaak wordt door de rechtbank aangemerkt als een eenvoudige bodemzaak zonder repliek, dupliek en/of pleidooi, waarvoor in de indicatietarieven in IE-zaken een bedrag van maximaal € 8.000,-- (ten aanzien van de werkzaamheden van de advocaat) is opgenomen. De tarieven geven een indicatie van het maximale bedrag dat door de bank genomen als redelijk en evenredig kan worden aangemerkt. Anders dan [Y] en [X] stellen, is naar het oordeel van de rechtbank geen matiging van deze kosten tot een lager bedrag dan € 8.000,-- op grond van billijkheid geïndiceerd. De rechtbank volgt Gaastra c.s. voorts in haar stelling dat een overschrijding van dit maximum in dit geval redelijk is gelet op het feit dat in de door haar gevorderde kosten ook de kosten voor het conservatoire beslag onder [Y] zijn opgenomen. Gaastra c.s. heeft haar rechten in redelijkheid uitgeoefend inclusief het door haar gelegde conservatoire beslag en heeft belang bij de door haar ingestelde vorderingen. Daarbij neemt de rechtbank tevens in aanmerking dat sprake is van twee gedaagden die ieder afzonderlijk verweer hebben gevoerd. Voor de kostenveroordeling is voorts niet doorslaggevend het aantal door [Y] en [X] verkochte inbreukmakende kledingstukken, dat overigens thans nog niet vaststaat, noch dat [Y] serieuze schikkingsonderhandelingen heeft ondernomen. Gelet op het voorgaande zal De Bruine worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 9.268,-- aan Gaastra c.s. en [X] van € 3.862,--.

Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-101/11 (Mizuno/OHMI, inzake: Golfino (G))

Europees Gemeenschapsmerk. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het beeldmerk dat de letter "G" voorstelt (boven) de houder van het beeldmerk dat "G+" voorstelt (onder) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, de kamer van beroep wijst het beroep toe en de aanvraag af. Het middel: er is geen verwarringsgevaar. Het Gerecht EU komt tot de conclusie dat er geen fouten zijn gemaakt: Beide tekens zijn normale tekens en de combinatie brengt geen bijzonder onderscheidend vermogen met zich mee.

74      Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer indessen im Hinblick auf die oben ausgeführten Erwägungen zu den bildlichen, klanglichen und begrifflichen Merkmalen der älteren Marke keinen Fehler begangen, indem sie in Randnr. 29 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, dass die beiden Elemente dieser Marke übliche Schriftzeichen seien, dass ihre Kombination im Hinblick auf die erfassten Waren keinerlei Bedeutung habe und dass die Kennzeichnungskraft dieser Marke daher als normal einzustufen sei. Folglich ist das erste Argument als unbegründet zurückzuweisen.

75      Zum zweiten Argument der Klägerin genügt ein Hinweis auf die oben durchgeführte Prüfung der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Merkmale der angemeldeten Marke, aus der hervorgeht, dass die Beschwerdekammer zu Recht angenommen hat, dass der Buchstabe „G“ einen dominierenden Stellenwert sowohl in der angemeldeten als auch in der älteren Marke besitzt. Das zweite Argument ist daher als nicht stichhaltig zu verwerfen.