Merkenrecht  

Benelux Gerechtshof 6 oktober 2011, A 2010/7/8 (Intres Belgium N.V.  tegen Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom)

Met samenvatting van Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur.

Procesrecht, prejudiciële vragen uitleg artikel 2.12 BVIE. Territoriale bevoegdheid hof bij beroep tegen weigering op absolute gronden. Geen forum shopping. Onbevoegdheidverklaring is eindbeslissing.

In deze zaak vraag het Hof van Beroep te Brussel middels drie prejudiciële vragen uitleg over de in artikel 2.12 BVIE neergelegde regeling ten aanzien van de territoriale bevoegdheid van het hof, dat krachtens voormeld artikel kennis neemt van een beroep tegen de weigering van het BBIE van de inschrijving van een Benelux-merk. Meer specifiek is de vraag aan de orde of na overdracht van een merkaanvraag c.q. –inschrijving de rechtsverkrijgende, die in een ander Benelux-land is gevestigd dan de deposant, gebonden blijft aan het in het depotformulier vermelde adres van de deposant.

Feiten
Interes B.V. deponeert op 28 oktober 2008 het woordmerk Á LA CARTE voor de klassen 20, 24 en 35. Het depotformulier vermeldt twee adressen in Nederland: één voor de deposant (Intres B.V.) en één voor de gemachtigde (Novograaf Nederland B.V.). Op 30 oktober 2008 wordt het merk met toepassing van de spoedprocedure (2.8. BVIE) ingeschreven onder nummer 1169547.

Op 28 november 2008 stelt het BBIE de deposant in kennis dat de aanvraag voorlopig wordt geweigerd en de inschrijving wordt doorgehaald (2.8, lid 2 en 2.11 BVIE) wegens gebrek aan onderscheidend vermogen voor alle in het depot genoemde klassen. Tegen deze voorlopige weigering dient de (gemachtigde van de) deposant bij brief van 26 mei 2009 vergeefs bezwaar in. Het BBIE handhaaft het besluit tot doorhaling bij brief van 7 juli 2009.

Op 2 september 2009 draagt de deposant haar merkrechten over aan een dochteronderneming, Intres Belgium B.V. te Brussel, België. Deze rechtsverkrijger stelt op 7 september 2009 beroep in bij het Hof van Beroep te Brussel tegen de genoemde weigeringsbeslissing van het BBIE.

Het BBIE voert in de gerefereerde beroepsprocedure kort gezegd aan dat krachtens artikel 2.12 BVIE het Hof te Brussel geen rechtsmacht toekomt. Uitsluitend het Gerechtshof ‘s-Gravenhage komt territoriale bevoegdheid toe. Intres bestrijdt dit en voert daartoe onder meer aan dat de door het BVIE aangewezen hoven het nationale procesrecht dienen toe te passen. Naar Belgisch procesrecht worden de rechtsmacht en bevoegdheid bepaald op het ogenblik van de rechtsingang .

De prejudiciële vragen en beantwoording

Het Hof van Beroep te Brussel richt de volgende drie vragen tot het BenGH betreffende de uitleg van de artikelen 2.12 lid 1 en 3 BVIE.

1* Moeten de voorschriften uit de vermelde verdragsbepalingen samen aldus worden begrepen dat de territoriale bevoegdheid uitsluitend wordt bepaald door het adres van de deposant of zijn gemachtigde wanneer zij in het depot een adres in de Benelux hebben vermeld, ongeacht of de deposant tijdens de inschrijvingsprocedure de merkrechten heeft overdragen aan een derde met een adres in een ander Beneluxland, dan wel dat de bepaling van de bevoegdheid gebeurt op grond van het adres van de titularis van de merkrechten of van zijn gemachtigde op het ogenblik waarop het beroep tegen de weigering wordt ingesteld?

2* Indien voor de bepaling van de bevoegdheid een wijziging in het adres van de merkhouder naar een ander Benelux-land relevant is en wegens die wijziging de adressen van de merkhouder en diens gemachtigde zich in verschillende Benelux-landen bevinden, geldt er dan een voorkeur in successieve orde tussen één van de adressen voor de vaststelling van de territoriale bevoegdheid, of leveren de beide adressen een territoriale aanknopingsfactor op naar vrije keuze van de belanghebbende?

3* Indien het hof van beroep op basis van de vermelding van adressn in het depot dient vast te stellen dat het territoriaal niet bevoegd is, is het hof van beroep dan gehouden om, na de vaststelling van de onbevoegdheid de zaak te verwijzen naar de territoriaal bevoegde rechter, of geldt de beslissing inzake de onbevoegdheid als de eindbeslissing over het beroep?

Het BenGH geeft op duidelijke wijze opheldering ten aanzien van de eerste vraag en oordeelt dat de territoriale bevoegdheid “uitsluitend wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel het bij het depot opgegeven correspondentieadres, wanneer dit een adres is binnen het Benelux-gebied, ongeacht de latere overdracht van de merkrechten aan een derde met een adres in een ander Benelux-land”. De tweede vraag behoeft als gevolg geen beantwoording, aldus het BenGH.

Met betrekking tot de derde vraag oordeelt het BenGH dat de beslissing waarbij een appelgerecht zich territoriaal onbevoegd verkaart overeenkomstig de genoemde artikelen een eindbeslissing is. Daartegen is alleen cassatieberoep mogelijk. Het BVIE voorziet niet in de mogelijkheid om in een dergelijk geval, na de vaststelling van de onbevoegdheid, de zaak te verwijzen naar het territoriaal bevoegde appelgerecht.

Afronding
Het BenGH volgt met deze beslissing de – lezenswaardige – conclusie van de AG d.d. 30 maart 2011 (IEF 9627). De AG komt, onder meer na analyse van de totstandkomingsgeschiedenis van het BVIE, tot de conclusie dat de opstellers van het verdrag een vast aanknopingspunt hebben willen gebruiken voor de bepaling van de territoriale bevoegdheid in beroepszaken, die uniform is voor zowel beroep tegen weigeringen op absolute gronden als voor beroep tegen oppositiebeslissingen. Nu de regeling voor opposities uitdrukkelijk geen rekening houdt met eventuele (latere) overdracht van de betreffende merken, dient de regeling inzake weigeringen op absolute gronden daarbij aan te sluiten.

Dit lijkt mij een juridisch rechtlijnige en doelmatige rechtsuitleg en –toepassing, die de rechtszekerheid ten goede komt en forum shopping, door na depot de rechten over te dragen aan een in een ander Benelux-land gevestigde partij, minder gemakkelijk maakt.

Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur
BVIE

Benelux Gerechtshof 6 oktober 2011, A 2010/7/8 (Intres Belgium tegen Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom)

Met gelijktijdige dank aan Pieter Veeze, BOIP.

Overgenomen uit't persbericht en in navolging van conclusie A-G Dubrulle IEF 9627: In twee beslissingen van 6 oktober heeft het Benelux-Gerechtshof belangrijke vragen over de procedurele aspecten van de toetsing op absolute gronden beantwoord. In de zaak A LA CARTE stelde het BenGH vast dat voor de territoriale bevoegdheid van de beroepsinstantie het adres op het moment van depot de doorslag geeft. Een latere overdracht doet in dit opzicht niet ter zake.

Benelux Gerechtshof 6 oktober 2011, A 2010/8/10 (Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom tegen Vermeiren Francina)

In de zaak BODYSTYLING + stelde het BenGH enerzijds vast dat de door het BBIE gevoerde praktijk van motiveren van voorlopige weigeringsbeslissingen juist is en anderzijds dat er altijd beroep mogelijk is tegen een weigering, ook wanneer deposant geen bezwaar heeft gemaakt tegen de voorlopige beslissing. Hiermee zijn de stellingen van het BBIE in deze twee zaken op de belangrijkste punten bevestigd. [red. merkregistratie]

Lees het persbericht hier (link)

Gerecht EU 6 oktober 2011, zaak T-508/08 (Bang & Olufsen A/S tegen OHIM/Blok) - persbericht

Merkenrecht. Vormmerk. Uit't perscommunique: Bang & Olufsen kan niet haar potloodvormige luidsprekers als gemeenschapsmerk registreren, registratie is niet mogelijk omdat merk slechts bestaat uit de vorm van de luidspreker, die wezenlijke waarde van de waar: eerste Europese arrest van het Gerecht over de wezenlijke waarde.

Curia: Gemeenschapsmerk – Gedeeltelijke vernietiging van beslissing R 497/2005-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 10 september 2008 houdende gedeeltelijke verwerping van het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker waarbij de inschrijving van een driedimensionaal merk dat een luidspreker weergeeft is geweigerd voor waren van de klassen 9 en 20

74 De vorm waarvoor de inschrijving is aangevraagd, getuigt namelijk van een zeer bijzonder design en verzoekster geeft zelf toe, met name in punt 92 van het verzoekschrift, dat dit design een wezenlijk element van haar merkstrategie is en dat het de aantrekkelijkheid van de aan de orde zijnde waar, dat wil zeggen de waarde ervan, verhoogt.

75 Bovendien blijkt uit de in punt 33 van de bestreden beslissing vermelde elementen, te weten uittreksels uit internetsites van verdelers, van veilingen of van tweedehandsverkoop, dat de esthetische kenmerken van deze vorm als eerste worden benadrukt en dat die vorm als een soort zuiver, rank en tijdloos beeldhouwwerk voor de reproductie van muziek wordt opgevat, waardoor deze een wezenlijk argument bij de verkoopbevordering wordt.

76 De kamer van beroep kon dus op goede gronden oordelen dat de vorm waarvoor de inschrijving is aangevraagd, los van de overige kenmerken van de aan de orde zijnde waar een wezenlijke waarde aan deze waar geeft.

77 Daar komt bovendien bij dat het feit dat de vorm wordt geacht een wezenlijke waarde aan de waar te geven, niet uitsluit dat andere kenmerken van de waar, zoals in casu de technische kwaliteiten, ook een belangrijke waarde aan de aan de orde zijnde waar kunnen geven.

78 De kamer van beroep kon dus terecht vaststellen dat het aan de orde zijnde teken binnen de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, sub e‑iii, van verordening nr. 40/94 valt.

79 Bijgevolg is het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub e‑iii, van verordening nr. 40/94 ongegrond en moet het worden afgewezen. 80 Gelet op al het voorgaande moet het beroep worden verworpen.

Serie Gerecht EU Merkenrecht. Gemeenschapsmerken. Oppositieprocedures.

Gerecht EU 6 oktober 2011, zaak T-425/09 (Honda Motor Co. Ltd tegen OHIM/Blok)

Curia: Community trade mark – Opposition proceedings – Application for the Community word mark BLAST (klasse 7 en 12) – Earlier Community and Benelux word marks BLAST – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Council Regulation (EC) No 207/2009 – Weak distinctive character of the earlier marks. Klacht afgewezen, oppositie slaagt.

Gerecht EU 6 oktober 2011, zaak T-425/09 (Seven SpA tegen OHIM/Seven For All Mankind LLC)

Curia: Community trade mark – Opposition proceedings – Application for Community word mark SEVEN FOR ALL MANKIND – Earlier Community and international figurative marks containing the word element ‘seven’ SEVEN FOR ALL MANKING – Relative ground for refusal – Similarity of the signs – Article 8(1)(b) and (5) of Regulation (EC) No 207/2009. Klacht toegewezen, beslissing board of appeal wordt vernietigd.

Gerecht EU 6 oktober 2011, zaak T-488/08 (Galileo International Technology, LLC tegen OHIM/Galileo Sistemas y Servicios, SL)

Curia: Community trade mark – Opposition proceedings – Application for Community figurative mark ‘GSS GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS’ – Earlier Community word marks ‘GALILEO’ – Earlier Community figurative mark ‘powered by Galileo’ – Earlier Community figurative marks ‘GALILEO INTERNATIONAL’ – Relative ground for refusal – Lack of likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 40/94 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009). Klacht faalt, oppositie slaagt.

Gerecht EU 6 oktober 2011, zaak T-247/10 (medi GmbH & Co. KG tegen OHMI/Deutsche Medien Center GmbH)

Curia: Gemeinschaftsmarke – Widerspruchsverfahren – Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke deutschemedi.de – Ältere Gemeinschaftswortmarke World of medi, ältere nationale Bildmarke medi, ältere nationale Wortmarken medi.eu, medi welt und medi ‑ Verband sowie älterer Handels- und Firmenname medi – Relatives Eintragungshindernis – Verwechslungsgefahr – Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009. Vernietiging beslissing OHIM

Rechtbank 's-Gravenhage 5 oktober 2011, HA ZA 10-3246 (Red Bull GmbH tegen Automobili Lamborghini Holding S.P.A.)

Met dank aan Lars Bakers & Christine Diepstraten, Bingh Advocaten

Merkenrecht. Tussenvonnis. Verzoek tot doorhaling bij WIPO, heeft geleid tot dit verzoek. Omdat in conventie inmiddels internationale merkregistratie is doorgehaald, geen belang bij toewijzing en beperkt geschil zich tot de proceskosten. Veroordeling aan de zijde van Red Bull ex 1019h Rv verdeling van de kosten ad €29.189,73 over de conventie en reconventie zorgt ervoor dat slechts een kwart hiervan aan conventie wordt toegerekend.

In reconventie: Bewijs van niet normaal gebruik: Red Bull heeft afgelopen vijf jaren zich wel beziggehouden met sponsoring binnen de racebranche (ter land, ter zee en in de lucht), echter slechts het enkele tonen van de RED BULL-merken op voertuigen. Dit is geen normaal gebruik; echter "wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient in omstandigheden als voormeld, kan zelfs een gering gebruik van het merk volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik (r.o. 4.11)", tevens geen normaal gebruik voor waar voertuigen in geval van schaalmodellen. Voertuigen die door derden op de Beneluxmarkt worden gebracht met toestemming van de merkhouder, kunnen gelden als instandhoudend gebruik. Lamborghini stelt dat publiek RED BULL-merken op motorfietsen niet opvat als merkgebruik van de waar motorfietsen. Bewijsopdracht.

4.12. Ten aanzien van het gebruik van de RED BULL-merken (...) overweegt de rechtbank dat dit gebruik geen normaal gebruik inhoudt voor de waar voertuigen. Gesteld noch gebleken is immers dat RED BULL-merken overeenkomstig hun vernaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen vande identiteit van de oorsprong van de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven worden gebruikt teneinde voor de waar voertuigen een afzet te vinden of te behouden. Het aanbieden van schaalmodellen van voertuigen waarop de RED BULL-merken zijn aangebracht, kan evenmin worden gezien als gebruik voor de waar voertuigen noch als gebruik dat erop gericht is voor de waar voertuigen een afzet te vinden of te behouden. Voor zover het beschreveen gebruik betrekking heeft op andere waren of diensten dan voertuigen maar die rechtstreeks verband houden met de waar voertuigen, heeft te gelden dat dergelijk gebruik alleen in aanmerking komt als normaal gebruik indien dit gebruik betrekking heeft op reeds onder de merken op de markt gebrachte voertuigen en dient om aan de behoeften van de afnemers van die  voertuigen te voldoen. Duidelijk is dat daarvan hier geen sprake is.

4.13. In tegenstelling tot het hiervoor besproken gebruik van de RED BULL-merken (...) volgt uit het gebruik van de RED BULL-merken ...) wel dat er voertuigen in de Benelux op de markt worden gebruikt waarop de RED BULL-merken zijn aangebracht. Het gaat hier om motorfietsen die door KTM met toestemming van Red Bull zijn voorzien van de RED BULL-merken en die door KT ter verkoop worden aangeboden en worden verkocht. De rechtbank overweegt dat gebruik van een merk door derden  met toestemming van de merkhouder kan gelden als in stand houdend gebruik door de merkhouder (vergelijk artikel 2.26 lid 3 sub c BVIE), mits het merk overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt.

4.15. Aangezien Lamborghini zich beroept op het niet-gebruik van de RED BULL-merken en Red Bull dit betwist ligt, ingevolge de hoofdregel van artikel 150 Rv, de bewijslast en het bewijsrisico van die stelling bij Lamborghini. De rechtbank ziet in hetgeen is aangevoerd door partijen geen aanleiding om van die hoofdregel af te wijken. De rechtbank zal Lamborghini conform haar bewijsaanbod opdragen bewijs te leveren van haar stelling inhoudende dat het in aanmerking komende publiek het gebruik van de Red Bull-merken op de motorfietsen van KM niet opvat als merkgebruik ter onderscheiding van de waar motorfietsen van die van andere aanbieders van  deze wwaar. De rechtsbank zal Lamborghini bij hierna nader te noemen akte in de gelegenheid stellen zich uit te laten of een, zo ja, op welke wijze zij dit bewijs wenst te leveren.

Lees het tussenarrest hier (grosse / opgeschoonde pdf).

Gerecht EU 5 oktober 2011, zaak T-421/10 (Cooperativa Vitivinícola Arousana tegen OHMI - Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO))

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanvraag Gemeenschapswoordmerk ROSALIA DE CASTRO voor wijn. Ouder spaanse woordmerk ROSALIA. Relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar, soortgelijke producten, beoordeling van conceptuele soortgelijkheid. Klacht afgewezen, oppositie toegewezen. Rosalia de Castro is de naam van een bekende dichtster uit de 19e eeuw die vooral publiceerde onder slechts haar voornaam. "Rosalia" wordt niet geassocieerd met volle dichtersnaam Rosalia de Castro buiten de wereld van de literatuur. De toevoeging van de familienaam De Castro zorgt niet voor een verhoogd onderscheidend vermogen

Curia: Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „ROSALIA DE CASTRO” voor waren en diensten van de klassen 32, 33 en 35 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1804/20084 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 19 juli 2010 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die door de houder van het nationale woordmerk „ROSALIA” voor waren en diensten van klasse 33 is ingesteld.

40 S’agissant, en troisième lieu, de la comparaison conceptuelle, il y a lieu de relever que la marque demandée est le nom complet de la célèbre poétesse et romancière galicienne du 19e siècle, Rosalía de Castro, alors que la marque antérieure comporte un prénom féminin « Rosalía ».

41 La chambre de recours a considéré que, en raison de sa renommée, sa connaissance ainsi que la diffusion de son œuvre, la femme de lettres Rosalía de Castro sera identifiée par le public par son prénom. De plus, il associera le prénom « Rosalía » à la célèbre femme de lettres, indépendamment du fait que les produits couverts par la marque antérieure soient ou non liés à la littérature. Par conséquent, la chambre de recours a constaté que les signes étaient identiques sur le plan conceptuel.

42 La requérante fait valoir que l’intervenante n’aurait pas prouvé que le prénom « Rosalía » serait associé à la célèbre romancière Rosalía de Castro en dehors du domaine de la littérature. Elle estime que, de nos jours, ce prénom serait plutôt associé à Rosalía Mera, une femme d’affaires espagnole faisant des investissements dans des domaines différents.

49 La requérante fait valoir que dans une marque comportant un prénom et un patronyme d’une personne, ce serait le patronyme qui aurait un caractère distinctif fort. Elle ajoute, qu’en l’espèce « Rosalía » est un prénom très répandu et peu distinctif, alors que le patronyme « de Castro » serait très rare, seuls 9 212 Espagnols le porteraient.

50 S’il se peut que, dans une partie de l’Union, le nom de famille ait, en règle générale, un caractère distinctif plus élevé que celui du prénom, il convient, cependant, de tenir compte des éléments propres à l’espèce et, en particulier, de la circonstance que le nom de famille en cause est peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui est de nature à jouer sur ce caractère distinctif (arrêt de la Cour du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, non encore publié au Recueil, point 36).

51 En l’espèce, ainsi que le relève l’OHMI, il ressort du dossier que le prénom « Rosalía » est porté par 21 932 Espagnoles alors que le patronyme « de Castro » est porté uniquement par 9 212 personnes en Espagne. Même si ledit patronyme est porté par moins de personnes que ne l’est le prénom, en tenant compte de la population totale de l’Espagne, il convient de considérer que les deux sont suffisamment rares et que, par conséquent, aucun des éléments composant la marque demandée n’aurait un caractère distinctif plus élevé que l’autre composant de celle-ci. Dès lors, il y a lieu de considérer que les deux éléments composant la marque demandée ont un caractère distinctif normal.

Gerecht EU 5 oktober 2011, zaak T-526/09 (PAKI Logistics tegen OHMI (PAKI))

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanvraag Gemeenschapswoordmerk PAKI. Absolute weigeringsgrond: strijd met goede zeden (Paki wordt gebruikt als scheldwoord voor Pakistanen). Dat andere beledigende woorden (Pommy / Bastard) toch zijn opgenomen, valt te wijten aan de historisch besef en tijd.

Geparafraseerd: Hoewel het niet valt te ontkennen dat vulgaire of beledigende woorden worden gebruikt, kan dit in ieder geval leiden tot een toegestane banalisatie / normalisatie, onder bepaalde omstandigheden wordt het niet aanvaard dat van gebruik van racistische termen kan worden geprofiteerd in deze ontwikkeling, ook al wordt deze ontwikkeling waargenomen als zodanig.

Curia: Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1805/20071 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 oktober 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „PAKI” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 6, 20, 37 en 39

31 La requérante fait valoir, troisièmement, que la chambre de recours contredit la jurisprudence de la grande chambre de recours de l’OHMI, dès lors que celle-ci avait autorisé le terme « pommy » défini par un dictionnaire en ligne comme un « terme australien désobligeant désignant une personne britannique » et admis l’enregistrement de marques contenant d’autres termes bien plus offensants que « paki » tels que « bastard ».

32 Il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, même s’il convient certes de prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et de s’interroger avec une attention particulière sur le fait de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65 ; ordonnance de la Cour du 12 février 2009, Bild digital et ZVS, C‑39/08 et C‑43/08, non publiée au Recueil, point 32, et arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 71].

33 En tout état de cause, il convient de relever qu’aucune marque composée du terme « pommy » n’a été enregistrée et que la requérante n’invoque, en réalité, qu’un motif d’une décision sur une demande de marque ne contenant pas ce terme. En outre, le fait que le terme « pommy » soit un terme désobligeant en Australie n’implique pas que le public anglophone de l’Union, seul public anglophone pertinent aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire, perçoive ce terme comme étant une insulte discriminatoire. Il importe à cet égard de relever que le Royaume-Uni soutient que la marque demandée en l’espèce n’est pas comparable au signe POMMY dès lors que le terme « paki » est une « insulte raciale et culturelle manifestement malveillante » alors que le terme « pommy » n’a historiquement jamais été employé de manière péjorative au Royaume-Uni. Cette affirmation est confirmée par l’extrait d’un site Internet, fourni par l’OHMI, contenant une liste de termes considérés comme des insultes racistes en un ou plusieurs pays anglophones du monde dont il ressort que le terme « pommy » serait une insulte uniquement en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. Le fait, invoqué par la requérante, que cet extrait est tiré d’un site Internet établi en dehors de l’Union européenne n’affecte pas la pertinence des informations y figurant. En effet, contrairement à ce qu’elle prétend, la référence à ce site ne donne pas lieu aux mêmes réticences que la référence aux sites qu’elle invoque (voir point 27 ci-dessus), dès lors que l’extrait en cause se distingue par le fait qu’il dresse une liste des termes considérés comme racistes en indiquant les différentes perceptions selon les pays et a ainsi vocation précisément à refléter le point de vue de différents publics.

34 Par ailleurs, en ce qui concerne l’enregistrement de marques contenant des termes considérés plus insultants que le terme « paki », il convient de relever que les termes cités par la requérante, s’ils sont certes des insultes, ne sont pas des insultes racistes. Or, s’il est incontestable que l’utilisation de mots vulgaires ou offensants pouvant être utilisés contre toute personne à tout moment a fait l’objet d’une certaine banalisation récemment permettant, dans certaines circonstances, d’enregistrer ces termes, il ne saurait être admis que les termes racistes puissent bénéficier de cette évolution aussi longtemps qu’ils sont perçus comme tels.

Gerecht EU 5 oktober 2011, zaak T-118/09 (La Sonrisa de Carmen en Bloom Clothes / OHMI - Heldmann (BLOOMCLOTHES))

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanvraag Gemeenschapsbeeldmerk BLOOMCLOTHES. Ouder Duits woordmerk BLOOM. Relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar. Bepaalde visuele overeenstemming, auditief overeenstemmend, conceptuele sterke gelijkenis, zeker nu de gemiddelde Duitse consument kennis van het Engels heeft. Klacht wordt afgewezen.

Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvragers van het beeldmerk „BLOOMCLOTHES” voor waren en diensten van de klassen 18, 25 en 35, strekkende tot vernietiging van beslissing R 695/2008-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 8 januari 2009 tot verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het nationale woordmerk „BLOOM” voor waren van klasse 25 is ingesteld

51 Cette appréciation doit d’ailleurs être entérinée. En effet, en ce qui concerne le terme « bloom », bien qu’il soit vraisemblable que le consommateur moyen allemand ait une connaissance de base de la langue anglaise, il est plausible qu’il ne sera pas en mesure d’associer aisément ce terme à un concept précis, dans la mesure où, ainsi qu’il a été constaté au point 37 ci-dessus, rien n’indique que ce terme fasse partie, dans une des ses possibles significations, du vocabulaire de base connu des consommateurs non anglophones.

55 Il résulte de l’analyse ci-dessus que l’appréciation de la chambre de recours doit être entérinée. En effet, dans la mesure où les produits et les services en cause sont partiellement identiques et partiellement similaires et les signes en conflit sont similaires d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel, l’existence d’un risque de confusion en l’espèce ne saurait être exclue.

Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba 28 oktober 2005, LJN BT6492 (Christian Dior tegen Luckey Cosmetic Clothing Center, zojuist vrijgegeven)

Merkenrecht. Antillen. Ompakkingsjurisprudentie. Rechtspraak.nl In geschil is of er sprake is van merkinbreuk. Prakash betoog dat in de Nederlandse Antillen als uitgangspunt "de vrije markt' en de “wereldwijde uitputting" geldt slaagt. Dior e.a. kunnen daarom geen verticale restricties bewerkstelligen waar het de verkoop van haar producten betreft. Hof oordeelt voorts dat Prakash niet gehouden is om parfums direct geen verticale restricties of van officiële distributeurs. Bij de inkoop bij verschillende steden gevestigde inkoopcentra is niet gebleken dat Prakash zich schuldig heeft gemaakt aan een onrechtmatige daad. Voor wat betreft de stelling dat er door ompakking afbreuk is gedaan aan de 'goede faam' van de Dior e.a. gedeponeerde merken oordeelt het Hof dat Dior e.a. toegelaten worden tot bewijs van die stelling.

4.4 Het of stelt voorop dat Dior e.a. in casu de niet in de Nederlandse Antillen gevestigde merkgerechtigden zijn die haar producten elders dan in de Nederlandse Antillen vervaardigen en op de markt brengen. Ingevolge het dewege toepasselijke art. 23 lid 8 LMV omvat haar recht op de door haar in de Nederlandse Antillen gedeponeerde merken niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van die merken door Prakash, “tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is”. De toelichting op het artikel (Nota van wijziging, Staten van de Nederlandse Antillen, zitting 1996-1997-1747, nr.6, p. 3) luidt, voorzover hier van belang:
"In 1988 is in de toenmalige ontwerp-landsverordening op het merkenrecht gekozen voor landelijke uitputting. Deze keuze is ook overgenomen in de in 1995 ingediende ontwerp-landsverordening. Thans evenwel is de ondergetekende van mening dat het de voorkeur verdient in navolging van de huidige nog geldende regeling uit 1960 opnieuw te kiezen voor wereldwijde uitputting. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de Nederlandse Antillen als klein land sterk afhankelijk zijn van import. In verband hiermee is ons land het meest gebaat bij wereldwijde uitputting. Landelijke uitputting zou immers import uit goedkopere derde-landen in de weg kunnen staan, hetgeen produkten alhier onnodig duurder kan maken (duurder niet alleen voor onze eigen mensen maar ook voor de toeristen).
Nu er dus uitdrukkelijk is gekozen voor wereldwijde uitputting, staat het Prakash in beginsel vrij de door Dior e.a. vervaardigde en in het verkeer gebrachte parfums te verkopen.

4.5 Naar niet gemotiveerd door Dior e.a. is weersproken, betrekt Prakash de door haar te koop aangeboden parfums bij verschillende steden gevestigde inkoopcentra (3.b). Bij conclusie van dupliek heeft zij een inkoopnota van zo’n in Miami gevestigd centrum overgelegd. Mogelijk houden die verkoopcentra zich niet aan door Dior e.a. jegens hen bedongen voorwaarden. Bescheiden waaruit dat kan worden afgeleid zijn niet door Dior e.a. overgelegd. Uit hetgeen in dit geding is komen vast te staan kan niet worden afgeleid dat Prakash zich bij het inkopen van de parfums heeft schuldig gemaakt aan een onrechtmatige daad en bij ontbreken van een daarop gericht concreet bewijsaanbod, gaat het hof aan de daarop gerichte stelling van Dior e.a. voorbij. Hetgeen hiervoor onder 4.4 is overwogen in aanmerking genomen, valt ook niet in te zien op grond waarvan de verkoop van de parfums door Prakash onrechtmatig is jegens Dior e.a., ook al behoort haar winkel niet tot de geselecteerde “speciaalzaken” en “betere warenhuizen” (repliek onder 4). Gelet op het voorgaande valt ook niet in te zien dat Prakash gehouden is de betreffende parfums “direct van de fabriek te betrekken of van de officiële distributeur” (repliek onder 5). De stelling van Dior e.a. dat Prakash onrechtmatig handelt omdat zij “geen vergunning heeft die de verkoop van parfum toestaat” faalt eveneens, reeds omdat het Prakash blijkens de overgelegde vergunning van 22 augustus 1996 is toegestaan “schoonheidsmiddelen” te verkopen, tot welke categorie ook parfums worden gerekend.

4.6 Ten aanzien van de stelling van Dior e.a. dat door de verwijdering van de coderingen (3.c) en door de ompakking (3.e) afbreuk is gedaan aan de “goede faam” van de door Dior e.a. gedeponeerde merken, overweegt het Hof als volgt. Anders dan Dior e.a. menen – en in het door haar genoemde arrest van de Hoger Raad (NJ2002, 170) valt te lezen – brengt de verwijdering van de coderingen en de verpakkingen (memorie van grieven onder 4) en ompakking van de verpakte flesjes parfum niet zonder meer mee dat sprake is van merkinbreuk. Door Prakash is gemotiveerd weersproken dat de door haar ingekochte parfum wat presentatie betreft op enigerlei wijze onder doet voor de door Dior e.a. op de markt gebrachte producten. Er wordt hier op gewezen dat Dior e.a. de in art. 23 lid 8 MLV verankerde uitputtingsregel niet kan frustreren door het aanbrengen van coderingen op haar verpakking met “verzegeling” door cellofaanverpakking, in die zin dat reeds verwijdering, afplakking of vervanging van die coderingen en ompakking merkinbreuk tot gevolg heeft.. Nu Dior e.a. desondanks stellen dat de “goede faam” van haar merken door de ompakking en verwijdering van de coderingen is aangetast zullen zij worden toegelaten tot het bewijs van die stelling. De door Dior e.a. ter griffie van het GEA gedeponeerde dozen parfums kunnen in het kader van de bewijslevering aan het Hof worden getoond, vooropgesteld dat partijen het erover eens zijn dat zij zich (nog) in de staat bevinden als toen zij door Prakash. te koop werden aangeboden

Lees het arrest hier (LJN / pdf)
De redactie is op zoek naar de hierop volgende uitspraken (bewijsarrest, finale arrest); redactie@ie-forum.nl

Decision No 2011-1 of the Presidium of the Boards of Appeal of 14 April 2011 on the amicable settlement of disputes  (“Decision on Mediation”)

Gisteren heeft OHIM Presidium een beslissing gepubliceerd waardoor het mogelijk is om via deze organisatie tussen twee strijdende partijen mediation aan te vragen. Dit is vooralsnog gratis (tenzij anders besloten), maar het is niet mogelijk als het gaat om gevallen waarin er sprake is van een absolute weigeringsgrond.

Partijen bepalen tekenen vooraf vertrouwelijkheidsovereenkomst, de mediator uit een lijst die wordt verzorgd door het bureau, een overeenkomst zal worden opgemaakt, bij gebreke waarvan Board kostenbeslissing neemt, tot slot is de mediator niet verantwoordelijk.

Het mediation traject schort procedures op in afwachting van mediation doen zij dus geen uitspraken, tenzij mediation niet slaagt.