Merkenrecht  

Hof 's-Gravenhage 20 september 2011, LJN BS8933 (Grupo Osborne en Menken Drinks B.V. tegen Red Bull GmbH)

Met dank aan Arvid van Oorschot, Freshfield Bruckhaus Deringer LLP.

In navolging van IEF 8062. Merkenrecht. Afvullingsjurisprudentie. IPR. De van de sherry bekende Osborne-stier maakt samen met woordelement TORO en XL (toch) geen gebruik van het woordmerk BULL voor energydrinks van RED BUL, geen verwarringsgevaar, geen verwatering, aantasting of meeliften.

Vanaf 1995 tot 2005 is Osborne opgetreden als exclusief distributeur van Red Bull in Spanje. Menken vult voor Osborne de blikjes af. Osborne en Menken stellen dat de rechtbank een onjuiste juridische maatstaf hanteert door het onderdeel XL uit te sluiten van de beoordeling, dit is echter niet uitgesloten, maar bij de globale indruk zal XL voor het gemiddelde publiek niets anders zijn dan een normale beschrijving van, in dit geval, de (extra grote) kracht van de drank.

Er is geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken door Osborne (r.o. 5.18). Er bestaat ook geen aanwijzing dat Osborne met haar teken probeert in het kielzog van Red bull te varen, is het gebruik van één normale bordeau-rode kleur opvallend afwijkend van de blauw-zilveren vlakken van Red Bull en immers vond de introductie plaats in Spanje, niet in de Benelux.

Menken trekt geen ongerechtvaardigd voordeel of doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. "Immers, vast staat dat zij [Menken]  op geen enkele wijze betrokken is bij de distributie - of anderszins verhandeling - van de van het geding zijnde teken voorzienen energiedranken. Zij biedt louter een dienstverlening aan Osborne aan: het afvullen van blikjes waarop het teken staat."

Hof vernietigt het vonnis IEF 8062 en doet opnieuw recht: wijst de vorderingen van Red Bull af, doorhaling van woordmerk BULL, veroordeelt Red Bull in kosten van Osborne en Menken zowel kosten in kort geding als bij het hof ex 1019h Rv.

4.2. Deze grief treft geen doel. In de visuele vergelijking tussen de twee elementen stiertekening en TORO-woord in het teken komt het hof, evenals de rechtbank, tot het oordeel dat deze elementen in gelijke mate domineren. Door het zwart van de stier, het zilverkleurige vierkant op de rode basiskleur en de plaatsing apart boven en los van de lettert, domineert het vierkant met de afbeelding van de stier visueel in gelijke mate als het woordelement TOTO.De totaalindruk die doro het teken wordt opgeroepen, wordt gedomineerd door deze twee onderscheidende elementen. Ook het hof zal daarom, evenals de rechtbank, niet alleen rekening houden met het teken en de merken in hun geheel, maar daarbij ook met de omstandigheid dat teken en merken dominerende beeldelementen hebben.

5.20 Op grond van het voorgaande gaat het hof ervan uit dat Osborne met de plaatsing van de stier in haar teken op energiedranken haar eigen goodwill wenst te gebruiken en niet de goodwill van Red Bull. Een en ander getuig niet van oneerlijke concurrentie. Het hof kan dus niet vaststellen dat Osborne in het kielzog van (een) merk(en) van Red Bull probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige daarvan te profiteren of om zonder enige financiële vergoeding en/of zonder daarvoor passen inspanningen te moeten leveren voordeel te halen uit de commerciële inspanningen die Red Bull heeft geleverd om het imago van haar merken te creëren en te onderhouden.

Lees het arrest hier (pdf / LJN / opgeschoonde pdf)

Hof Amsterdam 20 september 2011, LJN BT1971 (Bied & geniet B.V. tegen Emesa B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Menno Heerma Van Voss, KEENON.

In navolging van IEF 9449. Handelsnaam, domeinnaamrecht, merkenrecht, inschrijving BBIE. Indien een teken onderscheidend vermogen heeft (al dan niet door inburgering), dient de kortgedingrechter de rechtsgeldigheid van de inschrijving als uitgangspunt te nemen. Door de wijze van gebruik vakantieveiling.nl inbreuk gemaakt op handelsnaam en merk vakantieveilingen.nl.

2.7 (...) Dat “vakantieveiling.nl” de domeinnaam van Bied & Geniet is, neemt niet weg dat zij door de wijze waarop zij deze in haar reclame-uitingen heeft gebruikt, bij het relevante publiek de indruk heeft gewekt dat zij onder de handelsnaam “vakantieveiling.nl” een onderneming drijft. Zij heeft daardoor in strijd met het verbod van artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) gehandeld jegens Emesa, die reeds de handelsnaam “vakantieveilingen.nl” voerde. Het oordeel van de voorzieningenrechter (rov. 4.6, laatste volzin) dat Bied & Geniet het gebruik van de handelsnaam en domeinnaam dient te staken, is dus juist. (...) 

2.6 Emesa heeft derhalve in 2009 een handelsnaam laten registreren die, wat het kenmerkende deel daarvan betreft, het meervoud is van een woord dat een generieke beschrijving geeft van een populair geworden activiteit, waarin zij bemiddelt. Hoewel, anders dan Bied & Geniet kennelijk wil betogen, aan het gebruik van een (goeddeels) beschrijvende naam als de onderhavige, handelsnaamrechtelijk bescherming niet kan worden ontzegd, is deze bescherming in die zin beperkt dat Emesa bijvoorbeeld niet kan beletten dat het woord “vakantieveiling” door anderen, vergelijkbare ondernemingen daaronder begrepen, in het gewone taalgebruik wordt gebezigd, en in beginsel ook niet dat het woord in een handelsnaam wordt opgenomen. Dat neemt niet weg dat Bied & Geniet bij de keuze van haar eigen handelsnaam zodanige afstand moet nemen van de handelsnaam van Emesa dat verwarring bij het relevante publiek wordt voorkomen. Dat klemt te meer daar zowel Bied & Geniet als Emesa bemiddelen bij de veiling via het internet van vakanties en andere vrijetijdsarrangementen en derhalve gelijksoortige ondernemingen drijven, voornamelijk gericht op Nederland, zoals uit hun beider suffix .nl blijkt.

2.12 Ter onderbouwing van haar stelling dat haar merk “vakantieveilingen.nl” is ingeburgerd, heeft Emesa gegevens overgelegd met betrekking tot aantallen abonnees op haar wekelijkse nieuwsbrief, unieke bezoekers aan haar website, de toekenning van een thuiswinkelaward, uitzendschema’s van tv-commercials, billboard- en abricampagnes, persberichten, onderzoeksrapporten van de bureaus Motivaction, Intomart Gfk en TNS NIPO en een totaaloverzicht van haar marketing-bestedingen in de periode 2008 tot maart 2011. Hoewel het uiteindelijk gaat om de vraag of het in aanmerking komend publiek het betrekkelijke teken opvat als een merk ter onderscheiding van waren en diensten, kan inburgering ook op de wijze worden aangetoond als door Emesa gedaan. Emesa is met alle door haar overgelegde producties er vooralsnog voldoende in geslaagd aannemelijk te maken dat meergenoemd merk is ingeburgerd in Nederland en door gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft gekregen. De bezwaren die Bied & Geniet daartegen heeft opgeworpen, vereisen nader onderzoek, waarvoor een kortgedingprocedure zich niet leent.

Aannemelijk is dat de geografische spreiding van de inburgering van het merk niet het gehele Nederlandstalige gebied van de Benelux betreft, doch het hof acht dit een beperking die een uitvloeisel is van de keuze van het teken dat zich, door het onderdeel .nl daarvan en de gelijkluidende domeinnaam, van nature op de Nederlandse consumentenmarkt richt. Deze geografische beperking is op zich onvoldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat het merk onvoldoende is ingeburgerd om onderscheidend vermogen te kunnen hebben.

Lees het arrest hier (LJN / pdf)

Gerecht EU 20 september 2011, zaak T-99/10 (Meica tegen OHIM/TofuTown.com (TOFUKING))

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvrage TOFUKING. Beroep door de houder van het nationale en gemeenschapswoordmerk „CURRY KING” en van het nationale woordmerk „KING” voor waren van de klassen 29 en 30 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 63/20094 van de vierde kamer van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 7 januari 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „TOFUKING” voor waren van de klassen 19, 30 en 32.

Beslissing OHIM wordt vernietigd; ten onrechte is er vastgesteld dat er geen sprake is van verwarringsgevaar tussen TOFUKING en CURRYKING.

45      Im vorliegenden Fall, und in klarem Unterschied zur älteren deutschen Marke King, bezeichnet die ältere deutsche Marke Curry King aber die gleichen Waren wie die angemeldete Marke.

46      In Anbetracht des Umstands, auf den in der oben in Randnr. 16 angeführten Rechtsprechung hingewiesen wurde, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat, ist im Zuge der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr angesichts der Identität der fraglichen Waren und der mittleren Ähnlichkeit der Marken zu folgern, dass zwischen der angemeldeten Marke TOFUKING und der älteren deutschen Marke Curry King Verwechslungsgefahr besteht.

47      Folglich hat die Beschwerdekammer zu Unrecht festgestellt, dass zwischen der angemeldeten Marke TOFUKING und der älteren deutschen Marke Curry King keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Gerecht EU 20 september 2011, zaak T-1/09 (Dornbracht tegen OHIM/Metaform Lucchese (META)

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanmelding gemeenschapswoordmerk META. Ouder gemeenschapsbeeldmerk METAFORM. Relatieve weigeringsgrond. Overeenkomstige waren en tekens. Afwijzing van de aanvraag. Artikel 8 lid 1 onder b Vo Nr. 207/2009). Verwarringsgevaar. Afgewezen oppositie.

Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „META” voor waren van de klassen 9, 11, 20 en 21, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1152/2006-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 3 november 2008 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het communautaire, nationale en internationale beeldmerk „METAFORM” voor waren van de klassen 9, 11, 20 en 21

63 Zu berücksichtigen ist bei der Würdigung der Verwechslungsgefahr in der vorliegenden Rechtssache, erstens, eine gewisse visuelle Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken (vgl. Randnr. 49 des vorliegenden Urteils), zweitens, ihre klangliche Ähnlichkeit, die einen höheren Grad erreicht (vgl. Randnr. 54 des vorliegenden Urteils), drittens, der Umstand, dass entweder ein begrifflicher Vergleich der fraglichen Marken – für einen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise – nicht möglich ist oder diese Marken für die Verbraucher, die den Bestandteil „meta“ verstehen, einige wahrnehmbare begriffliche Ähnlichkeiten aufweisen könnten (vgl. Randnr. 59 des vorliegenden Urteils), und viertens, dass die von den fraglichen Zeichen erfassten Waren identisch oder ähnlich sind (vgl. Randnr. 26 des vorliegenden Urteils).

 

64 Unter diesen Umständen entscheidet das Gericht, dass die Beschwerdekammer keinen Fehler begangen hat, als sie festgestellt hat, dass zumindest für die Verkehrskreise des Vereinigten Königreichs die Gefahr einer Verwechslung im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 bestehe. Wie von der Beschwerdekammer festgestellt, könnten die maßgeblichen Verbraucher der Auffassung sein, dass die fraglichen Waren dieselbe Herkunft haben, jedoch zu zwei unterschiedlichen Produktserien gehören, die durch den gemeinsamen unterscheidungskräftigen Wortbestandteil „meta“ gekennzeichnet sind.

Gerecht EU 20 september 2011, zaak T-232/10 (Couture Tech tegen OHIM (représentation du blason soviétique) - persbericht

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Persbericht 95/11

Gemeenschapsmerk – Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk dat wapen van Sovjet-Unie weergeeft – Absolute weigeringsgrond – Strijdigheid met openbare orde of goede zeden, weigering van de onderzoeker om een beeldmerk dat een gekleurd wapenschild met de wereldbol, een ster, een hamer en sikkel weergeeft, in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 3, 14, 18, 23, 26 en 43. – Artikel 7, lid 1, sub f, van verordening (EG) nr. 207/2009”

Verworpen, Hongaars wetboek van strafrecht met het opschrift "Gebruik van symbolen van het totalitarisme" verbiedt gebruik en het Gerecht kan via 6 lid 3 VEU naleving van EVRM verzekeren, dit is een geoorloofde beperking.

53 De kamer van beroep heeft in de eerste plaats verwezen naar artikel 269/B van de 1978. évi IV. törvény a Büntetö Törvénykönyvröl (wet nr. IV van 1978 betreffende het wetboek van strafrecht, hierna: „Hongaars wetboek van strafrecht”), met het opschrift „Gebruik van symbolen van het totalitarisme”. Deze bepaling luidt als volgt:
„(1) Hij die een hakenkruis, een SS-teken, een pijlkruis, een hamer en sikkel, een vijfpuntige rode ster of een symbool dat deze tekens voorstelt, a) verspreidt, b) in het openbaar gebruikt, of c) publiekelijk vertoont, begaat een overtreding en kan worden gestraft met een geldboete, voor zover niet tevens sprake is van een ernstiger strafbaar feit.
(2) Niet strafbaar is hij die de in lid 1 bedoelde handeling begaat ten behoeve van de verspreiding van kennis, voor onderwijs-, wetenschappelijke of artistieke doeleinden of teneinde te informeren over historische of actuele gebeurtenissen.
(3) De bepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op huidige officiële staatssymbolen.”

66 Dat bepaalde wijzen van gebruik van de „symbolen van het totalitarisme” door het Hongaarse recht niet verboden zijn, is in casu irrelevant. Blijkens de punten 27 tot en met 29 en 50 supra moet het bestaan van de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub f, van verordening nr. 207/2009 immers worden onderzocht op basis van de wijze waarop dit teken bij gebruik ervan als merk wordt gepercipieerd.

67 Ten slotte is het Gerecht niet bevoegd om de verenigbaarheid van artikel 269/B van het Hongaarse wetboek van strafrecht met het EVRM te beoordelen. In elk geval is deze omstandigheid in casu irrelevant, daar uit de punten 57 en 58 supra voortvloeit dat deze bepaling niet in aanmerking dient te worden genomen wegens de normatieve waarde ervan, maar als een feitelijke aanwijzing op grond waarvan de perceptie van het relevante publiek in Hongarije kan worden beoordeeld.

68 Daarentegen maken volgens artikel 6, lid 3, VEU de grondrechten, zoals zij worden gewaarborgd door het EVRM en zoals zij voortvloeien uit de constitutionele tradities die de lidstaten gemeen hebben, als algemene beginselen deel uit van het recht van de Unie. Bijgevolg vormt de naleving van deze grondrechten een voorwaarde voor de wettigheid van de handelingen van de Unie, zoals de bestreden beslissing, en de rechter van de Unie moet de naleving ervan verzekeren.

70 Volgens artikel 10, lid 2, EVRM kan de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting worden onderworpen aan bepaalde beperkingen, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn, onder meer in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, of de bescherming van de goede zeden.

Rechtbank ´s-Gravenhage 24 augustus 2011, HA ZA 10-2136 (Playgo Ltd. c.s. tegen Trends2com BVBA)

In navolging van Vzr. IEF 8113 en Hof IEF 9585. Merkenrecht. Modellenrecht. Toepasselijk recht. Stukgelopen samenwerking. Agentuurovereenkomst: sales agent en gemeenschappelijk merkhouder Trends2come laat douanemaatregelen nemen: zending speelgoed van voormalig leverancier (en ook houder van gemeenschapsmerken) Playgo worden tegenhouden. Partijen achten toepassing van recht van Hong Kong op hun relatie, rechter overweegt, op basis van vestigingsplaats merkhouder ex 16 lid 1 GMVo en modelhouder ex 27 lid 1 GMoVo, dat Belgisch recht van toepassing is. Partijen krijgen gelegenheid zich nader uit te laten over de rechten en verplichtingen naar Belgisch recht. Zaak wordt aangehouden.

4.8. Door partijen is nog naar voren gebracht dat zij het recht van Hong Kong van toepassing achten op de relatie tussen Playgo Limited, Playgo Toys en Tai Way en de door Playgo Limited aan Playgo Toys en Tai Way verleende toestemming tot het gebruik van de Gemeenschapsmerken en -modellen. De rechtbank overweegt dat, wat daarvan ook zij, dit onverlet laat dat de door de deelgenoten in de gemeenschap jegens elkaar in acht te nemen rechten en verplichtingen door het Belgische recht worden bestreken. [red. accent]

4.9. Aangezien partijen zich in deze procedure nog niet hebben uitgelaten over hun bevoegdheden als deelgenoot en de door de deelgenoten in de gemeenschap jegens elkaar in acht te nemen rechten en verplichtingen naar Belgisch recht noch over de vraag hoe een en ander naar Belgisch recht zich verhoudt tot de stellingen die zij aan hun vorderingen ten grondslag hebben gelegd, zal de rechtbank partijen in de gelegenheid stellen om zich hierover bij akte nader uit te laten. Partijen wordt verzocht zich in ieder geval uit te laten over de (on)bevoegdheid van een deelgenoot met betrekking tot in de gemeenschappelijke eigendom gehouden Gemeenschapsmerken en -modellen, om zonder toestemming van de andere deelgenoot te verzoeken om douanemaatregelen, zoals door Trends2Com is gedaan, en om zonder toestemming van de andere deelgenoot aan derden toestemming te geven tot het gebruik van de Gemeenschapsmerken en -modellen, zoals Playgo Limited heeft gedaan, alsmede over de vraag of de uitoefening van de desbetreffende bevoegdheid aan bepaalde voorwaarden is gebonden. De rechtbank geeft partijen voorts in overweging hun standpunten nader toe te lichten door middel van overlegging van deskundig juridisch advies op het gebied van het Belgische recht waarbij wordt ingegaan op de hiervoor genoemde punten.

Hof 's-Hertogenbosch 16 augustus 2011, LJN BT1658 (Biomet Nederland tegen Heraeus Kulzer GmbH, hier [X])

Misleidende reclame, reikwijdte verbod, verbeurde dwangsommen na vernietiging vonnis in hoger beroep.

In navolging van IEF 1714. Kort: Heraeus Kulzer GmbH is een Duitse onderneming die zich onder meer bezighoudt met de ontwikkeling en productie van botcement. Botcement, al dan niet met toegevoegd antibioticum, wordt gebruikt bij het vastzetten van bijvoorbeeld heup- of knieprotheses aan het bot. Biomet produceert medische hulpmiddelen, waaronder botprotheses.

Voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 16 februari 2006 Biomet o.m. verboden mededelingen te doen inhoudende dat Refobacin Bone Cement identiek is aan Refobacin Palacos en mededelingen van gelijke strekking en bevolen opgave te doen van alle uitingen van deze strekking, een rectificatie te plaatsen, reclamemateriaal terug te halen en het gebruik van het merk Palacos te staken.

Betreft ge- en verbod: Biomet betoogd dat zij vergelijkbare, equivalente producten aan mag bieden onder vermelding van de Tüv-verklaring dat zij voldoet aan Richtlijn 93/42. Partijen gebruiken de termen identiek, equivalent en uitwisselbaar, terwijl deze verschillende inhoud hebben. Er zijn geen grieven tegen de vaststelling van de verschillen, zodat deze vaststaan (devolutieve werking van hoger beroep), echter de verschillende werkwijzen zijn niet uitwisselbaar, zodoende staat het Biomet niet vrij om mededelingen te doen of anderzins te suggereren dat beide producten identieke, uitwisselbare, equivalente of gelijkwaardige producten zijn.

Grieven betreft verbeurde dwangsommen: Het vonnis van voorzieningenrechter van 16 februari 2006 is bij arrest van 1 mei 2007 vernietigd, wordt vernietigd, zijn de dwangsommen niet verbeurd c.q. onverschuldigd betaald. Deze grief slaagt.

Proceskosten Bestreden vonnis wordt vernietigd, Biomet toch overwegend in ongelijk gesteld en draagt de kosten. Betreft de dwangsommen worden kosten gecompenseerd Biomet 75% aan de zijde van X en X 25% van de zijde van Biomet en voor het overige ieder eigen kosten.

De grieven 1 en 2; de formulering van het ge- en verbod in 5.2 van het bestreden dictum 4.8.3. Het hof oordeelt dienaangaande als volgt. Partijen gebruiken de termen “identiek”, “equivalent” en “uitwisselbaar”. Duidelijk is dat die begrippen een verschillende inhoud hebben. Indien de producten identiek zijn, zijn er geen relevante verschillen aan te wijzen, qua samenstelling, eigenschappen of verwerking. Indien de producten equivalent (of gelijkwaardig) zijn, zal vooral worden bezien of - eventueel met hantering van een andere werkwijze - met het ene product een “even goed” eindresultaat bereikt kan worden als met het andere. Indien producten uitwisselbaar zijn wil dat zeggen dat de eindresultaten vergelijkbaar zijn en dat ook de werkwijze bij beide producten praktisch gelijk is. Biomet stelt dat haar product, Refobacin Bone Cement gelijkwaardig en uitwisselbaar is met Refobacin Palacos.

4.8.4. Terecht heeft [X.] opgemerkt dat geen grieven zijn gericht tegen de vaststelling van de verschillen, zoals door de rechtbank in r.o. 4.6 van het vonnis waarvan beroep weergegeven. Deze worden derhalve als vaststaand aangemerkt. Het hof is van oordeel dat deze verschillen niet als van kennelijk ondergeschikt belang kunnen worden beschouwd, nu deze van de gebruikers - de chirurgen - een andere werkwijze vereisen dan bij het gebruik van Refobacin Palacos. De verwerkingstijd van beide producten is bijvoorbeeld verschillend. De verschillen leiden er reeds toe dat -wat er ook zij van een eventueel mogelijk te bereiken eindresultaat - de producten niet als uitwisselbaar kunnen worden beschouwd. Daarvoor zou vereist zijn dat de beoogde gebruikers zonder meer ervan uit kunnen gaan dat er geen enkel relevant verschil bestaat, noch qua bereidingswijze, noch qua eindresultaat. Tussen partijen staat voorst vast dat er ten aanzien van Refobacin Bone Cement (nog) geen resultaten van een in vivo onderzoek voorhanden zijn, terwijl als niet of onvoldoende gemotiveerd bestreden vast staat dat slechts na een dergelijk in vivo onderzoek beoordeeld kan worden of die producten, vooral voor wat betreft het eindresultaat, als gelijkwaardig en/of uitwisselbaar zijn te kwalificeren.

4.8.5. Bij deze stand van zaken staat het Biomet niet vrij om mededelingen te doen of anderszins te suggereren dat beide producten identieke, uitwisselbare, equivalente of gelijkwaardige producten zijn.

4.8.6. Daaraan doet de door Tüv afgegeven EG-markering niet af. Ook is immers vast komen te staat dat Tüv die verklaring niet heeft afgegeven op basis van eigen onderzoek van de producten, maar (slechts) op basis van door Biomet aangeleverde documentatie.

De grieven 3, 4 en 5; verbeurde dwangsommen

4.9.1. Biomet heeft aangevoerd dat nu in de kort geding procedure het hof bij arrest van 1 mei 2007 het vonnis van de voorzieningenrechter van 16 februari 2006 heeft vernietigd, eventueel op grond van voornoemd vonnis verbeurde dwangsommen niet meer zijn verschuldigd c.q. eventueel betaalde dwangsommen onverschuldigd betaald zijn. [X.] heeft dat bestreden, daartoe aanvoerende dat het hof in wezen hetzelfde oordeel als de voorzieningenrechter was toegedaan en het vonnis alleen “voor de duidelijkheid” heeft vernietigd. [X.] heeft daarbij ook verwezen naar een uitspraak van dit hof van 5 april 2005, LJN AT 5749.

4.9.2. De grieven slagen. Het vonnis in kort geding van 16 februari 2006 is door het hof volledig vernietigd. In geval van vernietiging van een vonnis ontvalt de kracht aan de vernietigde uitspraak met terugwerkende kracht. Dat brengt met zich mee dat de rechtsgrond aan de door de voorzieningenrechter opgelegde dwangsommen ook met terugwerkende kracht is ontvallen.

Lees het arrest hier (link / pdf)

Gerecht EU 15 september 2011, zaak T-427/09 (Centrotherm Systemtechnik tegen OHIM/centratherm Clean Solutions)

Gemeenschapsmerk. Procedure tot vervallenverklaring. Gemeenschapswoordmerk CENTROTHERM. Normaal gebruik van merk waarvan het beperkte bewijs werd geleverd middels enkele (gedateerde) facturen foto's van lagere kwaliteit is niet overtuigend. Beslissing Kamer van Beroep wordt vernietigd, merk wordt vervallenverklaard. Beroep in zaak T-434/09 is echter verworpen.

Gemeenschapsmerk – Beroep tot vernietiging van beslissing R 6/20084 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 25 augustus 2009 houdende gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling waarbij het woordmerk „CENTROTHERM”, voor waren en diensten van de klassen 11, 17, 19 en 42, is vervallen verklaard in het kader van het door verzoekster ingediende verzoek tot vervallenverklaring.

34. Bijgevolg dient te worden onderzocht of op basis van de globale beoordeling van de foto’s en de vier facturen kan worden geconcludeerd dat het litigieuze merk normaal is gebruikt overeenkomstig de beginselen die door de in de punten 25 tot en met 29 hierboven aangehaalde rechtspraak zijn ontwikkeld.

35. Met betrekking tot de vier facturen dient te worden opgemerkt dat drie ervan dateren van juli 2006 en op Denemarken, Hongarije en Slowakije betrekking hebben en dat een ervan dateert van januari 2007 en Duitsland betreft. Het woord „centrotherm” komt in het opschrift van die facturen voor, vergezeld van interveniëntes logo als handelsnaam en haar postadres.

36. Die facturen vermelden dat interveniënte verschillende waren in verband met loodgieterij (buizen, moffen, ensembles voor de aansluiting van verwarmingsketels, controlebogen, omhulsels voor uitlaatsystemen) aan vier klanten heeft verkocht voor een bedrag dat, met inbegrip van de factuur van 2007, overeenstemt met minder dan 0,03 % van de omzet die interveniëntes zaakvoerder heeft verklaard in 2006 te hebben gerealiseerd met de verkoop van waren onder het merk CENTROTHERM.

37. Bijgevolg heeft interveniënte bij het BHIM vrij zwak verkoopbewijs ingediend vergeleken met het in de verklaring van haar zaakvoerder opgegeven bedrag. Gesteld al dat de kamer van beroep die verklaring in aanmerking had genomen, zou derhalve moeten worden vastgesteld dat het dossier niet voldoende gegevens bevat die de inhoud van deze verklaring met betrekking tot de waarde van de verkopen ondersteunen. Wat bovendien het temporele aspect van het gebruik van het merk betreft, hebben die facturen betrekking op een zeer korte periode, zelfs op precieze data, te weten 12, 18 en 21 juli 2006 en 9 januari 2007.

46. De wijze waarop en de middelen waarmee het normaal gebruik van een merk wordt bewezen, zijn namelijk niet onbeperkt. Dat het Gerecht heeft vastgesteld dat het normaal gebruik in casu niet is bewezen, is niet te wijten aan buitensporige bewijsvereisten, maar aan het feit dat interveniënte ervoor heeft gekozen om de bewijsvoorlegging te beperken (zie punt 8 hierboven). De nietigheidsafdeling heeft foto’s van lagere kwaliteit ontvangen van voorwerpen waarvan de artikelnummers niet overeenstemmen met de artikelen die volgens de weinige voorgelegde facturen zijn verkocht. Bovendien hebben die facturen op een korte periode betrekking en vermelden zij verkopen van geringe waarde vergeleken met hetgeen interveniënte beweert te hebben gerealiseerd. Ook heeft interveniënte ter terechtzitting bevestigd dat er geen rechtstreeks verband bestond tussen de facturen en de foto’s die zij bij het BHIM had ingediend.

Gerecht EU 15 september 2011, Zaak T-271/09 (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg tegen OHIM en British-American Tobacco Polska S. A.)

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder nationaal woordmerk JAN III SOBIESKI en ouder nationaal beeldmerk Jan III Sobieski tegen gemeenschapswoordmerkaanvrage Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg (worst, alcohol en tabak). Over het niet tijdig betalen van oppositiegelden tegen beslissing van Kamer van beroep de oppositie en weigering oppositie in behandeling te nemen. Betaling met cheques, ondanks herhaalde controle niet aangenomen. Klacht wordt afgewezen.

Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg” voor waren van de klassen 33 en 34 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 771/20084 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 13 mei 2009, waarbij het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die is ingesteld door de houder van het nationale woordmerk en het nationale woordbeeldmerk „JAN III SOBIESKI” voor waren van de klassen 33 en 34, is geacht niet te zijn ingesteld, op grond dat de desbetreffende taks niet binnen de gestelde termijn is betaald.

58      Der Kläger räumt ein, dass trotz des Verbots der Gebührenentrichtung per Scheck und der zahlreichen Kontrollen des Inhalts der Postausgangsstücke von dem Personal der Anwaltskanzlei nicht entdeckt worden sei, dass sich in dem oben in Randnr. 9 genannten Poststück vom 6. Mai 2008 ein Scheck befunden habe.

Rechtbank 's-Gravenhage 14 september 2011, HA ZA 08-3970 (Bacardi And Company Ltd. tegen van Caem International B.V.)

Merkenrecht. Parallelimport en Administratief Geleide Document (AGD), na de bewijsopdracht uit het tussenvonnis en incident (IEF 7867), het eindvonnis. Werking AGD: Het vervoer van onveraccijnsde accijnsproducten vindt plaats met een Administratief Geleide Document (AGD). De afzender van een AGD is altijd een AGP-houder. De ontvanger kan ook een AGP-houder zijn, of een ‘Geregistreerd Bedrijf'.  Een Geregistreerd Bedrijf mag onveraccijnsde goederen in ontvangst nemen en daarover de accijns betalen. Een Geregistreerd Bedrijf mag dus geen onveraccijnsde goederen in opslag hebben (maco.nl).

Het is niet ongebruikelijk om eerst goederen in T1 verband op te slaan en gedurende de opslag T2 of AGD status te verkrijgen.  Naar het oordeel van de rechtbank zijn de door Van Caem overgelegde twee documenten dan ook onvoldoende om met een redelijke mate van zekerheid te kunnen vaststellen dat de betreffende partij Bacardi producten voortdurend onder T1 verband is opgeslagen door Van Caem. Van Caem is derhalve niet geslaagd in haar bewijsopdracht. Zoals reeds overwogen onder 4.9. van het tussenvonnis heeft Van Caem derhalve inbreuk gemaakt op de merkrechten van Bacardi door gedecodeerde Bacardi producten ter verhandeling in voorraad te hebben (r.o. 2.5).

Resultaat: Inbreukverbod (2.6) met dwangsom (2.7), aansprakelijk en schadevergoeding (2.8.), Winstafdracht niet cumulatief met schadevergoeding (2.9), Geen afgifte van de voorraad, dit komt Bacardi slechts toe bij wijze van schadevergoeding (2.10), Doen van opgave (2.11), Inzage in beslagen administratie  (2.12), Kosten van beslaglegging, echter geen rente op rente (2.13) en proceskostenveroordeling incidenteel vonnis Van Caem krijgt proceskosten vergoed: ogv liquidatietarief, in de hoofdprocedure en in tussenvonnis krijgt Bacardi proceskosten o.g.v. 1019h Rv vergoed.

2.5. Van Caem heeft geen bewijs aangebracht van haar stelling dat het niet mogelijk is opgeslagen goederen waarvan de status is gewijzigd van T1in T2/AGD, vervolgens weer T1 status te laten verkrijgen zonder dat de goederen fysiek worden uitgevoerd naar een bestemming buiten de EER. Bij de huidige stand van de procedure, waarbij aan Van Caem een bewijsopdracht was verleend, had dat wel op haar weg gelegen. Bij gebreke daarvan en in het licht van de gemotiveerde betwisting door Bacardi, is de rechtbank niet overtuigd van de juistheid van dit betoog van Van Caem. De stelling van Van Caem dat het terugdraaien van de T1 status onlogisch is omdat er dan al accijns is betaald, overtuigt de rechtbank evenmin. Van Caem erkent zelf al in een voetnoot bij haar nadere akte tot uitlating dat bij de plaatsing in AGD-status vooralsnog geen accijns wordt geheven. Het argument van Van Caem dat deze handelwijze onnodige accijnskosten zou opleveren, geldt derhalve niet voor goederen die onder AGD verband worden opgeslagen. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de door Van Caem overgelegde twee documenten dan ook onvoldoende om met een redelijke mate van zekerheid te kunnen vaststellen dat de betreffende partij Bacardi producten voortdurend onder T1 verband is opgeslagen door Van Caem. Van Caem is derhalve niet geslaagd in haar bewijsopdracht. Zoals reeds overwogen onder 4.9. van het tussenvonnis heeft Van Caem derhalve inbreuk gemaakt op de merkrechten van Bacardi door gedecodeerde Bacardi producten ter verhandeling in voorraad te hebben.

(Neven-)vorderingen

Inbreukverbod 2.6. Gezien hetgeen onder 4.4. en 4.6. van het tussenvonnis en 2.5. van dit vonnis is overwogen, concludeert de rechtbank dat Van Caem in 2007 inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi in de Gemeenschap door de transactie met Cobana Distribution Rights, in de jaren 2008 en 2009 446 inbreukmakende transacties heeft verricht en daarnaast nog inbreuk heeft gemaakt door de verhandeling van gedecodeerde producten in 2006. Op grond van deze inbreuken is het door Bacardi gevorderde inbreukverbod toewijsbaar. De rechtbank stelt de termijn waarop het verbod ingaat op twee weken, daar Van Caem binnen die termijn redelijkerwijs het verbod moet kunnen naleven.

Dwangsom 2.7. De bij het inbreukverbod gevorderde dwangsom is eveneens toewijsbaar, met dien verstande dat de rechtbank een dwangsom van € 500,- per product voldoende acht en de dwangsommen zal maximeren op € 750.000,-.

Aansprakelijk en schadevergoeding 2.8. Bacardi vordert voorts een verklaring voor recht dat Van Caem aansprakelijk is voor alle schade die zij ten gevolge van de merkinbreuken door Van Caem heeft geleden en veroordeling van Van Caem om die schade, te berekenen aan de hand van de opgave door Van Caem en/of aan de hand van de inzage in de in conservatoir beslag genomen bescheiden van Van Caem, althans nader op te maken bij staat, te vergoeden. Van Caem is aansprakelijk voor de door Bacardi ten gevolge van de inbreuken geleden schade. Daar Bacardi thans onvoldoende heeft gesteld betreffende de omvang van haar schade (zij vordert juist opgave van gegevens om de schade vast te kunnen stellen) maar wel aannemelijk is dat Bacardi schade heeft geleden, dient de hoogte van die schade bij staat te worden opgemaakt. De gevorderde veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat is derhalve toewijsbaar. Hetzelfde geldt voor de gevorderde wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding. De rechtbank ziet niet in welk belang Bacardi daarnaast nog heeft bij de gevorderde verklaring voor recht dat Van Caem aansprakelijk is voor alle schade die zij ten gevolge van de merkinbreuken heeft geleden, zodat die niet zal worden toegewezen.

Winstafdracht niet cumulatief met schadevergoeding 2.9. Naast schadevergoeding vordert Bacardi winstafdracht. Ter comparitie heeft Bacardi verklaard dat zij na de gevorderde opgave door Van Caem een keuze wil maken tussen vergoeding van de door haarzelf gederfde winst en afdracht van de door Van Caem genoten winst. Van Caem heeft geen uitdrukkelijk beroep gedaan op de uitzondering op het recht op winstafdracht voor inbreuken die niet te kwader trouw zijn gemaakt. Nu in overweging 4.5. van het tussenvonnis is vastgesteld dat Van Caem zelf in ieder geval 446 zendingen niet-uitgeputte Bacardi producten in de Gemeenschap in het verkeer heeft gebracht en uit de prijslijsten van Van Caem blijkt dat zij zich bewust is van het feit dat zij ook gedecodeerde producten verhandelt, is er sprake van inbreuk te kwader trouw in de zin van artikel 2.21 lid 4 BVIE. Ook overigens vormen de omstandigheden van het geval geen aanleiding om deze vordering af te wijzen. Bacardi heeft echter slechts een gerechtvaardigd belang bij winstafdracht, voor zover er geen sprake is van cumulatie daarvan met een (in een schadestaatprocedure toe te wijzen) schadevergoeding voor de winstderving van Bacardi zelf. De winstafdracht- en schadevergoedingsvorderingen zijn derhalve slechts toewijsbaar onder de voorwaarde dat ze niet cumulatief ten uitvoer worden gelegd.

Geen afgifte van de voorraad 2.10. Bacardi vordert voorts overdracht van de door Van Caem in voorraad gehouden Bacardi producten op grond van artikel 2.22 lid 1 BVIE. Dat artikel geeft Bacardi echter slechts het recht om vernietiging van deze producten door Van Caem te vorderen. Het recht op afgifte komt Bacardi slechts toe bij wijze van schadevergoeding, doch Bacardi vordert geen vergoeding van haar schade middels afgifte. Deze vordering van Bacardi komt derhalve niet voor toewijzing in aanmerking.

Doen van opgave van deelnemende derden 2.11. In het licht van de hiervoor vastgestelde inbreuken en het recht op schadevergoeding danwel winstafdracht, is de vordering tot het doen van opgave van leveranciers, aantallen ingekochte en/of door leveranciers geleverde inbreukmakende Bacardi producten, inkoopprijzen, leverdata, voorraad, afnemers, aan afnemers geleverde aantallen, verkoopprijzen, netto winst en winstberekening eveneens toewijsbaar. De opgave betreft uitsluitend inbreukmakende Bacardi producten, waaronder de rechtbank verstaat alle in de Gemeenschap door Van Caem ingekochte, geleverd gekregen, (al dan niet door derden voor Van Caem) in voorraad gehouden, verkochte en/of geleverde Bacardi producten waarvan (i) de productcodes op het product zijn verwijderd of waarvan (ii) door Van Caem niet wordt aangetoond dat zij door of met toestemming van Bacardi in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht of dat zij uitsluitend T1 status hebben gehad en derhalve bij voortduring uitgezonderd zijn gebleven van het vrij verkeer van goederen in de Gemeenschap (hierna tezamen te noemen: ‘Inbreukmakende Bacardi Producten’). Bacardi producten die aanvankelijk door Van Caem met T1 status bij douane-expediteurs in de Gemeenschap in voorraad zijn gehouden en vervolgens zijn vrijgemaakt, vallen derhalve onder de opgave, conform hetgeen in 4.6. van het tussenvonnis is overwogen. Bij een afzonderlijke opgave daarvan, zoals door Bacardi gevorderd, heeft zij derhalve geen belang. Aangezien de rechtbank heeft vastgesteld dat Van Caem gedurende meerdere jaren inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi en Bacardi gemotiveerd heeft gesteld dat Van Caem mogelijk ook al in 2003, 2004 en 2005 inbreuk maakte, is een opgave vanaf 1 januari 2003 toewijsbaar. De gevorderde accountantscontrole over de opgave is eveneens toewijsbaar. Nu Van Caem een inbreukverbod op straffe van een dwangsom opgelegd krijgt en opgave dient te doen van de door haar ingekochte, geleverd gekregen en in voorraad gehouden inbreukmakende Bacardi Producten, ziet de rechtbank niet in welk rechtens te respecteren belang Bacardi daarnaast nog heeft bij de door haar gevorderde opgave van de hoeveelheden Bacardi producten die naar haar onderweg zijn maar nog niet zijn geleverd, zodat Van Caem daarvan geen aparte opgave hoeft te doen. De gevorderde dwangsom in verband met het doen van opgave is eveneens toewijsbaar, met dien verstande dat de rechtbank een dwangsom van € 5.000,- per dag proportioneel acht en daar een maximum van € 500.000,- aan zal verbinden. De termijn waarbinnen deze opgave en de accountantscontrole daarover dienen plaats te vinden zal worden gesteld op 3 maanden, nu de opgave betrekking heeft op een periode van meer dan zes jaar, Van Caem heeft gesteld zo lang nodig te hebben en Bacardi die stelling onvoldoende gemotiveerd heeft betwist.

Inzage in beslagen administratie 2.12. Bacardi vordert voorts inzage in de door haar in beslag genomen administratie. Gezien de toe te wijzen opgave van de inkoop-, voorraad- en verkoopgegevens, te controleren door een registeraccountant, heeft Bacardi slechts belang bij deze vordering voor zover het inzage van de administratie door de accountant bij de controle van de opgave betreft. In zoverre zal deze vordering worden toegewezen.

Kosten van beslaglegging, echter geen rente op rente 2.13. Van Caem is voorts de kosten van de beslaglegging op 19 september 2008 en de gerechtelijke bewaring verschuldigd. Nu uit de door Bacardi in het geding gebrachte kostenspecificatie en de daarbij behorende facturen van de gerechtelijk bewaarder en deurwaarder blijkt dat Bacardi kosten heeft gemaakt ter hoogte van het door haar gevorderde bedrag van € 9.669,63 is de gevorderde verklaring voor recht dat Van Caem dit bedrag verschuldigd is toewijsbaar. Over dit bedrag is wettelijke rente verschuldigd, die berekend dient te worden vanaf 9 oktober 2008 nu uit de onderliggende facturen en administratie blijkt dat deze kosten niet op de dag van beslaglegging maar pas op die datum zijn voldaan door haar advocaat. De door Bacardi gevorderde ‘rente op rente’ per jaar valt van rechtswege al onder de wettelijke rente, zodat Bacardi geen belang heeft bij de afzonderlijke toewijzing daarvan.

Proceskosten

2.14. Bacardi is bij incidenteel vonnis van 8 april 2009 veroordeeld in de kosten van het incident tot zekerheidstelling. Van Caem heeft echter geen opgave gedaan van haar volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv, zodat Bacardi veroordeeld zal worden in de kosten  in dat incident op de voet van het liquidatietarief, aan de zijde van Van Caem door de rechtbank begroot op € 452,- salaris advocaat.

2.15. In de hoofdprocedure zal Van Caem als overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten. Deze procedure heeft zowel de handhaving van rechten van intellectuele eigendom als de onrechtmatige daad als grondslag, zodat de door Bacardi gevorderde proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv toewijsbaar is voor zover de procedure op de rechten van intellectuele eigendom betrekking heeft. De rechtbank schat het gedeelte van de procedure dat ziet op de handhaving van deze rechten op 90%.

2.16. De vorderingen van Bacardi in het incident tot het doen van opgave en het verlenen van inzage zijn in het tussenvonnis afgewezen omdat diezelfde vorderingen reeds in het hoofdgeding toewijsbaar waren. Om die reden zal de rechtbank Van Caem tevens veroordelen in de kosten van het door Bacardi opgeworpen incident tot opgave en inzage. Het incident had volledig betrekking op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom, zodat de proceskostenveroordeling in het incident in zijn geheel op de voet van artikel 1019h RV toewijsbaar is.

Lees het vonnis hier (.doc-bestand, pdf, schone pdf en tussenvonnis 22 december).