Merkenrecht  

Verbod tot verrichten van merkdepots

met dank aan Marlou van de Braak, Hoyng Monegier LLP

In navolging van eerdere bericht IEF 7102 (tweede bericht - Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage 24 september 2008, KG ZA 08-1024, Stichting Pink Ribbon tegen De Scheffrahn-groep c.s.). De Stichting Pink Ribbons vraagt aandacht voor borstkanker middels het roze lintje en is houder van diverse 'Pink Ribbon'-merken (zie register.boip.int). Zij maakt bezwaar tegen herhaaldelijk deponeren en vervolgens intrekken van ´PINK RIBBON´-merken door gedaagde en vordert o.a. een verbod tot het verrichten van merkdepots. Het verweer, dat PINK RIBBON slechts beschrijvend is voor roze lintjes, slaagt niet.

4.24. Het gevorderde verbod op het verrichten van depots is een vergaande maatregel, gegeven de wettelijke bevoegdheid tot het verrichten van depots. In de gegeven omstandigheden is dat verbod naar het oordeel van de rechtbank wel gepast. Daarbij is, naast het voorgaande oordeel over de onrechtmatigheid van de wijze van depot tot op heden, van belang dat [X c.s.] zelf heeft verklaard dat alle activiteiten met betrekking tot Pink Ribbon International zijn gecontinueerd in Pink Ribbon, Inc. [X c.s.] is naar eigen zeggen niet meer betrokken bij Pink Ribbon International en gesteld noch gebleken is dat [X c.s.] anderszins een belang heeft bij het deponeren van PINK RIBBON merken. Gelet daarop is een verbod om merken met daarin de woordelementen PINK en RIBBON te deponeren niet een ter vergaande inperking van de bevoegdheden van [X c.s.]

Het verbod gaat gepaard met een dwangsom á €10.000 per dag of per keer dat Benelux of Gemeenschapsdepot met daarin "PINK" en/of "RIBBON" en á €2.000 per dag of per keer dat genoemde merkrechten "PINK" en/of "RIBBON" wordt gebruikt

Lees het vonnis hier.

In dit vonnis genoemd: BVIE 2.4 sub f, 2.28 lid 1 sub b, c en d, lid 3, 4.6 lid 4  
SHARE|

Na beëindiging dealerovereenkomst het merk blijven gebruiken

Merkenrecht. Stukgelopen dealersamenwerking. S. & T. Van Noort B.V. voldeed niet aan de minimum purchase en sales targets uit de dealerovereenkomst. Ook een royalty-free non-exclusive license voor het gebruik van de Triump merken was hierin opgenomen. Na beëindiging blijft Van Noort B.V. de merken van Triumph gebruiken en vordert zij verbod wegens merkinbreuk.

3.1 (...) Van Noort maakt volgens Triumph echter nog steeds gebruik van de merken van Triumph, onder meer op haar website en op de lichtbak aan de winkelpui, op zodanige wijze dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat Van Noort tot het dealernetwerk van Triumph behoort. Van Noort maakt volgens Triumph aldus inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a en sub c BVIE op de merkrechten van Triumph en handelt in strijd met de bepalingen van de dealerovereenkomst. 

4.11. Daarmee is een einde gekomen aan de aan Van Noort (kennelijk mede namens Triumph Designs) verleende licentie tot  het gebruik van de merken van Triumph Designs. Van Noort heeft niet bestreden dat zij de merken nog altijd gebruikt op de door Triumph aangegeven wijze en dat sprake is van merkinbreuk. Het door Triumph Designs gevorderde verbod op merkinbreuk is daarom toewijsbaar, met dien verstande dat Van Noort een korte termijn moet worden gegeven om aan de veroordeling te voldoen.

Uit r.o. 4.14 (jo. 3.2) volgt dat Triumph het recht heeft om de diagnoseapparatuur en de lichtbak van Van Noort B.V. terug te kopen voor een bedrag van € 1.835 respectievelijk € 446,55.

4.16. Ter voorkoming van executiegeschillen wordt opgemerkt dat, naar Triumph ter zitting ook heeft erkend, het Van Noort vrij staat reeds door Triumph aan haar geleverde producten, waarop de merken zijn aangebracht, verder te verkopen

Lees het vonnis hier.

In deze uitspraak genoemd: Artikel 2.20 lid 1 sub a en sub c,  4.6 lid 1 BVIE, art. 1019h en 1019i Rv
SHARE|

Der die Klagemarke schwächt

Een autoproducent mag - op grond van zijn merkenrecht - een onafhankelijke autoreparatiewerkplaats verbieden reclame te maken met zijn "beeldmerk" voor "inspecties", zo oordeelde het Duitse BGH in Volkswagen v. ATU. Zowel Landgericht Hamburg en Oberlandesgericht waren al eerder tot deze conclusie gekomen.

Mit der Verwendung des bekannten Bildzeichens der Klägerin ist ein Imagetransfer verbunden, der die Klagemarke schwächt. (vertaling: Met het gebruik van het bekende beeldmerk van klager is een Imagetransfer verbonden, waardoor het merk verzwakt.)

Das Markenrecht sieht allerdings vor, dass der Markeninhaber einem Dritten die Verwendung der Marke als notwendigen Hinweis auf den Gegenstand der Dienstleistungen des Dritten nicht verbieten kann, solange die Benutzung nicht gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel verstößt. Im Streitfall sind die Voraussetzungen dieser Schutzrechtsschranke indessen nicht erfüllt, weil die Beklagte zur Beschreibung des Gegenstands der von ihr angebotenen Dienstleistungen ohne weiteres auf die Wortzeichen "VW" oder "Volkswagen" zurückgreifen kann und nicht auf die Verwendung des Bildzeichens angewiesen ist.

(vertaling: Het merkenrecht bepaalt echter dat de merkenhouder een derde het gebruik van het merk als noodzakelijke opmerking voor het aanbieden van diensten van derden niet kan verbieden, zolang het gebruik niet met de eerlijke gebruiken in industriële en commerciële conflicteert. In dit geval zijn de voorwaarden waarvan niet vervuld, omdat de beschrijving van de aangeboden diensten zonder woordmerk "VW" of "Volkswagen" niet is aangewezen op het gebruik van het beelmerk.

Lees het (voorlopige) persbericht nr. 65/2011 hier.
SHARE|

Het overnemen van karakteristieke elementen

met dank aan Moïra Truijens & Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap

Auteursrecht. Hoger beroep in kort geding over het auteursrecht op de spijkerbroek Elwood. Afgezien waar het de (hoofdelijek) proceskosten betreft bekrachtigt het hof het vonnis waarvan beroep (vzr. Rechtbank Dordrecht 13 augustus 2009, IEF 8120). De spijkerbroek is een werk en auteursrechtelijke verwatering bestaat niet. Inbreuk op het auteursrecht van G-Star wordt bevestigd. Na toelating van eisvermeerdering van G-Star concludeert het hof wel dat H&M op grond van het modellenrecht geen inbreuk maakt op het stikselmerk van G-star (‘het Wokkie-teken’), omdat  “er een gerede kans bestaat dat het gebruik van het merk kan worden verboden om reden dat dit resulteert in de toepassing van een model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan de oudere modellen van H&M.” (Klik op afbeelding voor vergroting, links voor- en achterkant Elwood, rechts H&M).

Auteursrecht: 14. Het hof is voorshands, met de rechtbank, van oordeel dat door het gebruik van de combinatie van de vijf kenmerkende elementen (…) het ontwerp van de Elwood broek aan de hiervoor geschetste criteria voldoet. Dit samenstel van elementen geeft de Elwood een karakteristieke uitstraling (in die zin eerder: Hof Amsterdam 25- 1 1-2004 (G-Star 1Benetton), LJN AU9 159). Wet enkele feit drie bepaalde elementen, zoals de kniestukken,al eerder werden gebruikt in motorbroeken en dat het ontwerp zelfs daarop is geïnspireerd, is onvoldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat sprake is van ontlening aan een model van een al bestaande motorbroek. (…)

Verwatering: 15. Voor zover H&M c.§ met het overleggen van afbeeldingen van broeken, als thans verkrijgbaar op de markt, die een of meerdere kenmerken van de Elwood vertonen heeft willen aanvoeren dat de beschemingsomvang van de Elwood is verwaterd, althans zeer beperkt moet worden geacht, wordt dit verweer verworpen. Zoals hiervoor reeds is overwogen, moet de beschemingswaardigheid van een werk worden beoordeeld op het moment waarop dat is vervaardigd. Derhalve is niet relevant dat bepaalde onderdelen van het ontwerp later zijn nagevolgd en niet meer als origineel worden ervaren (zie o.a.: HR 8 september 2006 (G-Star/Benetton), LJN AV3384, NJ 2006/492). Dit geldt te meer, nu bovendien voldoende aannemelijk is geworden dat G-Star sinds de introductie van de Elwood consequent is opgetreden tegen inbreuk. Grief X en XI falen derhalve, althans kunnen niet tot vernietiging leiden.

Inbreuk: 21: Deze grief wordt verworpen. Het hof ziet geen reden de buitenlandse rechter in zijn oordeel te volgen. Naar het oordeel van het hof kunnen de inderdaad aanwezige verschillen - waaronder ook het ontbreken van één van de karakteristieke elementen van de Elwood, te weten het grote ronde stiksel op het zitvlak, niet afdoen aan het oordeel dat de totaalindrukken van de broeken zodanige gelijkenis vertonen dat de H&M-jeans niet als zelfstandig werk kunnen worden beschouwd. Die gelijkenis in totaalindruk wordt met name veroorzaakt door het wel overnemen van de twee zich aan de voorzijde van het ontwerp bevindende karakteristiek elementen, te weten de bollende kniestukken en de opvallende schuine stiksels die van de heup naar de kuisnaad lopen en de twee resterende karakteristieke elementen op de achterzijde, te weten het horizontale stiksel op kniehoogte en de band aan de onderzijde van de pijpen.

Merkenrecht: 34. Het verweer van H&M c.s. op dit punt bek doel. Indien sprake zou zijn van zodanige overeenstemming tussen het Wokkie-merk en de door H&M c.s. gebruikte tekens dat daardoor verwarring kan ontstaan, is naar het oordeel van het hof voldoende aannemelijk dat een beroep van H&M c.s. op de nietigheid van het Wokkie-merk ex artikel 53 lid 2GMVo zal slagen, nu er een gerede kans bestaat dat het gebruik van het merk kan worden verboden om reden dat dit resulteert in de toepassing van een model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan de oudere modellen van H&M AB (art. 10 lid 1 Gemeenschaps-modellenverordening). Anders dan G-Star bij pleidooi nog heeft gesteld, staat het vermoeden van geldigheid van het Gemeenschapsmerk als (thans) geregeld in artikel 99 GMVo (voorheen 95 GMVo), gelet op het bepaalde in het derde lid van dit artikel, niet in de weg aan het honoreren van het verweer van H&M c.s., zodat de vordering voor zover gegrond op het Gemeenschapsmerk dient te worden afgewezen.

Lees het arrest hier (link en pdf) update: LJN BQ2113

Een rechtsgeldig ouder gebruik

Met dank aan Remco Klöters, Van Kaam 

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Eiser maakt op grond van handelsnaam en beeldmerk ‘Tradersonly’ bezwaar tegen het gebruik van de domeinnamen traderonly.nl en traderonly.be. Vorderingen afgewezen: het voorgebruik van de oudere domeinnaam prevaleert, voorshands.

4.4. (…) Er zal sprake moeten zijn van een zekere mate van naar buitentreden van de onderneming onder die handelsnaam. In het onderhavige geval heeft Caesar Capiral tegenover de betwisting door Today's echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij ten tijde van de registratie van de domeinnamen traderonly.nl en traderonly.be door Today's, reeds met de naam Tradersonly.nl als handelsnaam van haar onderneming naar buiten was getreden. De enkele door Caesar Capital genoemde registratie van deze handelsnaam in het handelsregister en de registratie daarvan als tweede naam van de onderneming bij de AFM is voorshands onvoldoende. Stukken waaruit zou blijken dat zij reeds vóór 22 september 2010 die handelsnaam daadwerkelijk gebruikte zijn niet overgelegd. Of Caesar Capital nog op andere wijze met de naam Tradersonly voor haar onderneming naar buiten was getreden vergt dan ook, gelet op de betwisting door Today's, een nader onderzoek naar de feiten, waar een kort geding zich niet voor leent, Op dit moment is echter onvoldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Today's door het gebruik van de domeinnamen traderonly.nl en traderonly.be inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaam van Caesar Capital en dat haar dit op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet zal worden verboden.

4.5. Ten aanzien van de gestelde inbreuk op het beeldmerk van Caesar Capital wordt voorop gesteld dat Today's de domeinnamen uaderonly.nl en traderonly.be heeft geregistreerd en doorgelinkt voordat Caesar Capital het beeldmerk Tradersonly had gedeponeerd. Gelet op hetgeen hiervoor onder 4.4. ten aanzien van de door Caesar Capital gestelde inbreuk op haar handelsnaam is overwogen, volgt daaruit dat voorshands niet kan worden uitgesloten dat sprake is van een rechtsgeldig ouder gebruik door Today's van een met het merk overeenstemmend teken. Op grond van artikel 2.23, derde lid, BVIE kan Caesar Capital zich in dat geval niet verzetten tegen dat gebruik door Today's. Daarmee is op dit moment evenmin aannemelijk dat in een bodemprocedure de stelling van Caesar Capital dat Today's met de in het geschil zijnde domeinnamen een inbreuk heeft gemaakt op haar beeldmerk, zal slagen.

Lees het vonnis pdf / DomJur. 

De verschijningsvorm van dat woord

met dank aan Aron Das Gupta, VMW Taxand Advocaten

Merkenrecht. Vuurwerk Eiser Schuurmans stelt dat gedaagde met het gebruik van het teken Excellent inbreuk maakt op het beeldmerk Excellent van eiser. Vorderingen afgewezen. Weinig ongebruikelijk casus, in twee citaten:

4.5. Ter comparitie heeft Schuurmans verklaard dat zij geen bescherming inroept van het woord "excellent", maar van de verschijningsvorm van dat woord in het beeldmerk EXCELLENT, Ook indien Schuurmans dit standpunt niet zou hebben ingenomen, zou haar alleen bescherming van de vormgeving kunnen toekomen, nu het woord "excellent" een gewoon woord is in de Nederlandse taal, dat bovendien een eigenschap van de daaronder aangeboden waar, vuurwerk, beoogt te beschrijven. De omstandigheid dat dat merk - EXCELLENT daarmee deels een beschrijvend karakter heeft, betekent dat alleen de visuele elementen van het beeldmerk, waaronder de schrijfwijze van het woord, voor bescherming in aanmerking kunnen komen. Alleen in zoverre komt aan het beeldmerk onderscheidend vermogen toe. Het voorgaande betekent dat ook alleen die elementen van het merk en teken met elkaar dienen te worden vergeleken om te kunnen concluderen tot overeenstemming.

4.8, Ten aanzien van de toewijsbaarheid van de vorderingen op grond van artikel 2.20 li 1 sub b BVIE overweegt de rechtbank dat Schuurman heeft nagelaten een kleurenversie van haar beeldmerk aan de rechtbank over te leggen. Daardoor is de rechtbank niet in staat om te beoordelen of de kleuren van merk en teken met elkaar overeenstemmen. Echter, ook indien zou moeten worden aangenomen dat die kleuren inderdaad overeenstemmen, geldt dat de totaalindrukken van merk en teken te zeer van elkaar verschillen om te spreken van overeenstemming de zin van artikel 2.20 lid l sub b BVIE (…) .

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Almelo 26 november 2010, 7302010 (U. tegen BP)

met dank aan Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Advocaten

Ex Parte. Merkenrecht. Auteursrecht. Ex parte bevel (zonder uitgebreide motivering) tegen handelaar die zich onrechtmatig middels advertenties en krantenartikelen heeft geprofileerd als officiële dealer van Quick-Step vloerproducten. Het verzoek wordt toegestaan als verzocht.

Lees de beschikking hier (geanonimiseerd op aanvraag).

Voor advocatenkantoren

met dank aan Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Advocaten

Auteursrecht. Merkenrecht. Software. Ex parte bevel (met uitgebreide beoordeling) m.b.t. tot door een distributeur buiten een distributieoveeenkomst om verhandelde software voor advocatenkantoren. Geen voorlopig inbreukverbod i.v.m. de distributieovereenkomst, wel bewijsbeslag.

2.2. Het verzoek strekkende tot het geven van een voorlopig inbreukverbod zal worden afgewezen omdat het niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een dergelijk ingrijpende maatregel te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van de gestelde inbreuk op het gestelde recht en ten aanzien van de spoedeisendheid van de zaak. In dat verband is mede van belang dat tussen verzoekers en gerekwestreerden ter zake de verhandeling van de Cicero software sinds zeer lange tijd een distributieovereenkomst bestaat en zonder het horen van gerekwestreerden in dit geval niet eenvoudig kan worden beoordeeld of de hen verweten handelingen niet bij overeenkomst aan een of meer van hen zijn toegestaan.

2.3. Naar voorlopig oordeel is de stelling van verzoekers dat gerekwestreerden inbreuk op het gestelde recht hebben gemaakt wel voldoende voor toewijzing van maatregelen tot bescherming van bewijs, zij het dat het verlof slechts betrekking zal hebben op beslag op afschriften van relevante documentatie waaruit de (omvang van de) inbreuk kan blijken, zoals facturen en correspondentie,, alsmede op kopieën van elektronische data die één of meer van de in paragraaf 28 van het verzoekschrift onder de eerste drie gedachtestreepjes bedoelde gegevens (kunnen bevatten).

Lees de beschikking hier.

Het loutere afvullen

Merkenrecht. Afvullen van blikjes op verzoek van derde. Exportmerken. ‘Wie zonder toestemming het merk van een derde of een soortgelijk teken in het economisch verkeer gebruikt, maakt inbreuk op de rechten van de houder van dit merk. Geldt dat echter ook voor een onderneming die in opdracht van een derde blikjes waarop het teken in kwestie is aangebracht, afvult met frisdrank? En welke consequenties moeten daaraan worden verbonden wanneer de waren bestemd zijn voor rechtstreekse uitvoer buiten het grondgebied waar het merk bescherming geniet? Deze vragen zijn aan de orde in het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing.’

62. Derhalve geef ik het Hof in overweging, de gestelde prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt:

„1)  Het loutere ‚afvullen’ van verpakkingen die van een teken zijn voorzien, moet niet worden aangemerkt als gebruik van dat teken in het economisch verkeer in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, wanneer dit afvullen louter wordt verricht als dienstverlening voor en in opdracht van een derde.

2) Op grond van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 mag het gebruik van een teken dat met een merk kan worden verward, worden verboden in het gebied waarvoor het merk is ingeschreven, indien de van het teken voorziene waren uitsluitend bestemd zijn voor uitvoer naar landen buiten dit gebied en zij in dit gebied – behalve in de onderneming waar het afvullen heeft plaatsgevonden – niet door het publiek kunnen worden waargenomen.

3) Het gevaar voor verwarring moet worden beoordeeld op basis van de perceptie van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument in het gebied waarvoor het merk is ingeschreven.”

Lees de vragen hier. Conclusie hier, hier (allen links) en hier (pdf)

Schending van grondrechten

Auteursrecht. Internetfilters. Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (Sabam). Volgens advocaat-generaal Cruz Villalón schendt een maatregel, waarbij een internetprovider wordt bevolen een systeem toe te passen voor het filteren en blokkeren van elektronische communicaties ter bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, in beginsel de grondrechten.

Een dergelijke maatregel moet, wil hij geoorloofd zijn, voldoen aan de in het Handvest van de grondrechten gestelde voorwaarden voor de beperking van de uitoefening van rechten en dus met name berusten op een rechtsgrondslag die voldoet aan de vereisten van een „formele wet”.

Lees het persbericht hier, de  conclusie hier (Nederlandse versie nog niet beschikbaar), 
Voorlopig geautomatiseerd-vertaalde versie hier.