Merkenrecht  

Kosten bedrijfrecherchebureau komen voor vergoeding in aanmerking

Handelaar in nep-kleding via marktplaats. Inbreuk op Gemeenschapsmerken vastgesteld. Proceskostenveroordeling. Kosten van achterhalen van de inbreukmaker door bedrijfsrecherchekantoor zijn kosten die voor vergoeding in aanmerking komt, ten voordele merkhouder. Gemaakte kosten voor contact leggen en aantal online en offline proefbestellingen.

4.22 (...) Voor de kostenveroordeling is niet doorslaggevend het aantal door [X] verkochte inbreukmakende artikelen, dat overigens thans nog niet vaststaat. De kosten van het achterhalen van de inbreukmaker door een bedrijfsrecherchebureau zijn ook kosten die voor vergoeding in aanmerking komen ingevolge artikel 1019h Rv. Nu zoals hiervoor onder 4.10 is overwogen van uitlokking door de vertegenwoordiger geen sprake is, komen de kosten van het onderzoeksbureau voor vergoeding in aanmerking. Ook verzet de billijkheid zich niet tegen een volledige proceskostenveroordeling gelet op de gestelde mindere financiële draagkracht van [X]. Gelet op het voorgaande komt dan ook een bedrag van € 4.115,67 voor toewijzing in aanmerking.

Lees de uitspraak hier (pdf)
Een ander "recherchekosten"-uitspraak (IEF 8745)

CosMedic v. CosMedique

met dank aan Huib Berendschot en Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD

Ex parte Beschikking ex 1019e Rv. Merk en handelsnaam "CosMedic" (boip.int) . Maatschap van plastische chirurgen die privékliniek. Eenmanszaak "Cosmedique" biedt dienst aan die ligt tussen schoonheidsbehandeling en chirurgische ingrepen. Gevaar voor publiciteit vanwege recente opening. Overeenstemming handelsnaam is auditief, begripsmatig, visueel en schrijfwijze (hoofdletter C en M). Verder geografisch gedeeld gebied en aard van onderneming is gelijk

Staken van handelsnaam en domeinnaam en gebruik van overeenstemmend merk CosMedique met dwangsom €2.500 per dagdeel voor overtreding. Toegewezen ex parte beschikking.

Lees de ex parte beschikking hier (pdf)
Regeling: art. 1019e Rv j.o. 2.20 lid 1 sub a,b, d BVIE

WIPO Arbitration and Mediation Center zes uitspraken

Op Domjur.nl staan Nederlandse uitspraken en artikelen met betrekking tot domeinnamen. In het bijzonder .nl-domeinnamen. Een overzicht van de laatste zes uitspraken.

WIPO Arbitration and Mediation Center 1 maart 2011, Zaak-/rolnummer: DNL2011-0002, DomJur 2011-657 (Arnhem Comin Soon B.V. tegen Benson and Partner Ltd) link

Eiseres is Arnhem Coming Soon B.V., een modewinkel in Arnhem en houder van het woordmerk ‘coming soon’. Verweerder is Benson and Partner Ltd, houder van de domeinnaam comingsoonarnhem.nl. Eiseres vordert overdracht van de domeinnaam. Verweerder dient geen verweerschrift in.

Verwarrendwekkende overeenstemming. Geen recht of legitiem belang verweerder.  Registratie te kwader trouw. Overdracht bevolen.

WIPO Arbitration and Mediation Center 28 februari 2011, Zaak-/rolnummer: DNL2010-0083, DomJur 2011-662 (Koninklijke Philips Electronics NV tegen Small Business Internet Solutions) link

Eiser is Koninklijke Philips Electronics NV, sinds 2008 maakt de onderneming Respironics Inc deel uit van eiser. Philips is rechthebbende op het merk Respironics. Verweerder is Small Business Internet Solutions die de domeinnaam respironics.nl heeft geregistreerd.

Domeinnaam identiek aan merk. Geen recht of legitiem belang verweerder. Registratie domeinnaam op de dag van persbericht overname respironics in. Registratie te kwader trouw. Overdracht bevolen.

WIPO Arbitration and Mediation Center 21 februari 2011, Zaak-/rolnummer: DNL2010-0074/00075, DomJur 2011-660/2011-661 (Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank tegen verweerder) link 0074/ 0075

Eiser is Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland). Verweerder heeft de volgende domeinnamen geregistreerd: abobank.nl, babobank.nl, rabibank.nl, rabobannk.nl, rabobasnk.nl, radobank.nl en raqbobank.nl. Verweerder woont op hetzelfde adres als de verweerder in de eerdere zaak ‘Rabobank Nederland – Verweerder (I)’.

Geen verweerschrift ingediend. Fonetisch en visueel verwarringwekkend gelijkend op merk.  Geen recht of legitiem belang verweerder. Link naar concurrenten. Registratie te kwader trouw.  Overdracht bevolen.

WIPO Arbitration and Mediation Center 21 februari 2011, Zaak-/rolnummer: DNL2010-0082, DomJur 2011-659 (Société Air France tegen Helo Holdings LTD) link

Eiseres is Société Air France. Verweerder is Helo Holdings Ltd, houder van de domeinnaam aifrance.nl. Eiseres vordert overdracht van de domeinnaam. De Geschillenrechter zal de vordering in het licht van artikel 2.1 van de Regeling interpreteren. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

Vrijwel identiek aan merk (Air France). Typosquatting. Geen recht of legitiem belang verweerder. Niet gelieerd, geen toestemming, te koop. Bekend merk, registratie te kwader trouw. Overdracht bevolen.

WIPO Arbitration and Mediation Center 17 februari 2011, Zaak-/rolnummer: DNL2010-0078, DomJur 2011-658 (Customworx B.V. tegen verweerder) link

Eiser, Costumworx B.V., houdt zich bezig met het ter beschikking stellen van personeel (uitzenden en detacheren), hanteert “Toptech”, “Toptech Detachering”, “Toptech Uitzendbureaus”, “Toptech Werving & Selectie” en “Toptech Solutions” als handelsnamen en heeft “TOPTECH” als woordmerk geregistreerd. Verweerder is doende om te starten met soortgelijke activiteiten. De domeinnaam toptechpersoneelsdiensten.nl is door de verweerder geparkeerd bij een registrar.

Al dan niet ingebruik irrelevant voor verwarringwekkende overeenstemming domeinnaam. Toevoeging beschrijvende woord personeelsdiensten heft overeenstemming onvoldoende op. Geen recht of legitiem belang verweerder. Registratie te kwader trouw - verweerder wil concurrerende activiteiten ontplooien. Overdracht bevolen.

Presentaties Benelux Merkencongres

Onderstaand de presentaties die zijn gegeven op het Benelux Merkencongres 2011 op 25 maart j.l.. 
Met dank aan Frits Verheijden, Kluwer

prof. Martin Senftleben Keyword advertising aansprakelijkheid ISPs pdf (0,6 Mb)	prof  Tobias Cohen Jehoram De verhouding tussen nationale en het Gemeenschapsmerkenrecht pdf (0,6 Mb)
Paul Reeskamp Handhaving van merkrechten pdf (0,2 Mb)	prof. Dirk Visser Overzicht actuele ontwikkelingen en jurisprudentie pdf (0,2 Mb)

Toch liever grotere bestanden (van enkele Mb)? 
Mailt u redactie@ie-forum.nl (onderwerp en bericht reeds ingesteld voor u)

Het verschil tussen diagnostisch en therapeutisch

met gelijktijdige dank aan Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema
 
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Farmaceutica. ARGENE tegen arGEN-X. Bevoegdheid Rechtbank Rotterdam o.g.v. art 103 GMVo. (eiser verwijst naar de bepalingen van het BVIE, maar de vordering is alleen gebaseerd op een Gemeenschapsmerk).

Nu op grond van het Gemeenschapsmerk ARGENE niet kan worden opgetreden tegen de zuivere handelsnaam arGEN-X (geen gebruik voor waren of diensten) en van merkenrechtelijke verwarring daarnaast geen sprake is (diagnostische vs therapeutische toepassingen ander, hoogspecialistisch, publiek), oordeelt de voorzieningenrechter dat inbreuk niet aannemelijk is en wijst de vorderingen af. Geen beroep op art. 5a Hnw mogelijk wanneer uitsluitend Gemeenschapsmerk wordt ingeroepen.

Merkenrecht: “(…) Dat sprake is van een ander gebruik dan het gebruik van de aanduiding "arGEN-X" zuiver als handelsnaam is door Argene onvoldoende gemotiveerd bestreden noch is daarvan op grond van de in dit kort geding overgelegde stukken gebleken. Op grond van het Gemeenschapsmerk komt Argene in de verhouding tussen partijen mitsdien geen bescherming toe. De vordering als hiervoor weergegeven onder 3.1 sub 1 dient reeds daarom te worden afgewezen.

Indien en voor zover met het deponeren van het merk arGEN-X voor de klassen 5 en 42 wel sprake zou zijn van gebruik voor waren of diensten door arGEN-X, dient bepaald te worden of sprake is van inbreukmakend handelen van arGEN-X in de zin van artikel 9 lid 1 GMVo, zoals door Argene betoogd.
 
 (…)  Op de eerste plaats is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 9 lid 1.b GMVo niet is gebleken. Daartoe geldt het volgende. (…) Gelet op de hiervoor omschreven verschillen, waaronder het verschil tussen diagnostische en therapeutische toepassing van antistoffen (dat op dit punt sprake is van een wezenlijk verschil wordt ondersteund door productie 7 van arGEN-X), richten partijen zich logischerwijs ook op een ander - hoogspecialistisch - publiek.(…)   Het antwoord op de vraag of sprake is van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis, althans overeenstemming, tussen de merken van partijen, zoals door Argene is gesteld, kan in het midden blijven, nu, gelet op het hiervoor overwogene, verwarringsgevaar voorshands niet te duchten valt.

Het vorenstaande leidt ertoe dat een beroep op het bepaalde in artikel 9 lid 1.b GMVo niet had kunnen slagen. In dat verband acht de voorzieningenrechter voorts van belang dat gesteld noch gebleken is dat in de bijna drie jaar dat arGEN-X nu bestaat daadwerkelijk verwarring is opgetreden. Dat geen verwarring te duchten valt, wordt ook onderschreven door de inhoud van de door arGEN-X op vier punten afgegeven onthoudingsverklaring  (…) .
 
Handelsnaamrecht: Blijkens de dagvaarding heeft Argene een expliciet beroep gedaan op het bepaalde in artikel 5a van de Handelsnaamwet (Hnw), maar daar evenwel geen vordering aan verbonden. (…) Indien en voor zover Argene aan haar op artikel 5a Hnw gebaseerde stellingen een vordering had verbonden, zou deze vordering eveneens zijn afgewezen.
 
(…) Zoals hiervoor is overwogen kan op grond van een Gemeenschapsmerk niet worden opgetreden tegen ander gebruik van een teken dan voor waren of diensten. Door ter bescherming van een Gemeenschapsmerk een vordering gebaseerd op artikel 5a Hnw in te stellen wordt juist getracht op te treden tegen een dergelijk ander gebruik zoals het gebruik van een handelsnaam. Dat staat de Gemeenschapsmerkenverordening, gelet op het bepaalde in artikel 14 lid 1, eerste zin, GMVo ("De rechtsgevolgen van een Gemeenschapsmerk worden uitsluitend beheerst door deze verordening. (...)"), niet toe. 

Lees het vonnis hier (link en pdf). 
Regeling: 9 lid 1, 2 en 3, 96 en 103 GMVo, 5 en 5a Hnw, 2.20 BVIE

publicatie processtukken & samengesteld wel onderscheidend vermogen

Auteursrecht. (geregistreerd) merkenrecht. Uitlatingen op website over medezeggenschap op het Stedelijk Lyceum Enschedé niet onrechtmatig, vanwege publicatie van processtukken wel inbreuk auteursrecht. “Gedaagde heeft aldus door plaatsing van genoemde stukken op de website inbreuk gemaakt op de auteursrechten van eisers dan wel hun raadsvrouwe.” Inbreuk op het teken GMR HSL (boip.int) wordt eveneens aangenomen, althans de voorzieningenrechter is “voorshands van oordeel dat aan Stichting HSL een merkrecht toekomt op het teken GMR HSL.” (…) “Hoewel aan de (beschrijvende) afkortingen GMR en HSL afzonderlijk nauwelijks onderscheidend vermogen toekomt (...) is dit voor de samenvoeging van beide afkortingen niet zonder meer aan te nemen. Om die reden zal de voorzieningenrechter vooralsnog aannemen dat het teken voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Dit betekent dat [gedaagde] elk gebruik van het teken dient te staken en gestaakt te houden.” Inclusief gebruik van emailadressen

Onrechtmatig handelen 22. Hoewel de teksten ‘de bestuurder is bezig geweest om de wettelijk voorgeschreven medezeggenschap op HSL monddood te maken’, ‘halve waarheden en leugens te verkondigen’, ‘dat hij in een aantal gevallen toegaf zich ervan bewust te zijn de wet te overtreden’ en ‘het manipulatief gedrag van [eiser sub 2]’ niet van een enkele kritische strekking getuigen, kan het onrechtmatige karakter van deze uitlatingen echter ook niet worden ingezien. De gedane uitlatingen zijn niet van een dermate verregaande aard dat verwacht moet worden dat eisers hierdoor (ernstige) hinder dan wel schade zullen ondervinden. De vorderingen sub a en c dienen derhalve te worden afgewezen.

Auteursrechten 23.  De voorzieningenrechter is met eisers van oordeel dat op de door hun of namens hun opgestelde brieven en processtukken auteursrechten rusten. Deze stukken ontberen niet een oorspronkelijk karakter en om die reden komen zij in aanmerking voor volledige auteursrechtelijke bescherming. Het op de website plaatsen van die stukken kan worden gezien als een openbaarmaking in de zin van artikel 12 Auteurswet (hierna te noemen Aw). Gelet op het bepaalde in artikel 1 Aw is openbaarmaking echter uitsluitend voorbehouden aan de maker. [Gedaagde] heeft aldus door plaatsing van genoemde stukken op de website inbreuk gemaakt op de auteursrechten van eisers dan wel hun raadsvrouwe. Nu het niet meer in [gedaagde] zijn macht ligt om de stukken van internet te verwijderen kan het gevorderde onder sub b niet meer worden toegewezen. Dit laat echter onverlet dat de voorzieningenrechter, gelet op het voorgaande, wel het gevorderde onder sub g kan en zal toewijzen.

Merkenrecht: 24.  De voorzieningenrechter is, gelet op het beperkte beoordelingsmogelijkheden die kleven aan een procedure als de onderhavige, voorshands van oordeel dat aan Stichting HSL een merkrecht toekomt op het teken GMR HSL.

25.  Het meest verstrekkende verweer van [gedaagde] is dat het teken nietig zou zijn omdat het ontbreekt aan enig onderscheidend vermogen. Het onderscheidend vermogen van het teken moet beoordeeld worden aan de hand van de perceptie van het betrokken publiek, waarbij de totaalindruk van belang is. Het relevante publiek zal met name bestaan uit (een deel van) de inwoners van de gemeente Enschede. Door het gebruik van de samenvoeging GMR en HSL zal voor de inwoners van de gemeente Enschede als snel de link gelegd worden naar de Stichting HSL. Voorts zal die samenvoeging gemakkelijk worden begrepen als zijnde de GMR van Stichting HSL. Hoewel aan de (beschrijvende) afkortingen GMR en HSL afzonderlijk nauwelijks onderscheidend vermogen toekomt - zoals [gedaagde] terecht stelt -, is dit voor de samenvoeging van beide afkortingen niet zonder meer aan te nemen. Om die reden zal de voorzieningenrechter vooralsnog aannemen dat het teken voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Dit betekent dat [gedaagde] elk gebruik van het teken dient te staken en gestaakt te houden. Zoals reeds door partijen is vastgesteld zit [gedaagde] echter niet meer achter de ‘knoppen’ van de website. Daarvan uitgaande ziet de voorzieningenrechter aanleiding om de navolgende voorziening te treffen teneinde een stoelendans te voorkomen voor wat betreft het beheer van de website en de daaraan verbonden e-mailadressen.

Rechtdoende Veroordeelt [gedaagde] om per 48 uren na de rechtsgeldige betekening van dit vonnis het beheer van de website www.gmrhsl.nl en de daaraan verbonden e-mailadressen info@gmrhsl.nl en gmrhsl@gmail.com gestaakt te houden en verbiedt [gedaagde] vanaf dat moment om de door of namens eisers opgestelde correspondentie dan wel processtukken te openbaren dan wel te verveelvoudigen.

Lees het vonnis hier (link en pdf) 

Ten behoeve van gemeenschappelijke belangen

met dank aan G.L. Kooy, Octrooibureau Vriesendorp & Gaade
 
Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage 21 augustus 2009, IEF 8113). Voormalig agent en gemeenschappelijk merkhouder Trends2come laat douane een zending speelgoed van voormalig leverancier (en ook gemeenschappelijk merkhouder) Playgo tegenhouden. De voorzieningenrechter concludeerde dat Trends2come haar bevoegdheid hiermee heeft misbruikt: “De gemeenschappelijkheid van de eigendom brengt naar voorlopig oordeel in ieder geval mee dat dergelijke verzoeken alleen kunnen worden ingesteld ten behoeve van de gemeenschap, dat wil zeggen ten behoeve van gemeenschappelijke belangen van PlayGo Limited en Trends2Com.” De inhoud van de containers dient derhalve te worden vrijgegeven. Vorderingen zijn onvoldoende onderbouwt. Het hof volgt dit oordeel.

"9. (…) Uitgangspunt is mitsdien dat de door Trends2Com getroffen douanemaatregel is ingegeven door haar belang om verhaalsmogelijkheden ten laste van Playgo Ltd. te creëren. Trends2Com betwist voorts (begrijpelijkerwijs) niet dat dat doel niet in het belang van Playgo Ltd. is.

10. Dat sluit op zichzelf niet uit dat de douanemaatregel tevens ten doel kan hebben gehad op te treden tegen merkinbreuk. Ook daarvoor geldt echter - ingevolge het in hoger beroep niet bestreden oordeel van voorzieningenrechter - dat de maatregel de gemeenschappelijke belangen van Playgo en TrendQCom moet hebben gediend. Trends2Com heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat ook Playgo Ltd. belang had bij het (op deze wijze) optreden tegen de merkinbreuk. Vaststaat immers dat Playgo Ltd. zich op het standpunt stelt dat van merkinbreuk geen sprake is, nu zij Playgo Toys en Tai Way toestemming heeft verleend voor het gebruik van de Gemeenschapsmerken. Het hof acht het betoog van Playgo Ltd., dat zij, gelet op die toestemming, door Playgo Toys en Tai Way aansprakelijk kan worden gehouden voor een optreden tegen hen wegens merkinbreuk voorshands niet onaannemelijk. De door Trends2Com benadrukte (eigen stellingname van Playgo met betrekking tot de) onderlinge onafhankelijkheid van de in deze procedure optredende Playgo-vennootschappen ondersteunen de betreffende stelling van Playgo juist."

Lees het arrest hier en LJN BQ4582.

Veel garen op deze klos

Modellenrecht en merkenrecht. Conventie. Inbreuk op geregistreerd Gemeenschapsmodel (december 2010). Verweer Stam+: model is nietig wegens gebrek aan nieuwheid en eigen karakter. In juli 2009, meer dan 12 maanden vóór registratie een identiek model voor het publiek beschikbaar gesteld. In februari 2010 deze klossen op de markt gebracht.

Kenmerkend: robuuste vorm van de klos, ontbreken van een kartonnen huls en de draad kan vanuit de kern van de klos worden afgerold. M.n. ontbreken huls is van belang voor algemene indruk model.

Stam+ heeft veel bewijzen aangedragen voor haar stelling en Hoooked kan haar stelling onvoldoende onderbouwen. Niet betwist dat de klos tentoongesteld in september 2009 eenzelfde algemene indruk wekt. Verder stelt Stam+ dat de vormgeving wordt bepaald door technische elementen, waardoor het Gemeenschapsmodel nietig moet zijn. Waarschijnlijk in bodemprocedure zal wegens gebrek aan nieuwheid/ontbreken eigen karakter model nietig worden verklaard. Deze vorderingen afgewezen. Overige vorderingen beeldrechten en onrechtmatig handelen worden afgewezen vanwege onvoldoende ondersteunend bewijs.

Reconventie. Van door Stam+ gestelde dreiging van merkinbreuk is niet gebleken. Afwijzing. Vordering rectificatie van door Hooked gedane mededelingen. Aangezien deze gedaan zijn tijdens het conflict tussen partijen dienen deze ook zo gelezen te worden. Wordt niet onrechtmatig geacht. Afgewezen. Dit zou eventueel anders zijn als Hooked na deze uitspraak deze mededelingen blijft doen.

Verweer overtuigt niet 5.8. Het verweer van Hoooked overtuigt de voorzieningenrechter niet. In ieder geval de in r.o. 2.9. opgenomen foto van de op de beurs in Hardenberg getoonde producten, welke afkomstig is uit de door Stam+ overgelegde productie 5, is naar voorlopig oordeel voldoende duidelijk om aan te nemen dat de daar getoonde klos met wit katoendraad een klos zonder huls betreft. Dat de huls niet zichtbaar zou zijn door omhoogkruipend materiaal wordt voorshands niet aannemelijk geacht. Het ter zitting ook nog gevoerde betoog dat het al dan niet aanwezig zijn van een huls niet valt vast te stellen omdat de klossen van de zijkant zijn gefotografeerd, gaat niet op nu in ieder geval van de genoemde klos met wit katoendraad ook de bovenzijde zichtbaar in beeld is gebracht en een huls in die klos – anders dan bijvoorbeeld in de daarvoor (op de foto rechts) staande klos met donker katoendraad (waar die huls wel goed zichtbaar is) – niet valt waar te nemen. Dit rijmt ook met de ter zitting gegeven toelichting door Stam+ dat in de tweede levering die zij van Hoooked medio september 2009 ontving – en waarvan Stam+ ook een gespecificeerde factuur in het geding heeft gebracht, welke door Hoooked onbestreden is gelaten – al klossen zonder huls waren opgenomen en dat met name deze klossen door haar op de beurs in Hardenberg zijn aangeboden. Deze stelling is door Hoooked niet gemotiveerd weersproken. De enkele blote stelling van Hoooked dat zij tot februari 2010 uitsluitend klossen met huls heeft geleverd omdat de leverancier voor die tijd niet in staat zou zijn geweest dergelijke klossen te produceren, welke – zijdens Stam+ weersproken – stelling niet nader – bijvoorbeeld doordat de leverancier dit punt in de door Hoooked overgelegde verklaring zou bevestigen, hetgeen niet het geval is – is onderbouwd, legt daartegenover te weinig gewicht in de schaal, zodat in dit geding van de stelling van Stam+ ter zake als onvoldoende weersproken dient te worden uitgegaan.

Vorm door technisch element bepaald 5.10. Daarnaast – en zulks is zelfstandig dragend voor de afwijzing van de vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmodel van Quintaz – geldt dat Stam+ onder verwijzing naar artikel 8 GModVo heeft gesteld dat de vormgeving van de producten in kwestie in hoge mate wordt gekenmerkt door technisch bepaalde elementen. Voor zover er sprake is van vormgeversvrijheid, wekt het Gemeenschapsmodel volgens haar geen andere algemene indruk dan reeds uit het vormgevingsgoed bekende klossen, zoals bijvoorbeeld de klossen met huls zichtbaar in de door Stam+ overgelegde nieuwsbrief van Hoooked (productie 1 Stam+, vgl. r.o. 2.6.), waarvan Hoooked ter zitting heeft erkend dat die al twaalf maanden vóór de registratiedatum van het Gemeenschapsmodel werden verhandeld. Hierin ziet Stam+ eveneens een reden waarom het Gemeenschapmodel nietig is. Zij heeft gemotiveerd gesteld dat het feit dat de katoendraad van binnenuit kan worden afgerold, noodzakelijk is om te voorkomen dat de klos gaat ‘wandelen’ bij gebruik en dat deze functionele eigenschap al jaren wordt toegepast bij vergelijkbare rollen draad of katoengaren, terwijl het ontbreken van een huls noodzakelijk is om de draad van binnenuit te kunnen afrollen. Deze stelling heeft Hoooked in het geheel niet weersproken zodat er vanuit dient te worden gegaan dat het afwezig zijn van de huls functioneel, technisch is bepaald. De resterende uiterlijke kenmerken van het model wekken naar voorlopig oordeel geen andere algemene indruk dan de tot het umfeld behorende klossen, zoals hiervoor besproken.

Nietigheid gemeenschapsmodel 5.11. Dit een en ander leidt tot de conclusie dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat in een bodemprocedure geoordeeld zal worden dat het Gemeenschapmodel van Quintaz nietig is wegens gebrek aan nieuwheid, dan wel het ontbreken van eigen karakter. De vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmodel zullen dan ook worden afgewezen.

Rectificatie 5.16. Ten aanzien van de overige vorderingen, die zien op (rectificatie van) de door Hoooked gedane – volgens Stam+ onrechtmatige – mededelingen (vgl. r.o. 2.13.), overweegt de voorzieningenrechter als volgt. De mededelingen – die in december 2010 zijn gedaan – dienen naar voorlopig oordeel te worden gelezen en begrepen in de context van de destijds gerezen onenigheid tussen partijen. De mededelingen zijn in zoverre juist dat Hoooked beschikt over een ingeschreven modelrecht ten aanzien van de ten processe bedoelde producten en dat uit dat recht voortvloeit dat het nabootsen van dat model daarop een inbreuk kan vormen. Ook al is, naar nu blijkt, naar voorlopig oordeel geen sprake van inbreuk vanwege het ontbreken van een geldig recht, deze mededeling wordt, gezien ook het tijdstip waarop zij is gedaan, voorshands niet onrechtmatig geacht. Duidelijk voor de lezer is immers dat de mededeling betrekking heeft op een lopend geschil waarvan de uitkomst onzeker is. De vorderingen sub 2, 3 en 4 van het petitum worden dan ook afgewezen.

Lees de uitspraak hier (pdf)

Betekenis van de classificatie van waren en diensten

met dank aan duiding door Joris van Manen, Hoyng Monegier LLP.

Vonnis inzake Fortress Investment Group (FIG)/ Fortress Participation B.V. (FP) over normaal gebruik en non-usus. Voor het eerst (redactie: onder voorbehoud) legt de rechter eens goed uit waar de merkenklassen nu precies voor bedoeld zijn en hoe het met de bewijslast zit bij non-usus. De lat voor normaal gebruik ligt niet hoog vergelijk Ansul/Ajax en La Mer (r.o. 4.4), ook gebruik door derden met toestemming van merkhouder kan gelden als instandhoudend merkgebruik (r.o. 4.5), bewijslast ligt bij eisende partij, in deze heeft FP gebruiksbewijzen overlegd welke zien op groot deel van de (sub)diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven (r.o. 4.9 - 4.22). De vorderingen vervallenverklaring en doorhaling van inschrijving van merkrechten worden afgewezen.

4.6. De in artikel 1 Overeenkomst van Nice omschreven classificatie is de internationale classificatie van waren en diensten. Deze overeenkomst omvat een lijst van klassen en een alfabetische lijst van waren en diensten met voor elke waar of dienst de aanduiding van de klasse waarin zij thuishoort. In artikel 2 van de Overeenkomst van Nice wordt bepaald dat de classificatie in elk aangesloten land de betekenis heeft welke daaraan in dat land zal worden toegekend en dat zij de aangesloten landen niet bindt ten aanzien van de bepaling van de aan een merk toe te kennen beschermingsomvang of ten aanzien van de erkenning van merken voor diensten. Veeleer is de classificatie bestemd voor administratieve en fiscale doeleinden. Zij biedt tevens een handleiding voor de bepaling van de waren of diensten die tot eenzelfde klasse kunnen worden gerekend. Artikel 2.5 lid 5 BVIE impliceert dat de in een depot opgegeven waren of diensten conform de Overeenkomst van Nice moeten zijn gerangschikt.

 In artikel 1.1 sub d Uitvoeringsreglement van het BVIE6 is opgenomen dat de  waren of diensten waarvoor het merk is bestemd ‘zoveel mogelijk’ met vermelding van de nummers van de klassen waarin deze waren en diensten volgens de Overeenkomst van Nice vallen moeten worden opgegeven. Het merk kan ook voor andere, meer specifieke waren of diensten worden ingeschreven, welke onder de meest toepasselijke klasse zullen worden geschaard.

4.7. Hieruit volgt dat de indeling van het merk voor bepaalde diensten in een bepaalde klasse niet is gebonden aan stringente regels. Het doel van classificatie is vooreerst administratief. Een merkhouder geeft zelf aan voor welke specifieke diensten hij zijn merk in wil schrijven. Het is ook mogelijk om zelf een subdienst toe te voegen aan de voorgeschreven subdiensten binnen een bepaalde klasse. Deze vrijheid is een indicatie dat wat er exact moet worden begrepen onder een bepaalde subdienst, eveneens ruim dient te worden geïnterpreteerd. Als de merkhouder heeft gekozen voor een algemene dienstenomschrijving, kan het voorkomen dat het merk alleen gebruikt wordt voor een bepaald soort dienst. In beginsel leidt dit tot het aantoonbaar gebruik van het merk voor de gehele dienstenomschrijving. Dit kan anders zijn als er binnen de algemene dienstenomschrijving algemene subcategorieën te onderscheiden zijn en het gebruik dat van het merk wordt gemaakt binnen één van de subcategorieën valt. Het gebruik van het merk voor de overige subcategorieën is dan niet gegeven, zodat het merk in principe vervallen kan worden verklaard voor de overige subcategorieën. De rechtbank dient voor iedere dienst waarvoor het merk is ingeschreven en waarop de vervallenverklaring ziet, te beoordelen of het merk daarvoor normaal gebruikt is. De verdeling in klassen speelt daarbij geen rol; ook binnen één klasse kan het merk voor bepaalde diensten wel en voor andere niet vervallen worden verklaard. Andersom is eveneens mogelijk: normaal gebruik in één klasse kan instandhouding rechtvaardigen voor soortgelijke diensten in andere klassen.  

Lees het vonnis hier

Wel inburgering, maar onvoldoende totaalovereenstemming

Benelux en Gemeenschaps (vorm)merk. Modelrecht. Auteursrecht. Zaklampen. Eiser Mag Instrument vervaardigt zaklampen waaronder de zogeheten MINI MAGLITE en SOLITAIRE. Gedaagde Volume Trading importeert in 2002 de zaklampen “MINI” en “MICRO” vanuit China en brengt deze in 2006 in Nederland op de markt.
 
Kort:  Mag Instrument stelt haar vorderingen op basis van (vorm)merkrechten, auteursrechten op de MINI MAGLITE en SOLITAIRE en dat er sprake is van slaafse nabootsing. Daarbij zou MICRO het modelrecht op SOLITAIRE schenden.

Van de gestelde inburgering zal worden uitgegaan van de Gemeenschap zoals die bestond in het jaar 2000, te weten een gemeenschap van vijftien lidstaten, maar van inbreuk is geen sprake: alle vorderingen van Mag Instrument worden afgewezen.

Inburgering Rechtbank handhaaft haar bij het tussenvonnis gegeven oordeel over gebrek aan inherent onderscheidend vermogen van Gemeenschapsmerk MINI. Ogv 7 lid 3 en 52 lid 2 GMVo kan Gemeenschapsmerk niet nietig worden verklaard  indien sprake is van inburgering. r.o. 3.4 Daarbij zal, mede gelet op artikel 6quinquies van het Verdrag van Parijs met name rekening moeten worden gehouden met de duur van het gebruik van het merk. Daarnaast kan ook rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit en de geografische spreiding van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, en het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. Er is sprake van ingeburgerde merken.

Afwijzing merkrechtvordering Gebrek aan visuele gelijkenis van de totaalindruk (r.o. 3.20 - 3.24):
1. de opbouw bestaat uit een strak cilindrisch gedeelte en een reflectorkop, zoals de meeste zaklampen en dus geen onderscheidend element.
2. De reflectorkop van haar zaklamp heeft niet een diameter die aan de voorzijde groter is dan het cilindrische deel en die afneemt naar de overgang van het cilindrische deel.
3. De afsluitdop heeft namelijk niet dezelfde diameter als de cilindrische batterijhouder, maar bestaat uit een knop met een duidelijk kleinere diameter
4. De cilindervorm heeft nauwkeurig begrensd greep-profiel, de tweede heeft dit niet.
5. Daarbij is de cilindrisch geribbelde rand die reflector omsluit is gedeeltelijk functioneel bepaald.

nieuwe lidstaten voor inburgering 3.5. Wat betreft de geografische omvang van de vereiste inburgering is in deze zaak van belang dat artikel 165 lid 4 GMVo bepaalt dat een Gemeenschapsmerk niet ongeldig kan worden verklaard wanneer de gronden voor ongeldigheid alleen voortspruiten uit de toetreding van een nieuwe lidstaat. Dat brengt mee dat voor zover het Gemeenschapsmerk MINI niet ingeburgerd zou zijn in de twaalf lidstaten die zijn toegetreden na de aanvraag van dat Gemeenschapsmerk op 2 juni 2000, dat enkele feit niet kan leiden tot nietigverklaring van het merk. Bij de onderstaande beoordeling van de gestelde inburgering zal dus worden uitgegaan van de Gemeenschap zoals die bestond in het jaar 2000, te weten een gemeenschap van vijftien lidstaten.

Merkrecht 3.24. Gegeven het feit dat de hiervoor genoemde elementen van de vormmerken – die Mag Instrument zelf omschrijft als wezenlijk en onderscheidend – niet terugkomen in de zaklamp van Volume Trading, moet worden geoordeeld dat de totaalindruk van die zaklamp niet overeenstemt met de vormmerken. De andere punten van overeenstemming die Mag Instrument heeft aangevoerd zijn in het licht van die afwijkingen onvoldoende. Zo heeft Mag Instrument gewezen op “verfijnd afgetekende overgangen” tussen de reflectorkop en de batterijhouder en tussen de batterijhouder en afsluitdop. Voor zover de gemiddelde consument, die niet de mogelijkheid heeft om het Gemeenschapsvormmerk MINI en de zaklampen van Volume Trading rechtstreeks met elkaar te vergelijken, de gestelde overeenstemming zou opmerken, kan dat vanwege het detailkarakter van dit kenmerk niet leiden tot een overeenstemmende totaalindruk.
 
3.26. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de overeenstemming tussen de door Volume Trading verhandelde zaklamp en de vormmerken van Mag Instrument zo gering is dat niet kan worden aangenomen dat er daardoor een gevaar voor verwarring in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo en 2.20 lid 1 sub b BVIE bestaat. Het feit dat Volume Trading de vorm gebruikt voor producten die identiek zijn aan de waren waarvoor de vormmerken zijn ingeschreven, kan niet opwegen tegen dat gebrek aan overeenstemming. Het onderscheidend vermogen van de vormmerken kan evenmin tot een ander resultaat leiden. Zoals in het kader van de beoordeling van de geldigheid van het Gemeenschapsmerk MINI al is vastgesteld, hebben de vormmerken van huis uit juist geen onderscheidend vermogen. Gesteld noch gebleken is dat het gebruik van de vormmerken zodanig is geweest, dat zij daaraan een bijzonder onderscheidend vermogen kunnen ontlenen. Ten slotte heeft Mag Instrument in dit verband gewezen op het feit dat de “Mini”, net als de zaklampen van Mag Instrument, worden verkocht in zwarte plastic doosjes. De vergroting van het verwarringsgevaar die hier mogelijk uit voortvloeit, wordt echter weggenomen door het feit dat – zoals Volume Trading onweersproken heeft aangevoerd en blijkt uit productie 2a van Mag Instrument – Volume Trading haar “Mini” aanbiedt met een kartonnen hoesje om het zwarte plastic doosje. Door het gebruik van dat hoesje wijkt de wijze van presentatie van de “Mini” in ieder geval op het moment van aankoop duidelijk af van de wijze van presentatie van de lampen van Mag Instrument. De presentatiewijze draagt dus niet bij aan verwarringsgevaar.

Auteursrecht 3.29. De rechtbank ziet geen aanleiding om terug te komen op het hiervoor genoemde oordeel over het beroep op het auteursrecht. De tegenargumenten die Mag Instrument bij pleidooi van 10 november 2010 heeft aangevoerd kunnen namelijk niet leiden tot een andere eindbeslissing. Ook indien artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie niet in de weg zou staan aan een beroep op het auteursrecht, zoals Mag Instrument betoogt, kan het beroep op een auteursrecht niet slagen. De “Mini” van Volume Trading kan namelijk niet worden aangemerkt als een verveelvoudiging van de Mini Maglite van Mag Instrument. De auteursrechtelijk beschermde trekken van de Mini Maglite die Mag Instrument heeft aangevoerd, zijn namelijk gelijk aan de elementen van haar vormmerken waarop zij de gestelde merkinbreuk heeft gebaseerd. Zoals hiervoor in het kader van de beoordeling van de merkinbreuk is vastgesteld, komen die elementen onvoldoende terug in de zaklamp van Volume Trading om te kunnen spreken van een overeenstemmende totaalindruk. Gelet daarop kan ook van een inbreuk op een auteursrecht geen sprake zijn.

Slaafse nabootsing 3.33. Los van een overeenstemmende wijze van presentatie is de overeenstemming tussen de “Mini” van Volume Trading en de Mini Maglite van Mag Instrument te gering om te kunnen aannemen dat er verwarring bij de consument kan ontstaan, althans gelet op de verschillen tussen die lampen moet worden geconcludeerd dat Volume Trading niet tekort is geschoten in haar verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van haar product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Voor de gronden van dit oordeel kan worden verwezen naar de overwegingen hiervoor in het kader van de beoordeling van het merkenrecht.

Modelrecht 3.49. De overeenkomsten waar Mag Instrument op wijst zijn ook in het kader van haar beroep op het modelrecht: de staafvorm en de verhoudingen van de “Micro”. Zoals hiervoor is vastgesteld waren die vormgevingselementen voor 1980, en dus ruim voor het depot van het model, al gebruikelijk (zie r.o. 3.37 en 3.38). Overneming van slechts die gebruikelijke elementen kan niet leiden tot een inbreuk op het modelrecht.

Conclusie 3.51. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen in conventie moeten worden afgewezen. Mag Instrument zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Zoals hiervoor is overwogen, kan de in het gelijk gestelde partij op grond van richtlijnconforme interpretatie aanspraak maken op vergoeding van haar redelijke en evenredige proceskosten, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Volume Trading vordert een bedrag van € 77.116,14 voor de gehele procedure. Mag Instrument heeft de redelijkheid en evenredigheid van die kosten niet bestreden. Omdat geen van partijen een verdeling heeft aangebracht tussen de procedure in conventie en reconventie, moet de rechtbank die verdeling schatten. De rechtbank gaat ervan uit dat de helft van de kosten kan worden toegerekend aan de conventie en zal Mag Instrument dus veroordelen tot betaling van een bedrag van € 38.558,07.

Lees het vonnis hier (pdf).