Merkenrecht  

OHIM, Cancellation Division, 14 maart 2011, 000003833 C, Procter & Gamble Prestige tegen Debonair Trading International LDA (met dank aan Henriëtte van Helden en Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek).

Merkenrecht. De omvang van het aantal OHIM-uitspraken is zodanig dat volledig publicatie ondoenlijk en de relevantie van de uitspraken is vaak zondanig dat volledige publicatie ook nog eens ongewenst is. Een zaak die verwijst naar een Nederlands vonnis en ook nog eens een aantal mooie passages bevat, verdient bij uitzondering wel publicatie.

De onderhavige beslissing betreft de vernietiging van het beeldmerk lippenstiftafdruk (kiss print)voor o.a. parfum (zie ook: Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 september 2009, IEF 8184 (Debonair /Naomi Campbell). De Cancellation Division wijst de vernietiging toe voor klasse 3 (parfum e.d.), onder andere omdat kussen een vrij algemeen bekend begrip is in the universal human language, wat weer eens wat anders is dan een verwijzing naar een lemma in de Van Dale. 

(52) It has already been considered to be a commonly known fact that the contested sign symbolises a kiss. It is also commonly known that the concept of a kiss may be used, in images and words, to symbolise human feelings or communicative acts having in common the gesture of touching the lips. This is namely the act of kissing, which in the universal human language is aimed at expressing love and affection, as well as a cordial or passionate greeting.

(55) Indeed, if a lipstick kiss print, particularly the one represented in the contested CTM, can evoke seduction, sensuality and love, these feelings essentially coincide with the reasons why many persons, particularly young women, buy and use the products at issue: namely to enhance their physical appearance, to look their best, to fee1 as self-confident as possible, and thus to be (more) attractive, that is, sensual and seductive. For this reason, advertising for cosmetics products have constantly made reference to these concepts.

(56) The Cancellation Division concludes that the representation of a kiss not only constitutes a commonplace decorative concept, used or capable of being used in many sectors for presenting goods and services of various kinds (see paragraphs 35 to 41, above), but also conveys a clear and specific laudatory message in connection with the relevant goods. From the viewpoint of the relevant consumers, the contested CTM conceptually represents a promotional indication of beauty, seductiveness and the enhanced appearance or scent that such goods provide, rather than a sign identifying their commercial origin. The nature of such message would be considered clear and would be understood by the relevant public without any particular mental exertion.

(65) As shown by the national decision produced by the applicant (Exhibit 11), a dispute brought by the CTM proprietor in the Netherlands was in fact decided by a ruling that one of the parties had used an analogous device as a mere embellishment, thereby excluding likelihood of confusion. However, this also proves that the CTM proprietor may at any time oppose its sign to any decorative use made by competitors, and even win the cases, in spite of that decorative use, as far as it manages to show that its device holds an autonomous distinctive position within any other similar sign. This tends to confirm that a sign having a common decorative and promotional use - which for this very reason could hardly be differentiated from variations on it, due to consumers' imperfect recollection of signs - should be primarily reconsidered in view of its conformity with the absolute grounds for refusal under the CTMR.

Lees de beslissing hier.

Rechtbank Amsterdam 22 september 2010, LJN BP7509 (Boost Concepts B.V. tegen Boost Company Holding B.V.)

Kort geding uitspraak ingezonden door Ton Rottier, Rottier advocaten.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Tussenvonnis in bodemprocedure na  kortgedingvonnis (KG ZA 09-735). Na het kort geding heeft gedaagde haar naam gewijzigd van Boost in BST, maar dient te bewijzen dat zij zich inmiddels ook niet meer profileert als ‘Boost.’ De rechtbank oordeelt wel dat het merk ‘Boost’ van eiser een geldig merk is ( ‘(to) boost’ is niet ingeburgerd in Nederland en is niet  louter beschrijvend), en dat door het gebruik van handelsnamen, andere tekens of (sub d) door ander gebruik van het bestanddeel ‘boost’ inbreuk wordt gemaakt op de handelsnaam en het merk van eiseres. Van onrechtmatige daad m.b.t. de ‘generieke en beschrijvende’ slogans ‘ondernemers in marketing’ en ‘entrepeneurs in marketing’ is geen sprake. 

Merkenrecht: 4(…) Zoals reeds uit rechtsoverweging 4.13 blijkt, stemmen merk en teken overeen omdat Boost het meest kenmerkende bestanddeel vormt van de door BST c.s. gebruikte tekens, zijn de diensten die partijen aanbieden soortgelijk en kan hierdoor verwarring ontstaan bij het publiek. Voor zover BST c.s. het teken ‘boost’ niet als bestanddeel van een handelsnaam gebruikt en ook niet ter onderscheiding van hun diensten (maar bijvoorbeeld als bestanddeel van een domeinnaam) kan Boost c.s. daartegen opkomen op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Op grond van dit artikel kan immers een teken worden verboden dat wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien dit gebruik afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk. BST c.s. kan aan haar eigen merkinschrijvingen of depots geen rechten ontlenen omdat deze van latere datum zijn dan de merkinschrijvingen van Boost c.s., en ook hiervan het woord ‘boost’ het kenmerkende en dominante bestanddeel vormt. Ook deze beeldmerken vormen derhalve een inbreuk op de merkrechten van Boost c.s.. De omstandigheid dat in die beeldmerken de woorden voorafgegaan worden door een logo maakt dit niet anders.

Bewijsopdracht: 4.21.  BST c.s. heeft ter comparitie verklaard dat zij ter onderscheiding van haar ondernemingen, naar aanleiding van het tussen partijen gewezen vonnis in kort geding, niet langer de – inbreukmakende – naam Boost voert, maar als (handels-)naam de aanduiding ‘BST’ voert. Naar het oordeel van de rechtbank roept dat de vraag op of Boost c.s. thans nog voldoende belang heeft bij toewijzing van de door haar gevorderde verboden en dwangsommen. Bij beantwoording van die vraag zal de rechtbank ook betrekken of de – gestelde – inbreuk op het kortgeding vonnis (zie 4.23 en verder) in rechte komt vast te staan .

(…)

4.25.  De bewijslast en het bewijsrisico van de gestelde inbreuk ná 2 december 2009 (de datum van de schikking in spoed appel) rusten op Boost c.s. De rechtbank zal derhalve Boost c.s. toelaten tot het bewijs van haar stelling dat BST c.s. (tegen de redacteur van Adformatie) heeft vermeld dat haar handelsnaam ‘BST’ uitgesproken moet worden als ‘boost’. De procedure zal hiervoor naar de rol van 20 oktober 2010 worden verwezen. Iedere verdere beslissing in conventie zal worden aangehouden.

Proceskosten: 4.34: (…) De rechtbank stelt vast dat partijen hun vaststellingsovereenkomst zo uitleggen dat de rechtbank aan de hand van de maatstaf van 1019h Rv over de kosten van de onderhavige bodemprocedure, het kort geding en de het spoed appel dient te beslissen.

4.35.  De rechtbank overweegt dat, voor zover de in de schikking vervatte vaststellings-overeenkomst in strijd is met artikel 1019h Rv, de vaststellingsovereenkomst niet in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, zodat (op grond van artikel 7:902 BW) de rechtbank bij eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij zal veroordelen in de redelijke en evenredige gerechtskosten en daarbij ook de in de eerdere procedures gemaakte kosten zal betrekken.

Lees het vonnis hier.

Vzr.  Rechtbank Breda, 3 maart 2011, LJN: BP7541, BVBA Melan tegen Team LC Concept BV c.s. 

Merkenrecht. Adwords. “Middels onbeduidend product van speelgoedhelicoptertje profiteren van de aantrekkingskracht en de reputatie van merk voor verlichting.” Eiser Melan verkoopt lichtslingers onder de productnaam ‘Happy Lights’, gedaagde verkocht aanvankelijk onder dezelfde naam soortgelijke  lichtslingers, maar verkoopt haar lichtslingers na een eerder, ongepubliceerd vonnis, nu onder een andere naam. Gedaagde heeft erchter  inmiddels een merkinschrijving ‘Happy Lights’ voor speelgoed verricht en biedt nu onder die naam een speelgoedhelicoptertje aan op dezelfde webpagina als waarop zij de lichtslingers aanbiedt. Het helicoptertje is niet aanklikbaar.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprake is van merkinbreuk sub a (speelgoed en verlichting zijn niet soortgelijk), maar wel van merkinbreuk sub c (kielzogvaren) en merkinbreuk door gebruik van het adword ‘Happy Lights’, omdat er sprake is van doelbewuste verwarring en van het profiteren van de reputatie van eiser.
 
Handelsnaamrecht/domeinnaam: 3.5. (…) Vastgesteld moet worden of de domeinnaam ook de naam is waaronder de onderneming feitelijk wordt gedreven. In dit verband is van belang het gebruik van de website www.happylights.nl. Op deze website wordt op de linkerhelft van de pagina het product led-helicopter Happy Lights en op de rechterhelft het product Cotton Ball Lights gepresenteerd en onderaan de website staat duidelijk vermeld dat Happy Lights en Cotton Ball Lights producten zijn van Team LC Concept BV. De domeinnaam wordt zo niet als handelsnaam gebruikt maar als verwijzing naar producten.

Merkenrecht: 3.6. Melan stelt dat Team LC Concept BV c.s. op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a. en sub c. BVIE inbreuk maakt op haar beeldmerk, waarin het woord Happy Lights is opgenomen. Melan stelt dat sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a omdat beide merken worden gebruikt voor waren in de klasse “verlichting”. Volgens Melan betreft de helicopter ook verlichting.
Melan stelt voorts dat sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c. BVIE omdat Team LC Concept BV c.s. wil aanhaken bij de naam van de lichtslingers en katoenen bollen van Melan teneinde ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit en/of afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Happy Lights en de onderneming en/of producten van Melan.

3.7. Het beroep op art. 2.20 lid 1 sub a BVIE faalt. Het speelgoedhelicoptertje van minimale omvang is niet aan te merken als ,, dezelfde waar” ten opzichte van de lichtslingers. Het eerste is speelgoed, het tweede verlichting. Voor het geïnteresseerde publiek is het verschil tussen beide zeer groot.

3.8. Het beroep op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE slaagt. Door de publicatie in VT Wonen is het merk van Melan, met daarin de woorden ,, Happy Lights” bekend bij een aanmerkelijk deel van het geïnteresseerde publiek in een aanmerkelijk deel (Nederland) van het Beneluxgebied. (Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, 14-09-1999, LJN: AC 3725). Deze bekendheid wordt daarenboven gevestigd door de onweersproken deelname aan beurzen door Melan.
De inrichting van de website www.happylights.nl was en is er evident op gericht om middels het onbeduidende product van de speelgoedhelicoptertjes - waarop zelfs niet kon worden doorgeklikt!- te profiteren van de aantrekkingskracht en de reputatie van het merk van Melan, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die Melan heeft geleverd om het imago van haar merk te creëren en te onderhouden (vgl. Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 18-06-2009, C-487/07, LJN: BJ 5859). Een rechtvaardiging is niet gesteld en ook niet aannemelijk.
Deze inbreuk is niet weggenomen door het weglaten van de verwijzing naar VT Wonen. Gedaagde sub 1, Team LC Concept BV, is blijkens de site zelf, én blijkens de concernstructuur (hoofd-)verantwoordelijk voor deze merkinbreuk. Gedaagde sub 2, Cotton Ball Lights BV, is daarnaast, als directe profiteur van de onrechtmatige uiting, medeverantwoordelijk te oordelen. Beiden moeten in staat worden geacht tot opheffing van de onrechtmatigheden op de site. Voor beiden is een verbod om deze en soortgelijke onrechtmatige publicaties te plegen, gerechtvaardigd.

Adwords: Onweersproken staat vast dat voor de website www.happylights.nl als adword wordt gebruikt: ,,happy lights”. Beide gedaagden zijn hiervoor, zoals overwogen, (mede)verantwoordelijk.

Richtinggevend is de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 23-03-2010, C-236/08; C-237/08; C-238/08, LJN: BN 1584.
De houder van een merk is gerechtigd een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door de adverteerders zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet (Adword), reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer de reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

In dit geval schiep de beschreven internet-site www.happylights.nl voor de gemiddelde internetgebruiker de genoemde moeilijkheid. De lichtslingers aan de rechterzijde zijn ook feitelijk aangezien voor de lichtslingers van Melan.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter was de site doordacht opgezet, en welbewust gericht op het stichten van verwarring en het profiteren van reputatie. Dit vestigt gegronde vrees voor voortzetting of herhaling in soortgelijke vormen. Een verbod in algemene formulering is daarom gerechtvaardigd.

Lees het vonnis hier. 

Vzr. Rechtbank Rotterdam, 11 maart 2011, KG ZA 11-116, Van CAem International tegen Spirits International (met dank aan Gerard van der Wal & Greetje van Heezik, Houthoff Buruma)

Merkenrecht. Mededinging. Opheffing beslag op een partij in transito vervoerde "Stolichnaya" wodka opgeheven, met toepassing van de arresten C-281/05 (Montex/Diesel) en C-405/03 (Class International). Onder verwijzing naar deze arresten oordeelt de voorzieningenrechter dat er een gerede mogelijkheid bestaat dat het Hof van Justitie de conclusie van advocaat-generaal P. Cruz Villalón in de zaken C-446/09 (Philips/Lucheng) en C-495/09 (Nokia/Her Majesty's Commissioners of Revenu and Customs) zal volgen en zal oordelen dat de vervaardigingsfictie geen toepassing vindt in een situatie als onderhavige (opslag in Nederland van transitogoederen). In het verlengde daarvan acht de voorzieningenrechter een gerede mogelijkheid aanwezig dat ook de bodemrechter in lijn met de voorgenoemde arresten zal oordelen dat geen sprake is van een merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 sub (a) BVIE.

4.8.6. Gelet op de onder 4.8.2 en 4.8.3 genoemde arresten mag ervan worden uitgegaan dat er een gerede mogelijkheid bestaat dat het HvJ de onder 4.8.5 genoemde conclusie van de AG zal volgen, in die zin dat de vervaardigingsfictie, in een situatie als de onderhavige, geen toepassing vindt en, in het verlengde daarvan, dat de bodemrechter in het onderhavige geschil tussen Van Caem en SPI, in de lijn van voornoemde arresten zal oordelen dat geen sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 sub (a) BVIE. De partij wodka is immers bestemd voor Mongolië en het enkele fysieke binnenbrengen van goederen op het grondgebied van de EU kan voorshands niet worden aangemerkt als "gebruik van een teken" als bedoeld i11 artikel 2.20 sub (a) BVIE.

4.9. De slotsom is dat naar voorlopig oordeel sprake is van transitgoederen die geen inbreuk mmaken op de merkrechten van SPI. Daarmee is summierlijk van de ondeugdelijkheid van de aan het beslag ten grondslag gelegde vordering - welke vordering immers was gebaseerd op inbreuk op de merkrechten van SPI - gebleken. Het belang van Van Caembij opheffing van het beslag prevaleert bovendien boven het belang van SPI bij handliaving daarvan. De vordering tot opheffing van beslag zal derhalve worden toegewezen.

Lees het vonnis hier, hier(link) en hier(pdf)

Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 maart 2011, HA ZA 10-3824, Yell Limited tegen Yellow Page Marketing (met dank aan Frits Gerritzen, Brinkhof)

Eerst even heel kort voor het weekend: Merkenrecht. Bevoegdheidsincident. Gat-LuK ook van toepassing m.b.t. merkenrecht.

4.1. Ten aanzien van de primaire vordering van Yell stelt YPM terecht dat Gat-Luk ook van toepassing is in het geval beroep wordt gedaan op een nationaal merkrecht waarvan de geldigheid wordt betwist. Het Hof van Justitie heeft in Gat-Luk uiteengezet hoe artikel 16 lid 4 EEX-Verdrag, thans 22 lid 4 EEX-Vo, uitgelegd dient te worden. In artikel 22 lid 4 EEX-Vo wordt expliciet, naast de geldigheid van octrooien, tekeningen en modellen van nijverheid of soortgelijke rechten die aanleiding geven tot deponering of registratie, de geldigheid van merken genoemd. Hoewel het arrest is gewezen in een octrooigeschil ziet de rechtbank geen aanleiding aan te nemen dat de uitleg die het Hof van Justitie aan het artikel geeft niet van toepassing zou zijn op merken. De in het arrest geschetste doelstelling van deze exclusieve bevoegdheidsregel waarop het Hof zijn oordeel baseert (kort gezegd: toekenning van bevoegdheid aan het gerecht dat feitelijk nabij is en een nauwe band met het geschil heeft - vergelijk Gat-Luk onder rechtsoverweging 21) geldt evenzeer voor merken.

Lees het vonnis hier. Zie ook KG: Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 maart 2010, IEF 8653.

HvJ EU, 10 maart 2011, zaak C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol tegen OHIM

Merkenrecht. Gemeenschapsmerken. Weigering inschrijving van (beschrijvende) teken ,1000’ als merk voor brochures, tijdschriften en kranten.  Voor weigering op grond van artikel 7, lid 1, sub c (beschrijvendheid) is niet vereist dat het betrokken teken overeenkomt met de gebruikelijke wijze van aanduiding. "Inschrijving van een teken op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 kan slechts worden geweigerd wanneer redelijkerwijs te verwachten valt dat de betrokken kringen dit teken opvatten als een beschrijving van een van deze kenmerken."  Het teken '1000'  kan een beschrijving zijn van b.v. het aantal pagina's of het aantal spelletjes.

35. In de eerste plaats dient te worden ingegaan op rekwirantes argument dat alleen tekens die overeenkomen met de „gebruikelijke wijze” van aanduiding van kenmerken van waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, op grond van deze bepaling [artikel 7, lid 1, sub c –IEF] kunnen worden geweigerd.

37. Het aan artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 ten grondslag liggende algemeen belang bestaat erin te verzekeren dat tekens die een of meer kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor inschrijving als merk is aangevraagd, door alle marktdeelnemers die dergelijke waren of diensten aanbieden, vrij kunnen worden gebruikt.

(…) 40. Hieruit vloeit voort dat voor toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 niet is vereist dat het betrokken teken overeenkomt met de gebruikelijke wijze van aanduiding. Punt 37 van het reeds aangehaalde arrest Procter & Gamble/BHIM, waarop rekwirante zich beroept en waarin de woorden „overeenkomst met de gebruikelijke wijze van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de eigenschappen daarvan” worden gebruikt, kan dus niet aldus worden begrepen dat het een voorwaarde voor weigering van inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk bepaalt.

50. Het feit dat de wetgever voor het woord „kenmerk” heeft gekozen, benadrukt dat de in deze bepaling bedoelde tekens uitsluitend die tekens zijn die dienen tot aanduiding van een door de betrokken kringen gemakkelijk herkenbare eigenschap van de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd. Zoals het Hof reeds heeft onderstreept, kan inschrijving van een teken op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 slechts worden geweigerd wanneer redelijkerwijs te verwachten valt dat de betrokken kringen dit teken opvatten als een beschrijving van een van deze kenmerken (zie naar analogie met betrekking tot dezelfde bepaling in artikel 3 van richtlijn 89/104, reeds aangehaalde arresten Windsurfing Chiemsee, punt 31, en Koninklijke KPN Nederland, punt 56).

54. Zonder dat behoeft te worden onderzocht of op basis van elk van deze elementen kan worden geconcludeerd dat het getal 1000 een kenmerk is van de in de merkaanvraag opgegeven waren, dient te worden vastgesteld dat het oordeel van het Gerecht dat het teken „1000” de in deze waren verzamelde spelletjes beschrijft, op zijn minst niet onverenigbaar is met de hierboven uiteengezette precisering omtrent de draagwijdte van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

(…) 56. Wanneer artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 op dergelijke feitelijke omstandigheden wordt toegepast, wordt geen blijk van een onjuiste uitlegging van deze bepaling gegeven. Wanneer een inschrijvingsaanvraag ziet op met name een categorie waren waarvan de inhoud gemakkelijk en typisch wordt weergegeven door het aantal eenheden ervan, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat een uit cijfers bestaand teken als dat in casu door de betrokken kringen daadwerkelijk wordt herkend als een beschrijving van dit aantal en dus van een kenmerk van deze waren.

57. Het Gerecht heeft bijgevolg geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting gegeven door vast te stellen dat inschrijving van het teken „1000” op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 moest worden geweigerd voor de in de inschrijvingsaanvraag van Technopol opgegeven waren.

Lees het arrest hier.

Max Planck Instituut: Study on the trade mark system in Europe: This study, by the Max Planck Institute, is a contribution to European Commission’s overall evaluation of the functioning of the trade mark system in Europe. The results of this external study do not prejudge any proposals which the Commission may make on the basis of its overall analysis of the European trade mark system and on the basis of an impact assessment of different conceivable options of legislative or non legislative nature.

Lees hier meer. (Met dank aan vele inzenders!)

Vzr. Rechtbank Maastricht, 24 februari 2011, KG ZA 11-19, Kew Jaliens tegen Yourprivatename.nl (met dank aan Bert-Jan van den Akker, Dijkstra Voermans)

Merkenrecht. Domeinnaamkaping. Gedaagde registreert zonder toestemming de domeinnamen kewjaliens.nl en kew-jaliens.nl. Kew Jaliens, eveneens houder van het woordmerk Kew Jaliens, maakt bezwaar tegen de registratie en ziet zijn vorderingen toegewezen.

Jaliens heeft ook na vier jaar nog voldoende spoedeisend belang. Gedaagde heeft geen geldige reden en er is geen sprake van zaakwaarneming. Een Oudere domeinnaamregistratie leidt niet tot sterker recht dan jongere merkregistratie en ‘Kew Jaliens’ wordt aangemerkt als een bekend merk: merkinbreuk ‘sub c’. Gedaagde dient de domeinnamen over te dragen, maar wel tegen kostenvergoeding door Jaliens voor de registratie, à €199,- per domeinnaam. Te verrekenen met de onbetwiste 1019h proceskosten à €9.650,31.

Spoedeisend belang: 3.1 (...) Jaliens was tot eind 2010 niet op de hoogte van de bedoelde deponeringen en hoefde dat ook niet te zijn. Het belang om te kunnen beschikken over de bedoelde domeinnamen is bij Jaliens pas actueel geworden toen hij eind 2010 begonnen is met het treffen van voorbereidingen voor een nieuwe carrière - gerelateerd aan zijn huidige carrière - na de beëindiging van zijn actieve camiere als profvoetballer, welke carrière - naar onweersproken is gesteld - op voorzienbare termijn zal plaatsvinden.

Merkinbreuk ‘sub c’: 3.4. Ten gronde overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter handelt X in ieder geval in strijd met het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. De tekens, de door X gedeponeerde domeinnamen (kewjaliens.nl en kew-jaliens.nl), stemmen overeen met het door Jaliens gedeponeerde merk Kew Jaliens. De bedoelde tekens worden gebruikt voor de aanduiding van een website, die bezoekers van die website doorleidt naar een door X geëxploiteerde site met de naam www.linktoppers.nl. Een dergelijk gebruik is te beschouwen als een gebruik in het economisch verkeer.

3.5. Gelet op de bekendheid van Kew Jaliens als profvoetballer, die op hoog niveau heeft gespeeld en die daardoor een aanzienlijke mate van bekendheid heeft gekregen, is er ook sprake van een bekend merk als bedoeld in voormeld artikel.

3.8. X presenteert zich aldus als een soort zaakwaarnemer van Jaliens, nu hij stelt dat Jaliens dankzij het handelen van X uit de handen blijft van domeinnaamkapers. Dat levert echter geen geldige reden op voor het omstreden deponeren van de domeinnamen. Jaliens zou anders worden gedwongen om een vergoeding te betalen voor werkzaamheden door X, waarvoor Jaliens geen opdracht heeft gegeven. De voorzieningenrechter kan zich dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de deponering enkel heeft plaatsgevonden om Jaliens de mogelijkheid te ontnemen om onder zijn eigen naam een domeinnaam te registreren. Dat Jaliens dat zal willen doen onder zijn eigen naam ligt ook voor de hand, nu hij zijn naamsbekendheid zal willen gebruiken voor het ontplooien van economische activiteiten in zijn nieuwe carrière. Dat X voor zijn ongevraagde werkzaamheden aanzienlijk minder kosten in rekening brengt dan "echte" domeinnaamkapers volgens hem zouden doen, is niet relevant.

3.9. Niet onbelangrijk in dit verband is ook dat X heeft gesteld dat indien Jaliens de domeinnamen niet zou willen overnemen tegen de door X gevorderde vergoeding, X de registratie van de domeinnamen zal opheffen. (…) Gegeven het oordeel dat de door X gedane registraties onrechtmatig zijn, en door overdracht van domeinnamen door X aan Jaliens kan worden voorkomen dat Jaliens wordt blootgesteld aan het risico om opnieuw te moeten procederen, indien de domeinnamen in het publieke domein vallen en dan door derden worden geregistreerd, acht de voorzieningenrechter het onredelijk dat X de registratie opheft in plaats van de domeinnamen overdraagt aan Jaliens. Het is immers geen belang van X dat derden de prijsgegeven domeinnamen moeten kunnen registreren.

3.10. Ook het verweer van X, dat de deponering van de domeinnamen dateert van vóór de deponering van het merk door Jaliens en dus niet onrechtmatig is, moet worden verworpen. In zijn algemeenheid kan niet worden gezegd dat een oudere domeinnaamregistratie leidt tot een sterker recht dan een jongere merkregistratie. Dit hangt van een weging van het belang bij de domeinnaam enerzijds en het merk anderzijds.

3.1 1. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Jaliens - al met al - het betere recht op de domeinnaam. Gelet op de naamsbekendheid die Jaliens heeft verworven, ligt het voor de hand dat mensen die informatie willen vergaren over het wel en wee van Jaliens (als profvoetballer) dan wel over de door deze aangeboden zaken of diensten.

3.13. X heeft nog gesteld dat de vordering tot overdracht van de domeinnamen moet worden afgewezen, omdat Jaliens daar geen vergoeding tegenover stelt en Jaliens aldus op sluwe wijze zijn domeinnaam gratis probeert te krijgen. Ter zitting heeft Jaliens verklaard dat het redelijk is dat hij de registratiekosten van de domeinnamen moet vergoeden. De voorzieningenrechter verstaat het verweer van X als een beroep op verrekening wegens ongerechtvaardigde verrijking van Jaliens ter zake die registratiekosten. Dit beroep van X op ongerechtvaardigde verrijking komt de voorzieningenrechter gegrond voor. Uit de stellingen van Jaliens begrijpt de voorzieningenrechter dat de kosten van registratie per domeinnaam € 199,-- hebben bedragen. Derhalve zal de voorzieningenrechter bepalen dat met de vordering van Jaliens een bedrag van tweemaal € 199,- verrekend dient te worden.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 3 maart 2011, KG ZA 11-71 P/LO, Vakantieveilingen.nl tegen Biedt & Geniet B.V. (met dank aan Menno Heerma van Voss, KEENON)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Vakantieveilingen.nl tegen vakantieveiling.nl.

Gedaagde gebruikt de domeinnaam vakantieveiling.nl. als handelsnaam (“Bij een onderneming die alléén actief is op het internet kan de domeinnaam in de regel al snel als handelsnaam worden beschouwd.”) en handelsnaamrechtelijke verwarring met Vakantieveilingen.nl is derhalve te duchten, mede omdat Vakantieveilingen.nl een aanzienlijk marktaandeel heeft en een zekere bekendheid geniet. Het op zich beschrijvende merk Vakantieveilingen.nl is daarnaast voldoende ingeburgerd (en om die reden ook alsnog ingeschreven door het BBIE), waarbij de voorzieningenrechter opmerkt dat in de internetwereld een merk sneller en met minder reclame-inspanningen bekend kan worden dan in het traditionele handelsverkeer. Inbreuk aangenomen. Eiser Emesa kan zich echter niet tegen ieder gebruik van het woord vakantieveiling door derden kan verzetten, maar wel tegen”‘het gebruik door een derde als onderscheidingsteken voor waren of diensten, derhalve als merk”.

Handelsnaamrecht: 4.4. (…) Gelet op het bedrijfsmatige karakter waarop Bied&Geniet tot op heden heeft deelgenomen en voornemens is in de toekomst deel te nemen aan het handelsverkeer en de wijze waarop zij zich heeft gepresenteerd, is de voorzieningenrechter van oordeel dat het gebruik van de domeinnaam www.vakantieveiling.nl tevens als gebruik als handelsnaam kan worden aangemerkt. Bied&Geniet is immers van plan op die website haar commerciële diensten aan te bieden en heeft zich bekendgemaakt bij het relevante publiek met gebruik van de tekst VakantieVeiling.nl. Bij een onderneming die alléén actief is op het internet kan de domeinnaam in de regel al snel als handelsnaam worden beschouwd. (…) Weliswaar staat in de brochure vermeld dat Bied&Geniet B.V. het bedrijf is dat de website lanceert, maar gelet op de wijze en frequentie waarop VakantieVeiling.nl in de brochure wordt vermeld, is de voorzieningenrechter van oordeel dat sprake is van gebruik van VakantieVeiling.nl als handelsnaam. Op de website (onder constructie) staat bovenaan de webpagina in grote letters: 'Bied & Geniet op vakantieveiling.nl', waarbij 'vakantie' en 'veiling.nl' in verschillende kleuren zijn afgebeeld. Ook in deze presentatie ziet de voorzieningenechter gebruik als handelsnaam, nu door het relevante publiek op z'n minst kan worden getwijfeld over de vraag of de woorden "bied&geniet" als aansporing zijn bedoeld of niet en die zin - mede door het gebruik van de twee kleuren - erop gericht is dat bij het publiek voord het gedeelte vakantieveiling.nl blijft hangen.

4.6. (…) Hoewel de woorden 'vakantie' en 'veiling' beschrijvend van aard zijn voor de activiteiten die beide ondernemingen ontplooien en deze omstandigheid een beperking in de beschermingsomvang kan mee brengen, mag het gebruik van de aanduiding 'vakantieveiling' door Bied&Geniet er niet toe leiden dat gevaar voor verwarring ontstaat. Gelet op het geringe onderscheid tussen de handelsnamen/domeinnamen en de identieke diensten die door beide ondernemingen worden aangeboden is voorshands voldoende aannemelijk dat verwarringsgevaar bij het relevante publiek is te duchten. Voldoende aannemelijk is ook dat VakantieVeilingen.nl een aanzienlijk marktaandeel en een zekere bekendheid heeft verworven, of dat nu komt doordat het fenomeen veilingen in z'n algemeenheid een hype is, zoals Bied&Geniet heeft aangevoerd, of het resultaat is van eigen inspanningen van Emesa. De kans dat een consument die op zoek is naar VakantieVeilingen,nl zich vergist en vakantieveiling.nl intypt is aanzienlijk. Dat naast www.vakantieveilingen.nl ook www.vakantie-veiling.nl, www.vakantie-veiling.net, www.vakantievelingen.net en https://vakantie-veiling/jouwpagina.nl actief zijn, doet aan de handelsnaaminbreuk van Bied&Geniet niets af. Bied&Geniet zal daarom worden veroordeeld het gebruik van de handelsnaam en domeinnaam (www.)vakantieveiling.nl te staken binnen na te noemen termijn.

Merkenrecht: 4.9. Nu het BBIE heeft besloten het merk in te schrijven omdat Emesa de inburgering voldoende heeft aangetoond, is het aan Bied&Geniet om aannemelijk te maken dat geen sprake is van een bekend merk, en daarvoor heeft zij te weinig aangevoerd. De stellingen dat het reclamebudget van Emesa klein is in vergelijking tot online reisaanbieders en dat de  periode waarin Emesa opereert te kort is om een bekend merk te vestigen zijn daarvoor onvoldoende. In de internet diensten-sector gelden immers andere' normen dan in de traditionele reisbranche, zodat geen rechtstreekse vergelijking kan worden gemaakt tussen VakantieVeilingen.nl en reisaanbieders zoals bijvoorbeeld Kras of Oad. Hetzelfde geldt voor het argument dat de periode waarin Vakantieveilingen-n1 actief is te kort is om een merk te laten inburgeren. In de internetwereld kan een merk sneller en met minder reclame-inspanningen bekend worden dan in het traditionele handelsverkeer. Emesa heeft in dat verband gewezen op Google, Marktplaats en Facebook, ondernemingen die in relatief korte tijd en zonder zogenoemde 'buitenreclame' groot zijn geworden. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat voorshands voldoende aannemelijk is dat VakantieVeilingen.nl een bekend merk is. In dit geding zal dan ook niet worden vooruitgelopen op de uitspraak van een bodemrechter dat het merk van Emesa mogelijk nietig of vernietigbaar is.

4.10. (…) Vooropgesteld wordt dat het merk bestaat uit een samenvoeging van twee woorden die op zichzelf beschrijvend zijn. Het woord komt niet voor in het woordenboek van Van Dale, maar het is dan ook een relatief nieuw begrip en het is niet ongebruikelijk in de Nederlandse taal om het woord 'veiling' vooraf te laten gaan door het product dat wordt geveild. Het voorgaande brengt mee dat Emesa zich niet tegen ieder gebruik van het woord vakantieveiling door derden kan verzetten. Zij kan zich echter wel verzetten tegen het gebruik door een derde als onderscheidingsteken voor waren of diensten, derhalve als merk. Gelet op hetgeen hiervoor in 4.5 is overwogen is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het gebruik door Bied&Geniet van het teken Vakantieveiling.nl ook heeft te gelden als gebruik ter onderscheiding van waren of diensten en gelet op de gelijkenis tussen VakantieVeilingen.nl en Vakantieveiling,nl, zoals eveneens overwogen in 4.5, is daardoor verwarring te duchten bij het publiek, Bied&Geniet maakt daarmee inbreuk op de merkenrechten van Emesa in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub b BVIE (…).

Voor overdracht van de domeinnamen is onvoldoende grond.  Geen verweer tegen 1019h proceskostenvordering: €13.000

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Rotterdam, 23 februari 2011, LJN:BP6464, Eiser tegen Lock Expert Beveiliging V.O.F.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht.Vordering afgewezen. Eiser heeft een ander dan het geregistreerde merk aan vordering ten grondslag gelegd (Lock Expert, i.p.v. het ingeschreven Lock Expert Beveiligingen). “De op dat onhoudbare standpunt gebaseerde vordering van Lock Expert c.s. ten aanzien van merkinbreuk (art. 2.20 BVIE) kan daarom niet slagen.” Geen gevaar voor verwarring door handelsnamen. Geen wanprestatie ten aanzien van de eerdere onthoudingsverklaring.

Merkenrecht: 2.3 De rechtbank acht het onbegrijpelijk dat Lock Expert c.s. zich één en andermaal op het standpunt stelt dat Lock Expert houdster is van het merk "Lock Expert" en - uitdrukkelijk - niet van het merk "Lock Expert Beveiligingen" zoals [eiser] aanvoert, waarbij Lock Expert c.s. verwijst naar een door haar (als productie 1 bij de kort gedingdagvaarding) overgelegde kopie uit het merkenregister waarop in feite alleen het woord "LOCK EXPERT" zichtbaar is. Dat standpunt van Lock Expert c.s. is immers kennelijk onjuist, zoals blijkt uit de door [eiser] overgelegde kopie uit het openbare BBIE-Merkenregister van [inschrijvingsnummer]: het gaat om een beeldmerk bestaande uit de woorden "LOCK EXPERT" in blauwe letters met daaronder het woord "BEVEILIGINGEN" in goudgele letters en daarnaast een logo. Hier is derhalve onmiskenbaar sprake van een onjuiste voorlichting van de rechtbank als waarop art. 21 Rv het oog heeft. De op dat onhoudbare standpunt gebaseerde vordering van Lock Expert c.s. ten aanzien van merkinbreuk (art. 2.20 BVIE) kan daarom niet slagen. Dat geldt eveneens voor zover de vordering van Lock Expert c.s. berust op het voeren door [eiser] van een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt van het merk van Lock Expert (art. 5a Handelsnaamwet).

Handelsnaamrecht: 2.6 Bij het antwoord op de vraag of door het gebruik van de jongere handelsnaam "Your key and lock expert" naast de oudere handelsnaam "Lock Expert Beveiligingen" verwarring te duchten is tussen de ondernemingen van [eiser] en Lock Expert zijn verschillende omstandigheden van belang:
(a) tussen de twee handelsnamen bestaan duidelijke en meer dan ondergeschikte verschillen, ook al komt in beide namen de woordcombinatie "lock expert" voor;
(b) de verschillende onderdelen van de twee handelsnamen zijn vooral beschrijvend van aard; dat geldt met name ook voor de woordcombinatie "lock expert"; daaraan doet niet af dat het gaat om Engelse woorden;
(c) de handelsnaam "Your key and lock expert" wordt steeds gebruikt in combinatie met de handelsnaam "[eiser] Beveiligingen"; het publiek ziet deze namen dus steeds samen;
(d) de ondernemingen van [eiser] en Lock Expert bewegen zich op hetzelfde terrein en zijn beide actief in de regio Rotterdam;
(e) niet is gebleken of aannemelijk dat "Lock Expert Beveiligingen" moet worden aangemerkt als een bekende handelsnaam van een bekende onderneming;
(f) niet is gebleken of aannemelijk geworden dat het gebruik van de handelsnaam "Your key and lock expert" daadwerkelijk heeft geleid tot verwarring bij het in aanmerking te nemen publiek; voor de door Lock Expert c.s. gestelde 'bewuste misleiding door [eiser] van klanten die daardoor bedrogen uitkomen' ontbreekt elke feitelijke onderbouwing.

2.7 De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot het oordeel dat geen sprake is van inbreuk op het handelsnaamrecht van Lock Expert als bedoeld in art. 5 Handelsnaamwet. Ook is er geen grond om te oordelen dat [eiser] anderszins onrechtmatig heeft gehandeld jegens Lock Expert c.s.

Wanprestatie: 2.8. Het verwijt van Lock Expert c.s. dat [eiser] wanprestatie heeft gepleegd door in strijd te handelen met de onthoudingsverklaring moet van de hand worden gewezen.Vast staat immers dat het gebruik van de domeinnaam "yourkeyandlockexpert.nl" is gestaakt. Uit het hiervoor gegeven oordeel volgt dat geen sprake is van het gebruik - door het voeren van de handelsnaam "Your key and lock expert" - van een met de handelsnaam of het merk "Lock Expert Beveiligingen" overeenstemmende naam.

Lees het vonnis hier.