Rechtsgeldig gebruik domeinnaam en handelsnaam door Chesterfield bevestigd ondanks merkrechten Makorian
Rb. Den Haag 12 september 2024, IEF 22261; ECLI:NL:RBDHA:2024:14527 (Makorian c.s. tegen Chesterfield c.s.). Makorian Holding en Chesterfield c.s. hebben een conflict over het gebruik van de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com. Chesterfield c.s. gebruikt deze domeinnaam sinds 2006 voor haar meubelactiviteiten, terwijl Makorian c.s. zich richt op de productie van leren tassen. In 2009 werd Beeldmerk B.V. opgericht door beide partijen, waarbij Chesterfield c.s. een aantal merkrechten heeft ingebracht in ruil voor een lening van Makorian. In 2012 sloten de partijen een licentieovereenkomst waarin Makorian c.s. beperkte gebruiksrechten kreeg op de Chesterfield-merken. Makorian c.s. vordert nu de overdracht van de domeinnaam en stelt dat Chesterfield c.s. inbreuk maakt op haar merk- en handelsnaamrechten. Chesterfield c.s. vordert in reconventie de rechtbank voor recht te verklaren dat zij gerechtigd is tot het gebruik van het beeldmerk en het woordmerk "The Chesterfield Brand". De rechtbank oordeelt dat de handelsnaamrechten ten aanzien van The Chesterfield Brand niet zijn ingebracht in Beeldmerk B.V. De licentieovereenkomst, die oorspronkelijk tussen Beeldmerk en Chesterfield c.s. was gesloten, is voortgezet tussen Makorian Holding en Chesterfield c.s., waarbij Chesterfield c.s. het recht heeft om de Chesterfieldmerken te blijven gebruiken voor woninginrichtingsproducten. De gestelde merkinbreuk door Chesterfield c.s. wordt afgewezen, omdat Chesterfield c.s. een ouder handelsnaamrecht heeft sinds 2006 dat prevaleert boven de merkrechten van Makorian. Om deze reden wijst de rechtbank ook de vorderingen van Makorian c.s. op basis van handelsnaaminbreuk af. Chesterfield c.s. kan de domeinnaam voor de huidige doeleinden blijven gebruiken.