Merkenrecht  

HvJ EG, 19 februari 2009, beschikking in zaak C-62/08, UDV North America Inc. tegen Brandtstraders N.V. Prejudiciële vragen Hof van Cassatie, België. (met dank aan Thierry van Innis, Allen & Overy)

Merkenrecht. Tussenhandel. Merkwaardig genoeg nog niet op de website van het HvJ Eg gepubliceerde beschikking over de vraag of een tussenhandelaar - in dit geval een tussenhandelaar (of handelstussenpersoon zoals het Hof het formuleert)  die een virtuele marktplaats exploiteert - gebruik maakt van het merk, niettegenstaande het feit dat dat niet ten behoeve van eigen waren is en niettegenstaande het feit dat zulks niet voor eigen rekening geschiedt. Het Hof beantwoordt deze vraag met een duidelijk ja. Een waarschuwing voor de tussenhandelaar.

UDV is houder van het gemeenschapsmerk Smirnoff Ice (klasse 33, gedestilleerde spiritualiën en likeuren). Brandtraders exploiteert een website waarop vennootschappen die lid zijn, anonieme advertenties kunnen plaatsen, zowel voor aan- als verkoop. Op deze website kunnen zij eveneens anoniem onderhandelen over hun transacties en eventueel tot een akkoord komen conform de algemene voorwaarden die op deze website zijn vermeld. Conform de algemene voorwaarden stelt Brandtraders, zodra zij op de hoogte wordt gebracht van een akkoord, als commissionair van de verkoper, tegen commissieloon een verkoopovereenkomst op met de koper Dit wil zeggen dat Brandtraders handelt in eigen naam, maar voor rekening van de verkoper.

Volgens een beschikking van de Brusselse Rechtbank van Koophandel heeft Brandtraders inbreuken gemaakt op artikel 9, leden l en 2, van verordening nr 40/94 omdat zij, om te beginnen, op 3 september 2001 van Hillyard een partij flessen Smirnoff Ice heeft gekocht, die zij heeft doorvekocht aan Checkprice; vervolgens omdat zij voordien op de website reclame heeft gemaakt voor deze handelstransactie en, ten slotte, omdat zij op 13 december 2001 op deze site opnieuw reclame voor een dergelijke handelstransactie heeft gemaakt.

Het Hof van beroep te Brussel heeft deze beschikking bij arrest van 23 september 2003 nietig verklaard, en de door UDV ingediende vordering tot staking ongegrond verklaard. UDV heeft cassatieberoep ingesteld bij het Hof van Cassatie, dat  de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld.

Met zijn vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het begrip ,,gebruik" in de zin van artikel 9, leden 1, sub a, en 2, sub d, van verordening nr 40/94 betrekking heeft op een situatie, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarin een handelstussenpersoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van de verkoper en derhalve geen belanghebbende is bij een verkoop van waren waarin hij zelf wel verbonden partij is, in zijn stukken voor zakelijk gebruik een teken gebruikt dat gelijk is aan een gemeenschapsmerk voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Het Hof concludeert dat dat inderdaad zo is.

47. Vervolgens is duidelijk dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik betrekking heeft op waren, aangezien er ook zonder aanbrenging van een teken dat gelijk is aan een ingeschreven merk, op de waren van de derde sprake is van gebruik ,,voor [ ] waren of diensten" in de zin van artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr 40/94, wanneer de derde dit teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het genoemde teken en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht, in het hoofdgeding in de vorm van het gebruik van het betrokken teken in stukken voor zakelijk gebruik .

48. Wanneer een dergelijk verband eenmaal is gelegd, is het verder niet relevant dat de derde een teken dat gelijk is aan een ingeschreven merk, gebruikt voor het in de handel brengen van waren die niet zijn eigen waren zijn in die zin dat hij hierop geen titel verwerft tijdens de handelstransactie waarin hij optreedt

49. Bovendien kan niet worden betwist dat het gebruik van het genoemde teken door de derde, in een situatie zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, door het betrokken publiek kan worden gezien als een aanwijzing of een vermoedelijke aanwijzing dat de derde de onderneming is waarvan de waren afkomstig zijn, en derhalve de indruk doet ontstaan dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestaat tussen deze waren en de onderneming waarvan deze waren afkomstig zijn (zie in die zin arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald, punt 60)

50. Met een dergelijk gebruik matigt de derde zich in feite immers het essentiële voorrecht aan dat door een merk aan zijn houder wordt verleend, namelijk de uitsluitende bevoegdheid om het betrokken teken te gebruiken om waren te onder scheiden

51. In een dergelijk geval wordt het teken kennelijk gebruikt als merk Dienaangaande doet het voorts niet ter zake dat de derde dit teken gebruikt om de waren in de handel te brengen voor rekening van een andere marktdeelnemer die als enige de titel heeft op deze waren

Het Hof van Justitie (tweede kamer), verklaart voor recht:

Het begrip ,”gebruik” in de zin van artikel 9, leden 1, sub a, en 2, sub d, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, heeft betrekking op een situatie, zoals die welke in bet hoofdgeding aan de orde is, waarin een handelstussenpersoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van de verkoper, en derhalve geen belanghebbende is bij een verkoop van waren waarin hij zelf wel verbonden partij is, in zijn stukken voor zakelijk gebruik een teken dat gelijk is aan een gemeenschapsmerk, gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 12 maart 2009, Zaak C-529/07 Conclusie A-G Sharpston, in Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG tegen Franz Hauswirth GmbH (verzoek van het Oberste Gerichtshof, Oostenrijk, om een prejudiciële beslissing)

Gemeenschapsmerk. Aanvraag tot inschrijving. Kwade trouw.Het hoofdgeding in de onderhavige zaak heeft betrekking op een situatie waarin aanvankelijk een aantal concurrerende ondernemingen soortgelijke producten in een soortgelijke vorm en presentatie op de markt brachten. Vervolgens heeft een van die ondernemingen haar eigen vorm en presentatiewijze laten inschrijven als driedimensionaal gemeenschapsmerk. Welke factoren zijn in deze situatie vereist en/of voldoende om vast te stellen dat de onderneming bij de indiening van de aanvraag te kwader trouw was?

76. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de vragen van het Oberste Gerichtshof te beantwoorden als volgt:

Om te kunnen vaststellen of „de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was” in de zin van artikel 51, lid 1, sub van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, moet de nationale rechter al het beschikbare bewijs in aanmerking nemen op grond waarvan hij de gevolgtrekking kan maken dat de aanvrager al dan niet bewust handelde in strijd met aanvaarde maatstaven van eerlijk of ethisch gedrag. Hierbij geldt met name het volgende:

– een oogmerk om anderen te beletten overeenstemmende tekens te gebruiken voor soortgelijke producten, kan in strijd zijn met deze maatstaven, wanneer de aanvrager wist of behoorde te weten dat anderen overeenstemmende tekens reeds rechtmatig gebruikten, met name indien dat gebruik van aanzienlijke omvang en langdurig was en een zekere mate van juridische bescherming genoot, en indien de aard van het teken tot op zekere hoogte wordt bepaald door technische of commerciële beperkingen;

– een dergelijk oogmerk zou echter niet zonder meer in strijd zijn met deze maatstaven, wanneer de aanvrager zelf een soortgelijke of sterkere bescherming geniet voor het aangevraagde merk en hij dit gebruikt heeft op een wijze, in een mate en gedurende een tijdsbestek, dat het gebruik door anderen van hun overeenstemmende tekens zou kunnen worden beschouwd als ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het merk van de aanvrager, en wanneer deze anderen niet beperkt zijn in hun vrijheid om afwijkende tekens te kiezen.

Lees de conclusie hier.

HvJ EG, 12 Maart 2009, zaak C-320/07 P, Antartica Srl tegen OHIM / The Nasdaq Stock Market, Inc (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. NASDAQ tegen NASDAQ. Interessante oppositiezaak. Aanvraag gemeenschapswoord/beeldmerk voor de aanduiding NASDAQ met een drietal druppelvormen erboven, voor - onder meer - sportartikelen. Oppositie op grond van ouder gemeenschapswoordmerk NASDAQ. Het GvEA oordeelde eerder (IEF 3952) dat het OHIM de inschrijving terecht had geweigerd op basis van art. 8(5) GMV (het equivalent van "sub c" - niet soortgelijke waren, bekend merk, en ongerechtvaardigd voordeel uit en afbreuk aan onderscheidend vermogen en reputatie). “Clear exploitation and free riding on the coat tails of a famous mark or an attempt to trade upon its reputation”. Het Hof bekrachtigt het arrest van het Gerecht.

Zaak met een Nederlandse tintje, aangezien interveniënte The Nasdaq Stock Market Inc. bij het Gerecht werd vertegenwoordigd door Joris van Manen and Jesse Hofhuis (De Brauw Blackstone Westbroek) en bij het OHIM door Novagraaf Nederland.

The first part of the single plea, based on the lack of use of the earlier mark

28. In support of the first part of the single plea, Antartica calls into question the use of the earlier mark for the goods and services in Classes 35 and 36 within the meaning of the Nice Agreement by submitting that The Nasdaq Stock Market offers them in the Community on a non-profit-making basis, whereas the use of a trade mark is based on the premiss that the goods or services for which it is registered are paid for.

29. It is sufficient to note in that respect that, even if part of the services for which the earlier mark is registered are offered by The Nasdaq Stock Market free of charge, that does not of itself mean that that commercial company will not seek, by such use of its trade mark, to create or maintain an outlet for those services in the Community, as against the services of other undertakings.

31. Consequently, the first part of the single plea must be rejected as unfounded.

The second part of the single plea, based on the taking unfair advantage of the distinctive character or the reputate of the earlier mark

32. By this part of the plea, Antartica claims that the consumers of the goods covered by trade mark applied for are not aware of the earlier mark and, therefore, that contrary to the view of the Court of First Instance, any unfair advantage can be ruled out in the present case.

44. In the absence of such a link in the mind of the public, the use of the later mark is not likely to take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier mark (IntelCorporation, paragraph 31).

45. However, the existence of such a link must be subject to an overall assessment, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case and, in particular, the degree of similarity between the marks at issue; the nature of the goods or services for which the marks at issue were registered, including the degree of closeness or dissimilarity between those goods or services, and the relevant section of the public; the strength of the earlier mark’s reputation; the degree of the earlier mark’s distinctive character, whether inherent or acquired through use and the existence of the likelihood of confusion on the part of the public (Intel Corporation, paragraphs 41 and 42 and the case-law cited).

46. As regards, more particularly, the relevant public to be taken into consideration, it should be pointed out that that public will vary according to the type of injury alleged by the proprietor of the earlier mark.

(…)

49. In that respect, the Court of First Instance held, in paragraph 58 of the judgment under appeal, that, having regard to its omnipresence in the press, not only in the specialist press but also the general press, and the interest of a large part of the general public in the developments in the financial markets, the reputation of the earlier mark reaches further than the professional public specialising in financial information.

50. It is implicitly, but clearly, apparent from that assessment that, when assessing the existence of injury, the Court of First Instance included in its examination, as the relevant public, the average customer of goods and services for which the later mark, that is to say Antartica’s mark, was requested.

55. It follows that the second part of the single plea must be rejected, as being partly unfounded and partly inadmissible.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht 12 december 2008, LJN: BH4488, Stichting Gay Business Amsterdam tegen de burgemeester van Amsterdam

Voortdurend geschil over de organisatie van de Amsterdamse Gay Pride waarin ook de IE-rechten weer, heel eventjes,  opduiken (zie ook: IEF 2462). Onderhavig geschil betreft in hoofdzaak de weigering van een evenementenvergunning voor de klassieke locaties van de Gay Pride 2007 aan de Stichting Gay Business Amsterdam

“3.6.2.  Eisers heeft voorts aangevoerd dat verweerder in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet zou hebben gehandeld door namen te deponeren die lijken op het woordmerk van eiseres (Amsterdam Pride). Nu deze grief geen verband houdt met het bestreden besluit wordt ook deze door de rechtbank verworpen.”

Lees het vonnis hier.

GvEA, 10 maart 2009, T-8/08, G. M. Piccoli Srl tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Vormmerken. Weigering tot inschrijving anvraag gemeenschapsmerk voor de vorm van een schelp, klasse 30 “brioches, brioches fourrées à la crème, marmelades, chocolats et miels”. 

28. (…)  dès lors que la marque demandée ne diverge pas de manière significative des formes communément utilisées dans le secteur en cause et, de ce fait, ne permet pas au consommateur d’en identifier l’origine commerciale ou industrielle, elle ne saurait être considérée comme présentant un caractère distinctif.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Zwolle, 28 oktober 2008, LJN: BH3767, L&D Support B.V. Gemeente Zwolle.

Merkenrecht. Auteursrecht. Aanbesteding gemeente Zwolle met betrekking tot re-integratieactiviteiten. Gedaagde L&D heeft zich ingeschreven voor de cluster cliëntmeting, maar is niet uitgekozen. L&D maakt bezwaar omdat de procedure onvoldoende tansparant zou zijn geweest en omdat Zwolle inbreuk zou hebben gemaakt op haar IE-rechten. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. Liquidatietarief.

Er is geen strijd met het transparantiebeginsel. Zo er al inbreuk is op rechten van intellectuele eigendom dan leidt dat niet tot verbod tot gunning of tot gebod tot heraanbesteding, maar tot verplichting om inbreuk te staken en/of de geleden schade te vergoeden. Evenmin is sprake van uitlokking van onrechtmatig handelen. Het is niet aannemelijk geworden dat de aanbesteding degene aan wie de opdracht zal worden gegund dwingt inbreuk te maken op de merk- en/of auteursrechten van L&D.

1.1.  Ten derde heeft L&D aangevoerd dat Gemeente Zwolle inbreuk heeft gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van L&D. Daartoe stelt zij dat zij een meet-instrument op de markt heeft gebracht met de merkenrechtelijk beschermde naam “ABC-meting”. Het betreft volgens L&D een “web-based meetinstrument (…) Het is Gemeente Zwolle volgens L&D niet toegestaan, zoals zij wel heeft gedaan, de naam te gebruiken in de aanbestedingsstukken. Voorts kan L&D auteursrechten doen gelden op de door haar ontwikkelde methode. Hetgeen Gemeente Zwolle blijkens de aanbestedingsleidraad vraagt van de inschrijvers is een aanbieding om een methode te gebruiken die auteursrechtelijk beschermd is. De Gemeente Zwolle lokt onrechtmatig handelen uit door de inschrijvers expliciet om de “ABC-meting” te vragen, aldus nog steeds L&D.

1.1.1.  Door Gemeente Zwolle is erkend dat - zo zij stelt, abusievelijk - in een bijlage bij de aanbestedingsleidraad (de concept-overeenkomst) éénmaal het woord “ABC-meting” is genoemd. Zo al zou moeten aangenomen dat zulks onrechtmatig is geweest jegens L&D dan leidt dat niet tot toewijzing van één van haar vorderingen. Indien sprake zou zijn geweest van onrechtmatig handelen dan leidt dat tot een verplichting van vergoeding van de dientengevolge geleden schade. De vorderingen zien echter op staking van de aanbesteding en/of heraanbesteding. Niet valt in te zien hoe deze vorderingen de beweerdelijke onrechtmatigheid zouden kunnen wegnemen.

.1.1.  Vervolgens is de vraag aan de orde of de vorderingen (deels) zouden moeten worden toegewezen op de grond dat Gemeente Zwolle onrechtmatig handelt jegens L&D door andere inschrijvers uit te lokken tot onrechtmatig handelen jegens L&D.

(…)

1.1.1.  Niet aannemelijk is echter geworden dat een dergelijke situatie zich hier voordoet. In de eerste plaats is van belang dat Gemeente Zwolle in de nota van toelichting heeft opgemerkt: “De ABC-meting wordt ten onrechte genoemd in het concept-contract. Gemeente Zwolle wil de beschikking hebben over een cliëntmeting. De ABC-meting is daar een voorbeeld van.” Bij die stand van zaken is onvoldoende aannemelijk dat Gemeente Zwolle andere inschrijvers “aanzet” tot het gebruik van de term “ABC-meting”, en aldus inbreuk wordt gemaakt op het merkenrecht van L&D.

1.1.1.  Evenmin is aannemelijk geworden dat de aanbesteding degene aan wie de opdracht zal worden gegund dwingt inbreuk te maken op auteursrechten van L&D.

1.1.1.  Daarbij is van belang dat de uiteindelijke contractant niet uitgenodigd of aangezet wordt tot het gebruik maken van door L&D gehanteerde en mogelijk auteursrechtelijk beschermde software, logo’s, vragenlijsten, rapportages etcetera. Uit het debat van partijen ter zitting is naar voren gekomen dat de methode betreffende de ABC-meting niet auteursrechtelijk beschermd is. Zo er evenwel toch van uit zou moeten worden gegaan dat de methode auteursrechtelijk beschermd is dan brengt dat nog niet mee dat de concept-overeenkomst de uiteindelijke contractant verplicht een prestatie te leveren die noodzakelijkerwijze een inbreuk impliceert op dat auteursrecht.

1.1.  Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van L&D dienen te worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

LOU tegen MALOU (Afgew.)
FORMULA 1 (ABM/MNC) tegen formula1 (Gedeelt.)
NEXT tegen ?Next! (Gedeelt.)
NATIONALE-NEDERLANDEN tegen DE NEDERLANDEN VAN NU (Afgew.)
SUNKIT tegen Sunkits (Afgew.)
X4-LIFE tegen X-431 (Afgew.)
LE FOURNIL DE PIERRE tegen Le Fournil de Sébastien (Afgew.)
TWINNER tegen TWINNER SPORT (Gedeelt.)

Lees de beslissingen hier.

Rechtbank Amsterdam, 5 maart 2009, LJN: BH5027,  Hardrockband Red uit Roelofsarendveen tegen SBS Broadcasting B.V. c.s.

Merkenrecht, handelsnaamrecht. De bandleden van hardrockband RED beroepen zich tevergeefs op voorgebruik van het merk RED. SBS maakt met het gebruik van de naam RED! voor Popstars deelnemers geen inbreuk op merk- en handelsnaamrechten en handelt evenmin onrechtmatig jegens de hardrockers.

De vier bandleden (hierna: “eisers”) van de in 1999 opgerichte band RED maken met name hardrock muziek. SBS is producent van het televisieprogramma Popstars, een talentenjacht voor een nieuwe band. De drie winnende finalisten van Popstars vormen vanaf 19 december 2008 tezamen een band die de naam RED! draagt.

Op 23 december 2008 heeft SBS het beeldmerk RED! gedeponeerd. Eisers hebben op 20 januari 2009 een spoedregistratie laten verrichten bij het Benelux-bureau voor het merk RED en SBS c.s. gesommeerd de naam RED! te staken en het door SBS bij het Benelux-bureau gedeponeerde beeldmerk RED! te laten doorhalen. SBS heeft hier geen gehoor aan gegeven, waarop de hardrockband in kort geding onder meer een stakingsgebod vordert van de naam RED en dat de single ‘Step into the Ligth’ van RED! uit de markt wordt gehaald en vernietigd.

Eisers stellen, kort gezegd, dat SBS c.s. inbreuk maakt op de merkrechten en handelsnaamrechten van eisers. Eisers stellen o.a. dat zij de handelsnaam RED langer voeren dan gedaagden en dus een ouder recht hebben. De handelsnamen RED en RED! zijn, met uitzondering van het uitroepteken, identiek, en zowel RED als RED! houden zich bezig met (de exploitatie van) muziek. Eisers stellen dat het evident is dat bij het publiek verwarring te duchten is, nu RED en RED! op dezelfde markt actief zijn. Bovendien zouden gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld jegens eisers doordat met het gebruik van de naam RED! afbreuk wordt gedaan aan de goede naam en reputatie van de band RED, waarin eisers jarenlang geïnvesteerd hebben.

De voorzieningenrechter volgt eisers niet in hun vordering. “Nu SBS het merk RED! op 23 december 2008 heeft gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau en aan de zijde van eisers pas in aanloop naar dit kort geding op 20 januari 2009 bij dat bureau een spoedregistratie is verricht voor het merk RED, heeft SBS een ouder merkrecht dan eisers. Van een inbreuk op het merkrecht van eisers door gedaagden kan dan ook geen sprake zijn.”

Eisers kunnen zich niet beroepen op voorgebruik van het merk RED. Het feit dat eisers het merk RED eerder gebruikten dan gedaagden doet daar niet aan af, volgens de voorzieningenrechter.

“4.2. Het recht van voorgebruik kan eisers alleen maar baten in het geval SBS haar merk te kwader trouw zou hebben deponeerd en daarvan is voorshands niet gebleken. In dit verband is van belang dat SBS voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij, voordat zij het merk RED! heeft laten deponeren, zorgvuldig heeft onderzocht of zij tot deze naamskeuze kon overgaan. Daarbij is meegewogen dat SBS onderzoek heeft gedaan in het Benelux merkenregister en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, welke registers als meest gangbare bronnen worden aangemerkt voor de vraag of een professionele band, wat eisers stellen te zijn, bestaat en dat de band van eisers in beide registers niet voorkwam. Eisers hebben weliswaar gesteld dat gedaagden voor een gedegen onderzoek de website poponline.nl en de popencyclopedie hadden moeten raadplegen, maar dat is tegen de gemotiveerde betwisting van gedaagden niet aannemelijk geworden. Daarnaast heeft SBS onvoldoende weersproken gesteld dat zij op internet heeft gegoogled met de zoekopdracht ‘red en muziek’ en dat dat meer dan 4 miljoen resultaten opleverde. SBS wordt gevolgd in haar verweer dat van haar niet gevergd kan worden dat zij al die resultaten verder had moeten onderzoeken. Onder deze omstandigheden kan er voorshands niet van worden uitgegaan dat gedaagden wisten of had behoren te weten dat eisers het merk RED al gebruikten voordat SBS tot het deponeren van het merk RED! overging. Het beroep van eisers op voorgebruik van het merk RED kan dan ook niet slagen.”

De voorzieningenrechter oordeelt voorts dat er geen sprake is van inbreuk op handelsnaamrechten, omdat de band van eisers niet kan worden aangemerkt als een onderneming in de zin van de handelsnaamwet. De band van eisers staat niet ingeschreven in het KvK-handelsregister, heeft zich niet aangemeld bij de belastingdienst als ondernemer, draagt geen BTW af en CD’s van de band niet of nauwelijks in het openbaar verkrijgbaar zijn, maar overwegend in eigen beheer (bij concerten en sinds kort via haar website) worden verkocht, waarbij de oplage minimaal is (100 exemplaren).

“4.3 (…) Daar komt bij dat de band van eisers de afgelopen jaren slechts 4 keer per jaar heeft opgetreden en niet of nauwelijks onder de naam RED tot het publiek probeert door te dringen met bijvoorbeeld vermelding van de naam op briefpapier, facturen, reclamemateriaal en advertenties.”

 Een beroep op artikel 5a Hnw (het verbod een handelsnaam te voeren die het merk bevat waarop een ander recht heeft) strandt, nu de voorzieningenrechter oordeelt dat eisers geen ouder merkrecht hebben en gedaagden de benaming RED! bovendien niet als handelsnaam, maar als merk gebruiken.

 “4.5. Verder is niet gebleken van enig onrechtmatig handelen van gedaagden jegens eisers. In dit verband hebben eisers onvoldoende aannemelijk gemaakt dat met het gebruik van de benaming RED! door gedaagden afbreuk wordt gedaan aan de goede naam van de band van eisers. Daarnaast kan niet gezegd worden dat door het gebruik van de naam RED! nodeloos verwarring bij het publiek ontstaat. In dit kader hebben gedaagden voldoende aannemelijk gemaakt dat eisers, die met name hardrock muziek maken, zich op een geheel ander publiek richten dan gedaagden sub 3, 4 en 5 die met de band RED! vrolijke popmuziek brengen die eerder aanslaat bij een breed en vaak jonger publiek. Dat de twee bands elkaar op dezelfde festivals zullen tegenkomen is dan ook niet waarschijnlijk.”

Geen van de gevraagde voorzieningen is toewijsbaar is. Matiging en indicatietarief 1019h proceskosten: €6.000,--. 17.008,65 (uitsluitend de IE gerelateerde kosten).

Lees het vonnis hier. 

GvEA, 4 maart 2009, zaak T-168/07, Professional Tennis Registry, Inc. tegen OHIM / Registro Profesional de Tenis, SL (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerken. Oppositieprocedure op grond van oudere nationaal en gemeenschapsbeeldmerk RPT Registro Profesional de Tenis, S.L. tegen aanvraag beeldmerk PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY. Gerecht vernietigt de beslissing van het OHIM en wijst de oppositie alsnog af. Geen gevaar voor verwarring.

43. With regard to the overall assessment of the likelihood of confusion between the signs in question, those signs have important visual and phonetic differences. In the present case, the view must be taken that those visual and phonetic differences, established in paragraphs 30 to 34 and 36 to 38 above, clearly cancel out their conceptual similarity (see, to that effect, Case T-3/04 Simonds Farsons Cisk v OHIM – Spa Monopole (KINJI by SPA) 2005 ECR II-4837, paragraph 55). It follows that, notwithstanding the identity or similarity of the goods concerned, the differences existing in this case between the conflicting marks are such that there is no likelihood that the relevant public will be led to believe that the goods covered by the figurative mark PTR Professional Tennis Registry come from the undertaking which holds the earlier marks RPT Registro Profesional de Tenis S.L. and RPT European Registry of Professional Tennis, or from an undertaking economically linked to that undertaking.

Lees het arrest hier.

Hof van Beroep Brussel, 11 februari 2009, 2008/AR/719, eBay International A.G. c.s. tegen The Polo/Lauren Company L.P. (met dank aan Thierry van Innis en Geert Glas, Allen & Overy) 

Benelux Merkenrecht eBay maakt geen inbreuk op de merken "Ralph Lauren" en "Polo Sport" door het gebruiken van daarmee overeenstemmende Google AdWords.

Geen inbreuk op grond van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. Het hof oordeelt dat dit gebruik geen gebruik anders dan ter onderscheiding van waren en diensten oplevert, aangezien eBay de AdWords gebruikt als herkomstaanduiding van de op haar website verkochte producten en niet voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld het promoten van haar eigen website.

Under no circumstances can the consumer believe that such use is intended to distinguish the eBay company itself from another company (…) The use by eBay of the Ralph Lauren and Polo Sport trademarks has the essential function of identifying the goods sold on its site and distinguishing them from the other goods sold on this site. (…) it is not because eBay buys as AdWords keywords reproducing well-known trademarks that we must deduce that it intended as a priority to advertise its site by using the advertising function of these trademarks. (Nederlandse vertaling helaas nog niet beschikbaar).

Inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE is niet gesteld. Geen verplichting voor eBay om het gebruik van deze AdWords te beperken voor EER-goederen, zoals in eerste instantie was bepaald door de Belgische rechter.

9. It is therefore established, in the case at hand, that the use by eBay of the Ralph Lauren and Polo Sport trademarks has the essential function of identifying the goods sold on its site and distinguishing them from the other goods sold on this site.

The mere fact that the consumer is warned that such brand products are likely to be purchased on eBay does not imply that he believes that eBay is the seller, especially since the relevant public, which is used to this type of transactions, knows that eBay is only an intermediary and that the sale takes place directly between the seller and the buyer. In any case, nothing prohibits a third party user of the trademark, such as an intermediary or provider of related goods and services, from using it to distinguish the product, provided it does not affect the essential function of the trademark. Under no circumstances can the consumer believe that such use is intended to distinguish the eBay company itself from another company.

It does not matter that the internet user is not immediately sent to the page where Ralph Lauren and Polo Sport brand products are offered, since it is enough for him to retype the same keyword in the search field inserted in the Clothing & Accessories page to be sent to the specific page. It cannot be deduced from this mere circumstance that eBay intended as a priority to advertise its own company. In fact, eBay declared to be ready, without any prejudicial acknowledgment, to send the internet user directly to the specific ads, without going through the general page of the corresponding category, and the Court records this.

Equally, it is not because eBay buys as AdWords keywords reproducing well-known trademarks that we must deduce that it intended as a priority to advertise its site by using the advertising function of these trademarks. Since well-known brand products are offered for sale on the eBay site, eBay may legitimately buy the corresponding AdWords, which allows it to inform the internet users of the possibility to buy these products through it. eBay may also legitimately choose itself the AdWords, since it has all the sales statistics and therefore is in the best position to know the needs of the buyers.

10. To the extent that it is based on article 2.20.1.d of CBPI, the Ralph Lauren's claim is not well founded, since eBay did not use the trademark other than for the purposes of distinguishing goods or services. 

Moreover, the use by eBay of the trademarks to identify products is not otherwise criticized by Ralph Lauren, especially based on article 2.20.1.a of CBPI.   

Lees de uitspraak hier (Franstalig origineel) of hier (Engelse vertaling)