Merkenrecht  

GvEA 25 maart 2009, T-402/07, Kaul GmbH tegen OHIM/Bayer AG.

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder gemeenschapsmerk CAPOL van Kaul tegen aanvrage CTM woordmerk ARCOL. Gerecht verwerpt beroep van Kaul. Feit dat ouder merk groot onderscheidend vermogen heeft verkregen is irrelevant wanneer wordt geconcludeerd dat dit oudere merk niet overeenstemt met aangevraagde merk in de zin van art. 8 lid 2 GMVo.

Minder spectaculair vervolg (en vermoedelijk einde) van 13 jaar oud geschil tussen Bayer en Kaul, dat bekendheid kreeg door de omweg langs het HvJ. Dat besliste in 2007 dat het OHIM rekening mag houden met nieuwe feiten en bewijzen die pas voor het eerst bij de Kamer van Beroep van het OHIM worden aangedragen (zie C-29/05 P).

Nadat in 2000 het OHIM de oppositie van Kaul had verworpen, betoogde Kaul in beroep voor het eerst dat haar oudere merk een groot onderscheidend vermogen had verkregen ten gevolge van het gebruik ervan. De Kamer van beroep nam dit argument echter bij haar beoordeling van de oppositie niet mee, aangezien zij met een beroep op haar discretionaire bevoegdheid neergelegd in art. 74 lid 2 GMVo kon oordelen dat dit bewijs te laat was ingebracht. Hiertegen kwam Kaul in beroep, wat leidde tot het eerdergenoemde HvJ arrest.

Het feit dat het bewijs van Kaul inzake de bekendheid van haar merk nu wel in aanmerking kon worden genomen, baat Kaul niet:

"44. In elk geval kan verzoeksters grief inzake schending van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 niet slagen. Aangezien de tweede kamer van beroep had geconcludeerd dat het aangevraagde merk en het oudere merk niet overeenstemden, moest zij immers geen rekening houden met de beweerde algemene bekendheid van het oudere merk, daar zij op goede gronden kon concluderen dat er geen enkel verwarringsgevaar bestond, hoe groot het onderscheidend vermogen van het oudere merk ook was [zie, in die zin, arrest Gerecht van 25 juni 2008, Otto/BHIM – L’Altra Moda (l’Altra Moda), T-224/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 50]."

Kaul stelt draagt voorts vergeefs aan dat het arrest van het HvJ een nieuw juridisch gegeven was waarover zij diende te worden gehoord voor de vaststelling van de bestreden feiten (61):

"65. Aangezien volgens de in punt 55 supra aangehaalde rechtspraak het recht om te worden gehoord, dat in artikel 73 van verordening nr. 40/94 is geformuleerd, onder meer betrekking heeft op de juridische gegevens op basis waarvan de beslissing wordt genomen, was de tweede kamer van beroep niet verplicht om verzoekster te horen met betrekking tot de toepassing van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94. De feiten en bewijzen inzake de algemene bekendheid van het oudere merk die in het kader van laatstgenoemde bepaling worden aangevoerd, zijn immers geen gegevens op basis waarvan de bestreden beslissing is genomen."

Tot slot gaat het GvEA uitvoerig in op de door de Kamer van Beroep gemaakte vergelijking tussen CAPOL en ARCOL (r.o. 79-91), waarbij de conclusie dat de merken zowel auditief, visueel als begripsmatig duidelijk van elkaar verschillen, wordt bevestigd.

Het beroep van Kaul wordt verworpen.

Lees het arrest hier.

GvEA, 25 maart 2009,  zaak T-109/07, L’Oréal SA tegen OHIM / Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder Beneluxwoordmerk SPA (van Spa Monopole) tegen aanvraag voor gemeenschapswoordmerk SPA THERAPY (van L’Oréal). Gerecht verwerpt het beroep van L’Oréal. Gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1 sub b, van verordening nr. 40/94; ouder nationaal woordmerk SPA.

Ter ondersteuning van haar oppositie voert Spa Monopole met name aan dat er verwarringsgevaar bestaat ten aanzien van haar oudere woordmerk SPA, dat sinds 1981 in de Benelux is ingeschreven voor cosmetica (klasse 3). Het gerecht overweegt dat het oudere merk SPA binnen het aangevraagde merk SPA THERAPY een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt, zonder dat het het dominerende bestanddeel ervan vormt. Het aangevraagde merk bestaat uit twee duidelijk van elkaar gescheiden woorden “spa” en “therapy”. Het woord “spa”, dat zowel het oudere merk als het gemeenschappelijk element van beide merken vormt, bezit een normaal onderscheidend vermogen voor cosmetica (punten 22-24).

L’Oréal betoogt tevergeefs dat het woord “spa” beschrijvend of algemeen is voor cosmetica. Het gerecht neemt aan dat de term “spa” eventueel een beschrijvende en algemene aanduiding vormt voor waterkuuroorden, zoals Turkse baden of sauna’s, doch niet voor cosmetica. Het gegeven dat cosmetica worden gebruikt in het kader van waterkuuroorden doet daar niets aan af (punten 25, 26 en 28).

“33. Uit al het voorgaande volgt dat de verschillen tussen de tekens, doordat het woord „therapy” voorkomt in het aangevraagde merk, niet kunnen opwegen tegen de hoge mate van overeenstemming van de conflicterende tekens, doordat het oudere merk aan het begin van het aangevraagde merk voorkomt en daarin een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt. Aangezien de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde zijn, dient bovendien te worden geconcludeerd dat het relevante publiek zal aannemen dat deze minstens van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.”

Het gerecht oordeelt dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verwerpt het beroep.

Lees het arrest hier.

GvEA, 25 maart 2009,  zaak T-21/07, L’Oréal SA tegen OHIM / Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar) 

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder Beneluxwoordmerk SPA (voor mineraalwater) tegen aanvraag voor gemeenschapswoordmerk SPALINE (door L’Oréal voor cosmetica). Gerecht verwerpt het beroep van L’Oréal. Ongerechtvaardigd profiteren van de bekendheid van het oudere woordmerk SPA; geen geldige reden.

Overeenstemming tussen de merken SPA en SPALINE. Volgens het gerecht zal de consument meer aandacht hebben voor het element “spa”, het eerste gedeelte van het merk, dan voor het element “line”. Daar komt volgens het gerecht bij dat het Engelse woord “line” in de cosmeticabranche vaak wordt gebruikt om daarmee te wijzen op een reeks, een lijn, van producten (punten 24-26). 

L’Oréal meent dat het woord “spa” beschrijvend en algemeen is voor cosmetica. Het gerecht verwerpt dit en neemt aan dat de term “spa” eventueel een beschrijvende en algemene aanduiding vormt voor waterkuuroorden, zoals Turkse baden of sauna’s, doch niet voor cosmetica. Het gegeven dat cosmetica worden gebruikt in het kader van waterkuuroorden doet daar niets aan af (punten 28, 29 en 31).

Het feit dat het merk SPALINE één woord betreft, is volgens het gerecht niet relevant: “(…) the word created by the combination of the two elements ‘spa’ and ‘line’ does not have a meaning independent from that of its component parts.” Evenmin gaat het gerecht mee in het betoog van L’Oréal dat het woord “spa” meerdere betekenissen heeft (als acroniem van ‘Sanitas Per Aqua’). Volgens het gerecht zal de gemiddelde consument in de Benelux het element “spa” als eerste associëren met het mineraalwater van Spa Monopole (punten 33-34).
 
Het gerecht meent dat het relevante publiek een verband zal leggen tussen de merken SPA en SPALINE en overweegt daarbij dat cosmetica en bronwater gelijksoortig zijn: bronwater en cosmetische producten worden gezamenlijk gebruikt voor de huid en schoonheidsbehandelingen. Het mineraalwater en de minerale zouten in het water kunnen worden gebruikt bij de productie van zepen en andere cosmetische producten. Daar komt bij dat mineraalwaterproducenten soms cosmetica verkopen op basis van mineraalwater (punt 35).

“39. Moreover, it must also be pointed out that the stronger the link which the relevant public can make between the two marks, the greater will be the risk that the use of the mark applied for will take unfair advantage of the reputation of the earlier mark.”

“40. The risk of such a transfer has been established in the present case. First, as was noted in paragraph 21 above, the two marks target the same type of public, which, in so far as the earlier mark is registered in the Benelux countries, consists of average consumers in those Member States. Second, it has been shown in paragraph 35 above that the goods covered by the mark applied for are not so different from those covered by the earlier mark. Finally, the image of the earlier mark and the message that it conveys relate to health, beauty, purity and mineral richness. That image and that message can apply also to the goods in respect of which registration has been sought by the applicant, since they are used to preserve and improve health or beauty. Consequently, the applicant could take unfair advantage of the image of the earlier trade mark and the message conveyed by it in that the goods covered by the trade mark applied for would be perceived by the relevant public as bringing health, beauty and purity. Accordingly, the risk of a free-riding transfer of the advertising effort made by the proprietor of the earlier mark to the mark applied for has been established (…)”

Volgens L’Oréal dient rekening te worden gehouden met het feit dat zij op haar beurt een onbetwiste bekendheid geniet op het gebied van cosmetica. Maar het gerecht gaat daar niet in mee: “(…) Suffice it to observe in that regard that the applicant’s business name (L’Oréal, IEF) is not part of the mark applied for, which precludes the relevant public from associating that mark with that ostensibly well-known name.” (r.o. 41).

Het beroep van L’Oréal op een geldige reden faalt eveneens. Het gerecht acht het gebruik van het woord “spa” niet noodzakelijk voor de marketing van cosmetica. 

Lees het arrest hier. 

De Europese Commissie heeft aangegeven dat de geplande kostenreductie van 40% op de registratie van Gemeenschapsmerken begin mei 2009 zal worden geïntroduceerd. Het systeem van separate depottaksen en registratietaksen zal worden losgelaten en worden vervangen door één taks van €900,- voor een online depot (€1.050,- voor een ‘papieren’ depot).
 
Het voorstel voor de kostenreductie zal binnenkort aan de Commissie worden voorgelegd. De dag volgend op de publicatie zullen de nieuwe tarieven in werking treden. In hoeverre een dergelijk substantiële verlaging zal bijdragen aan de populariteit van het Gemeenschapsmerk (en wellicht een vermindering van nationale depots in de Europese landen) en het aantal ingediende opposities, valt nog te bezien.
 
Lees hier meer.

Voorzieningenrechter Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 maart 2009, 329321 / KG ZA 09-115, X Horeca Beheer B.V., Einstein Exploitatie B.V. en X tegen IJssalon Van Bokhoven h.o.d.n. Café Einstein, Y en Z.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Partijen worden gedeeltelijk niet-ontvankelijk verklaard. Vorderingen voor het overige afgewezen. Dominerende bestanddelen samengesteld merk. 

Geen van de afzonderlijke bestanddelen als zodanig is dominant: geen sprake van een grote mate van visuele overeenstemming "enkel en alleen omdat in de tekens van Van Bokhoven het woordbestanddeel Einstein terugkomt." Geografische omvang van het handelsnaamrecht. Vordering tot vergoeding van € 102,00 ter zake van ‘honorarium secretariaat’ berust op een vergissing. Veroordeling in de kosten van de procedure ad € 6.530,21.

Niet ontvankelijkheid:

4.3 (…) Dat verweer slaagt. Einstein heeft in reactie op het verweer ter zitting slechts gesteld dat X Beheer en Einstein Exploitatie een ‘gebruiksrecht’ hebben, doch niet gebleken is dat er door X een licentie is verstrekt aan beide vennootschappen in de zin van artikel 2.32 BVIE.

4.12 Ook hier heeft Van Bokhoven het verweer gevoerd dat, nú, X en X Beheer niet ontvankelijk zijn in hun vorderingen aangezien de handelsnamen Einstein en Etablissement Einstein slechts worden gevoerd door Einstein Exploitatie. Ook dit verweer slaagt aangezien alleen laatst genoemde vennootschap daadwerkelijk bedoelde handelsnamen voert. Dat X Beheer volgens de stellingen van Einstein voorheen wel de handelsnamen voerde, doet aan het bovenstaande niet af.

De vorderingen voor zover gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE worden afgewezen:

4.8 (…) Nu geen van de afzonderlijke bestanddelen als zodanig dominerend zijn, kan niet gezegd worden dat sprake is van een grote mate van visuele overeenstemming, enkel en alleen omdat in de tekens van Van Bokhoven het woordbestanddeel Einstein terugkomt. Een samengesteld merk, zoals hier aan de orde, kan immers slechts worden geacht overeen te stemmen met een ander teken, dat gelijk is aan of overeenstemt met één van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Dat sprake is van een zekere auditieve en begripsmatige overeenstemming, doet er naar voorlopig oordeel niet aan af dat slechts in beperkte mate sprake is van overeenstemming.

Ook het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE faalt:

Kennelijk in verband met dat eerste heeft X gesteld dat Van Bokhoven in een telefoongesprek met de raadsman van X heeft verklaard dat zij bekend was met Etablissement Einstein in Leiden voordat zij haar handelsnaam Café Einstein ging voeren, doch deze stelling, die door Van Bokhoven ter zitting gemotiveerd is betwist, wordt gepasseerd. Immers, ook als met Einstein zou moeten worden aangenomen dat Van Bokhoven heeft gekeken naar het merk van Einstein, is de voorzieningenrechter niet gebleken dat zij daarvan voordeel heeft genoten en al helemaal niet dat dit ongerechtvaardigd was. Ook vermag de voorzieningenrechter zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien waarom met de door Van Bokhoven gebruikte tekens voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het beeldmerk.

De voorzieningenrechter gaat ook in op de geografische omvang van het handelsnaamrecht

De voorzieningenrechter overweegt als volgt. De geografische omvang van het handelsnaamrecht wordt bepaald door de omvang van het gebruik dat van de handelsnaam wordt gemaakt. Van Bokhoven heeft betwist dat Einstein Exploitatie buiten Leiden voldoende beschermingswaardige bekendheid geniet. (…) Ten aanzien van het gestelde gebruik van de handelsnaam van Einstein Exploitatie op de domeinnaam einstein.nu, geldt dat, anders dan bijvoorbeeld in het geval dat een website die blijkens de inhoud daarvan daadwerkelijk is gericht op het verwerven van klanten in geheel Nederland of in het geval van online verkopen op een website, dat gebruik bij lokale horecagelegenheden, niet wezenlijk bijdraagt aan de bekendheid van de handelsnaam buiten de eigen locatie. De aard van een horeca-onderneming brengt immers met zich dat zij in beginsel een lokaal verzorgingsgebied zal hebben. Het feit dat de horeca-gelegenheden van partijen beide op restaurant-sites als www.iens.nl en www.dinnersite.nl worden genoemd, doet aan het vorenstaande niet af.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 25 maart 2009, HA ZA 07-3221, Adani tegen Odmedical B.V. (met dank aan Hidde Koenraad, Vondst Advocaten)

Eerst even voor jezelf lezen. Auteursrecht. Merkenrecht. Bodem in geschil over vaststellingsovereenkomst in merken- en auteursrechtelijk geschil m.b.t. de CONPASS bodyscanner van eiser Adani (zie (Vzr. Rechtbank Amsterdam, 2 augustus 2007, IEF 4469). 

Overtreding vaststellingsovereenkomst inz. merk- en auteursrechtelijk geschil leidt tot boete ad € 575.000. Merk- en auteursrechtinbreuk aangenomen. Geen geldige reden voor gebruik CONPASS door ODMedical. Volledige proceskostenvergoeding ad € 25.301,68, aangezien geschil ging over vaststellingsovereenkomst waarvan de kern bestaat uit de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

Ter beëindiging van hun geschil over het merk CONPASS en de auteursrechten op de bodyscanner van Adani hebben Adani en ODMedical in 2006 een vaststellingsovereenkomst afgesloten waarin is bepaald dat Adani exclusief merkhouder is en de auteursrechten bezit van de Bodyscanner “CONPASS”. Na ondertekening van de overeenkomst past ODMedical de door haar verhandelde bodyscanner aan en brengt deze op de markt onder de nieuwe naam SOTER RS security bodyscan. ODMedical blijft echter documenten verspreiden waarin het merk CONPASS en foto’s van de CONPASS bodyscanner gebruikt worden. In 2007 wijzigt ODMedical de naam van haar scanner in DRS CONPASS.

Adani is van mening dat ODMedical inbreuk maakt op de auteurs- en merkenrechten en bovendien de vaststellingsovereenkomst niet nakomt.

ODMedical voert in conventie de volgende verweren aan:

1. Er is geen sprake van inbreuk op het merkenrecht, omdat ODMedical sinds het tekenen van de vaststellingsovereenkomst geen producten op de markt heeft gebracht of gepromoot onder de naam CONPASS. Tevens betwist ODMedical dat er sprake is van inbreuk op het auteursrecht.

2. Er is geen sprake van misleidende reclame of onrechtmatig handelen. ODMedical heeft voor de promotie van de nieuwe bodyscanner slechts afbeeldingen gebruikt die niet zijn gemaakt met de CONPASS bodyscanner.

3. Er is niet in strijd gehandeld met de artikelen 4 en 8 van de vaststellingsovereenkomst. Wegens het feit dat er geen tekortkoming is, kan Adani ook geen aanspraak maken op de boete die op grond van artikel 12 kan worden toegewezen. Subsidiair stelt ODMedical dat er sprake is van een tekortkoming van geringe betekenis.

 Ad 1. Inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 BVIE: ODMedical stelt dat er geen sprake van merkgebruik is, maar van gebruik anders ter onderscheiding van waren (artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE). Zij stelt hiervoor een geldige reden te hebben. Bodyscanners moeten voldoen aan bepaalde (veiligheids)eisen. Hiervoor had ODMedical oude documenten nodig.

De rechtbank oordeelt dat er voor ODMedical niet een zodanige noodzaak bestond om het beschermde merk van Adani te gebruiken, dat van haar in redelijkheid niet verlangd kon worden zich van dat gebruik te onthouden. Het enkele feit dat ODMedical niet op tijd over de oude documenten kon beschikken, was geen reden om zonder toestemming van Adani diens testrapporten en certificaten te gebruiken (7.3.). Merkinbreuk aangenomen.

ODMedical heeft geen inhoudelijk verweer heeft gevoerd met betrekking tot de vermeende inbreuk op het auteursrecht van Adani en de hierop betrekking hebbende vordering wordt ook toegewezen (7.4.).

Ad 2. Misleidende reclame in de zin van artikel 6:194 BW: De rechtbank oordeelt dat er sprake is van misleidende reclame. Misleiding ontstaat met name doordat via de testrapporten, certificaten en afbeeldingen eigenschappen van de bodyscanner van Adani toegekend kunnen worden aan de nieuwe bodyscanner van ODMedical. Ook het gebruik van de link op de website kan misleidend zijn in de zin van 6:194 BW.

Ad 3. Schending van de vaststellingsovereenkomst: ODMedical heeft gehandeld in strijd met de artikelen 3, 4 en 8 van de vaststellingsovereenkomst volgens de rechtbank. Dit omdat zij heeft nagelaten de aanvraag voor het gemeenschapsmerk over te dragen aan Adani. Bovendien heeft zij een link op haar website met informatie over de bodyscanner 60 dagen laten staan (7.5.).

Adani kan aanspraak maken op het boetebedrag ad € 575.000. De rechtbank ziet geen reden dit bedrag te matigen aangezien zij het niet aannemelijk acht dat de boete in deze omstandigheden leidt tot een buitensporig en onaanvaardbaar resultaat, waartegen de billijkheid zich zou verzetten (7.7.).

In reconventie heeft de rechtbank het volgende overwogen: Er is geen sprake van onrechtmatige publicatie geweest van Adani (of haar distributeur) aan het Amerikaanse Consulaat in Frankfurt en aan de douane in Vietnam en Dubai. Voor onrechtmatige publicatie is schade vereist. ODMedical heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij als gevolg van de publicatie schade heeft geleden (8.3.).

Geen sprake van vervallenverklaring wegens non-usus op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE aangezien de gebruikstermijn van de merken van Adani nog niet zijn verstreken (8.4.).

Lees het vonnis hier.

GvEA, 25 maart 2009, zaak T-191/07, Anheuser-Busch, Inc. tegen OHIM  / BudÄjovický Budvar

Eerst even voor jezelf lezen. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk BUDWEISER. Oudere internationale woord- en beeldmerken BUDWEISER en Budweiser Budvar. Normaal gebruik van ouder merk. Schending van rechten van verdediging. Motivering. Niet-tijdige overlegging van documenten. Beoordelingsvrijheid verleend bij artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94. Oppositie toegewezen.

Lees het arrest hier.

Vandaag is Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (Gecodificeerde versie) gepubliceerd. Hiermee wordt Verordening (EG) nr. 40/94 gecodificeerd. De nieuwe verordening treedt in werking op de twintigste dag volgend op de dag van publicatie, dus op maandag 13 april a.s.

De Verordening bevat een "handige" transponeertabel, voor diegenen die net alle artikelnummers uit het hoofd hadden geleerd. Ook hier geldt: 'Verwijzingen naar de ingetrokken Verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige Verordening.'

Lees de nieuwe verordening hier.

GvEA, 24 maart 2009, gevoegde zaken T-318/06 tot en met T-321/06, Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda tegen OHIM.

Merkenrecht. Nietigheidprocedure tegen gemeenschapsbeeldmerken GENERAL OPTICA, in verschillende kleuren, op grond van oudere handelsnaam Generalóptica. Vordering tot nietigverklaring wordt afgewezen, nu het oudere recht niet meer dan alleen een plaatselijke betekenis heeft.

32. Krachtens artikel 52, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, gelezen in samenhang met artikel 8, lid 4, van deze verordening, kan het bestaan van een ander teken dan een merk leiden tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk wanneer dit andere teken cumulatief aan vier voorwaarden voldoet: het moet worden gebruikt in het economisch verkeer; het moet een meer dan alleen plaatselijke betekenis hebben; de rechten op dit teken moeten zijn verkregen overeenkomstig het recht van de lidstaat waar het teken vóór de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag werd gebruikt; tot slot moet dit teken de houder ervan het recht verlenen om het gebruik van een later merk te verbieden. Deze vier voorwaarden beperken het aantal andere tekens dan merken die kunnen worden aangevoerd ter bestrijding van de geldigheid van een gemeenschapsmerk op het gehele grondgebied van de Gemeenschap overeenkomstig artikel 1, lid 2, van verordening nr. 40/94.

(…) 44. Uit de door verzoekster geleverde bewijzen blijkt niet dat de betekenis van het in casu ingeroepen teken niet alleen plaatselijk is in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94. (…) dat het betrokken teken op het tijdstip dat de inschrijving van de eerste twee gemeenschapsmerken werd aangevraagd, sinds bijna tien jaar enkel werd gebruikt voor een voor het publiek openstaande vestiging in de Portugese plaats Vila Nova de Famalicão, die 120 000 inwoners heeft. Ondanks haar uiteenzettingen ter terechtzitting, heeft verzoekster geen elementen aangevoerd die haar bekendheid bij de verbruikers of haar handelsbetrekkingen buiten voormelde plaats aantonen. Evenmin heeft verzoekster aangetoond dat zij een reclameactiviteit had ontwikkeld om haar vestiging buiten die stad te promoten. De handelsnaam Generalóptica heeft dus een strikt plaatselijke betekenis in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94.

45 . Anders dan verzoekster lijkt te betogen, brengt deze conclusie geen schending van het subsidiariteitsbeginsel mee. Volgens de tweede en de derde overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 is het bestaan van een communautair merkensysteem een gevolg van de toewijzing aan de Europese Unie van de bevoegdheden inzake de interne markt, waarmee de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen van de lidstaten aan de houders van merken verlenen, moeten worden opgeheven. Derhalve kan het subsidiariteitsbeginsel geen rol spelen. Bovendien dient te worden benadrukt dat de rechtsregeling inzake het gemeenschapsmerk de nationale rechten niet buiten beschouwing laat, aangezien zij voorziet in mechanismen aan de hand waarvan rekening kan worden gehouden met het bestaan van oudere nationale tekens. Dit is met name het geval voor artikel 106 van verordening nr. 40/94, voor oudere rechten als bedoeld in artikel 8 of artikel 52, lid 2, van die verordening, en daaronder voor tekens van meer dan alleen plaatselijke betekenis. Dit is ook het geval voor artikel 107 van verordening nr. 40/94, voor tekens van plaatselijke betekenis. In casu zal de mogelijkheid van het naast elkaar bestaan van de gemeenschapsmerken GENERAL OPTICA en de handelsnaam Generalóptica in het kader van een andere procedure moeten worden onderzocht tegen de achtergrond van artikel 107 van verordening nr. 40/94, op basis waarvan de houder van een ouder recht van plaatselijke betekenis, bezwaar kan maken tegen het gebruik van een gemeenschapsmerk op het grondgebied waarop dit recht wordt beschermd.

46. Gelet op het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de handelsnaam Generalóptica geen teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis is in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94.

47. Aangezien de voorwaarden van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/84 cumulatief zijn, volstaat het dat aan één van die voorwaarden niet is voldaan om een vordering tot nietigverklaring van gemeenschapsmerken af te wijzen.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Maastricht, 6 maart 2009, LJN: BH7294, Fotostudio A.B. B.V. tegen Gedaagden (Fotostudio Arno Broeren)

Handelsnaamrecht, auteursrecht, domeinnaam. Eigennaam maakt inbreuk op initialen. Fotostudio A.B. wordt verkocht, oude eigenaren beginnen op 1 kilometer afstand een nieuwe fotostudio onder de eigennaam Fotostudio Arno Broeren (de ‘A.B.’ van Fotostudio A.B.) Tweede rechtszaak. Handelsnaamrechtelijke verwarring is te duchten. Ook gebruik van domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl  is een vorm van (verwarringwekkend) handelsnaamgebruik.

Geen inbreuk op huisstijl en auteursrecht eiser A.B. m.b.t. de op de site van gedaagden gebruikte foto’s, nu niet aannemelijk is geworden dat de rechten op de foto’s uit hoofde van de koopovereenkomst ook aan Fotostudio A.B. zijn overgedragen. Wel inbreuk auteursrecht van gedaagde door gebruik van zijn foto’s op website van eiser A.B.  Bewijsvermoeden artikel 8 Aw.

Wel oneerlijke mededinging door negatief uitlaten door gedaagde over Fotostudio A.B. en op ongeoorloofde wijze verwijzen naar hun verleden als oorspronkelijke oprichters van Fotostudio A.B. Partijen dragen hun eigen kosten.

Handelsnaam: 4.4.5. De voorzieningenrechter stelt voorop dat [gedaagden]. erkennen dat zij eerst sedert 12 februari 2009 in het register van de kamer van koophandel niet meer verwijzen naar de domeinnaam en het emailadres van Fotostudio A.B.

In algemene zin mogen handelsnamen beschrijvend zijn. De woordcombinatie: “Fotostudio A.B.” is aangekocht vanwege de naamsbekendheid en de daaruit voortvloeiende goodwill en verdient derhalve bescherming. Het woord: “Fotostudio” kan niet worden gemonopoliseerd, in die zin dat een andere fotograaf die foto’s maakt en verkoopt de omschrijving van die diensten door middel van gebruik van het woord: “Fotostudio” moet worden verboden, echter het gebruik van het woord “Fotostudio” dient wel zodanig te zijn dat er geen verwarringsgevaar ontstaat.

Nu [gedaagden]. naar aanleiding van het vonnis van 7 november 2008 voor de omschrijving van hun nieuwe onderneming het woord “Fotostudio” hebben gekozen, zijnde een onderneming die plaatsvindt in hetzelfde veld gelegen op (onweersproken) één kilometer afstand van Fotostudio AB, én aan het woord “Fotostudio” de eigennaam: “[gedaagde1]” hebben toegevoegd, een naam die rechtstreeks verwijst naar [gedaagde1] de oprichter van Fotostudio A.B., is naar het oordeel van de voorzieningenrechter bij het publiek verwarring te duchten. Naar het voorshands oordeel van de voorzieningenrechter zal ook een bodemrechter tot die conclusie komen, zodat gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet de primaire vordering tot verbod een onderneming te drijven onder de naam: “Fotostudio [gedaagde1]” of onder een met Fotostudio A.B. gelijkende naam zal worden toegewezen, met dien verstande dat de termijn waarna [gedaagden]. dit verbod dienen na te leven zal worden gesteld op vijf dagen na betekening van dit vonnis. De te verbeuren dwangsommen zullen worden gemaximeerd.

Domeinnaam: 4.4.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het gebruik van de domeinnaam: www.fotostudioarnobroeren.nl als vorm van handelsnaamgebruik kan worden gezien, zodat hetgeen hiervoor is overwogen ook geldt voor het gebruik van deze domeinnaam en dus voorshands voldoende aannemelijk is dat bij gebruik van deze domeinnaam het zelfde verwarringsgevaar is te duchten. Het gevorderde verbod tot gebruik van domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl ligt derhalve voor toewijzing gereed, met dien verstande dat de termijn waarna [gedaagden]. dit verbod dienen na te leven zal worden gesteld op vijf dagen na betekening van dit vonnis. De te verbeuren dwangsommen zullen worden gemaximeerd.

Auteursrecht eiser: A: 4.5. Voorts stelt Fotostudio A.B. dat [gedaagden]. onrechtmatig jegens haar handelt door op slaafse wijze haar huisstijl na te bootsen door onder meer foto’s die haar toebehoren te publiceren op hun website.

(…)

4.5.4. (…) Deze artikelen zien naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook niet op overdracht van de activa, maar, gelet op hun inhoud en het feit dat zij geplaatst zijn onder artikel 3: “garanties verkoper (financieel / fiscaal) Jaarrekening en financiële gegevens”, op garanties van de verkoper.
Nu noch uit de door Fotostudio A.B. genoemde artikelen van de koopovereenkomst, noch uit de overige artikelen van de koopovereenkomst, voortvloeit, dat de foto’s als activa zijn overgedragen en bovendien geen enkele lijst met overgedragen activa, noch de notariële akte van levering, is overgelegd waaruit eigendomsoverdracht van de foto’s zou kunnen worden afgeleid, is ondanks de overgelegde verklaringen van Mulder en [[YY]] voorshands onvoldoende aannemelijk dat de foto’s waarop Fotostudio A.B. in productie 3 doelt haar eigendom zijn uit hoofde van de koopovereenkomst.

4.5.5. Voorts voert Fotostudio A.B. aan dat de foto’s waarvan zij het auteursrecht claimt zijn gemaakt op de locatie van Fotostudio A.B., met haar middelen, in haar opdracht en voor haar rekening en risico. Daaruit vloeit volgens haar voort dat de foto’s ingevolge artikel 7 van de Auteurswet haar eigendom zijn.
De voorzieningenrechter volgt in dit kader [gedaagden]. in hun betoog dat het, indien wordt uitgegaan van de periode dat [gedaagde1] in dienstverband dan wel in opdracht heeft gefotografeerd voor Fotostudio A.B., om zeer weinig foto’s zal gaan en het bovendien onduidelijk is om welke foto’s het precies gaat, zodat deze vordering ook om deze reden zonder nadere onderbouwing niet toewijsbaar is.
Wel is, mede gelet op hetgeen [gedaagde1] zelf heeft verklaard, voldoende aannemelijk dat [gedaagde1] sedert 2006 weinig tot geen foto’s meer heeft gemaakt. Echter niet valt vast te stellen door wie de gewraakte foto’s dan wel zijn gemaakt.
Raadpleging van de door Fotostudio A.B. overgelegde productie 3 levert op dat op enkele foto’s de naam “[gedaagde1]” staat afgedrukt. De voorzieningenrechter overweegt dienaangaande dat uit de artikelen 4 (en 8)van de Auteurswet een bewijsvermoeden volgt ten gunste van degene die op het auteursrechtelijk te beschermen werk als maker wordt aangeduid. Daaruit volgt het vermoeden dat in ieder geval de foto’s waarop “[gedaagde1]” staat afgedrukt aan [gedaagde1] en niet aan Fotostudio A.B. toebehoren.

Gelet op het voorgaande komt de voorzieningenrechter tot de slotsom dat zonder nader onderzoek niet valt vast te stellen om welke foto’s het precies gaat en het er dus voorshands voor moet worden gehouden dat de auteursrechten op de foto’s waarop de naam [gedaagde1] staat afgedrukt aan [gedaagde1] toebehoren. Met betrekking tot de eigendom van deze en de overige foto’s is voorshands niet aannemelijk geworden dat zij uit hoofde van de koopovereenkomst aan Fotostudio A.B. zijn overgedragen. De voorzieningenrechter wijst het gevorderde derhalve af.

Oneerlijke mededinging: 4.6. (…) De voorzieningenrechter wijst dit verweer af en is van oordeel dat voorshands voldoende aannemelijk is dat [gedaagden]. zich schuldig maken aan oneerlijke mededinging. Nu de domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl deel uitmaakt van dit geding en voor raadpleging door de voorzieningenrechter toegankelijk is heeft de voorzieningenrechter uit eigen waarneming kunnen vaststellen dat [gedaagden]. zich uitvoerig negatief uitlaten over Fotostudio A.B. en op ongeoorloofde wijze verwijzen naar hun verleden als oorspronkelijke oprichters van Fotostudio A.B. Met name onder de link: “vraag en aanbod” nemen [gedaagden]. voor Fotostudio A.B. onder meer de volgende schadelijke standpunten in: (…)

Op de vraag: “Zijn jullie niet dezelfde als fotostudio A.B. onder aan de cauberg?”  antwoorden [gedaagden].: “Nee niet meer. Wel waren we de oprichters/eigenaars van fotostudio A.B. tot mei 2007 Maar nu we hebben we die zaak verkocht, en zijn daar ineens onverwachts niet meer welkom. Dat vonden we natuurlijk niet leuk en daarom hebben we besloten helemaal zelf opnieuw te beginnen, met en prachtige splinternieuwe en veel ruimere fotostudio naast de Aldi. Met Fotostudio A.B. hebben we dus helemaal niets meer mee te maken.. en zijn dus ook géén filiaal van fotostudio AB,.. en zijn daar ook niet meer werkzaam als fotograaf daar. Let-op. 99% van alle foto’s op hun site en e.d. zijn nog gemaakt door fotograaf [gedaagde1], wij gebruiken alleen eigen gemaakte foto’s op de site en in de advertentie’s.”

Auteursrecht gedaagde: 4.8.2. Gelet op hetgeen met betrekking tot de eigendom van foto’s in conventie is overwogen geldt ook in reconventie dat ten aanzien van [gedaagden]. geldt dat onvoldoende is komen vast te staan – behoudens de foto’s waarop de naam [gedaagde1] staat - om welke foto’s het precies gaat. Zoals in conventie onder 4.5.5 is overwogen volgt uit de artikelen 4 (en 8) van de Auteurswet een bewijsvermoeden ten gunste van [gedaagde1], nu hij degene is die op het auteursrechtelijk te beschermen werk, in casu de hiervoor bedoelde foto’s, als maker wordt aangeduid. Daaruit volgt het vermoeden dat in ieder geval de foto’s waarop “[gedaagde1]” staat afgedrukt niet aan Fotostudio A.B. toebehoren en dat derhalve díe foto’s van haar website dienen te worden verwijderd. De vordering zal derhalve worden toegewezen met dien verstande dat in het dictum zal worden opgenomen dat alleen díe foto’s dienen te worden verwijderd waarop de naam [gedaagde1] staat afgedrukt.

De voorzieningenrechter verbiedt gedaagden hun onderneming onder de naam Fotostudio Arno Broeren of onder een op Fotostudio A.B. gelijkende naam te drijven (…) verbiedt gedaagden in hun reclame-uitingen, zoals op hun website, e-mailadres, in kranten of anderszins, te refereren aan Fotostudio A.B. B.V. (…) verbiedt [gedaagden]., ieder voor zich en/of gezamenlijk de domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl te gebruiken. Fotostudio A.B. wordt bevolen om de foto’s waarop de naam: “Arno Broeren” staat afgedrukt van haar website te verwijderen en verwijderd te houden.

Lees het vonnis hier.