Er is geen sprake van identieke tekens (9.1 onder a GMeVo), maar wel van enkele verwarringwekkend overeenstemmende tekens (9.1 onder b). Dat er zeer goed geïnformeerde en kritische consumenten zijn die goed op de hoogte zijn van alle visuele kenmerken van spijkerbroeken en die zich niet snel laten verwarren, wil niet zeggen dat het aannemelijk is dat de gemiddelde consument van spijkerbroeken dit hoge aandachtsniveau heeft. Verwarring bij de gemiddelde consument is wel degelijk aannemelijk.
“4.10. (…) Zelfs indien echter wordt uitgegaan van een gering onderscheidend vermogen van het merk neemt dat niet weg dat, bovenstaande maatstaf toepassend, moet worden geoordeeld dat het teken in r.o. 2.3. onder a en b in zodanige mate overstemt met het merk als geregistreerd dat daardoor de hiervoor bedoelde verwarring bij het publiek kan ontstaan. (…)
4.11. Auditieve en begripsmatige overeenstemming is niet aan de orde. Wel stemt het teken visueel in hoge mate overeen met het beeldmerk, zeker wanneer bedacht wordt dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolkomen beeld dat bij hem is achtergebleven.
4.12. Daar komt bij dat het teken en het beeldmerk worden gebruikt ter onderscheiding van dezelfde waren. De relevantie van het betoog van Dogg Label dat de waren niet soortgelijk zijn, althans niet sprake is van een grote soortgelijkheid omdat Dogg Label mikt op de zeer modebewuste jongeren die designer jeans willen hebben met een vintage-look, en Wrangler daarentegen vooral zou mikken op de ‘cowboy-consument’, terwijl de waren niet in dezelfde soort winkels verkocht zouden worden, kan de rechtbank niet inzien. Die omstandigheid neemt niet weg dat de waren als soortgelijk moeten worden aangemerkt. Zoals Wrangler terecht naar voren heeft gebracht miskent de opvatting van Dogg Label bovendien dat de hier betrokken doelgroepen “schuivende panelen” zijn. (…)
4.13. Ook als – ten slotte – met Dogg Label zou worden aangenomen dat het merk, zoals zij heeft betoogd, niet heel bekend is (Wrangler heeft zich daar overigens niet op beroepen, naar haar zeggen omdat het merk van huis uit al een sterk merk is), brengt de combinatie van vorenstaande omstandigheden met zich dat tenminste het gevaar bestaat dat het in aanmerking komende publiek in verwarring zal raken omtrent de herkomst van de door Dogg Label met de in r.o. 2.3. onder a en b weergegeven tekens op de markt gebrachte waren, in die zin dat het publiek zal kunnen menen dat die waren van de merkhouder afkomstig zijn. Dogg Label heeft zulks weliswaar betwist, doch dat het gevaar van verwarring geenszins denkbeeldig is, blijkt uit het door haar zelf in het geding gebrachte marktonderzoek.
Behalve de initiële vraag zoals hiervoor besproken in r.o. 4.6., is aan de respondenten die bij het zien van de spijkerbroek direct een merk noemden (12 procent), immers een tweede vraag gesteld (“Denkt u dat deze broek van … [merknaam] afkomstig is?”). Van de respondenten die bij het zien van de spijkerbroek direct het merk Wrangler noemden, denkt 89 procent, waarvan 68 procent vanwege het W-vormig teken op de achterzakken, dat de broek ook daadwerkelijk van Wrangler afkomstig is. Deze resultaten zijn niet gering te noemen, zeker niet als bedacht wordt dat, als Wrangler ter zitting nog heeft opgemerkt, zij in Nederland slechts een marktaandeel heeft van 3 procent. Bovendien is geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat het publiek meent dat de broek afkomstig is van de merkhouder maar niet in staat is de naam van de merkhouder te noemen. Het verwarringsgevaar is dus mogelijk groter dan uit het onderzoek blijkt. Op grond van het vorenstaande luidt de conclusie dat de tekens als weergegeven in r.o. 2.3. onder a en b op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met het gemeenschapsmerk zoals geregistreerd, zodat het gebruik van die tekens zal worden verboden.” 4.14. Hetzelfde moet worden aangenomen voor het teken in r.o. 2.3. onder c. (…)
4.15. De rechtbank is van oordeel dat [het teken weergeven in r.o. 2.3. onder d – IEF] in onvoldoende mate overeenstemt met het merk om gevaar voor verwarring te kunnen aannemen. De ‘afhangende mondhoekjes’ aan de linker- en rechterzijde van het teken maken dat sprake is van een andere totaalindruk. Het teken maakt de indruk van een omgekeerde meeuw in plaats van een “W” zoals volgens het beeldmerk van Wrangler. Voor zover de vorderingen van Wrangler zich ook op dit teken toespitsen, zullen die derhalve worden afgewezen.”
Het verbod op de wel inbreukmakende tekens is gebaseerd op een Gemeenschapsmerk en dient dus te worden beperkt tot gebruik van de tekens in de lidstaten. De beslissing wordt echter aangehouden onder verwijzing naar de recente uitspraak van het BenGH in Ondeo Nalco v Michel Company:
“4.19. Voor zover voormelde vordering aldus zou moeten worden begrepen dat Wrangler afdracht vordert van genoten winst, anders dan als element van de geleden schade, wordt het volgende overwogen. De grondslag voor die vordering kan ten aanzien van het Beneluxgebied worden gevonden in artikel 98 lid 2 GMeVo jo. artikel 2.21 lid 4 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) – hierna: BVIE. Voor toewijzing is evenwel vereist dat Dogg Label ter zake het gebruik van de tekens te kwader trouw is geweest, hetgeen zij betwist.
Bij arrest van 11 februari 2008 heeft het Benelux Gerechtshof (zaak A 2006/4/9, Ondeo Nalco v Michel Company, IEPT 20080211; IEF 5609) geoordeeld dat van gebruik te kwader trouw in de zin van artikel 13A lid 5 Benelux Merkenwet, welk artikel overeenstemt met het huidige artikel 2.21 lid 4 BVIE, slechts sprake is in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk, hetgeen volgens het Hof het geval zal zijn indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan (vgl. r.o. 14 en 15 van het arrest). Van bewustheid in vorenbedoelde zin is volgens het Benelux Gerechtshof geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt (zie r.o. 15). Aangezien dit arrest is gewezen nadat het pleidooi in deze zaak was gehouden, hebben partijen nog geen gelegenheid gehad zich over deze relevante rechtspraak uit te laten. Gelet daarop zal de zaak, uitsluitend voor dat doel, worden verwezen naar de rolzitting van 23 april 2008 voor akte aan de zijde van Wrangler, waarna Dogg Label zich bij akte zal mogen uitlaten op de rolzitting van 4 weken nadien, te weten op 21 mei 2008.”
Lees het vonnis hier.
