Merkenrecht  

“Veronderstellenderwijs aannemend dat deze criteria (uit o.a. het BMW/Deenik-arrest, red.) voor refererend merkgebruik voor “sub a-gevallen” mutatis mutandis kunnen worden losgelaten op “sub b-gevallen” als de onderhavige, gebruikt New Mini Parts naar het oordeel van de rechtbank (de kenmerkende elementen uit) de woord- en gecombineerde woord/beeldmerken MINI inderdaad zodanig, dat geen sprake is van geoorloofd refererend merkgebruik, maar daarentegen van gebruik op een wijze die de indruk kan wekken dat een bijzondere relatie tussen BMW en New Mini Parts bestaat in de zin van vorenbedoelde commerciële band, zodat haar gebruik van het teken MINI te ver gaat (…).” (4.10.)

Het gegeven dat gedaagde al 15 jaar ongestoord haar handelsnamen voert, leidt er volgens de rechter toe dat BMW als Gemeenschapsmerkhouder daartegen geen bezwaar kan maken. “(…) Nu is komen vast te staan dat New Mini Parts haar handelsnaam Mini Parts al lang voorafgaand aan de registratiedata van de Gemeenschapsmerken van BMW hanteert, wordt in die zin het beroep van New Mini Parts op haar oudere handelsnaamrechten gehonoreerd, dat BMW’s vorderingen gebaseerd op de ingeroepen Gemeenschapsmerken moeten stranden en derhalve worden afgewezen. Dat laat BMW’s ook ingeroepen geldige Beneluxmerken als gezegd onverlet.” (4.20.)

Voor wat betreft het gebruik van de handelsnamen en de domeinnaam (het “ander gebruik”) merkt de rechter nog het volgende op: “ [de] aangevoerde merkinbreukgrond “ander gebruik” baseert BMW niet alleen op art. 2:20 lid 1 sub d BVIE, maar blijkens haar dagvaarding en pleitnota ter comparitie eveneens op art. 9 lid 1 sub d Gemeenschapsmerkenverordening. Dat laatste is tevens (vgl. ook 4.20.) ondeugdelijk, omdat dat artikellid niet bestaat en een Gemeenschapsmerk, anders dan een Beneluxmerk geen “sub d”-grondslag kent (…).” (4.23.)

De gevorderde proceskosten worden door de rechter aanzienlijk gematigd op basis van de billijkheid, omdat het merkgebruik van gedaagde al 15 jaar door (de rechtsvoorgangers van) BMW ongemoeid is gelaten. (4.25.)

Lees het vonnis hier.

Over de vermeende ontijdige indiening van de opposities stelt het Gerecht:

56- In this case, it is common ground that the 13 notices of opposition concerned were sent to OHIM by fax and received in black and white before the expiry of the opposition period thus laid down, and that the original colour versions of the notices of opposition were transmitted by post and that they were received by OHIM after the expiry of the opposition period.

58- Under Rule 80(2) of the implementing regulation, where a communication received by fax is incomplete or illegible, or where OHIM has reasonable doubts as to the accuracy of the transmission, OHIM is to inform the sender accordingly and is to invite him, within a period to be specified by OHIM, to retransmit the original by fax or to submit the original in accordance with Rule 79(a).

62- It must be held that it would be contrary to the objective pursued by that rule for the sender of a document transmitted by fax which is incomplete and who therefore submits the originals without waiting for the invitation from OHIM, to be treated more severely than the sender of a document by fax who communicates the originals only after an invitation from OHIM.

63 - To deprive the sender who acts without OHIM’s invitation of the benefit of Rule 80(2) of the implementing regulation would amount to penalising the latter for his diligence. Such an interpretation of the rule must be regarded as contrary to the intention of the legislature.

66- Since the documents were received between two and four days after the expiry of the opposition period, it must be held that the intervener acted promptly as regards the second attempt at communication for the purpose of Rule 80(2) of the implementing regulation.

67- It follows from all of the foregoing, that the original versions of the notices of opposition must be deemed to have arrived on the dates they were faxed as set out in paragraph 13 above. Therefore, they are deemed to have been received at OHIM before the expiry of the opposition period and are thus admissible.

En over de vermeende onduidelijkheid van de opposities, en dan vooral waar het de aanduiding van de oudere merken betreft, stelt het Gerecht vrij duidelijk dat er met de identificatie van de oudere merken weinig mis is.

69- By the second ground of challenge, which is also common to all of the cases, the applicant submits that the Board of Appeal incorrectly considered the earlier trade marks and signs on which the intervener’s opposition was based to be clearly identified. In particular, the Board of Appeal wrongly held that the fact that a number of models were identified by their reference number and also by their specifications, in tabular form, was an aid to the applicant in identifying the earlier rights.

102- It follows from all of the foregoing that, for the purposes of Rule 18(1) of the implementing regulation as a condition of admissibility for the oppositions, the information contained in the notices of opposition and, in particular, the depiction of electric power tools in colour, accompanied in certain cases by the reference numbers of the models, constitute a sufficiently clear identification of the earlier trade marks and signs on which the oppositions are based.

De opposities zijn derhalve formeel in orde en het verzoek van Black & Deckerom de opposities niet-ontvankelijk te verklaren wordt dertien maal afgewezen.

Lees het arrest hier.

Het merk Ticket Plus bestaat uitsluitend uit benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren en het heeft geen onderscheidend vermogen gekregen door het gebruik. De vordering van Ticketsplus om het woordmerk Ticket Plus nietig te verklaren wordt derhalve toegewezen.

In het bepaalde van artikel 1.14 aanhef en onder b BVIE ziet de rechtbank aanleiding de nietigverklaring en doorhaling van het merk TICKET PLUS niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

Lees het vonnis hier. Eerder bericht + tussenvonnis: IEF 3293 (19 januari 2007). 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de Staat geen merkenrechtelijke bescherming toekomt, maar dat het gebruik van een aanduiding die geen merk is onder omstandigheden toch onrechtmatig kan zijn. De rechter stelt vast dat Heerink vóór de domeinnaamregistratie wist dat de aanduiding 112 bij de burgers algemeen bekend is als het telefoonnummer voor hulpdiensten. Ook staat vast dat de activiteiten van Heerink beperkt zijn tot een link naar een startpagina met 112-gerelateerde links. "(…) Het moet er daarom voor worden gehouden dat Heerink geen zwaarwegend belang heeft bij behoud van de domeinnaam, anders dan in het kader van de mogelijkheid de domeinnaam door overdracht te gelde te maken. Daartegenover staat het belang van de Staat bij overdracht van de domeinnaam (…)" (4.3.)

"(…) De algemene bekendheid van de aanduiding 112 brengt mee dat burgers geneigd zullen zijn de domeinnaam www.112.nl te associëren met een website van de overheid. De omstandigheid dat, zoals Heerink heeft aangevoerd, de overheid zich ook zou kunnen bedienen van andersluidende domeinnamen om de burgers te informeren, zoals nu ook gebeurt, doet niet af aan het feit dat de burger in eerste instantie de domeinnaam www.112.nl, derhalve zonder toevoegingen zoals sos of overheid, zal hanteren bij het zoeken naar officiële informatie van de overheid en onder de huidige omstandigheden derhalve terecht komt bij de website van Heerink en niet bij die van de Staat. Dit is een zo zwaarwegend belang van de Staat dat het belang van Heerink daarvoor zal moeten wijken." (4.3.)

Een beroep van Heerink op vrijheid van meningsuiting op grond van artikel 10 EVRM mocht niet baten. De voorzieningenrechter oordeelt dat Heerink geenszins de mogelijkheid wordt ontnomen om zijn mening vrijelijk te uiten, maar slechts om dit te doen via www.112.nl. (4.4.)

De rechter wijst de vorderingen van de Staat toe en bepaalt dat bij gebreke van tijdige overdracht door Heerink van de domeinnaam dit vonnis conform art. 3:300 BW dezelfde kracht heeft als een akte van overdracht. (4.5.)

Lees het vonnis hier of inmiddels ook op hier (rechtspraak.nl).

"Doel van het boek en het symposium is een dieper inzicht te bieden in de mogelijkheden, beperkingen en valkuilen van marktonderzoek in merkengeschillen, en een bijdrage te leveren aan het dichten van de communicatiekloof tussen juristen en marktonderzoekers.

Deelnemers aan het symposium ontvangen een exemplaar van het boek Marktonderzoek in de Rechtszaal - de rol van marktonderzoek in merkengeschillen.

Advocatuur opleidingspunten kunnen worden aangevraagd

Programma: volgt.

Aanmelden voor het symposium kan voorlopig reeds via MOA secretariaat, faxnummer: 020 – 475 02 85, of mailen naar: info@moaweb.nl

Aanmeldingsformulier volgt.”

Het aantonen van de bekendheid van het merk NASDAQ is niet zo’n probleem. De, letterlijk, duizenden krantenartikelen die in het geding bij het OHIM waren overgelegd geven bijvoorbeeld een aardig indicatie. “It must be recognised that its reputation reaches further than the professional public specialising in financial information.” (58)

De toverformule "ongerechtvaardigd voordeel uit en afbreuk aan onderscheidend vermogen en reputatie" wordt in het In het arrest nader ingevuld. Het Gerecht concludeert dat er sprake is van “clear exploitation and free riding on the coat tails of a a famous mark or an attempt to trade upon its reputation”, waarbij een van de overwegingen is dat:

“It is clear from the contested decision that, in order to show that detriment, the intervener submitted, inter alia, that the applicant took unfair advantage of the reputation of the mark NASDAQ in so far as it would not have to spend any money on advertising to draw the attention of the public to its goods. (59)

Een verband tussen de tekens kan nauwelijks worden betwist:

"Given the signs in dispute, it can hardly be disputed that a link may exist between them. Taking account of the fact that the financial and stock market listing services supplied by the intervener under its trade mark NASDAQ and, therefore, the trade mark NASDAQ itself, undeniably present a certain image of modernity, that link enables the transfer of that image to sports equipment and, in particular, to the high-tech composite materials which would be marketed by the applicant under the mark applied for, which the applicant appears to recognise implicitly by stating that the word ‘nasdaq’ is descriptive of its main activities." (60)

Dat NASDAQ een afkorting zou zijn, van Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità, vindt het Gerecht niet echt geloofwaardig, onder meer, met oog voor detail. omdat voorzetsels normaal niet zijn opgenomen in afkortingen.

Het Gerecht wijst het beroep af en wijst daarmee de oppositie toe.

Lees het arrest hier.

Merkenrecht

Candan bestrijdt voorts dat sprake zou zijn van kwade trouw aan zijn zijde. Candan is echter niet ter comparitie verschenen om voldoende steekhoudend uit te leggen dat en waarom hij de tamelijk opvallende defecten aan de verpakkingen van de covers niet heeft gezien. Hetzelfde geldt voor de batterij, welke tegen een duidelijk te lage prijs is aangeschaft. Deze feiten tezamen hadden Candan moeten nopen tot een onderzoek naar de herkomst van de batterijen, dat hij niet heeft gesteld te hebben gedaan. Candan is dus te kwader trouw te achten en de vordering van Nokia tot afgifte ter vernietiging is toewijsbaar.

Voorts oordeelde de rechtbank dat “de mogelijkheid dat Nokia door de vastgestelde inbreuken (…) enige schade heeft geleden (…) voldoende aannemelijk [is] geworden, terwijl deze niet reeds thans begroot kan worden. De gevorderde schade op te maken bij staat kan daarmee worden toegewezen. (…) Voor toewijzing van het gevorderde voorschot op die schadevergoeding is door Nokia onvoldoende inzicht verschaft in enige hoogte van de schade, indachtig dat geenszins duidelijk is welke omvang de inbreuk door Candan had. Hiervoor kunnen de toe te wijzen opgaven informatie verschaffen.”

Auteursrecht

De vordering van Nokia voor zover gebaseerd op haar auteursrechten zijn onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Ervan uitgaande dat Nokia overgelegde verpakking aan haar eis ten grondslag legt, vermag de rechtbank niet in te zien dat één van de twee verpakkingen van covers verkocht door Candan een zelfde totaalindruk zou vertonen als deze Nokia verpakking.

Lees het vonnis hier.