Merkenrecht  

“(…) dat bij het in aanmerking komende publiek geen associaties tussen beide merken zullen worden gewekt, met name niet omdat de merken worden gebruikt voor waren en diensten die weliswaar in algemene zin soortgelijk zijn te noemen, maar die voor wat betreft de core-business van partijen betrekking hebben op andersoortige diensten en gericht zijn tot een ander publiek. Dat BIZZ TRAVEL is ingeschreven voor dezelfde klasse-aanduiding in het Benelux Merkenregister als waarvoor Airtade voor haar merk BIZZ TRIP depot had aangevraagd, is daarbij niet van belang, nu ingevolge artikel 2:20 lid 3 BVIE bij de beoordeling van de soortgelijkheid geen rekening hoeft te worden gehouden met die indeling in klassen”. (4.9)

De rechter doet vervolgens een diepgaand onderzoek naar het reisaanbod (ook op internet) en stelt vast dat Bizz Travel, dus met Bizz als de in r.o. 4.5 aangenomen gebruikelijke aanduiding voor zakelijk,  zich richt op de zogenaamde leisure-markt en dat Airtrade onder de naam Bizztrip zich voornamelijk richt op de zakelijke reiziger. “Gelet op het gebruik van zoektermen op internet acht de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat het publiek via een en dezelfde zoekopdracht niet steeds bij beide ondernemingen zal uitkomen.” Het beroep op 2:20 lid 1 sub b BVIE slaagt derhalve niet.

Bizz Travel beroept zich voorts op artikel 2:20 lid 1 sub c BVIE en inburgering van haar merk, maar “Dat Bizz Travel veel marketinginspanningen in haar merk heeft geïnvesteerd kan niet tot de conclusie leiden dat daarmee de bekendheid van haar merk in de loop der tijd is toegenomen.” (4.12).

Een beroep op artikel 2:20 lid 1 sub d BVIE mocht evenmin baten. Volgens de rechter valt niet in te zien waarom Airtrade “geen geldige reden heeft om een louter beschrijvende aanduiding als merk te voeren”. (4.13)

Ook van inbreuk op grond van artikel 5 HNW  is geen sprake“(…) Bizz Travel kan niet met een beroep op artikel 5 Handelsnaamwet anderen het gebruik van de aanduiding bizz in combinatie met een aanduiding voor reizen verbieden en op die manier de aanduiding monopoliseren. Daarbij komt dat niet gesteld of gebleken is dat zich reeds daadwerkelijk verwarring bij het publiek heeft voorgedaan (…).” (4.16)

Interessant is tenslotte ook de overweging 4.20 ten aanzien van de, betwiste, richtlijnconforme proceskostenveroordeling. Hergebruikte onderzoekrapporten kunnen niet worden ingebracht:
“In dit geding is de vraag aan de orde of een recentelijk als merk en handelsnaam geïntroduceerde aanduiding inbreuk maakt op een al langer bestaand merk. Rapportages als deze moeten in die context worden beschouwd als onderzoeken naar de positionering van een nieuwe merkaanduiding in een bestaande markt en zijn als zodanig een normaal te achten onderdeel van de kosten en de investering van een nieuw merk.” Het tweede rapport van gedaagde naar de naamsbekendheid van eisers merk BIZZ TRAVEL heeft volgens de rechter naast het eerste onderzoeksrapport geen toegevoegde waarde.

De gedeclareerde advocaatkosten hebben daarnaast niet uitsluitend betrekking op dit kort geding. De proceskosten worden daarom gematigd tot een bedrag van 15.000 euro. 

Lees het vonnis hier.

De rechtbank volgt dit ontvankelijkheidsverweer niet “Het is echter ongegrond op grond van het volgende. Bedoelde lijst vermeldt 131 bolsoorten. Met betrekking tot alle niet door NovaCap genoemde soorten heeft zij kennelijk geen tekortkomingen of beperkingen ten aanzien van het kwekersrecht of het merkrecht kunnen ontdekken. Bij die stand van zaken kunnen de door NovaCap gesignaleerde bevindingen niet tot de conclusie leiden dat de basis van HBM's vorderingen zo gebrekkig of ondoorzichtig is dat die vorderingen niet voor een inhoudelijke beoordeling in aanmerking zouden komen. Ook ten aanzien van die vorderingen zelf - de door HBM ingeroepen rechten - is ongegrond de stelling van NovaCap dat deze rechten onvoldoende zouden zijn gespecificeerd, terwijl de rechtbank in de lijst met 131 namen van tulpencultivars geen enkele naam is tegengekomen die kan worden gezien als beschrijvend voor een bepaalde tulp of tulpenbol. (4.2)

Omdat maar een deel van de bollen verkocht is, is ook maar een deel van de vordering opeisbaar:

“Artikel 5.a. [algemene voorwaarden] houdt in dat de gerechtigde als "verkoper" gehouden is om een Bolroyalty te betalen aan kweker groot 3% van "de verkoopwaarde (=stuks x prijs) van de (lees: het) bij de transactie betrokken plantgoed en/of leverbare bollen". Door HBM is uitvoerig aangetoond dat NovaCap in de problemen is gekomen, doordat zij voor hoge prijzen bollen aankocht en er zeer moeizaam in slaagde deze weer door te verkopen. In HBM's rapportage wordt vermeld dat NovaCap op 15 juli 2003 al voor € 67,8 miljoen bollen had aangekocht en op die datum nog slechts voor € 6 miljoen had verkocht. Zoals ook door beide partijen wordt aangevoerd, zijn er - met name nadien - verkopen door SBC gefingeerd. De rechtbank houdt het ervoor dat dit met name is geschied ten aanzien van verkopen op naam van NovaCap. Zij schat dat NovaCap, die voorafgaand aan het faillissement van SBC voor ruim € 73 miljoen aan bollen had gekocht (r.o. 2.1.), daarvan in oktober/november 2003 daadwerkelijk voor ruim € 18 miljoen (25%) bollen had verkocht. Aldus komt de rechtbank in goede justitie tot de conclusie dat HBM's subsidiaire vordering b.1. inzake de royalties toewijsbaar is voor € 381.916,72 (25% van € 1.527.666,94).” (4.16)

“Zowel de primaire vordering als de subsidiaire  inzake de areaalopgave is strak gekoppeld aan een boetebedrag per verkochte cultivar. Hoewel op zich zelf wel vaststaat dat NovaCap de areaalopgave-verplichting gedurende drie seizoenen niet is nagekomen, staat - zo volgt uit het voorgaande - die strakke koppeling aan toewijzing van beide vorderingen in de weg: een boete per verkochte cultivar is hoe dan ook niet aan de orde en kan derhalve hoe dan ook niet worden toegewezen.” 4.22.

Lees het vonnis hier.

“There is no provision for registering a family of trade marks as such – for example, all marks including the element ‘bridge’ in relation to goods in classes 18 and 25. Only individual marks may be registered, and it is to the individual marks that protection is accorded – but for five years only, unless they are put to genuine use. That is why, when a new trade mark application is received, likelihood of confusion with an earlier mark which has been registered for less than five years but not yet used may be assessed in the abstract, by asking the question ‘what would the average consumer’s perception be if he were confronted with the two marks?’

With a series of marks containing a common ‘signature’, the situation is different. The series itself is not registered as such, and so cannot enjoy protection as such. However, the existence of such a series of marks may well, if they are in sufficiently widespread use, affect the average consumer’s perception to the extent that he will be likely to associate any mark containing the common element with the marks in the series (assuming that they cover similar goods or services), and thus to assume a common origin for the various products in question. By contrast, no consumer can be expected to detect a common element in a series of marks which has never been used on the market, or to associate with that series another trade mark containing the same element.

Likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of the Trade Mark Regulation may therefore be assessed having regard to the existence of a family of similar trade marks, but only if actual use can be established of a sufficient number of marks to be perceived by the average consumer as forming a series.

I am therefore of the view that the fifth ground of appeal, and consequently the appeal in its entirety, should be dismissed." (101 – 103)

Lees de conclusie hier (nog geen Nederlandse versie beschikbaar). Eerder bericht + arrest GvEA: IEF 1685 (24 februari 2006).

Eiser heeft in 1999 zijn eenmanszaak onder de naam Out Door Cooking Store ingeschreven in het handelsregister en het beeldmerk “The Outdore Cooking Store” laten registeren voor buitenkookproducten als houtskool en aanmaakstof, tangen, astangen, messen en vorken voor barbecues, barbecues en tuinhaarden, borstels (uitgezonderd penselen) en staalborstels; vleespennen, braadpannen voor barbecues, spatels voor gebruik in de keuken, vlees en sausen en specerijen. Eiser heeft op 4 april 2000 de domeinnaam www.outdoor-cooking.nl laten vastleggen en verkoopt via de website barbecues en aanverwante artikelen. Op geen van die producten staat de (merk)naam “The Outdoor Cooking Store” of een variant daarop.

Gedaagde de Horseman Outfitter bestaat sinds begin 2006 opgericht en richt zich op de verkoop van paardensport- en exclusieve outdoor-cookingartikelen, staalwaren, lederwaren en voor het houden van een zadelmakerij. Gedaagde heeft de domeinnaam www.outdoorcooking.nu laten vastleggen. Op de website site worden barbecues en aanverwante artikelen te koop aangeboden.  Ook deze producten dragen niet (een variant op) de (merk)naam “The Outdoor Cooking Store.

De voorzieningenrechter overweegt ten aanzien van de (beeld)merkenrechtelijke claim dat er “onvoldoende verwarring te duchten is”, omdat de gedaagde in zijn domeinnaam geen gebruik maakt van het woord “Store”. Bovendien kan eiser zich volgens de voorzieningenrechter op grond van artikel 2.23 BVIE (beperkingen uitsluitend recht) niet verzetten tegen het gebruik van de beschrijvende term outdoor cooking: “Outdoor cooking” betekent “buiten koken” en beschrijft aldus het kenmerk van barbecues en aanverwante artikelen.”

Gedaagde heeft volgens de voorzieningenrechter ook niet aangetoond dat zijn (beeld)merk is ingeburgerd “met name door geen inzicht te geven in zijn markaandeel, de hoogte van zijn reclamekosten en het percentage van de betrokken kringen dat barbecues als afkomstig van een onderneming identificeert. Eiser heeft ook geen verklaringen overgelegd van de kamers van koophandel of andere beroepsverenigingen.”

Ten aanzien van het handelsnaamrecht overweegt de voorzieningenrechter dat verwarring alleen is te vrezen als de handelsnaam van eiser zelf voldoende onderscheidend vermogen heeft om daarmee zijn onderneming te identificeren. Daarvan is geen sprake. “Outdoor cooking is tegenwoordig een algemeen gangbare woordcombinatie. Eiser kan die niet monopoliseren.”

Van vergelijkende of misleidende reclame door het gebruik van de handelsnaam is ook geen sprake.

Gedaagden handelen wél onzorgvuldig (r.o. 4.16). Door haar presentatie op de site legt gedaagde “vooral de nadruk op de thans gangbare benaming voor barbecues en aanverwante producten en niet op haar eigen onderneming. Die handelwijze is verwarringwekkend en dus onzorgvuldig, nu er al een onderneming is met nagenoeg hetzelfde second-level domain (outdoor-cooking) in haar domeinnaam. Aldus handelt Horseman Outfitter in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is tegenover eiser. Horseman Outfitter moet zich, ook al mag zij zoals uit het vorenstaande volgt, gebruik maken van de woorden “outdoor” en “cooking” wel onderscheiden van haar concurrenten. Op de site www.outdoorcooking.nu doet Horseman Outfitter dat onvoldoende.”

Hieraan verbindt de voorzieningenrechter een ambtshalve wijziging van de website www.outdoorcooking.nu, aangezien er in strijd met de zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 BW wordt gehandeld, door op www.outdoorcooking.nu onvoldoende duidelijk te zijn over naam en adres van haar onderneming

In het dictum beveelt de voorzieningenrechter Horseman Outfitter om binnen één week na betekening van het vonnis in de rechter bovenhoek van ieder pagina van de website www.outdoorcooking.nu op dezelfde prominente wijze als en in de plaats van “outdoorcooking.nu” “Horseman Outfitter” te (doen) vermelden.

De proceskosten worden gecompenseerd in de zin dat iedere partij, omdat ze beide in het ongelijk zijn gesteld, de eigen kosten draagt.

Lees het vonnis hier.

Eiser Demolition produceert onder meer schroot-sorteergrijpers, waaronder de “Grijper”.CUB is actief in dezelfde branche en produceert een sloop- en sorteergrijper onder de naam “CUB Sloop-Sorteergrijper”. Demolition is van oordeel dat deze machines van CUB slaafse nabootsingen (zo te lezen in België eerder een overkoepelend begrip en niet een laatste vangnet zoals in Nederland)  betreffen van de Grijper.

De rechter is van oordeel dat de Grijper van Demolition een auteursrechtelijk beschermd werk is. Demolition heeft door middel van een oorspronkelijke combinatie van al dan niet originele elementen vorm gegeven aan de Grijper, die getuigt van een oorspronkelijkheid die het resultaat is van haar persoonlijke visie. Bovendien stelt de rechter vast dat het merendeel van de verschillen met de CUB-grijper niet zichtbaar zijn en enkel betrekking hebben op de technische werking, of louter technische details betreffen die nauwelijks waarneembaar zijn en geen invloed hebben op de algemene vormgeving van het werk.

Nu deze elementen zonder manipulaties van de grijper niet zichtbaar of moeilijk zichtbaar zijn, hebben ze volgens de rechter geen invloed op de algemene vormgeving en zijn derhalve niet relevant voor de inbreukvraag. De verschillen die wel zichtbaar zijn hebben ook geen invloed op de algemene indruk van de vormgeving.

De rechter is ten slotte van oordeel dat CUB duidelijk de bedoeling heeft gehad om de Grijper te imiteren en om de potentiële klant in verwarring te brengen. “Het algemene beeld dat de verweerster door middel van CUB-grijper gerealiseerd heeft, benadert dat van de Grijper op zeer gelijkende wijze, derwijze dat de verweerster inbreuk gepleegd heeft op de Auteurswet.”

Lees de beschikking hier.

“Teneinde het in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 bedoelde risico beter te kunnen afbakenen, zij erop gewezen dat de eerste functie van een merk ontegenzeglijk een „herkomstaanduidende functie” is. Niettemin fungeert een merk eveneens als middel waarmee andere boodschappen worden overgedragen, betreffende onder meer de eigenschappen of de bijzondere kenmerken van de waren of diensten die het aanduidt, of de beelden en gewaarwordingen die het oproept, zoals bijvoorbeeld luxe, levensstijl, exclusiviteit, avontuur, jeugd. In die zin heeft het merk intrinsiek een eigen economische waarde, los van de waarde van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. De betrokken boodschappen die met name door een bekend merk worden overgedragen of ermee worden geassocieerd, verlenen dit merk een bijzondere waarde die bescherming verdient, te meer omdat de bekendheid van een merk meestal het resultaat is van aanzienlijke inspanningen en investeringen van de houder ervan. Op die manier waarborgt artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 dat een bekend merk wordt beschermd ten opzichte van iedere aanvraag van een gelijk of overeenstemmend merk, die afbreuk zou kunnen doen aan het imago ervan, ook al zijn de door het aangevraagde merk aangeduide waren of diensten niet analoog aan die waarvoor het bekende oudere merk is ingeschreven.” (35)    

“Deze voorwaarde [moet] in drie afzonderlijke typen van risico’s worden opgesplitst, namelijk dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk, ten eerste, afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, ten tweede, afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het oudere merk, of, ten derde, ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk wordt getrokken. Gelet op de formulering van artikel 8, lid 5 volstaat het voor de toepasselijkheid van deze bepaling dat één van deze risico’s voorhanden is.” (36)

“Het risico van verwatering lijkt in beginsel evenwel minder groot indien het oudere merk bestaat uit een term die een eigen betekenis heeft en daardoor, onafhankelijk van het erdoor gevormde oudere merk, ruim verspreid is en vaak wordt gebruikt. In een dergelijk geval is het minder waarschijnlijk dat het overnemen van de betrokken term door het aangevraagde merk tot verwatering van het oudere merk zal leiden. Zo heeft het Gerecht in het arrest SPA-FINDERS  geoordeeld dat aangezien „spa” een gangbare term is ter aanduiding van, bijvoorbeeld, de Belgische stad Spa of het Belgische autocircuit van Spa-Francorchamps of, in het algemeen, van oorden voor hydrotherapie zoals Turkse baden of sauna’s, de kans dat aan het onderscheidend vermogen van het merk SPA afbreuk wordt gedaan door een ander merk dat eveneens het woordelement „Spa” bevatte, klein leek.” (38)     

“Wat vervolgens het risico betreft dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het oudere merk, zij opgemerkt dat van die afbreuk sprake is wanneer de waren of diensten waarop het aangevraagde merk doelt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek kunnen appelleren dat de aantrekkingskracht van het oudere merk erdoor vermindert. Het risico daartoe kan met name bestaan wanneer deze waren of diensten een kenmerk of een eigenschap bezitten die mogelijkerwijs een negatieve invloed op het imago van een bekend ouder merk uitoefenen doordat dit merk gelijk is aan of overeenstemt met het aangevraagde merk.” (39)    

“(…) Het [ongerechtvaardigd voordeel] betreft met andere woorden het risico dat het imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken worden overgedragen op de door het aangevraagde merk aangeduide waren, zodat deze waren wegens die associatie met het bekende oudere merk gemakkelijker kunnen worden verhandeld. (40)  

“ Op basis van de voorgaande overwegingen kan het verschil tussen het risico van ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 8, lid 5 en het gevaar voor verwarring als volgt worden samengevat: er is sprake van verwarringsgevaar wanneer de relevante verbruiker kan worden aangetrokken door de waren of diensten die door het aangevraagde merk worden aangeduid, omdat hij meent dat het gaat om waren of diensten met dezelfde handelsoorsprong als die van het oudere merk dat gelijk is aan of overeenstemt met het aangevraagde merk. Het risico dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk is daarentegen aanwezig wanneer de verbruiker, zonder noodzakelijkerwijs de commerciële oorsprong van de betrokken waren of diensten te verwarren, door het aangevraagde merk zelf wordt aangetrokken en hij de door dit merk aangeduide waren of diensten zal kopen omdat zij van dit merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende oudere merk, zijn voorzien.” (42)   

“(…) Gelet op de overwegingen van het arrest General Motors, punt 47 supra (punt 30), die in casu naar analogie van toepassing zijn, is het mogelijk dat, met name in het geval van een oppositie die berust op een merk dat een uitzonderlijk grote reputatie heeft, de niet-hypothetische kans dat het aangevraagde merk in de toekomst afbreuk doet aan of ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het in oppositie aangevoerde merk zo voor de hand liggend is dat de opposant daartoe niet enig ander feitelijk gegeven hoeft aan te voeren of te bewijzen. Er mag evenwel niet van worden uitgegaan dat dit altijd het geval is.” (48)   

 “(…) Deze [aanzienlijke] reclame-inspanning volstaat op zich evenwel niet als bewijs dat er een risico bestond dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, in de zin van artikel 8, lid 5 en is in casu dus niet relevant.” (53)

“(…) Verzoekster lijkt zowel in haar opmerkingen voor het BHIM als in haar verzoekschrift de begrippen bekendheid van een merk te verwarren met het eventuele prestige of de bijzondere kwaliteiten ervan. Er kan evenwel niet van worden uitgegaan dat elk bekend merk - louter wegens de bekendheid ervan - een imago van prestige of superieure kwaliteit oproept. Bijgevolg is in de bestreden beslissing terecht geen rekening gehouden met het prestige dat beweerdelijk met het oudere merk is verbonden.” (58)     

“(…) gaat het om het gevaar dat de associatie van het bekende oudere merk met waren of diensten die worden aangeduid door het aangevraagde merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk, tot gevolg heeft dat het wordt aangetast, omdat de door het aangevraagde merk aangeduide waren of diensten een kenmerk of een bijzondere eigenschap bezitten waardoor het imago van het bekende oudere merk negatief kan worden beïnvloed.” (66)     

“(…) Het loutere bestaan van een verband tussen de door de conflicterende merken aangeduide diensten is toereikend noch doorslaggevend. Het bestaan van een dergelijk verband vergroot weliswaar de kans dat het publiek, dat met het aangevraagde merk wordt geconfronteerd, eveneens aan het oudere merk denkt, maar deze omstandigheid volstaat op zich niet om de aantrekkingskracht van het oudere merk te verminderen. Dit laatste kan slechts het geval zijn indien komt vast te staan dat de door het aangevraagde merk aangeduide diensten kenmerken of eigenschappen vertonen die potentieel de reputatie van het oudere merk aantasten. Dat bewijs is in casu evenwel niet geleverd.” (67)    

“Het gevaar dat uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken, kan zich daarentegen slechts voordoen indien het relevante publiek, zonder de herkomst van de door de conflicterende merken aangeduide diensten te verwarren, door de software van Elleni Holding bijzonder zou worden aangetrokken, enkel omdat deze wordt aangeduid door een merk dat gelijk is aan het bekende oudere merk VIPS.” (71) 

“(…) Zoals de kamer van beroep terecht heeft verklaard, volstaat het verband tussen de door de conflicterende merken aangeduide diensten op zich niet. Om te concluderen dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, ook al is er geen gevaar voor verwarring inzake de commerciële herkomst van de betrokken diensten, moet immers het bewijs worden geleverd dat het aangevraagde merk wordt geassocieerd met positieve eigenschappen van het oudere merk dat gelijk eraan is, welke eigenschappen zouden kunnen leiden tot duidelijke exploitatie of duidelijk meeliften door het aangevraagde merk.” (72)  

Lees het arrest hier.