Merkenrecht  

Het Gerecht stelt allereerst vast dat de betrokken waren identiek zijn, en dat het relevante publiek in deze zaak bestaat uit de gemiddelde Spaanse consument. Vervolgens buigt het Gerecht zich over de stelling van House of Donuts dat de oudere merken van Panrico onderscheidend vermogen missen omdat de woorden ‘donut’ en ‘donuts’ beschrijvend zijn. Het daartoe door House of Donuts aangedragen bewijs wordt door het Gerecht afgedaan als niet-ontvankelijk dan wel niet relevant of overtuigend.

Allereerst de kopieën uit woordenboeken Spaans-Duits en Spaans-Engels (met een vermelding van het woord ‘donut’), deze zijn volgens het Gerecht niet-ontvankelijk omdat ze pas in de onderhavige instantie waren overgelegd. Bovendien zou daaruit niet kunnen worden afgeleid dat de gemiddelde Spaanse consument bekend zou zijn met dat van oorsprong buitenlandse woord.

Ook het feit dat het zoekwoord ‘donuts’ in combinatie met het zoekwoord ‘Spanje’ vele treffers oplevert op het internet betekent volgens het Gerecht nog niet dat ‘donuts’ beschrijvend is, omdat deze treffers zowel beschrijvende als niet-beschrijvende aanduidingen kunnen betreffen. Ten slotte verwerpt het Gerecht een Spaans handelsnaam- registratiecertificaat waarop de betreffende producten als ‘donuts’ worden omschreven, omdat op ditzelfde certificaat tegelijkertijd de betekenis van dit woord in het Spaans uiteen wordt gezet. Volgens het Gerecht is dan ook in eerdere instanties terecht geoordeeld dat het element ‘Donuts’ in de oudere merken van Panrico niet als beschrijvend is aan te merken. Het Gerecht merkt in dit kader - onder verwijzing naar het Fifties-arrest uit 2002 (T104/01) – nog op dat het Spaanse publiek slechts in beperkte mate bekend is met de Engelse taal.

Nadat het Gerecht vervolgens vaststelt dat het element ‘Donuts’ het dominante element is in de merken van beide partijen bekrachtigt het Gerecht het oordeel van de Kamer van Beroep dat – gelet op de overeenstemming tussen merken en tekens –  er sprake is van gevaar voor verwarring onder het Spaanse publiek. 

Lees het arrest hier.

De vragenlijst bevat 18 vragen en het invullen van deze vragenlijst kost ongeveer vijftien minuten van uw tijd. Deelnemers aan het onderzoek worden uitgenodigd voor een kosteloos seminar in het najaar van 2007 waarin de belangrijkste onderzoeksbevindingen worden gepresenteerd. Het seminar zal u ook workshops bieden waarin handreikingen worden gedaan voor de aanscherping van uw strategie en marketingactiviteiten. In elk geval krijgt u  per email een samenvatting van de resultaten toegestuurd. Uit die bevindingen kunt u aflezen hoe klanten tegen uw dienstverlening aankijken en welke keuzes zij de komende drie jaar denken te gaan maken.

De enquête kan worden gestart door de onderstaande link aan te klikken. Wij garanderen dat uw antwoorden anoniem zullen blijven en gaan uiteraard vertrouwelijk om met uw respons. De resultaten zullen dan ook niet te herleiden zijn tot op het niveau van een individueel merkenbureau:

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Frank Kwakman
Hoogleraar Management van Professionele Dienstverlening Nyenrode Business Universiteit

P.S. De mogelijkheid bestaat dat deze vragenlijst naar meer collega’s van u is verzonden. Eén ingevulde vragenlijst volstaat voor dit onderzoek. Overlegt u dan ook intern wie van u de vragenlijst het beste kan invullen.

Please note: If you do not wish to receive further emails from us, please click the link below, and you will be automatically removed from our mailing list."

Interessant is dat de rechtbank ook het beroep op slaafse nabootsing van Philips in reconventie afwijst, waarmede zij de apparaatgerichte leer ook voor de slaafse nabootsing van de hand wijst. “4.3.12. De rechtbank volgt Philips dus niet in haar betoog dat niets aan de configuratie van drie ronde scheerkoppen in de hoeken van een gelijkzijdige driehoek functioneel is. Integendeel, zij is van oordeel dat Rayovac genoegzaam heeft aangetoond dat bij de wezenlijke functionele kenmerken van de vormmerken van Philips, te weten de drie ronde scheerkoppen geplaatst in de hoeken van een gelijkzijdige driehoek, de functie voorop staat. Dit brengt haar tot de conclusie dat de vormmerken van Philips uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. De vormmerken van Philips met inschrijvingsnummers 0097907, 0343104, 0506619 en 0563341 zijn dus nietig. op grond van het bepaalde in artikel 2.1. lid 2 BVIE juncto artikel 3 lid 1, sub e Merkenrichtlijn. De rechtbank zal de inschrijving van deze vormmerken dan ook nietig verklaren en de doorhaling ervan bevelen, zoals Rayovac primair heeft gevorderd.”De beeldmerken van Philips: “4.4. 1. Met Philips is de rechtbank van oordeel dat de tweedimensionale merken van Philips voldoende onderscheidend vermogen bezitten om als merk te kunnen dienen. Deze merken zijn niet louter beschrijvend, maar bestaan uit min of meer gestileerde weergaven van het scheerhoofd van Philips. Philips heeft voldoende aannemelijk gemaakt dal. sprake is van inburgering van deze merken, waardoor het aanvankelijk wellicht zwak onderscheidend vermogen daarvan is toegenomen.”“4.4.1 Philips heeft evenwel onvoldoende gemotiveerd weersproken dat zij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar haar beeldmerken zonder geldige reden niet heeft gebruikt. Uit de door Philips in het geding gebrachte producties blijkt slechts dat zij het beeldmerk met inschrijvingsnummer 0343101 zeer klein, op de rand van haar verpakkingen heeft afgebeeld, naast bepaalde andere symbolen. Dit gebruik kan niet worden aangemerkt als normaal gebruik als merk in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. Philips heeft nog aangevoerd dat het gebruik van haar vormmerken zorgt voor instandhouding van haar beeldmerken, maar de rechtbank volgt Philips daarin niet. Waar het om gaat, is of de beeldmerken normaal zijn gebruikt, en daarvan is niet gebleken. Rayovac kan derhalve met succes het verval inroepen van de beeldmerken van Philips op grond van artikel 2.27 BVIE.” Slaafse nabootsing “Gelet op hetgeen reeds in conventie is overwogen, maakt Rayovac zich evenwel niet schuldig aan slaafse nabootsing enkel door scheerapparaten in de Beneluxlanden op de markt te brengen met drie scheerkoppen in de hoeken van een gelijkzijdige driehoek, nu vast staat deze configuratie een technische functie vervult en daarvan niet kan worden afgeweken zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen. De keuze voor deze configuratie is dan ook niet onrechtmatig jegens Philips.”Geen richtlijnconforme proceskostenveroordeling.Lees het vonnis hier.

“Immers, nu gedaagde zich op het internet onder de domeinnaam 'darkraver.eu' tot het publiek wendt kan daardoor verwarring worden veroorzaakt bij personen en organisaties die in Darkraver geinteresseerd zijn en informatie over Darkraver op het internet zoeken. Dit klemt te meer nu de domeinnaam als extensie '.eu' heeft en Darkraver met zijn optredens ook internationaal actief is. Nu gedaagde inbreuk maakt op voornoemde handelsnaam is er sprake van onrechtmatig handelen jegens Darkraver.”(6.3)

“De door gedaagde in 2006 geregistreerde domeinnaam is eveneens identiek aan het woordmerk van Darkraver, als ook aan het woord in zijn beeldmerk. De voorzieningenrechter is van oordeel dat gedaagde de bewuste domeinnaam zonder geldige reden (in het economische verkeer) gebruikt. Zo heeft gedaagde geen onderneming of product met een dergelijke naam en is hij -zo is ter zitting gebleken- ook niet voornemens een onderneming onder die naam te gaan voeren. Dit verklaart naar zeggen van gedaagde ook de reden dat hij de domeinnaam 'darkraver.eu' via internet te koop heeft aangeboden.

Daarentegen wordt Darkraver door de onderhavige domeinregistratie belemmerd in haar bedrijfsvoering, omdat zij daardoor niet in staat is haar handelsnaam en woordmerk als domeinnaam te laten registreren, althans niet met de extensie 'eu'. Ook hier geldt dat personen en organisaties na het intypen van het woordmerk van Darkraver de website van gedaagde te zien krijgen, waardoor verwarring kan ontstaan omdat zij in de veronderstelling verkeren dat de bewuste website van Darkraver is.

Het voorgaande betekent dat gedaagde door registratie van de domeinnaam 'darkraver.eu' tevens inbreuk maakt op de merkrechten van Darkraver als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder c en d Beneluxverdrag intellectuele eigendom. Dat de domeinnaam in het onderhavige geval ouder is dan het woord- en beeldmerk doet hier niet aan af. Daartoe wordt overwogen dat gedaagde voorafgaande aan het depot van deze merken niet daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de bewuste domeinnaam. Ook van de op de website vermelde 'future usage' door gedaagde is het niet gekomen.

Het feit dat gedaagde geen (daadwerkelijk) gebruik van de domeinnaam heeft gemaakt maakt evenmin uit: reeds de enkele registratie en het te koop aanbieden van de domeinnaam is gebruik in het economisch verkeer, welk gebruik inbreuk op merkrecht kan opleveren. Dat gedaagde ten tijde van de domeinregistratie en tot deze procedure niet bekend was met het feit dat er al een onderneming onder die naam gedreven werd komt voor zijn risico.” (6.4)

De voorzieningenrechter acht het ongeloofwaardig dat gedaagde geen enkel verzoek tot overdracht van de domeinnaam van de zijde van Darkraver zou hebben ontvangen, waardoor het uiteindelijk tot dit kort geding is gekomen, en veroordeelt de gedaagde de domeinnaam over te dragen en, richtlijnconform, de gespecificeerde proceskosten van eiser te betalen.   

Lees het vonnis hier.

Masterfoods stelt dat Nestlé met het gebruik van een gelijkende verpakking doelbewust aanhaakt bij haar bekende product MALTESERS en heeft een stakingsvordering wegens slaafse nabootsing ingesteld.

De rechtbank wijst de vordering af, omdat er naar haar oordeel onvoldoende gelijkenis bestaat tussen de merken MALTESERS en KIT KAT. Deze vormen immers het dominante element op beide verpakkingen. Voor wat betreft de verpakking bestaat er enkel een visuele gelijkenis, terwijl het gebruik van de rode kleur (voor melkchocolade) gebruikelijk en ook gerechtvaardigd is.

“Al deze elementen zijn vrij banaal, maar hetgeen wel degelijk het onderscheid maakt is de aanbrenging van het merk, enerzijds het sobere MALTESERS en anderzijds op vrij opvallende wijze KITKAT, in een geheel andere lay-out en stijl dan het MALTESERS van eiseres, en aldus duidelijk het onderscheid vestigend met het merk van eiseres.”

“Naast de inderdaad aanwezige gelijkenissen is het dominant bestanddeel (merknaam) algeheel verschillend en het komt voor dat de gemiddeld aandachtig consument, bekend met degelijke hapklare snoepjes, dan ook niet in verwarring zal worden gebracht.”

Nestlé haal dan ook geen onrechtmatig voordeel noch doet zij afbreuk aan het onderscheidend karakter en/of de reputatie van het beeldmerk van Masterfoods, nu Nestlé wel quasi hetzelfde product op de markt commercialiseert, waartoe zij volledig gerechtigd is, maar dit op een niet verwarringstichtende noch parasiterende wijze, aangezien de verpakking weliswaar wel bepaalde banale elementen van het merk van Masterfoods gebruikt, maar zich verder op pregnante wijze distantieert van het merk van Masterfoods.

Lees de uitspraak hier.

“4.4.1 Philips heeft evenwel onvoldoende gemotiveerd weersproken dat zij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar haar beeldmerken zonder geldige reden niet heeft gebruikt. Uit de door Philips in het geding gebrachte producties blijkt slechts dat zij het beeldmerk met inschrijvingsnummer 0343101 zeer klein, op de rand van haar verpakkingen heeft afgebeeld, naast bepaalde andere symbolen. Dit gebruik kan niet worden aangemerkt als normaal gebruik als merk in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. Philips heeft nog aangevoerd dat het gebruik van haar vormmerken zorgt voor instandhouding van haar beeldmerken, maar de rechtbank volgt Philips daarin niet. Waar het om gaat, is of de beeldmerken normaal zijn gebruikt, en daarvan is niet gebleken. Rayovac kan derhalve met succes het verval inroepen van de beeldmerken van Philips op grond van artikel 2.27 BVIE.”

Slaafse nabootsing

“Gelet op hetgeen reeds in conventie is overwogen, maakt Rayovac zich evenwel niet schuldig aan slaafse nabootsing enkel door scheerapparaten in de Beneluxlanden op de markt te brengen met drie scheerkoppen in de hoeken van een gelijkzijdige driehoek, nu vast staat deze configuratie een technische functie vervult en daarvan niet kan worden afgeweken zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen. De keuze voor deze configuratie is dan ook niet onrechtmatig jegens Philips.”

Geen richtlijnconforme proceskostenveroordeling.

Lees het vonnis hier.

Het GvEA vernietigde al eerder de weigering van OHIM om het merk in te schrijven, omdat niet was aangetoond dat het relevante publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband zal leggen tussen de geclaimde farmaceutische producten en diensten en de betekenis van het woordteken CELLTEC. Niet was aangetoond dat het woordteken CELLTECH beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving is gevraagd.

Voor het Hof stelt het OHIM nu de kamer van beroep weliswaar moet motiveren waarom zij meent dat een woordmerk beschrijvend van aard is, doch verplicht deze motiveringsvereiste haar in casu niet om een wetenschappelijke definitie van de term „cell technology” te geven.
Het Hof is het daar niet mee eens:

“In de eerste plaats heeft het Gerecht, anders dan de lezing van het bestreden arrest door het OHIM, de litigieuze beslissing niet vernietigd wegens een motiveringsgebrek, maar op grond dat het OHIM niet had aangetoond dat het merk CELLTECH, opgevat als „cell technology”, de waren en de diensten beschreef waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking had.” (37)

Ook de stelling dat de term „cell technology” voldoende expliciet is en dat bijkomende, met name een wetenschappelijke uitleg, derhalve overbodig was, wordt door het Hof verworpen. Bovendien betreft het een feitelijke vaststelling:

“Met de vaststelling dat het bestaan en de aard van celtechnologie geen algemeen bekend feit vormen en dat het dus aan de kamer van beroep stond om de juistheid van haar vaststellingen hierover aan te tonen, heeft het Gerecht echter een beoordeling gegeven van de feiten, welke beoordeling, behoudens in het geval van een onjuiste opvatting van de feiten, door het Hof in hogere voorziening niet kan worden getoetst.”(45)

Ook het Poskantoorverweer van het OHIM slaagt niet. Het Gerecht had niet hoeven nagaan of de termen ‘cell’en ‘tech’, afzonderlijk gezien, intrensiek beschrijvend zijn en aan de hand daarvan de combinatie bekijken:

“Gelet op een en ander blijkt, anders dan het OHIM betoogt, uit de rechtspraak van het Hof niet dat de voorafgaande analyse van elk van de bestanddelen waaruit een merk is samengesteld, een verplichte stap is. Daarentegen moeten de kamers van beroep van het OHIM en, wanneer beroep is ingesteld, het Gerecht beoordelen of het merk in zijn geheel beschouwd beschrijvend is.” (80)
 
“In casu moet worden vastgesteld dat het Gerecht heeft onderzocht of het merk CELLTECH in zijn geheel beschouwd beschrijvend is, en tot de slotsom is gekomen dat niet was aangetoond dat dit merk, zelfs opgevat in de betekenis van „cell technology”, de waren en de diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking had, beschrijft. Bijgevolg heeft het artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 niet geschonden.” (81) 

Lees het arrest hier.

De rechtbank oordeelt echter dat deze enkele stelling onvoldoende is om onder de uitzonderingsbepaling van artikel 224 lid 2 sub c Rv te vallen. Nike had in dat kader specifieke verhaalsinformatie moeten verschaffen, hetgeen zij heeft nagelaten. Wel wordt een subsidiair verzoek van Nike Ltd. toegewezen, inhoudende dat zekerheidsstelling zal plaatsvinden door middel van een verklaring waarin Nike B.V. zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de voldoening van een proceskostenveroordeling.

Opmerkelijk is wellicht dat de rechtbank geen termijn stelt waarbinnen Nike Ltd. een dergelijke verklaring moet overleggen, en ook geen sanctie oplegt (bijvoorbeeld niet-ontvankelijkheid in de hoofdzaak) voor het geval Nike Ltd. niet voldoet aan het bevel tot zekerheidsstelling.

Interessant is ook nog de theoretische vraag wat de rechtbank beslist zou hebben als zekerheidsstelling door middel van hoofdelijkheidsverklaring niet zou zijn geaccepteerd, maar, zoals gebruikelijk, d.m.v. een bankgarantie had moeten plaatsvinden. In dat geval had immers een concreet bedrag vastgesteld moeten worden, en bij toepassing van de Handhavingsrichtlijn zou dat neerkomen op een schatting van de werkelijke kosten.

Lees het vonnis hier.