Merkenrecht  

BOIP 13 januari 2022, IEF 20480, IEFbe 3361; N3000217 (Kamer van Koophandel tegen UBO) Doorhalingsbeslissing. Op 27 maart 2020 diende de verzoeker (Kamer van Koophandel) een vordering tot doorhaling van Benelux inschrijving 13933760 van het woordmerk UBO in. De verzoeker stelt dat er onder andere sprake is van de nietigheidsgronden uit artikel 2.2.bis, lid 1 sub b en c BVIE. Inhoudelijk betekent dit dat het bestreden merk elk onderscheidend vermogen mist en dat het merk beschrijvend is. Verzoeker stelt dat de aanduiding UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ en dat deze term wordt gebruikt om de belanghebbende van een onderneming of rechtspersoon aan te duiden. Uit de stellingen van partijen blijkt voorts dat het woord UBO kan dienen om een kenmerk aan te duiden van de diensten waarvoor het merk is geregistreerd. Dit leidt tot de conclusie dat de in artikel 2.2bis, lid 1, sub b en c BVIE bedoelde absolute nietigheidsgronden van toepassing zijn. Het Bureau besluit dat de vordering tot doorhaling wordt toegewezen en dat de Benelux merkinschrijving 1393760 wordt doorgehaald voor alle diensten.

HvJ EU Kamer van beroep 21 januari 2021, IEF 20474, IEFbe 3357; T-30/21 (L’Oréal tegen EUIPO) Verzoekschrift. L’Oréal is de verzoekende partij en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) de verwerende partij. L’Oréal heeft een inschrijvingsaanvraag gedaan bij EUIPO voor het Uniewoordmerk SO COUTURE. Dit verzoek is door de vijfde kamer van beroep van het EUIPO op 3 november 2020 in zaak R 158/2016-5 afgewezen. L'Oréal verzoekt nu dat deze beslissing op grond van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad bij de globale beoordeling en de beoordeling van het verwarringsgevaar wordt vernietigd. De Kamer van beroep oordeelt dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd.

HvJ EU Conclusie A-G 13 januari 2022, IEF 20473, LS&R 2014, IEFbe 3356; ECLI:EU:C:2022:28 (Parallelimport geneesmiddelen) Deze conclusie betreft drie rechtszaken waarin verschillende geschillen spelen betreffende parallelimport van geneesmiddelen. Het Landgericht Hamburg heeft de behandeling van deze rechtszaken geschorst en het Hof meerdere prejudiciële vragen gesteld. Onder andere de vragen of artikel 47 bis van richtlijn [2001/83] zo moet worden uitgelegd dat ten aanzien van parallel ingevoerde producten kan worden aangenomen dat de maatregelen ter zake van de verwijdering en het aanbrengen van de veiligheidskenmerken overeenkomstig artikel 54, onder o), van richtlijn [2001/83], hetgeen door de parallelimporteur wordt uitgevoerd door middel van ofwel heretikettering ofwel ompakking, gelijkwaardig zijn wanneer beide maatregelen voor het overige voldoen aan de voorwaarden van richtlijn [2001/83] en van gedelegeerde verordening [2016/161] en even geschikt zijn om de authenticiteit en de identiteit van het geneesmiddel te controleren en om te bewijzen dat met het geneesmiddel is geknoeid?

HvJ EU Conclusie A-G 13 januari 2022, IEF 20472, IEFbe 3355; ECLI:EU:C:2022:25 (Heitec AG tegen Heitech promotion GmbH) Heitec is houdster van het op 4 juli 2005 als Uniemerk ingeschreven woordmerk HEITEC. Verweerster in het hoofdgeding is op 16 april 2003 in het handelsregister ingeschreven onder de handelsnaam HEITECH Promotion GmbH, waaronder zij haar activiteiten verricht (hierna: Heitech). Op 22 april 2009 is Heitech schriftelijk in gebreke gesteld door Heitec wegens het gebruik van de handelsnaam en het merk met het woordelement HEITECH. Heitec heeft voor de rechter primaire vorderingen ingesteld wegens inbreuk op de haar door haar handelsnaam HEITEC verleende rechten, en subsidiair vorderingen wegens inbreuk op haar Uniemerk HEITEC. Het Bundesgerichtshof heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof vier prejudiciële vragen gesteld over de uitleg van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn [2008/95] alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening [nr. 207/2009]. De A-G concludeert o.a. dat alleen een einde kan worden gemaakt aan de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen als de houder van oudere rechten laat blijken een einde te maken aan het gedogen door beroep in te stellen binnen een termijn van vijf jaar vanaf het ogenblik waarop hij kennis heeft gekregen van het gebruik van het jongere merk.

EUIPO the Fifth Board of Appeal 22 December 2021 IEF 20471, IEFbe 3354 ; R 973/2021-5 (Nestlé tegen Impossible Foods) In 2018 diende Impossible Foods Inc. (een bedrijf dat plantaardige vervangers voor vleesproducten ontwikkelt) een aanvraag in voor de inschrijving van het woordmerk Impossible Burger. Op 28 februari 2019 is het merk ingeschreven. Op 18 maart 2019 heeft Nestlé een verzoek tot nietigverklaring van het ingeschreven Uniemerk ingediend. De argumenten die door Nestlé zijn aangevoerd ter onderbouwing van het feit dat het woordmerk slechts een verwijzing is naar de kenmerken van de waren en dus een onderscheidend vermogen mist, slagen niet. Nestlé wijst er ook op dat de houder van het Uniemerk merk de term onmogelijk op een beschrijvende manier gebruikt in zijn promotie- en reclameactiviteiten en dat dit dus zou aantonen dat het publiek het teken als niet-onderscheidend of beschrijvend zou opvatten.

EUIPO the Fifth Board of Appeal 22 December 2021 IEF 20470 , IEFbe 3353; R 972/2021 (Nestlé tegen Impossible Foods) In 2019 diende Impossible Foods Inc. (een bedrijf dat plantaardige vervangers voor vleesproducten ontwikkelt) een aanvraag in voor de inschrijving van het woordmerk Impossible Sausage. Het merk is op 19 september 2019 ingeschreven. Op 20 november 2019 heeft Nestlé een verzoek tot nietigverklaring van het ingeschreven Uniemerk ingediend. De argumenten die door Nestlé zijn aangevoerd ter onderbouwing van het feit dat het woordmerk slechts een verwijzing is naar de kenmerken van de waren en dus een onderscheidend vermogen mist, slagen niet. Nestlé wijst er ook op dat de houder van het Uniemerk de term onmogelijk op een beschrijvende manier gebruikt in zijn promotie- en reclameactiviteiten en dat dit dus zou aantonen dat het publiek het teken als niet-onderscheidend of beschrijvend zou opvatten.

Vrz. Rechtbank Rotterdam 1 december 2021, IEF 20467; ECLI:NL:RBROT:2021:12643 (Halal Fried Chicken) Kort geding. Eiser heeft in 2017 een franchiseformule ontwikkeld voor de exploitatie van halal fast food restaurants. Gedaagde heeft in 2015 een halal fast food restaurant opgericht. In augustus 2018 heeft gedaagde een activa-overeenkomst gesloten met eiser. In deze overeenkomst staat dat eiser tegen betaling van een bedrag van € 200.000,00 de franchiseformule en de handelsnaam van gedaagde overneemt. Eiser vordert dat de voorzieningenrechter voor recht verklaart dat gedaagde inbreuk maakt op haar merkrecht. Daarnaast is eiser van mening dat gedaagde een franchiseorganisatie is. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af nu het spoedeisend belang ontbreekt doordat tot oktober 2021 is gewacht is met enige verdere actie. Daarnaast is gedaagde volgens de voorzieningenrecht geen franchisenemer, maar had deze een aparte status in verband met het jarenlange gebruik van de handelsnaam en het beeldmerk.

Vrz. Rechtbank Rotterdam 10 januari 2022, IEF 20457; ECLI:NL:RBROT:2022:147 (Spido tegen River Cruise) Kort geding. Spido houdt zich bezig met de exploitatie van schepen, waarmee rondvaarten in Rotterdam worden georganiseerd. Op mei 2001 is het woordmerk voor het teken SPIDO ingeschreven onder nummer 699620 voor goederen en diensten in de klassen (passagiersschepen), 39 (vervoer van personen en goederen; het organiseren en regelen van reizen; het organiseren van bewegwijzering, het begeleiden van reizigers, het huren van schepen) en 43 (hotel, restaurant en bardiensten) in het Beneluxmerkenregister. Spido is licentienemer van de Spido-merken. River Cruise is een onderneming die havenrondvaarten aanbiedt in Rotterdam. River Cruise maakt gebruik van de term ‘Spido’ als Google AdWord.

Rechtbank Den Haag 22 december 2021, IEF 20422; ECLI:NL:RBDHA:2021:14937 (Audi tegen gedaagde) Audi is een Duitse fabrikant van auto's en houdster van verschillende Uniemerken en internationale merkregistratie met gelding in de Benelux. Gedaagde heeft via verschillende advertenties op Marktplaats dvd’s met navigatiesoftware aangeboden, met daarop tekens gelijk aan de Audi-merken. Daarmee heeft hij handelingen verricht die in beginsel inbreuk maken op de merkrechten van Audi op grond van artikel 9 lid 2 onder a UMVo (voor de Uniemerken) en artikel 2.20 lid 2 onder a BVIE (voor het Benelux-merk). Hij wordt veroordeeld zich te onthouden van iedere inbreuk, in de Europese Unie, op de Uniemerken en in de Benelux op het Beneluxmerk, waaronder begrepen zich te onthouden van het (doen) produceren, inkopen, invoeren, exporteren, in voorraad houden, te koop aanbieden, verkopen en/of anderszins verhandelen van de dvd’s met navigatiesoftware en/of verpakkingen daarvan met daarop tekens die identiek zijn aan of overeenstemmen met de Audi-merken.

Rechtbank Amsterdam 24 november 2021, IEF 20417; ECLI:NL:RBAMS:2021:6728 (Izipizi tegen Looplabb c.s.) Izipizi produceert en verkoopt lees- en zonnebrillen. Looplabb c.s. ontwerpt en verkoopt lees- en zonnebrillen. Izipizi is houdster van het Uniemerk, een 3D-vormmerk, met de naam “IZIPIZI READING Reading glasses Lunettes de lecture”. Izipizi stelt o.a. dat Looplabb c.s. met haar verpakking inbreuk maakt op de rechten van Izipizi aangezien zij houdster is van het Izipizi-Uniemerk. Ten aanzien van de witte Looplabb-verpakking overweegt de rechtbank dat in een oogopslag te zien is dat het Izipizi-Uniemerk en de Looplabb-verpakking sterke gelijkenis met elkaar vertonen. Anders dan Looplabb aanvoert, kan deze verwarring niet worden weggenomen door het op een andere plek plaatsen van de merknaam.