Merkenrecht  

Hof 's-Hertogenbosch 2 november 2021, IEF 20297; ECLI:NL:GHSHE:2021:3295 (Quality is our Recipe tegen Wendy’s) Sinds 1988 wordt in Goes een snackbar geëxploiteerd onder de naam Wendy’s. De snackbarhouder en de Amerikaanse keten zijn sinds de jaren ’90 verwikkeld in procedures over de vraag aan wie (gebruik van) het merk Wendy’s toekomt. Dit heeft ertoe geleid dat de Zeeuwse snackbar eigenaar is van het merk Wendy’s in de Benelux. De Amerikaanse keten vindt dat de Zeeuwse snackbar haar merk Wendy’s niet normaal heeft gebruikt en eist dat het merk vervallen wordt verklaard. De keten heeft hier belang bij omdat zij zelf vestigingen in de Benelux wil openen. Daarvoor wil de keten het merk Wendy’s registreren. De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde eerder dat de Zeeuwse snackbar het merk normaal gebruikt heeft voor haar snackbar [IEF 16654]. Daartegen ging de keten in beroep.

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 1 november 2021, IEF 20292; ECLI:NL:RBNHO:2021:9643 (Jiskefet tegen Noblesse) Kort geding. Eisers zijn samen de bedenkers en makers van het televisieprogramma ‘Jiskefet’ en houder van eigendomsrechten die verband houden met de tv-serie. Gedaagde is Noblesse Uitgevers die voornemens is het boek ‘Jiskefet Encyclopedie’ in de handel te brengen. De vorderingen van Jiskefet richten zich in dit kort geding niet tegen de inhoud van het boek. Ze hebben er bezwaar tegen dat op het boek niet duidelijk zichtbaar is aangegeven dat dit niet van Jiskefet afkomstig is. Zij stellen dat Noblesse afbreuk doet aan, dan wel ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van het merk, dat staat voor humor. De vordering van Jiskefet wordt grotendeels toegewezen. Noblesse moet door middel van een sticker op de voorkant van het boek een nadere omschrijving geven waardoor blijkt dat dit boek niet van Jiskefet zelf afkomstig is.

Gerechtshof Den Haag 19 oktober 2021, IEF 20269; ECLI:NL:GHDHA:2021:1926 (Silk Cosmetics tegen Notino Benelux) Silk Cosmetics voert een groothandel in parfums en cosmetica en is exclusief distributeur in Nederland en België van de parfummerken Mancera en Montale. Notino Benelux verkoopt parfums in haar webshops. Silk Cosmetics beschuldigt Notino ervan dat zij inbreuk heeft gemaakt op haar merkenrechten, nu de parfums zonder toestemming de EER ingevoerd zijn. In deze kwestie wordt door het hof de rechtsregel die volgt uit Van Doren/Lifestyle toegepast. Deze betreft de bewijslast over de toestemming van de merkenhouder. Normaal moet de handelaar die de producten verkoopt bewijzen dat hij deze met toestemming van de merkhouder op de markt heeft gebracht. Dit is echter een zware bewijslast. Er geldt sinds Van Doren/Lifestyle dan ook een uitzondering indien een handelaar kan laten zien dat er een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten dreigt als hij aan deze bewijslast moet voldoen. In zulke gevallen moet juist de merkhouder met bewijzen komen. Hieruit moet volgen dat de merkhouder zelf de waren aanvankelijk buiten de EER op de markt heeft gebracht. In deze zaak is dat reële gevaar volgens het Hof aanwezig. Silk Cosmetics kan vervolgens onvoldoende bewijs leveren om aan te tonen dat de producten aanvankelijk buiten de EER in de handel zijn gebracht. Het beroep van Notino Benelux slaagt dan ook om deze reden. 

Annotatie van Charles Gielen onder HR 23 april 2021, ECLI:NL:2021:641, Hennessy c.s./verweerster, [IEF 19913]. Deze annotatie verscheen eerder in NJ 2021/303.

1. Aan twee aspecten van deze merkenzaak die in kort geding werd beslecht (de hoofdzaak loopt nog), zal ik aandacht besteden. Het eerste betreft de vraag of en sprake was van uitputting van merkrechten en het tweede gaat over de wijze waarop de vertrouwelijkheid van gegevens in bepaalde, in een procedure overgelegde documenten kan worden gewaarborgd.
2. Allereerst de kwestie van de uitputting van merkrechten. Ik breng de lezer in herinnering dat de regel is dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor producten die door of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht (tenzij er gegronde redenen zijn zich toch te verzetten).
Lees verder >>

Rechtbank Midden-Nederland 29 september 2021, IEF 20262; ECLI:NL:RBMNE:2021:4650 (Hoggan Scientific tegen Mustec) Zie [IEF 18782] voor het verwijzingsvonnis. Hoggan Scientific heeft het MicroFET apparaat ontwikkeld in 1988. MusTec heeft de merken BioFET en MicroFET ingeschreven in 2015. Hoggan vordert dat voor recht verklaard wordt dat deze merken te kwader trouw zijn gedeponeerd. Hierbij gaat zij ervan uit dat de enkele omstandigheid dat MusTec kennis had behoren te hebben van het gebruik voldoende is om de kwade trouw aan te nemen. De rechtbank concludeert dat Hoggan Scientific de gestelde kwade trouw van MusTec bij haar merkaanvragen onvoldoende heeft onderbouwd. De vorderingen worden daarom afgewezen. 

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 8 oktober 2021, IEF 20257; ECLI:NL:OGEAA:2021:430 (ITPC tegen ITPB) ITPB exploiteert een bouw- en constructiebedrijf. ITPC is voornamelijk werkzaam op het gebied van softwareontwikkeling en netwerkbeheer. ITPC schrijft in een brief gericht aan ITPB dat het softwarebedrijf ook de naam ITP gebruikt en dit als zodanig bekend is op het gehele eiland. Voor het Gerecht vordert ITPC staking van de lettercombinatie ITP door ITPB. Vast staat dat de handelsnaam ITPC als woordmerk geregistreerd staat, echter is ITPB eerder opgericht. Het Gerecht oordeelt dan ook dat ITPC niet gerechtigd is tot het uitsluitend gebruik van de lettercombinatie. Immers heeft ITPB bewijs geleverd dat tegen het wettelijk vermoeden spreekt dat ITPC geacht wordt de eerste gebruiker te zijn van de lettercombinatie. De vorderingen van ITPC worden afgewezen. 

EUIPO 7 oktober 2021, IEF 20240, IEFbe 3294; 40840 (Ikea tegen Ledar) Op 5 oktober 2021 heeft het EUIPO het merk LEDAR geldig verklaard [zie IEF 20231]. In reactie hierop heeft IKEA bij het EUIPO een verzoek tot nietigverklaring gedaan. Hierbij wordt bepleit dat de onderdelen van het ingeschreven merk uitsluitend uit beschrijvende elementen bestaan en dat LEDAR nu een standaard benaming voor lampen is geworden. Door het ontbreken van onderscheidend karakter zou de inschrijving nietig verklaard moeten worden. Ledar verweert door te stellen dat het element 'AR' geen betekenis heeft. Het publiek zal 'LEDAR' niet als een woord zien dat begint met een apart element LED, maar eerder als een neologisme. Gelet op al het voorgaande komt de nietigheidsafdeling tot de conclusie dat het merk niet valt binnen de werkingssfeer van het verbod van artikel 7, lid 1, sub b, c of d, EUTMR valt. Bijgevolg moet het beroep worden verworpen.

Gerechtshof Den Haag 5 oktober 2021, IEF 20239; ECLI:NL:GHDHA:2021:241 (Birkenstock tegen Footsie) Beide partijen in het geding ontwikkelen en produceren onder andere orthopedisch schoeisel. Birkenstock heeft het Birkenstock-merk ook als Uniemerk willen inschrijven. Footsie vorderde in dit geschil dat de rechtbank de inschrijving nietig zal verklaren en dat deze wordt geschrapt uit het Benelux merkenregister. De rechtbank heeft het Birkenstock-merk inderdaad nietig verklaard wegens gebrek aan ieder onderscheidend vermogen. Birkenstock heeft hiertegen grieven gericht en vordert vernietiging van het vonnis voor zover de vorderingen van Footsie zijn toegewezen. Het hof kijkt opnieuw naar het onderscheidende vermogen van de merkinschrijving. Of er sprake is van een gelijkenis tussen het merk moet worden beoordeeld uitgaande van de perceptie van het relevante publiek, gelet op de intrinsieke kenmerken van het merk. Het Birkenstock-merk bestaat uit een herhalend patroon waarbij de indruk wordt gewekt dat het afgebeelde vierkant slechts een uitsnede is hiervan. Dit moet volgens het hof worden aangemerkt als een oppervlaktepatroon. Er kan daarom alleen onderscheidend vermogen zijn indien het significant afwijkt van de norm of van wat gangbaar is in de betrokken sector. Het hof is van oordeel dat dit vermogen ten tijde van het inschrijven niet aanwezig was en bekrachtigt dan ook het vonnis. 

HR 8 oktober 2021, IEF 20232; ECLI:NL:HR:2021:1474 (Adidas tegen H&M) Het cassatieberoep van Adidas wordt verworpen. Zie ook de conclusie van A-G Drijber [IEF 19896]. H&M bood in 1997 fitness-kleding aan met twee strepen die, net als de merken van Adidas, zijn gepositioneerd op de mouwen en de broekspijpen van sportkleding. Adidas is daartegen in kort geding opgekomen. Die procedure waarin door de Hoge Raad eerder aan het HvJ EU prejudicële vragen werden gesteld heeft alles bij elkaar 18 jaar geduurd en liep via de Rechtbank Breda, het hof 's-Hertogenbosch en de Hoge Raad. Eind 2015 oordeelde het hof Arnhem-Leeuwarden [IEF 15491], na verwijzing door de Hoge Raad, dat H&M inbreukmakend heeft gehandeld. Adidas heeft vervolgens tegen H&M de onderhavige bodemprocedure aangespannen bij de rechtbank Den Haag. De rechtbank Den Haag oordeelde evenals het hof Arnhem-Leeuwarden dat sprake was van merkinbreuk vanwege verwarringsgevaar tussen het teken van H&M en de beeldmerken van Adidas [IEF 17252]. In hoger beroep oordeelde het hof Den Haag echter dat van merkinbreuk geen sprake was. De tussenruimte tussen de twee strepen is kleiner dan de tussenruimte tussen de drie strepen op de kleding van Adidas, die even breed is als zijn als een Adidas streep [IEF 18980]. Met het vandaag gewezen arrest is het oordeel van het hof Den Haag definitief geworden.

EUIPO 5 oktober 2021, IEF 20231, IEFbe 3292; 40789 (Ikea tegen Ledar) Ledar verhandelt op het gebied van verlichting diverse producten onder de merken LEDARC en LEDAR. Ikea c.s. verkoopt (led)lampen met gebruikmaking van het teken LEDARE. Ikea heeft bij het EUIPO onder meer verval en de nietigheid van het LEDARC-merk ingeroepen. Het EUIPO acht het merk LEDARC – een van de twee merken waarop Ledar zich in de bodemprocedure beroept [IEF 19515] – geldig. Het merk is niet te kwader trouw gedeponeerd, niet beschrijvend, mist niet elk onderscheidend vermogen en is ook geen gebruikelijke benaming.