Merkenrecht  

Court of Appeal (UK) 26 juli 2021, IEF 20124; A3/2020/1374 (Sky tegen Skykick)  Het Britse bedrijf Sky is merkhouder van Uniemerken met betrekking tot televisie-uitzendingen, telecom en meer. Deze merken zijn ook ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk als nationale woordmerken. Sky heeft een vordering wegens inbreuk op de merken ingesteld tegen SkyKick, een Amerikaanse onderneming die zich voornamelijk bezighoudt met het aanbieden van cloud-services. SkyKick heeft aangevoerd dat de ingeroepen merken geheel of gedeeltelijk nietig zijn. Het Britse Court of Appeal oordeelt nu in deze zaak ook over de vraag wanneer een merkdepot te kwader trouw gedaan is. Sir Christopher Floyd is van mening dat het ontbreken van een commerciële reden of strategie niet relevant is voor de vraag of er sprake is van kwade trouw. Een ruime merkbeschrijving is begrijpelijk, zo zegt hij, en het afdekken van nog niet omschreven waren binnen dezelfde categorie levert geen kwade trouw op. Skykick had beter moeten motiveren waarom er sprake is van kwade trouw aan de zijde van Sky. 

Rechtbank Gelderland 28 april 2021, IEF 20116; ECLI:NL:RBGEL:2021:3686 (MIMM tegen Indomedia) Tussen MIMM en Indomedia is in 2019 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De samenwerking tussen partijen heeft als doel om eenmaal per jaar een magazine uit te brengen. In 2019 had het magazine de naam PINDA* en in 2020 de naam PINDAH*. Tussen partijen zijn diverse geschillen ontstaan ten aanzien van de samenwerking, de financiële afspraken en het gebruik van het woordmerk. Beide partijen zijn van mening dat zij recht hebben op het woordmerk PINDAH* en de daarbij behorende domeinnaam. Vaststaat dat MIMM het woordmerk heeft geregistreerd. Hierdoor weegt de rechtbank het belang van MIMM zwaarder en komt ze tot de voorlopige conclusie dat MIMM de rechthebbende van het intellectueel eigendom omtrent het merk PINDAH* is. 

Gerecht EU 30 juni 2021, IEF 20115, IEFbe 3257; ECLI:EU:T:2021:397 (MCM tegen The Nomad Company) Nomad is een Nederlands outdoor merk en merkhouder van onder andere het woordmerk NOMAD, ingeschreven voor onder andere rugtassen, slaapzaken, kleding en schoenen. MCM is een Zwitsers bedrijf dat ook kleding, schoenen en tassen verkoopt. In 2017 is MCM op grond van vermeende beschrijvendheid en vermeend gebrek aan onderscheidend vermogen bij het EUIPO tevergeefs een nietigheidsactie tegen het merk NOMAD gestart. Het door MCM ingestelde beroep bij het EUIPO is eveneens volledig afgewezen. Het Gerecht bevestigt dat het merk NOMAD, dat volgens het woordenboek zoveel betekent als “een lid van een volk dat van de ene naar de andere plaats reist en geen vaste woonplaats heeft”, niet beschrijvend is voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. MCM bracht naar voren dat bepaalde nomadische stammen tassen verkopen, maar het Gerecht oordeelt dat het relevante publiek echter geen link zal leggen tussen NOMAD en tassen. MCM wordt veroordeeld tot betaling van de kosten van de procedure.

Rechtbank Den Haag 14 juli 2021, IEF 20109; ECLI:NL:RBDHA:2021:7652 (Stratco en Pegasus tegen Sweet Now en HSWT) Stratco is enig aandeelhouder van de Hyet Holding. Hyet Holding is exclusief houder van het niet overdraagbare woordmerk HYET. HSWT heeft voorafgaand aan de afgebroken onderhandelingen met Stratco het woordmerk HYET gebruikt. Stratco is van mening dat HSWT hiermee inbreuk heeft gemaakt op het HYET-merk. Daarnaast stelt Stratco dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen het gebruik van HYET en HSWT. De rechtbank is het hier niet mee eens en stelt dat de rechtsbetrekking tussen beide gedurende de onderhandeling beheerst werd door de redelijkheid en billijkheid. Hierbij had Stratco een redelijke termijn aan HSWT moeten gunnen om het gebruik van het merk te staken. Het woordmerk was namelijk inmiddels al geïntegreerd binnen HSWT. Wat betreft het verwarringsgevaar oordeelt de rechtbank dat er slechts een minimale overeenstemming tussen beide merken bestaat en dat dit geen verwarringsgevaar oplevert.

Hof Den Haag 22 juni 2021, IEF 20101; ECLI:NL:GHDHA:2021:1074 (EBB tegen Samsung)  Samsung gebruikt voor haar virtuele assistent voor mobiele telefoons de naam Bixby en heeft deze merknaam ingeschreven. Samsung vordert nietigheid van het Bibby-Beneluxmerk. Het gaat in deze zaak om de vraag of EBB misbruik maakt van het merkenrecht en het Benelux-merk Bibby te kwader trouw heeft gedeponeerd. De rechtbank heeft geoordeeld dat het merk niet wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie van het merk en dat de aanvraag uitsluitend is gedaan met een speculatief oogmerk. Het hof is het met die beslissing eens. Hierbij is bijvoorbeeld van belang dat EBB honderden merken heeft geregistreerd, waaruit een patroon van oneerlijk handelen blijkt. Ook heeft EBB volgens het hof niet voldoende onderbouwd dat de naam Bibby daadwerkelijk gebruikt gaat worden. 

Gerecht EU 14 juli 2021, IEF 20098, IEFbe 3256; ECLI:EU:T:2021:443 (Guerlain tegen EUIPO) Guerlain is producent van lippenstift en wil het specifiek driedimensionale ontwerp registreren. Het EUIPO heeft de aanvraag in eerste instantie afgewezen vanwege een gebrek aan onderscheidend karakter, maar het Gerecht oordeelt anders. Ze oordeelt dat de vorm van de lippenstift zodanig ongewoon is binnen deze sector, dat het zich onderscheidt van andere merken. De ovale vorm leidt tot een bepaalde herkenning bij het relevante publiek en wijkt af van de norm. Hierbij is ook van belang dat de lippenstift niet rechtop kan staan. Zodoende komt het Gerecht tot de conclusie dat het merk in aanmerking komt voor inschrijving. 

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 15 juli 2021, IEF 20096; ECLI:NL:RBNHO:2021:5802 (M&V tegen El Gauchito Grande) Kort geding. Eiser M&V is merkhouder van het Benelux woordmerk ‘EL GAUCHO’. Dit merk is ingeschreven voor restauratieve diensten. Verweerder, een vof, voerde sinds augustus 2018 de naam ‘El Gaucho’ en exploiteerde onder die naam een grillrestaurant. M&V heeft de vof in september 2020 aangesproken op deze inbreuk op haar merk en haar een termijn gegund om aan te geven of zij de naam van haar vof en restaurant zou wijzigen en om de wijzigingen door te voeren.

Gerecht EU 30 juni 2021, IEF 20085, IEFbe 3250; ECLI:EU:T:2021:406 (Wolf tegen EUIPO en Rolf)  Wolf is houder van de gelijknamige merknaam. Rolf is houder van het later ingeschreven beeldmerk. Beide partijen zijn in vergelijkbare sectoren actief. Wolf heeft bij het EUIPO bezwaar gemaakt tegen de inschrijving van het beeldmerk, maar dit is afgewezen. Wolf vordert nu bij het Gerecht vernietiging van die beslissing en voert daartoe aan dat er sprake is van verwarringsgevaar. Volgens Wolf lijken de merken teveel op elkaar. Ondanks het feit dat drie van de vier letters hetzelfde zijn en in dezelfde volgorde staan, is er volgens het Gerecht geen sprake van een fonetische en conceptuele gelijkenis. De twee beeldmerken zijn niet zodanig gelijk, dat het voor het relevante publiek leidt tot verwarring. Het Gerecht bevestigt de uitspraak van het EUIPO. 

Gerecht EU 7 juli 2021, IEF 20072, IEFbe 3246; ECLI:EU:T:2021:420 (Ardagh Metal Beverage tegen EUIPO) Ardagh heeft een Uniemerkaanvraag bij het EUIPO ingediend. Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het klankteken dat doet denken aan het geluid dat ontstaat bij het openen van een drankblikje, gevolgd door een stilte van ongeveer één seconde en gebruis van ongeveer negen seconden. Het Gerecht begint met de opmerking dat een dergelijk klankmerk een onderscheidend vermogen dient te hebben, zodat de consument het aanmerkt als merk. Een element van functionele aard valt hier niet onder. Omdat het openen van een blikje onlosmakelijk verbonden is met een technische oplossing voor het hanteren van dranken kan dit geluid niet worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van deze blikjes. Het Gerecht houdt de weigering van de aanvraag door het EUIPO in stand. 

Gerecht EU 16 juni 2021, IEF 20068; ECLI:EU:T:2021:372 (Smiley Miley tegen EUIPO) Smiley Miley heeft in 2014 het woordmerk 'Miley Cyrus' geregistreerd. Het EUIPO heeft in eerste aanleg bepaald, dat er sprake is van verwarring ten aanzien van de merknaam Cyrus, een verkoper van onder andere muziekinstallaties. Smiley Miley komt daar in deze zaak tegen in beroep en voert aan dat de vergelijking minimaal is. Het Gerecht vernietigt de uitspraak van het EUIPO. Ze stelt dat de naam Miley Cyrus voor het relevante publiek een duidelijke en specifieke semantische inhoud heeft, omdat zij bij het grote publiek bekend staat als een internationale zangeres. Deze specifieke inhoud geldt niet voor de merknaam Cyrus, waardoor er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar.