Merkenrecht  

HvJ EU 30 april 2020, IEF 19182, IEFbe 3072; ECLI:EU:C:2020:341 (Kogellagers) In deze zaak gaat het om een geding tussen A en B over een tegen B ingestelde vordering wegens merkinbreuk. In 2011 heeft B, een in Finland woonachtige natuurlijke persoon, een partij van 150 kogellagers uit China ontvangen. Deze lagers, die een totale massa van 710 kg hadden, worden gebruikt als reserveonderdelen in transmissiemechanismen, generatoren en motoren alsook bij de bouw van bruggen en trams. Zij waren voorzien van een teken dat overeenstemt met het internationale woordmerk INA, waarvan A houder is voor onder meer “lagers”. Nadat de partij kogellagers op naam van B was ingeklaard, is deze door hem afgehaald bij het douane-entrepot op de luchthaven van Helsinki. Van daaruit heeft B de partij kogellagers naar zijn woning meegenomen. Enkele weken later zijn de lagers overgedragen aan een derde met het oog op uitvoer ervan naar Rusland. B heeft als vergoeding voor die diensten een slof sigaretten en een fles cognac ontvangen. De vraag is of B gebruik maakt van een merk in het economische verkeer in de zin de zin van artikel 5 lid 1 van de Merkenrichtlijn.

De hoogste Finse rechter heeft hierover prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU. Het HvJ EU oordeelt dat van gebruik in het economisch verkeer sprake is. De prejudiciële vragen worden als volgt beantwoord:

Rechtbank Amsterdam 29 januari 2020, IEF 19177; ECLI:NL:RBAMS:2020:2123 (Galipoglu Hidromas en HMS) Deze zaak gaat over twee bedrijven die allebei hydraulische pompen produceren en door dezelfde Turkse familie zijn opgericht. Tussen deze bedrijven is een geschil ontstaan over het deponeren en gebruiken van een rechthoekig logo en een rond logo als beeldmerk en over het gebruiken van de naam 'Galipoglu Hidromas'. Ook het handelen in bepaalde landen, het verstrekken van bedrijfsinformatie en het doen van bepaalde uitlatingen staan ter discussie. Partijen hebben tegengestelde standpunten ingenomen over de invloed van de ontwikkelingen in Turkije na de mislukte staatsgreep in 2016 op deze zaak. Volgens HMS staat dit aan de basis van het geschil omdat de Turkse staat de macht heeft gegrepen bij haar dochter Galipoglu Hidromas. Volgens Galipoglu Hidromas is HMS in Nederland een concurrerend bedrijf onder gebruikmaking van dezelfde merken gestart en gaat het hier enkel om een merkenrechtelijke kwestie. In conventie wordt het gevorderde afgewezen, in reconventie wordt voor recht verklaard dat HMS rechthebbende is op het Beneluxmerk 1003756.

HvJ EU 23 april 2020, IEF 19169, IEFbe 3067; ECLI:EU:C:2020:296 (Gömböc) Gömböc heeft een aanvraag gedaan voor inschrijving van een driedimensionaal teken als merk voor siervoorwerpen (overkoepelend en siervoorwerpen van glas en keramiek) en speelgoederen in Hongarije bij het Bureau voor IE. Het Bureau heeft deze aanvraag op basis van een weigeringsgrond in de Hongaarse Merkenwet afgewezen. De inschrijving als speelgoed is geweigerd omdat het teken een vorm is die noodzakelijk geacht wordt voor de technische uitkomst van Gömböc, wat de keuzevrijheid van concurrenten zou beperken. Met betrekking tot het merk als siervoorwerp stelt het Bureau dat siervoorwerpen worden uitgesloten van merkregistratie als ze uitsluitend bestaan uit de vorm, en de Gömböc ontleent zijn opvallende verschijningsvorm aan het ontwerp. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 1, onder e), ii) en iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25).

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

Rechtbank Amsterdam 22 april 2020, IEF 19167; C/13/66S023 / HA ZA 19-418 (Mimex tegen Pip) Geschil tussen een licentiegever en haar voormalig licentienemer, met betrekking tot de beëindiging van de merkenlicentie. Mimex is een onderneming in de verkoop van gelicenseerde producten. Pip houdt zich bezig met het ontwerpen en verkopen van producten met logo's en merken waarvan zij licentiehouder is. Mimex stelt onder meer dat uit de tussen partijen gesloten depot-overeenkomst volgt dat Pip het depotbedrag van € 150.000,00 moet terugbetalen als de licentieovereenkomst eindigt. De vorderingen worden afgewezen. De vaststellingsovereenkomst moet zo worden uitgelegd dat de partijen daarbij zijn overeengekomen dat Mimex -  na betaling van de afkoopsom van € 600.000,00 door Pip -  geen aanspraak meer kan maken op terugbetaling van het depotbedrag van € 150.000,00 door Pip.

HR 24 april 2020, IEF19165; ECLI:NL:HR:2020:790 (BBIE tegen Universiteit van Amsterdam) In cassatie op [IEF 18164]. Beroep van Benelux-Bureau tegen het bevel van het hof tot inschrijving van het merk AMSTERDAM UNIVERSITY voor merchandise. Art. 81 lid 1 RO. Merkenrecht. In de kern klaagt het Bureau dat het hof heeft miskend dat het teken beschrijvend is en op basis van Europese jurisprudentie niet tot het oordeel had kunnen komen dat het teken voldoende onderscheidend is, zie de Conclusie [IEF 18909]. Het beroep wordt verworpen.

De Hoge Raad heeft de klachten over de beschikking van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die beschikking. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Rechtbank Den Haag 15 april 2020, IEF 19161; ECLI:NL:RBDHA:2020:3417 (Armani tegen ITG) Armani is een modehuis en beschikt over verschillende intellectuele eigendomsrechten, waaronder Uniewoord-(/beeld)merken geregistreerd voor uurwerken en tijdmeetinstrumenten. ITG is een Nederlandse groothandel in uurwerken en sieraden. In een brief van 27 februari 2019 heeft de Nederlandse Douane Armani's merkgemachtigde geïnformeerd over de vasthouding / schorsing van de vrijgave van horloges. ITG heeft inbreuk gemaakt op het Uniemerk van Armani op grond van art. 9 lid 2 sub a UMVO bij ontbreken van toestemming van de merkhouder om goederen de EER binnen te brengen. De in het kader van APV-procedure verkregen informatie is niet onrechtmatig verkregen en mag worden gebruikt in onderhavige inbreukprocedure.

Rechtbank Den Haag 8 april 2020, IEF 19160; ECLI:NL:RBDHA:2020:3286 (Silk Cosmetics tegen White Sea) Verstek. Merkinbreuk. Vorderingen worden afgewezen omdat niet gesteld of gebleken is dat de sublicentiehouder de vorderingen met toestemming van de merkhouder heeft ingesteld.

Rechtbank Den Haag 15 april 2020, IEF 19153; ECLI:NL:RBDHA:2020:2852 (Fossil tegen ITG) Merkinbreuk. Fossil is een wereldwijd opererend bedrijf dat het ontwerp, de productie, de verkoop en distributie verzorgt voor verschillende horlogemerken. Fossil is exclusief licentienemer van horloges voorzien van merken van Michael Kors. Michael Kors is houder van (onder meer) het Uniewoordmerk MICHAEL KORS en een Benelux beeldmerk. ITG is een groothandel in – onder meer – uurwerken. Begin mei 2017 heeft Fossil een bericht van de Nederlandse Douane ontvangen dat een tweetal zendingen, bestemd voor ITG, op Schiphol waren onderschept op verdenking van namaak. Fossil vordert onder meer dat ITG inbreuk heeft gemaakt op de MK-merken door het invoeren van namaakproducten voorzien van die merken. De rechtbank stelt vast dat ITG inbreuk heeft gemaakt op de MK-merken in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE. De ITG-horloges zijn geen originele, door Fossil geproduceerde, horloges, waarop zonder toestemming van Michael Kors of Fossil aan de MK-merken identieke tekens zijn aangebracht.

HR Conclusie A-G 17 april 2020, IEF 19151; ECLI:NL:PHR:2020:384 (Stokke tegen Hauck) In dit stadium van het geding gaat het om de vraag of de vorm van de Tripp Trapp-stoel rechtsgeldig is gedeponeerd als merk voor ‘stoelen, met name kinderstoelen’. Na verwijzing heeft het gerechtshof deze vraag ontkennend beantwoord omdat het gaat om een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald. In het principaal cassatieberoep wordt opgekomen tegen dat oordeel. De A-G concludeert dat argumenten voor auteursrechtelijke bescherming van het stoelontwerp niet van doorslaggevend belang zijn voor de vraag of daarnaast ook nog de mogelijkheid van merkrechtelijke bescherming bestaat. De conclusie strekt tot verwerping van het principaal cassatieberoep.

Sezen Sümer deed onderzoek naar het nieuw ingevoerde certificeringsmerk en de consequenties die dit nieuwe merk heeft voor huidige merkinschrijvingen. Sümer, alumnus van de Hogeschool Leiden, deed dit in samenwerking met merkenbureau Abcor en het Intellectueel Eigendom LAB van het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid van Hogeschool Leiden. Zij zocht uit wat individuele, collectieve en certificeringsmerken zijn op Benelux en Europees niveau. Daarnaast onderzocht ze op basis van dossieronderzoek en interviews op welke wijze individuele merken omgezet worden in certificeringsmerken en wat de consequenties al dan niet zijn indien het individuele merk opnieuw wordt gedeponeerd. Uit het onderzoek naar 63 dossiers van BOIP en EUIPO is naar voren gekomen welke geregistreerde individuele merken in de praktijk gebruikt worden als certificeringsmerken.