DOSSIERS
Alle dossiers

Rechtspraak  

IEF 2156

Aldus schier onvermijdelijk

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 6 juni 2006, KG ZA 04/938. Schultink tegen Estrad B.V.
 
Op 12 augustus 2004 heeft de voorzieningenrechter, gelet op de tegen het registratieoctrooi ingebrachte nietigheidsverweren, Estrad opgedragen een advies van het Bureau voor de Industriële Eigendom (het huidige Octrooicentrum) te overleggen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 genoemde nietigheidsgronden. Het advies is door het Octrooicentrum op 18 mei 2005 uitgebracht.

In het tussenvonnis van 12 augustus oordeelde de rechter dat indien Schultink geen octrooischrift zou kunnen overleggen, hij de rechter diende te informeren omtrent de inhoud van het octrooi. Het door Schultink aangeleverde stuk bevat echter tekeningen die niet corresponderen met de tekst van de beschrijving. Ter zitting geeft de octrooigemachtigde aan dat het een vergissing betrof en dat de bijgevoegde tekeningen "inderdaad niet de tekeningen zijn die behoren bij het octrooi". Welke tekeningen dan wel bij het octrooi horen, is niet ter zitting gebleken.

Hoewel dit alles reeds tot niet ontvankelijkheid zou dienen te leiden, gaat de rechter hier nog niet toe over wegens proces economische redenen en draagt zij Estrad op bovengenoemd advies te vragen.

Hoewel Schultink in 2006 zijn octrooi nog steeds niet heeft overgelegd, wordt hij "van de aldus schier onvermijdelijke niet-ontvankelijkverklaring in zijn vordering gered door zijn wederpartij, nu Estrad het volledige octrooi wel heeft overgelegd".

Het octrooi op een "Niveauregeling voor vloeistofdoorvoer" moet volgens het onderzoek als geldig worden beschouwd  tenzij het door Estrad ingeroepen openbaar voorgebruik aannemelijk zou zijn. Estrad beroept zich op een aantal verklaringen die door Schultink betwist worden.  

De rechter oordeelt: "Gelet op die betwisting kan niet op voorhand van de juistheid van inhoud van de door Estrad overgelegde verklaringen worden uitgegaan. Een nader onderzoek -door het onder ede doen horen van de betreffende getuigen en het eventueel laten plaatsvinden van een tegen-getuigenverhoor is noodzakelijk. Voor een dergelijk onderzoek leent het kort geding zich niet. Die omstandigheid komt voor rekening van Estrad, en dat eens te meer nu zij heeft nagelaten een voorlopig getuigenverhoor te entameren waarvoor ruimschoots gelegenheid was, gelet op de sedert de behandeling van 5 augustus 2004 -waar zij voor het eerst een beroep op de betreffende verklaringen deed - verlopen tijd."
Het beroep van Estrad op openbaar voorgebruik wordt gepasseerd waarmee de geldigheid van het octrooi vaststaat.
De verbodsvordering van Schultink wordt door de rechter toegewezen aangezien door Estrad niet is betwist dat zij inrichtingen heeft vervaardigd en in het verkeer gebracht die inbreuk maken op het octrooi.

Lees het vonnis hier.

IEF 2112

Concurrerende bollenplaatvloeren

Rechtbank Den Haag, 24 mei 2006, KG ZA 06-367 (bij vervroeging). Bubbledeck Nederland B.V. & Bubbledeck Belgium B.V. BA tegen Marmorith S.A. N.V.

Octrooirecht komt even ter sprake, maar het gaat gewoon over over ongeoorloofde concurrentie.

Bubbledeck en Marmorith zijn allebei producenten/leveranciers van betonvloeren. Partijen hebben in de periode 1999 - 2004 met elkaar samengewerkt, waarbij Marmorith optrad als producent van de door bollenplaatvloeren voor Bubbledeck. In die gevallen werd de verkoop en de technische voorbereiding van de productie verzorgd door Bubbledeck. Tussen partijen is nooit een algemene raamovereenkomst gesloten. Marmorith is in februari 2006 begonnen met de verkoop, productie en levering van haar eigen Airdeckvloeren.

 Bubbledeck verwijt Marmorith op onrechtmatige wijze gebruik te hebben gemaakt van informatie die zij tijdens en als gevolg van de samenwerking heeft verkregen. Hierdoor zou zij enkele projecten hebben kunnen binnen halen. Naar mening van Bubbledeck is in ieder geval het stelselmatig benaderen van prospekts, waarvan Marmorith door de samenwerking kennis had, onrechtmatig. Zij vordert een verbod aan Marmorith tot de verdere exploitatie van haar Airdeckvloeren, met enkele nevenvorderingen.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat bij gebreke aan een raamovereenkomst met specifieke regelingen op het punt van mededinging, tussen partijen in beginsel het gemene recht ter zake van onrechtmatige mededinging van toepassing is. De zakelijke relatie tussen partijen brengt dan wel met zich mee dat onder omstandigheden het actief inzetten van marktkennis die verkregen is door die samenwerking niet geoorloofd is. Kennis die Marmorith heeft als een niet onbelangrijke zelfstandige aanbieder van prefabbouwelementen, waaronder prefabvloeren, mag zij bij gebreke van een contractuele regeling wel inzetten.

Marmorith heeft niet betwist dat zij kennis had van voornoemde projecten en van een groot aantal andere toekomstige bouwprojecten. Die kennis ontleende zij niet alleen aan de samenwerking maar ook aan haar kennis van de markt die zij bezat als zelfstandig aanbieder van prefab bouw elementen. Zij betwist evenwel uitdrukkelijk betrokkenen bij de twee genoemde projecten actief te hebben benaderd, zij stelt daarentegen dat zij is benaderd van de zijde

van de opdrachtgevers van die bouwprojecten. Nadat contact met haar was gezocht,heeft zij betrokkenen een prijsaanbieding gedaan waarop is ingegaan. Een en ander wordt door Marmorith tot in detail onderbouwd.

De Voorzieningenrechter oordeelt dat tegenover deze gedetailleerde explicatie van de kant van Marmorith omtrent de wijze waarop zij de opdrachten voor de twee genoemde bouwprojecten heeft binnengehaald, Bubbledeck niet kan volstaan met de enkele stelling dat door haar aangeleverde projecten door Marmorith actief zijn benaderd. Het door haar gestelde is dan ook onvoldoende aannemelijk geworden.

Volgens Bubbledeck is ook onrechtmatig het plaatsen van foto’s van Bubbledeckvloeren in de Airdeck brochure van Marmorith, het aanvragen door Marmorith van subsidie voor de ontwikkeling van Bubbledeckvloeren en het doen van uitingen door Marmorith dat haar vloeren alle noodzakelijke testen hebben ondergaan en voldoen aan de regelgeving omdat de Airdeck vloer hetzelfde zou zijn als de Bubbledeckvloer.

Ook met deze argumenten redt Bubbledeck het niet. Volgens de Voorzieningenrechter is het gebruik door Marmorith van “vergelijkende beeldmerken” in haar brochures onvoldoende vast komen te staan. Bij kennisneming van de brochure is immers geen enkele verwijzing naar Bubbledeckvloeren kenbaar. Terzake van de subsidie is de voorzieningenrechter van oordeel dat Bubbledeck onvoldoende heeft gesteld om aannemelijk te maken dat deze subsidie is aangewend voor de ontwikkeling van de Bubbledeckvloer en derhalve aan Bubbledeck zou moeten toekomen. Dat in de certificeringprocedure door Marmorith is verwezen naar de reeds gecertificeerde Bubbledeckvloer acht de voorzieningenrechter niet onrechtmatig.

Omdat Bubbledeck het “in strijd handelen met het patent door Marmorith” uitdrukkelijk niet tot inzet van deze procedure heeft gemaakt, laat de voorzieningenrechter al datgene wat partijen op dit punt hebben aangedragen onbesproken. De voorzieningenrechter merkt op dat hij daar ook toe gehouden is, omdat Bubbledeck als licentiehouder in beginsel niet zelfstandig, dat wil zeggen zonder de octrooihouder, een actie ter handhaving van haar octrooi kan instellen. Een en ander brengt tevens met zich mee dat de “patentrechtelijke” bezwaren van Bubbledeck niet kunnen meetellen bij de beoordeling van de onrechtmatigheid in mededingingsrechtelijke zin.

De onrechtmatigheid van het handelen van Marmorith is dus niet komen vast te staan, zodat de vorderingen van Bubbledeck worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

IEF 2098

Ontoelaatbare disclaimer

Rechtbank 's-Gravenhage, 17 mei 2006, HA ZA 05-2019. Teva Pharmaceuticals Europe B.V. c.s. tegen MSD Overseas Manufacturing Co. (Ireland).

De rechtbank verklaart het Aanvullende Beschermingscertificaat (ABC) van MSD Overseas Manufacturing nietig, omdat de disclaimer in de hoofdconclusie van het Nederlandse basisoctrooi niet voldoet aan de criteria van de beslissingen G1/03 en G2/03 van de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (EOB). De rechtbank ziet geen reden om deze rechtspraak niet toe te passen op een disclaimer in een Nederlands basisoctrooi dat is verleend onder het oude recht (onder de Rijksoctrooiwet 1910). 

MSD Overseas Manufacturing is houder van het ABC nummer 970038 dat alendroninezuur onder bescherming stelt. Het ABC is verleend op basis van een (tot aan de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad) vooronderzocht Nederlands octrooi. Tijdens de verleningsprocedure is aan de hoofdconclusie van dit octrooi een disclaimer toegevoegd om het octrooi af te bakenen van een document uit de stand van de techniek waarnaar wordt verwezen als "Blum". Teva vordert nietigverklaring van het ABC en voert aan dat het basisoctrooi ongeldig is onder meer wegens ontoelaatbaarheid van de disclaimer in de hoofdconclusie. MSD Overseas Manufacturing vordert in reconventie een inbreukverbod.

Bij de beoordeling van de disclaimer verwijst de rechtbank naar de beslissingen G1/03 en G2/03 van de Grote Kamer van Beroep, waarin werd geoordeeld dat een disclaimer zonder basis in de oorspronkelijke stukken slechts geoorloofd is in drie gevallen: (i) als een uitsluiting van fictieve stand van de techniek, (ii) als een uitsluiting van een toevallige anticipatie en (iii) bij uitsluitingen van octrooiering om niet-technische redenen. De rechtbank passeert het verweer van MSD Overseas Manufacturing, verwijzend naar de Leidraad van het Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) (blz. 9-6), dat onder het oude recht een dergelijke disclaimer óók werd geaccepteerd indien sprake was van een "gewone" anticipatie. De rechtbank ziet geen reden om af te wijken van de genoemde rechtspraak van het EOB. 

De vraag die dan rest is of "Blum" een toevallige anticipatie is of een "gewone anticipatie". Volgens de uitspraken G1/03 en G2/03 is van een toevallige anticipatie eerst sprake indien het document zo weinig verwant en ver verwijderd is dat de gemiddelde vakman het document nimmer in beschouwing zou hebben genomen toe hij de uitvinding deed. Onder toepassing van dat criterium is de rechtbank van mening dat "Blum" geen toevallige anticipatie is. De disclaimer vormt derhalve ongeoorloofde toegevoegde materie. De disclaimer kan volgende de rechtbank niet, bijvoorbeeld langs de weg van een gedeeltelijke vernietiging, uit de conclusie worden verwijderd omdat dan uitbreiding van de beschermingsomvang zou optreden.

Aan de overige nietigheidsgronden komt de rechtbank niet meer toe.

Lees het vonnis hier.

IEF 2081

Bakkerijdagen 2006

Rechtbank Den Haag d.d. 17 mei 2006, KG ZA 06-208, Reimelt GmbH tegen Sotec Services B.V. c.s.

Is eiser octrooihouder of licentiehouder? 

Reimelt vordert een verbod aan Sotec c.s. inbreuk te maken op ‘haar octrooi’ voor een een werkwijze en inrichting voor het continu inmengen van vloeibare en/of strooibare stoffen in voedingsmiddelmassa’s (inderdaad, een deegmenger). Reimelt stelt dat Sotec c.s. inbreuk maken met een deegmachine zoals deze is geëxposeerd op De Bakkerijdagen 2006 te Amsterdam.

Het octrooi waar het in deze zaak om gaat is aangevraagd op naam van Ismar Maschinen GmbH (Ismar) en aan haar verleend. Riemelt stelt dat zij het octrooi van Ismar overgedragen heeft gekregen. Er worden twee verschillende overdrachtsakten overgelegd. Riemelt legt een akte over van 28 mei 2004 (de Übertragungserklärung) en Sotec c.s. komen op de proppen met een assignment gedateerd op 25 juni 2004.

Het kernverweer: Sotec c.s. betwisten de geldigheid van de akten en stellen dat de akten een geldige titel ontberen. Reimelt stelt dat Ismar het octrooi  aan haar heeft overgedragen ten titel van koop.

Riemelt heeft de Voorzieningenrechter tijdens de zitting blijkbaar (kort) een document laten zien waaruit de verplichting van Ismar tot overdracht op grond van koop zou moeten blijken.

De Voorzieningenrechter leest in dit document echter geen koop van een octrooi maar van een licentie: “In de korte tijd dat de voorzieningenrechter dit document mocht vasthouden heeft deze evenwel vastgesteld dat dit document naar zijn inhoud de koop van een licentie met betrekking tot de octrooien betreft. (…) De voorzieningenrechter heeft niet kunnen vaststellen dat deze overeenkomst op enig moment voorziet in de levering van de octrooien aan Reimelt.”

Uit de overige omstandigheden (2 verschillende aktes, het tijdpad, etc) concludeert de Voorzieningenrechter dat Reimelt er niet in slaagt om aan te tonen dat er sprake is van overdracht van het octrooi. Riemelt is aan te merken als licentiehouder en daar houdt de zaak mee op.

 Een licentiehouder heeft in deze zaak tegen Sotec c.s. niets te zoeken (zonder een uitdrukkelijk door de octrooihouder verleende bevoegdheid tot het instellen van een inbreukvordering): “Het voorgaande leidt tot de voorlopige conclusie dat Reimelt er niet in is geslaagd aan te tonen dat de overdracht heeft plaatsgevonden uit hoofde van een geldige titel. Voorts dient voorshands tot uitgangspunt te worden genomen dat Reimelt niet is aan te merken als houder van EP 637 maar als licentienemer.”

Lees het vonnis hier.

IEF 2068

Haags nakomertje

Rechtbank Den Haag 19 april 2006, rolnr. 245391/ HA ZA 05-2015, Wijbenga Machines tegen Eisenkolb Confectiemachines en Inprotec International.

Speciaal voor wie hem al had gemist, bij deze alsnog de spannende en voorlopig laatste etappe in een procedure tussen Wijbenga en Eisenkolb. Over nieuwheidsschadelijke terinzagleggingen, modeldepots, procedures tegen octrooigemachtigden en het niet voldoen aan bevelen van de Haagse rechter.

Door een fout van een octrooigemachtigde is een octrooiaanvrage van Eisenkolb in plaats van ingetrokken, openbaar gemaakt. Rond deze tijd heeft Eisenkolb ook een modeldepot gedaan. De hiervoor gebruikte tekeningen zijn vrijwel identiek aan de omschrijvingen in de octrooiaanvrage. Een later octrooi van Eisenkolb is gebaseerd op de eerdere octrooiaanvrage en inhoudelijk vrijwel identiek aan de eerdere octrooiaanvrage en aan de tekeningen van het model.

In een eerdere procedure heeft Eisenkolb de octrooigemachtigde aansprakelijk gesteld voor schade die uit de mogelijke nietigheid van het octrooi zou kunnen voortvloeien. In deze eerdere procedure hebben zowel Eisenkolb als de octrooigemachtigde erkend dat het inmiddels toegekende model van Eisenkolb nieuwheidsschadelijk is voor van het octrooi van Eisenkolb. Niet veel later roept Eisenkolb het betreffende octrooi toch in jegens een derde, namelijk Wijbenga. Als reactie hierop vordert Wijbenga de vernietiging van het octrooi en verwijt zij Eisenkolb onder andere onrechtmatig handelen door zich te beroepen op het bewuste octrooi.

Eisenkolb Confectiemachines (hierna: Eisenkolb) en Inprotec zijn zustervennootschappen. Inprotec is houdster van Europees octrooi EP 0 725 587 (hierna: Het Microflex II octrooi) voor een curtain hook, verleend op 27 mei 1998 op een aanvrage van 27 oktober 1994 onder het inroepen van prioriteit vanaf 29 oktober 1993.

Op 28 juli 1993 was door Inprotec al een voorafgaande andere aanvrage gedaan in Nederland met betrekking tot een gordijnhaak. Deze terinzagelegging 93012321 (hierna: de Microflex I aanvrage) zag eveneens op een machine-innaaibare verstelbare kunststof gordijnhaak. Het Microflex II octrooi behelst een verdere ontwikkeling van de Microflex I aanvrage. In het Microflex II octrooi wordt niet de prioriteit ingeroepen van de Microflex I aanvrage en deze laatste aanvrage is ten opzichte van de Microflex II octrooi niet tijdig ingetrokken, maar juist openbaar gemaakt. Op 30 juli 1993 heeft Eisenkolb Confectiemachines een modeldepot verricht voor een adjustable curtain hook, waarin dezelfde figuren als die uit de Microflex I aanvrage worden weergegeven. Het model is op 30 september 1993 gepubliceerd - dus voorafgaand aan de prioriteitsdatum van het Microflex II octrooi.

Bij vonnis van de rechtbank Den Haag van 28 april 2004 (BIE 2005/40) gewezen tussen Eisenkolb en haar octrooigemachtigde is overwogen dat uit een brief van de octrooigemachtigde van Eisenkolb volgt dat door deze octrooigemachtigde ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk is erkend dat het genoemde modeldepot de gehele uitvinding van de Microflex II octrooi openbaart, hetgeen betekent dat tussen die partijen als vaststaand moest worden aangenomen dat die tekeningen uit het modeldepot nieuwheidsschadelijk is voor het gehele octrooi.

Wijbenga had de intentie om op de markt te komen met de Flexhook, ook een gordijnhaak. Na een sommatie van Eisenkolb heeft Wijbenga echter besloten een ander type gordijnhaak op de markt te brengen, genaamd de Conflex. De Flexhook is nooit op de markt geweest, er bestaat aleen een prototype van. Eisenkolb sommeert Wijbenga in december 2004 om de verhandling van de Conflex gordijnhaak te staken i.v.m. inbreuk op het octrooi en de modeldepot van Eisenkolb.

Wijbenga vordert in dit geding vernietiging van het octrooi en subsidiair een verklaring voor recht van niet-inbreuk met betrekking tot de Conflexhaak. Daarnaast vordert Wijbenga een verklaring voor recht van onrechtmatig handelen van Eisenkolb, bestaande uit het aanvragen van het octrooi en het model en het inroepen en handhaven daarvan jegens Wijbenga.

De rechtbank oordeelt dat het Microflex II octrooi inderdaad nietig is wegens niet nieuwheid omdat de uitvindingsgedachte letterlijk in dezelfde bewoordingen terugkomt in de beschrijvingen van de Microflex I aanvrage. De niet ingetrokken Microflex I aanvrage moet bij de beoordeling van de nieuwheid van het Microflex II octrooi tot de fictieve stand van de techniek in de zin van artikel 4 lid 3 ROW 1995 worden gerekend. De microflex I aanvrage is nieuwheidsschadelijk voor het Microflex II octrooi.  De nieuwheidsschadelijkheid is ook te halen uit de tekeningen van het modeldepot van Eisenkolb en uit de ondubbelzinnige en onvoorwaardelijk aangemerkte erkenning door de octrooigemachtigde dat de gordijnhaak uit het modeldepot nieuwheidsschadelijk is voor het Microflex II octrooi.

De Haagse rechtbank:

"Dat laatste moet ook in de onderhavige procedure worden aangenomen. Weliswaar betwist Eisenkolb thans (ten pleidooie) dat de octrooigemachtigde in bedoelde procedure de ongeldigheid van EP '587 (het Microflex II octrooi, red., IEForum) zou hebben erkend, maar dat wordt gepasseerd. Nog daargelaten dat blijkens bedoeld vonnis tussen die partijen - waaronder Eisenkolb Confectiemachines en Inprotec - als vaststaand is aangenomen dat de tekeningen uit het modeldepot nieuwheidsschadelijk zijn voor het hele octrooi, een positie die zich moeilijk verdraagt met het thans in deze procedure ingenomen standpunt, is het geheel aan Eisenkolb zelf te wijten dat daar eveneens in de onderhavige procedure van moet worden uitgegaan. Dat is alleen al zo, omdat zij heeft geweigerd aan een rechterlijk bevel tot overlegging van de processtukken uit die procedure tegen de octrooigemachtigde geviolg te geven (sic) (zie vonnis hier). De rechtbank trekt daar onder meer de gevolgtrekking uit dat de octrooigemachtigde van Eisenkolb wel degelijk conform het vonnis in die procedure een ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke erkenning heeft gedaan als in dat vonnis geformuleerd."

Het model van Eisenkolb wordt echter wel geldig geacht door de rechtbank. De Microflex I aanvrage is niet nieuwheidsschadelijk voor het model omdat de terinzagelegging daarvan dateert van na het modeldepot. De beschermingsomvang van het model wordt echter niet groot geoordeeld omdat een groot deel van de gordijnhaak technisch bepaald is.  De Conflexhaak van Wijbenga maakt geen inbreuk op het model van Eisenkolb. Verklaring voor recht van non-inbreuk op het modelrecht van Eisenkolb wordt toegewezen.

De rechtbank acht het jegens Wijbenga inroepen van het Microflex II octrooi onrechtmatig, en vindt Eisenkolb daarvoor schadeplichtig, onder andere omdat Eisenkolb reeds voor aanvang van de sommatiecorrespondentie met Wijbenga in de procedure tegen haar octrooigemachte als vaststaand had aangenomen dat de tekeningen bij het modeldepot nieuwheidsschadelijk zijn voor het betreffende octrooi. Het vonnis in deze procedure tegen de octrooigemachtigde was reeds zeven maanden voor aanvang van de sommaties aan het adres Wijbenga gewezen door de rechtbank Den Haag.

Zie het vonnis hier.

IEF 2060

Weer geen moratorium

Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage, 12 mei 2006, zaaknr./rolnr. 264432 / KG ZA 06-514. Glaxo Group Limited en GlaxoSmithKline B.V. tegen Merck Generics

Glaxo Group Limited ("Glaxo") is houder van een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) voor geneesmiddelen met betrekking tot de stof sumatriptan. Sumatriptan is het werkzame bestanddeel van een van de meest verkochte medicijnen tegen migraine. Dit medicijn wordt in Nederland door GlaxoSmithKline onder de naam Imigran op de markt gebracht. Het ABC is geldig tot en met 15 mei 2006. Merck Generics heeft haar generieke sumatriptan-producten alvast vóór afloop van het ABC in de Taxe voor geneesmiddelen van mei 2006 opgenomen..

Volgens de voorzieningenrechter is opname in de Taxe van de Merck Generics-producten met het oog op aflevering daarvan ná afloop van het ABC niet inbreukmakend. Weliswaar is opname in de Taxe volgens de Voorzieningenrechter een aanbiedingshandeling in de zin van artikel 53 lid 1 sub a van de Rijksoctrooiwet (ROW) 1995, maar dit aanbieden geschiedt volgens hem niet "voor een en ander" zoals dit artikel vereist. Derhalve worden het door Glaxo gevorderde inbreukverbod en moratorium afgewezen.

Het vonnis is in strijd met het arrest van de Hoge Raad inzake ICI/Medicopharma (18 december 1992, NJ 1993/735), en diverse uitspraken van de rechtbank Den Haag (o.a. Pres. Rb. Den Haag 22 mei 1995, BIE 1996/109, Sandoz/Stephar). Daarin is steeds aangenomen dat het aanbieden van een geoctrooieerd product vóór afloop van een octrooi of ABC met het oog op verkoop of aflevering ná expiratie, een inbreukmakende aanbiedingshandeling is in de zin van artikel 53 lid 1 ROW 1995. Door dit aanbieden verschaft de inbreukmaker zich een (ongeoorloofde) voorsprong tijdens de looptijd van het octrooi ten koste van het monopolie van de octrooihouder.

Met het oog op het aflopen van het ABC hebben diverse generieke producenten, waaronder Merck Generics, medicijnregistraties aangevraagd en verkregen voor generieke sumatriptan. Merck Generics heeft daarnaast haar product ook alvast laten opnemen in de G-Standaard voor mei 2006; de G-Standaard is een databank van alle in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen, met prijsopgave, die wordt onderhouden door het bedrijf Z-Index B.V. Deze databank, althans een uittreksel daaruit, wordt ook wel "de Taxe (voor geneesmiddelen)" genoemd. Voor producenten van geneesmiddelen is opname in de Taxe van essentieel belang, omdat apotheekhoudenden een geneesmiddel in beginsel slechts zullen afleveren als dat met gebruikmaking van de in de G-Standaard opgenomen codes kan worden gedeclareerd bij een zorgverzeraar.

De G-Standaard voor mei 2006 is eind april (dus voor afloop van het ABC) voor de diverse partijen in de geneesmiddelen-branche beschikbaar gekomen voor raadpleging. Op 27 april 2006 is door Z-index een nadere mededeling gedaan (door middel van een zgn. "Taxe-brief") dat de generieke sumatriptan van Merck Generics met het oog op het octrooi op het originele product pas ná 16 mei 2006 zou worden verhandeld. Volgens de voorzieningenrechter is dit van belang voor het oordeel dat van inbreuk geen sprake is. Daarnaast weegt mee dat de aanbieding door Merck Generics is opgenomen in de G-Standaard die betrekking heeft op de maand waarin het tijdstip valt vanaf waarvan het haar zal zijn toegestaan om (afleverings)handelingen te verrichten met betrekking tot het onder bescherming gestelde product. Tenslotte weegt voor de voorzieningenrechter mee dat opname in de G-Standaard noodzakelijk is om een ongestoorde en onmiddellijke aflevering van het generieke geneesmiddel na afloop van de bescherming van het ABC mogelijk te maken.

Lees het vonnis hier

IEF 2015

Uit twee bestanddelen

HvJ EG, 4 mei 2006, arrest in zaak C-431/04. Prejudiciële antwoorden aan het Bundesgerichtshof, met betrekking de zaak Massachusetts Institute of Technology tegen het Deutsche Patent- und Markenamt. (Met dank aan Martijn de Lange, Octrooicentrum).

Belangrijke uitspraak van het Hof van Justitie, dat verrassend tegen de opinie van de AG ingaat. Wanneer de opinie van de AG zou zijn gevolgd zouden de mogelijkheden van aanvullende bescherming aanzienlijk zijn verruimd maar dat zal nu dus niet gebeuren.

Het Bundesgerichtshof heeft het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld.

1-  Houdt het begrip ‚samenstelling van werkzame stoffen van een geneesmiddel’ in de zin van artikel 1, sub b, van verordening 1768/92 in dat alle bestanddelen van de samenstelling werkzame stoffen met therapeutisch effect moeten zijn?

2- Is er ook sprake van een ‚samenstelling van werkzame stoffen van een geneesmiddel’ wanneer een samenstelling van stoffen uit twee bestanddelen bestaat, waarbij het ene bestanddeel een werkzame stof is met een bekend therapeutisch effect voor een bepaalde indicatie, en het andere bestanddeel een farmaceutische vorm van het geneesmiddel mogelijk maakt die leidt tot een andere werking van het geneesmiddel voor die indicatie (in-vivo-implantaat met gecontroleerde afgifte van de werkzame stof ter voorkoming van toxische effecten)?”

Het begrip „werkzame stof” wordt in verordening nr. 1768/92 echter niet gedefinieerd.

Bij gebreke van enige definitie van het begrip „werkzame stof” in verordening nr. 1768/92 moeten de betekenis en de draagwijdte van deze woorden worden bepaald met inachtneming van de algemene context waarin zij worden gebruikt en in overeenstemming met hun in de omgangstaal gebruikelijke betekenis.

In casu moet erop worden gewezen dat blijkens de stukken in deze zaak vaststaat dat de uitdrukking „werkzame stof” in de in de farmacologie gebruikelijke betekenis niet stoffen in de samenstelling van een geneesmiddel omvat die geen eigen werking uitoefenen op het organisme van mens of dier.

(…) vastgesteld moet worden dat een stof die geen eigen therapeutisch effect heeft en die ertoe dient om het geneesmiddel een bepaalde farmaceutische vorm te geven, niet valt onder het begrip werkzame stof, dat het op zijn beurt mogelijk maakt het begrip product te definiëren. Een dergelijke stof kan in combinatie met een stof die zelf wel therapeutische effecten heeft, dus geen „samenstelling van werkzame stoffen” zijn in de zin van artikel 1, sub b, van verordening nr. 1768/92.

Dat de stof die geen eigen therapeutisch effect heeft, het mogelijk maakt het geneesmiddel een farmaceutische vorm te geven die noodzakelijk is voor de therapeutische werking van de stof met therapeutische effecten, doet aan deze uitlegging niet af.

Zoals de advocaat-generaal in punt 11 van zijn conclusie en de Franse en de Nederlandse regering hebben opgemerkt, lijkt het meer algemeen niet ongewoon dat stoffen die het mogelijk maken het geneesmiddel een bepaalde farmaceutische vorm te geven, invloed hebben op de therapeutische werking van de werkzame stof in het geneesmiddel.

Een begrip „samenstelling van werkzame stoffen” van een geneesmiddel dat een samenstelling van twee stoffen zou omvatten waarvan er slechts één eigen therapeutische effecten heeft voor een bepaalde indicatie, en de andere een farmaceutische vorm van het geneesmiddel mogelijk maakt die noodzakelijk is voor de therapeutische werking van de eerste stof voor die indicatie, zou derhalve bij de toepassing van de verordening hoe dan ook een element van rechtsonzekerheid introduceren. Dat een stof die geen eigen therapeutisch effect heeft, noodzakelijk is om de therapeutische werking van de werkzame stof te garanderen, kan in casu namelijk niet als een inhoudelijk voldoende bepaald criterium worden beschouwd.

Afgezien daarvan zou een dergelijk begrip ook in de weg staan aan de verwezenlijking van het in de zesde overweging van de verordening genoemde doel, dat op communautair niveau een uniforme oplossing moet worden gevonden om zo een heterogene ontwikkeling van de nationale wetgevingen te voorkomen, die uitloopt op nieuwe ongelijkheden die het vrije verkeer van geneesmiddelen in de Gemeenschap zouden kunnen belemmeren en daardoor de instelling en de werking van de interne markt rechtstreeks zouden kunnen aantasten.

Derhalve moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat artikel 1, sub b, van verordening nr. 1768/92 aldus moet worden uitgelegd dat het begrip „samenstelling van werkzame stoffen van een geneesmiddel” niet een samenstelling van twee stoffen omvat waarvan er slechts één eigen therapeutische effecten heeft voor een bepaalde indicatie, en de andere een farmaceutische vorm van het geneesmiddel mogelijk maakt die noodzakelijk is voor de therapeutische werking van de eerste stof voor die indicatie.

Lees het volledige arrest hier.

IEF 2010

Geen termen voor moratorium

Rechtbank ’s-Gravenhage 3 mei 2006, HA ZA 05-2016. Angiotech Pharmaceuticals Inc. & Boston Scientific Corporation tegen Sahajanand Medical Technologies PVT Ltd.

Angiotech en Boston Scientific zijn van mening dat de Infinnium stent van Sahajanand valt onder de bescherming van het octrooi, en vorderen een inbreukverbod met nevenvorderingen, waaronder een op te leggen moratorium van drie jaar wegens gebruik van onrechtmatig in Nederland verkregen onderzoeksgegevens ten behoeve van de aanvraag van een CE-vergunning.

Angiotech Pharmaceuticals Inc. (“Angiotech”) en Boston Scientific Corporation (“Boston Scientific”) werken samen op het gebeid van paclitaxel-afgevende stents. Angiotech is samen met de University of British Colombia houdster van een Europees octrooi dat betrekking heeft paclitaxel-afgevende stents. Boston Scientific is licentiehoudster.

Het octrooi is onderwerp geweest van oppositie bij het Europees Octrooibureau (EOB) en is bij beslissing van de Oppostie-Afdeling (na terugverwijzging) van 24 januari 2005 overeind gebleven.

Sahajanand is een in India gevestigde fabrikant van stents voor kransslagaders. Sahajanand produceert een drug-eluting stent onder de naam Infinnium, die als geneesmiddel paclitaxel bevat, de generieke benaming voor de stof taxol. Op verzoek van Sahajanand heeft Prof. Serruys een clinical trial uitgevoerd, genaamd SIMPLE 2, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Angiotech en Boston Scientific zijn van mening dat de Infinnium stent valt onder de bescherming van het octrooi, en vorderen een inbreukverbod met nevenvorderingen, waaronder een op te leggen moratorium van drie jaar wegens gebruik van onrechtmatig in Nederland verkregen onderzoeksgegevens ten behoeve van de aanvraag van een CE-vergunning.

Sahajanand betwist de inbreuk en beroept zich onder meer op de onderzoeksexceptie van artikel 53 lid 3 ROW 1995. In reconventie vordert Sahajanand dat het octrooi wordt vernietigd voor Nederland, wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit, en dat het toegevoegde materie zou omvatten.

In een incidenteel vonnis d.d. 31 augustus was reeds beslist dat de Rechtbank niet grensoverschrijdend, maar alleen voor Nederland bevoegd is.

De beoordeling

De rechtbank verwerpt de nietigheidsargumenten van Sahajanand en wijst de vorderingen in reconventie af. Ten aanzien van de stelling van Sahajanand dat de octrooihouder geen recht heeft op de ingeroepen prioriteit van US 94536 verwijst de rechtbank naar beslissingen G3/93 en G 2/98 van de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau en de daaruit bekende “AND”/”OR” theorie. 

Ten aanzien van de inventiviteit oordeelt de rechtbank onder meer (r.o.4.25): “Wil evenwel sprake zijn van onvoldoende uitvindingshoogte, dan dient de gemiddelde vakman volgens vaste rechtspraak ertoe te worden gebracht om taxol toe te passen. Dat betekent dat hij in de verwachting dat dit (mogelijk) restenose zou voorkomen taxol zou hebben gekozen als gevolg van aanwijzingen of “pointers” in de stand van de techniek. Hierbij dient evenwel in aanmerking te worden genomen dat van de gemiddelde vakman enig (routinematig) onderzoekwerk verwacht mag worden ter optimalisering van bekende techniek, zodat een selectie uit een vrij beperkte groep van geneesmiddelen – aangenomen dat op zich het testen van die geneesmiddelen geen bijzondere moeilijkheden voor de vakman met zich brengt of sprake is van overwinning van een vooroordeel – onvoldoende uitvindingshoogte kan opleveren ook al levert die selectie een optimaal resultaat op.”

De inbreukvorderingen van Angiotech in Boston Scientific in conventie worden deels toegewezen.  De rechtbank is van dat de Infinnium stent valt onder de beschermingsomvang van het octrooi.  

Het beroept op de onderzoeksexceptie slaagt niet. De rechtbank overweegt onder meer dat “(…) er bij het onderzoek van Serruys geen sprake was van een reëel nagestreefde verbetering van de geoctrooieerde stents. Het gaat niet om onderzoek in de zin van de wettelijke onderzoeksexceptie, maar om (pre-marketing) testen.” En: “(…) aangenomen mag worden dat Sahajanand met de resultaten van dit onderzoek in de hand de acceptatie van de stent, immers afkomstig uit een land dat niet direct bekend staat als producent van stents, wil vergroten. Onderzoek met dit doel valt niet onder onderzoeksexceptie.”

De rechtbank ziet geen termen voor een moratorium.

Lees het vonnis hier.

IEF 1992

Incidentje

Rechtbank ’s-Gravenhage 26 april 2006, HA ZA 05-2391, S.i.s.v.e.l. tegen KLM  en Creative Labs;

Sisvel beheert de Europese rechten met betrekking tot de MP3 octrooien van onder meer Philips. De douane heeft een aantal MP3 spelers van Creative tegengehouden en ze zijn vervolgens door Sisvel beslagen. Creative werpt een bevoegdheidsincident op. De Haagse rechter verzucht:

“Zoals deze rechtbank al bij herhaling heeft beslist (onder meer bij vonnissen van 5 februari 2003 (inzake Philips/Furness c.s.) en 31 augustus 2005 (inzake Anchiotech/Sahajanand) komt het voor het bepalen van de bevoegdheid aan op de stellingen die de eisende partij aan haar vordering ten grondslag legt. Nu Sisvel heeft gesteld dat Creative c.s. onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld en/of zich schuldig hebben gemaakt aan octrooi-inbreuk, is de rechtbank bevoegd van de vordering van Sisvel kennis te nemen. Die bevoegdheid berust voor zover het gedaagden sub 2 en 3 betreft op artikel 5 lid 3 van de EEX-verordening en voor wat betreft gedaagde sub 4 op artikel 6, aanhef en onder d van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering.”

Opvallend is dat Sisvel op grond van artikel 16 Antipiraterij Verordening een verbod vordert.

“om ten aanzien van MP3 spelers die met het oog op de rechten van Philips c.s. moeten worden aangemerkt als "goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht" als bedoeld in artikel 2 lid 1 van Verordening EG 1383/2003, in Nederland de volgende handelingen te verrichten: in het douanegebied van de Gemeenschap binnen te brengen, of dergelijke goederen in het vrije verkeer te brengen, buiten het douanegebied van de Gemeenschap te brengen, (weer) uit te voeren, of die onder een schorsingsregeling te plaatsen dan wel in een vrije zone of in een vrij entrepot op te slaan, dan wel een of meer van de betreffende handelingen te doen uitvoeren, of daarbij overigens betrokken te zijn;”

Artikel 16 APV leest:

‘Goederen waarvan na afloop van de in artikel 9 bedoelde procedure is vastgesteld dat zij inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, mogen niet:

- in het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht,
- in het vrije verkeer worden gebracht,
- buiten het douanegebied van de Gemeenschap worden gebracht,
- uitgevoerd worden,
- wederuitgevoerd worden,
- onder een schorsingsregeling worden geplaatst, of
- in een vrije zone of een vrij entrepot worden opgeslagen.’
 
Dit roept een aantal vragen op:

Kent artikel 16 een vorderingsrecht toe aan de rechthebbende, of bevat het een instructie geeft aan de douane-autoriteiten? Kun je als aangever van de goederen artikel 16 APV ‘schenden’?

Strekt artikel 16 verder dan de specifieke door de douane tegengehouden partij goederen? Kan Sisvel op grond van artikel 16 APV een verbod krijgen op toekomstige transporten van hetzelfde product?

Wie het weet, mag het zeggen.

Lees het vonnis hier.

IEF 1958

Op het gebied van octrooien

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 18 april 2006, rolnr. C0301499. Appellant tegen Octrooibureau Zuid.

Zijdelings IE-arrest over een non-concurrentiebeding van een octrooigemachtigde.

In de arbeidsovereenkomst van de octrooigemachtigde is een non-concurrentiebeding opgenomen, waarin het hem binnen drie jaren na beëindiging van het dienstverband niet is toegestaan "om werkzaam te zijn voor anderen die diensten verlenen op het gebied van octrooien, merken, modellen, auteursrecht en dergelijke (in het algemeen de industriële en intellectuele eigendom) of zelfstandig dergelijke diensten te verlenen, direkt, noch indirekt."

Na ontbinding van de overeenkomst vestigt appellant zich als eenmanszaak, genaamd Brabants Octrooibureau. In kort geding stelt de rechter: "(...) met dien verstande dat dit beding niet geldt indien appelant in dienst treedt van een octrooibureau waarvan de plaats van vestiging buiten de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland ligt of wanneer appelant buiten die provincies een zelfstandig octrooibureau vestigt."

"De vraag dient derhalve te worden beantwoord of appellant in de periode van 13 januari 1995 tot 1 mei 1995 direkt of indirekt diensten heeft verleend op het gebied van octrooien, merken, modellen, auteursrecht en dergelijke (in het algemeen de intellectuele en industriële eigendom) en zo ja, hoe vaak en gedurende hoeveel dagen, met dien verstande dat het appellant wel was toegestaan een zelfstandig octrooibureau te vestigen buiten de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.
Een redelijke uitleg van dit verbod brengt naar het oordeel van het hof mee dat het appellant wel was toegestaan om de betreffende diensten in de genoemde periode te verlenen vanuit het door hem geopende kantoor in Nijmegen, maar niet vanuit de kantoorruimte die hij had gehuurd in Nuenen.

(...)De grieven slagen echter, voor zover zij gericht zijn tegen het feit dat de rechtbank Octrooibureau Zuid niet tot nadere bewijslevering heeft toegelaten.

In hoger beroep heeft Octrooibureau Zuid uitdrukkelijk en specifiek aangeboden te bewijzen dat appellant het verbod, ook in de "beperkte" uitleg daarvan, in de periode van 13 januari 1995 tot 1 mei 1995 bij herhaling heeft overtreden en terzake dwangsommen heeft verbeurd."

Lees veel meer in het arrest.