Rechtspraak  

Terzake van het NL octrooi wijst de rechtbank de vorderingen af, omdat niet kenbaar is gemaakt hoe de conclusies luiden na de tweede afstand en bovendien terzake van deze nieuwe conclusies geen nietigheidsadvies van het OCN is overgelegd, zoals vereist is op grond van  artikel 70 lid 2 ROW.

Terzake van het Europese octrooi overweegt de rechtbank dat in elk geval het document “Bauermeister 1965”nieuwheidschadelijk is, mits komt vast te staan dat dit document ook daadwerkelijk vóór de prioriteitsdatum openbaar toegankelijk is gemaakt. Dit wordt door Duyvis betwist. De rechtbank meent dat, gelet op de betwisting door Duyvis, niet op de juistheid van de terzake overgelegde verklaring van de heer Bauermeister zelf kan worden afgegaan. Volgens de rechtbank moet “precies en ondubbelzinnig” worden aangetoond dat Bauermeister 1965 op de prioriteitsdatum openbaar toegankelijk was. De rechtbank laat Teckru toe om te bewijzen dat, wanneer en aan wie dit document voor de prioriteitsdatum ter beschikking is gesteld en houdt iedere verdere beslissing aan.

Lees het vonnis hier.

Ten aanzien van de bevoegdheid overweegt de Voorzieningenrechter dat het feitencomplex in elk geval door de woon- of vestigingsplaats hier te lande van eiser en gedaagden mede in Nederland is gelokaliseerd. Het inbreukmakend dan wel onrechtmatig handelen van de in Nederland wonende of gevestigde gedaagden heeft Van Kempen tot grondslag van zijn vordering gemaakt. Kuipers betwist weliswaar de deugdelijkheid van die grondslag, maar dat laat onverlet dat de rechtsmacht in beginsel wordt beoordeeld op basis van de feiten die eiser tot grondslag van zijn vordering stelt. In de stellingname van Van Kempen ligt volgens de Voorzieningenrechter besloten dat de regie ter zake van de inbreuk vanuit Nederland plaats vindt, zodat ook hier te lande sprake is van inbreukmakende handelen. De Haagse rechter is dus bevoegd

De Voorzieningenrechter oordeelt voorts dat het in deze procedure te beoordelen feitencomplex betreft de bouw van doseerinrichtingen in Duitsland en het gebruik daarvan ook in Duitsland. Zowel de bouw als het gebruik is primair toe te rekenen aan de vennootschap naar Duits recht Emsflower GmbH.

De betwisting van de geldigheid van het octrooi door Kuipers c.s. is zeer summier. Vandaar dat de Voorzieningenrechter oordeelt dat naar verwachting een Duitse rechter met toepassing van Duits recht zal aannemen dat het octrooi geldig is. De overeenstemming tussen de doseerinrichtingen en het octrooi wordt door Kuipers c.s. niet betwist. De Voorzieningenrechter gaat er derhalve voorshands vanuit dat een Duitse rechter met toepassing van Duits recht inbreuk op het octrooi zal aannemen, in elk geval door Emsflower GmbH.

Ten slotte gaat het in deze zaak nog om de vraag of de inbreuk op het octrooi ook is toe te rekenen aan Kuipers c.s. De Voorzieningenrechter vindt van niet. De dwarsverbanden tussen de gedaagden en Emsflower is niet voldoende om vereenzelviging aan te nemen. Er is in casu geen reden voor piercing the corporate veil.

Om eventueel aansprakelijkheid van hulppersonen of opzettelijk uitlokken van inbreuk aan te nemen is door Van Kempen onvoldoende gesteld.

Leeshet vonnis hier.

Ambtshalve overweegt de rechtbank dat ingevolge het arrest van het HvJ EG in de zaak Gat en LUK (C-4/03), gewezen op 13 juli 2006- derhalve na de pleidooien in deze zaak – dat de rechtbank gelet op artikel 22 lid 4 EEX-Verordening geen grensoverschrijdende bevoegdheid toekomt. Vast staat immers dat in de onderhavige zaak een rechtens relevant beroep wordt gedaan op de ongeldigheid van het octrooi, waarover de Duitse rechter bij uitsluiting bevoegd is te oordelen voor zover het Duitsland betreft. Dit geldt volgens de rechtbank ook voor de verklaring voor recht van niet-inbreuk, voor zover deze op Duitsland betrekking heeft.

Bovendien wordt ook op de Nederlandse kant van de zaak niet inhoudelijk ingegaan. De rechtbank ziet aanleiding om de procedure hangende de oppositieprocedure te schorsen op de voet van art. 83 lid 4 ROW 1995.

De reden voor de schorsing is dat in de onderhavige procedure en in de oppositieprocedure dezelfde nietigheidsargumenten aan de orde zijn, terwijl die niet reeds op voorhand kansloos lijken. Steur c.s. verwijzen zelfs naar de tijdens de oppositie ingediende documenten onder gebruikmaking van dezelfde argumentatie. Als er niet tot schorsing wordt overgegaan zouden de rechtbank en het EOB verschillende sets conclusies kunnen vaststellen. Die situatie is volgens de rechtbank onwenselijk.

De klacht van de Gebroeders Zilka dat zij door deze schorsing gedurende lange tijd de facto verstoken zullen blijven octrooibescherming weegt tegen het bovenstaand onvoldoende op. Ter verlichting van dit nadeel en indachtig art. 20 Rv, zal het EOB bericht worden gedaan terzake versnelde behandeling van de ingestelde oppositieprocedure.

Lees het vonnis hier.

Estrad is een websiteovereenkomst aangegaan met haar exclusieve distributeur I + A Products, die I + A Products onder meer gerechtigd om de domeinnaam www.estrad.nl te voeren. Deze webpagina heeft als aanhef: "Welkom bij Estrad Specialists in Water Quality Equipment", direct daaronder gevolgd door een zeer in het oog springend zwart Estrad logo. Een nieuwsitem op de website wordt "ondertekend" met Estrad BV. In confesso is dat de op deze website aangeboden inrichting (BIOSIEVE, een zeefbak gebruikt voor het filteren van visvijverwater) onder de beschermingsomvang van het octrooi van Schultink valt.

Volgens Estrad heeft zij geen enkele bemoeienis met,  noch invloed op, de inhoud van de betreffende website uit hoofde van de website overeenkomst met haar exclusief distributeur. De betreffende website staat niet op haar naam, maar op naam van I + A Products.

De Kort Geding rechter overweegt dat blijkens de wijze waarop middels deze website in naam van Estrad naar buiten wordt getreden, het er voorshands voor moet worden gehouden dat deze uitingen minstgenomen in nauwe samenspraak met Estrad geschieden. Wat er verder zij van de gesloten websiteovereenkomst, het zich beweerdelijk enerzijds op deze wijze buiten staat stellen invloed uit te kunnen oefenen op de website van haar exclusief distributeur, maar anderzijds toestaan dat deze distributeur onder de aanduiding Estrad aan het handelsverkeer deelneemt, komt in die omstandigheden voor risico van Estrad en betreft geen situatie van onmogelijkheid als bedoeld in art. 611d Rv. Ook verwacht de Kort Geding rechter dat het aanbieden van de BIOSIEVE op de website in een bodemprocedure gezien zal worden als octrooi-inbreuk, die voor risico van Estrad komt.

Iets heel anders is evenwel de vraag of daardoor dwangsommen zijn verbeurd en
zo ja voor welk bedrag. Daartoe is nader onderzoek nodig, dat gereserveerd dient te
blijven voor de bodemprocedure. Niet alleen zal de bodemrechter bij de beoordeling
daarvan immers in overweging kunnen betrekken de (onbestreden) omstandigheden
dat Schultink

a) Estrad niet heeft gewaarschuwd dat zij tot betekening van het vonnis over zou gaan
b) Estrad vervolgens evenmin heeft gewaarschuwd dat zij in het voorkomen van de BIOSIEVE op de website van estrad.nl / i+a-products.nl een (voortdurende) overtreding van het inbreukverbod zag (waarbij tevens van belang is
c) dat zij I + A Products zelf terzake vervolgens in het geheel niet (en al helemaal niet terstond) heeft aangesproken uit hoofde van octrooi-inbreuk) en
d) vervolgens nog eens zonder daarvoor enige steekhoudende reden te verschaffen 32
dagen heeft gewacht alvorens kenbaar te maken dat aanspraak werd gemaakt op verbeurde dwangsommen.

Daarenboven is door Estrad onweersproken gesteld dat zij direct na wijzen van het vonnis van 6 juni 2006 aan het vonnis heeft voldaan, onder meer door direct haar leveranties aan I + A Products te staken. Uit bedoeld nader onderzoek in de bodemprocedure zou naar voren kunnen komen dat als consequentie van deze leveringsstop aan I + A Products, alleen "op papier" (via meerbedoelde website) is aangeboden, terwijl daadwerkelijke levering door I + A Products aan afnemers al niet meer mogelijk was vanaf datum vonnis. Of in die situatie dan nog sprake is van het verbeuren van dwangsommen van de alsdan naar voorlopig oordeel mogelijk als bagatel aan te merken overtreding van het inbreukverbod, kan eerst definitief na verder onderzoek in de bodemprocedure worden beslist. De voorzieningenrechter acht thans reeds de verwachting gerechtvaardigd, dat in die bodemprocedure zal worden geoordeeld dat – zo al dwangsommen zijn verbeurd – dit in verband met het vorenoverwogene voor een (mogelijk zeer aanzienlijk) lager bedrag het geval zal zijn dan de aanspraak van in hoofdsom € 320.000,- die Schultink thans jegens Estrad geldend
meent te kunnen maken.

Naar voorlopig oordeel werpen deze omstandigheden zodanig gerede twijfel op omtrent de verschuldigdheid en hoegrootheid van eventueel verbeurde dwangsommen, dat aanleiding wordt gezien tot ingrijpen in kort geding door middel van schorsing van de executie ex art. 438 lid 2 Rv, totdat omtrent één en ander in een bodemprocedure zal zijn beslist. Ter voorkoming van verdere executiegeschillen zal worden bepaald dat die executieschorsing van kracht blijft, totdat in de betreffende bodemprocedure een uitvoerbare beslissing is gegeven, dan wel het geschil uit die bodemprocedure anderszins definitief tot een einde is gebracht.

Lees het vonnis hier.

‘Door te bepalen dat inschrijving van de daarin vermelde tekens wordt geweigerd, geeft artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje van de richtlijn de legitieme doelstelling weer, particulieren niet toe te staan een merk in te schrijven teneinde uitsluitende rechten op technische oplossingen te verkrijgen of te bestendigen.’ (Ov. 82).

‘[E]en teken waarvan de inschrijving op basis van artikel 3 lid 1 sub e van de richtlijn wordt geweigerd, [kan] nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3 lid 3 verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt.’ (Ov. 75).

‘De weigeringsgronden van artikel 3 lid 1 sub e van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3 lid 1 sub e wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn.’ (Ov. 78).

Een vorm kan niet als merk worden ingeschreven ‘indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten.’ (Dictum sub 4).

‘De vorm van de waar waarvoor het teken wordt ingeschreven, hoeft geen grillig element, zoals een verfraaiing zonder functioneel doel, te bevatten om deze waar te kunnen onderscheiden in de zin van artikel 2 [Merkenrichtlijn].’ (Dictum sub 2).

In de eerste plaats is Stork van mening dat het hof heeft verzuimd de vraag te beantwoorden of het verzwijgen door een octrooihouder van het feit dat de ingebrachte extra elementen niet nieuw waren en dat CFS met dat laatste bekend was, onrechtmatig is jegens een concurrent tegen wie dat octrooi in de concurrentiestrijd wordt gebruikt, indien dat octrooi later wordt vernietigd op grond van die reeds bij CFS bekende informatie.

Volgens de Hoge Raad faalt deze klacht. De uitdrukkelijke vermelding door CFS dat de ingebrachte extra elementen niet nieuw waren, zou volgens de Hoge Raad niet noodzakelijkerwijs hebben geleid tot afwijzing van het betreffende conclusievoorstel. Ook de combinatie van op zichzelf reeds bekende elementen kan immers leiden tot een uitvinding die aan het nieuwheidsvereiste voldoet.

In de tweede plaats bestrijdt Stork de rechtsopvatting van het hof dat de houder van een door het EOB getoetst octrooi in beginsel ervan mag uitgaan dat zijn octrooi rechtsgeldig is en zich dus tegenover derden op zijn daaraan verbonden rechten mag beroepen, ook indien wordt geopponeerd tegen de octrooiverlening.

Het hof maakte op deze regel alleen een uitzondering, indien de octrooihouder weet, dan wel ernstig reden heeft om te vermoeden, dat de oppositie zal slagen. Stork voert daarbij aan dat het bij een octrooi gaat om een uitzondering op de vrije concurrentie, welke uitzondering slechts is gerechtvaardig indien aan bepaalde eisen (zoals nieuwheid en inventiviteit) is voldaan. In dit licht handelt volgens Stork een octrooihouder die voortgaat met het inroepen van het octrooi tegen potentiële afnemers van zijn concurrent nadat een oppositie- en/of nietigheidsprocedure is ingesteld, onrechtmatig tegenover deze concurrent, indien het oordeel van het EOB naderhand onjuist blijkt en het octrooi met terugwerkende kracht wordt herroepen, dan wel nietigverklaard.

Bij de beoordeling van deze rechtsklacht moeten volgens de Hoge Raad de volgende  twee gezichtspunten in aanmerking worden genomen:

“Enerzijds wordt door octrooiverlening de prestatie gehonoreerd die ten grondslag ligt aan de in het octrooi belichaamde uitvinding, alsmede de daartoe gedane research en investeringen in tijd en geld. Daardoor wordt het doen van uitvindingen gestimuleerd, waarmee ook het algemeen belang wordt gediend. Deze overwegingen pleiten ervoor de houder van een getoetst octrooi niet reeds uit onrechtmatige daad aansprakelijk te achten tegenover zijn concurrenten op de enkele grond dat het octrooi naderhand is herroepen, dan wel vernietigd. Anders zou de octrooihouder worden ontmoedigd in de uitoefening van zijn rechten tegenover degenen die hem deze betwisten, hetgeen de prikkel om uitvindingen te doen zou kunnen verminderen.

Anderzijds werkt verlening van een octrooi (althans het inroepen daarvan) concurrentiebeperkend en verschaft het de gerechtigde een voorsprong in de concurrentiestrijd. Het inroepen van het octrooi tegenover derden is in het algemeen een geëigend middel om het gedrag van die derden te beïnvloeden ten profijte van de octrooihouder. Het feit dat ons maatschappelijk systeem nu juist mede is gebaseerd op het bevorderen van vrije concurrentie in het algemeen belang, is in dit licht een argument om degene die zich beroept op een octrooi dat achteraf wordt herroepen of vernietigd, het risico te laten dragen van de onjuistheid van zijn pretenties.”

De Hoge Raad hecht - onder verwijzing naar een arrest van 6 april 1962 (NJ 1965, 116) - meer gewicht aan het eerste gezichtspunt. Mede gelet op de heersende leer in Duitsland en Engeland wordt de door Stork bepleite vorm van risicoaansprakelijkheid voor de octrooihouder niet aanvaard.

De enkele omstandigheid dat een oppositie- of nietigheidsprocedure is ingesteld, vormt onvoldoende reden om onrechtmatigheid van de octrooihouder die voortgaat met het inroepen van het octrooi tegen potentiële afnemers van zijn concurrent aan te nemen, indien achteraf blijkt dat het oordeel van het EOB naderhand onjuist is en het octrooi met terugwerkende kracht wordt herroepen, dan wel nietigverklaard.

Lees het arrest hier.

De voorzieningenrechter volgt het advies van het OCN dat de door gedaagde aangevoerde inventiviteitbezwaren geen doel treffen. Kort gezegd is volgens de voorzieningenrechter de borstelinrichting, zoals beschreven in het octrooi, inventief ten opzichte van de stand van de techniek, omdat met name de uitwendige kracht van het dier zorgt voor de werking van de borstels. "Alleen die uitwendig door het dier uit te oefenen kracht is voldoende, van een combinatie van rotatiekracht en vooraf bepaalde relatieve route van het dier ten opzichte van de borstel voor de gewenste werking is geen sprake." De stand van de techniek toont een wasstraat waarvan in feite de combinatie van de rotatiekracht van de borstels met de vooraf bepaalde relatieve beweegrichting van de borstels ten opzichte van de auto er voor zorgt dat de borstel tegen de auto "opklimt, dan wel juist "uitslaat."

De voorzieningenrechter oordeelt dat de veeborstels van gedaagde inbreuk maken op het octrooi. "Het betreft in beide gevallen een veeborstelinrichting die vanuit een in hoofdzaak verticale richting voor het borstelen van lagere delen van grootvee door het vee zelf kan worden gezwenkt in een horizontalere oriëntatie en wel zodanig, dat aldus (alle) hogere delen van het vee kunnen worden geborsteld. Ook de aangepaste veeborstel met een zwenkbegrenzing tot – naar zeggen van Schippers Bladel – 50 à 55° in het verticale vlak, voldoet daarmee naar voorlopig oordeel aan het vereiste van "in hoofdzaak horizontaal" in de zin van het octrooi, te weten horizontaal genoeg om alle bovengelegen delen van het vee al borstelend te kunnen bereiken.

De voorzieningenrechter wijst het verbod toe en veroordeelt gedaagde in de proceskosten conform het liquidatietarief, nu de procedure is aangevangen voorafgaand aan het verstrijken van de implementatietermijn van de Handhavingsrichtlijn en een richtlijnconforme kostenveroordeling niet is gevorderd.

Lees het vonnis hier.

MINDER DAN LETTERLIJK

Onlangs besloot het Hof dat Agenturen Kruyder en Necomij geen inbreuk maken op een octrooi van Buva. Een bespreking van dit arrest is hier te vinden. Opvallend is dat het hof het octrooi een beperktere beschermingsomvang geeft dan een letterlijke interpretatie van de hoofdconclusie. Overigens volgt het hof daarmee het eerdere standpunt van de rechtbank in deze zaak (vonnis hier).

Het octrooi van Kruyder beschermt een scharnier voor bijvoorbeeld een raam of een deur. Dit scharnier heeft twee bladen. Beide bladen hebben een hulpopening voor het opnemen van een zogenaamde dievenklauw. Eén hulpopening heeft aan de achterkant van het blad (dus de kant die tegen raam of kozijn komt te liggen) een uitsparing. Door deze hulpopening kan van achteren de dievenklauw worden gestoken. De dievenklauw heeft een verbrede voet die “can be hooked” achter het blad in de uitsparing.

Wat brengen Buva en Necomij nu op de markt? Eigenlijk is dat een scharnier dat aan alle aspecten van de octrooiconclusie voldoet, inclusief de verbrede voet. Alleen zit hun dievenklauw geklemd in de hulpopening, doordat de hulpopening kleiner is dan de dievenklauw. Letterlijk inbreuk? Nee, zegt het hof en verwijst naar artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag (EOV). De beschermingsomvang van het octrooi wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van die conclusies dienen.

Wat lezen we dan in de beschrijving? “Het doel van de uitvinding is een scharnierset te verschaffen (…) dat in gebruik flexibeler is, en waarbij de betreffende uitsteeksels (dievenklauwen; RW) kunnen worden verwijderd of aangebracht, afhankelijk van de omstandigheden in de praktijk.” En even verderop staat nog dat het beveiligingsuitsteeksel kan worden weggelaten, of eenvoudigweg vooraf ingestoken.

Het is juridisch interessant om te zien wat het hof vervolgens doet. Ze gaat de geciteerde passages van de beschrijving meelezen in de octrooiconclusie, waardoor een extra beperkende maatregel ontstaat: de dievenklauw dient zodanig in de hulpopening te worden gehaakt, dat deze losneembaar is en op eenvoudige wijze weer verwijderd kan worden.

Vervolgens komt een TNO rapport aan de orde. Hierin wordt vastgesteld dat de dievenklauw met twee tikken van een standaard hamer uit de hulpopening kan worden geslagen. Met dezelfde hamer kan de dievenklauw er ook weer ingetikt worden. TNO zelf concludeert dat er dus geen sprake is van een permanente verbinding. Het hof is het hier niet mee eens, omdat het insteken “niet eenvoudigweg” geschiedt. Het eindresultaat is dat Buva en Necomij geen inbreuk maken.

De beschermingsomvang van een octrooi kan dus beperkter zijn dan de letterlijke interpretatie van de conclusie, door in de octrooiconclusie de beoogde effecten van de uitvinding mee te lezen. De rechtvaardiging hiervan vindt het hof in artikel 69 van het EOV. Maar is dat nu wel de bedoeling van dit artikel?

Het protocol bij artikel 69 spreekt over een billijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden. Het hof noemt dit aspect nog wel, maar besteed hier in haar arrest verder geen aandacht aan. Of de octrooihouder in casu een billijke bescherming heeft gekregen blijft in dit arrest onbeantwoord.

Het protocol gaat echter nog verder, door te stellen dat er een midden gezocht moet worden tussen een strikt letterlijke uitleg van de conclusies, en een ruime uitleg. Dit deel van het protocol citeert het hof echter niet, en ze past het ook niet toe in dit arrest. In plaats van tussen een brede en een letterlijke uitleg te gaan zitten, kiest ze juist een minder ruime dan letterlijke interpretatie.

Overigens heeft de Hoge Raad de deur op een kier gezet naar het minder ruim dan letterlijk interpreteren van conclusies. In Ciba Geigy/Oté Optics (13 januari 1995) lezen we onder rechtsoverweging 3.3.1 hoe artikel 69 en het bijbehorende protocol in de Nederlandse rechtspraak past. De Hoge Raad stelt dat bij de uitleg van de conclusies onder ogen gezien moeten worden wat voor de uitvinding wezenlijk is "teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden." Dit impliceert dat een uitleg die uitsluitend gebaseerd is op de letterlijke betekenis van de conclusies onnodig ruim kan zijn.

Wat leren we van dit arrest van het hof? In ieder geval dat het vakgebied octrooien er niet makkelijker, maar zo u wilt wel boeiender op wordt. Indien u om een inbreukadvies gevraagd wordt, dan zult u altijd de beschrijving moeten raadplegen. Een prima facie overeenkomst van een product met de letterlijke tekst van een conclusie is immers geen garantie voor inbreuk. Daarnaast is het aan de octrooigemachtigden onder ons om de beschrijving van nieuwe aanvragen zo op te stellen dat het Europees Octrooibureau overtuigd kan worden van de inventiviteit, zonder dat onze eigen rechter de effecten van de uitvinding mee gaat lezen in de conclusies. Succes ermee!

RW