Octrooirecht  

Gerechtshof 's-Gravenhage 19 juni 2012, LJN BW8770 (HA ZA 09-4290) (MBrands B.V. tegen Handelsonderneming Kubus B.V.) 

Mede ingezonden door Anke Heezius, LSLegal Advocaten en Francis van Velsen, Fisal IP.

In navolging van IEF 8063 (Vzr), IEF 8382 (OCNL), IEF 9312 (Rb Den Haag).

Octrooirecht. Toegevoegde materie. Nietigheid. Inventiviteit. Misleidende mededeling.

Kubus is een groothandelaar in sportartikelen op het gebied van o.a. water- en wintersport, zij houdt zich bezig met het ontwerpen van sportartikelen. Zij is houdster van een octrooi wat betrekking heeft op een 'Trapezehaakinrichting', NL 1012484. MBrands verkoopt onder het merk Mystic een trapezehaak genaamd Clicker Bar. 

Kubus heeft deze in de markt aangetroffen met een 'patent pending' mededeling. Na onderzoek blijkt dat de aanvragen van MBrands inmiddels zijn vervallen. In eerste instantie heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat het octrooi niet geldig was, in de bodemprocedure wordt door de rechtbank het octrooi toch overeind gehouden. De rechtbank heeft echter de vorderingen van Kubus en MBrands afgewezen. Beide partijen gaan in hoger beroep tegen deze uitspraak.

Het hof oordeelt dat (1) de penkoppeling - als alternatief voor de uit de stand van de techniek bekende tandkoppeling - bij de vakman bekend was, zie r.o. 19; en (2) dat het de vakman bekend is dat een penkoppeling zekerder is dan een skischoenkoppeling, zie r.o. 25. De vakman, vertrekkend vanuit de objectieve probleemstelling op zoek naar een zekerder koppeling, zou de penkoppeling naar oordeel van het hof als een geschikt alternatief toepassen en daarmee ontbeert conclusie 1 van het aangevallen octrooi inventiviteit, zie r.o. 26. Ook de volgconclusies worden vernietigd.

In citaten hieronder: Het hof, in het principale beroep, vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover in conventie gewezen en, opnieuw recht doende: vernietigt het octrooi met nummer NL 1012484, wegens gebrek aan inventiviteit. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en doet opnieuw recht in het incidentele beroep. Zij veroordeelt MBrands hierbij tot schadevergoeding en betalen van de proceskosten, zie dictum voor het overige.

In citaten: Principale beroep. Toegevoegde materie.

5. Het hof is van oordeel dat het samenstel van de oude conclusies 1, 3 en 5 in de oorspronkelijke aanvrage (hierna: conclusie 1) de vakman openbaart dat sprake is van een zogenaamde “penkoppeling”. In dit verband volgt het hof Kubus in haar stelling dat niet zozeer van belang is of sprake is van een “doorgaand” gat, in de zin van een gat zonder bodem, maar of sprake is van een uitsparing die diep genoeg is om een penkoppeling tot stand te brengen, dat wil zeggen: een koppeling die tot stand komt doordat een pen wordt gestoken door twee openingen in aan elkaar te verbinden delen.

Zoals blijkt uit de weergave van conclusie 1 in rov. 2.3 hiervoor, wordt de inrichting volgens het octrooi gekenmerkt doordat het langsdeel (35) van het bevestigingsorgaan (31; 32) is voorzien van althans één koppelingsuitsparing (36) die in uitlijning brengbaar is met een koppelingsuitsparing (16) die in het spreidlichaam (10) is voorzien, waarbij in uitgelijnde toestand een koppelingspen (45) in de koppelingsuitsparingen (16, 36) aanbrengbaar is ter koppeling van het bevestigingsorgaan (31; 32) met het spreidlichaam (10). Dit zijn de in rov. 2.4 weergegeven kenmerken (vi) tot en met (viii), die in de oorspronkelijke aanvrage te vinden zijn in conclusie 5. Het hof is (anders dan OCNL) van oordeel dat de gemiddelde vakman uit deze kenmerken direct en ondubbelzinnig zal afleiden dat een penkoppeling (als hiervoor omschreven) wordt bedoeld. Daaraan staat niet in de weg dat het nummer van de koppelingsuitsparing in het spreidlichaam (16) niet in de figuren terugkomt, omdat de vakman ook zonder die intekening zal begrijpen waar zich die uitsparing bevindt. Voorts is niet gesteld of gebleken dat de vakman op grond van de oorspronkelijke beschrijving desondanks tot een ruimere uitleg (tevens een ander soort koppelingen omvattend) zou komen.

19.  Gelet op het voorgaande zal de vakman (direct en ondubbelzinnig) uit de oorspronkelijke aanvrage, afgezet tegen DE 757 als meest nabije stand van de techniek, afleiden dat het octrooi voorziet in een ander soort (snel)koppeling. De vakman zal op grond van zijn algemene vakkennis onderkennen dat, zoals OCNL heeft uiteengezet, een penkoppeling als in het octrooi voorzien ten opzichte van de koppeling voorzien in DE 757 het voordeel biedt dat bij eerstgenoemde koppeling, waarbij de krachten via de uitsparing in het langsdeel, de koppelingspen en de uitsparing in het spreidlichaam op het spreidlichaam worden overgedragen, minder onderdelen een rol spelen in de keten van de overdracht van krachten van het bevestigingsorgaan naar het spreidlichaam dan bij een koppeling volgens DE 757, waarbij de overdracht van krachten tussen het bevestigingsorgaan en het spreidlichaam plaatsvindt van het bevestigingsorgaan, via de tanden op het langsdeel, de tanden op het zwenklichaam en de as waarmee het zwenklichaam aan het spreidlichaam is bevestigd, op het spreidlichaam (zie OCNL blz. 12, regels 3 tot en met 15). De vakman zal begrijpen dat een penkoppeling volgens het octrooi daardoor minder kwetsbaar en dus zekerder is dan de in DE 757 voorziene tandkoppeling. Weliswaar is juist dat, zoals MBrands stelt, conclusie 1 van het octrooi in elk geval mede de mogelijkheid omvat dat de pen is gekoppeld aan een zwenklichaam, maar zij heeft niet, althans onvoldoende bestreden dat indien de as van het zwenklichaam breekt, de koppeling bij een inrichting volgens het octrooi in stand blijft doordat de pen in de koppelingsuitsparingen blijft, terwijl deze bij een inrichting volgens DE 757 verbroken wordt (zie de pleitnota van MBrands in eerste aanleg, nr. 85). Ook de vakman zal dit verschil tussen de beide inrichtingen onderkennen. Het hof hecht in dit verband geen betekenis aan de door MBrands uitgevoerde “waggeltest”, nu de uitkomst en waarde van deze test door Kubus gemotiveerd zijn bestreden en MBrands niet nader heeft toegelicht in welk opzicht de uitgevoerde tests van belang zijn voor het zekerheidsaspect zoals hiervoor beschreven. 

Indien juist is dat, zoals MBrands stelt, slijtagegevoeligheid geen (onderkend) nadeel was van de bekende inrichtingen (in het bijzonder die volgens DE 757) en dat een koppeling volgens het octrooi ook niet minder slijtagegevoelig is dan die bekende inrichtingen, zal de vakman geen waarde hechten aan de, aan de beschrijving toegevoegde passage over slijtagegevoeligheid. Hij zal dan geen nieuw technisch effect (een minder slijtagegevoelige verbinding) veronderstellen. Aldus bezien voegt bedoelde wijziging van de beschrijving – veronderstellenderwijs uitgaand van de juistheid van MBrands’ stellingen – niets toe aan “het onderwerp van het octrooi” als bedoeld in artikel 75, lid 1, onder c. ROW en is die wijziging dus niet van belang bij de beoordeling van de vraag of sprake is van toegevoegde materie. 

Gebrek aan nieuwheid.
21.  In deze grief bestrijdt MBrands het oordeel van de rechtbank dat het octrooi nieuw is, omdat DE 757 niet voorziet in kenmerk (vii), te weten een koppelingsuitsparing in het spreidlichaam (die in uitlijning brengbaar is met de koppelingsuitsparing in het langsdeel). MBrands betoogt in dit verband: i) dat kenmerk (vii) niet wordt geopenbaard in het octrooi, omdat het kenmerk, dat met nummer 16 is aangeduid, niet terugkomt in de figuren (in het bijzonder figuur 4); ii) dat de aanduiding “koppelingsuitsparing in het spreidlichaam” geen eenduidige betekenis heeft; iii) dat ook DE 757 voorziet in een dergelijke uitsparing en iv) dat het octrooi niet vereist dat de uitsparing zelf bijdraagt tot de koppeling en dat dit ook niet het geval is indien er een zwenkorgaan aan de pen verbonden is. 

22.  De grief faalt. Zoals in rov. 15 is overwogen, leidt de omstandigheid dat het nummer van de koppelingsuitsparing in het spreidlichaam (16) in figuur 4 niet is ingetekend er niet toe dat de vakman niet zal begrijpen waar zich die uitsparing bevindt. De argumenten ii) tot en met iv) vinden hun weerlegging in hetgeen hiervoor, in rov. 15, 18 en 19 is overwogen. 

Gebrek aan inventiviteit.
25. Kubus bestrijdt de stellingen van MBrands. In het kader van de eerste, hiervoor genoemde grond, heeft zij tijdens het pleidooi nader aangevoerd dat het evident en voor de vakman algemeen bekend is dat een penkoppeling zekerder is dan een “skischoenkoppeling” (pleitnota onder 66). Voorts bestrijdt zij de methode, representativiteit en uitkomst van de door MBrands uitgevoerde “waggeltest”. Ter weerspreking van de door MBrands als tweede aangevoerde grond voert Kubus aan dat de algemene verwijzing in DE 757 naar de mogelijkheid van andersoortige snelkoppelingen door de vakman niet als pointer naar de koppeling van het octrooi kan worden aangemerkt en dat DE 757 juist wegwijst van een dergelijke koppeling, door als voorbeeld te noemen een “Klemm- oder Bremsanordnung”. Verder betoogt zij dat een penkoppeling op zichzelf bekend was (op de prioriteitsdatum) maar niet in het samenstel bij een inrichting als beschreven in conclusie 1. De veelheid van mogelijke snelkoppelingen onderstreept volgens Kubus juist de inventiviteit van de keuze voor een penkoppeling.

26.  Het hof zal eerst de door MBrands als tweede aangevoerde grond bespreken. Uitgangspunt is dat conclusie 1 in de onderscheidende kenmerken in zijn algemeenheid een penkoppeling beschrijft en niet een specifieke uitvoering daarvan. Bezien vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman is het verschil tussen een penkoppeling en de in DE 757 voorziene tandkoppeling dat een penkoppeling zekerder is (zie hiervoor, rov. 19). De vakman zal dan ook, uitgaande van DE 757 als meest nabije stand van de techniek, als het objectieve technische probleem beschouwen: of tot een zekerder (snel)koppeling kan worden gekomen. Onderzocht dient derhalve te worden of de vakman, uitgaande van DE 757 als meest nabije stand van de techniek en op zoek naar een alternatieve, zekerder (snel)koppeling, tot het toepassen van een penkoppeling zou zijn gekomen. Uit de eigen stellingen van Kubus volgt dat hij een dergelijke koppeling op grond van zijn algemene vakkennis kende en daarvoor (dus) niet een ander document nodig had. In de beschrijving van DE 757 leest de vakman: 

“Es wird bemerkt, daß weitere Formen einer schnell lösbaren Verriegelungseinrichtung verwendet werden können, um die Gurte mit erforderlichen Abständen innerhalb der Enden der Abstandhalterstange zu verriegeln, einschließlich einer manuell betätigbaren Klemm- oder Bremsanordnung.” 

In deze passage leest de vakman dat andersoortige snelkoppelingen denkbaar zijn, waaronder rem- of klemkoppelingen. Niet in geschil is dat penkoppelingen niet onder die laatste categorie vallen. Echter, uitgaande van het op te lossen objectieve technische probleem als hiervoor omschreven en van de door Kubus zelf gestelde algemene bekendheid bij de vakman met het feit dat penkoppelingen zekerder zijn dan “skischoenkoppelingen” (waarmee Kubus bedoelt tandkoppelingen zoals voorzien in DE 757), zou de vakman uit de beschikbare soorten (snel)koppelingen voor een penkoppeling hebben gekozen. Naar het oordeel van het hof zou de vakman daarvan niet weerhouden zijn door de verwijzing in DE 757 naar rem- of klemkoppelingen, nu deze slechts bij wijze van voorbeeld worden genoemd. Het hof acht conclusie 1 derhalve nietig wegens gebrek aan inventiviteit, zodat grief IV slaagt. De als eerste door MBrands ter onderbouwing van haar beroep op het ontreken van inventiviteit aangevoerde grond (het ontbreken van een technisch effect) kan derhalve onbesproken blijven. 

Conclusie nietigheid en proceskosten
30.  Uit het voorgaande volgt dat het hof, anders dan de rechtbank, tot de conclusie komt dat het octrooi nietig is en dat de daarop betrekking hebbende vordering van MBrands dient te worden toegewezen. Nu de vordering tegen Kubus wordt toegewezen, dient zij als de in het ongelijk gestelde partij te worden beschouwd, reden waarom zij (in conventie/het principale beroep) in de kosten van beide instanties zal worden veroordeeld. 

31.  MBrands heeft in eerste aanleg haar proceskosten (op de voet van artikel 1019h Rv.) begroot op € 60.000,-, exclusief BTW. Kubus heeft daartegen geen bezwaar gemaakt. De rechtbank heeft in rov. 4.18 overwogen dat partijen hebben ingestemd met een toerekening van 90% van de gemaakte kosten aan de procedure in conventie. Het hof zal het gevorderde bedrag dan ook tot een bedrag van € 54.000,- toewijzen. MBrands heeft niet met zoveel woorden aanspraak gemaakt op vergoeding van BTW over het genoemde bedrag. Het hof gaat ervan uit dat MBrands de BTW kan verrekenen, zodat dit voor haar geen kostenpost is. 

Incidenteel beroep.
De feitelijke grondslag voor die vordering is de stelling dat MBrands het product aanbiedt onder de mededeling dat terzake van dit product een octrooiaanvraag aanhangig is en dat dit in strijd is met de waarheid. Daarvan uitgaand vormt de stelling dat dit product in de catalogi van 2012 wordt aangeboden met de mededeling dat er een octrooiaanvraag aanhangig is, geen wijziging van de grondslag van de eis. Wel is sprake van een nieuw feit. Hoewel ook nieuwe feiten in beginsel ten laatste bij memorie van grieven of memorie van antwoord dienen te worden aangevoerd, ziet het hof aanleiding om in dit geval een uitzondering te maken. Onder deze omstandigheden acht het hof het in strijd met de eisen van een goede procesorde om de – door MBrands niet weersproken – omstandigheid dat de Clicker Bar in de catalogi van 2012 wordt aangeboden met de mededeling dat er een octrooiaanvraag aanhangig is, buiten beschouwing te laten. Hierbij neemt het hof in aanmerking dat MBrands voldoende op het gestelde nieuwe feit en de betekenis daarvan heeft kunnen reageren, zodat zij niet in haar verdediging is geschaad. 

33.  Het hof passeert de bezwaren van Kubus voor zover deze berusten op het feit dat twee advocaten van verschillende kantoren zijn ingeschakeld, alsmede een externe octrooigemachtigde. Ook Kubus heeft met twee advocaten en een octrooigemachtigde gewerkt en zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, is niet aannemelijk dat het feit dat de advocaten van Kubus van verschillende kantoren afkomstig zijn tot extra kosten heeft geleid. De stelling dat in de kostenopgave van MBrands kosten en uren zijn opgenomen die niet aan de onderhavige zaak zijn besteed acht het hof te weinig specifiek om op juistheid te kunnen beoordelen. Het hof is evenwel met Kubus van oordeel dat het gevorderde bedrag, in aanmerking nemend dat de zaak feitelijk en technisch niet ingewikkeld is, ook in vergelijking tot de door Kubus gemaakte kosten, niet redelijk en evenredig is. Daarin ziet het hof aanleiding de gevorderde kosten te matigen tot een bedrag van € 120.000,-. 

34.  MBrands heeft ook terugbetaling gevorderd van hetgeen zij ingevolge het vonnis waarvan beroep aan proceskostenvergoeding aan Kubus heeft betaald, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van betaling door MBrands aan Kubus. Kubus heeft zich niet tegen deze vordering verweerd. Zij zal dan ook worden toegewezen. 

Incidenteel beroep
40.  Wel staat vast dat in de door Kubus in hoger beroep overgelegde product- en webcatalogi van 2012 bij enkele Clicker Bars is vermeld “Patent pending”, respectievelijk “Patent pending no. 1036379”. Niet weersproken is dat die mededelingen niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid – en dus misleidend. Het verweer van MBrands dat sprake is van een ontoelaatbare wijziging van de grondslag van de eis wordt gepasseerd. Kubus vordert onder meer een verbod om misleidende mededelingen te doen omtrent het hebben van een octrooi(aanvrage), meer in het bijzonder door de Mystic Clicker Bar trapezehaakinrichting te vervaardigen en/of te verhandelen. De feitelijke grondslag voor die vordering is de stelling dat MBrands het product aanbiedt onder de mededeling dat terzake van dit product een octrooiaanvraag aanhangig is en dat dit in strijd is met de waarheid. Daarvan uitgaand vormt de stelling dat dit product in de catalogi van 2012 wordt aangeboden met de mededeling dat er een octrooiaanvraag aanhangig is, geen wijziging van de grondslag van de eis. Wel is sprake van een nieuw feit. Hoewel ook nieuwe feiten in beginsel ten laatste bij memorie van grieven of memorie van antwoord dienen te worden aangevoerd, ziet het hof aanleiding om in dit geval een uitzondering te maken. In de eerste plaats gaat het hof er – ook bij gebreke van een andersluidende stelling van MBrands – vanuit dat de betreffende catalogi ten tijde van het nemen van de memorie van antwoord/memorie van grieven door Kubus (augustus 2011), nog niet uit waren, zodat Kubus daar ook niet eerder dan bij pleidooi een beroep op kon doen. In de tweede plaats is Kubus door MBrands op het verkeerde been gezet door haar stellige en herhaalde mededeling dat de woorden “patent pending” sinds augustus 2009 niet meer worden aangebracht op de Mystic Clicker Bar, hetgeen Kubus naar ’s hofs oordeel aldus heeft mogen opvatten dat de betreffende mededeling ook niet op andere wijze in verband zouden worden gebracht met dit product. Onder deze omstandigheden acht het hof het in strijd met de eisen van een goede procesorde om de – door MBrands niet weersproken – omstandigheid dat de Clicker Bar in de catalogi van 2012 wordt aangeboden met de mededeling dat er een octrooiaanvraag aanhangig is, buiten beschouwing te laten. Hierbij neemt het hof in aanmerking dat MBrands voldoende op het gestelde nieuwe feit en de betekenis daarvan heeft kunnen reageren, zodat zij niet in haar verdediging is geschaad. 

43.  Het hof is van oordeel dat Kubus, ook indien juist zou zijn dat thans, in het kader van het aanbod van de Clicker Bar, geen mededelingen over de aanhangigheid van een octrooi meer worden gedaan, voldoende belang heeft bij het in haar petitum onder a) gevorderde verbod. Immers, MBrands heeft gedurende deze procedure vaker gesteld dat de mededeling niet meer gedaan wordt, terwijl dat later toch het geval bleek te zijn. Het gevraagde verbod zal dan ook in de vorm als in het dictum vermeld worden toegewezen. In zoverre slaagt het incidentele beroep. 

46.  MBrands zal als grotendeels in het ongelijke gestelde partij in de kosten van beide instanties worden veroordeeld. Aangezien de vordering in reconventie niet valt onder de reikwijdte van artikel 1019h Rv, dienen de kosten in beginsel overeenkomstig het liquidatietarief worden begroot. Bij pleidooi in hoger beroep heeft Kubus nog aanspraak gemaakt op een volledige proceskostenvergoeding op grond van de omstandigheid dat MBrands de rechtbank bewust onjuist en in strijd met het in artikel 21 Rv. bepaalde heeft voorgelicht. In zoverre is sprake van een eiswijziging (de voordien gevorderde proceskostenveroordeling was immers gestoeld op artikel 1019h Rv.). Daarmee was Kubus, gelet op onder meer HR 19 juni 2009, LJN BI 8771, te laat. Reeds op die grond gaat het hof aan de stelling van Kubus voorbij. Bij de toepassing van het liquidatietarief zal het hof niet de bij incidenteel beroep gebruikelijke halvering toepassen, omdat er in deze zaak geen enkel inhoudelijk verband bestaat tussen de (in het principaal beroep aan de orde zijnde) conventionele vordering en de (in het incidentele beroep beoordeelde) reconventionele vordering.

Rechtbank 's-Gravenhage 13 juni 2012, HA ZA 11-2202 (Reprise Biopharmaceutics c.s. tegen Ferring B.V.)

Uitspraak mede ingezonden door Tjibbe Douma en Gertjan Kuipers, De Brauw Blackstone Westbroek.

Verknocht aan IEF 11443 (incidenten). Octrooirecht. VRO-procedure. Opeisingsvorderingen. Nietigheidsvordering. Ontbreken van toereikende specificatie van de proceskosten.

De Ferringgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van farmaceutische producten.  Dr. Fein - internest en medisch oncoloog, gedeeltelijk eigenaar van Reprise en chief medical officer van Serenity - heeft werkzaamheden verricht voor de Ferringgroep en en zou – zo stellen Reprise c.s. – uitvinder zijn van een gedeelte van de materie, die Ferring in een Europese octrooi-aanvrage heeft geclaimd in  EP 1 501 534 voor 'Orodispergeerbare farmaceutische doseringsvorm van desmopressine-acetaat'.

Opeisingsvordering Reprise c.s. baseren zich op een opeisingsvordering en eist ook een deel van het octrooi middels splitsing, welke worden afgewezen. Er is octrooibescherming verleend, maar slechts voor de combinatie van maatregelen die deels van Reprise c.s. en deels van Ferring afkomstig zou zijn. Het is niet in te zien dat naar de respectieve niet-Nederlandse rechtstelsels de vorderingen, die neerkomen op opeising van materie waarvoor geen octrooibescherming geldt, toewijsbaar zouden zijn.

Ook de nietigheidsvordering van Allergen c.s. wordt afgewezen, Nu de maatregelen van conclusie 1 in alle volgconclusies zijn opgenomen, kan al om die reden niet worden aangenomen dat de geclaimde materie niet inventief is omdat geen enkel technisch probleem wordt opgelost.

Nu de overlegde specificatie van de proceskosten onvoldoende concreet inzicht geeft in welke werkzaamheden zijn verricht, door wie en tegen welk tarief  informatie die noodzakelijk is om de redelijkheid en evenredigheid van het gevorderde bedrag te kunnen beoordeling - zal het liquidatietarief worden toegepast.

Opeising / Dr. Fein overdracht aan Reprise c.s.
4.6. Ferring voert terecht aan dat onvoldoende duidelijk is gesteld op grond waarvan Reprise, Allergan en Serenity recht zouden hebben op toewijzing van hun vorderingen tot opeising. De stelling dat Dr. Fein bepaalde rechten uit hoofde van zijn uitvinding heeft overgedragen aan Reprise en dat Allergan en Serenity bepaalde intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot desmopressine hebben verkregen van Reprise is dermate vaag, dat het onvoldoende aanknopingspunt biedt voor beoordeling van hun vorderingen tot opeising. Die vorderingen moeten al daarom worden afgewezen.

Opeising / splitsing materie

4.13. Reprise c.s. erkent dat de orodispersible doseringsvorm van desmopressine, zoals geclaimd in conclusie 1 van het octrooi, als zodanig door Ferring is ontwikkeld en aan haar toekomt. Deze materie maakt echter deel uit van alle conclusies van het octrooi en met name ook van de conclusies 3, 16 en 17 (en daarvan afhankelijke conclusies) die tevens de door Reprise c.s. geclaimde materie bevatten. De vorderingen van Reprise c.s. komen er dus op neer dat deze conclusies zouden moeten worden gesplitst in materie die aan Reprise c.s. toebehoort en materie die aan Ferring toebehoort. Een dergelijke gedeeltelijke opeising is echter niet mogelijk omdat voor uitsluitend de door Reprise c.s. geclaimde materie – de sublinguale toediening van desmopressine – geen octrooibescherming is verleend, maar slechts voor een combinatie van maatregelen die deels van Reprise c.s. en deels van Ferring afkomstig zouden zijn. Ook voor zover Reprise c.s. aan haar vorderingen het gestelde onrechtmatig handelen van Ferring ten grondslag legt, kan dit niet leiden tot toekenning van rechten op het octrooi in de door Reprise c.s. gevorderde vorm. Al om deze reden kunnen de vorderingen 1 tot en met 9 niet worden toegewezen voor zover die vorderingen zien op het Nederlandse deel van EP 534.

Opeising / niet-Nederlandse delen

4.15. (...) Partijen zijn het er over eens dat de aanspraak op die delen van EP 534 dient te worden beoordeeld naar het recht van de staat waarvoor het deel van het octrooi gelding heeft. Echter is niet in te zien dat naar deze rechtstelsels de vorderingen van Reprise c.s., die neerkomen op opeising van materie waarvoor geen octrooibescherming geldt, toewijsbaar zouden zijn. De vorderingen dienen in zoverre eveneens te afgewezen.

4.9. Bij pleidooi (pleitnota 102 e.v.) is Reprise c.s. er integendeel zelf van uitgegaan dat de combinatie een alternatieve doseringsvorm oplevert die bepaalde voordelen heeft, zij het dat zij die combinatie voor de vakman voor de hand liggend vindt. Deze laatste stelling heeft zij niet eerder aangevoerd. Een dergelijke nieuwe nietigheidsaanval kan niet eerst bij pleidooi worden aangevoerd omdat de wederpartij zich daarop onvoldoende heeft kunnen voorbereiden. Bovendien staat het versneld regime voor octrooizaken deze gang van zaken niet toe. De rechtbank dient daarom aan deze stelling voorbij te gaan wegens strijd met de eisen van een behoorlijke procesorde.

Proceskosten:

4.20. De rechtbank is het met Reprise c.s. eens dat zij aan de hand van de door Ferring overgelegde specificatie niet voldoende in staat wordt gesteld zich te verweren tegen de gevorderde kosten. De in deze zaak overgelegde specificatie geeft onvoldoende concreet inzicht in de tijd die is besteed aan bepaalde werkzaamheden. Ook blijkt niet op welke data die werkzaamheden verricht zijn, door wie en tegen welk tarief. Die informatie is, nu zulks in deze zaak is bestreden, noodzakelijk om de redelijkheid en evenredigheid van het gevorderde bedrag te kunnen beoordelen. Nu een toereikende specificatie ontbreekt, zullen de proceskosten worden begroot met toepassing van het liquidatietarief.

Rechtbank 's-Gravenhage 13 juni 2012, HA ZA 11-2167 (Ferring tegen Reprise c.s.) en HA ZA 11-2849 (Ferring tegen Allergan c.s.)

Uitspraak mede ingezonden door Gertjan Kuipers en Tjibbe Douma, De Brauw Blackstone Westbroek.

Verknocht aan IEF 11445 (VRO-procedure). Incidenten in octrooizaak over EP 1 689 419 (pharmaceutical compositions including low dosages of desmopressin). Vordering tot verschaffing van aangeduide bescheiden ex 843a Rv. De incidentele vorderingen op grond van de artikelen 843a en 85 Rv worden afgewezen. Er is echter geen sprake van een rechtsbetrekking tussen Ferring en Reprise c.s., die bestaat niet omdat Reprise c.s. in rechte is betrokken. De incidentele vorderingen tot voeging wordt wel toegewezen voor Allergan Inc. en Serenity, maar niet voor Allergan USA  en Allergan Sales.

Rechtsbetrekking

7.1 (...) Reprise c.s. meent dat een rechtsbetrekking bestaat al omdat zij door Ferring in rechte is betrokken.

 

7.2. Dit laatste standpunt kan niet worden gevolgd. Het enkele gegeven dat een partij in rechte is betrokken kan niet worden aangemerkt als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv.

 

7.4. Nu een rechtsbetrekking in de zin van artikel 843a Rv ontbreekt, kan de incidentele vordering tot inzage in de genoemde documenten niet op die grond worden toegewezen. Artikel 85 biedt daarvoor evenmin grond omdat - daargelaten of, wat Ferring bestrijdt, Ferring beroep doet op stukken die zij niet heeft overgelegd - de sanctie op niet naleving beperkt is tot de in lid 4 van dat artikel vermelde consequenties.

Voeging

8. 2. Naar aanleiding van de betwisting door Ferring van de gestelde (interne) licenties die door Allergan Inc. zouden zijn verstrekt aan Serenity, Allergan USA en Allergan Sales hebben deze laatste drie partijen als productie 8 een ‘Licence, Transfer en Development Agreement’ overgelegd met verwijzing naar artikel 2 van die overeenkomst. Uit artikel 2 is af te leiden dat aan Serenity de gestelde licentie is verstrekt. Een door Allergan Inc. aan Allergan USA en Allergan Sales verstrekte licentie is daaruit echter niet af te leiden. Een belang bij voeging van Allergan USA en Allergan Sales kan daarom niet worden aangenomen. Voor Serenity is dat belang wel aan te nemen, waaraan niet afdoet dat de licentie (nog) niet tegen derden zou kunnen worden ingeroepen.

Kamerbrief over wetsvoorstel beperkte veredelingsvrijstelling, 13 juni 2012.

Indiening voorstel tot wijzing Rijksoctrooiwet 1995 wordt uitgesteld vanwege het voornemen tot invoering van de beperkte veredelingsvrijstelling op Europees niveau, (demissionair) minister Verhagen:

Hierbij deel ik u mede dat het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling later zal worden ingediend.

 

De reden daarvoor is dat ik in afwachting ben van een reactie van de Europese Commissie over het voornemen tot invoering van deze beperkte veredelingsvrijstelling. Dit verzoek om een beoordeling door de Europese Commissie vloeit rechtstreeks voort uit het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State.

Zodra ik deze reactie heb ontvangen zal het wetsvoorstel, naar verwachting nog tijdens het zomerreces, bij uw Kamer kunnen worden ingediend.

 

Het advies van de Raad van State over de verenigbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling met de TRIPS-Overeenkomst en de Bio-octrooirichtlijn maakt onderdeel uit van het advies met betrekking tot het voorstel van rijkswet, en zal op dat moment eveneens beschikbaar komen.

Rechtbank 's-Gravenhage 13 juni 2012, HA ZA 11-2396 (Ranbaxy U.K. LTD tegen Astra Zeneca AB)

Octrooirecht. Geneesmiddelen. Ingevoegde zinsnede is geen eisvermindering, maar eiswijziging. Vanwege vertrouwelijkheid beperkt bewijs overlegd. 'clear the way'-verklaring.

Eis Ranbaxy richt zich onder meer op de ontwikkeling en verkoop van generieke geneesmiddelen. Astra Zeneca is houdster van EP 1020 461 (Magnesium salt of the (-)-enantiomer of omeprazole and its use) en EP 984 957 en een nieuwe vorm van omeprazole.

Eisvermindering/wijziging (afgewezen)

1.3. Ter zitting heeft Ranbaxy desgevraagd toegelicht dat haar eiswijziging aldus dient te worden begrepen dat thans wordt gevorderd een verklaring voor recht dat het product zoals omschreven in paragraaf 15 van de dagvaarding voor zover het een optische zuiverheid heeft gelijk aan of lager dan 99,2%, niet valt onder de beschermingsomvang van de nader te noemen octrooien EP 461 en EP 957. Aldus dient het woord ‘en’ in de zinsnede ‘en waarvan de optische zuiverheid van het actieve bestanddeel  99,2% e.e. is’ welke zinsnede is toegevoegd aan de oorspronkelijke eis, te worden begrepen als ‘voor zover’ of ‘indien’. [onderstreping rechtbank]

Ranbaxy toegelicht dat deze eiswijziging dient te worden begrepen dat wordt gevorderd een verklaring voor recht dat het product, voor zover het een optische zuiverheid heeft gelijk aan of lager dan 99,2%, niet valt onder de beschermingsomvang van de genoemde octrooien. De rechtbank deelt het standpunt van Astra Zeneca dat, begrepen in de zin die Rabaxy ter zitting daaraan heeft gegeven, de ingevoegde zinsnede betekent dat Ranbaxy haar eis niet vermindert, maar wijzigt door niet langer een verklaring van recht te verlanging voor een specifiek product, maar voor een hypothetisch product .

Bewijs
Er wordt een verklaring overlegd die dient als bewijs dat haar tabletten niet onder de beschermingsomvang van EP 461 vallen. Ranbaxy heeft - vanwege vertrouwelijkheidsbeperkingen die in de Engelse procedure zijn opgelegd - geen schone, volledig leesbare versie van die verklaring aangeboden, dat komt voor haar rekening en risico. De Rechtbank bank niet de suggestie dat zij het oordeel van de Engelse rechter moet volgen.

Ook ontbreekt een deugdelijke beschrijving van de wijze waarop de tabletten worden geproduceerd en waarop de (deskundige)verklaring en de verklaring van recht betrekking op heeft, zodat niet kan worden vastgesteld dat de optische zuiverheid overeenkomt met de uiteindelijke tabletten.

Clear the way
De tweede verklaring voor recht is immers kennelijk bedoeld als een ‘clear the way’ vooruitlopend op een mogelijk betreden van de Nederlandse markt. De gevorderde verklaringen voor recht worden afgewezen.

4.1. Zoals volgt uit hetgeen reeds is overwogen ten aanzien van de verzochte en geweigerde eiswijziging, is de rechtbank van oordeel dat de verklaring voor recht zoals in de dagvaarding geformuleerd, inhoudt dat de verklaring betrekking heeft op een specifiek product dat door Ranbaxy mogelijk in de toekomst onder een door haar gehouden marktvergunning in Nederland op de markt kan brengen. Naar Ranbaxy heeft gesteld zou het dan gaan om dezelfde esomeprazol houdende tabletten als die zij in het Verenigd Koninkrijk reeds op de markt brengt. Dit is voldoende duidelijk. Het beroep op nietigheid van de dagvaarding moet worden verworpen.

4.5. De suggestie van Ranbaxy dat de rechtbank het oordeel van de Engelse rechter, die mede op basis van de (in die procedure niet grotendeels onleesbaar gemaakte) verklaring van dr. Collicot zou hebben beslist2, zou moeten of kunnen volgen, wordt van de hand gewezen. De rechtbank dient zich een zelfstandig oordeel over het geschil te vormen, op basis van de standpunten en stukken zoals die in de Nederlandse procedure voor alle partijen kenbaar naar voren zijn gebracht en waarop zij over en weer hebben kunnen reageren. Daarmee is niet te verenigen – en het zou in strijd komen met de eisen van een goede procesorde – dat de rechtbank het oordeel zou volgen van een buitenlandse rechter die tot zijn oordeel is gekomen op basis van argumenten en stukken die geen deel uitmaken van onderhavige Nederlandse procedure en waarop partijen niet hebben kunnen reageren. Dat Astra Zeneca bij die Engelse procedure partij was maakt dat niet anders. Dat geldt temeer nu Astra Zeneca onweersproken heeft gesteld dat dezelfde vertrouwelijkheidsbeperkingen die het Ranbaxy onmogelijk maken de schone versie van de verklaring van dr. Collicot in het onderhavige geding te brengen, het verhinderen dat de Nederlandse advocaten van Astra Zeneca daarvan kennisnemen.

4.7. Ook ontbreekt een deugdelijke beschrijving van de wijze waarop de esomeprazol houdende tabletten worden geproduceerd, waardoor niet kan worden vastgesteld dat de optische zuiverheid van het aangeleverde actief ingrediënt, waarop de verklaring van dr. Collicot betrekking heeft, overeenkomt met dat in de uiteindelijke tabletten, waarop de gevorderde verklaring voor recht betrekking heeft.

4.12. Gelet op al het voorgaande heeft Ranbaxy haar stelling, die aan haar vordering tot het verkrijgen van de gewenste verklaring van recht ten grondslag ligt, te weten dat de esomeprazol houdende tabletten waarvoor zij een marktvergunning heeft verkregen, géén magnesiumzout van esomeprazol met een zuiverheid van ≥ 99,8% e.e. bevatten, maar het magnesiumzout van esomeprazol met een optische zuiverheid van slechts 98,0 % - 99.2 % e.e. onvoldoende onderbouwd. De gevorderde verklaring voor recht onder I kan reeds daarom niet worden toegewezen.

4.13. De gevorderde verklaring voor recht is ook niet toewijsbaar ten aanzien van alleen EP 957, omdat de verklaring zoals gevorderd redelijkerwijs aldus moet worden uitgelegd dat die de strekking heeft vast te stellen dat de esomeprazol houdende tabletten van Ranbaxy op geen van beide octrooien inbreuk maken. De verklaring voor recht is immers kennelijk bedoeld als een ‘clear the way’ vooruitlopend op een mogelijk betreden van de Nederlandse markt.

 

4.14. De onder II gevorderde verklaring voor recht is evenmin toewijsbaar. Niet kan worden aanvaard dat een zorgvuldigheidsnorm zou bestaan op grond waarvan een octrooihouder desgevraagd moet mededelen welke octrooien hij mogelijk tegen een bepaald product in stelling zou kunnen en willen brengen, bij gebreke waarvan hij tegen dat product geen octrooi meer zou kunnen inroepen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van eenieder die een bepaald product op de markt wenst te brengen zelf te verifiëren of dat product inbreuk maakt op de octrooirechten van een derde.

Hof 's-Gravenhage 12 juni 2012, LJN BW8039 (Meyn Food Processing Technology tegen Linco Food Systems)

Uitspraak ingezonden door Paul Steinhauser, Arnold + Siedsma.
In navolging van IEF 9231 (bodemprocedure), kort geding (IEF 6134) en ex parte (IEF 5949).

Octrooirecht. Meyn is houdster van Europees Octrooi EP0530868 m.b.t. ‘een methode en inrichting voor verwerken van gevogelte.’ Linco is fabrikant van pluimveeverwerkingsmachines en wordt middels een desbewustheidsexploit geïnformeerd.

De rechtbank vernietigt het Nederlandse gedeelte van het octrooi en verklaart zich onbevoegd voor zover de vorderingen betrekking hebben op de buitenlandse delen van het EP, het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt Meyn in de kosten.

32. Gelet op het voorgaande komt het hof tot de slotsom dat de grieven, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat het Nederlandse deel van EP 868 nietig is (1 tot en met 11 en deels 12), falen. De stellingen van Linco dat het octrooi tevens nietig is omdat sprake is van toegevoegde materie en/of omdat het octrooi niet nawerkbaar is, behoeven bij die stand van zaken geen behandeling. Voor zover grief 12 tevens betrekking heeft op de afwijzing van de inbreukvorderingen van Meyn, faalt de grief vanwege de nietigheid van (het Nederlandse deel van) het octrooi. Het vonnis (voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen) zal mitsdien worden bekrachtigd.

Leesschema:
Inventiviteit: de meest nabije stand van de techniek, vanaf r.o. 7.
Inventiviteit: verschilmaatregelen, effect en probleem, vanaf r.o. 14.
Inventiviteit: zou de gemiddelde vakman tot de uitvinding zijn gekomen, vanaf r.o. 17.
Verweren van Meyn, vanaf r.o. 23.
Slotsom nietigheidsvordering, vanaf r.o. 32.

Aanvullende vragen van de BoA aan de EBoA in de "Tomato Case"

Met samenvatting van Cees Mulder, Maastricht University.

Europees Octrooirecht. De Kamer van Beroep (“Board of Appeal”) van het Europees Octrooibureau, die de “Tomato Case” (beslissing T 1242/06) al een keer eerder naar Grote Kamer van Beroep (“Enlarged Board of Appeal”; Artikel 112(1)(a) EOV) had verwezen (beslissing G 1/08), heeft, gelet op gewijzigde octrooiconclusies (“amended claims”) die daarna door de octrooihouder zijn ingediend (tijdens de tweede mondelinge behandeling), aanvullende vragen voorgelegd aan de Grote Kamer van Beroep.

De reden is dat de gewijzigde octrooiconclusies gericht zijn op een plant of plantmateriaal, zoals fruit (begin conclusie 1: “A tomato fruit of the species Lycopersicon esculentum which is naturally dehydrated, …”; en begin conclusie 2: “A dehydrated tomato fruit of the species Lycopersicon esculentum characterized by …”) dat gemaakt wordt door een proces dat is uitgesloten van octrooieerbaarheid (artikel 53(b) EOV: Europese octrooien worden niet verleend voor … werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren). De gewijzigde conclusies roepen nieuwe vragen van wezenlijk belang op waarop de Grote Kamer van Beroep wordt verzocht een beslissing te nemen.

Dit is de eerste keer dat dezelfde Kamer van Beroep in één zaak twee keer een verzoek voor beslissing voorlegt bij de Grote Kamer van Beroep.

Eerdere EBoA beslissing G 1/08, maar het “echte” antwoord staat hier (de beantwoording van G 2/07 en G 1/08 zijn door EBoA samengevoegd)

Webrefenties:
Tomaat octrooi
Alle documenten die in deze zaak zijn gewisseld (2327 pagina’s)
Art.112 EOV

RCC 15 mei 2012, dossiernr. 2012/000148 (eigen merk/ het voordeligste A-merk)

Als randvermelding. Definitie van een A-merk, reclamerecht. De klacht betreft de televisiereclame voor babyvoeding waarin onder meer wordt gezegd: “Van Kruidvat eigen merk, het voordeligste A-merk.” Echter, een echt A-merk blijft continu nieuwe producten ontwikkelen, zet de trend en heeft een distributiespreiding van 75%. Blijkens de door adverteerder overgelegde onderzoeken naar “onmisbare merken” geniet Kruidvat weliswaar grote naamsbekendheid doch niet is gebleken dat ook aan de overige, eerdergenoemde criteria is voldaan.

De voorzitter wijst de klacht toe en beveelt de adverteerder aan niet meer op dergelijke wijze reclame te maken. Blijkens de door adverteerder overgelegde onderzoeken naar “onmisbare merken” geniet Kruidvat weliswaar grote naamsbekendheid doch niet is gebleken dat ook aan de overige, eerdergenoemde criteria is voldaan.

De RCC komt tot een ander oordeel, omdat de gemiddelde consument zal begrijpen dat met de gewraakte zinsnede “het voordeligste A-merk” wordt bedoeld dat de producten van het eigen merk van Kruidvat dezelfde (goede) kwaliteit hebben als A-merken. Niet is gesteld of gebleken dat deze mededeling niet juist is.

Verweer:

De omschrijving die klager geeft van een A-merk is subjectief. Het is te verdedigen dat adverteerder zijn Kruidvat-producten als A-merk aanduidt, zodat de slogan niet misleidend is. Adverteerder verricht het nodige onderzoek naar zijn producten. Daarnaast blijkt uit onderzoek van onder meer AC Nielsen dat producten onder het Kruidvat merk als hoogste scoren op het gebied van goede kwaliteit-eigen merk, goede prijs-kwaliteit verhouding en goede prijs-eigen merk. Daarnaast geniet Kruidvat als merknaam grote naamsbekendheid en heeft het een goede reputatie, hetgeen tevens blijkt uit het resultaat van een “merk onmisbaarheidsonderzoek” uit 2010 en 2011, waarin Kruidvat respectievelijk als derde en tweede eindigde en waarvan adverteerder kopieën overlegt. Kruidvat is derhalve een merk dat men niet zou willen missen. Voorts is de “brand awareness” van Kruidvat 97%. Producten met de merknaam Kruidvat kunnen derhalve terecht als A-merk worden gekwalificeerd. Een gemiddeld geïnformeerde consument zal zich door deze zinsnede niet misleid voelen en weten dat hij een Kruidvat-product koopt nu dit letterlijk gezegd wordt.

Oordeel van de commissie:
Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument de reclame-uiting, waarin juist het ‘eigen merk’ van Kruidvat wordt aangeprezen, niet aldus opvatten dat sprake is van A-merk producten in de door klager bedoelde zin, maar zal hij begrijpen dat met de gewraakte zinsnede “het voordeligste A-merk” wordt bedoeld dat de producten van het eigen merk van Kruidvat dezelfde (goede) kwaliteit hebben als A-merken. Niet is gesteld of gebleken dat deze mededeling niet juist is. 

Aldus is naar het oordeel van de Commissie geen sprake van misleidende reclame en dient de klacht alsnog te worden afgewezen.

Op andere blogs:
Hoogenraad & Haak (een 'A-merk': what's in a the name?)

Beschikking Rechtbank Amsterdam 13 oktober 2011, LJN BW7221 ([A] Shipping c.s. tegen OY [B])

Executie van een octrooirechtelijk Fins vonnis. betreffende tussendeks vervoer per schip. Beslagen.

[A] is in een Fins vonnis van de Rechtbank van Helsinki veroordeeld tot betaling aan [B] van ruim €3 miljoen wegens octrooiinbreuk op een aan [B] toebehorend Fins octrooi op een bepaalde wijze van tussendeks vervoer per schip. In juni 2011 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam aan [B] het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard ex art. 38 EEX. In juli 2011 zijn er ten laste van [A] conservatoire beslagen gelegd ex art. 47 lid 2 EEX.

De geëxecuteerde verzoekt (a) de verklaring van uitvoerbaarheid in te trekken, (b) de uitspraak aan te houden hangende het Fins hoger beroep en (c) de executant zekerheid te laten stellen. De slotsom is dat er geen passende executievervangende zekerheden voor [B] voorhanden zijn en dat het belang van [A] bij opschorting c.q. schorsing van de executie niet opweegt tegen het belang van [B] bij het voortgaan van de executie. De rechtbank wijst de verzoeken af.

4.6.4.  [B] daarentegen moet worden geacht een voldoende groot belang te hebben bij het wél kunnen executeren van het Vonnis.

Anders dan in de stellingen van [A] ligt besloten, acht de rechtbank zich niet bevoegd om het spoedeisend belang bij executie aan de zijde van [B] te beoordelen. Zoals [B] terecht heeft aangevoerd, is er geen grond voor zo’n beoordeling in de situatie dat de rechter een verklaring van uitvoerbaarheid heeft afgegeven. [A] heeft in dit verband nog gewezen op randnummer 164 van het rapport van prof. [C] bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken van 30 oktober 2007, maar zulks kan [A] niet baten. Lezing van dat rapport leert immers dat ook [C] van mening is dat er voor de beoordeling van het spoedeisend belang aan de zijde van de crediteur geen plaats meer is indien er eenmaal – zoals in casu ook is gebeurd – een verklaring van uitvoerbaarheid is afgegeven en er vervolgens bewarende maatregelen worden genomen.

Voorts laat de rechtbank de door [A] geuite twijfel aan de zuiverheid van de motieven van [B] in het midden; [B] heeft immers een titel op basis waarvan zij tot executie mag overgaan, waarmee de vraag naar de motieven van [B] irrelevant is geworden. Daarbij komt bovendien nog, zoals reeds overwogen, dat de huidige zekerheid voor [B] onvoldoende is om voldoening van het aan haar verschuldigde te waarborgen.

4.6.5.  De slotsom is dat er geen passende executievervangende zekerheden voor [B] voorhanden zijn en dat het belang van [A] bij opschorting c.q. schorsing van de executie niet opweegt tegen het belang van [B] bij het voortgaan van de executie.

Het verzoek tot het opleggen van zekerheidsstelling

4.8.  [A] verzoekt dat aan het verlof tot tenuitvoerlegging wordt verbonden de voorwaarde dat door [B] zekerheid wordt gesteld (artikel 46 lid 3 EEX-Vo). [A] heeft dit verzoek echter in het geheel niet onderbouwd. Dat er sprake is van een zodanig hoog restitutierisico dat, na afweging van de betrokken belangen, zekerheidsstelling door [B] in de rede ligt, is ook overigens niet gebleken. De conclusie is dat het verzoek tot het opleggen van zekerheidsstelling zal worden afgewezen.

Afbeelding gelinkt van CartinaFinland.fi

HR 25 mei 2012, LJN BV3680 (AGA Medical Corporation tegen Occlutech GmbH, met concl. Huydecoper)

Uitspraak ingezonden door Peter Burgers, Marjanka Vermunt, Brinkhof en Thijs van Aerde, Houthoff Buruma.

In navolging van IEF 9168 en IEF 7214. In't kort: Octrooirecht. Uitleg van een Europees octrooi, de rol van het openbare gedeelte van het verleningsdossier (en ten overvloede gegeven overwegingen). Equivalentie.

AGA is houdster van het Europees octrooi EP 0.808.138 B1: In hoger beroep wordt een verklaring voor recht gegeven dat de occlusie-inrichtingen (voor het dichten van gaten in het atriale septum – het tussenschot tussen de hartkamers) van Occlutech niet vallen onder de beschermingsomvang van AGA’s Europese octrooi.

Voor zover het middel klaagt dat het hof zich heeft beperkt tot een letterlijke uitleg van het octrooi, zonder raadpleging van de beschrijving en de tekeningen, kan het bij gebrek aan feitelijke grondslag dus niet tot cassatie leiden. De klachten die betrekking hebben op hetgeen het hof heeft overwogen omtrent het beroep dat Occlutech heeft gedaan op het (openbare gedeelte van het) verleningsdossier, richten zich tegen ten overvloede gegeven overwegingen en kunnen reeds daarom niet tot cassatie leiden. Er volgt vaststelling dat er geen inbreuk is ex artikel 69 EOV.

Uitleg van het octrooi
4.2.4 Voor zover het middel klaagt dat het hof zich heeft beperkt tot een letterlijke uitleg van het octrooi, zonder raadpleging van de beschrijving en de tekeningen, kan het bij gebrek aan feitelijke grondslag dus niet tot cassatie leiden. Dat het bestreden oordeel, zoals onderdeel 1.1.1 betoogt, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting doordat het ervan uitgaat dat, indien de bewoordingen van de conclusies duidelijk zijn, de letterlijke uitleg prevaleert en dat daarop slechts een correctie mogelijk is als duidelijke aanwijzingen in beschrijving en tekeningen aanwezig zijn voor een andere beschermingsomvang, vindt dus evenmin grondslag in hetgeen het hof heeft overwogen, zodat daarvoor hetzelfde geldt. Het hof heeft geoordeeld dat in de beschrijving en de tekeningen geen aanknopingspunten zijn te vinden voor de door AGA aan de hand van de uitvindingsgedachte voorgestane uitleg, die van de bewoordingen van de conclusies afwijkt.

De rol van het verleningsdossier
4.3.1 De klachten van onderdeel 2.4 die betrekking hebben op hetgeen het hof (in rov. 12.1-12.11) heeft overwogen omtrent het beroep dat Occlutech heeft gedaan op het (openbare gedeelte van het) verleningsdossier, richten zich tegen ten overvloede gegeven overwegingen en kunnen reeds daarom niet tot cassatie leiden.

4.3.2 Volledigheidshalve wordt nog overwogen dat de rechtsklacht dat het hof een te vergaande betekenis heeft toegekend aan het verleningsdossier, doel mist.

Het onderdeel gaat ten onrechte ervan uit dat in het arrest HR 22 december 2006, LJN AZ1081, NJ 2008/538 de betekenis van het verleningsdossier (ten behoeve van anderen dan de octrooihouder) is beperkt tot materie die de octrooihouder eerder niet had geclaimd of waarvan deze afstand heeft gedaan. In het genoemde arrest is overwogen:

" In het geval echter dat een derde zich ter staving van de door hem verdedigde uitleg van een octrooi op het verleningsdossier beroept, valt niet in te zien dat die eis [van een redelijke rechtszekerheid voor derden] tot enige beperking zou dwingen bij het bij de uitleg van het octrooi betrekken van openbare gegevens uit het verleningsdossier."

Nog daargelaten dat het hof heeft geoordeeld dat AGA in de loop van de verleningsprocedure de conclusies 1 en 16 heeft beperkt (rov. 12.7), valt uit de genoemde uitspraak de bedoelde beperking niet af te leiden. Wel is daarin de in HR 27 januari 1989, LJN AD0607, NJ 1989/506 gegeven beslissing herhaald dat een zodanige afstand slechts mag worden aangenomen, indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, waaronder de openbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat.

Equivalentie
4.4.1 De klachten van onderdeel 1.3 richten zich tegen rov. 13.2, waarin het hof overwoog dat geen sprake is van equivalentie bij aanwezigheid van één klem bij de septumafsluiters van Occlutech, omdat de afsluitende werking aan het uiteinde van die afsluiters waar geen klem aanwezig is, op wezenlijk andere wijze tot stand wordt gebracht dan met een klem die is aangepast voor het klemmen van de draden aan zulk een uiteinde.

Geklaagd wordt dat dit oordeel onjuist, althans onbegrijpelijk dan wel ontoereikend gemotiveerd is.

4.4.2 De klacht van de onderdelen 1.3.1 en 1.3.3, die erop neerkomt dat het hof had behoren te motiveren waarom het bereiken van de afsluitende werking met twee klemmen in het licht van het equivalente resultaat en de functie ervan op wezenlijk andere wijze tot stand wordt gebracht dan bij de afsluiters van Occlutech, mist doel.

Het oordeel van het hof behoefde geen nadere motivering om begrijpelijk te zijn, ook niet in het licht van de in onderdeel 1.3.2 genoemde stellingen van AGA omtrent de rol die de afsluiting speelt bij het verkrijgen van de haltervorm. Daarbij moet voorts in aanmerking worden genomen dat, zoals ook is overwogen door het Bundesgerichtshof in zijn door AGA overgelegde uitspraak van 10 mei 2011 (rov. 35), het octrooi nog andere wijzen van verbinden van de draden aan de uiteinden weliswaar openbaart, maar niet claimt (zie alinea [0026]). Bij zijn oordeel behoefde het hof, mede in het licht van het hiervoor aan het slot van 4.2.6 overwogene, voorts niet kenbaar acht te slaan op de uitvindingsgedachte achter de bewoordingen van conclusie 1.

Lees de uitspraak (grosse 11/00304 en LJN BV3680).

Op andere blogs:
Cassatieblog (Beschermingsomvang octrooi)