Octrooirecht  

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage. 27 juni 2012, zaaknr. 416220/ KG ZA 12-335 (Bayer Pharmaag tegen Sandoz B.V.)

Mede ingezonden door András Kupecz, Simmons & Simmons LLP.

Octrooirecht. Bayer brengt onder de merknaam YASMIN orale anticonceptiva op de Nederlandse markt. YASMIN bevat de werkzame stoffen drospirenon en ethinylestradiol. Bayer is houdster van Europees octrooi EP 1 149 840. Sandoz heeft in Nederland een generieke variant van YASMIN op de markt gebracht, EE/DRSP Sandoz. Sandoz is een bodemprocedure gestart en heeft vernietiging van het Europees octrooi van Bayer gevorderd. Dit omdat EE/DRSP Sandoz de stof DRSP bevat dat wordt gemaakt volgens het Europees octrooi geclaimde wijze. Sandoz voert aan dat er sprake is van toegevoegde materie en dat de inventiviteit ontbreekt. De voorzieningenrechter is het hiermee niet eens en wijst de vordering van Sandoz af.

Sandoz wordt veroordeeld om zich te onthouden van het maken van inbreuk op het octrooi van Bayer; om opgave te doen van de professionele afnemers van de inbreukmakende producten en hen te verzoeken de producten te retourneren onder last van een dwangsom en veroordeelt Sandoz in het betalen van de proceskosten.

4.8. Evenmin kan voorshands worden geoordeeld dat sprake is van toegevoegde materie omdat de specifieke reactieomstandigheden van voorbeeld 2 van WO 738 niet zijn opgenomen in conclusie 2 van EP 840. WO 738 leert de gemiddelde vakman dat 5-β-OH-DRSP kan worden omgezet in DRSP door waterafsplitsing door toevoeging van pTSA. De voorzieningenrechter acht aannemelijk dat de gemiddelde vakman geen reden ziet om aan te nemen dat deze reactie uitsluitend bij de specifiek genoemde reactieomstandigheden zal plaatsvinden. De gemiddelde vakman zal begrijpen dat de geopenbaarde omzetting ook zal plaatsvinden onder andere reactieomstandigheden. Anderzijds zal de gemiddelde vakman begrijpen dat de variaties op de reactieomstandigheden niet onbegrensd zijn. Conclusie 2 van EP 840 leert de gemiddelde vakman niet meer of minder. Binnen welke grenzen de reactie nog aanvaardbaar verloopt zal de gemiddelde vakman eenvoudig kunnen vaststellen, te meer nu, zoals Sandoz zelf heeft aangevoerd, het gebruik van pTSA voor waterafsplitsing van tertiaire alcoholen algemeen bekend was en dus tot de algemene vakkennis behoorde. De door Sandoz als productie C overgelegde testresultaten (waarvan alleen serie T 1471 relevant lijkt) doen daar niet aan af.

4.12. In paragraaf 0015 wordt beschreven dat DRSP onder invloed van zuurinwerking gemakkelijk wordt omgezet in een tweetal bijproducten. De beschrijving geeft vervolgens aan dat de vorming van deze bijproducten door de nieuwe werkwijze wordt teruggedrongen. De beschrijving heeft hier specifiek het oog op stap 3). Dat blijkt daaruit dat wordt vermeld ‘Bei der Eliminierung wird eine Ausbeute von 96% d.Th. erzielt’ en dat de beschrijving dit percentage vervolgens combineert met het opbrengstpercentage van de stappen 1) en 2) (68% tot 75%) tot een opbrengst voor de drie stappen tezamen van 65% tot 72%. Sandoz heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit geclaimde voordeel van de werkwijze van conclusie 2 niet wordt bereikt. Ook is, zoals Bayer terecht aanvoert, het technisch effect van EP 840 daarin gelegen dat een alternatieve werkwijze voor de bereiding van DRSP wordt verschaft  namelijk uitgaande van 5-β-OH-DRSP.

4.13. Voorts kan niet worden geoordeeld dat, met Example 5(c) van US 985 als vertrekpunt, de werkwijze van conclusie 2 voor de gemiddelde vakman voor de hand liggend is, al niet omdat Example 5(c) uitgaat van 3β,5-dihydroxy-6β,7β;15β,16β- dimethyleen-5β,17α-pregnane-21,17-carbolacton en niet is in te zien wat de gemiddelde vakman er toe zou brengen deze stof als uitgangspunt te vervangen door 5-β-OH-DRSP.

HR 22 juni 2012, LJN BW4006 (Pharmachemie b.v. tegen Glaxo Group Ltd)

Uitspraak mede ingezonden door Wouter Pors, Bird &  Bird LLP.

In navolging van IEF 9192. Octrooirecht. Europees octrooi Glaxo voor “use of a tetrahydrocarbazolone derivative for the manufacture of medicaments.” Inbreuk door publicatie generiek geneesmiddel (Ondansetron) in de G-standaard. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank ’s-Gravenhage, 4 juli 2007, IEF 4336): Het hof is van oordeel dat publicatie van een generiek geneesmiddel in de G-Standaard moet worden aangemerkt als het "aanbieden voor een of ander" als bedoeld in artikel 53 lid 1, aanhef en sub b ROW 1995.”

In cassatie gaat het over de uitleg van het begrip “aanbieden” in de zin van art. 53 lid 1 ROW 1995 en de uitleg in ruime zin. Voor een beperkte uitleg van dit begrip is geen steun te vinden in de rechtspraak noch in de literatuur. De Hoge Raad verwerpt het beroep en veroordeelt Pharmachemie in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Glaxo begroot op € 781,34 aan verschotten en € 77.984,34 voor salaris.

3.4.1 (...) Aanbieden in deze zin vereist een actieve handeling door de aanbieder gericht op een afnemer om het geneesmiddel daadwerkelijk aan deze afnemer te verkopen (of een van de andere aan de octrooihouder voorbehouden handelingen te verrichten), gericht dus op een concrete transactie. Het hof is uitgegaan van een ruime uitleg van het begrip "aanbieden voor een of ander", maar een redelijke wetsuitleg dient mee te brengen dat de onderhavige publicatie in de G-Standaard (kort) voor afloop van het octrooi juist niet wordt aangemerkt als een aan de octrooihouder voorbehouden handeling, aldus (de toelichting op) de middelen 1 en 2, volgens welke de opvatting van het hof ertoe leidt dat de octrooihouder een verlenging van de beschermingsduur van het octrooi verkrijgt die in strijd is met doel en strekking van de ROW 1995.

Middel 2 verwijt het hof voorts nog dat het Pharmachemie ten onrechte niet heeft toegelaten tot bewijs van haar stelling dat "de (octrooirechtelijk relevante) toepassing (in de vorm van een tweede medische indicatie) niet in de G-Standaard was gepubliceerd."

3.4.2 Voor de in de middelen 1 en 2 bepleite beperkte uitleg, te weten dat - kort gezegd - van aanbieden slechts sprake is in geval van een uiting gericht op een concrete transactie, zodat het een concurrent vrij zou staan om nog voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het octrooi bekend te maken dat hij op afzienbare termijn op de markt komt met een generieke variant van het desbetreffende geneesmiddel met eenzelfde werkzame stof, is in de wet(sgeschiedenis), rechtspraak noch literatuur steun te vinden. Met juistheid heeft het hof tot uitgangspunt genomen dat - gelet ook op de in rov. 6 van zijn arrest aangehaalde passages uit de memorie van toelichting bij het ontwerp van wet Wijziging van de Rijksoctrooiwet (Kamerstukken II 1984-1985, 19 131, nr. 3, blz. 24), waarin met "het verdrag" wordt bedoeld het Gemeenschapsoctrooiverdrag - aanbieden voor een van de eerder in art. 53 lid 1, onder b, opgesomde handelingen in ruime zin moet worden opgevat.

3.4.3 De motiveringsklachten van middel 2 treffen, voor zover deze al feitelijke grondslag hebben of niet reeds daarop afstuiten dat zij de hiervoor in 3.4.2 verworpen beperkte uitleg tot uitgangspunt nemen, evenmin doel.

Het met waarderingen van feitelijke aard verweven oordeel van het hof dat de hiervoor in 3.3.2 onder 1), 2) en 3) genoemde omstandigheden niet kunnen wegnemen dat de publicatie in de G-Standaard moet worden aangemerkt als aanbieden in de zin van art. 53 lid 1, onder b, behoefde geen nadere motivering dan door het hof in rov. 10 is gegeven. Dat oordeel is ook niet onbegrijpelijk.

Rechtbank 's-Gravenhage 20 juni 2012, HA ZA 11-2213 (Samsung tegen Apple) EP 269 LJN BW8964

Uitspraak mede ingezonden door Rutger Kleemans, Freshfields.

In't kort. Octrooirecht. Inbreuk op EP 269? Vervolg op tussenvonnis van 14 maart 2012 (IEF 11039). Octrooizaak. Gedeeltelijke instandhouding (conclusie 1 van) EP 1 188 269, waarop inbreuk door Apple (dwz Apple Sales International) wordt aangenomen. Geen uitputting ter zake baseband chips geleverd door Intel/Infineon (gebruikt in de iPhone 3GS en 4 alsmede de iPad 1 en 2 met 3G functionaliteit). Verwijzing schadestaat en opgaaf. Overige vorderingen Samsung afgewezen. Voorwaardelijke reconventie wordt gedeeltelijk toegewezen. Zie ook LJN BV8871.

Hierna zal blijken dat het in reconventie gevoerde betoog dat conclusie 1 van EP 269 nietig is wegens toegevoegde materie slaagt. Conclusie 1 zal evenwel in stand worden gehouden volgens het door Samsung gedane subsidiaire hulpverzoek (vgl. r.o. 3.4.3.). Bij de beoordeling van de inbreuk zal ook van deze gewijzigde conclusie worden uitgegaan. (r.o. 3.3.1).

3.5.1. Uit het vorenstaande volgt dat EP 269 deels geldig is, zodat de gevorderde vernietiging van het Nederlandse deel van EP 269 deels wordt afgewezen en deels wordt toegewezen. Tegelijkertijd is komen vast te staan dat de door Apple verhandelde producten voor zover daarin chipsets van Infineon of Intel zijn geïntegreerd, onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen.

geen twee generatoren?
3.3.3. Apple heeft allereerst aangevoerd dat de Intel-chips niet twee separate generatoren omvatten, hetgeen conclusie 1 van EP 269 volgens haar wel vereist. Dit betoog wordt niet gevolgd. Op zich is juist, zoals ook de Duitse rechter aannam (vgl. r.o. 2.10.), dat de letterlijke tekst van conclusie 1 van EP 269 twee generatoren openbaart waarvan de een basis (bi)orthogonale sequenties verschaft en de ander basis masker sequenties. De conclusie sluit naar het oordeel van de rechtbank evenwel niet uit dat deze generatoren in één onderdeel van de coderingsinrichting zijn geïmplementeerd. Het aanwezig zijn van twee separate elementen is, anders gezegd, niet noodzakelijk.

3.3.11. De rechtbank deelt het bezwaar van Apple niet dat door deze interpretatie in feite de onacceptabele situatie zou ontstaan dat het resultaat onder bescherming wordt gesteld. Naar het oordeel van deze rechtbank is nu eenmaal de geoctrooieerde codeerinrichting omschreven aan de hand van technische kenmerken/onderdelen die zijn gedefinieerd door hun functie. Het is de octrooihouder als gezegd om het even hoe die kenmerken/onderdelen er technisch of mechanisch uitzien, zolang ze maar de voor de codering gewenste functie uitoefenen. Er is geen octrooirechtelijke regel die zich tegen een aldus gedefinieerde conclusie, mits octrooieerbaar (waarover hierna), verzet.

3.3.13. De chipsets van Intel en Infineon lezen op de kenmerken van conclusie 1 van EP 269 zodat, voor zover in de tablets en smartphones van Apple van deze chipsets gebruik wordt maakt, de verhandeling van bedoelde producten onder de beschermingsomvang valt van het uitsluitend recht van Samsung.

Lees het vonnis hier (grosse HA ZA 11-2213, LJN BW8964).

Rechtbank 's-Gravenhage 20 juni 2012, HA ZA 11-2212 (Samsung tegen Apple) EP 516 en 528 LJN BW8958
Uitspraak mede ingezonden door Rutger Kleemans, Freshfields.

Octrooirecht. Citaten betreffende EP 528, Het is na lezing van het octrooi zonneklaar dat ook de uitvinders een softwarematige toepassing niet voor ogen heeft gestaan, zodat een – tegen de redelijke rechtszekerheid af te zetten – redelijke bescherming voor de octrooihouder niet vereist dat deze thans toch daaronder zou moeten worden begrepen.

Betreffende EP 516: Apple heeft aangevoerd dat EP 516 geen prioriteit mag ontlenen aan de Koreaanse aanvraag uit 1999 (hierna P1). Dat betekent dat EP 516 zich ten onrechte beroept op de indiendatum.

Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat er geen sprake is van inbreuk op EP 528 en dat EP 516 ongeldig is. De vorderingen in conventie moeten om die reden worden afgewezen.

In citaten:

3.3.1. De rechtbank kan Samsung’s stelling dat sprake is van een demultiplexer in de Intel/Infineon baseband chips niet volgen, waartoe als volgt wordt overwogen.

3.3.3. Apple heeft naar het oordeel van de rechtbank terecht aangevoerd dat de Infineon/Intel chips geen demultiplexer in de hierboven bedoelde zin omvatten. Tussen partijen staat namelijk vast dat in die chips de systematische bits en pariteitsbits niet in fysiek gescheiden gegevensstromen worden geleverd aan de ratematcher. De ratematcher ontvangt één gegevensstroom die zowel de systematische bits als de pariteitsbits bevat.

3.3.6. Met partijen uitgaande van de prioriteitsdatum als relevante peildatum, is daarnaast niet komen vast te staan dat de gemiddelde vakman destijds wist dat de scheiding van de gegevensstromen ook softwarematig kon worden uitgevoerd en dat de term demultiplexer tevens betrekking kon hebben op een dergelijke softwarematige uitvoering, waarbij dan voorts nog in feite helemaal geen fysieke scheiding van de datastromen meer plaats zou vinden maar.dit enkel nog conceptueel in de betreffende software terugkomt. Apple heeft die stelling van Samsung uitdrukkelijk weersproken onder verwijzing naar verklaringen van een door haar ingeschakelde deskundige (productie 51). Daar heeft Samsung onvoldoende tegen ingebracht. De door haar ingeschakelde deskundige Melham is juist op dit punt nogal terughoudend en overtuigt niet (...)

3.3.8. De door Samsung gewilde lezing van het octrooi, waarbij geen fysieke scheiding tussen de systematische en pariteitsbits plaatsvindt maar deze slechts (conceptueel) van elkaar behoeven te worden onderscheiden, komt voorts in strijd met de redelijke rechtszekerheid. In het octrooi ontbreekt immers iedere hint dat dit slechts “conceptueel” zou moeten gebeuren en dat van daadwerkelijk “demultiplexen” geen sprake hoeft te zijn.

Deze omissie klemt te meer als met Samsung, in weerwil van het hiervoor overwogene, zou worden aangenomen dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum al bekend was met softwarematige toepassing.

3.3.9. Het is na lezing van het octrooi zonneklaar dat ook de uitvinders een softwarematige toepassing niet voor ogen heeft gestaan, zodat een – tegen de redelijke rechtszekerheid af te zetten – redelijke bescherming voor de octrooihouder niet vereist dat deze thans toch daaronder zou moeten worden begrepen.

3.3.10. Het voorgaande betekent dat de toepassing van Intel/Infineon baseband chips geen inbreuk maakt op conclusie 1 van EP 528. Dit oordeel strookt met hetgeen het Landgericht Mannheim reeds heeft bevonden op 27 januari 2012 (zie r.o. 2.10). Zodoende komt de rechtbank niet toe aan de overige verweren van Apple, waaronder dat (conclusie 1 van) EP 528 ongeldig is

Ten aanzien van EP1097516 betreft een turbocoder die wordt gebruikt in de processtap van kanaalcoderen (channel coding). Inleiding van de techniek uiteengezet, hieronder een leesschema voor de liefhebber:
Shannonlimiet / Kanaalcapaciteit (vanaf r.o. 3.4.)
Foutcorrectiecodes (vanaf r.o. 3.4.9)
De ‘Afstand’- en ‘Gewicht’-eigenschappen van foutcorrectiecodes (vanaf r.o. 3.4.17)
Recursieve Convolutionele Codes (vanaf r.o. 3.4.26)
Turbocodes (vanaf r.o. 3.4.43)
De UMTS Turbocoder en Interne Interleaver (vanaf r.o. 3.4.55)

3.5.1. Apple heeft aangevoerd dat EP 516 geen prioriteit mag ontlenen aan de Koreaanse aanvraag met nummer 18928/1999 ingediend op 19 mei 1999 (hierna P1), waarvan Apple een (onbestreden) vertaling als productie 40 heeft overgelegd. Apple stelt onder meer dat in P1 geen inter-row permutation (deelkenmerk 3.4) is terug te vinden. Die stelling treft doel.

3.5.4. Dat betekent dat EP 516 zich ten onrechte beroept op de indiendatum van P1, waardoor EP 516 onbestreden niet langer nieuw is vanwege de reeds bekende standaard 3.1.1 (productie 72 Apple) ten tijde van de aanvraagdatum.

Inventiviteit EP 516
3.5.5. Zelfs als er niettegenstaande het voorgaande een geldig beroep op prioriteit zou kunnen worden gedaan, voert Apple terecht aan dat EP 516 niet inventief is.

3.5.11. Samsung’s stelling dat de gemiddelde vakman ook het codeeralgoritme van de 1.0.0 standaard had kunnen wijzigen, in die zin dat de laatste kolom niet zou blijven staan in het bijzondere geval, gaat evenmin op. Apple heeft voldoende inzichtelijk gemaakt dat een gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum daar niet voor zou hebben gekozen, omdat hij weet dat dit algoritme al in hoge mate vastlag vanwege de standaardisering. De gemiddelde vakman op zoek naar een oplossing voor het laatste “1”-geval wist dat het moest gaan om een zo eenvoudig mogelijke aanpassing om dat probleem op te lossen, zonder dat het al bereikte akkoord op het algoritme van de standaard op losse schroeven zou komen te staan. Andersom gezegd, de rechtbank acht het niet van uitvindingshoogte getuigen dat een gemiddelde vakman in hoge mate door de standaardisering gebonden, daarin een voor de hand liggende aanpassing bedenkt.

3.6.1. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat er geen sprake is van inbreuk op EP 528 en dat EP 516 ongeldig is. De vorderingen in conventie moeten om die reden worden afgewezen.

3.6.2. Samsung zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Partijen zijn overeengekomen dat kosten van de totale procedure moeten worden begroot op € 500.000,00 (€ 250.000,00 per octrooi). Partijen hebben geen onderverdeling gemaakt tussen de kosten van de procedure in conventie en reconventie, maar zij hebben wel aangegeven dat een bedrag van € 100.000,00 (per octrooi) betrekking heeft op de geldigheid. Aangezien in de reconventie uitsluitend de geldigheid aan de orde was, zal de rechtbank de overige € 150.000,00 (per octrooi) volledig toerekenen aan de conventie, en de kosten betreffende de geldigheid gelijkelijk verdelen over de conventie en reconventie. Samsung zal dus in conventie worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van 2 x € 200.000,00 = € 400.000,00.

3.7.2. Het instellen van de voorwaardelijke reconventie kan worden aangemerkt als een redelijke vorm van verdediging tegen de vorderingen in conventie. Daarom komen de in reconventie voor EP 528 gemaakte kosten ook in aanmerking voor vergoeding. De total kosten aan de zijde van Apple worden, onder verwijzing naar rechtsoverweging 3.6.2, begroot op 2 x € 50.000,00 = € 100.000,00.

Lees het vonnis hier (grosse HA ZA 11-2212, LJN BW8958)

Rechtbank 's-Gravenhage 20 juni 2012, HA ZA 11-2215 (Samsung tegen Apple) EP 136,  LJN BW9069

Uitspraak mede ingezonden door Rutger Kleemans, Freshfields.

Octrooirecht. Samsung is houdster van het, onder meer voor Nederland geldende, Europese octrooi EP 1 478 136 (verder: EP 136) voor een “fast adaptation of the data rate of a reverse packet data channel in a mobile communication system”. Apple heeft terecht aangevoerd dat de door haar verhandelde producten met 3Gfunctionaliteit niet onder de beschermingsomvang van de conclusies 1 en 30 van EP 136 vallen. Apple heeft terecht aangevoerd dat het happy bit niet kan worden aangemerkt als een MSS in de zin van het octrooi. Een MSS is blijkens de tekst van de conclusie een “opeenvolging” (sequence). Dat woordgebruik duidt er bij de gemiddelde vakman op dat met een MSS een reeks van bits is bedoeld en dus niet een enkel bit, zoals het happy bit.

In citaten:

Geen inbreuk:
4.6. Apple heeft terecht aangevoerd dat de door haar verhandelde producten met 3Gfunctionaliteit niet onder de beschermingsomvang van de conclusies 1 en 30 van EP 136 vallen. Samsung heeft de gestelde inbreuk uitsluitend onderbouwd met een betoog dat de producten van Apple voldoen aan de UMTS-standaard en dat EP 136 essentieel is voor die standaard. In de dagvaarding heeft Samsung echter niet specifiek aangegeven welk element van de UMTS-standaard kan worden aangemerkt als “statusinformatie” in de zin van de conclusies 1 en 30. Evenmin heeft Samsung in de dagvaarding specifiek gesteld dat de UMTS-standaard vereist dat statusinformatie wordt opgenomen in een “mobielstatusopeenvolging” (Mobile Status Sequence , hierna: MSS) in de zin van die conclusies. Mede gelet op de toelichting van Samsung ter zitting begrijpt de rechtbank echter dat Samsung het standpunt inneemt dat het door de UMTS-standaard voorgeschreven happy bit moet worden aangemerkt als een MSS waarin statusinformatie over het mobiele station is begrepen. Dat betoog kan om de volgende redenen niet slagen.

4.7. Het happy bit is blijkens de specificatie van het betreffende deel van de UMTSstandaard (producties 4 en 5 van Samsung) een veld bestaande uit een enkel bit waarmee een mobiel station het basisstation laat weten of het al dan niet tevreden is met de aan het mobiele station toebedeelde bronnen. Als het mobiele station, gelet op zijn bufferstatus en zijn beschikbare vermogen, meer bronnen kan gebruiken dan het van het basisstation heeft gekregen, geeft het happy bit aan dat het mobiele station unhappy is, wat betekent dat het mobiele station meer bronnen wil, en meer specifiek dat het een hogere T/P ratio wenst. In alle andere gevallen laat het mobiele station door middel van het happy bit weten dat het happy is.

4.8. Apple heeft terecht aangevoerd dat het happy bit niet kan worden aangemerkt als een MSS in de zin van het octrooi. Een MSS is blijkens de tekst van de conclusie een “opeenvolging” (sequence). Dat woordgebruik duidt er bij de gemiddelde vakman op dat met een MSS een reeks van bits is bedoeld en dus niet een enkel bit, zoals het happy bit. De juistheid van die uitleg wordt bevestigd door paragraaf [0013] van de beschrijving. (...) Daargelaten dat het happy bit informatie verschaft over de door het mobiele station gewenste T/P ratio (partijen twisten erover of dat kan worden gelijkgesteld aan een gewenste gegevenssnelheid), geeft het happy bit het niet aan als het mobiele station minder bronnen nodig heeft. Omdat het happy bit niet bestaat uit een opeenvolging van bits, maar uit een enkel bit, kent het immers maar twee waarden (happy/unhappy).

4.13. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen van Samsung moeten worden afgewezen.

4.16. Het instellen van de voorwaardelijke reconventie kan worden aangemerkt als een redelijke vorm van verdediging tegen de vorderingen in conventie. Daarom komen de in reconventie gemaakte kosten ook in aanmerking voor vergoeding. De kosten aan de zijde van Apple worden, onder verwijzing naar rechtsoverweging 4.14, begroot op € 50.000,00.

De rechtbank, in conventie 5.1. wijst de vorderingen af;
5.2. veroordeelt Samsung in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Apple
begroot op € 250.000,00;

Lees het vonnis hier (grosse HA ZA 11-2215, LJN BW9069).

Gerechtshof 's-Gravenhage 19 juni 2012, LJN BW8770 (HA ZA 09-4290) (MBrands B.V. tegen Handelsonderneming Kubus B.V.) 

Mede ingezonden door Anke Heezius, LSLegal Advocaten en Francis van Velsen, Fisal IP.

In navolging van IEF 8063 (Vzr), IEF 8382 (OCNL), IEF 9312 (Rb Den Haag).

Octrooirecht. Toegevoegde materie. Nietigheid. Inventiviteit. Misleidende mededeling.

Kubus is een groothandelaar in sportartikelen op het gebied van o.a. water- en wintersport, zij houdt zich bezig met het ontwerpen van sportartikelen. Zij is houdster van een octrooi wat betrekking heeft op een 'Trapezehaakinrichting', NL 1012484. MBrands verkoopt onder het merk Mystic een trapezehaak genaamd Clicker Bar. 

Kubus heeft deze in de markt aangetroffen met een 'patent pending' mededeling. Na onderzoek blijkt dat de aanvragen van MBrands inmiddels zijn vervallen. In eerste instantie heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat het octrooi niet geldig was, in de bodemprocedure wordt door de rechtbank het octrooi toch overeind gehouden. De rechtbank heeft echter de vorderingen van Kubus en MBrands afgewezen. Beide partijen gaan in hoger beroep tegen deze uitspraak.

Het hof oordeelt dat (1) de penkoppeling - als alternatief voor de uit de stand van de techniek bekende tandkoppeling - bij de vakman bekend was, zie r.o. 19; en (2) dat het de vakman bekend is dat een penkoppeling zekerder is dan een skischoenkoppeling, zie r.o. 25. De vakman, vertrekkend vanuit de objectieve probleemstelling op zoek naar een zekerder koppeling, zou de penkoppeling naar oordeel van het hof als een geschikt alternatief toepassen en daarmee ontbeert conclusie 1 van het aangevallen octrooi inventiviteit, zie r.o. 26. Ook de volgconclusies worden vernietigd.

In citaten hieronder: Het hof, in het principale beroep, vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover in conventie gewezen en, opnieuw recht doende: vernietigt het octrooi met nummer NL 1012484, wegens gebrek aan inventiviteit. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en doet opnieuw recht in het incidentele beroep. Zij veroordeelt MBrands hierbij tot schadevergoeding en betalen van de proceskosten, zie dictum voor het overige.

In citaten: Principale beroep. Toegevoegde materie.

5. Het hof is van oordeel dat het samenstel van de oude conclusies 1, 3 en 5 in de oorspronkelijke aanvrage (hierna: conclusie 1) de vakman openbaart dat sprake is van een zogenaamde “penkoppeling”. In dit verband volgt het hof Kubus in haar stelling dat niet zozeer van belang is of sprake is van een “doorgaand” gat, in de zin van een gat zonder bodem, maar of sprake is van een uitsparing die diep genoeg is om een penkoppeling tot stand te brengen, dat wil zeggen: een koppeling die tot stand komt doordat een pen wordt gestoken door twee openingen in aan elkaar te verbinden delen.

Zoals blijkt uit de weergave van conclusie 1 in rov. 2.3 hiervoor, wordt de inrichting volgens het octrooi gekenmerkt doordat het langsdeel (35) van het bevestigingsorgaan (31; 32) is voorzien van althans één koppelingsuitsparing (36) die in uitlijning brengbaar is met een koppelingsuitsparing (16) die in het spreidlichaam (10) is voorzien, waarbij in uitgelijnde toestand een koppelingspen (45) in de koppelingsuitsparingen (16, 36) aanbrengbaar is ter koppeling van het bevestigingsorgaan (31; 32) met het spreidlichaam (10). Dit zijn de in rov. 2.4 weergegeven kenmerken (vi) tot en met (viii), die in de oorspronkelijke aanvrage te vinden zijn in conclusie 5. Het hof is (anders dan OCNL) van oordeel dat de gemiddelde vakman uit deze kenmerken direct en ondubbelzinnig zal afleiden dat een penkoppeling (als hiervoor omschreven) wordt bedoeld. Daaraan staat niet in de weg dat het nummer van de koppelingsuitsparing in het spreidlichaam (16) niet in de figuren terugkomt, omdat de vakman ook zonder die intekening zal begrijpen waar zich die uitsparing bevindt. Voorts is niet gesteld of gebleken dat de vakman op grond van de oorspronkelijke beschrijving desondanks tot een ruimere uitleg (tevens een ander soort koppelingen omvattend) zou komen.

19.  Gelet op het voorgaande zal de vakman (direct en ondubbelzinnig) uit de oorspronkelijke aanvrage, afgezet tegen DE 757 als meest nabije stand van de techniek, afleiden dat het octrooi voorziet in een ander soort (snel)koppeling. De vakman zal op grond van zijn algemene vakkennis onderkennen dat, zoals OCNL heeft uiteengezet, een penkoppeling als in het octrooi voorzien ten opzichte van de koppeling voorzien in DE 757 het voordeel biedt dat bij eerstgenoemde koppeling, waarbij de krachten via de uitsparing in het langsdeel, de koppelingspen en de uitsparing in het spreidlichaam op het spreidlichaam worden overgedragen, minder onderdelen een rol spelen in de keten van de overdracht van krachten van het bevestigingsorgaan naar het spreidlichaam dan bij een koppeling volgens DE 757, waarbij de overdracht van krachten tussen het bevestigingsorgaan en het spreidlichaam plaatsvindt van het bevestigingsorgaan, via de tanden op het langsdeel, de tanden op het zwenklichaam en de as waarmee het zwenklichaam aan het spreidlichaam is bevestigd, op het spreidlichaam (zie OCNL blz. 12, regels 3 tot en met 15). De vakman zal begrijpen dat een penkoppeling volgens het octrooi daardoor minder kwetsbaar en dus zekerder is dan de in DE 757 voorziene tandkoppeling. Weliswaar is juist dat, zoals MBrands stelt, conclusie 1 van het octrooi in elk geval mede de mogelijkheid omvat dat de pen is gekoppeld aan een zwenklichaam, maar zij heeft niet, althans onvoldoende bestreden dat indien de as van het zwenklichaam breekt, de koppeling bij een inrichting volgens het octrooi in stand blijft doordat de pen in de koppelingsuitsparingen blijft, terwijl deze bij een inrichting volgens DE 757 verbroken wordt (zie de pleitnota van MBrands in eerste aanleg, nr. 85). Ook de vakman zal dit verschil tussen de beide inrichtingen onderkennen. Het hof hecht in dit verband geen betekenis aan de door MBrands uitgevoerde “waggeltest”, nu de uitkomst en waarde van deze test door Kubus gemotiveerd zijn bestreden en MBrands niet nader heeft toegelicht in welk opzicht de uitgevoerde tests van belang zijn voor het zekerheidsaspect zoals hiervoor beschreven. 

Indien juist is dat, zoals MBrands stelt, slijtagegevoeligheid geen (onderkend) nadeel was van de bekende inrichtingen (in het bijzonder die volgens DE 757) en dat een koppeling volgens het octrooi ook niet minder slijtagegevoelig is dan die bekende inrichtingen, zal de vakman geen waarde hechten aan de, aan de beschrijving toegevoegde passage over slijtagegevoeligheid. Hij zal dan geen nieuw technisch effect (een minder slijtagegevoelige verbinding) veronderstellen. Aldus bezien voegt bedoelde wijziging van de beschrijving – veronderstellenderwijs uitgaand van de juistheid van MBrands’ stellingen – niets toe aan “het onderwerp van het octrooi” als bedoeld in artikel 75, lid 1, onder c. ROW en is die wijziging dus niet van belang bij de beoordeling van de vraag of sprake is van toegevoegde materie. 

Gebrek aan nieuwheid.
21.  In deze grief bestrijdt MBrands het oordeel van de rechtbank dat het octrooi nieuw is, omdat DE 757 niet voorziet in kenmerk (vii), te weten een koppelingsuitsparing in het spreidlichaam (die in uitlijning brengbaar is met de koppelingsuitsparing in het langsdeel). MBrands betoogt in dit verband: i) dat kenmerk (vii) niet wordt geopenbaard in het octrooi, omdat het kenmerk, dat met nummer 16 is aangeduid, niet terugkomt in de figuren (in het bijzonder figuur 4); ii) dat de aanduiding “koppelingsuitsparing in het spreidlichaam” geen eenduidige betekenis heeft; iii) dat ook DE 757 voorziet in een dergelijke uitsparing en iv) dat het octrooi niet vereist dat de uitsparing zelf bijdraagt tot de koppeling en dat dit ook niet het geval is indien er een zwenkorgaan aan de pen verbonden is. 

22.  De grief faalt. Zoals in rov. 15 is overwogen, leidt de omstandigheid dat het nummer van de koppelingsuitsparing in het spreidlichaam (16) in figuur 4 niet is ingetekend er niet toe dat de vakman niet zal begrijpen waar zich die uitsparing bevindt. De argumenten ii) tot en met iv) vinden hun weerlegging in hetgeen hiervoor, in rov. 15, 18 en 19 is overwogen. 

Gebrek aan inventiviteit.
25. Kubus bestrijdt de stellingen van MBrands. In het kader van de eerste, hiervoor genoemde grond, heeft zij tijdens het pleidooi nader aangevoerd dat het evident en voor de vakman algemeen bekend is dat een penkoppeling zekerder is dan een “skischoenkoppeling” (pleitnota onder 66). Voorts bestrijdt zij de methode, representativiteit en uitkomst van de door MBrands uitgevoerde “waggeltest”. Ter weerspreking van de door MBrands als tweede aangevoerde grond voert Kubus aan dat de algemene verwijzing in DE 757 naar de mogelijkheid van andersoortige snelkoppelingen door de vakman niet als pointer naar de koppeling van het octrooi kan worden aangemerkt en dat DE 757 juist wegwijst van een dergelijke koppeling, door als voorbeeld te noemen een “Klemm- oder Bremsanordnung”. Verder betoogt zij dat een penkoppeling op zichzelf bekend was (op de prioriteitsdatum) maar niet in het samenstel bij een inrichting als beschreven in conclusie 1. De veelheid van mogelijke snelkoppelingen onderstreept volgens Kubus juist de inventiviteit van de keuze voor een penkoppeling.

26.  Het hof zal eerst de door MBrands als tweede aangevoerde grond bespreken. Uitgangspunt is dat conclusie 1 in de onderscheidende kenmerken in zijn algemeenheid een penkoppeling beschrijft en niet een specifieke uitvoering daarvan. Bezien vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman is het verschil tussen een penkoppeling en de in DE 757 voorziene tandkoppeling dat een penkoppeling zekerder is (zie hiervoor, rov. 19). De vakman zal dan ook, uitgaande van DE 757 als meest nabije stand van de techniek, als het objectieve technische probleem beschouwen: of tot een zekerder (snel)koppeling kan worden gekomen. Onderzocht dient derhalve te worden of de vakman, uitgaande van DE 757 als meest nabije stand van de techniek en op zoek naar een alternatieve, zekerder (snel)koppeling, tot het toepassen van een penkoppeling zou zijn gekomen. Uit de eigen stellingen van Kubus volgt dat hij een dergelijke koppeling op grond van zijn algemene vakkennis kende en daarvoor (dus) niet een ander document nodig had. In de beschrijving van DE 757 leest de vakman: 

“Es wird bemerkt, daß weitere Formen einer schnell lösbaren Verriegelungseinrichtung verwendet werden können, um die Gurte mit erforderlichen Abständen innerhalb der Enden der Abstandhalterstange zu verriegeln, einschließlich einer manuell betätigbaren Klemm- oder Bremsanordnung.” 

In deze passage leest de vakman dat andersoortige snelkoppelingen denkbaar zijn, waaronder rem- of klemkoppelingen. Niet in geschil is dat penkoppelingen niet onder die laatste categorie vallen. Echter, uitgaande van het op te lossen objectieve technische probleem als hiervoor omschreven en van de door Kubus zelf gestelde algemene bekendheid bij de vakman met het feit dat penkoppelingen zekerder zijn dan “skischoenkoppelingen” (waarmee Kubus bedoelt tandkoppelingen zoals voorzien in DE 757), zou de vakman uit de beschikbare soorten (snel)koppelingen voor een penkoppeling hebben gekozen. Naar het oordeel van het hof zou de vakman daarvan niet weerhouden zijn door de verwijzing in DE 757 naar rem- of klemkoppelingen, nu deze slechts bij wijze van voorbeeld worden genoemd. Het hof acht conclusie 1 derhalve nietig wegens gebrek aan inventiviteit, zodat grief IV slaagt. De als eerste door MBrands ter onderbouwing van haar beroep op het ontreken van inventiviteit aangevoerde grond (het ontbreken van een technisch effect) kan derhalve onbesproken blijven. 

Conclusie nietigheid en proceskosten
30.  Uit het voorgaande volgt dat het hof, anders dan de rechtbank, tot de conclusie komt dat het octrooi nietig is en dat de daarop betrekking hebbende vordering van MBrands dient te worden toegewezen. Nu de vordering tegen Kubus wordt toegewezen, dient zij als de in het ongelijk gestelde partij te worden beschouwd, reden waarom zij (in conventie/het principale beroep) in de kosten van beide instanties zal worden veroordeeld. 

31.  MBrands heeft in eerste aanleg haar proceskosten (op de voet van artikel 1019h Rv.) begroot op € 60.000,-, exclusief BTW. Kubus heeft daartegen geen bezwaar gemaakt. De rechtbank heeft in rov. 4.18 overwogen dat partijen hebben ingestemd met een toerekening van 90% van de gemaakte kosten aan de procedure in conventie. Het hof zal het gevorderde bedrag dan ook tot een bedrag van € 54.000,- toewijzen. MBrands heeft niet met zoveel woorden aanspraak gemaakt op vergoeding van BTW over het genoemde bedrag. Het hof gaat ervan uit dat MBrands de BTW kan verrekenen, zodat dit voor haar geen kostenpost is. 

Incidenteel beroep.
De feitelijke grondslag voor die vordering is de stelling dat MBrands het product aanbiedt onder de mededeling dat terzake van dit product een octrooiaanvraag aanhangig is en dat dit in strijd is met de waarheid. Daarvan uitgaand vormt de stelling dat dit product in de catalogi van 2012 wordt aangeboden met de mededeling dat er een octrooiaanvraag aanhangig is, geen wijziging van de grondslag van de eis. Wel is sprake van een nieuw feit. Hoewel ook nieuwe feiten in beginsel ten laatste bij memorie van grieven of memorie van antwoord dienen te worden aangevoerd, ziet het hof aanleiding om in dit geval een uitzondering te maken. Onder deze omstandigheden acht het hof het in strijd met de eisen van een goede procesorde om de – door MBrands niet weersproken – omstandigheid dat de Clicker Bar in de catalogi van 2012 wordt aangeboden met de mededeling dat er een octrooiaanvraag aanhangig is, buiten beschouwing te laten. Hierbij neemt het hof in aanmerking dat MBrands voldoende op het gestelde nieuwe feit en de betekenis daarvan heeft kunnen reageren, zodat zij niet in haar verdediging is geschaad. 

33.  Het hof passeert de bezwaren van Kubus voor zover deze berusten op het feit dat twee advocaten van verschillende kantoren zijn ingeschakeld, alsmede een externe octrooigemachtigde. Ook Kubus heeft met twee advocaten en een octrooigemachtigde gewerkt en zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, is niet aannemelijk dat het feit dat de advocaten van Kubus van verschillende kantoren afkomstig zijn tot extra kosten heeft geleid. De stelling dat in de kostenopgave van MBrands kosten en uren zijn opgenomen die niet aan de onderhavige zaak zijn besteed acht het hof te weinig specifiek om op juistheid te kunnen beoordelen. Het hof is evenwel met Kubus van oordeel dat het gevorderde bedrag, in aanmerking nemend dat de zaak feitelijk en technisch niet ingewikkeld is, ook in vergelijking tot de door Kubus gemaakte kosten, niet redelijk en evenredig is. Daarin ziet het hof aanleiding de gevorderde kosten te matigen tot een bedrag van € 120.000,-. 

34.  MBrands heeft ook terugbetaling gevorderd van hetgeen zij ingevolge het vonnis waarvan beroep aan proceskostenvergoeding aan Kubus heeft betaald, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van betaling door MBrands aan Kubus. Kubus heeft zich niet tegen deze vordering verweerd. Zij zal dan ook worden toegewezen. 

Incidenteel beroep
40.  Wel staat vast dat in de door Kubus in hoger beroep overgelegde product- en webcatalogi van 2012 bij enkele Clicker Bars is vermeld “Patent pending”, respectievelijk “Patent pending no. 1036379”. Niet weersproken is dat die mededelingen niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid – en dus misleidend. Het verweer van MBrands dat sprake is van een ontoelaatbare wijziging van de grondslag van de eis wordt gepasseerd. Kubus vordert onder meer een verbod om misleidende mededelingen te doen omtrent het hebben van een octrooi(aanvrage), meer in het bijzonder door de Mystic Clicker Bar trapezehaakinrichting te vervaardigen en/of te verhandelen. De feitelijke grondslag voor die vordering is de stelling dat MBrands het product aanbiedt onder de mededeling dat terzake van dit product een octrooiaanvraag aanhangig is en dat dit in strijd is met de waarheid. Daarvan uitgaand vormt de stelling dat dit product in de catalogi van 2012 wordt aangeboden met de mededeling dat er een octrooiaanvraag aanhangig is, geen wijziging van de grondslag van de eis. Wel is sprake van een nieuw feit. Hoewel ook nieuwe feiten in beginsel ten laatste bij memorie van grieven of memorie van antwoord dienen te worden aangevoerd, ziet het hof aanleiding om in dit geval een uitzondering te maken. In de eerste plaats gaat het hof er – ook bij gebreke van een andersluidende stelling van MBrands – vanuit dat de betreffende catalogi ten tijde van het nemen van de memorie van antwoord/memorie van grieven door Kubus (augustus 2011), nog niet uit waren, zodat Kubus daar ook niet eerder dan bij pleidooi een beroep op kon doen. In de tweede plaats is Kubus door MBrands op het verkeerde been gezet door haar stellige en herhaalde mededeling dat de woorden “patent pending” sinds augustus 2009 niet meer worden aangebracht op de Mystic Clicker Bar, hetgeen Kubus naar ’s hofs oordeel aldus heeft mogen opvatten dat de betreffende mededeling ook niet op andere wijze in verband zouden worden gebracht met dit product. Onder deze omstandigheden acht het hof het in strijd met de eisen van een goede procesorde om de – door MBrands niet weersproken – omstandigheid dat de Clicker Bar in de catalogi van 2012 wordt aangeboden met de mededeling dat er een octrooiaanvraag aanhangig is, buiten beschouwing te laten. Hierbij neemt het hof in aanmerking dat MBrands voldoende op het gestelde nieuwe feit en de betekenis daarvan heeft kunnen reageren, zodat zij niet in haar verdediging is geschaad. 

43.  Het hof is van oordeel dat Kubus, ook indien juist zou zijn dat thans, in het kader van het aanbod van de Clicker Bar, geen mededelingen over de aanhangigheid van een octrooi meer worden gedaan, voldoende belang heeft bij het in haar petitum onder a) gevorderde verbod. Immers, MBrands heeft gedurende deze procedure vaker gesteld dat de mededeling niet meer gedaan wordt, terwijl dat later toch het geval bleek te zijn. Het gevraagde verbod zal dan ook in de vorm als in het dictum vermeld worden toegewezen. In zoverre slaagt het incidentele beroep. 

46.  MBrands zal als grotendeels in het ongelijke gestelde partij in de kosten van beide instanties worden veroordeeld. Aangezien de vordering in reconventie niet valt onder de reikwijdte van artikel 1019h Rv, dienen de kosten in beginsel overeenkomstig het liquidatietarief worden begroot. Bij pleidooi in hoger beroep heeft Kubus nog aanspraak gemaakt op een volledige proceskostenvergoeding op grond van de omstandigheid dat MBrands de rechtbank bewust onjuist en in strijd met het in artikel 21 Rv. bepaalde heeft voorgelicht. In zoverre is sprake van een eiswijziging (de voordien gevorderde proceskostenveroordeling was immers gestoeld op artikel 1019h Rv.). Daarmee was Kubus, gelet op onder meer HR 19 juni 2009, LJN BI 8771, te laat. Reeds op die grond gaat het hof aan de stelling van Kubus voorbij. Bij de toepassing van het liquidatietarief zal het hof niet de bij incidenteel beroep gebruikelijke halvering toepassen, omdat er in deze zaak geen enkel inhoudelijk verband bestaat tussen de (in het principaal beroep aan de orde zijnde) conventionele vordering en de (in het incidentele beroep beoordeelde) reconventionele vordering.

Rechtbank 's-Gravenhage 13 juni 2012, HA ZA 11-2202 (Reprise Biopharmaceutics c.s. tegen Ferring B.V.)

Uitspraak mede ingezonden door Tjibbe Douma en Gertjan Kuipers, De Brauw Blackstone Westbroek.

Verknocht aan IEF 11443 (incidenten). Octrooirecht. VRO-procedure. Opeisingsvorderingen. Nietigheidsvordering. Ontbreken van toereikende specificatie van de proceskosten.

De Ferringgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van farmaceutische producten.  Dr. Fein - internest en medisch oncoloog, gedeeltelijk eigenaar van Reprise en chief medical officer van Serenity - heeft werkzaamheden verricht voor de Ferringgroep en en zou – zo stellen Reprise c.s. – uitvinder zijn van een gedeelte van de materie, die Ferring in een Europese octrooi-aanvrage heeft geclaimd in  EP 1 501 534 voor 'Orodispergeerbare farmaceutische doseringsvorm van desmopressine-acetaat'.

Opeisingsvordering Reprise c.s. baseren zich op een opeisingsvordering en eist ook een deel van het octrooi middels splitsing, welke worden afgewezen. Er is octrooibescherming verleend, maar slechts voor de combinatie van maatregelen die deels van Reprise c.s. en deels van Ferring afkomstig zou zijn. Het is niet in te zien dat naar de respectieve niet-Nederlandse rechtstelsels de vorderingen, die neerkomen op opeising van materie waarvoor geen octrooibescherming geldt, toewijsbaar zouden zijn.

Ook de nietigheidsvordering van Allergen c.s. wordt afgewezen, Nu de maatregelen van conclusie 1 in alle volgconclusies zijn opgenomen, kan al om die reden niet worden aangenomen dat de geclaimde materie niet inventief is omdat geen enkel technisch probleem wordt opgelost.

Nu de overlegde specificatie van de proceskosten onvoldoende concreet inzicht geeft in welke werkzaamheden zijn verricht, door wie en tegen welk tarief  informatie die noodzakelijk is om de redelijkheid en evenredigheid van het gevorderde bedrag te kunnen beoordeling - zal het liquidatietarief worden toegepast.

Opeising / Dr. Fein overdracht aan Reprise c.s.
4.6. Ferring voert terecht aan dat onvoldoende duidelijk is gesteld op grond waarvan Reprise, Allergan en Serenity recht zouden hebben op toewijzing van hun vorderingen tot opeising. De stelling dat Dr. Fein bepaalde rechten uit hoofde van zijn uitvinding heeft overgedragen aan Reprise en dat Allergan en Serenity bepaalde intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot desmopressine hebben verkregen van Reprise is dermate vaag, dat het onvoldoende aanknopingspunt biedt voor beoordeling van hun vorderingen tot opeising. Die vorderingen moeten al daarom worden afgewezen.

Opeising / splitsing materie

4.13. Reprise c.s. erkent dat de orodispersible doseringsvorm van desmopressine, zoals geclaimd in conclusie 1 van het octrooi, als zodanig door Ferring is ontwikkeld en aan haar toekomt. Deze materie maakt echter deel uit van alle conclusies van het octrooi en met name ook van de conclusies 3, 16 en 17 (en daarvan afhankelijke conclusies) die tevens de door Reprise c.s. geclaimde materie bevatten. De vorderingen van Reprise c.s. komen er dus op neer dat deze conclusies zouden moeten worden gesplitst in materie die aan Reprise c.s. toebehoort en materie die aan Ferring toebehoort. Een dergelijke gedeeltelijke opeising is echter niet mogelijk omdat voor uitsluitend de door Reprise c.s. geclaimde materie – de sublinguale toediening van desmopressine – geen octrooibescherming is verleend, maar slechts voor een combinatie van maatregelen die deels van Reprise c.s. en deels van Ferring afkomstig zouden zijn. Ook voor zover Reprise c.s. aan haar vorderingen het gestelde onrechtmatig handelen van Ferring ten grondslag legt, kan dit niet leiden tot toekenning van rechten op het octrooi in de door Reprise c.s. gevorderde vorm. Al om deze reden kunnen de vorderingen 1 tot en met 9 niet worden toegewezen voor zover die vorderingen zien op het Nederlandse deel van EP 534.

Opeising / niet-Nederlandse delen

4.15. (...) Partijen zijn het er over eens dat de aanspraak op die delen van EP 534 dient te worden beoordeeld naar het recht van de staat waarvoor het deel van het octrooi gelding heeft. Echter is niet in te zien dat naar deze rechtstelsels de vorderingen van Reprise c.s., die neerkomen op opeising van materie waarvoor geen octrooibescherming geldt, toewijsbaar zouden zijn. De vorderingen dienen in zoverre eveneens te afgewezen.

4.9. Bij pleidooi (pleitnota 102 e.v.) is Reprise c.s. er integendeel zelf van uitgegaan dat de combinatie een alternatieve doseringsvorm oplevert die bepaalde voordelen heeft, zij het dat zij die combinatie voor de vakman voor de hand liggend vindt. Deze laatste stelling heeft zij niet eerder aangevoerd. Een dergelijke nieuwe nietigheidsaanval kan niet eerst bij pleidooi worden aangevoerd omdat de wederpartij zich daarop onvoldoende heeft kunnen voorbereiden. Bovendien staat het versneld regime voor octrooizaken deze gang van zaken niet toe. De rechtbank dient daarom aan deze stelling voorbij te gaan wegens strijd met de eisen van een behoorlijke procesorde.

Proceskosten:

4.20. De rechtbank is het met Reprise c.s. eens dat zij aan de hand van de door Ferring overgelegde specificatie niet voldoende in staat wordt gesteld zich te verweren tegen de gevorderde kosten. De in deze zaak overgelegde specificatie geeft onvoldoende concreet inzicht in de tijd die is besteed aan bepaalde werkzaamheden. Ook blijkt niet op welke data die werkzaamheden verricht zijn, door wie en tegen welk tarief. Die informatie is, nu zulks in deze zaak is bestreden, noodzakelijk om de redelijkheid en evenredigheid van het gevorderde bedrag te kunnen beoordelen. Nu een toereikende specificatie ontbreekt, zullen de proceskosten worden begroot met toepassing van het liquidatietarief.

Rechtbank 's-Gravenhage 13 juni 2012, HA ZA 11-2167 (Ferring tegen Reprise c.s.) en HA ZA 11-2849 (Ferring tegen Allergan c.s.)

Uitspraak mede ingezonden door Gertjan Kuipers en Tjibbe Douma, De Brauw Blackstone Westbroek.

Verknocht aan IEF 11445 (VRO-procedure). Incidenten in octrooizaak over EP 1 689 419 (pharmaceutical compositions including low dosages of desmopressin). Vordering tot verschaffing van aangeduide bescheiden ex 843a Rv. De incidentele vorderingen op grond van de artikelen 843a en 85 Rv worden afgewezen. Er is echter geen sprake van een rechtsbetrekking tussen Ferring en Reprise c.s., die bestaat niet omdat Reprise c.s. in rechte is betrokken. De incidentele vorderingen tot voeging wordt wel toegewezen voor Allergan Inc. en Serenity, maar niet voor Allergan USA  en Allergan Sales.

Rechtsbetrekking

7.1 (...) Reprise c.s. meent dat een rechtsbetrekking bestaat al omdat zij door Ferring in rechte is betrokken.

 

7.2. Dit laatste standpunt kan niet worden gevolgd. Het enkele gegeven dat een partij in rechte is betrokken kan niet worden aangemerkt als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv.

 

7.4. Nu een rechtsbetrekking in de zin van artikel 843a Rv ontbreekt, kan de incidentele vordering tot inzage in de genoemde documenten niet op die grond worden toegewezen. Artikel 85 biedt daarvoor evenmin grond omdat - daargelaten of, wat Ferring bestrijdt, Ferring beroep doet op stukken die zij niet heeft overgelegd - de sanctie op niet naleving beperkt is tot de in lid 4 van dat artikel vermelde consequenties.

Voeging

8. 2. Naar aanleiding van de betwisting door Ferring van de gestelde (interne) licenties die door Allergan Inc. zouden zijn verstrekt aan Serenity, Allergan USA en Allergan Sales hebben deze laatste drie partijen als productie 8 een ‘Licence, Transfer en Development Agreement’ overgelegd met verwijzing naar artikel 2 van die overeenkomst. Uit artikel 2 is af te leiden dat aan Serenity de gestelde licentie is verstrekt. Een door Allergan Inc. aan Allergan USA en Allergan Sales verstrekte licentie is daaruit echter niet af te leiden. Een belang bij voeging van Allergan USA en Allergan Sales kan daarom niet worden aangenomen. Voor Serenity is dat belang wel aan te nemen, waaraan niet afdoet dat de licentie (nog) niet tegen derden zou kunnen worden ingeroepen.

Kamerbrief over wetsvoorstel beperkte veredelingsvrijstelling, 13 juni 2012.

Indiening voorstel tot wijzing Rijksoctrooiwet 1995 wordt uitgesteld vanwege het voornemen tot invoering van de beperkte veredelingsvrijstelling op Europees niveau, (demissionair) minister Verhagen:

Hierbij deel ik u mede dat het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling later zal worden ingediend.

 

De reden daarvoor is dat ik in afwachting ben van een reactie van de Europese Commissie over het voornemen tot invoering van deze beperkte veredelingsvrijstelling. Dit verzoek om een beoordeling door de Europese Commissie vloeit rechtstreeks voort uit het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State.

Zodra ik deze reactie heb ontvangen zal het wetsvoorstel, naar verwachting nog tijdens het zomerreces, bij uw Kamer kunnen worden ingediend.

 

Het advies van de Raad van State over de verenigbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling met de TRIPS-Overeenkomst en de Bio-octrooirichtlijn maakt onderdeel uit van het advies met betrekking tot het voorstel van rijkswet, en zal op dat moment eveneens beschikbaar komen.

Rechtbank 's-Gravenhage 13 juni 2012, HA ZA 11-2396 (Ranbaxy U.K. LTD tegen Astra Zeneca AB)

Octrooirecht. Geneesmiddelen. Ingevoegde zinsnede is geen eisvermindering, maar eiswijziging. Vanwege vertrouwelijkheid beperkt bewijs overlegd. 'clear the way'-verklaring.

Eis Ranbaxy richt zich onder meer op de ontwikkeling en verkoop van generieke geneesmiddelen. Astra Zeneca is houdster van EP 1020 461 (Magnesium salt of the (-)-enantiomer of omeprazole and its use) en EP 984 957 en een nieuwe vorm van omeprazole.

Eisvermindering/wijziging (afgewezen)

1.3. Ter zitting heeft Ranbaxy desgevraagd toegelicht dat haar eiswijziging aldus dient te worden begrepen dat thans wordt gevorderd een verklaring voor recht dat het product zoals omschreven in paragraaf 15 van de dagvaarding voor zover het een optische zuiverheid heeft gelijk aan of lager dan 99,2%, niet valt onder de beschermingsomvang van de nader te noemen octrooien EP 461 en EP 957. Aldus dient het woord ‘en’ in de zinsnede ‘en waarvan de optische zuiverheid van het actieve bestanddeel  99,2% e.e. is’ welke zinsnede is toegevoegd aan de oorspronkelijke eis, te worden begrepen als ‘voor zover’ of ‘indien’. [onderstreping rechtbank]

Ranbaxy toegelicht dat deze eiswijziging dient te worden begrepen dat wordt gevorderd een verklaring voor recht dat het product, voor zover het een optische zuiverheid heeft gelijk aan of lager dan 99,2%, niet valt onder de beschermingsomvang van de genoemde octrooien. De rechtbank deelt het standpunt van Astra Zeneca dat, begrepen in de zin die Rabaxy ter zitting daaraan heeft gegeven, de ingevoegde zinsnede betekent dat Ranbaxy haar eis niet vermindert, maar wijzigt door niet langer een verklaring van recht te verlanging voor een specifiek product, maar voor een hypothetisch product .

Bewijs
Er wordt een verklaring overlegd die dient als bewijs dat haar tabletten niet onder de beschermingsomvang van EP 461 vallen. Ranbaxy heeft - vanwege vertrouwelijkheidsbeperkingen die in de Engelse procedure zijn opgelegd - geen schone, volledig leesbare versie van die verklaring aangeboden, dat komt voor haar rekening en risico. De Rechtbank bank niet de suggestie dat zij het oordeel van de Engelse rechter moet volgen.

Ook ontbreekt een deugdelijke beschrijving van de wijze waarop de tabletten worden geproduceerd en waarop de (deskundige)verklaring en de verklaring van recht betrekking op heeft, zodat niet kan worden vastgesteld dat de optische zuiverheid overeenkomt met de uiteindelijke tabletten.

Clear the way
De tweede verklaring voor recht is immers kennelijk bedoeld als een ‘clear the way’ vooruitlopend op een mogelijk betreden van de Nederlandse markt. De gevorderde verklaringen voor recht worden afgewezen.

4.1. Zoals volgt uit hetgeen reeds is overwogen ten aanzien van de verzochte en geweigerde eiswijziging, is de rechtbank van oordeel dat de verklaring voor recht zoals in de dagvaarding geformuleerd, inhoudt dat de verklaring betrekking heeft op een specifiek product dat door Ranbaxy mogelijk in de toekomst onder een door haar gehouden marktvergunning in Nederland op de markt kan brengen. Naar Ranbaxy heeft gesteld zou het dan gaan om dezelfde esomeprazol houdende tabletten als die zij in het Verenigd Koninkrijk reeds op de markt brengt. Dit is voldoende duidelijk. Het beroep op nietigheid van de dagvaarding moet worden verworpen.

4.5. De suggestie van Ranbaxy dat de rechtbank het oordeel van de Engelse rechter, die mede op basis van de (in die procedure niet grotendeels onleesbaar gemaakte) verklaring van dr. Collicot zou hebben beslist2, zou moeten of kunnen volgen, wordt van de hand gewezen. De rechtbank dient zich een zelfstandig oordeel over het geschil te vormen, op basis van de standpunten en stukken zoals die in de Nederlandse procedure voor alle partijen kenbaar naar voren zijn gebracht en waarop zij over en weer hebben kunnen reageren. Daarmee is niet te verenigen – en het zou in strijd komen met de eisen van een goede procesorde – dat de rechtbank het oordeel zou volgen van een buitenlandse rechter die tot zijn oordeel is gekomen op basis van argumenten en stukken die geen deel uitmaken van onderhavige Nederlandse procedure en waarop partijen niet hebben kunnen reageren. Dat Astra Zeneca bij die Engelse procedure partij was maakt dat niet anders. Dat geldt temeer nu Astra Zeneca onweersproken heeft gesteld dat dezelfde vertrouwelijkheidsbeperkingen die het Ranbaxy onmogelijk maken de schone versie van de verklaring van dr. Collicot in het onderhavige geding te brengen, het verhinderen dat de Nederlandse advocaten van Astra Zeneca daarvan kennisnemen.

4.7. Ook ontbreekt een deugdelijke beschrijving van de wijze waarop de esomeprazol houdende tabletten worden geproduceerd, waardoor niet kan worden vastgesteld dat de optische zuiverheid van het aangeleverde actief ingrediënt, waarop de verklaring van dr. Collicot betrekking heeft, overeenkomt met dat in de uiteindelijke tabletten, waarop de gevorderde verklaring voor recht betrekking heeft.

4.12. Gelet op al het voorgaande heeft Ranbaxy haar stelling, die aan haar vordering tot het verkrijgen van de gewenste verklaring van recht ten grondslag ligt, te weten dat de esomeprazol houdende tabletten waarvoor zij een marktvergunning heeft verkregen, géén magnesiumzout van esomeprazol met een zuiverheid van ≥ 99,8% e.e. bevatten, maar het magnesiumzout van esomeprazol met een optische zuiverheid van slechts 98,0 % - 99.2 % e.e. onvoldoende onderbouwd. De gevorderde verklaring voor recht onder I kan reeds daarom niet worden toegewezen.

4.13. De gevorderde verklaring voor recht is ook niet toewijsbaar ten aanzien van alleen EP 957, omdat de verklaring zoals gevorderd redelijkerwijs aldus moet worden uitgelegd dat die de strekking heeft vast te stellen dat de esomeprazol houdende tabletten van Ranbaxy op geen van beide octrooien inbreuk maken. De verklaring voor recht is immers kennelijk bedoeld als een ‘clear the way’ vooruitlopend op een mogelijk betreden van de Nederlandse markt.

 

4.14. De onder II gevorderde verklaring voor recht is evenmin toewijsbaar. Niet kan worden aanvaard dat een zorgvuldigheidsnorm zou bestaan op grond waarvan een octrooihouder desgevraagd moet mededelen welke octrooien hij mogelijk tegen een bepaald product in stelling zou kunnen en willen brengen, bij gebreke waarvan hij tegen dat product geen octrooi meer zou kunnen inroepen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van eenieder die een bepaald product op de markt wenst te brengen zelf te verifiëren of dat product inbreuk maakt op de octrooirechten van een derde.