Octrooirecht  

Gerechtshof 's-Gravenhage 31 juli 2012, zaaknr. 317837/HA ZA 08-2766 (BVBA VR Construct tegen Jurenco Equipment B.V.)

Uitspraak ingezonden door Lars Huisman, Bird & Bird.

In navolging van IEF 10637 en IEF 8867.

Octrooirecht. Slaafse nabootsing. Onkruidborstels. Op 30 november 2011 is er eindvonnis gewezen. VR Construct is hierbij veroordeeld in de proceskosten van Jurenco ad. € 53.801,24, met bijzondere verdeling.

In hoger beroep kan het hof het geschil alleen beoordelen aan de hand van behoorlijk in het geding naar voren gebrachte grieven. NU VR Constuct geen grieven heeft ingediend tegen het vonnis waarvan beroep, veroordeelt het hof haar niet-ontvankelijk. VR Construct wordt in de proceskosten veroordeeld.

Rechtbank 's-Gravenhage 25 juli 2012, zaaknr. 393709/HA ZA 11-1426 (Pagter Innovations B.V. c.s. tegen N.V. Nederlandsch Octrooibureau)

Octrooirecht. Pagter Innovations (hierna: Pagter) houdt zich bezig met het ontwikkelen en verkopen van verpakkingen voor snijbloemen. NOB is een adviesbureau op het gebied van intellectuele eigendom. Sinds 1987 laat Pagter zich door NOB assisteren bij het aanvragen en in stand houden van haar octrooien. Op 1 september 2006 is door NOB op naam van Pagter een internationale octrooiaanvrage (PCT/NL2006/050214) ingediend met inroeping van de prioriteit van de Nederlandse octrooiaanvrage NL1029865. NOB heeft niet voor de gestelde termijn de internationale aanvrage omgezet in nationale octrooiaanvragen. NOB heeft alsnog geprobeerd om de desbetreffende aanvrage om te zetten in de door Pagter c.s. gewenste landen en regio's, wat op 3 landen/regio's na is gelukt.

Het geschil heeft primair betrekking op de vraag of Pagter voor het verstrijken van de termijn NOB heeft geïnstrueerd de internationale octrooiaanvrage om te zetten in de opgegeven nationale/regionale octrooiaanvragen. De rechtbank oordeelt dat Pagter onvoldoende bewijs heeft aangevoerd, waaruit een positief antwoord op de voorgenoemde  vraag zou moeten luiden. Ondanks dat het onderzoek van Pagter geen sluitend bewijs kan leveren, zijn de conclusies van dit onderzoek wel zodanig dat niet zonder meer kan worden aangenomen dat het desbetreffende emailbericht NOB heeft bereikt.

De rechtbank concludeert dat in ieder geval in zoverre sprake is van schending van de zorgplicht die NOB als een bekwaam en redelijk handelend octrooigemachtigde in acht had dienen te nemen jegens haar opdrachtgever Pagter Innovations. De schade van Pagter, door het niet uitvoeren van instructie of anderszins schending van de zorgplicht, dient opgemaakt te worden bij staat.

De rechtbank verwijst de zaak naar de rol, zodat Pagter nog bewijs kan aanleveren. Iedere (verdere) beslissing wordt aangehouden.

Instructie tot omzetting 4.10. De rechtbank komt tot de conclusie dat hetgeen door Pagter Innovations in dit verband is aangevoerd weliswaar een begin van bewijs vormt voor de stelling dat Pagter Innovations op 28 februari 2008 door middel van het emailbericht van [A] van 28 februari 2008 heeft geïnstrueerd de internationale aanvrage tussen partijen bekend onder dossiernummer P6003316 om te zetten in een aantal opgegeven landen en regio's, maar dat op grond van de onderbouwde betwisting daarvan door NOB het bewijst dat dit bericht NOB heeft bereikt hiermee (nog) niet is geleverd. Daartoe is het volgende redengevend. De status van de trackinginformatie van InterConnect is onduidelijk. Zo is niet uiteengezet wat InterConnect precies heeft onderzocht en op grond waarvan zij tot de conclusie is gekomen dat het desbetreffende emailbericht succesvol is bezorgd bij NOB en dat het door NOB is geaccepteerd. Feitelijk wordt zelfs niet duidelijk dat er onderzoek is gepleegd omdat InterConnect de trackinginformatie slechts toe heeft gezonden met de mededeling dat het om een document gaat 'uit onder mailserver'. Waarom aan een dergelijk bericht uit de mailserver een doorslaggevende betekenis dient te worden toegekend, blijft verder onbelicht. Dat klemt eens te meer daar aan NOB moet worden toegegeven dat het niet moeilijk lijkt om een dergelijk bericht met elke gewenste inhoud te genereren. Pagter Innovations heeft weliswaar een verklaring gegeven over de afwijkende tijdsindicatie, maar enige staving dat daarvan ook daadwerkelijk sprake is geweest is uitgebleven. Daartegenover staat het onderzoek dat NOB door IRS heeft laten uitvoeren. Hoewel aan Pagter Innovations moet worden toegegeven dat dit onderzoek niet het sluitende bewijs kan leveren dat NOB de desbetreffende email niet heeft ontvangen, zijn de conclusies van dit onderzoek wel zodanig dat niet zonder meer, op grond van hetgeen door Pagter Innovations in dit verband is aangevoerd, kan worden aangenomen dat het desbetreffende emailbericht van [A] NOB heeft bereikt.

4.11. Conform haar bewijsaanbod, zal de rechtbank Pagter Innovations, zoals in het dictum verwoord, het bewijs opdragen van haar stelling dat de instructie van Pagter Innovations, om de internationale octrooiaanvrage tussen partijen bekend onder dossiernummer P6003316 om te zetten in een aantal opgegeven landen en regio's, gegeven op 28 februari 2008 door middel van een emailbericht van [A] aan [X] en [Y], NOB (tijdig) heeft bereikt. De rechtbank zal Pagter Innovations eerst in de gelegenheid stellen zich bij akte uit te laten of en, zo ja, op welke wijze, zij dit bewijs wenst te leveren.

Schending zorgplicht 4.17. Indien niet komt vast te staan dat het emailbericht met de instructie NOB heeft bereikt, concludeert de rechtbank dus dat in ieder geval in zoverre sprake is van schending van de zorgplicht die NOB, althans haar medewerkers, als een bekwaam en redelijk handelend octrooigemachtigde in acht had dienen te nemen jegens haar opdrachtgever Pagter Innovations.

Schade 4.18. Ten aanzien van de schade overweegt de rechtbank dat ongeacht of al dan niet komt vast te staan dat de schade is veroorzaakt door het niet uitvoeren van instructie of door anderszins schending van de zorgplicht, voor toewijzing van haar vordering tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat voldoende is dat Pagter Innovations de mogelijkheid van schade als gevolg van het toerekenbaar tekortschieten aannemelijk maakt. Naar het oordeel van de rechtbank is met het gemis aan octrooirechten in Israel, Japan en Mexico aan die voorwaarde voldaan. Dat de desbetreffende octrooiaanvrage niet op naam van Pagter Innovations staat, is daarbij niet zonder meer een beletsel noch vormt dit aanleiding om enkel op grond daarvan te oordelen dat de vorderingen van Pagter Innovations bij gebrek aan door haar geleden schade dienen te worden afgewezen. Niet in geschil is immers dat Pagter Innovations de rechten van intellectuele eigendom -waar onder octrooirechten- op naam van Pagter & Partners exploiteert, zodat de mogelijkheid van schade als gevolg van het toerekenbaar tekortschieten voldoende aannemelijk is.

Rechtbank Breda 25 juli 2012, zaaknr. 226260/HA ZA 10-1995 (Multispike B.V. tegen Middenweg B.V.)

Uitspraak ingezonden door Lara van Huizen, Bird & Bird.

Kwekersrecht. Octrooirecht. Multispike adviseert tuinbouwbedrijven over, onder meer, de teelt van gewassen. De mededirecteur van Multispike heeft een werkwijze ontwikkeld voor het telen van orchideeën, de Multispike methode. Hierop is een octrooi verkregen, EP 1 956 886. Middenweg houdt zich bezig met de teelt van orchideeën. Tussen Middenweg en Multispike is een licentieovereenkomst tot stand gekomen. Op 31 december heeft Middenweg de licentieovereenkomst opgezegd. Beide octrooien (Nederlands en Europees) zijn vernietigd naar aanleiding van eerdere uitspraken van de rechtbank 's-Gravenhage. Multispike stelt in deze zaak dat Middenweg inbreuk maakt op haar octrooirecht en dat Middenweg tekort is geschoten in de nakoming van de licentieovereenkomst.

De rechtbank is van oordeel dat voor zover de knowhow de in het Nederlandse octrooi omschreven wijze betreft, het gebruik van deze knowhow niet kan leiden tot een verplichting tot betalen van een (licentie)vergoeding, nu deze knowhow openbaar is geweest. Door Multispike is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gesteld dat naast de in het octrooi omschreven werkwijze nog andere kennis/knowhow is overgedragen. Na opzegging van de overeenkomst gebruik blijven maken van de methode, zonder het betalen van een vergoeding, levert na het oordeel van de rechtbank geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de licentieovereenkomst op. De 'last resort' poging van Multispike waarbij een know-how licentie wordt geveinsd strandt. De rechtbank oordeelt dat het gelegde beslag van multispike onrechtmatig is. Er wordt een voorlopige schadevergoeding ad € 200.000,- toegekend door de rechtbank. De te betalen schadevergoeding van Multispike aan Middenweg moet worden bepaald in een schadestaatprocedure.

De rechtbank wijst de vorderingen van Multispike af en veroordeelt Multispike in het betalen van een schadevergoeding aan Middenweg, op te maken bij staat.

5.3.3. Nog daargelaten dat Multispike onvoldoende stelt welke knowhow Middenweg na het opzeggen van de overeenkomst is blijven gebruiken, anders dan in het gebruik van cytokine, is de rechtbank van oordeel dat voor zover de knowhow de in het Nederlandse octrooi omschreven werkwijze heeft (de behandeling met cytokinine in combinatie met een koudeperiode), het gebruik van deze knowhow niet kan leiden tot een verplichting tot betaling van een (licentie)vergoeding, nu deze knowhow, naar Multispik ook erkent, openbaar is geweest. Bovendien is het gebruik van cytokinine als groeibevorderingsmiddel in combinatie met een koudeperiode een algemeen bekende methode, zoals Multispike eveneens erkent. Het ook na opzegging van de overeenkomst blijven gebruiken van deze methode, zelfs indien sprake is van het toepassen van een bepaalde concentratie van cytokinine, zonder daarvoor aan Orchid Gardens een vergoeding te betalen, levert naar het oordeel van de rechtbank geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de licentieovereenkomst op. Dat [B] naast de in het octrooi omschreven werkwijze nog andere kennis/knowhow heeft overgedragen, is door Multispike onvoldoende gesteld. Dit wordt in de licentieovereenkomst ook niet omschreven. Gezien het verweer van Middenweg, dat die knowhow in ieder geval niet kan betreffen het gecombineerde gebruik van cytokinine en een koudeperiode en evenmin de door Multispike in de dagvaarding in de paragrafen 2.5-2.8 opgesomde maatregelen, aangezien al die toepassingen waren geclaimd in de conclusies van het Nederlands octrooi den door de rechtbank Den Haag niet als nieuw in inventief zijn bevonden, kan Multispike niet volstaan, gelijk zij bij pleidooi doet, met de niet nader geconcretiseerde opmerking dat het gaat om de wijze van gebruik en de toepassing van de methode, zoals de concentratie cytokinine, de hoeveelheid, duur en de omstandigheden waaronder het middel Multispike moet worden toegepast. Het had op de weg van Multispike gelegen om ter voldoening aan haar stelplicht nader te concretiseren wat onder de door haar gestelde knowhow moet worden verstaan en in hoeverre deze knowhow meer omvat dan waarvoor [B] een octrooi heeft aangevraagd. Nu Multispike dit heeft nagelaten concludeert de rechtbank dat Multispike niet heeft voldaan aan haar stelplicht, zodat voor bewijslevering geen plaats is.

5.4. Uit hetgeen in conventie is overwogen vloeit voort dat het door Multispike gelegd conservatoir beslag als onrechtmatig moet worden aangemerkt. Aannemelijk is dat Middenweg ten gevolge van deze beslaglegging schade heeft geleden en dat Multispike aansprakelijk is voor die door Middenweg geleden schade. Ter bepaling van de omvang van de door Middenweg geleden schade zal de zaak worden verwezen naar een schadestaatprocedure.

 

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 26 juli 2012, zaaknr. 420938/KG ZA 12-594 (Azourite Ventures Limited tegen W.A. Sanders Papierfabriek 'Coldenhove' B.V.)

Uitspraak ingezonden door Arvid van Oorschot, Freshfields Bruckhaus Deringer.

Octrooirecht. Coldenhove is houdster van Europees octrooi EP 1 102 682, welke onder meer geldt in Spanje en Nederland. Tussen Grafko-Caspar, een aan Azourite gelieerde vennootschap, en Coldenhove is een licentieovereenkomst tot stand gekomen. Deze overeenkomst is nadien overgegaan op de vennootschap Kaspar Papir. Deze laatste overeenkomst is door Coldenhove in mei 2011 beëindigd. Er is een geschil ontstaan over (beweerdelijke) totstandkoming van een licentieovereenkomst en (beweerdelijke) misleidende mededelingen op de website van Coldenhove. Azourite vordert in hoedanigheid van beweerdelijk licentienemer een gebod tot gehengen en gedogen door Coldenhove van voorbehouden handelingen door Azourite onder het octrooirecht. Daarnaast vordert Azourite verbod en rectificatie van beweerdelijke misleidende mededelingen, omtrent ontbreken van licentie, en aldus (dreiging van) inbreuk op de website van Coldenhove.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af en veroordeelt Azourite in de proceskosten. Artikel 1019h Rv wordt niet van toepassing geacht.

4.5. De voorzieningenrechter hecht met Coldenhove bijzonder belang aan het hiervoor weergegeven artikel 8.1. Naar Coldenhove onweersproken heeft gesteld was deze bepaling al opgenomen in het eerste concept dat Coldenhove aan Grafko-Caspar heeft gezondin en is het geen punt van discussie geweest. Het is kennelijk ongewijzigd overgenomen in d conceptovereenkomst tussen Coldenhove en Azourite. Coldenhove heeft daarmee, krnelijk omwille van de gewenste rechtszekerheid, het aanbod tot het aangaan van een licentieovereenkomst respectievelijk de aanvaarding van een aanbod van Azourite afhankelijk gemaakt van ondertekening van de schriftelijke overeenkomst door beide, partijen. In zijn e-mail van 24 april 2009 benadrukt Herder dat hij een door de bevoegde personen getekend exemplaar van de overeenkomst terugverwacht. Ook hieruit had Azourite moeten afleiden dat Coldenhove uitsluitend schriftelijke een overeenkomst wilde aangaan.

4.6. Al om deze reden moet vooralsnog de stelling van Azourite worden verworpen dat al tijdens de bespreking van 23 april 2009 mondeling een overeenkomst tot stand is gekomen. Ook om andere redenen is dat niet aannemelijk geworden. Coldenhove wist er terecht op dat tijdens de bespreking met alle hiervoor onder 2.1.3 genoemde personen Azourite als contractspartij niet in beeld was en dat niets er op wijst dat tijdens de bespreking tussen alleen Herder en Jakovina volledige overeenstemming over een licentieovereenkomst is bereikt. In de door Coldenhove overgelegde schriftelijke verfclaring van Herder wordt dat ontkend en in de verklaring van Jakovina is hiervoor geen aanwijzing te vinden. Het vereiste van ondertekening door beide partijen staat er tevens aan in de weg aan te nemen dat de overeenkomst tot stand is gekomen toen deze uitsluitend door Herder was ondertekend.

4.12 Ter zitting heeft Azourite desgevraagd verklaard dat - ook al moet vooraIsnog worden aangenomen dat geen licentieovereenkomst tussen partijen bestaat en Colderahove zich dus terecht op het standpunt stelt dat van de kant van Azourite inbreuk op het octrooi dreigt - in ieder geval de mededeling op de website van Coldenhove over de procedure in Spanje misleidend is. In de dagvaarding heeft Azourite op dat punt meer concreet gesteld dat de mededelingen op de website de misleidende indruk wekken dat de rechter in panje (en Duitsland) zijn beslissing heeft genomen na kennisneming van de verweren van Azourite terwijl het om een ex parte beslissingen gaat. Coldenhove voert echter tereht aan dat deze stelling feitelijk onjuist is omdat op de website integendeel is aangegeven dat de beslissing van de Spaanse rechter ex parte is gegeven. Van onrechtmatige misleiding door Coldenhove blijkt dus niet.

4.13. De gevorderde voorzieningen dienen gezien het voorgaande te worden afgelfezen met veroordeling van Azourite in de proceskosten. Voorshands wordt met partijen geoordeeld dat artikel 1019h Rv in de deze procedure niet van toepassing is nu het togendeel niet is bepleit en derhalve daarvoor geen overtuigende argumenten zijn aangevoerd.

Rechtbank 's-Gravenhage 25 juli 2012, zaaknr. 405170/HA ZA 11-2545 (Actavis Group PTC EHF tegen Astrazeneca AB)

Uitspraak ingestuurd door Claudia Zeri en Willem Hoyng, Hoyng Monegier LLP.

Octrooirecht. Veroordeling proceskosten. Actavis vordert vernietiging van de Nederlandse delen van octrooien EP 1 124 539 en EP 0 984 773, welke aan Astrazeneca zijn verleend. Astrazeneca heeft volledig afstand gedaan van de octrooirechten.

De rechtbank stelt vast dat de vraag zich voordoet welk belang Actavis bij haar vorderingen heeft nu door Astrazeneca volledig afstand van de octrooirechten is gedaan en dit in het octrooiregister is ingeschreven. De bezwaren die Actavis aanvoert ter rechtvaardiging van het achterwege laten van een sommatie slaagt niet. Volgens de rechtbank hadden de proceskosten vermeden kunnen worden. De rechtbank oordeelt dat er geen aanleiding bestaat tot veroordeling van Astrazeneca in de proceskosten.

De rechtbank wijst de vorderingen af en veroordeelt Actavis in de proceskosten.

3.2 Afwijzing van de vorderingen brengt met zich dat Actavis in beginsel veroordeeld dient te worden in de proceskosten. Er zou aanleiding kunnen bestaan deze kosten ten laste van Astrazeneca te brengen omdat Astrazeneca pas tijdens deze procedure afstand van haar octrooirechten heeft gedaan. Astrazeneca voert echter terecht aan dat zij niet in de gelegenheid is geweest vrijwillig te voldoen aan de vorderingen van Actavis. Ter vermijding van nodeloze procedures mag van Actavis worden verwacht dat zij Astrazeneca tenminste op de hoogte stelt van haar standpunt dat (ook) de Nederlandse delen van EP 539 en EP 773 ongeldig zijn en verzoekt daarvan afstand te doen zodat Astrazeneca gelegenheid heeft vrijwillig aan dit verzoek te voldoen.

3.3 Dat bij Actavis de verwachting bestond dat Astrazeneca zich tegen dit standpunt zou verweren doet daar niet aan af. Die verwachting is overigens onjuist gebleken. Evenmin kunnen redenen zijn sommatie achterwege te laten dat de gestelde nietigheid van de octrooien uitvoerige onderbouwing vergt, dat het Actavis zou noodzaken Astrazeneca op de hoogte te stellen van de beoogde markttoetreding of dat Astrazeneca zou trachten tijd te rekken. Dit soort bezwaren rechtvaardigen niet dat Astrazeneca wordt belast met proceskosten die vermeden hadden kunnen worden. Actavis had Astrazeneca zonodig een termijn kunnen stellen voor vrijwillige afstand van haar rechten.

Kritische kanttekeningen bij conservatoire beslagen op software ex art. 28 Aw. (Eerder verschenen in Tijdschrift voor Internetrecht, nr. 3 juni 2012)

Bijdrage van Fulco Blokhuis, Boekx Advocaten.

Steeds vaker vragen rechthebbenden toestemming om beslag te leggen op inbreukmakende software die bij een derde staat; bijvoorbeeld een server met inbreukmakende p2p software, een gameserver of een website van een ondernemer verwikkeld in een conflict, waarbij in alle gevallen de server bij een hostingprovider staat. Bij het leggen van het beslag gaat een website tijdelijk uit de lucht en is er sprake van bijvangst (materiaal waarop volgens het verlof geen beslag kan worden gelegd). De beslagsyllabus (v 2011) schrijft voor dat er geen gelijktijdig conservatoir bewijsbeslag (art. 1019b-1019d Rv) en/of beslag tot afgifte bij derden (28 Auteurswet) gelegd kan worden. Toch is dit vaak wel het geval. Daarnaast wordt een beslag ex art. 28 Aw ook gebruikt om de waarborgen van het bewijsbeslag omtrent privacy te omzeilen. Al met al genoeg redenen om de beslagpraktijk ex art. 28 Aw eens goed tegen het licht te houden. In dit artikel zullen diverse vragen worden behandeld die een beslaglegger en Voorzieningenrechter (zouden) moeten beantwoorden om eventueel tot een rechtsgeldig beslag ex art. 28 Aw te kunnen komen; vragen over jurisdictie en toepasselijk recht, de vraag of software überhaupt kan worden beslagen, en de proportionaliteitstoets. Daarnaast bespreek ik aspecten bij een forensische kopie en wordt er een korte vergelijking gemaakt met het bewijsbeslag.

Lees het hele artikel hier.

Rechtbank 's-Gravenhage 18 juli 2012, zaaknr. 404808/HA ZA 11-2524 (Koninklijke Philips Electronics N.V. tegen Digi Pres Group S.P. Zoo)

Octrooirecht. Rechtbank onbevoegd.

Philips is houdster van een aantal essentiële octrooien met betrekking tot DVD-technologie, onder meer van het Poolse nationale octrooi PL 183099. Digipres vervaardigt en verkoopt onder meer DVD-ROM en DVD-video disks. Partijen hebben op 1 januari 2010 een licentieovereenkomst gesloten met betrekking tot onder meer voornoemd octrooi, waarin aan Digipres de vervaardiging in Polen en de wereldwijde verhandeling van DVD-disks werd toegestaan. Digipres is in gebreke gebleven met betaling van de verschuldigde royalty's. Zij heeft op 24 december 2010 een verzoek ingediend bij het Poolse octrooibureau tot nietigverklaring van het octrooi. Op 27 juni 2011 is Philips een bodemprocedure begonnen bij de rechtbank in Warschau.

De rechtbank oordeelt dat zij niet bevoegd is om kennis te nemen van de in de hoofdzaak ingestelde vorderingen van Philips. De stelling van Philips dat zij genoodzaakt was de inbreukvordering bij de Poolse rechter aan te brengen gaat niet op. De rechtbank stelt dat een inbreukvordering bij de Nederlandse rechter aanhangig kan worden gemaakt ook al wordt de geldigheid van het octrooi bestreden, deze moet echter zijn oordeel over de inbreuk aanhouden totdat de buitenlandse rechter heeft beslist op de gestelde nietigheid van het octrooi.

De rechtbank verklaart zich onbevoegd en veroordeelt Philips in de proceskosten.

4.3. De forumkeuze in de DVD-overeenkomst is ruim geformuleerd: “any dispute […] in connection with this agreement […]”. Door de inbreukprocedure bij de Poolse rechter aan te brengen, heeft Philips, zoals artikel 11.7 van de DVD-overeenkomst haar toestaat, het forum voor beslechting van de geschillen tussen partijen gekozen. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, ziet de rechtbank geen aanleiding Philips te volgen in haar stelling dat een geschil over de vraag, of het Digipres is toegestaan DVD’s in Polen te verhandelen na de door Philips gestelde en door Digipres betwiste beëindiging van de DVDovereenkomst, niet onder de forumkeuze valt. Een redelijke uitleg van artikel 11.7 van de DVD-overeenkomst brengt met zich mee dat, zoals Digipres heeft aangevoerd en Philips ook niet betwist, die keuze moet gelden voor alle geschillen tussen partijen die verband houden met de DVD-overeenkomst. Het geschil over de vraag of het Digipres is toegestaan thans nog in Polen DVD’s te verhandelen houdt daarmee zonder twijfel verband, zoals ook daaruit blijkt dat Digipres in de inbreukprocedure in Polen de rechtsgeldige opzegging van de DVD-overeenkomst door Philips betwist.

4.4. De stelling van Philips dat zij genoodzaakt was de inbreukvordering bij de Poolse rechter aan te brengen – waarmee zij kennelijk wil betogen dat van enige keuze van een forum om die reden geen sprake is – gaat niet op. Uit het arrest Roche-Primus II (HR 30 november 2007, LJN: BA9608) volgt dat een inbreukvordering bij de Nederlandse rechter aanhangig kan worden gemaakt ook al wordt de geldigheid van het octrooi bestreden, zij het dat deze zijn oordeel over de inbreuk zal moeten aanhouden totdat door de buitenlandse rechter is beslist op de gestelde nietigheid van het octrooi.

HvJ EU 19 juli 2012, zaak C-130/11 (Neurim Pharmaceuticals tegen Comptroller-General of Patents)

Prejudiciële vragen gesteld door Court of Appeal (Engeland & Wales).

In navolging van IEF 11264 (Concl. A-G). Octrooirecht. ABC.

In 't kort: Geen ABC voor geneesmiddel met werkzame stof op basis van latere vergunning, wanneer basisoctrooibescherming zich niet uitstrekt tot eerdere vergunning in de zin van artikel 4 EG Vo 469/2009.

Antwoord van het Hof EU:

1) De artikelen 3 en 4 van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, moeten aldus worden uitgelegd dat, in een geval zoals in het hoofdgeding aan de orde is, het enkele bestaan van een vergunning voor het in de handel brengen die eerder voor het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik is verkregen, er niet aan in de weg staat dat een aanvullend beschermingscertificaat wordt afgegeven voor een andere toepassing van hetzelfde product waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen is afgegeven, mits deze toepassing binnen de beschermingssfeer valt van het basisoctrooi op basis waarvan de aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat is ingediend.

2) Artikel 13, lid 1, van verordening nr. 469/2009 moet aldus worden uitgelegd dat deze bepaling verwijst naar de vergunning voor het in de handel brengen van een product dat binnen de beschermingssfeer valt van het basisoctrooi waarop de aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat is gebaseerd.

3) De antwoorden op de vorige prejudiciële vragen luiden niet anders indien, in een situatie zoals die van het hoofdgeding, waarin twee geneesmiddelen waarvoor opeenvolgende vergunningen voor het in de handel brengen zijn verkregen, dezelfde werkzame stof bevatten, voor de tweede vergunning voor het in de handel brengen een volledige aanvraag vereist was overeenkomstig artikel 8, lid 3, van richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, of indien het product waarop de eerste vergunning voor het in de handel brengen van het desbetreffende geneesmiddel betrekking had, binnen de beschermingssfeer viel van een ander octrooi, dat toebehoorde aan een andere houder dan de aanvrager van het aanvullende beschermingscertificaat.

Prejudiciële vragen:
1) Moet artikel 3, sub d, van verordening (EEG) nr. 1768/92 [thans verordening (EG) nr. 469/2009] (hierna: ‚ABC-verordening’) in gevallen waarin voor een geneesmiddel met een bepaalde werkzame stof een vergunning voor het in de handel brengen (A) is verleend, aldus worden uitgelegd dat deze vergunning in de weg staat aan de afgifte van een aanvullend beschermingscertificaat op basis van een latere vergunning voor het in de handel brengen (B) van een ander geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, wanneer de grenzen van de door het basisoctrooi verleende bescherming in de zin van artikel 4 zich niet uitstrekken tot het in de handel brengen van het product dat valt onder de eerdere vergunning voor het in de handel brengen?

2) Indien een aanvullend beschermingscertificaat kan worden afgegeven, hebben de woorden ‚de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap’ in artikel 13, lid 1, van de ABC-verordening dan steeds betrekking op een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel dat binnen de grenzen van de door het basisoctrooi verleende bescherming valt in de zin van artikel 4?

3) Maakt het voor het antwoord op de vorige vragen verschil indien de eerdere vergunning voor het in de handel brengen is verleend voor een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik voor een bepaalde indicatie en de latere vergunning voor het in de handel brengen is verleend voor een geneesmiddel voor menselijk gebruik voor een andere indicatie?

4) Maakt het voor het antwoord op de vorige vragen verschil indien voor de latere vergunning voor het in de handel brengen een volledige aanvraag voor het in de handel brengen vereist was overeenkomstig artikel 8, lid 3, van richtlijn 2001/83/EG (voorheen een volledige aanvraag op grond van artikel 4 van richtlijn 65/65/EEG)?

5) Maakt het voor het antwoord op de vorige vragen verschil indien het product waarop vergunning (A) voor het in de handel brengen van het desbetreffende geneesmiddel betrekking heeft, binnen de beschermingsomvang valt van een ander octrooi waarvan de geregistreerde houder een ander is dan degene die het aanvullende beschermingscertificaat aanvraagt?

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 17 juli 2012, LJN BX4794 (BASF Polyurethanes Benelux B.V. tegen Leolac B.V.)

Octrooirecht. Wapperverbod.

BASF is onderdeel van de BASF-groep, een wereldwijd opererend chemieconcern. BASF houdt zich bezig met de productie en verhandeling van producten voor onder meer de witgoedindustrie, de bouwnijverheid en automobielindustrie. De activiteiten van Leolac bestaan onder meer uit het lamineren of coaten van (polyurethaan)schuim. Dit schuim voorzien van een coating wordt toegepast in bijvoorbeeld de meubelbranche. De meerderheid van de aandelen in Leolac worden gehouden door Schraven Holding B.V., de houdster van het Europese octrooi EP 1 443 071.

De voorzieningenrechter stelt dat BASF belang heeft om gevrijwaard te blijven van onrechtmatig 'wapperen'. De voorzieningenrechter zal Leolac bevelen zich te onthouden van het doen van mededelingen inhoudende dat BASF of haar afnemers of hun afnemers (mogelijk) inbreuk maken op het octrooi, voor zover Leolac voor die mededeling onvoldoende concrete, op onderzoek gebaseerde aanwijzingen heeft. De vordering Leolac te verbieden maatregelen te treffen wegens inbreuk op het octrooi ten aanzien van gelamineerde schuimdelen wordt door de voorzieningenrechter afgewezen. Toewijzing van deze vordering zou neerkomen op een (geclausuleerd) verbod tot handhaving van het octrooi en voor een dergelijk verstrekkende voorziening ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding.

De voorzieningenrechter beveelt Leolac onder meer met onmiddellijke ingang te onthouden van het doen van mededelingen inhoudende dat BASF en/of haar afnemers inbreuk maken op het octrooi onder last van en dwangsom en veroordeelt zij Leolac in de proceskosten.

4.12. Aangezien Leolac volgens de onweersproken stellingen van BASF niet vrijwillig heeft willen toezeggen zich te zullen onthouden van het doen van mededelingen omtrent (mogelijke) inbreuk op EP 071 van BASF en van haar afnemers, heeft BASF voldoende belang bij haar vordering. Mede gelet op het feit dat door BASF onweersproken is gesteld dat Leolac partijen in België en Duitsland heeft aangeschreven en gelet op de verwijzing in de brief van 21 december 2011 naar “vele andere Europese landen” waar het octrooi volgens Leolac van kracht is, zal het uit te spreken bevel naast Nederland tevens betrekking hebben op alle andere landen dan Nederland waar EP 071 van kracht is.

4.13. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zal de voorzieningenrechter Leolac bevelen zich te onthouden van het doen van mededelingen inhoudende dat BASF of haar afnemers of hun afnemers (mogelijk) inbreuk maken op EP 071 voor het geval Leolac voor die mededeling onvoldoende concrete, op onderzoek gebaseerde aanwijzingen heeft. Daarmee wordt recht gedaan aan enerzijds het belang van BASF om gevrijwaard te blijven van onrechtmatig ‘wapperen’ en anderzijds aan het belang dat Leolac heeft bij het op rechtmatige wijze handhaven van het octrooirecht. Niet uit te sluiten valt immers dat in de toekomst mogelijk wel sprake kan zijn van voldoende verdenking van inbreuk op EP 071.

4.18. De vordering Leolac te verbieden (rechts)maatregelen te treffen wegens (vermeende) inbreuk op EP 071 ten aanzien van gelamineerde schuimdelen, althans een werkwijze voor de vervaardiging daarvan, met een coating met een dikte van de thermoplastische film van meer dan 8 micrometer, zal worden afgewezen. Toewijzing van deze vordering zou neerkomen op een (geclausuleerd) verbod tot handhaving van het octrooi en voor een dergelijke verstrekkende voorziening ziet de voorzieningenrechter, nu het Leolac reeds is verboden om EP 071 in te roepen zonder over deugdelijk onderbouwde aanwijzingen voor inbreuk te beschikken, geen aanleiding.

Lees de uitspraak hier (de grosse zaaknr. 417538/KG ZA 12-410, LJN BX4794)

Op andere blogs:
VZB-blog (Octrooihouder krijgt “wapperverbod”)

Heropening rechtbank 's-Gravenhage 11 juli 2012, LJN BX4814, AWB 10/7362 (The University of Queensland tegen NL Octrooicentrum)
Heropening Rechtbank 's-Gravenhage 11 juli 2012, LJN BX4796, AWB 10/4769 (Georgetown University tegen NL Octrooicentrum)

Octrooirecht. ABC. Heropening onderzoek ex artikel 8:68 Awb in verband met het stellen van prejudiciële vragen in deze zaak.

De rechtbank heropent [onder verwijzing naar C-322/10 (Medeva), C-422/10 (Georgetown University e.a.) en C-630/10 (Queensland)] het onderzoek en bepaalt dat partijen in de gelegenheid worden gesteld zich schriftelijk uit te laten omtrent (de formulering van) de aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te stellen prejudiciële vragen. Een eventuele reactie dient uiterlijk zes weken na de datum van deze uitspraak door de rechtbank te zijn ontvangen. De rechtbank is van oordeel dat het onderzoek niet volledig is geweest en heropend dient te worden.

De verwijzingsvragen
De rechtbank is voornemens de navolgende prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie:

1) Verzet Verordening 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, meer in het bijzonder artikel 3, aanhef en onder c daarvan, zich ertegen dat, in de situatie dat in (de conclusies van) een basisoctrooi meerdere producten onder bescherming zijn gesteld, aan de houder van het basisoctrooi een certificaat wordt verleend voor ieder van de onder bescherming gestelde producten?

2) Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, kan een certificaat worden verleend voor een door een basisoctrooi beschermd product, indien reeds eerder voor een ander door hetzelfde basisoctrooi beschermd product een certificaat is afgegeven, maar van dit laatste certificaat door de aanvrager afstand wordt gedaan met het oogmerk een nieuw certificaat te kunnen verkrijgen op basis van hetzelfde basisoctrooi?

3) Indien het voor beantwoording van de vorige vraag relevant is of de afstand terugwerkende kracht heeft, wordt de vraag of afstand terugwerkende kracht heeft beheerst door artikel 14, aanhef en onder b, van de Verordening of door het nationale recht? Indien de vraag of afstand terugwerkende kracht heeft wordt beheerst door artikel 14, aanhef en onder b, van de Verordening, dient die bepaling zo te worden uitgelegd dat afstand terugwerkende kracht heeft?

4) Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, hoe dient artikel 3, aanhef en onder c, van de Verordening te worden uitgelegd in de situatie dat in (de conclusies van) een basisoctrooi meerdere producten onder bescherming zijn gesteld en op de aanvraagdatum van een certificaat voor één van de door het basisoctrooi beschermde producten (A), weliswaar nog geen certificaat was verkregen voor een ander product (B) beschermd door hetzelfde basisoctrooi, op die aanvrage voor product (B) een certificaat is afgegeven voordat op de aanvrage voor een certificaat voor het eerstgenoemde product (A) is beslist?

5) Is voor de beantwoording van de vorige vraag van belang of de aanvrage voor product (B) die reeds tot afgifte van een certificaat heeft geleid wat de indieningsdatum betreft later is gedaan dan de aanvrage voor het certificaat voor product (A) dat nog niet tot afgifte heeft geleid?

Zie grosse AWB 10/7362 , LJN BX4814
Zie grosse AWB 10/4769, LJN BX4796