Octrooirecht  

Rechtbank 's-Gravenhage 25 april 2012, HA ZA 08-2204 (Bureau voor Free Publicity v.o.f tegen gedaagden h.o.d.n. IDMC)

Uitspraak ingezonden door Kees Berendsen, CroonDavidovich.

Zie hier voor de eerdere procedures tussen partijen. Wapperverboden op basis van auteursrecht, aanverwante rechten en kortlopend (vervallen) octrooi.

Feiten Beide partijen verzorgen publicaties of advertentie in huis-aan-huis-bladen (zogenoemde 'stoppers'). IDMC heeft een werkwijze ontwikkeld waarmee de publicaties landelijke worden verspreid, waarvoor een (kortlopend) octrooi is verleend 1028098 (uitgelegd hier). In kort geding wordt een verbod op auteursrechten (o.m. op de titellijst) en het octrooi gevorderd, maar niet toegewezen. Uit de toegewezen reconventionele vordering volgt een wapperverbod en een verbod de suggestie te wekken dat Free Publicity zich schuldig maakt aan inbreuk op de IE-rechten van IDMC. IDMC heeft vervolgens met betrekking tot het octrooi een afstandsverklaring gezonden aan het Octrooicentrum NL.

Omdat het octrooi is vervallen, wordt de vordering van Free Publicity tot nietigverklaring van het octrooi ingetrokken.

Wapperen met octrooi
Free Publicity heeft echter onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat IDMC vóór het gevraagde advies van het Octrooicentrum NL de wetenschap of besef had dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of nietigheidsprocedure. De wetgever heeft kennelijk gemeend ook niet-vooronderzochte octrooi te verlenen en dat deze tot het moment van vernietiging of verval geldig blijven. Niet is in te zien waarom een octrooihouder niet op een niet-vooronderzocht octrooi zou mogen beroepen. Daarbij heeft IDMC feitelijk ná het desbewustheidsexploit niet meer met het Octrooi gewapperd. Deze vordering wordt afgewezen.

Wapperen met auteursrechten e.a.
Het wapperen met auteursrechten wordt verboden. Op de titellijsten rust geen auteursrecht en de copyright notice waarmee IDMC auteursrechten claimt gaat te ver. De exclusiviteitsclaim is onjuist en daarom misleidend. Daarnaast bevat de desbewustheidswaarschuwing een verwijzing naar een auteursrecht waarvan IDMC kon weten dat zij dat recht niet bezat. De rechtbank begrijpt dat Free Publicity met "enig aanverwant recht" bedoelt geschriftenbescherming of databanken recht. Free Publicity heeft evenwel niet inzichtelijk gemaakt dat IDMC met het bezitten van een van deze rechten heeft geschermd. Aannemelijk is dat IDMC deze rechtsfiguren voor het eerst heeft leren kennen via deze procedures. Het wapperverbod wordt beperkt tot het wapperen met een niet-bestaand auteursrecht.

Omdat slechts een gering deel van het gevorderde is toegewezen volgt compensatie van de proceskosten.

4.5. Uitgangspunt is dat voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen van een waarschuwingsexploot niet voldoende is dat de in het exploot vervatte pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn. Tevens is vereist dat aan de octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan worden gemaakt. De Octrooihouder die zich beroept op een octrooi dat later wordt herroepen of vernietigd, handelt onrechtmatig indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat een octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of nietigheidsprocedure. De enkele omstandigheid dat een oppositie- of nietigheidsprocedure aanhangig is, vormt onvoldoende reden om onrechtmatigheid aan te nemen.

4.6. Anders dan Free Publicity betoogt is er geen reden om ten aanzien van een niet-vooronderzocht octrooi anders te oordelen. De wetgever heeft indertijd kennelijk gemeend ook niet-vooronderzochte octrooien te verlenen. Tot het moment van vernietiging of verval zijn ook deze door het enkele feit van verlening voor geldig te houden. Niet is in te zien waarom een octrooihouder, zonder de wetenschap of besef als bedoeld onder 4.5, zich niet op een niet-vooronderzocht octrooi zou mogen beroepen.

4.7. Free Publicity heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat bij IDMC vóór het advies van Octrooicentrum NL van 14 maart 2008 vorenbedoelde wetenschap of besef aanwezig was. Van als wapperen te duiden handelingen met betrekking tot het Octrooi is na 14 maart 2008 geen sprake meer geweest. (...)

4.10. De rechtbank begrijp dat Free Publicity met "enig aanverwant recht" bedoelt geschriftenbescherming of databankenrecht. Free Publicity heeft evenwel niet inzichtelijk gemaakt dat IDMC met het bezitten van een van deze rechten heeft geschermd. Aannemelijk is dat IDMC deze rechtsfiguren voor het eerste heeft leren kennen via deze procedure en de procedure in kort geding. In beide procedures heeft IDMC gesteld dat haar verwijzing naar een haar toekomende auteursrecht met betrekking tot de titellijsten in de aangevallen copyright notice in haar brochures gerechtvaardigd is omdat zij als zij geen auteursrecht zou hebben zij toch in elk geval een beroep kan doen op geschriftenbescherming dan wel een haar toekomende databanken recht. Naar oordeel van de rechtbank kan een dergelijk terugvallen op een subsidiaire rechtsgrond in een procedure niet worden aangemerkt als onrechtmatig wapperen.

4.11. Naar het oordeel van de rechtbank kunnen de titellijsten van IDMC niet worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermde werken. (...)

4.12. Tegenover de vaststelling hierboven gaat de copyright notice in de brochures (...) dan ook te ver. Hierbij weegt mee dat het niet om een enkele copyright notice gaat (de vermelding van het teken ©) maar dat deze is toegelicht met een onjuiste exclusiviteitsclaim en daarom is deze misleidend. Daarnaast bevat ook de desbewustsheidswaarschuwing een verwijzing naar een auteursrecht waarvan IDMC kon weten dat zij dat niet bezat. Het wapperverbod (...) zal dan ook worden toegewezen, beperkt tot wapperen met een niet-bestaand auteursrecht, een en ander op een wijze als hieronder verwoord.

Technical Board of Appeal of the EPO has decided to revoke the so-called "Frozen sperm/XY" patent after hearing all parties in public oral proceedings in an appeal procedure.

Een bijdragen van Cees Mulder, Maastricht University.
Octrooirecht: de uitspraak van de Kamer van Beroep heeft terugwerkende kracht (Art. 68 EOV).

Op 3 mei 2012 heeft de Technische Kamer van Beroep (Technical Board of Appeal) Europees octrooi EP-B 1,257,168 genaamd ‘Method of cryopreserving selected sperm cells’ van de Amerikaanse firma XY (USA) herroepen (revoked); het Europees Octrooibureau had op 2 februari 2005 octrooi verleend op de zogenoemde “Frozen sperm/XY” uitvinding waarvoor 22 november 2000 een Europese octrooiaanvrage was ingediend.

Na verlening van het Europees octrooi was oppositie ingesteld o.a. door Greenpeace en Monsanto. Tijdens de mondeling behandeling (Oral Proceedings) op 30 januari 2008 kondigde de Oppositieafdeling (Opposition Division) aan het Europees octrooi in gewijzigde vorm in stand te houden.

Tegen deze beslissing is door alle partijen beroep aangetekend (Monsanto en Greanpeace hebben naderhand hun bezwaren teruggetrokken). Hierna heeft een Technische Kamer van Beroep (Technical Board of Appeal) de zaak bekeken. Op 24 november 2011 heeft de Kamer van Beroep de zaak mondeling behandeld; op 03 mei 2012 is de mondeling behandeling voortgezet waarbij de Kamer heeft besloten het Europees octrooi te herroepen (red. deze documenten zijn d.d. niet in te zien via elektronisch inzage). Het nummer van de beslissing van de Kamer van Beroep is T-1199/08.

Na indiening van een Europese octrooiaanvrage verricht een afdeling voor het nieuwheidsonderzoek (Search Division) een literatuuronderzoek (Art. 92 EOV). Daarna wordt de aanvrage onderzocht door de Onderzoeksafdeling (Examining Division). Die besluit na eventuele amendering door de aanvrager om een Europees octrooi te verlenen (Art. 94 en 97 EOV). Binnen 9 maanden na verlening kan een ieder oppositie instellen (Art. 99 EOV) waarna een oppositieafdeling (Opposition Division) het verleende octrooi opnieuw bekijkt en daarbij de bezwaren van de opposant onderzoekt. Indien de oppositieafdeling van oordeel is dat ten minste één van de gronden voor oppositie zich verzet tegen het in stand blijven van het Europees octrooi, herroept zij het octrooi; anders wijst zij de oppositie af (Art. 101(2) EOV). Vaak worden tijdens de oppositieprocedure wijzigingen door de octrooihouder van aangebracht (Art. 123 EOV), waarna het Europees octrooi in ingeperkte vorm in stand wordt gehouden (Art. 101(3) EOV). Tegen deze beslissing door de oppositieafdeling kan door partijen betrokken bij de procedure beroep worden ingesteld, mits die partij door die beslissing in het ongelijk is gesteld. De andere partijen bij die procedure zijn (alleen) van rechtswege partij bij de beroepsprocedure. De leden van de Kamers van Beroep mogen geen lid zijn van de aanvraagafdeling, de onderzoekafdelingen, de oppositieafdelingen of de juridische afdeling (Art. 23(2) EOV) en zijn bij hun beslissingen aan geen enkele aanwijzing gebonden en dienen uitsluitend de bepalingen van het Europees Octrooiverdrag (EOV) in acht te nemen (Art. 23(3) EOV).

Verder is het nog belangrijk vast te stellen dat de uitspraak van de Kamer van Beroep terugwerkende kracht heeft (Art. 68 EOV), dat wil zeggen dat bij herroeping van het Europees octrooi vanaf de indieningsdatum geacht wordt nooit te hebben bestaan.

In principe is het mogelijk nog een verzoek to herziening (Petition for Review; Art. 112a EOV) in te dienen bij de Grote Kamer van Beroep (Enlarged Board of Appeal), maar de rechtsgronden die hierbij kunnen worden ingeroepen zijn dermate beperkt dat een dergelijk verzoek slechts een uitermate geringe kans op succes biedt.

Alle documenten in deze procedure treft u hier.
European Patent Convention: hier.

Conclusie AG HvJ EU 3 mei 2012, zaak C-130/11 (Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd tegen Comptroller-General of Patents)

Prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (England & Wales)
Octrooirecht. Aanvullende Beschermings Certificaat.

In't kort: Geen ABC voor geneesmiddel met werkzame stof op basis van latere vergunning, wanneer basisoctrooibescherming zich niet uitstrekt tot eerdere vergunning in de zin van artikel 4 EG Vo 469/2009. Oftewel: slechts een ABC op basis van de eerste vergunning.

Conclusie AG:

(1) Under Article 3(d) of Council Regulation (EEC) No 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products, a supplementary protection certificate for a product which is protected by a basic patent in force may be granted only on the basis of the first authorisation which permits that product to be placed on the market as a medicinal product which is within the scope of protection conferred by the basic patent in the Member State for which the application is made. The fact that the same product has previously been authorised as a medicinal product for human use or a veterinary medicinal product in the Member State for which the application is made does not preclude the grant of a supplementary protection certificate based on a later authorisation to place that product on the market as a new medicinal product, provided the first-authorised medicinal product is not within the scope of protection conferred by the patent designated by the applicant as the basic patent.

(2) The first authorisation to place the product on the market in the European Union to which Article 13(1) of Regulation No 1768/92 refers must also be understood as the first authorisation to place a product on the market in the European Union as a medicinal product which is within the scope of protection conferred by the basic patent designated by the applicant.

(3)      The answers to the above questions are no different if:

–        in the Member State for which the application is made, a first authorisation has been granted to place a product on the market as veterinary medicinal product for a particular indication and a second authorisation has been granted to place that product on the market as a medicinal product for human use for a different indication;
–        there are two authorisations to place a product on the market as a medicinal product and the later authorisation required a full application under Article 4 of Council Directive 65/65/EEC of 26 January 1965 on the approximation of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to proprietary medicinal products;
–        the product covered by an earlier authorisation to place the medicinal product on the market is within the scope of protection of a patent which belongs to a different registered proprietor from the person who applied for a supplementary protection certificate on the basis of a later authorisation to place that product on the market as a new medicinal product and on the basis of a different patent.


Vraag:
Moet artikel 3, sub d, van verordening (EEG) nr. 1768/921 [nu verordening (EG) nr. 469/20092] (hierna: "ABC-verordening") aldus worden uitgelegd dat, wanneer voor een geneesmiddel met een bepaalde werkzame stof een vergunning voor het in de handel brengen (A) is verleend, geen aanvullend beschermingscertificaat (hierna: "ABC") kan worden verleend op basis van een latere vergunning voor het in de handel brengen (B) van een ander geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, wanneer de door het basisoctrooi verleende bescherming zich niet uitstrekt tot het in de handel brengen van het product dat het voorwerp uitmaakt van de eerdere vergunning voor het in de handel brengen, in de zin van artikel 4?
Indien een ABC kan worden verleend, hebben de woorden "de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap" in artikel 13, lid 1, van de ABC-verordening dan steeds betrekking op een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel dat binnen de grenzen van de door het basisoctrooi verleende bescherming valt, in de zin van artikel 4?

Op andere blogs:
SPC Blog (Neurim and "first authorisation": the Advocate General speaks)

Hof 's-Gravenhage 1 mei 2012, LJN BW4600, zaaknr. 200.077.715/01 (MSD tegen Sandoz / Hexal A.G.)

Uitspraak ingezonden door Klaas de Vries, Brinkhof N.V..
In navolging van Rb 's-Gravenhage, IEF 9188 en Vzr. van diezelfde rechtbank, zie IEF 8903.

In't kort: Octrooirecht. Sandoz vorderde de vernietiging van EP 0 509 752 en ABC 990041 m.b.t. ‘Oftalmische samenstellingen die combinaties van een carbonanhydraseremmer en een beta-adrenergische antagonist bevatten’, oftewel: een generiek dorzolamide/timolol-product oogdruppels. De rechtbank oordeelt dat de conclusies volgens het hoofdverzoek en het hulpverzoek niet inventief zijn en vernietigt het Nederlandse deel van het octrooi en het ABC. Het hof bekrachtigt het tussen partijen in conventie en reconventie gewezen vonnis en veroordeelt MSD in de kosten van Sandoz, begroot op €65.000.

40. Het bovenstaande geldt te meer nu de vakman weet dat hem nog middelen ter beschikking staan om, zonodig, door verlenging van de contacttijd met het hoornvlies de biologische beschikbaarheid te verhogen. Daartoe zou hij de viscositeit van de oplossing kunnen verhogen of een geschikte gelvormer zoals Gellan gel (Gelrite) kunnen toevoegen. Deze wetenschap behoort tot zijn algemene vakkennis, zoals blijkend uit het Lehrbuch der pharmazeutischen Technologie, 1987, hoofdstuk 20.2.1.7 (productie 18 van Sandoz). Bovendien blijkt dit uit voormeld artikel van Lippa, waarin gebruik van 0.5% hydroxyethylcellulose als viscositeitsverhoger in de oftalmologische dorzolamide formulering wordt beschreven.

41. Dat de vakman - zonder andere dan routinematige arbeid - zou komen tot de formulering van een oplossing van 0.5% timolol en 2% dorzolamide met een pH van 6.0 is te meer aannemelijk gelet op het grote belang van therapietrouw in het geval van oftalmologische formuleringen voor verlaging van de oogdruk bij patiënten met oculaire hypertensie of glaucoom (vergelijk het hiervoor in rechtsoverweging 24 overwogene), waardoor de vakman extra gemotiveerd zou zijn om bedoelde arbeid te verrichten. Hetgeen MSD stelt omtrent verdere (secundaire) indicaties voor inventiviteit kan aan het bovenstaande onvoldoende afdoen. Voor zover er al langere tijd behoefte was aan een (combinatie)therapie voor patiënten die onvoldoende reageren op p-blokkers en de uitvinding een commercieel succes is omdat de combinatietherapie effectief is, was dit bekend uit de stand van techniek - Nardin van zeer kort voor de prioriteitsdatum - en is dat niet inventief Dit is geen indicatie voor inventiviteit van enkel de co-formulering. Dat er een langdurige behoefte was aan een co-formulering (uitgaande van de zeer recente stand van de techniek) en dat juist daarin het commerciële succes is gelegen, is onvoldoende onderbouwd gesteld.

Lees het arrest hier (LJN BW4600, grosse zaaknr. 200.077.715/01)

Kantonrechter Rechtbank Arnhem, locatie Tiel, 25 april 2012, LJN BW4465 (Rademaker B.V. tegen gedaagden)

Als randvermelding: Bescherming kennis en ervaring. De werking van concurrentie- en geheimhoudingsbeding inzake vertrouwelijke gegevens met betrekking tot (deeg-)technologie. Alle serieuze spelers in de markt zijn bezig een brooddeeguitrollijn te ontwikkelen.

Voormalige werknemers van Rademaker die deel uitmaakten van de “Werkgroep Brooddeeguitrollijn” gaan aan de slag bij concurrerend bedrijf D, aldaar werken zij mee aan de ontwikkeling van de brooddeeguitrollijn d'Artagnan. Gevorderd wordt naleving van het geheimhoudingsbeding door te verbieden mee te werken aan de (door)ontwikkeling van de brooddeeguitrollijn.

Gort, aan wiens deskundigenoordeel naar het oordeel van de kantonrechter wat betreft de technische en technologische aspecten een groot belang toekomt, heeft in de “Antwoorden op vragen AKD” aangegeven dat de door hem geconstateerde overeenkomsten tussen de Crusto II en de d’Artagnan gelegen zijn in de (deeg-)technologische aspecten van de machines. Gort noemt de beide uitrollijnen vanuit technisch oogpunt bezien “duidelijk afwijkend”. Gesteld noch gebleken is ook dat er octrooien of patenten geschonden zijn door [bedrijf D]. Onweersproken is voorts dat alle serieuze spelers in de markt bezig zijn/waren een brooddeeguitrollijn te ontwikkelen, althans een variant daarop reeds in hun stal hadden, zodat onvoldoende is onderbouwd dat sprake is van unieke techniek.

De kantonrechter acht het voldoende aannemelijk dat de technologische achterstand van bedrijf D op Rademaker door eerstgenoemde snel is ingelopen vanwege de kennis over de specifieke elementen van de deegtechnologie door de gedaagden en de bij Rademaker reeds ondervonden trial en error.

De kantonrechter volgt het tussen partijen gewezen arrest dat (algemene) door een werknemer bij de werkgever opgedane kennis en ervaring niet onder het geheimhoudingsbeding kan worden gebracht, tenzij op onderdelen specifiek overeengekomen. De boete gekoppeld aan het non-concurrentiebeding wordt door de kantonrechter gematigd tot €50.000.

4.31. De kantonrechter begrijpt het standpunt van Rademaker aldus dat zij stelt dat [gedaagde sub 1], [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] vertrouwelijke gegevens met betrekking tot (deeg-)technologie (reologie) hebben doorgespeeld aan [bedrijf D], althans die ten behoeve van [bedrijf D] hebben gebruikt en dat zij niet (meer) stelt dat geheime technische gegevens (in het bijzonder over de X-pack) zijn doorgegeven aan en overgenomen door [bedrijf D]. Zo Rademaker zich nog op dat standpunt stelt, wordt het door de kantonrechter verworpen omdat dat standpunt onvoldoende onderbouwing kent. Gort, aan wiens deskundigenoordeel naar het oordeel van de kantonrechter wat betreft de technische en technologische aspecten een groot belang toekomt, heeft in de “Antwoorden op vragen AKD” aangegeven dat de door hem geconstateerde overeenkomsten tussen de Cruto II en de d’Artagnan gelegen zijn in de (deeg-)technologische aspecten van de machines. Gort noemt de beide uitrollijnen vanuit technisch oogpunt bezien “duidelijk afwijkend”. Gesteld noch gebleken is ook dat er octrooien of patenten geschonden zijn door [bedrijf D]. Onweersproken is voorts dat alle serieuze spelers in de markt bezig zijn/waren een brooddeeguitrollijn te ontwikkelen althans een variant daarop reeds in hun stal hadden (zoals door Gort beschreven onder 3. van de “Antwoorden op vragen AKD” en onder 5. van de “Beantwoording vragen i.v.m. comparitie van 29 sept. a.s.”), zodat onvoldoende is onderbouwd dat sprake is van unieke techniek.

4.32. Waar het om gaat is dat, zoals door Gort beschreven onderaan zijn “Kanttekeningen bij de brief van octrooibureau van Vriesendorp-Gaade aan mr. Gasseling”, [bedrijf D] de technologische/reologische achterstand op Rademaker snel is ingelopen doordat gedaagden [bedrijf D] met hun kennis over (specifieke elementen van) de deegtechnologie en de bij Rademaker reeds ondervonden trial en error [bedrijf D] in belangrijke mate op weg hebben geholpen/ het ontwikkelproces hebben versneld. Dat acht de kantonrechter voldoende aannemelijk gelet op het vorenstaande en gelet op de inhoud van de door [gedaagde sub 1], [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] afgelegde verklaringen en de publicaties van hen en [bedrijf D] in de media.

4.35.  De kantonrechter volgt het oordeel van het gerechtshof Arnhem zoals neergelegd in het tussen partijen gewezen arrest zoals hiervoor genoemd in r.o. 2.22 dat (algemene) door een werknemer bij de werkgever opgedane kennis en ervaring niet onder het geheimhoudingsbeding kan worden gebracht, tenzij op onderdelen specifiek overeengekomen. De kantonrechter is daarbij van oordeel dat die kennis en ervaring ruim moet worden uitgelegd. Indien grote delen van de (werk-)ervaring als vertrouwelijk en derhalve als vallend onder het geheimhoudingsbeding worden aangemerkt, is het voor werknemers als [gedaagde sub 1], [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3], die het belangrijkste deel van hun werkzame leven bij Rademakers hebben doorgebracht, immers vrijwel onmogelijk om elders in de branche werkzaam te zijn. Dat zou strijdig zijn met het beginsel van vrije beroepskeuze.
De werkgever kan haar belangen in deze beschermen door vooraf op bepaalde onderdelen (in casu bijvoorbeeld alles wat in de Werkgroep Brooddeeguitrollijn over deegtechnologie werd besproken) specifiek (en schriftelijk) geheimhouding op te leggen en voorts door een concurrentiebeding overeen te komen. Het eerste is door Rademaker nagelaten, op het tweede punt is dat door haar – behoudens ten opzichte van [gedaagde sub 1] – niet zorgvuldig (genoeg) gedaan.

Decision of the the President of the European Patent Office dated 20 April 2012

De President van het Europees Octrooibureau heeft besloten dat wanneer een interview met de Examining Division of een mondelinge behandeling (oral proceedings) van de Europese octrooiaanvrage bij de Examining Division als videoconferentie worden gehouden, documenten vanaf 1 mei 2012 per e-mail naar de Examining Division kunnen worden gestuurd.

Zie de beslissing van de EOB-President hier

Hof Amsterdam 24 april 2012, zaaknr. 200.099.291/01 SKG, LJN BW4100 (Rhodia Chimie tegen VAT logistics, Neo performance materials = VAT c.s.)

Uitspraak ingezonden door Ruud van der Velden, Hogan Lovells.

In navolging van IEF 10627. In't kort: Octrooirecht. Bewijsbeslag in Nederland ter zake van gestelde inbreuk op Europees octrooi in Duitsland. Monsterneming en bescheidend: Afgifte of inzage. Bevoegdheid. Geen rechtsverhouding (843a Rv). Territoriale begrenzing.

Rhodia meent dat de eerste rechter door te toetsen of “voldoende aannemelijk” is dat een inbreuk dreigt te worden gemaakt of al kan zijn gemaakt, en dat er tussen Rhodia en VAT c.s. een rechtsverhouding uit onrechtmatige daad bestaat, een onjuist criterium heeft gehanteerd. Het hof verwijst naar 1019b lid 1 Rv en stelt dat verzoeker het ten minste voldoende aannemelijk moet maken dat inbreuk op recht wordt gemaakt. Daar zijn in dit geval maatregelen genomen. De artikelen 1019 e.v. Rv staan ook ten dienste aan gerechtigde tot Europees octrooi dat niet mede voor nederland is verleend. Eis in de hoofdzaak in de zin van art. 700 lid 3 en 1019i Rv.

Het hof beveelt VAT c.s. tot overlegging van monsters en afgifte van bescheiden. Het hof verstaat dat onder de evengenoemde “overlegging” en “afgifte” tevens is begrepen het geven van de daartoe nodige instructies aan degene onder wie deze objecten zich bevinden.

3.19 Rhodia meent dat de eerste rechter door te toetsen of “voldoende aannemelijk” is dat een inbreuk dreigt te worden gemaakt of al kan zijn gemaakt, en dat er tussen Rhodia en VAT c.s. een rechtsverhouding uit onrechtmatige daad bestaat, een onjuist criterium heeft gehanteerd.

3.20 Het hof volgt Rhodia hierin niet. Blijkens artikel 1019b, eerste lid, Rv is voor het verkrijgen van rechterlijk verlof tot het treffen van voorlopige bewijsbeschermende maatregelen ten minste vereist dat de verzoeker “voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er inbreuk op zijn recht van intellectuele eigendom is gemaakt of dreigt te worden gemaakt”. In het onderhavige geval zijn in het kader van zulke maatregelen monsters genomen, bescheiden gekopieerd en de kopieën (welke kopieën zelf ook bescheiden zijn) in conservatoir bewijsbeslag genomen. Rhodia kan dan – zoals hij in het onderhavige geval ook heeft gedaan - op de voet van artikel 843a, eerste lid, Rv, mede gelet op artikel 1019a, tweede lid, Rv, “inzage, afschrift of uitttreksel” van die bescheiden en “overlegging” van die monsters vorderen respectievelijk van “degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft”, en van “de wederpartij” in wier “macht” de monsters zich bevinden, mits hij “daarbij rechtmatig belang heeft” (en mits aan de verdere vereisten van die wetsbepalingen is voldaan). Het ligt dan voor de hand dat dit rechtmatige belang slechts aanwezig kan worden geacht als in de procedure op de voet van artikel 843a Rv met betrekking tot monsters en bescheiden die met toepassing van artikel 1019b e.v. Rv respectievelijk zijn genomen en in conservatoir bewijsbeslag genomen, ten minste kan worden geoordeeld dat de eiser voldoende aannemelijk heeft gemaakt, of anderszins voldoende aannemelijk is geworden, dat er inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van de eiser is gemaakt of dreigt te worden gemaakt. De eerste rechter heeft dus het juiste criterium gehanteerd.

3.21 Wel dienen hierbij de volgende kanttekeningen te worden gemaakt.

Aan de artikelen 1019 e.v. Rv ligt de zogenoemde IE-Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004) ten grondslag. Deze artikelen strekken er dan ook, in samenhang met artikel 843a Rv, mede toe bewijsmateriaal voor veronderstelde inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten veilig te stellen. Een inbreukmaking of de dreiging ervan mag dus in elk geval niet pas dan voldoende aannemelijk (in de hier relevante zin) worden geacht, als zij reeds met andere bewijsmiddelen bewezen is, immers dan zou het veiliggestelde bewijsmateriaal overbodig zijn. Evenmin mag worden gevergd dat de (dreiging van de) inbreuk reeds zó aannemelijk is geworden als nodig zou zijn voor het verkrijgen van bijv. een gebod tot staking of onthouding van inbreuk in een inbreukprocedure in kort geding. Maar ook mag niet de eis worden gesteld dat reeds in hoge mate waarschijnlijk is dat de (dreiging van de) inbreuk in een bodemprocedure bewezen zal kunnen worden. Dat alles zou niet stroken met de genoemde strekking van de artikelen.

Vanzelfsprekend moet de eiser wél concrete feiten en omstandigheden aanvoeren waaruit een redelijk vermoeden van de (dreiging van de) inbreuk kan volgen, en de stellingen van de wederpartij, voor zover deze een deugdelijke betwisting kunnen opleveren, naar behoren pareren. Daarbij moet dan worden verlangd – mede gelet op artikel 6, eerste lid, van de evengenoemde richtlijn – dat de eiser voldoende bewijsmateriaal dat redelijkerwijs al beschikbaar is, overlegt om de beweerde inbreuk (ter zake waarvan hij een vordering wil instellen) toe te lichten, alsmede dat hij stelt dat de monsters en kopieën die respectievelijk zijn genomen en in conservatoir bewijsbeslag zijn genomen, (aanvullend) bewijsmateriaal vormen om die beweerde inbreuk te staven.

Internationaal privaatrecht
3.42 Naar Nederlands internationaal privaatrecht worden octrooien die rechtsgeldig voor andere landen dan Nederland zijn verleend, in beginsel erkend, ook als zij niet mede voor Nederland zijn verleend. Dat wil niet zeggen dat zij voor Nederland van kracht zijn, maar het laat wel ruimte voor de mogelijkheid van een in Nederland te voeren gerechtelijke procedure ter ondersteuning van de handhaving van zulke octrooien, zoals een procedure op de voet van de artikelen 1019 e.v. Rv.

3.43 Indien dan ook de drie partijen VAT c.s. bijv. in Duitsland een inbreuk op een Europees octrooirecht van Rhodia dat voor Duitsland (maar niet voor Nederland) is verleend, (dreigen te) maken, kan er sprake zijn van (dreigende) onrechtmatige daden jegens Rhodia, waartegen Rhodia in beginsel ook in Nederland in zoverre mag optreden, dat hij bijv. (na het daarvoor nodige verlof te hebben gekregen) monsters neemt of conservatoir bewijsbeslag legt onder degene van de drie die in Nederland producten waarmee die inbreuk in Duitsland wordt (of dreigt te worden) gemaakt, in voorraad houdt, en vervolgens toegang vordert tot het aldus veiliggestelde bewijsmateriaal. Het recht op vrij verkeer van waren en diensten en het recht op vrije mededinging in Nederland en tussen Nederland en andere landen waarvoor de octrooien van Rhodia niet van kracht zijn, - waarop VAT c.s. zich beroepen - staan aan de mogelijkheid van zulk optreden niet in de weg. In zoverre komt derhalve aan de gerechtigde tot een Europees octrooirecht ook als dat octrooi niet voor Nederland is verleend, in Nederland toch een zekere bescherming toe tegen inbreuk die in een land waarvoor dat octrooi is verleend, wordt (of dreigt te worden) gemaakt. De slotsom is dat Rhodia zich niet ten onrechte beroept op de artikelen 1019 e.v. Rv.

Lees het arrest hier (LJN BW4100, zaaknr. 200.099.291/01 SKG).

Peter Blok, IJzersterke octrooiverhalen Het belang van de beschrijving, UNION Lezing.
Bas Pinckaers, IJzersterke octrooiverhalen nawerkbaarheid en beschermingsomvang in Europa, UNION Lezing.

De Nederlandse groep van Union-IP organiseerde op donderdag 5 april 2012 voor octrooigemachtigden, advocaten en andere belangstellenden haar eerste dinerbijeenkomst, met als onderwerp ‘IJZERSTERKE OCTROOIVERHALEN’.

De presentatie van Peter Blok, Afdeling IE Rechtbank 's-Gravenhage.
- Doel van het octrooirecht
- Toepassingsbereik
- Nawerkbaarheid: De contact lenzen zaak
- Equivalentie: De Occluder zaak

De presentatie van Bas Pinckaers, Van Doorne advocaten.
1) Basisregel
2) Nawerkbaarheid: Novartis/Johnson & Johnson
3) Beschermingsomvang: Aga/Occlutech
4) Conclusie: Verschillen in de uitspraken tussen dezelfde partijen op basis van hetzelfde octrooi ontstaan door

- verschillende stellingen en verschillend bewijs van partijen
- nationale rechters die bij gebreke van een supranationale rechter de EOV regels op verschillende wijze toepassen
- verschillen in het nationaal procesrecht.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 25 april 2012, KG ZA 12-244 (Rhodia Chimie tegen PPG Industries Chemicals)

Uitspraak ingezonden door Klaas Bisschop en Rik Zagers, Hogan Lovells.

Een van de kernactiviteiten van Rhodia is het ontwikkelen, produceren en verkopen van geprecipiteerd silica. Het gebruik van geprecipiteerde silica's is heel divers: verminderen van rolweerstand en verbeteren van grip op nat wegdek, maar ook ter versterking van elastomeren en als schuurmiddel. PPG is één van de dochterondernemingen van de Amerikaanse PPG-Groep. De PPG-Groep is een wereldwijde leverancier van verf, coatings, optische producten, "specialty materials", chemicaliën, glas en glasvezel.

Partijen zijn al sinds 2001 in onderhandeling over EP 862. De verbodsvordering wordt, vanwege een gebrek aan spoedeisend belang, afgewezen.

4.14. Bij de beoordeling heeft de voorzieningenrechter mede in aanmerking genomen de omstandigheden welke PPG heeft genoemd onder de noemer ongeschikt voor kort geding. De voortgezette onderhandelingen, waarvan PPG stelt dat zij niet zijn afgebroken, hetgeen door Rhodia niet deugdelijk is betwist, leren dat Rhodia haar belang wil handhaven door het verkrijgen van schade- en/of licentievergoeding. De zaak lijkt ook minder geschikt voor kort geding nu Rhodia er voor heeft gekozen de levering van het bewijs van de inbreuk in handen van haar eigen partijdeskundigen te laten. Het kort geding leent zich naar haar aard niet voor aanvullende bewijslevering, bijvoorbeeld door een onderzoek door deskundigen.

Het beginsel dat de genoemde monsterneming van de eindproducten gericht zijn op de bewaring en niet op de vergaring, wordt doorbroken voorzover er geen sprake is van vertrouwelijkheid. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij voor een ieder verkrijgbare commerciële producten. Rhodia wordt veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie, PPG in de kosten in reconventie.

4.21. De voorzieningenrechter overweegt dat bewijsbeslag, monsterneming en beschrijving in beginsel bewarende maatregelen zijn, zodat de beslaglegger geen inzage heeft in bewijsmateriaal onder bewarend beslag, de beschrijving en ook geen toegang tot de monsters voor onderzoek. Inzage of toegang kan wel verkregen worden met toestemming van de rechter en ingevolge afspraak tussen partijen.

4.22. De genoemde maatregelen zijn derhalve in beginsel gericht op bewaring en niet op vergaring. De achtergrond daarvan is de bescherming van vertrouwelijke gegevens, hetgeen ook blijkt uit artikel 7 van de Handhavingsrichtlijn alsmede uit artikel 1019b lid 4 Rv. Bescherming van vertrouwelijk gegevens is in het algemeen alleen gewaarborgd door het beslagene in bewaring te houden en niet af te geven voor inzage of onderzoek. Eenzelfde verwijzing naar het waarborgen van bescherming van vertrouwelijke informatie is opgenomen onder 1019a Rv.

4.23. Genoemd beginsel wordt doorbroken voor zover er geen sprake is van vertrouwelijkheid. Dit doet zich voor bijvoorbeeld indien het gaat om voor een ieder verkrijgbare commerciële producten, zoals de door PPG aangeboden HDS-producten.

Lees  het vonnis hier (KG ZA 12-244).

Rechtbank Utrecht 18 april 2012, LJN BW3580 (Roucar Gear Technologies B.V. tegen gedaagde)

In navolging van IEF 10462. Octrooirecht, proceskostenveroordeling. Verzet in de exequaturprocedure. De rechtbank constateert dat in de eerder beschikking al een beslissing is gegeven over de proceskosten, namelijk door deze conform het liquidatietarief toe te wijzen. Gedaagde had aanspraak willen maken op volledige proceskostenveroordeling conform artikel 1019h Rv, dat heeft hij evenwel (kennelijk) nagelaten. In deze latere procedure kan hij daarom niet alsnog vergoeding van de kosten op grond van artikel 1019h Rv vragen.

De rechtbank volgt Roucar c.s. niet in zijn verweer dat artikel 1019h Rv alleen van toepassing is op zaken waarin sprake is van een vordering strekkende tot staking van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. Uit het bepaalde in artikel 1019 Rv blijkt dat artikel 1019h Rv van toepassing is op alle zaken waarin de handhaving van rechten van intellectuele eigendom aan de orde is. In de Franse procedure strekte de vordering van [gedaagde] er kennelijk toe om hem als enig eigenaar aan te wijzen van een aantal patentaanvragen en om vervolgens de schade te vergoeden die hij heeft geleden doordat Roucar c.s. hem verhinderd heeft om de registratie van internationale uitbreidingen van de aanvragen en het zoeken van partners voor de ontwikkeling van de uitvindingen en hun toepassingen normaal uit te voeren (r.o. 2.8).

Daarmee is dat een zaak die ziet op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom. Op grond van het arrest van het Hof van Justitie van 18 oktober 2011, C-406/09, geldt dit oordeel vervolgens ook voor de uit die zaak voortvloeiende exequaturprocedure. Octrooirechten behoren tot de intellectuele eigendomsrechten waarvoor een proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv kan worden gevraagd, omdat deze rechten onderdeel uitmaken van de opsomming van de intellectuele eigendomsrechten in artikel 1019 Rv. De gevraagde proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv is derhalve in beginsel toewijsbaar.

2.9. Ten aanzien van de hoogte van de gevorderde kosten overweegt de rechtbank als volgt. De onderhavige zaak betreft een octrooizaak en valt derhalve niet onder de landelijk vastgestelde indicatietarieven in IE-zaken, zodat de hoogte van de opgevoerde kosten niet aan die tarieven kan worden getoetst. Wel dienen de kosten te voldoen aan het vereiste van artikel 1019h Rv dat deze redelijk en evenredig zijn, en voorts dienen de kosten gemaakt te zijn met betrekking tot de onderhavige procedure. De rechtbank constateert dat een deel van de opgevoerde kosten, die [gedaagde] heeft gespecificeerd door overlegging van productie 4, ziet op kosten die dateren van vóór het uitbrengen van de inleidende dagvaarding op 27 juli 2011. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, kan niet worden aangenomen dat die kosten zien op de onderhavige procedure, zodat die kosten buiten beschouwing dienen te blijven. Voor zover de kosten zien op de afgifte van de uitvoerbaarverklaring (bij beschikking van 13 juli 2011), geldt bovendien dat in die beschikking al een beslissing over de daarvoor gemaakte proceskosten is gegeven. [gedaagde] aanspraak had willen maken op volledige proceskostenveroordeling conform artikel 1019h Rv en/of nakosten, had hij dat in die procedure moeten vorderen. Dat heeft hij evenwel (kennelijk) nagelaten.

2.10. Anders dan Roucar c.s. stelt, kan de reistijd van de advocaat van [gedaagde] vanuit Brussel naar Utrecht voor het bijwonen van de zitting in de onderhavige procedure niet als onredelijk worden aangemerkt, nu het aan een partij zelf is om te beslissen of zij haar procesadvocaat naar een zitting wil sturen, of haar behandelend advocaat. Voor het overige kunnen de gespecificeerde kosten, ook indien in aanmerking wordt genomen dat de onderhavige procedure min of meer een herhaling vormt van de procedure die is geëindigd met de beschikking van 26 oktober 2011, niet als onevenredig of onredelijk worden aangemerkt.