Octrooirecht  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBUTR:2012:7331

Vzr. Rechtbank Utrecht 15 augustus 2012, rolnr. Utrecht KG ZA 12-319, rolnr. 's-Gravenhage KG ZA 12-559 (Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG tegen Teva Pharma B.V.)

Uitspraak ingezonden door John Allen, Emma de Groot en Paul van Dongen, NautaDutilh.

Octrooirecht. Procesrecht. BI is houdster van EP 0 429 987 en het Portugese zusteroctrooi PT 95919 m.b.t. diazepines and their use in the prevention or treatment of HIV infection. Na verder debat heeft de voorzieningenrechter partijen in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over het door het Hof van Justitie van de Europese Unie op 12 juli 2012 gewezen arrest in de zaak Solvay SA v. Honeywell c.s. [IEF 11570].

De Voorzieningenrechter verbiedt Teva Pharma NL om binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis onrechtmatig jegens BI DE te handelen, meer in het bijzonder door betrokken te zijn bij inbreuk door Teva Pharma PT op PT 919 in Portugal of die inbreuk te faciliteren, waaronder mede wordt verstaan het niet volledig en onvoorwaardelijk intrekken van direct of indirect gegeven toestemming aan Teva Pharma PT om Nevirapina Teva in Portugal in het verkeer te brengen, op straffe van een dwangsom van € 100.000,00 voor iedere dag, of ter keuze van BI DE, € 5.000,00 voor ieder product (waaronder is te verstaan: een patiëntenverpakking van Nevirapina Teva, ongeacht het aantal daarin voorkomende tabletten) waarmee dit verbod zal zijn overtreden;

Verder in citaten:

4.1. Ofschoon deze zaak niet een typische Gat/Luk5-situatie betreft omdat BI DE geen inbreuk op aan haar toekomende intellectuele eigendomsrechten aan haar vorderingen ten grondslag legt maar onrechtmatig handelen van Teva c.s. in Nederland door – kort gezegd – betrokken te zijn bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in het buitenland, speelt niettemin ook in dit geding de geldigheidsvraag een rol nu de vorderingen van BI DE door Teva c.s. met een geldigheidsverweer worden begroet. Onzeker is of artikel 22 lid 4 EEX-Vo6 hier toepassing vindt. Indien daarvan wordt uitgegaan, komt de voorzieningenrechter in ieder geval op grond van artikel 31 EEX-Vo internationale bevoegdheid toe van de vorderingen strekkende tot het nemen van voorlopige maatregelen kennis te nemen. Anders dan Teva c.s. heeft aangevoerd is er, gezien de vestigingsplaats van Teva c.s., ook sprake van een voldoende reële band met de Nederlandse rechtssfeer. Dat ten aanzien van het gestelde onrechtmatig handelen in Nederland een beoordeling naar vreemd recht noodzakelijk zal zijn ten aanzien van de vraag of er op de (respectieve) intellectuele eigendomsrechten in het buitenland inbreuk wordt gemaakt en in dat kader de geldigheid van die rechten moet worden onderzocht, doet aan de bevoegdheid niet af. Artikel 22 lid 4 EEX-Vo staat daaraan niet in de weg nu uit HvJ EU 12 juli 2012 (zaak C-616/10, Solvay v. Honeywell c.s.) volgt dat artikel 31 EEX-Vo een autonome draagwijdte heeft ten opzichte van eerstgenoemd artikel. Het gevaar voor tegenstrijdige beslissingen ontbreekt nu de voorlopige beslissing in dit geding geenszins vooruit zal lopen op de beslissing ten gronde van de op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo bevoegde (Portugese) rechter.

4.2. De voorzieningenrechter is op grond van de hoofdregel van artikel 99 lid 1 Rv tevens de relatief bevoegde rechter nu Teva Pharma NL en Teva Europe in dit arrondissement zijn gevestigd. De relatieve bevoegdheid ten aanzien van
Pharmachemie volgt uit artikel 107 Rv. Het verweer van Teva c.s. dat de zaak verkapte octrooiinbreuk betreft en de Utrechtse voorzieningenrechter gezien artikel 80 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW) geen relatieve bevoegheid zou toekomen (volgens Teva c.s. is de Haagse voorzieningenrechter relatief bevoegd), slaagt niet. Aan de vorderingen is geen inbreuk op de aan BI DE als zodanig toekomende octrooirechten ten grondslag gelegd maar onrechtmatig handelen in Nederland. Een dergelijke vordering valt buiten het toepassingsbereik van de uitsluitende bevoegdheidsregeling van artikel 80 lid 2 ROW.

in de procedure tegen Teva Pharma NL:
5.1. verbiedt Teva Pharma NL om binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis onrechtmatig jegens BI DE te handelen, meer in het bijzonder door betrokken te zijn bij inbreuk door Teva Pharma PT op PT 919 in Portugal of die inbreuk te faciliteren, waaronder mede wordt verstaan het niet volledig en onvoorwaardelijk intrekken van direct of indirect gegeven toestemming aan Teva Pharma PT om Nevirapina Teva in Portugal in het verkeer te brengen, op straffe van een
dwangsom van € 100.000,00 voor iedere dag, of ter keuze van BI DE, € 5.000,00 voor ieder product (waaronder is te verstaan: een patiëntenverpakking van Nevirapina Teva, ongeacht het aantal daarin voorkomende tabletten) waarmee dit verbod zal zijn overtreden;

Op andere blogs:
NautaDutilh (New chapter in Dutch cross-border practice)

Hof 's-Gravenhage 31 juli 2012, LJN BX4367 (John Bean Technologies Corp. tegen Immo Afo h.o.d.n. Afoheat)

In navolging van Rb [IEF 9433]. Octrooirecht. EP1321044 gedaagde m.b.t. een werkwijze voor het ononderbroken koken van vleesvoedingsproducten. Bij de rechtbank vorderde eiser de vernietiging van het Nederlandse deel, maar ziet zijn vorderingen afgewezen worden. De conclusies van het octrooi waren niet nieuw en inventief. Het pas bij pleidooi opwerpen van nieuwe geldigheidsbezwaren werd i.c. in strijd met de goede procesorde geacht, in het bijzonder die van het versneld regime voor octrooizaken.

In beroep vernietigt het Hof het Nederlandse deel van het octrooi wegens het ontbreken van nieuwheid en inventiviteit geoctrooieerde inrichting en ontbreken inventiviteit van de werkwijze. Onverwacht bonus effect maakt niet inventieve werkwijze/gebruik niet (alsnog) inventief.

Onverwacht Bonusvoordeel
27. De stelling van Afoheat dat het gebruik van MF branders in een tunneloven voor het koken van vlees als voordeel heeft dat het vochtverlies wordt verminderd en de smaak van het vlees wordt verbeterd - welke stelling overigens gemotiveerd door JBT wordt betwist, stellende dat dit voordeel zich ook bij andere IR branders voordoet - en de op basis daarvan door Afoheat geformuleerde probleemstelling, kan aan het bovenstaande niet afdoen. Er is sprake van een onverwacht bonusvoordeel/effect, waardoor het geclaimde gebruik van de oven, dat naar het oordeel van het hof voor de gemiddelde vakman voor de hand lag, niet (alsnog) inventief wordt (vergelijk Board of Appeal T 936/96 en T 170/06). Dat sprake is van een onverwacht bonus voordeel stelt Afoheat overigens zelf in zijn conclusie van antwoord (punt 4.27): "In dit verband is van belang dat men bij Afoheat, zelfs nadat men tot het idee was gekomen om een oven uit te rusten met een MF brander, geen rekening had gehouden met een dergelijke substantiële reductie van gewichtsverlies" en in de pleitaantekeningen in eerste aanleg (pagina 3): " Bij de ontwikkeling van een nieuwe lijn ovens voor pre-cooking van vleesproducten heeft Afoheat met het oog op capaciteitsvergroting een keer een oven uitgerust met een aantal MF-branders. Dit bleek een aantal bijzondere niet verwachte bij-effecten te hebben ten aanzien van de kwaliteit van de vleesproducten, zoals in het octrooi helder beschreven (minder vochtverlies, betere smaak)"

30. Het bovenstaande brengt mee dat het hof van oordeel is dat het Nederlands deel van het octrooi alsnog dient te worden vernietigd.

31. Afoheat heeft (meer) subsidiair nog verzoeken gedaan om het octrooi slechts gedeeltelijk te vernietigen en voor het overige beperkt in stand te laten overeenkomstig een door haar geformuleerd hoofd- en hulpverzoek. Deze teksten heeft het hof geweigerd, omdat zij te laat voor het pleidooi waren toegezonden. Dat doet er niet aan af dat het hof ook los daarvan de octrooien slechts gedeeltelijk zou kunnen vernietigen. De door Afoheat tijdens het pleidooi in hoger beroep genoemde beperkingen - waarbij de inrichtingsconclusies worden vervangen door gebruiks-en/of werkwijzeconclusies en het opnemen van de definitie van vleesvoedingsproducten in de hoofdconclusie - leiden er echter niet toe dat het aldus beperkte octrooi geldig is. Zoals hiervoor is overwogen zijn ook de gebruiksconclusies niet inventief en geldt dat ook als de definitie van vleesvoedingsproducten in de hoofdconclusie wordt opgenomen.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 14 augustus 2012, LJN BX7359, zaaknr. 424154/KG ZA 12-787 (Lundbeck tegen Sandoz)

Octrooirecht. Lundbeck is houdster van EP347066 B1 en ABC 300155 op de stof escitalopram. Sandoz verhandelt generieke medicijnen.

Lundbeck stelt dat er kennelijke juridische misslagen zijn geweest in het arrest van het Hof 24 januari 2012, IEF 10820. De voorzieningrechter is met Lundbeck van oordeel dat er het nodige is af te dingen op de redenering van het hof. Als een gemiddelde vakman immers slechts langs inventieve weg de nieuwe stof (escitalopram) kan verkrijgen is er kennelijk inventieve denkarbeid nodig geweest om tot deze stof te komen en is de stof logischerwijze om die reden inventief, ook al lag op zich het bestaan van de stof wellicht voor de hand. Niet slechts de werkwijze wordt toegevoegd aan de stand van de techniek, maar dankzij de inventieve werkwijze is het (S)-enantiomeer ter beschikking gesteld.

Het oordeel van het hof staat naar voorlopig oordeel voorts op gespannen voet met bestendige jurisprudentie van (de Technische Kamers van Beroep van) het EOB (r.o. 4.3.).

Dat het bewijs van Lundbeck niet waterdicht is, doet er niet aan af dat Sandoz aannemelijk dient te maken dat zij de geoctrooieerde werkwijze in het geheel niet toepast. Nu zij daar voorshands niet in is geslaagd, moet het gevraagde verbod worden toegewezen.

4.2. Het hof voert ter nadere motivering aan dat het in feite slechts de werkwijze is die de octrooihouder aan de stand van de techniek heeft toegevoegd (“technical contribution”) zodat – onder verwijzing naar T 939/92 (Agrevo) een verder gaand monopolie niet gerechtvaardigd is. Ook op die redenering lijkt naar voorlopig oordeel het nodige af te dingen. Lundbeck heeft immers dankzij haar inventieve werkwijze voor het eerst het (S)- enantiomeer (in nagenoeg pure vorm) ter beschikking gesteld, waar dit voorheen langs klassieke weg nog niet was gelukt (zoals het hof heeft aangenomen).

4.4. Of voorgaande twijfels aan het oordeel van het hof de Hoge Raad zullen bewegen het arrest te casseren is voorshands evenwel niet dusdanig vanzelfsprekend dat er in dit kort geding vanuit kan worden gegaan dat conclusie 1 geldig is en daarop zelfs een inbreukverbod kan worden gebaseerd. De voorzieningenrechter laat nog daar dat Sandoz heeft aangevoerd dat zelfs als het arrest op deze gronden zou worden gecasseerd, de zaak terugverwezen zal worden om over nog andere geschilpunten te beslissen, waaronder de door hen ingestelde incidentele cassatiemiddelen alsmede het Matrix-rapport, welk rapport de rechtbank overtuigde (r.o. 6.24) om de stofconclusie niet inventief te achten doch waarop het hof niet meer in is gegaan (r.o. 12 in fine). Dit betekent dat de vorderingen voor zover zij zien op conclusie 1 bij deze stand van zaken moeten worden afgewezen, mede ook gelet op hetgeen hierna is te overwegen met betrekking tot conclusie 6.

4.11. Het mag zo zijn dat het bewijs dat Lundbeck aandraagt niet waterdicht is, maar Sandoz verliest met dat verwijt uit het oog dat het aan haar is om aannemelijk te maken dat zij de geoctrooieerde werkwijze in het geheel niet toepast. Nu zij daar voorshands niet in is geslaagd, moet het gevraagde verbod worden toegewezen. Dat het verbod ook zou moeten gelden voor “op enigerlei wijze betrokken te zijn bij”, is niet nader toegelicht en zal worden afgewezen. Zij heeft met haar vermelding in de G-standaard inbreuk op conclusie 6 van het octrooi gemaakt. Uit het op te leggen verbod volgt dat Sandoz die vermelding zal hebben te verwijderen bij de eerstvolgende keer dat dit redelijkerwijs mogelijk is. Niet aannemelijk is dat Sandoz in Nederland inmiddels al escitalopram zou hebben uitgeleverd. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt dan niet in te zien dat het daarnaast nodig is om ook nog rectificatie, recall en opgaven te doen, zodat deze vorderingen zullen worden afgewezen. Sandoz zal als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Lundbeck worden veroordeeld, volgens afspraak tussen partijen te begroten op € 90.000,-. Ambtshalve zal de termijn in verband met 1019i Rv worden gesteld op 6 maanden na heden.

Lees hier het afschrift KG ZA 12-787 en LJN BX7359.

Hoge Raad 10 augustus 2012, LJN BW8297 (Boal Systemen B.V. tegen verweerster) met conclusie A-G Verkade

Als randvermelding. In de 'warenhuizen'-reeks. Octrooirecht. Onder artikel 81 Wet RO afgedaan. Bespreking van de conclusie. Opschortingsrecht. Nakoming van overeenkomst.

Boal en verweerster waren gezamenlijk houdsters van een Nederlands octrooi voor aluminium goten die gebruikt worden bij de constructie van kassen. Beide partijen hebben 1 september 1989 een overeenkomst gesloten, waarbij Boal onder het octrooi zou produceren terwijl deze door verweerster zouden worden afgenomen. Tevens werd voorzien in de mogelijkheid voor Boal om de onder het octrooi vallende goten te leveren aan derden. Als laatste werd hierin opgenomen dat Boal aan verweerster een vergoeding voor het produceren van de goten moest worden betaald. Vanaf 1992 of 1993 is verweerster een eigen alternatief gotensysteem op de markt gebracht, wat niet in strijd was met de overeenkomst. Boal heeft in 1993 hierop gereageerd door met onmiddellijke ingang de overeenkomst te willen beëindigen.

De zaak heeft nu betrekking op het feit of verweerster zich met recht kan beroepen op het opschortingsrecht. De vraag staat centraal wie van de partijen als eerste is gestopt met het nakomen van de overeenkomst. In kort geding en in de bodemzaak is het verweer van Boal dat zij de overeenkomst rechtsgeldig heeft opgezegd, verworpen. Hierdoor is Boal eerder in verzuim gebleken dan verweerster. Boal heeft na de niet-rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst geen vergoedingen meer betaald aan verweerster, waardoor zij eerder in verzuim was. Hierdoor kan verweerster zich rechtsgeldig beroepen op het opschortingsrecht.

Het beroep van Boal wordt verworpen. De argumenten die zij aanvoert tegen de beoordeling van het hof falen.

Uit de Conclusie van A-G Verkade

13. Op grond van het bovenstaande moet er dus van worden uitgegaan dat Boal als eerste, namelijk in april 1994 deels en in september 1994 volledig, is gestopt met het nakomen van haar (betalings)verplichtingen jegens [verweerster] en dat [verweerster] eerst daarna, namelijk vanaf begin 1995 mogelijk ([verweerster] betwist dit ook voor het geval zij bij derden PB gootprofielen heeft afgenomen) haar verplichtingen niet langer is nagekomen.

Opschortingsrecht
3.7.2. Het cassatiemiddel omzeilt het gegeven dat Boal zelf vanaf 1993 te kennen gaf dat volgens haar de overeenkomst tussen partijen ontbonden dan wel rechtsgeldig opgezegd was, en dat standpunt tot 2006 heeft volgehouden. In deze ('rechtsom') optiek van Boal zou [verweerster] vanaf 1993 al geen afnameverplichtingen jegens Boal gehad hebben. Die optiek bleek - in alle instanties, vanaf een kortgedingvonnis in 1993 tot aan 's hofs arresten waarvan cassatieberoep - niet op te gaan. Dit brengt mij tot de opmerking dat Boal, die er vanaf het begin van het conflict 'rechtsom' zelf vanuit moest gaan dat [verweerster] geen afnameverplichting meer had, zich bezwaarlijk 'linksom' onredelijk verrast kan tonen als - nadat Boal zich reconventioneel toch op zo'n afnameverplichting is gaan beroepen - [verweerster] vroeger of later een opschortingsrecht inroept (en gehonoreerd ziet), waardoor de eerder door [verweerster] gestelde, maar door Boal betwiste nakoming in het midden kan worden gelaten.

3.18. In cassatie staat vast dat de overeenkomst niet door de opzegging van Boal d.d. 28 januari 1993 is beëindigd(29) en heeft voortgeduurd tot het moment waarop het octrooi door tijdsverloop is vervallen, te weten 26 januari 2002(30). Eveneens staat vast dat Boal in ieder geval sinds april 1994 niet meer is nagekomen nu zij sindsdien ten dele en sinds september 1994 geheel geen vergoedingen meer heeft betaald aan [verweerster](31). Voorts staat vast dat [verweerster] in 1994 niet in strijd heeft gehandeld met haar afnameverplichting(32). In het onderdeel gaat het om 's hofs oordeel dat niet is komen vast te staan dat [verweerster] vóór 1994 niet is nagekomen (rov. 11 eindarrest) en dat [verweerster] (mede) daarom niet schadeplichtig is voor (een eventuele) niet nakoming vanwege een haar toekomend opschortingsrecht (rov. 7, 11, 14 eindarrest).

Verzuim (ingebrekestelling)
3.36. Het hof heeft in het eindarrest vastgesteld dat Boal in april 1994 gedeeltelijk en in september 1994 geheel niet meer nakwam, dat [verweerster] wanneer zij goten van derden heeft afgenomen in 1994 niet in strijd heeft gehandeld met haar afnameverplichting, dat voor de periode vóór 1994 niet is komen vast te staan dat [verweerster] niet nakwam; het hof heeft in het midden gelaten of [verweerster] na 1994 niet is nakwam.(52) Een situatie waarin [verweerster] in verzuim was zonder ingebrekestelling - hetgeen veronderstelt dat [verweerster] niet meer nakwam - kon pas in de periode na 1994 aan de orde zijn. Nu vaststond dat Boal reeds voordien had 'gehokt', behoefde genoemd (voor zover kenbaar) verweer van Boal geen bespreking meer, zodat de klacht faalt.

Rechtbank 's-Gravenhage 1 augustus 2012, zaaknr. 410582/HA ZA 12-55 (Koninklijke DSM N.V. c.s. tegen A&S B.V. c.s.)

Octrooirecht. DSM was houdster van Europees octrooi EP 619947 B1 dat ziet op het mengen van instant droge gist met processing aids. Dit octrooi is door de oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau na oppositie herroepen. DSM heeft A&S c.s. ingeschakeld om haar bij te staan in de appelprocedure, welke door een beroepsfout is mislukt. Bij vonnis van 15 december 2010 heeft de rechtbank aansprakelijkheid van A&S c.s. vastgesteld en haar veroordeeld tot betalen van schadevergoeding aan DSM. Deze zaak betreft de schadestaatprocedure in navolging van voorgenoemde zaak. A&S c.s. vordert dat de rechtbank DSM beveelt bepaalde bescheiden te verstrekken.

De rechtbank oordeelt dat slechts een deel van de gevraagde bescheiden verstrekt dient te worden. Het andere deel van de bescheiden is onvoldoende bepaald en ontbreekt het rechtmatig belang bij inzage. Het incidenteel gevorderde wordt in beperkte vorm toegewezen. Partijen zijn door de rechtbank beide op punten in het ongelijk gesteld, waardoor de proceskosten worden gecompenseerd.

De rechtbank beveelt DSM een afschrift te verstrekken van de gespecificeerde bescheiden onder last van een dwangsom en verwijst de zaak naar de rol voor de conclusie van antwoord van A&S c.s.. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

4.2. De rechtbank is met DSM van oordeel dat de onder (v) gevorderde gegevenss te onbepaald zijn. Het gevorderde onder (viii) lijkt -mede gezien de toelichting in de pleitnota van A&S c.s. onder 18.1- te zien op dezelfde gegevens als onder (i) en in zoverre geldt daarvoor wat hiervoor is overwogen. Voor zover het ziet op andere gegevens is het eveneens onvoldoende bepaald.

4.3. In aanmerking nemend dat A&S c.s. het onder (vii) gevorderde bij pleidooi kennelijk heeft beperkt tot de ontbrekende sheets van de managementpresentatie van 29 november 2004 (zij neemt van DSM aan dat er slechts één relevante presentatie is geweest), is het gevorderde voldoende bepaald. A&S c.s. bestrijdt echter niet dat, zoals DSM stelt, de overige sheets geen betrekking hebben op de octrooien. Zij stelt dat deze sheets niettemin van belang zouden kunnen zijn voor de beoordeling van de stellingen van DSM over de aantasting van haar monopolypositie als gevolg van het verloren gaan van het octrooi. Deze veronderstelling is echter dermate speculatief dat een rechtmatig belang bij inzage ontbreekt.

4.7. Het incidenteel gevorderde dient gezien het voorgaande in beperkte vorm te worden toegewezen, met dien verstande dat de gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd en een ruimere termijn voor nakoming van het bevel zal worden bepaald.

Gerechtshof 's-Gravenhage 31 juli 2012, zaaknr. 317837/HA ZA 08-2766 (BVBA VR Construct tegen Jurenco Equipment B.V.)

Uitspraak ingezonden door Lars Huisman, Bird & Bird.

In navolging van IEF 10637 en IEF 8867.

Octrooirecht. Slaafse nabootsing. Onkruidborstels. Op 30 november 2011 is er eindvonnis gewezen. VR Construct is hierbij veroordeeld in de proceskosten van Jurenco ad. € 53.801,24, met bijzondere verdeling.

In hoger beroep kan het hof het geschil alleen beoordelen aan de hand van behoorlijk in het geding naar voren gebrachte grieven. NU VR Constuct geen grieven heeft ingediend tegen het vonnis waarvan beroep, veroordeelt het hof haar niet-ontvankelijk. VR Construct wordt in de proceskosten veroordeeld.

Rechtbank 's-Gravenhage 25 juli 2012, zaaknr. 393709/HA ZA 11-1426 (Pagter Innovations B.V. c.s. tegen N.V. Nederlandsch Octrooibureau)

Octrooirecht. Pagter Innovations (hierna: Pagter) houdt zich bezig met het ontwikkelen en verkopen van verpakkingen voor snijbloemen. NOB is een adviesbureau op het gebied van intellectuele eigendom. Sinds 1987 laat Pagter zich door NOB assisteren bij het aanvragen en in stand houden van haar octrooien. Op 1 september 2006 is door NOB op naam van Pagter een internationale octrooiaanvrage (PCT/NL2006/050214) ingediend met inroeping van de prioriteit van de Nederlandse octrooiaanvrage NL1029865. NOB heeft niet voor de gestelde termijn de internationale aanvrage omgezet in nationale octrooiaanvragen. NOB heeft alsnog geprobeerd om de desbetreffende aanvrage om te zetten in de door Pagter c.s. gewenste landen en regio's, wat op 3 landen/regio's na is gelukt.

Het geschil heeft primair betrekking op de vraag of Pagter voor het verstrijken van de termijn NOB heeft geïnstrueerd de internationale octrooiaanvrage om te zetten in de opgegeven nationale/regionale octrooiaanvragen. De rechtbank oordeelt dat Pagter onvoldoende bewijs heeft aangevoerd, waaruit een positief antwoord op de voorgenoemde  vraag zou moeten luiden. Ondanks dat het onderzoek van Pagter geen sluitend bewijs kan leveren, zijn de conclusies van dit onderzoek wel zodanig dat niet zonder meer kan worden aangenomen dat het desbetreffende emailbericht NOB heeft bereikt.

De rechtbank concludeert dat in ieder geval in zoverre sprake is van schending van de zorgplicht die NOB als een bekwaam en redelijk handelend octrooigemachtigde in acht had dienen te nemen jegens haar opdrachtgever Pagter Innovations. De schade van Pagter, door het niet uitvoeren van instructie of anderszins schending van de zorgplicht, dient opgemaakt te worden bij staat.

De rechtbank verwijst de zaak naar de rol, zodat Pagter nog bewijs kan aanleveren. Iedere (verdere) beslissing wordt aangehouden.

Instructie tot omzetting 4.10. De rechtbank komt tot de conclusie dat hetgeen door Pagter Innovations in dit verband is aangevoerd weliswaar een begin van bewijs vormt voor de stelling dat Pagter Innovations op 28 februari 2008 door middel van het emailbericht van [A] van 28 februari 2008 heeft geïnstrueerd de internationale aanvrage tussen partijen bekend onder dossiernummer P6003316 om te zetten in een aantal opgegeven landen en regio's, maar dat op grond van de onderbouwde betwisting daarvan door NOB het bewijst dat dit bericht NOB heeft bereikt hiermee (nog) niet is geleverd. Daartoe is het volgende redengevend. De status van de trackinginformatie van InterConnect is onduidelijk. Zo is niet uiteengezet wat InterConnect precies heeft onderzocht en op grond waarvan zij tot de conclusie is gekomen dat het desbetreffende emailbericht succesvol is bezorgd bij NOB en dat het door NOB is geaccepteerd. Feitelijk wordt zelfs niet duidelijk dat er onderzoek is gepleegd omdat InterConnect de trackinginformatie slechts toe heeft gezonden met de mededeling dat het om een document gaat 'uit onder mailserver'. Waarom aan een dergelijk bericht uit de mailserver een doorslaggevende betekenis dient te worden toegekend, blijft verder onbelicht. Dat klemt eens te meer daar aan NOB moet worden toegegeven dat het niet moeilijk lijkt om een dergelijk bericht met elke gewenste inhoud te genereren. Pagter Innovations heeft weliswaar een verklaring gegeven over de afwijkende tijdsindicatie, maar enige staving dat daarvan ook daadwerkelijk sprake is geweest is uitgebleven. Daartegenover staat het onderzoek dat NOB door IRS heeft laten uitvoeren. Hoewel aan Pagter Innovations moet worden toegegeven dat dit onderzoek niet het sluitende bewijs kan leveren dat NOB de desbetreffende email niet heeft ontvangen, zijn de conclusies van dit onderzoek wel zodanig dat niet zonder meer, op grond van hetgeen door Pagter Innovations in dit verband is aangevoerd, kan worden aangenomen dat het desbetreffende emailbericht van [A] NOB heeft bereikt.

4.11. Conform haar bewijsaanbod, zal de rechtbank Pagter Innovations, zoals in het dictum verwoord, het bewijs opdragen van haar stelling dat de instructie van Pagter Innovations, om de internationale octrooiaanvrage tussen partijen bekend onder dossiernummer P6003316 om te zetten in een aantal opgegeven landen en regio's, gegeven op 28 februari 2008 door middel van een emailbericht van [A] aan [X] en [Y], NOB (tijdig) heeft bereikt. De rechtbank zal Pagter Innovations eerst in de gelegenheid stellen zich bij akte uit te laten of en, zo ja, op welke wijze, zij dit bewijs wenst te leveren.

Schending zorgplicht 4.17. Indien niet komt vast te staan dat het emailbericht met de instructie NOB heeft bereikt, concludeert de rechtbank dus dat in ieder geval in zoverre sprake is van schending van de zorgplicht die NOB, althans haar medewerkers, als een bekwaam en redelijk handelend octrooigemachtigde in acht had dienen te nemen jegens haar opdrachtgever Pagter Innovations.

Schade 4.18. Ten aanzien van de schade overweegt de rechtbank dat ongeacht of al dan niet komt vast te staan dat de schade is veroorzaakt door het niet uitvoeren van instructie of door anderszins schending van de zorgplicht, voor toewijzing van haar vordering tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat voldoende is dat Pagter Innovations de mogelijkheid van schade als gevolg van het toerekenbaar tekortschieten aannemelijk maakt. Naar het oordeel van de rechtbank is met het gemis aan octrooirechten in Israel, Japan en Mexico aan die voorwaarde voldaan. Dat de desbetreffende octrooiaanvrage niet op naam van Pagter Innovations staat, is daarbij niet zonder meer een beletsel noch vormt dit aanleiding om enkel op grond daarvan te oordelen dat de vorderingen van Pagter Innovations bij gebrek aan door haar geleden schade dienen te worden afgewezen. Niet in geschil is immers dat Pagter Innovations de rechten van intellectuele eigendom -waar onder octrooirechten- op naam van Pagter & Partners exploiteert, zodat de mogelijkheid van schade als gevolg van het toerekenbaar tekortschieten voldoende aannemelijk is.

Rechtbank Breda 25 juli 2012, zaaknr. 226260/HA ZA 10-1995 (Multispike B.V. tegen Middenweg B.V.)

Uitspraak ingezonden door Lara van Huizen, Bird & Bird.

Kwekersrecht. Octrooirecht. Multispike adviseert tuinbouwbedrijven over, onder meer, de teelt van gewassen. De mededirecteur van Multispike heeft een werkwijze ontwikkeld voor het telen van orchideeën, de Multispike methode. Hierop is een octrooi verkregen, EP 1 956 886. Middenweg houdt zich bezig met de teelt van orchideeën. Tussen Middenweg en Multispike is een licentieovereenkomst tot stand gekomen. Op 31 december heeft Middenweg de licentieovereenkomst opgezegd. Beide octrooien (Nederlands en Europees) zijn vernietigd naar aanleiding van eerdere uitspraken van de rechtbank 's-Gravenhage. Multispike stelt in deze zaak dat Middenweg inbreuk maakt op haar octrooirecht en dat Middenweg tekort is geschoten in de nakoming van de licentieovereenkomst.

De rechtbank is van oordeel dat voor zover de knowhow de in het Nederlandse octrooi omschreven wijze betreft, het gebruik van deze knowhow niet kan leiden tot een verplichting tot betalen van een (licentie)vergoeding, nu deze knowhow openbaar is geweest. Door Multispike is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gesteld dat naast de in het octrooi omschreven werkwijze nog andere kennis/knowhow is overgedragen. Na opzegging van de overeenkomst gebruik blijven maken van de methode, zonder het betalen van een vergoeding, levert na het oordeel van de rechtbank geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de licentieovereenkomst op. De 'last resort' poging van Multispike waarbij een know-how licentie wordt geveinsd strandt. De rechtbank oordeelt dat het gelegde beslag van multispike onrechtmatig is. Er wordt een voorlopige schadevergoeding ad € 200.000,- toegekend door de rechtbank. De te betalen schadevergoeding van Multispike aan Middenweg moet worden bepaald in een schadestaatprocedure.

De rechtbank wijst de vorderingen van Multispike af en veroordeelt Multispike in het betalen van een schadevergoeding aan Middenweg, op te maken bij staat.

5.3.3. Nog daargelaten dat Multispike onvoldoende stelt welke knowhow Middenweg na het opzeggen van de overeenkomst is blijven gebruiken, anders dan in het gebruik van cytokine, is de rechtbank van oordeel dat voor zover de knowhow de in het Nederlandse octrooi omschreven werkwijze heeft (de behandeling met cytokinine in combinatie met een koudeperiode), het gebruik van deze knowhow niet kan leiden tot een verplichting tot betaling van een (licentie)vergoeding, nu deze knowhow, naar Multispik ook erkent, openbaar is geweest. Bovendien is het gebruik van cytokinine als groeibevorderingsmiddel in combinatie met een koudeperiode een algemeen bekende methode, zoals Multispike eveneens erkent. Het ook na opzegging van de overeenkomst blijven gebruiken van deze methode, zelfs indien sprake is van het toepassen van een bepaalde concentratie van cytokinine, zonder daarvoor aan Orchid Gardens een vergoeding te betalen, levert naar het oordeel van de rechtbank geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de licentieovereenkomst op. Dat [B] naast de in het octrooi omschreven werkwijze nog andere kennis/knowhow heeft overgedragen, is door Multispike onvoldoende gesteld. Dit wordt in de licentieovereenkomst ook niet omschreven. Gezien het verweer van Middenweg, dat die knowhow in ieder geval niet kan betreffen het gecombineerde gebruik van cytokinine en een koudeperiode en evenmin de door Multispike in de dagvaarding in de paragrafen 2.5-2.8 opgesomde maatregelen, aangezien al die toepassingen waren geclaimd in de conclusies van het Nederlands octrooi den door de rechtbank Den Haag niet als nieuw in inventief zijn bevonden, kan Multispike niet volstaan, gelijk zij bij pleidooi doet, met de niet nader geconcretiseerde opmerking dat het gaat om de wijze van gebruik en de toepassing van de methode, zoals de concentratie cytokinine, de hoeveelheid, duur en de omstandigheden waaronder het middel Multispike moet worden toegepast. Het had op de weg van Multispike gelegen om ter voldoening aan haar stelplicht nader te concretiseren wat onder de door haar gestelde knowhow moet worden verstaan en in hoeverre deze knowhow meer omvat dan waarvoor [B] een octrooi heeft aangevraagd. Nu Multispike dit heeft nagelaten concludeert de rechtbank dat Multispike niet heeft voldaan aan haar stelplicht, zodat voor bewijslevering geen plaats is.

5.4. Uit hetgeen in conventie is overwogen vloeit voort dat het door Multispike gelegd conservatoir beslag als onrechtmatig moet worden aangemerkt. Aannemelijk is dat Middenweg ten gevolge van deze beslaglegging schade heeft geleden en dat Multispike aansprakelijk is voor die door Middenweg geleden schade. Ter bepaling van de omvang van de door Middenweg geleden schade zal de zaak worden verwezen naar een schadestaatprocedure.

 

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 26 juli 2012, zaaknr. 420938/KG ZA 12-594 (Azourite Ventures Limited tegen W.A. Sanders Papierfabriek 'Coldenhove' B.V.)

Uitspraak ingezonden door Arvid van Oorschot, Freshfields Bruckhaus Deringer.

Octrooirecht. Coldenhove is houdster van Europees octrooi EP 1 102 682, welke onder meer geldt in Spanje en Nederland. Tussen Grafko-Caspar, een aan Azourite gelieerde vennootschap, en Coldenhove is een licentieovereenkomst tot stand gekomen. Deze overeenkomst is nadien overgegaan op de vennootschap Kaspar Papir. Deze laatste overeenkomst is door Coldenhove in mei 2011 beëindigd. Er is een geschil ontstaan over (beweerdelijke) totstandkoming van een licentieovereenkomst en (beweerdelijke) misleidende mededelingen op de website van Coldenhove. Azourite vordert in hoedanigheid van beweerdelijk licentienemer een gebod tot gehengen en gedogen door Coldenhove van voorbehouden handelingen door Azourite onder het octrooirecht. Daarnaast vordert Azourite verbod en rectificatie van beweerdelijke misleidende mededelingen, omtrent ontbreken van licentie, en aldus (dreiging van) inbreuk op de website van Coldenhove.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af en veroordeelt Azourite in de proceskosten. Artikel 1019h Rv wordt niet van toepassing geacht.

4.5. De voorzieningenrechter hecht met Coldenhove bijzonder belang aan het hiervoor weergegeven artikel 8.1. Naar Coldenhove onweersproken heeft gesteld was deze bepaling al opgenomen in het eerste concept dat Coldenhove aan Grafko-Caspar heeft gezondin en is het geen punt van discussie geweest. Het is kennelijk ongewijzigd overgenomen in d conceptovereenkomst tussen Coldenhove en Azourite. Coldenhove heeft daarmee, krnelijk omwille van de gewenste rechtszekerheid, het aanbod tot het aangaan van een licentieovereenkomst respectievelijk de aanvaarding van een aanbod van Azourite afhankelijk gemaakt van ondertekening van de schriftelijke overeenkomst door beide, partijen. In zijn e-mail van 24 april 2009 benadrukt Herder dat hij een door de bevoegde personen getekend exemplaar van de overeenkomst terugverwacht. Ook hieruit had Azourite moeten afleiden dat Coldenhove uitsluitend schriftelijke een overeenkomst wilde aangaan.

4.6. Al om deze reden moet vooralsnog de stelling van Azourite worden verworpen dat al tijdens de bespreking van 23 april 2009 mondeling een overeenkomst tot stand is gekomen. Ook om andere redenen is dat niet aannemelijk geworden. Coldenhove wist er terecht op dat tijdens de bespreking met alle hiervoor onder 2.1.3 genoemde personen Azourite als contractspartij niet in beeld was en dat niets er op wijst dat tijdens de bespreking tussen alleen Herder en Jakovina volledige overeenstemming over een licentieovereenkomst is bereikt. In de door Coldenhove overgelegde schriftelijke verfclaring van Herder wordt dat ontkend en in de verklaring van Jakovina is hiervoor geen aanwijzing te vinden. Het vereiste van ondertekening door beide partijen staat er tevens aan in de weg aan te nemen dat de overeenkomst tot stand is gekomen toen deze uitsluitend door Herder was ondertekend.

4.12 Ter zitting heeft Azourite desgevraagd verklaard dat - ook al moet vooraIsnog worden aangenomen dat geen licentieovereenkomst tussen partijen bestaat en Colderahove zich dus terecht op het standpunt stelt dat van de kant van Azourite inbreuk op het octrooi dreigt - in ieder geval de mededeling op de website van Coldenhove over de procedure in Spanje misleidend is. In de dagvaarding heeft Azourite op dat punt meer concreet gesteld dat de mededelingen op de website de misleidende indruk wekken dat de rechter in panje (en Duitsland) zijn beslissing heeft genomen na kennisneming van de verweren van Azourite terwijl het om een ex parte beslissingen gaat. Coldenhove voert echter tereht aan dat deze stelling feitelijk onjuist is omdat op de website integendeel is aangegeven dat de beslissing van de Spaanse rechter ex parte is gegeven. Van onrechtmatige misleiding door Coldenhove blijkt dus niet.

4.13. De gevorderde voorzieningen dienen gezien het voorgaande te worden afgelfezen met veroordeling van Azourite in de proceskosten. Voorshands wordt met partijen geoordeeld dat artikel 1019h Rv in de deze procedure niet van toepassing is nu het togendeel niet is bepleit en derhalve daarvoor geen overtuigende argumenten zijn aangevoerd.

Rechtbank 's-Gravenhage 25 juli 2012, zaaknr. 405170/HA ZA 11-2545 (Actavis Group PTC EHF tegen Astrazeneca AB)

Uitspraak ingestuurd door Claudia Zeri en Willem Hoyng, Hoyng Monegier LLP.

Octrooirecht. Veroordeling proceskosten. Actavis vordert vernietiging van de Nederlandse delen van octrooien EP 1 124 539 en EP 0 984 773, welke aan Astrazeneca zijn verleend. Astrazeneca heeft volledig afstand gedaan van de octrooirechten.

De rechtbank stelt vast dat de vraag zich voordoet welk belang Actavis bij haar vorderingen heeft nu door Astrazeneca volledig afstand van de octrooirechten is gedaan en dit in het octrooiregister is ingeschreven. De bezwaren die Actavis aanvoert ter rechtvaardiging van het achterwege laten van een sommatie slaagt niet. Volgens de rechtbank hadden de proceskosten vermeden kunnen worden. De rechtbank oordeelt dat er geen aanleiding bestaat tot veroordeling van Astrazeneca in de proceskosten.

De rechtbank wijst de vorderingen af en veroordeelt Actavis in de proceskosten.

3.2 Afwijzing van de vorderingen brengt met zich dat Actavis in beginsel veroordeeld dient te worden in de proceskosten. Er zou aanleiding kunnen bestaan deze kosten ten laste van Astrazeneca te brengen omdat Astrazeneca pas tijdens deze procedure afstand van haar octrooirechten heeft gedaan. Astrazeneca voert echter terecht aan dat zij niet in de gelegenheid is geweest vrijwillig te voldoen aan de vorderingen van Actavis. Ter vermijding van nodeloze procedures mag van Actavis worden verwacht dat zij Astrazeneca tenminste op de hoogte stelt van haar standpunt dat (ook) de Nederlandse delen van EP 539 en EP 773 ongeldig zijn en verzoekt daarvan afstand te doen zodat Astrazeneca gelegenheid heeft vrijwillig aan dit verzoek te voldoen.

3.3 Dat bij Actavis de verwachting bestond dat Astrazeneca zich tegen dit standpunt zou verweren doet daar niet aan af. Die verwachting is overigens onjuist gebleken. Evenmin kunnen redenen zijn sommatie achterwege te laten dat de gestelde nietigheid van de octrooien uitvoerige onderbouwing vergt, dat het Actavis zou noodzaken Astrazeneca op de hoogte te stellen van de beoogde markttoetreding of dat Astrazeneca zou trachten tijd te rekken. Dit soort bezwaren rechtvaardigen niet dat Astrazeneca wordt belast met proceskosten die vermeden hadden kunnen worden. Actavis had Astrazeneca zonodig een termijn kunnen stellen voor vrijwillige afstand van haar rechten.