Octrooirecht  

Rechtbank 's-Gravenhage 4 april 2012, HA ZA 11-1371 (JMQ Trading tegen Beckers Benelux B.V.)

Uitspraak mede ingezonden door Tim Smits, Koch & Van den Heuvel advocaten.

Octrooirecht. Tussenvonnis. In het kader van de overeenkomst heeft Kosta Development in opdracht van en voor Beckers B.V. een procedé ontwikkeld voor de productie van diepgevroren gepaneerde snacks en de verpakking daarvan zodat deze snacks geschikt zijn om in de magnetron te worden bereid (hierna: het procedé). Beckers B.V. is met gebruikmaking van het procedé in 2004 magnetrongeschikte kroketten en goulashkroketten gaan produceren en verkopen. Beckers B.V. heeft sindsdien aan Kosta Development opgave gedaan van door haar geproduceerde volumes en daarover de door Kosta Development periodiek gefactureerde royalty’s voldaan.

JMQ beroept zich in de onderhavige procedure tevens op het Europees octrooi met nummer EP 1 639 863 B1 voor een ‘microwave cooking process’.

Ook stelt zij dat de conclusies van het octrooi zien op een werkwijze die uitsluitend door de gebruiker van een magnetron wordt toegepast terwijl vaststaat dat Beckers zelf alleen de producten levert die door de eindgebruiker met gebruikmaking van een magnetron worden bereid zodat van directe octrooi-inbreuk nimmer sprake kan zijn. Tot slot betoogt Beckers dat JMQ geen feiten en omstandigheden heeft gesteld op grond waarvan kan worden aangenomen dat er wellicht sprake is van indirecte inbreuk.

Uiteindelijk wijst de rechtbank de vordering tot staking van octrooi-inbreuk af, ontbindt zij de overeenkomst en stelt de rechtbank JMQ in de gelegenheid opgave te doen van de op grond daarvan aan haar verschuldigde royalty's en wettelijke rente.

4.43. De rechtbank beschikt evenwel over onvoldoende informatie om te kunnen beoordelen of Beckers in de periode 1 augustus 2007 tot en met 31 juli 2008 tenminste € 25.000,-- aan royalty’s heeft betaald of dat JMQ over die periode nog royalty’s verschuldigd is. De rechtbank zal JMQ in de gelegenheid stellen om bij akte de royaltyfacturen over de betreffende periode over te leggen alsmede een opgave te doen van de op grond daarvan nog aan haar verschuldigde royalty’s en wettelijke rente.

4.45. De rechtbank zal JMQ in de gelegenheid stellen om bij akte de door Beckers aan haar verstrekte volume opgave als hiervoor in 4.44 vermeld over te leggen alsmede een opgave te doen van de op grond daarvan aan haar verschuldigde royalty’s en wettelijke rente.

5.1. ontbindt de overeenkomst tussen JMQ en Beckers;

5.2. veroordeelt Beckers om binnen 4 weken na betekening van het vonnis aan JMQ schriftelijk een door een externe registeraccountant goedgekeurde opgave te doen van de maandelijks omgezette hoeveelheid magnetrongeschikte kroketten en goulashkroketten over de periode van augustus 2008 tot en met de datum van het vonnis, zulks op straffe van een dwangsom van € 500,-- per dag of dagdeel dat Beckers in gebreke blijft hieraan te voldoen met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 100.000,--;

5.3. verklaart de veroordeling onder 5.2 uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. stelt JMQ in de gelegenheid ter rolle van 30 mei 2012 een akte te nemen waarin zij de hiervoor in 4.43 en 4.45 genoemde informatie kan overleggen en zich hierover kan uitlaten, waarna Beckers de gelegenheid krijgt tot het nemen van een antwoordakte ter rolle van 13 juni 2012;

Lees het vonnis hier (grosse, schone pdf).

Hof Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden 3 april 2012, LJN BW0811 (CORAM / Geesa tegen [A] UV Techniek B.V.)

Uitleg licentieovereenkomst legionella-douchekoppen. Vernietiging van die overeenkomst op grond van dwaling.

Naar aanleiding van de publiciteit over de legionella-affaire in Bovenkarpsel in 1999 heeft geïntimeerde een ontwerp gemaakt voor een douchekop met een UV-lamp waarmee legionella kan worden bestreden. Geïntimeerde heeft deze uitvinding wereldwijd geoctrooieerd. Zij heeft een prototype van deze douchekop laten maken en een daarop betrekking hebbend informatieblad. Voor de vercommercialisering beschikte ze zelf niet over de juiste kennis, financiële middelen en schaalgrootte om zelf een risicovol ontwikkelingstraject in te gaan.

Nu niet is gebleken dat er naast de licentieovereenkomst tevens een (mondelinge) samenwerkingsovereenkomst tot stand is gekomen, gaat het hof voorbij aan het gestelde. Het hof volgt de gestelde beroepen op dwaling, misbruik van omstandigheden en strijd met redelijkheid en billijkheid niet. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep [met dank aan de Rechtbank Zwolle-Lelystad, LJN BW0860].

Verder in citaten:

8.  Naar het oordeel van het hof hebben [appellanten] onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit is af te leiden dat partijen, naast de licentieovereenkomst, een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan die inhield dat [geïntimeerden] dienden bij te dragen in de kosten van de ontwikkeling van de UV handdouche. Voor die stelling is in de gedingstukken geen steun te vinden. Blijkens de gedingstukken, hetgeen door [appellanten] niet is bestreden, was het de taak van [appellante sub 2] om van het geoctrooieerde ontwerp een product te ontwikkelen dat vervolgens door [appellanten] op de markt gebracht zou worden. Door [appellanten] is evenmin bestreden dat partijen daartoe de licentieovereenkomst zijn aangegaan. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, is het gegeven de strekking van de licentieovereenkomst onduidelijk wat de inhoud van zo'n samenwerkingsovereenkomst was.

11.  Nu niet is gebleken dat er naast de licentieovereenkomst tevens een (mondelinge) samenwerkingsovereenkomst tot stand is gekomen, gaat het hof voorbij aan het gestelde.

Dwaling
12.  Het geschil spitst zich voorts toe op de vernietigbaarheid van de licentieovereenkomst. [appellanten] beroepen zich op dwaling.

14.  Uit het informatieblad blijkt voldoende duidelijk dat sprake was van een idee voor een prototype dat is uitgewerkt in de vorm van een productontwerp. Het is eveneens voldoende kenbaar dat de in het informatieblad opgenomen informatie uitsluitend betrekking heeft op het daarin opgenomen prototype. Naar het oordeel van het hof hebben [geïntimeerden] voldoende onderbouwd dat de in het informatieblad opgenomen informatie juist is (zie CvD, pt. 17 - 21).Tegen de achtergrond dat het aan [appellante sub 2] was om het geoctrooieerde productontwerp verder te ontwikkelen, kan niet worden volgehouden dat [appellante sub 2] op grond van de tekst van het informatieblad in de onjuiste voorstelling van zaken is komen verkeren dat de door haar te ontwikkelen UV douche zou voldoen aan de in het informatieblad genoemde (NEN)normen.

19.  Met [geïntimeerden] is het hof van oordeel dat zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien dat de enkele omstandigheid dat [de bestuurder] in de veronderstelling verkeerde dat [de directeur] akkoord was met de beëindigingsovereenkomst dwaling oplevert, nog daargelaten dat door [appellanten] geen feiten zijn gesteld of gebleken waaruit volgt [geïntimeerden] bij [de bestuurder] de indruk hebben gewekt dat [de directeur] reeds akkoord was. [appellante sub 1] was immers geen partij was bij de beëindigingsovereenkomst waarmee de tussen [geïntimeerden] en [appellante sub 2] gesloten licentieovereenkomst werd beëindigd. Voorts is het hof met [geïntimeerden] van oordeel dat in de gegeven omstandigheden verwacht mag worden dat [de bestuurder] als directeur van [appellante sub 2] en [de directeur] als directeur van [appellante sub 1] die op haar beurt bestuurder is van [appellante sub 2], elkaar op elkaar op de hoogte houden van hun gesprekken met [geïntimeerden] Ook op die grond faalt een beroep op dwaling.

Redelijkheid & billijkheid
23. (...) Het hof merkt allereerst op dat de rechter bij toepassing van artikel 6: 248 lid 2 BW de nodige terughoudendheid zal moeten betrachten. In dat licht bezien, is het hof van oordeel dat [appellanten], mede gelet op de stellingen van [geïntimeerden] dat het de bedoeling van partijen was dat [appellante sub 2] verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de UV douche en zij verder niets verdiend hebben aan de UV douche door het uitblijven van de exploitatie daarvan, onvoldoende feiten en omstandigheden hebben gesteld die haar beroep op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid kunnen dragen. Dit geldt temeer nu het hier een transactie betreft tussen commerciële partijen en "spijt achteraf" geen geslaagd beroep op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid oplevert.

Inhoud licentieovereenkomst
28.  In de licentieovereenkomst wordt niet vermeld of over de eenmalige vergoeding van € 60.000,- BTW is verschuldigd. Op de twee facturen die door [geïntimeerden] krachtens artikel 4 van licentieovereenkomst aan [appellante sub 2] zijn verstuurd, is over het totale bedrag van € 60.000,- BTW in rekening gebracht. Door [appellanten] zijn, mede gelet op het feit dat de facturen zonder protest zijn voldaan, onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld die de door hen voorgestane uitleg kunnen dragen dat over de eenmalige vergoeding geen BTW is verschuldigd. Voorts stuit de desbetreffende vordering af op de verleende finale kwijting. De grief faalt derhalve.

Commentaar in´t kort van Bart Jansen, Zacco.

Octrooirecht. Niet-vertaald deel. In het kort geding Truma vs Tradekar [IEF 11112] werd, naast andere bezwaren, het niet-vertalen van het Nederlandse deel van een Europees octrooi EP 1 836 085 dat in oppositie was gewijzigd gezien als grond voor het mogelijk niet-handhaafbaar zijn van het octrooi, maar is dit terecht? Zeer strikt genomen is de beschrijving inderdaad gewijzigd, en niet tijdig ingediend. Gezien de zeer minimale wijziging vind ik de conclusie van de voorzieningenrechter echter voorbijgaan aan het belang van de octrooihouder.

Volgens art. 23(2) van het Uitvoeringsbesluit moeten binnen drie maanden na publicatie van de wijzigingen in oppositie de vertaalde conclusies worden ingediend. In de Europese register is te zien dat het gewijzigde octrooi B2 op 28 juli 2010 is gepubliceerd. In het Nederlandse register zijn op 4 augustus 2008 de oorspronkelijke vertalingen van conclusies en beschrijving ingediend, en op 25 oktober 2010 de gewijzigde conclusies binnen de termijn. De beschrijving die voor Duitstalige octrooien ook moet worden vertaald ontbreekt echter, en volgt pas op 13 maart 2012, blijkbaar naar aanleiding van de onderhavige zaak.

De octrooihouder heeft aangegeven het niet-meesturen van de vertaalde beschrijving te beschouwen als een correctie op de volledige vertaling. Inhoudelijk is er, getuige het Drückexemplar in oppositie, slechts een minimale wijziging geweest in de beschrijving: figuur 11 valt niet onder de gewijzigde conclusie, hetgeen is aangeven door ‘nicht zur Erfindung gehörenden’ aan de figuurverwijzing toe te voegen.

Het Octrooicentrum Nederland heeft blijkbaar in 2010 ook geen vormgebrek geconstateerd. Ik vind dit terecht, want feitelijk was de vertaling van de beschrijving reeds in bezit; slechts de verwijzing naar figuur 11 is veranderd. De gehele bij de uitvinding behorende beschrijving was dus feitelijk al in het register aanwezig; het uitzonderen van figuur 11 heeft hierop geen invloed. Gezien de afwezige impact op de beschermingsomvang, die toch allereerst door de conclusies bepaald is, ben ik van mening dat de voorzieningenrechter te recht in de leer is geweest. Aangezien de conclusies tijdig zijn ingediend en de aanpassing in de beschrijving slechts de conclusies volgt, lijkt de rechtszekerheid voor derden mij door de achterstallige vertaling niet geschaad; de correctie van de vertaling zou mijns inziens dan ook in de bodemprocedure gehonoreerd moeten worden.

Hof 's-Gravenhage 20 maart 2012, LJN BV9808 (strafzaak kopie geneesmiddelenrecepten)

Als randvermelding. Kopiëren van recepten voor geneesmiddelen. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het meer dan eens valselijk opmaken van recepten en het aanbieden van deze recepten aan diverse apotheken ten einde het medicijn Temazepam te verkrijgen. Het Hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 96 (zesennegentig) dagen.

Voor zover de raadsman heeft willen betogen dat niet met zekerheid is vast te stellen dat in de aangiftes van de apotheken op de verdachte wordt gedoeld nu de aangevers nooit zijn geconfronteerd met de verdachte, overweegt het hof als volgt. De verdachte heeft op 15 december 2009 tegenover de politie verklaard dat achter de recepten die zij heeft gekregen van de medisch specialisten Smeets, Walburg-Schmidt en Westedt een blanco recept zat en dat zij deze blanco recepten heeft gekopieerd teneinde Temazepam te verkrijgen. Ook heeft zij verklaard dat zij de naam [medeverdachte] als pseudoniem gebruikt. Bij de rechter-commissaris heeft zij opnieuw verklaard recepten te hebben vervalst. De politieverklaring van de verdachte wordt ondersteund door de facturen en de blanco recepten die zijn aangetroffen in de woning van de verdachte, alsmede door de tenaamstelling daarvan en de namen van de "voorschrijvende" artsen die worden genoemd in de aangiftes van de apotheken. Naar het oordeel van het hof volgt uit het voorgaande dat het de verdachte is die in de aangiftes wordt bedoeld. Dat de verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg van 26 oktober 2010 gedeeltelijk is teruggekomen van haar tegenover de politie en rechter-commissaris afgelegde verklaring, doet daar niets aan af. Het verweer van de raadsman wordt derhalve verworpen.

Conclusie AG HvJ EU 29 maart 2012, Zaak C-616/10 (Solvay tegen Honeywell)

In navolging van IEF 9311, 9089. In steekwoorden: Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Rechtsvordering wegens inbreuk op Europees octrooi – Bijzondere en exclusieve bevoegdheid – Artikel 6, punt 1 – Pluraliteit van verweerders – Artikel 22, punt 4 – Bestrijding van geldigheid van octrooi – Artikel 31 – Voorlopige of bewarende maatregelen.

Conclusie:
„1)      Primair:
a)      Artikel 6, punt 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat het van toepassing is op een procedure ter zake van inbreuk op een Europees octrooi waarin meerdere, in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn betrokken, wanneer de vorderingen elk afzonderlijk handelingen betreffen die in dezelfde lidstaat zijn verricht en inbreuk maken op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi waarop hetzelfde rechtstelsel van toepassing is.

b)      Artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 moet aldus worden uitgelegd dat de hierin vervatte exclusievebevoegdheidsregel niet van toepassing is wanneer de vraag naar de geldigheid van een octrooi enkel in een incidentele procedure wordt opgeworpen, voor zover de eventuele in die procedure te nemen beslissing geen definitieve gevolgen sorteert.

2)      Subsidiair:
Artikel 31 van verordening nr. 44/2001 moet aldus worden uitgelegd dat een nationale rechter niet bevoegd is een voorlopige maatregel toe te staan die geen effect op zijn grondgebied sorteert, hetgeen aan hem is om te bepalen.”

Op andere blogs:
DeBrauw (Advocate General saves Dutch cross-border practice)
IPKat (Patents and jurisdiction: Solving Solvay)

Hof 's-Gravenhage 28 februari 2012, LJN BW0267 (OrbusNeich Medical tegen Boston Scientific Scimed)

Octrooirecht. Tussenarrest in de stent-zaak over het Europees Octrooi inzake een ballonkatheter [zie inmiddels het arrest van 13 maart, IEF 11065]. De intrekking van de vordering tot voeging namens twee van de vier eiseressen, heeft tot gevolg dat de eiseressen niet-ontvankelijk worden verklaard.

De voeging na cassatie en de verwijzing in een octrooiprocedure wordt door het Hof toegestaan. Artikel 217 Rv namelijk bepaalt dat ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, daarin kan vorderen te moegen voegen of tussenkomen. Daarbij is het niet noodzakelijk dat er sprake is van een aantasting van rechten of een rechtsposities. In dit geval heeft de derde belang bij de uitkomst, omdat deze rechtens of feitelijk gevolgen voor hem kan hebben. De voeging wordt daarom toegelaten.

2.5.    Gelet op het voorgaande kan Boston Scientific zich niet met vrucht tegen de intrekking van de vordering door de eiseressen sub. 1 en 4. verzetten. Die intrekking heeft tot gevolg dat laatstgenoemden in hun vordering niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard.

3.1.    Boston Scientific doet tevergeefs een beroep op de exceptio. Dat beroep zou slechts kunnen slagen – en dientengevolge tot niet-ontvankelijkheid van eiseressen 2. en 3. in hun vordering tot toelating als gevoegde of tussenkomende partij kunnen leiden – indien tussen hen een rechtsverhouding bestaat die het rechtens noodzakelijk maakt dat de beslissing ten aanzien van alle bij die verhouding betrokkenen in dezelfde zin luidt. Boston Scientific heeft onvoldoende onderbouwd dat dit het geval is. Het is Boston Scientific geweest die eiseressen 1. tot en met 4. (in de door Boston Scientific tegen OrbusNeich gestarte procedure, zie rov. 1.8) gezamenlijk in rechte heeft betrokken, omdat zij alle tot de OrbusNeich-groep behoren en niet duidelijk is wie wel en wie niet betrokken is bij de verhandeling van de (volgens Boston Scientific inbreukmakende) producten (inleidende dagvaarding onder 2 in de procedure tussen Boston Scientific en OrbusNeich, productie 1 bij de incidentele memorie). De omstandigheid dat OrbusNeich zich niet tegen deze aanpak heeft verzet brengt niet mee dat sprake is van een processueel ondeelbare rechtsverhouding tussen de vier rechtspersonen, die tot gevolg heeft dat zij– ook in de onderhavige procedure – slechts gezamenlijk zouden kunnen optrekken. Dat zij dat aanvankelijk wel hebben gedaan en daarbij ter onderbouwing van hun vordering tot toelating als gevoegde of tussenkomende partij hebben gesteld dat dit tot een finale geschilbeslechting tussen hen en Boston Scientific zal leiden, ligt voor de hand, maar maakt niet dat het ook rechtens noodzakelijk is dat voeging dan wel tussenkomst ten aanzien van alle vier wordt toegelaten of afgewezen.

3.4.    Artikel217 Rv. bepaalt dat ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, kan vorderen zich daarin te mogen voegen (of daarin te mogen tussenkomen). Voor het aannemen van dat belang is, althans voor zover het gaat om voeging, voldoende dat een uitkomst van de procedure die ongunstig is voor de partij, aan wier zijde de derde zich voegt, de rechtspositie van de derde nadelig kan beïnvloeden. Daarbij is niet noodzakelijk dat sprake is van een juridische aantasting van de rechten of de rechtspositie van de derde (door een ongunstige uitkomst van de procedure waarin de derde zich wenst te voegen). Voldoende moet worden geacht dat de derde belang heeft bij de uitkomst van de procedure, omdat deze rechtens of feitelijk gevolgen voor hem kan hebben.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 27 maart 2012, KG ZA 12-138 (Merck tegen Teva)

In 't kort: Octrooi HIV-remmers, te vroeg op de markt komen met een marktvergunning.

Octrooi EP 0 582 455 stelt onder meer de stof Efavirenz en Stocrin onder bescherming en wordt gebruikt bij de antivirale combinatiebehandeling van HIV-1 infectie (benzoxazinonen als remmers van HIV omgekeerde transcriptase), met een aangevraagde ABC nr 300032  die vanaf november 2013 zal lopen. De geldigheid van het octrooi is niet aan de orde. Merck stelt dat door marktintroductie "at risk" door Teva de prijs van Efavirenz onmiddelijk aanzienlijk zou doen dalen.

Het enkele feit dat Teva een marktvergunning heeft voor een product dat onder de bescherming van een octrooi of ABC valt, is volgens vaste rechtspraak niet voldoende om aan te nemen dat een reële inbreukdreiging bestaat. Op Teva rust naar voorlopig oordeel niet een algemeen geldende verplichting om Merck op de hoogte te stellen van haar (voorgenomen) bedrijfsactiviteiten. Het belang dat Teva heeft bij het geheimhouden van dergelijke bedrijfsgevoelige informatie weegt zwaarder dan het belang van Merck om, met het oog op het nemen van (rechts)maatregelen, tijdig geïnformeerd te worden over een aanstaande inbreuk. De gevraagde vorderingen worden afgewezen.

4.7. Het enkele feit dat Teva een marktvergunning heeft voor een product dat onder de bescherming van een octrooi of ABC valt is volgens vaste rechtspraak niet voldoende om aan te nemen dat een reële inbreukdreiging bestaat. Dat volgens Merck de marktvergunning door Teva ongebruikelijk vroeg is aangevraagd, zodat aannemelijk is dat Teva voornemens is vroegtijdig op de markt te komen, is door Teva gemotiveerd weersproken. Ook het feit dat een marktvergunning lang voor het einde van de octrooibescherming is aangevraagd (en verkregen) doet een dergelijke dreiging overigens niet zonder meer ontstaan. Aanvragers dienen immers rekening te houden met mogelijke vertragingen in de verleningsprocedure.

4.10. Ook de in het verleden door Teva uitgevoerde marktintroducties “at risk” – die aanleiding waren tot rechterlijke uitspraken1 – dragen niet voldoende bij aan de inbreukdreiging, nu niet is gebleken dat een dergelijke benadering door Teva als gebruikelijke strategie wordt toegepast. Teva heeft gesteld dat het om twee incidenten ging, waartegenover vele marktintroducties staan die zonder problemen – in het bijzonder: zonder inbreuk op een geldig octrooi of ABC – zijn verlopen. In ieder geval is niet gebleken op grond waarvan moet worden aangenomen dat Teva voor de introductie van Efivarenz Teva reële plannen heeft voor een marktintroductie “at risk”.

4.11. Het feit dat Teva weigert toe te zeggen dat zij zal afzien van een marktintroductie “at risk”, dan wel dat zij Merck (tijdig) zal informeren over een dergelijke introductie, leidt naar voorlopig oordeel niet tot het aannemen van een reële dreiging. Merck heeft er in dit verband op gewezen dat de houding van een partij de vrees voor toekomstig onrechtmatig handelen zijnerzijds wettigt als die partij de geoorloofdheid van zijn handelwijze staande houdt, althans de onrechtmatigheid niet ronduit erkent (vgl. Van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel, Kluwer: 1978, p. 188). Als evenwel geen sprake is (geweest) van een concrete inbreuk of reële inbreukdreiging, is die vrees op zich voorshands onvoldoende om het uitblijven van enige toezegging ter zake te beschouwen als onrechtmatig. Als dit anders zou zijn, dan zou dat betekenen dat een octrooihouder eenzijdig reële inbreukdreiging kan creëren zodra een marktvergunning is verleend door om een dergelijke toezegging te vragen, wat in strijd zou zijn met het hiervoor onder 4.7. besproken uitgangspunt dat het enkele feit dat een marktvergunning is verkregen niet voldoende is om aan te nemen dat een dergelijke dreiging bestaat.

4.12. Op Teva rust naar voorlopig oordeel niet een algemeen geldende verplichting Merck op de hoogte te stellen van haar (voorgenomen) bedrijfsactiviteiten. Het belang dat Teva heeft bij het geheimhouden van dergelijke bedrijfsgevoelige informatie weegt zwaarder dan het belang van Merck om, met het oog op het nemen van (rechts)maatregelen, tijdig geïnformeerd te worden over een aanstaande inbreuk.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 27 maart 2012, KG ZA 12-136 (Truma Gerätetechnik GmbH & Co tegen Tradekar)

Uitspraak ingezonden door Willem Hoorneman, C'M'S' Derks Star Busmann.

Octrooizaak. Kort geding. Met begeleidend schrijven van de inzender: Zie hier een aardig kort geding vonnis in een octrooizaak. "Aardig", omdat de Voorzieningenrechter een beroep op niet-vertaling van een in oppositie gewijzigd Europees octrooi heeft gehonoreerd. Daar bovenop is een beroep op "toegevoegde materie" door de VzR gehonoreerd, wat ook een zeldzaamheid is.

Het gaat om octrooi op een hulpaandrijving voor een aanhanger / caravan mover.

4.8. (...) Of daar voldoende aan af kan doen dat in het octrooiregister is (blijven) aangetekend staan dat het octrooi gelding heeft voor Nederland en dat taxen zijn betaalde n geaccepteerde n bij het wel op tijd indienen van de Nederlandse vertaling van de gewijzigde conclusies niet door het Bureau is aangegeven dat daarbij een vertaling van de gewijzigde beschrijving ontbrak zoals Truma nog aanvoert, valt zeer te bezien.

4.9. Naar voorlopig oordeel is er een gerede, dat wil zeggen serieuze, niet te verwaarlozen kans dat de bodemrechter zal oordelen dat dit geen vormgebrek is, maar een materieel gebrek met als (verdragsrechtelijk doorgesijpelde) wettelijke sanctie dat aan het octrooi voor Nederland geen rechten kunnen worden ontleend.

Toegevoegde materie
4.14. voorshands wordt dit standpunt van Truma niet gevolgd. Lezing van de passage uit de oorspronkelijke aanvrage leert niets over de aard van ¿ã koppeling en figuur l0 evenmin. De passage leert alleen dat middels een schroefspil de drager heen en weer kan bewogen kan worden (kenmerk 9 derhalve). D at wordt voorshands onvoldoende basis gevonden. D at geen hefboomkoppeling bedoeld kan zijn in de aanvrage, maar een koppeling zonder aanvullende overbrengingsmiddelen is niet duidelijk en ondubbelzinnig te halen uit de geciteerde passage in combinatie met figuur 10, dat eventueel te gering informatiegehalte heeft daarvoor.

4.15. Er bestaat derhalve naar voorlopige oordeel een gerede, dat wil zeggen serieuze, te verwaarlozen kans dat niet conclusie I vanwege het toegevoege karakter nietig wordt geoordeeld door de bodemrechter wegens toegevoegde materie.

Corine Wolfert, Verbeter R&D klimaat voor medicijnen - Roep dreigend tekort een halt toe, FD (samenvatting) 26 maart 2012.

Bijdrage ingezonden door Theo-Willem van Leeuwen, merkenbureau Abcor.

Afgelopen jaar en ook dit jaar komen er steeds vaker berichten langs dat bepaalde medicijnen niet tot moeilijk te verkrijgen zijn, zoals de werkzame stofnamen: Bleomycine (antikankermiddel), Doxorubicinehydrochloride (antiborst en eierstokkanker), Cytarabine (anti-acute leukemie), Thiopental (anestheticum) en onlangs Methoxy Polyethyleenglycol-Epoëtine beta (voor symptomatische anemie bij nierziekte). De algemene berichtgeving luidt dat er productieproblemen zijn in voornamelijk de Amerikaanse productievestigingen. Daarnaast zijn er in Nederland Kamervragen gesteld of deze tekortkomingen ook zijn ontstaan door parallel export. Deze reden is vooralsnog tegengesproken. De vraag die we daarom hier stellen is dan ook waarom medicijnen steeds vaker niet meer te verkrijgen zijn op de Europese markt en in het bijzonder in Nederland.

De afgelopen jaren hebben we gezien dat de fusie- en overnamegolf in de farmaceutische industrie steeds verder doorgaat. Bedrijven fuseren onder andere om hun leger wordende R&D pijplijn aan te vullen en zo toekomstige omzet veilig te stellen. Het ontwikkelen van een nieuw medicijn kost al gauw 1 mld Euro en duurt tussen de 8 en 15 jaar. Bovendien vallen zeer veel mogelijke stoffen (die als nieuw medicijn kunnen dienen) in de ontwikkelfase af. Slechts 1 op 5000 stoffen haalt de eindstreep. Het geïnvesteerde bedrag in een nieuw medicijn dient in een relatief korte periode terugverdiend te worden. Het octrooieren van een mogelijk nieuw medicijn moet gebeuren in het begin van de ontwikkelingsfase. Een octrooi kent een termijn van 20 jaar en onder voorwaarde kan voor een farmaceutisch product een verlengingstijd van maximaal 5 jaar aangevraagd worden. Voordat het medicijn is uitontwikkeld, zijn er zo 10 jaar verstreken. Het zou anders oneerlijk zijn dat medicijnen effectief een korter beroep kunnen doen op een octrooibescherming.

Door het verstrijken van het octrooi van een aantal goedlopende medicijnen en tegelijkertijd een gebrek aan nieuwe geneesmiddelintroducties lopen de inkomsten terug met als gevolg reorganisaties, voornamelijk binnen de R&D. Recentelijk werd 2000 man ontslagen bij Novartis omdat hun merk DIOVAN met de werkzame stof Valsaran te maken kreeg met competitie van de generieke versies van dit product. Farmaceutische bedrijven stoppen soms met de productie van oudere geneesmiddelen waarvan de winstgevendheid nihil is wegens het verloop van het octrooi en de generieke competitie. Of simpelweg omdat de mogelijk noodzakelijke investering in een productie-unit te duur is.

Het verlies van kennis en mankracht door ontslagen, zorgt voor een verdere druk op het farmaceutische R&D- en productieproces. De vele overnames dragen er ook toe bij dat er op grote schaal gereorganiseerd is. De industrie probeert op deze manier schaalvoordelen te behalen door afdelingen te centraliseren. Het gevolg is dat een bedrijf kwetsbaar is, zodra er niet geproduceerd kan worden op de enige vestiging die een bepaald product produceert. Een andere vestiging kan het niet meer overnemen.

Ook door de steeds strengere regelgeving van de EMA, FDA en andere gezondheids autoriteiten is het steeds moeilijker geworden om een medicijn te ontwikkelen en op de markt te zetten. We zien dan ook dat er steeds minder nieuwe geneesmiddelen op de markt komen. De farmaceutische industrie is hierdoor veelal aangewezen op hun bestaande geneesmiddelen om de kosten die zij maken terug te verdienen. En juist de prijzen van de medicijnen liggen erg onder vuur. Door de marktwerking van de Nederlandse zorgverzekeraars wordt de vraagprijs van medicijnen verder gedrukt.

Het goedkoper worden van medicijnen kan parallelimport in de hand werken. In Europa hebben we te maken met het vrije verkeer van mensen en goederen. Handelaren zoals parallel importeurs maken dankbaar gebruik om medicijnen in het goedkope Europese land in te kopen en duurder te verkopen in het ander Europese land. Zolang de handelaren zich houden aan de ompakvereisten kan het farmaceutische bedrijf hiertegen weinig ondernemen. Het gaat hierbij voornamelijk om dat het omgepakte product niet wordt aangetast of dat de reputatie van het merk of merkhouder wordt geschaad. Daarnaast dient de ompakker en de merkhouder op de verpakking te staan en moet de merkhouder op de hoogte te zijn gebracht. De ompakker moet net zoals een farmaceutisch bedrijf voldoen aan de wettelijke eisen van Goede Manieren van Produceren (GMP). Nadat hij in het bezit is van een vergunning die verstrekt wordt na een succesvolle inspectie door de lokale overheid, mag hij de omgepakte medicijnen gaan verhandelen.

De farmaceutische sector probeert al jaar en dag deze parallelhandel te verminderen. Zij levert bijvoorbeeld hun distributeurs in die goedkope landen een beperkte voorraad. Op deze manier wordt alleen de plaatselijke bevolking voorzien wordt van medicijnen. Het doel hiervan is overbevoorrading te voorkomen zodat handelaren deze partijen niet kan opkopen voor de parallelhandel. De parallel importeurs zijn hiertegen in opstand gekomen. De rechter oordeelde dat een beperkte bevoorrading alleen mag, indien dit redelijk en evenredig is en strekt tot de bescherming van het bedrijfsbelang. Daarbij wordt gekeken naar de onderlinge relatie met de distributeur en de grootte van de orders in verhouding met de behoefte van de markt.

Een ander middel dat wordt toegepast om parallelhandel te verminderen, is het hanteren van prijsdifferentiatie van medicijnen door fabrikanten. Hierbij blijft het normale tarief voor de lokale bevolking gehandhaafd maar voor de mogelijke parallelhandel wordt een hoger tarief gerekend. Ook hiertegen is verweer gevoerd door de parallelhandelaren. In 2009 deed het HvEJ uitspraak. Zij bepaalde dat het mededingsverbod niet van toepassing is op de farmaceutische sector, indien het bedrijf kan aantonen dat de prijsdifferentiatie bijdraagt tot verbetering van de productie of distributie van goederen of tot verbetering van de technische of economische vooruitgang. De achterliggende gedachte is dat innovatie in het belang van de consument is. De consument heeft baat bij onderzoek en ontwikkeling van nieuwe medicijnen. De winst die de farmaceutische industrie maakt, is noodzakelijk om de R&D draaiende te houden. Het is niet vereist dat alle gelden terugvloeien naar R&D maar een substantieel deel . De consument profiteert daarentegen niet van parallelimport. De winst die daarbij wordt gemaakt, komt alleen tengoede aan de parallelhandelaar. De farmaceutische industrie is van mening dat hervormingen nodig zijn om meer transparantie in de prijzen binnen de Europese Unie te krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen moeten wel alle EU landen op één lijn zitten wat op dit moment nog niet het geval is.

De mogelijkheid om een medicijn onder verschillende merknamen in de Europese Unie op de markt te brengen, mag ook niet zondermeer. De Europese autoriteiten zullen overtuigd moeten worden dat het hier niet gaat om het afschermen van markten. Daarbij moet de producent aantonen dat het voeren van verschillende merknamen noodzakelijk is omdat de merknaam in het registratiedossier of in het merkenregister is geweigerd.
Deze beperkende maatregelen maakt het voor de farmaceutische industrie moeilijk om parallel import te bestrijden. Daarnaast is zij gehouden aan vastgestelde nationale prijzen, waardoor het varen van een eigen prijskoers onmogelijk is.

Een ander groot probleem zijn de namaakgoederen. Medicijnen die niet of een ander actief ingrediënt bevatten dan op de verpakking staat, kan voor levensgevaarlijke situaties leiden. De industrie is op eigen initiatief in gesprek gegaan met de Europese Commissie om hiertegen op te treden. Men wil een grotere bewustwording kweken onder het publiek en betere voorlichting geven aan artsen, apothekers, douaniers en politie. Daarnaast wil men een centraal distributie verificatie systeem opzetten. Deze database volgt het medicijn tot aan de eindleverancier. Er is al een pilot in Zweden geweest en dat was succesvol. Het is wel een duur systeem zodat de industrie het volgen alleen vanaf de distributie in wil laten gaan en niet zoals de Europese Commissie heeft voorgesteld vanaf de werkzame grondstof. Zo’n duur systeem zal gevolgen hebben voor de kostprijs van het medicijn. Het is trouwens nog niet duidelijk welke gevolgen dit systeem zal hebben voor de ompakkers (de parallel handelaren).

Dat de bevolking maar mondjesmaat wordt geïnformeerd over medicijntekorten is vanwege de politieke en tegengestelde belangen. Aan de ene kant staan de overheid en de zorgverzekeraars die de gezondheidszorg zo goedkoop mogelijk willen reguleren. De prijzen zijn zoveel mogelijk vast dan wel opgelegd. Door de marktwerking, generieke producten en het toelaten van parallelhandel worden prijzen verder gedrukt. Aan de andere kant staat de farmaceutische sector die zijn product wil verkopen tegen de best mogelijke prijs om R&D te kunnen financieren en om bedrijfscontinuïteit te garanderen.

Het huidige beleid van marktwerking, prijsregulatie (prijsdrukken) en het beperken van IE-rechten (merken en octrooien) is niet bevorderend voor de innovatie van medicijnen. Het lijkt eerder een versterkende werking te hebben op de beperkte medicijnaanvoer naar Nederland wat uiteindelijk leidt tot schade onder patiënten. Tijd voor een algehele herbezinning?

In de praktijk is het beschermen van innovatieve ideeën en producten niet altijd even makkelijk: minder maatschappelijk draagvlak, meer inbreuk en steeds complexere regels van Europese wetgevers en rechters. Dit symposium gaat over de rol van intellectuele eigendomsrechten (i.e.-rechten) bij het beschermen van innovatie. Ervaren praktijkjuristen bespreken de nieuwste ontwikkelingen in Europa en geven praktische invalshoeken hoe vormgeving, uitvindingen en merken zich al dan niet laten beschermen.

Inschrijven: link.

Waar De Industrieele Groote Club - Dam 27 1012 JS Amsterdam
Wanneer 17 april 2012, 14:00 - 18:00
Prijs: Toegang € 100,-; BIE abonnees € 50,- , leden rechterlijke macht en wetenschappelijk personeel (fulltime) gratis
Inclusief: borrel
Dit symposium wordt georganiseerd door de redactie en de uitgever van Berichten Industriële Eigendom (BIE) als dank voor de jarenlange inzet van prof. mr. J.J. Brinkhof en prof. mr. J.H. Spoor voor dit blad.
Extra: 3 PO-punten zijn aangevraagd

Programma
14:00 opening (prof. mr. C.J.J.C. van Nispen).
14:15 IE 2.012 - prior art bij productvormgeving en uitvindingen: de fear factor
(mr. A. Tsoutsanis).
14:45 Merkenrecht 2.012 - een holistische benadering of het Hof van Justitie met een rol plakband?
(prof. mr. T. Cohen Jehoram).
15:15 pauze
15:30 Octrooirecht 2.012 - strategisch innoveren en procederen
(mr. M. van Gardingen).
16:00 De toekomstige Europese octrooijurisdictie en de impact op de praktijk
(prof. mr. W. Hoyng).
16:30 pauze
16:45 IE 2.022: vooruitblik IE & Innovatie in de toekomst
Paneldiscussie o.l.v. jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper met prof. mr. J.J. Brinkhof, prof. dr. D. Jacobs, mr. R. Kalden, prof. mr. J.H. Spoor en prof. mr. D.W.F. Verkade.
17:45 afsluiting (prof. mr. C.J.J.C. van Nispen).
18:00 Borrel