Octrooirecht  

Hof 's-Gravenhage 6 maart 2012, LJN BV8214 (Van Holsteijn en Kemna Special Products tegen Zehnder Group, voorheen Stork Ventilatoren)

Uitspraak ingezonden door Otto Swens, Vondst advocaten.

Octrooirecht. VHK is een ingenieursbureau en houdt zich bezig met productinnovatie op het gebied van luchtbehandeling in gebouwen, zij is houdster van EP 0 783 655. Gerechtshof bekrachtigt in het hoger beroep de in het vonnis van de rechtbank bevonden nietigheid (IEF 8379).

Het Hof acht conclusie 1 en de volgconclusies 2 en 3 nietig wegens gebrek aan inventiviteit. Volgconclusie 4 wordt nietig bevonden vanwege toegevoegde materie. De in het incidenteel appel gevorderde grensoverschrijdende verklaring van non-inbreuk (voor Duitsland) wordt afgewezen omdat het Hof van oordeel is dat de non-inbreuk stellingen van Zehnder neerkomen op een verkapt nietigheidsverweer en de beoordeling van de nietigheid van het Duitse deel van het octrooi exclusief is voorbehouden aan de Duitse rechter (HvJ EU inzake GAT/LuK en Hoge Raad inzake Roche/Primus II).

Omdat ook in het incidenteel hoger beroep het vonnis zal worden bekrachtigd, volgt veroordeling van de Zehnder in de kosten. Tot slot gaat het hof, op basis van de processtukken er vanuit dat slechts 10% van de kosten is besteed aan uitsluitend het incidenteel hoger beroep. VHK zal worden veroordeeld tot 90% van de kosten, Zehnder tot 10% van de kosten.

34. Voor de beoordeling van de geldigheid van het Duitse octrooi is op grond van artikel 22 sub 4 van Verordening (EG) nr. 44/2001 (de EEX-Verordening) de Duitse rechter exclusief bevoegd. In het arrest van het Hof van Justitie van de EG GAT/Luk) is bepaald dat artikel 22, sub 4 ook van toepassing is in geval van een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk, waarbij de (on)geldigheid van het octrooi bij wege van exceptie wordt opgeworpen. Voor zover de stellingen van Zehnder er op neerkomen dat geen sprake is van inbreuk omdat het octrooi (partieel) nietig is, kan het hof derhalve niet oordelen over deze vordering. Mede in aanmerking nemende het arrest van de Hoge Raad van 30 november 2007, NJ 2008, 77 (Roche/Primus II), zou het hof deze vordering tot verklaring voor recht van niet-inbreuk moeten aanhouden of (desgewenst) afwijzen.

Lees het arrest hier (grosse HA ZA 08-1040, LJN BV8214, schone pdf).

Rechtbank 's-Gravenhage 7 maart 2012, HA ZA 11-1977 (Sandoz en Hexal tegen Astrazeneca) en HA ZA 11-1978 (Accord Healthcare tegen Astrazeneca)

Uitspraak ingezonden door Robin van Kleeff, Hoyng Monegier.

Octrooirecht. Gemotiveerde vakman en de redelijke verwachting van succes. Sandoz en Hexal maken onderdeel uit van de Novartis-groep, een groep van 3 ondernemingen die actief zijn op het gebied van zowel innovatieve als generieke geneesmiddelen. Hexal staat aan het hoofd van het bedrijfsonderdeel dat betrokken is bij de vervaardiging en distributie van generieke geneesmiddelen. Sandoz is verantwoordelijk voor de verkoop van generieke geneesmiddelen in Nederland. Accord c.s. behoort tot het Intas concern en houdt zich ook bezig met de vervaardiging en distributie van generieke geneesmiddelen.

Astrazeneca is houdster van EP 0 907 364 (sustained release pharmaceutical compositions comprising a dibenzothiazepine derivative). EP 240 228 (hierna: EP 228), ook van AstraZeneca, is het basisoctrooi voor de stof quetiapine en is per 24 maart 2007 verlopen. Op basis van dit octrooi is een aanvullend beschermingscertificaat verleend (980022) dat op 23 maart 2012 verloopt. AstraZeneca brengt een farmaceutisch product met het actief ingrediënt quetiapine op de markt onder de merknaam Seroquel, thans zowel in onmiddellijke afgifte formulering (Seroquel IR) en in vertraagde afgifte formulering (Seroquel XR). Zowel Seroquel IR als Seroquel XR is toegelaten voor de behandeling van schizofrenie en bipolaire stoornis.

De vraag die ter beantwoording voorligt is of de gemiddelde vakman ten tijde van de indieningsdatum, in aanmerking genomen de mate waarin hij gemotiveerd was het probleem op te lossen, een zodanig redelijke verwachting had dat hij erin zou slagen een klinisch werkzame formulering van quetiapine te ontwikkelen, dat hij die weg zou inslaan (r.o. 3.7). De rechtbank wijst de vorderingen van Sandoz en Hexal respectievelijk Accord c.s., dat er sprake is van een onvoldoende inventief octrooi en daarom de vernietiging moet worden uitgesproken, af. En in beide zaken zullen zij als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van AstraZeneca ter hoogte van EUR 212.500,-.

In de bijzonder technische beoordeling wordt meegenomen:
Recht op prioriteit
Gemiddelde vakman
Uitgangspunt bij de beoordeling van de inventiviteit (problem-solution approach)
Motivatie
   Quetiapine veelbelovende stof
   Eenmaal daagse toediening
   Minder bijwerkingen
   Slotsom motivatie
Redelijke verwachting van succes / contra-indicaties
   Geschiktheid voor behandeling van een aanval
   D2 receptorbezetting - samenhang met piek-plasmaniveau
   Lage biologische beschikbaarheid - first-pass metabolisme
   Hoge serumeiwitbinding
   pH-afhankelijk oplosbaarheidsprofiel
   Andere onzekerheden
   Omvang van het tablet
Slotsom motivatie en redelijke verwachting van succes

5.7. De rechtbank neemt tot uitgangspunt dat bij de beoordeling van de inventiviteit van het octrooi, ook indien de problem-solution-approach wordt toegepast, de vraag moet worden beantwoord of de gemiddelde vakman - uitgaande van alle kennis waarover hij op de indieningsdatum beschikte- gemotiveerd was een vertraagde afgifte formulering van quetiapine te ontwikkelen en of hij een redelijke verwachting van succes, te weten dat dit tot de oplossing van het objectieve probleem zou leiden, zou hebben. Daarbij geldt dat motivatie enerzijds en redelijke verwachting van succes anderzijds communicerende vaten zijn, in die zin dat bij een sterke motivatie een minder hoge verwachting van succes voldoende zal zijn voor de vakman, terwijl bij weinig motivatie een hoge verwachting van succes nodig zal zijn. Wat een 'redelijke' verwachting is, hangt met andere woorden af van de mate van motivatie. Gegeven dit uitgangspunt kan niet als juist worden aanvaard de stelling van Sandoz c.s. dat vanwege het feit dat in onderhavige zaak maar één oplossing voorhanden is - welk standpunt zoals hierna wordt overwogen overigens wordt verworpen verwachting van succes niet relevant zou zijn, behoudens in het geval) van het bestaan van een vooroordeel.

Slotsom Motivatie
5.25. Bij deze stand van zaken moet worden geconstateerd dat de gemiddelde vakman op de indieningsdatum niet werkelijk is gemotiveerd om een andere formulering van quetiapine te ontwikkelen. In dat licht kan worden betwijfeld of het door Sandoz c.s. gehanteerde uitgangspunt, de keuze voor de meest nabije stand van de techniek en de daaruit voortvloeiende objectieve probleemstelling, waarin de keuze voor quetiapine reeds besloten ligt, inderdaad juist is en of niet de door AstraZeneca voorgestelde vraag wat zou de gemiddelde vakman op de indieningsdatum doen als hij de behandelingsmethode voor schizofrenie zou willen verbeteren in het onderhavige geval juister zou zijn. Nu er als gezegd geen noodzaak is die vraag te beantwoorden, zal de rechtbank dat niet doen en - nog steeds uitgaand van het door Sandoz c.s. gekozen uitgangspunt - hierna beoordelen of de hooguit minimale motivatie van de gemiddelde vakman wellicht wordt gecompenseerd door een hoge verwachting van succes, waardoor hij toch een vertraagde afgifte formulering van quetiapine zou gaan ontwikkelen.

Gemiddelde (gemotiveerde) vakman 5.37. Met deze redenering legt Sandoz c.s. een onjuiste maatstaf aan. Niet bepalend is immers of de gemiddelde vakman een absolute belemmering zag voor de ontwikkeling van een vertraagde afgifte formulering. De vraag die ter beantwoording voorligt is of de gemiddelde vakman ten tijde van de indieningsdatum, in aanmerking genomen de mate waarin hij gemotiveerd was het probleem op te lossen, een zodanig redelijke verwachting had dat hij erin zou slagen een klinisch werkzame formulering van quetiapine te ontwikkelen, dat hij die weg zou inslaan. De stellingen van Sandoz c.s. bevestigen dat er op de indieningsdatum grote onzekerheid bestond wat de gevolgen zouden zijn van het bij quetiapine optredend first-pass metabolisme. Die onzekerheden verhinderden dat bij de gemiddelde vakman een redelijke verwachting ontstond dat hij succesvol zou zijn. Dat er wellicht formuleringen waren ontwikkeld van andere stoffen met een hoog first-pass metabolisme maakt dat niet anders. In het licht van zijn vakkennis, zullen die door de gemiddelde vakman als uitzonderingen op de regel worden beschouwd, waarop hij niet zijn verwachtingen zal baseren.

5.49. De rechtbank is met AstraZeneca van oordeel dat bovendien niet alleen relevant is of de gemiddelde vakman bio-equivalentiestudies en ander onderzoek Iron doen, maar ook - en veeleer- of hij dat in aanmerking genomen alle andere omstandigheden, ook zou doen. Naar het oordeel van de rechtbank moet die vraag ontkennend worden beantwoord. De gemiddelde vakman is nauwelijks gemotiveerd, ziet veel onzekerheid op het gebied van formulering en werkzaamheid, terwijl over quetiapine nog weinig bekend was en de stof zich in de klinische praktijk nog niet had bewezen. Onder die omstandigheden zou hij de benodigde bio-equivalentie- en andere studies ervaren als undue burden en zou hij niet de weg van het ontwikkelen van een vertraagde afgifte formulering van quetiapine inslaan.

5.50. Sandoz c.s. heeft er op gewezen dat de problemen en onzekerheden die de gemiddelde vakman zou zien bij het ontwikkelen van een vertraagde afgifte formulering van quetiapine geen van alle (duidelijk) in het octrooi staan vermeld. Dat is op zich juist. Het kan er evenwel niet toe leiden dat deze problemen bij de beoordeling van inventiviteit buiten beschouwing worden gelaten. Het gaat immers om een objectieve beantwoording van de vraag of hetgeen wordt geclaimd op de indieningsdatum voor de gemiddelde vakman voor de hand lag, gegeven zijn algemene vakkennis en de stand van de techniek. Waarom hetgeen geclaimd wordt "inventief is hoeft in de beschrijving niet geëxpliciteerd te worden. Dat een probleem niet expliciet in de beschrijving wordt genoemd betekent niet dat het voor de gemiddelde vakman op de indieningsdatum niet bestond en evenmin dat het bij de beoordeling van de inventiviteit buiten beschouwing zou moeten worden gelaten.

5 .51. De slotsom is dat de vorderingen van Sandoz c.s. zullen worden afgewezen.

5.52. Sandoz c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van AstraZeneca. Partijen zijn overeengekomen dat de proceskosten in conventie in beide zaken gezamenlijk EUR 425.000,- bedragen. De rechtbank zal daarom in beide zaken Sandoz en Hexal respectievelijk Accord c.s. als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van AstraZeneca ter hoogte van EUR 212.500,-.

Op andere blogs:
EPLawPatentBlog (NL - Sandoz v. AstraZeneca / Seroquel)

Beslissing van het HvJ EU 9 februari 2012, zaak C-442/11 (Novartis tegen Actavis UK)

Over de vraag: Inbreuk op ABC voor werkzame stoffen alleen of in combinatie met andere werkzame stoffen? (exacte vraag, zie onder)

Antwoord

Consequently, the answer to the question referred is that Articles 4 and 5 of Regulation No 469/2009 must be interpreted as meaning that, where a ‘product’ consisting of an active ingredient was protected by a basic patent and the holder of that patent was able to rely on the protection conferred by that patent for that ‘product’ in order to oppose the marketing of a medicinal product containing that active ingredient in combination with one or more other active ingredients, an SPC granted for that ‘product’ allows its holder, after the basic patent has expired, to oppose the marketing by a third party of a medicinal product containing that product for a use of the ‘product’, as a medicinal product, which was authorised before that certificate expired.

Vraagstelling:
Wanneer voor een product als omschreven in verordening (EG) nr. 469/20091 een aanvullend beschermingscertificaat is afgegeven voor een werkzame stof, wordt dan op de rechten die dat certificaat volgens artikel 5 van de verordening met betrekking tot het voorwerp als omschreven in artikel 4 van de verordening verleent, inbreuk gemaakt
i. door een geneesmiddel dat die werkzame stof (in het onderhavige geval valsartan) in combinatie met een of meer andere werkzame stoffen (in het onderhavige geval hydrochloorthiazide) bevat, of
ii. alleen door een geneesmiddel dat die werkzame stof (in het onderhavige geval valsartan) als enige werkzame stof bevat?

Rechtbank Arnhem 11 februari 2011, LJN BV7970 (Sanofi-Aventis tegen College ter beoordeling van geneesmiddelen)

Als randvermelding. Registratie van generieke geneesmiddelen. Wegens Europees gebruiksoctrooi heeft het CBG bepaald dat indicatie uit SPC en bijsluiter van generieke geneesmiddelen moet worden verwijderd en een standaardpassage in de bijsluiter daarvan moet worden opgenomen.  De rechtbank is van oordeel dat de nationale bepalingen over de registratie van geneesmiddelen conform artikel 11 laatste alinea van Richtlijn 2004/27/EG kunnen worden uitgelegd, hetgeen verweerder dan ook terecht heeft gedaan. Argumenten tegen het opnemen van de standaardpassage in de bijsluiter van de generieke geneesmiddelen vinden geen steun in het recht en leiden niet tot vernietiging van het bestreden besluit. Het valt niet in te zien dat de standaardpassage in de bijsluiter uitnodigt tot gebruik, tot het voorschrijven of afleveren van het product noch uitnodigt tot octrooi-inbreuk.

3.11 (...) Uitgaande van de geldigheid van dat octrooi zou vermelding van de H. pylori-indicatie in de bijsluiter en de samenvatting van de productkenmerken (SPC) een inbreuk op dat octrooi inhouden. Om die reden heeft verweerder eiseres op 24 oktober 2005 gevraagd of zij vasthoudt aan het octrooi en erop staat dat de H. pylori-indicatie uit de bijsluiter en de SPC van alle generieke lansoprazol bevattende geneesmiddelen wordt verwijderd."

3.20. Eiseres heeft voorts aangevoerd dat er in de Richtlijn geen grondslag is te vinden voor het opnemen van de standaardpassage in de bijsluiter van de generieke geneesmiddelen. Volgens eiseres is de verplichting daartoe in strijd is met artikel 60 van Richtlijn 2001/83/EG. Hierin is bepaald dat lidstaten het in de handel brengen van geneesmiddelen op hun grondgebied om redenen die verband houden met de etikettering of de bijsluiter mogen verbieden noch verhinderen, indien de etikettering en de bijsluiter aan de bepalingen van titel V voldoen. Eiseres is bovendien van mening dat de standaardpassage in de bijsluiter risico’s voor de volksgezondheid oplevert, leidt tot inconsistentie tussen de SPC en de bijsluiter en octrooi-inbreuk uitlokt.

3.21. De rechtbank stelt voorop dat de Richtlijn als voornaamste doel bescherming van de volksgezondheid heeft. De Richtlijn beoogt tevens belemmeringen voor de handel in geneesmiddelen binnen de Europese Gemeenschap op te heffen, met name door harmonisering van wetgeving, zoals onder meer tot uitdrukking komt in artikel 60 van de Richtlijn. Gelet hierop dient voor het opnemen van de standaardpassage in de bijsluiter van het generieke geneesmiddel een grondslag in de Richtlijn aanwezig te zijn.

3.22. De rechtbank is van oordeel dat verweerder de grondslag voor het opnemen van de standaardpassage in de bijsluiter terecht heeft gevonden in de artikelen 59, eerste lid, aanhef en onder d, onder viii, en 59, derde lid, van Richtlijn 2004/27/EG.

3.26. De rechtbank is van oordeel dat de overige argumenten van eiseres tegen het opnemen van de standaardpassage in de bijsluiter van de generieke geneesmiddelen geen steun vinden in het recht en om die reden niet tot vernietiging van het bestreden besluit kunnen leiden. Hieraan moet worden toegevoegd dat niet valt in te zien dat de standaardpassage in de bijsluiter uitnodigt tot gebruik door de patiënt en het voorschrijven/afleveren door de arts/apotheker van de generieke lansoprazolbevattende geneesmiddelen voor de H. pylori-indicatie of andere indicaties en uitnodigt tot octrooi-inbreuk. Het verschil tussen de bijsluiter van het innovatieve geneesmiddel Prezal en de bijsluiter van de lansoprazolbevattende generieke geneesmiddelen is, zoals verweerder terecht heeft aangegeven, een logische consequentie van de keuze van eiseres om vast te houden aan het octrooi op de H. pylori-indicatie.

De informatie in dit artikel is overgenomen uit een blogpost die onder CC-BY-licentie is gepubliceerd, Darren Smyth, IPKat.

In the list of Decisions, there have been a number of cases where substantial procedural violations have been found by the Board:

T 1880/11 – Failure to appoint Oral Proceedings on the subject of adaptation of the description after first appeal decision constituted a substantial procedural violation. Even though Oral Proceedings had already been held before the first refusal of the application (which had been successfully appealed), the applicant was entitled to a second Oral Proceedings on the subject of adaptation because the subject of the requested second Proceedings was different from the first.

T 0645/11 – Refusal of application after only one examination report is not always a substantial procedural violation, but was found to be so in this case. This is a salutary reminder to European Patent Attorneys to ALWAYS request Oral Proceedings, this being all too easily forgotten.

T 1285/11 – Refusal of an application having provided no reasoned statement as to why the arguments of the applicant had not been accepted was found to be a violation of Article 113(1) EPC (the right to be heard), and, accordingly, a substantial procedural violation. By coincidence, this case was a Pfizer application relating to polymorphs, similar to a case which was the subject of an earlier post.

Another substantial procedural violation was found in T 0382/10 – there seems to have been a misunderstanding between the representative of the applicant and the Examining Division during the Oral Proceedings, which resulted in a premature and unexpected refusal of the application.

On the other hand, in T 0698/11, the Board held that the Examining Division had been wrong to allege that a particular feature was "notorious knowledge" or indisputable common general knowledge, and that a further search should have been performed. However, this was considered to constitute an error of judgement on a substantive issue rather than an incorrect conduct of the procedure. Therefore, this was not considered to be a substantial procedural violation.

Turning now to other matters: In T 0418/07 the Respondent appointed two firms of representatives and requested the Board to send materials to both firms, which the Board declined to do. Furthermore, the Respondent announced before Oral Proceedings that it would use German at the Oral Proceedings and requested the Board to provide translation from German into English for the benefit of the Appellant and of one of its own employees who would attend the Oral Proceedings and who does not speak German. The Board pointed out that the translation available under Rule 4(1) was available for the benefit of the other party, not the party using the language that was not the language of the proceedings. In this case, the Appellant had indicated that he would not attend the Oral Proceedings, so the request for translation was refused.

T 0960/08 reminds us of the dangers that lurk when opponent status (or indeed the patent) is transferred around the time of the filing of an appeal. The Appeal was rejected as inadmissible because it was filed in the name of a party who the Board decided was not the correct opponent.

T 0065/11 is an example of the Boards of Appeal guarding their own jurisdiction. The case concerns re-establishment of the rights in respect of the time limit for filing the notice of appeal. The request for re-establishment was purportedly granted by a Formalities Officer for the Examining Division. The Board declared this null and void, pointing out that it was for the Board to decide on the re-establishment. But they proceeded to grant the request anyway.

T 0036/11 confirms that it is for the EPO, not the Patentee, to decide whether Opposition proceedings should continue if the Opponent withdraws their opposition. An appeal against a decision of the Opposition Division not to continue the proceedings in these circumstances was rejected as inadmissible on the basis that the Patentee was not adversely affected by the decision.

J 0018/10 reminds us to be very careful about withdrawing an application (which is usually done either to prevent publication or to obtain a refund of fees). If the applicant changes their mind, retraction of the withdrawal (that is, reinstatement of the application) is very difficult, and was not allowed in this case.

The EPO Boards of Appeal currently seem unable to decide whether double patenting is prohibited under the EPC (there being no explicit prohibition of double patenting in the text of the EPC), and, if so, what are the criteria for deciding what constitutes double patenting. T 1491/06 is the latest addition to the canon of cases, and had this to say:

In its decisions in cases G 1/05 and G 1/06 handed down on 28 June 2007 (OJ EPO 2008, 271 and 307, respectively) the Enlarged Board of Appeal held obiter (see point 13.4 of the identical Reasons):

"The Board accepts that the principle of prohibition of double patenting exists on the basis that an applicant has no legitimate interest in proceedings leading to the grant of a second patent for the same subject-matter if he already possesses one granted patent therefor." The board in decision T 1391/07 (not published in OJ EPO, point 2.6 of the Reasons), referring to the above decisions of the Enlarged Board, saw no basis for extending the existing practice to "cover claims not defining the same subject-matter but conferring... a scope of protection overlapping with each other only partially in the sense that some, but not all of the embodiments notionally encompassed by one of the claims would also be encompassed by the other one of the claims." The present board agrees with this view.

Applying this standard, the claims of the application in suit were held to be different from subject-matter of a patent already granted to the appellant, so there was no double patenting. Perhaps it is now time for this issue to be referred to the Enlarged Board of Appeal by the President of the EPO?

Finally, T 1336/09 reminds us that, while proceedings are still pending, the EPO will generally take into consideration third party observations, even if they are filed at a very late stage in the proceedings. Furthermore, it is perfectly permissible to file third party observations anonymously.

J.P. Hustinx, G. Kuipers en T. Douma, Further SPC Granting Guidelines, DeBrauw Legal Alert december 2011.

Bijdrage ingezonden door Jan Pieter Hustinx, Gertjan Kuipers en Tjibbe Douma, De Brauw Blackstone Westbroek. Zie onderaan voor een interessante tabel.

In addition to its recent judgments in the Medeva and Georgetown cases (24 November, click here for the legal alert) and the Merck case (8 December, click here for the legal alert), the Court of Justice ("CJ")  of the European Union handed down three orders in Supplementary Protection Certificate ("SPC") cases which did not receive much attention.  Nevertheless, the Yeda (C-518/10), Queensland (C-630/10) and Daiichi Sankyo (C-6/11) orders of  25 November 2011 provide some interesting clarification on the granting of SPCs by national Industrial Property Offices ("IPOs"), especially as regards product-by-process claims and combination products.

Yeda (C-518/10): if the patent claims only a combination, can an SPC be granted for an individual active ingredient?

Yeda owns a European patent that discloses a therapeutic composition A+B. The patent also claims the administration of both components separately, provided they are part of the same composition. Yeda applied for two SPCs, one for the composition A+B and one for active ingredient A only. The supporting Marketing Authorisation ("MA") only covered product A, but indicated that it should be administered together with B. Both SPCs were refused by the British IPO. Yeda appealed and, following a referral by the Court of Appeal, the CJ clarified that an SPC cannot be granted:

Hence, no SPC for Yeda. This further narrows the "disclosure test" for Article 3(a): if the patent claims A + B in combination, an SPC cannot be granted for just A.

Queensland (C-630/10): One patent = one SPC? One MA = several SPCs?
Queensland is the owner of a parent patent and two divisional patents. The parent patent claims two active ingredients (by product-through-process claims), and the divisional patents claim additional active ingredients. The MA relied on for the SPC applications, contains a combination of active ingredients both from the divisional patents and from the parent patent. The actual CJ ruling regarding most questions referred is no surprise and a literal copy of the rulings in the Medeva case. However, an interesting paragraph in Yeda is:

"Moreover, where a product is protected by a number of basic patents in force, each of those patents may be designated for the purpose of the procedure for the grant of a certificate, but only one certificate may be granted for a basic patent (…)."  (paragraph 35)

Although that case concerned a patent family, this consideration is worded in broader form. It implies that one MA concerning a combination of active ingredients can be relied on for several SPC applications, provided the constituting active ingredients are specified in the wordings of the claims of different basic patents (and provided the other requirements of Article 3 are also met). We are of the view that, contrary to the wording of the CJ, it should also be possible to obtain more than one SPC relying on the same basic patent in case the patent claims several active ingredients independently (i.e. not as part of a combination).

Queensland (C-630-1-): product-by-process claims and SPCs

A new question at issue in Queensland was whether in a case involving a basic patent relating to a product-by-process claim, it is necessary for the ‘product’ to be obtained directly by means of that process.  The CJ clarified that it is irrelevant whether the product is derived directly from the process, but that an SPC can only be granted for a product identified in the wording of the claims of the patent. In other words, if the product is not specified, no SPC is possible for that active ingredient.

Daiichi: combination products

Daiichi owns a patent regarding an active ingredient A. It obtained an SPC for this product based on an MA containing A as sole active ingredient. Daiichi invested considerable time and resources in undertaking clinical trials and studies in order to secure an MA for a combination therapy of A+B. This was successful and Daiichi then sought an SPC relying on the MA for the combination product and on the same basic patent. The British IPO refused this second SPC for the combination therapy on the grounds that the active ingredients of the MA are not covered by the basic patent. In confirming the IPO's decision the CJ uses the exact wording of the Medeva case, clearing all doubts that Medeva is not limited to multi-disease vaccines but applies to all combination products.

Summary of the present situation for easy reference: what do the decisions mean in practice

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 29 februari 2012, HA ZA 11-2660 (Ruma Rubber tegen Shell/SIRM)

Overdracht octrooi(aanvragen). Internationale bevoegdheid van de rechter. Exclusieve bevoegdheid ex 80 ROW 1995 en 22 lid 4 EEX-Vo.

Ruma heeft in 1998 een rubberproduct ontwikkeld dat sterk zwelt wanneer het in contact komt met water. Een dergelijk materiaal is geschikt voor toepassing in de oliewinning als afdichtingsmateriaal tussen pijpleidingen en boorgatwanden. Een samenwerking met Shell wordt gestart en beëindigd met een overeenkomst waarin is bepaald:  "All intellectual property rights in Background Information owned by either party on the date of this agreement shall remain in the sole ownership of that party.".

Shell heeft een Europese en een internationale octrooiaanvrage ingediend voor materie die ontleend is aan Ruma. Ruma vordert de overdracht van de octrooien en octrooiaanvragen als bepaald.

Shell vordert in dit incident de onbevoegdheid van de rechtbank, omdat de rechter van het land waarvoor het octrooi is verleend exclusief bevoegd is. Deze vordering wordt afgewezen. De rechtbank is bevoegd kennis te nemen van de vorderingen gezien de vestigingsplaats van SIRM in het arrondissement ´s-Gravenhage. Dit geldt zowel voor de opeising van het Europese octrooi als de andere octrooien en octrooiaanvragen, op grond van artikel 2 EEX-Vo. Tussentijds hoger beroep tegen dit (incidentele) vonnis is niet toegelicht en de rechtbank staat dit dan ook niet toe (ex 337 lid 2 Rv).

De onderbouwing van de vordering
3.1.1. Het is een universeel geldende regel van internationaal privaatrecht dat de rechter van het land waarvoor het opgeëiste octrooi is verleend of aangevraagd exclusief bevoegd is van de opeisingsvordering kennis te nemen. Deze regel komt tot uitdrukking in artikel 80 Rijksoctrooiwet 1995. Voor een Europees octrooi lijkt dat te volgen uit artikel 22 lid 4 van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo).

Incident:
4.4. Gelet op de door het Hof aangewezen ratio en nu de geldigheid of het bestaan van de deponering of de registratie van het Europees octrooi niet aan de orde is moet voor het onderhavige geval evenzeer worden geoordeeld dat artikel 22 lid 4 EEX-Vo niet van toepassing is. Gezien de vestigingsplaats van SIRM in het arrondissement ’s-Gravenhage is deze rechtbank bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Ruma jegens SIRM, zowel wat betreft de opeising van het Europese octrooi als de andere octrooien en octrooiaanvragen, op grond van artikel 2 EEX-Vo.

4.6. In het midden kan blijven of de door Shell genoemde arresten onverkort gelden voor de reikwijdte van artikel 7 lid 1 Rv. In essentie wordt in onderhavige zaak alle gedaagden namelijk verweten het in samenspraak octrooibescherming aanvragen voor materie waarvan zij weten of moeten weten dat deze aan Ruma toekomt, hetgeen onrechtmatig en in strijd met hun rechtsplicht zou zijn. Voor het onderhavige geval moet daarom worden aangenomen dat de situatie feitelijk en rechtens voldoende gelijk is om toepassing te geven aan artikel 7 lid 1 Rv. (vgl. Rechtbank ’s-Gravenhage 16 maart 2011, IEPT20110316 (Lankhorst / Samsonite)). In dit kader acht de rechtbank niet relevant dat de opgeeiste octrooirechten of de rechten op octrooiaanvragen worden beheerst door verschillende nationale wetgevingen.

4.7. Shell meent dat volgens commuun internationaal privaatrecht de rechter van het land van verlening exclusief bevoegd is te oordelen over opeising van een octrooi of octrooiaanvrage. Een dergelijke regel, wat daarvan verder zij, geldt gezien het voorgaande niet voor Nederland. Aan het voorgaande doet verder niet af dat, naar Shell kennelijk meent, de beslissing van de Nederlandse rechter in de andere relevante jurisdicties niet zal worden erkend. Een dergelijke risico komt rekening Ruma die er voor kiest het geschil bij deze rechtbank aanhangig te maken.

Tussentijds hoger beroep
4.10. Shell heeft haar vordering hoger beroep tegen dit (incidentele) vonnis open te stellen niet toegelicht. De rechtbank ziet geen aanleiding af te wijken van de in artikel 337 lid 2 Rv vastgelegde hoofdregel dat hoger beroep van een tussenvonnis tegelijk met dat van het eindvonnis dient te worden ingesteld.

Hof 's-Gravenhage 28 februari 2012, zaaknr. 200.084.596/01 (OrbusNeich tegen Boston Scientific Scimed/Medinol)

Uitspraak ingezonden door Ruud van der Velden, Hogan Lovells.

Zie eerder Hof (IEF 9915) en Rb IEF 9209 en HR LJN BG7412.

Octrooirecht. Tussenarrest in stent-zaak over Europees Octrooi inzake een ballonkatheter. Voegingsincident bij het hof na cassatie levert geen onaanvaardbare vertraging op. Wel is dient zij zich te houden aan de grenzen van de rechtsstrijd na verwijzing.

3.3. Thans dient eerst de vraag te worden beantwoord of voeging of tussenkomst mogelijk is in een procedure na cassatie en verwijzing. In het midden kan blijven of tussenkomst (in dit geval) mogelijk zou moeten worden geacht, nu het hof van oordeel is dat de primair gevorderde voeging toelaatbaar is. De goede procesorde verzet zich daar niet tegen, nu de gevoegde partij zich, evenals de partij aan wiens zijde zij zich voegt, heeft te houden aan de grenzen van de rechtsstrijd na verwijzing. Het moge verder zo zijn dat het incident als zodanig tot vertraging heeft geleid, zoals Boston Scientific betoogt, maar toelating van eiseressen sub 2. en 3. als gevoegde partij levert geen verdere vertraging op, althans niet een zodanige vertraging dat dit onaanvaardbaar moet worden geacht, ook niet nu het een geding na verwijzing betreft. In dat verband is van belang dat eiseressen sub 2. en 3. Na toelating als gevoegde partij zullen doen wat Medinol had kunnen doen of kan doen wanneer zij alsnog verschijnt, namelijk betogen dat ook de B3-versie van het Keith octrooi nietig is.

Conclusie
4. p grond van het voorgaande is het hof van oordeel dat de eiseressen sub 2 en sub 3 verlangde voeging moet worden toegestaan. Zij hebben daarbij een gerechtvaardigd belang, dat zwaarder weegt dan de door Bosten Scientific aangevoerde belangen bij afwijzing. Zoals het hof in rov 3.3. heeft overwogen, leidt het toestaan van voeging niet tot een onaanvaardbare vertraging. Bij die stand van zaken kunnen de overige door OrbusNeich aangevoerde argumenten waarom voeging (dan wel tussenkomst) moet worden toegestaan onbesproken blijven.

Hof van Beroep te Brussel 14 februari 2012, nr. 2011/AR/2821 (Lundbeck tegen Tiefenbacker, Ratiopharm, Teva)

In navolging van 10316 (Rb Brussel) en te vergelijken met IEF 10820 (Hof DH). Lundbeck vraagt de rechter om de voorlopige tenuitvoerlegging van het eerdere vonnis. Artikel 51 par 2 Belgische OctrooiWet meldt "ingeval van nietigverklaring van de octrooien heeft de voorziening in cassatie schorsende werking".

In citaten:
r.o. 9. De uitdrukkelijke en uitzonderlijke schorsende werking van de voorziening in cassatie tegen een nietigverklaring van een octrooi/ABC in hoger beroep, valt niet te rijmen met het toestaan van de voorlopige tenuitvoerlegging van een nietigverklaring van een octrooi/ABC in eerste aanleg.

De voorlopige tenuitvoerlegging van een nietigverklaring van een octrooi/ABC in eerste aanleg toestaan, zou de uitdrukkelijke schorsende werking van de voorziening in cassatie tegen een nietigverklaring in hoger beroep, zoals door de wetgever bepaald, uithollen en is zodoende in strijd met artikel 51 BOW, dat niet alleen geldt voor octrooien, doch eveneens voor ABC's.

10. Het hof besluit dat de voorlopige tenuitvoerlegging van de nietigverklaring van het ABC 2002C/039 van appellante, niet door de wet is toegestaan en dat de eerste rechter zodoende ten onrechte het bestreden vonnis uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard, niettegenstaande enig rechtsmiddel, (...) Het bestreden vonnis dient in die mate teniet gedaan te worden.

Vzr. rechtbank 's-Gravenhage 20 februari 2012, KG ZA 11-1496 (SCA Hygiene products AB tegen M.T.S. Euro Products B.V.)

Octrooirecht. Voorrangsdocument. SCA legt zich toe op verzorgingsproducten, waaronder handdoekrollen. Zij is houdster van Europees octrooi 1 960 302 B1 (end plug for a roll of material in a dispenser). MTS maakt haar bedrijf van de groothandel in onder meer was-, poets- en reinigingsmiddelen. Een van haar producten is een handdoekrol die wordt verkocht onder het merk Euro Matic. Deze handdoekrol is voorzien van een plug waarmee de rol in een houder wordt bevestigd.

MTS voert aan dat SCA een ongeldig beroep op voorrang doet. Het voorrangsdocument openbaart een eindplug die in een bepaalde hellingshoek staat en dat dit tot een essentiële maatregel van de eindplug behoort. MTS voert aan dat de hellingshoek binnen een bepaald bereik in het voorrangsdocument onmiskenbaar als een essentiële maatregel is geopenbaard en dat het weglaten van een dergelijke maatregel in de oorspronkelijke aanvrage volgens vaste rechtspraak van het EOB een ongeldige aanspraak op prioriteit oplevert.

Dit verweer treft doel. De vorderingen worden afgewezen.

4.8. De Grote Kamer van Beroep heeft in zijn uitspraak van 31 mei 2001 (G2/98, OJ 2001, 413) een restrictieve uitleg gegeven van het begrip ‘the same invention’. Hij oordeelde dat “The requirement for claiming priority of ‘the same invention’, referred to in Art. 87(1) EPC, means that priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Art. 88 EPC is to be acknowledged only if the skilled person can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole”. In een uitspraak van de Technische Kamer van Beroep van 25 juni 2003 (T 515/00), waarin wordt verwezen naar de aangehaalde uitspraak G2/98 van de Grote Kamer van Beroep, is voorts beslist dat “Priority could not be acknowledged if a feature was modified or deleted, or a further feature was added”. In zijn uitspraak van 8 april 2004 (G1/03 en G2/03) heeft de Grote Kamer van Beroep ten slotte geoordeeld dat “in order to avoid any inconsistencies, the disclosure as the basis for the right to priority under Art. 87(1) EPC and as the basis for amendments in an application under Art. 123(2) EPC has to be interpreted in the same way”.

4.11. De door SCA hiertegen ingebrachte argumenten (welke in feite overeenstemmen met die gevoerd in de verleningsprocedure (vgl. 2.12.) en waarmee de examiner kennelijk genoegen heeft genomen) leiden niet tot een andere conclusie. Het betoog dat conclusie 7 van de oorspronkelijke aanvrage (later – naar aanleiding van unity-bezwaren in het IPER-rapport geamendeerd tot conclusie 1) direct en ondubbelzinnig in paragraaf [0005] van het voorrangsdocument is geopenbaard, miskent dat ook in deze paragraaf van de beschrijving het bereik van 117° tot 141° reeds wordt voorgeschreven (regels 49 t/m 54). Ook het argument dat uit figuur 6 van het voorrangsdocument, mede gelet op paragraaf [0057] zou blijken dat de hoek ‘slechts’ zo moet worden gekozen dat er een goede ‘interaction’ is tussen de eindplug en het retentiemechanisme en de vakman daaruit zou begrijpen dat het bereik van 117° tot 141° slechts richtinggevend is, slaagt niet. Het door SCA aangehaalde citaat uit paragraaf [0057] bevat behalve de (door SCA in haar pleitnota geciteerde) tweede volzin namelijk onmiddellijk de daaropvolgende (door SCA niet-geciteerde) passage dat “this means that the inclined sliding surfaces 202, 212 are inclined by an angle of 121.1°. Depending on the end plug used, the inclination could also be chosen in a range of 117° tot 141°, and in particular 120° to 122°”. Ook hier wordt de hellingshoek derhalve opnieuw expliciet voorgeschreven. Gelet op een en ander kan bezwaarlijk worden volgehouden dat het gewenste bereik van de ‘locking surface’ van 117° tot 141° in het voorrangsdocument slechts als een voorkeursuitvoeringsvorm moet worden begrepen, zoals SCA ook nog heeft aangevoerd. De gemiddelde vakman zou op de prioriteitsdatum uit het voorrangsdocument dan ook begrijpen dat het gewenste bereik van de ‘locking surface’ als een essentiële maatregel is bedoeld.

4.12. In conclusie 7 van de oorspronkelijke aanvrage wordt de ‘locking surface’ echter generiek geopenbaard, i.e. zonder dat hier enige specifieke hellingshoek of range waarbinnen de hellingshoek van de ‘locking portion’ zich dient te bevinden wordt aangegeven. Door deze in het voorrangsdocument als wezenlijk voorgeschreven maatregel in de (geamendeerde) oorspronkelijke aanvrage weg te laten, moet naar voorlopig oordeel worden aangenomen dat de in de oorspronkelijke aanvrage in de geamendeerde conclusie 1 neergelegde uitvinding een andere uitvinding is dan die in het voorrangsdocument is geopenbaard.