Octrooirecht  

Op 19 december 2011 verdedigt dr. Cees Mulder aan de Universiteit van Maastricht een proefschrift met als titel:

“On the Alignment of the European Patent Convention and the Patent Cooperation Treaty with Requirements of the Patent Law Treaty” .

Aldaar worden resultaten gepresenteerd van een studie naar de aanpassingen van het Europees Octrooiverdrag (EOV) en het Verdrag tot Samenwerking inzake Octrooien (Patent Cooperation Treaty; afgekort PCT) aan bepalingen van het Verdrag inzake Octrooirecht (Patent Law Treaty; afgekort PLT).

Toen in de negentiger jaren van de vorige eeuw werd onderhandeld over het Verdrag inzake Octrooirecht (PLT) lag de nadruk op het zo eenvoudig mogelijk en gebruikersvriendelijk maken van het indienen van een octrooiaanvrage. Op die manier werd aan uitvinders en kleine zelfstandige ondernemers de toegang tot het octrooisysteem vergemakkelijkt. Door de eisen voor de toekenning van een indieningsdatum te beperken tot het absolute minimum is het praktisch onmogelijk geworden deze datum te missen. Als gevolg daarvan moesten de octrooiverlenende instanties procedures in het leven roepen om in een later stadium de aanvrager in staat te stellen aan de aanvullende vereisten te voldoen (zoals het insturen van een set van conclusies). Dit alles heeft een zware administratieve last gelegd op de octrooiverlenende instanties.

In de huidige tijd is de focus van de octrooiverlenende instanties verschoven van het tegemoet komen aan de behoeften van de octrooiaanvragers naar kwesties als hoe op zo efficiënt mogelijke wijze om te gaan met grote aantallen octrooiaanvragen. Vanuit dat oogmerk bezien werken de procedurele vereisten van het Verdrag inzake Octrooirecht contraproductief. Dit is misschien ook een van de redenen dat de toetreding tot het Verdrag inzake Octrooirecht van landen en intergouvernementele organisaties, zoals de Europese Octrooiorganisatie, zo traag verloopt.

In zijn proefschrift heeft Cees Mulder de volgende conclusies getrokken:

(i) Het Verdrag inzake Octrooirecht heeft niet de doelstelling bereikt van het stroomlijnen en harmoniseren van de formele vereisten die door nationale of regionale octrooiverlenende instanties worden gesteld voor het indienen van nationale of regionale octrooiaanvragen en de instandhouding van octrooien.
(ii) Het Verdrag inzake Octrooirecht bevat te veel facultatieve bepalingen die door PLT Verdragspartijen als verplicht kunnen worden geïmplementeerd (“may require”) waardoor er teveel vrijheid is bij de implementatie van voorschriften van het Verdrag inzake Octrooirecht in hun nationale/regionale octrooiwetten.
(iii) De Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom kan een actievere rol spelen bij het verstrekken van richtlijnen over hoe het Verdrag inzake Octrooirecht te implementeren in nationale/regionale octrooiwetten waarbij een voorkeursimplementatie van het Verdrag inzake Octrooirecht kan worden bepleit.
(iv) De implementatie van vereisten uit het Verdrag inzake Octrooirecht in het Europees Octrooiverdrag is op voorbeeldige manier uitgevoerd. In overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling zou de Europese Octrooiorganisatie moeten toetreden tot het Verdrag inzake Octrooirecht.
(v) Met het oog op de “innige” relatie tussen het Verdrag inzake Octrooirecht en het Verdrag tot Samenwerking inzake Octrooien, had dat laatste Verdrag beter in overeenstemming moeten worden gebracht met de vereisten van het Verdrag inzake Octrooirecht. Te veel essentiële bepalingen van PLT zijn niet overgenomen in het PCT.
(vi) Door de grote verschillen tussen de mate van aanpassing van het Europees Octrooiverdrag met de vereisten van het Verdrag inzake Octrooirecht in vergelijking met het Verdrag tot Samenwerking inzake Octrooien, is het Europees Octrooibureau verplicht op een wezenlijk andere wijze te reageren afhankelijk van of een Europese octrooiaanvrage of een internationale aanvrage wordt ingediend. Dit weerstreeft de beoogde stroomlijning van het Verdrag inzake Octrooirecht.
(vii) De bepaling in het Verdrag inzake Octrooirecht waardoor een aanvrager met behoud van zijn oorspronkelijk toegekende indieningsdatum een ontbrekend deel van de beschrijving of een ontbrekende tekening kan toevoegen op basis van inhoud die volledig is opgenomen in een eerdere aanvrage waarvan het recht van voorrang is ingeroepen, is een krachtig instrument omdat het de mogelijkheid biedt het recht op voorrang te behouden terwijl toch ontbrekende onderdelen naderhand kunnen worden toegevoegd.
(viii) De optie van “het indienen van een aanvrage onder verwijzing naar een eerder ingediende aanvrage” zoals bepaald in het Verdrag inzake Octrooirecht is verouderd door de vooruitgang bij het elektronische indienen van octrooiaanvragen en zou moeten worden afgeschaft.
(ix) De eisen die het PLT stelt aan de verlenging van termijnen in relatie tot de remedie “verdere behandeling” behoren tot de belangrijkste verworvenheden van het PLT.
(x) De verplichting van PLT Verdragspartijen om in hun nationale/regionale octrooiwetten een voorziening te treffen voor het herstel van prioriteit is een krachtig instrument om fouten te herstellen inzake het recht van voorrang waardoor onbedoeld verlies van dit recht wordt tegengegaan.

Dr. Cees Mulder promoveerde eerder op het onderwerp Cooperative Phenomena in Manganese Spin Systems at Low Temperatures (Universiteit Leiden) en is tevens redactielid van IE-Forum.nl.

Niet-dossierstuk, 2011-2012, documentnr. 2011D57864.

Unitair octrooi en octrooigeschillenbeslechting (octrooirechtspraak)

In de Raad voor Concurrentievermogen d.d. 5–6 december 2011 wordt naar verwachting ook gesproken over de inrichting van het rechtspraakverdrag. Met name als het gaat om de kwaliteit en de benoeming van de rechters willen de leden van de CDA-fractie graag weten hoe het kabinet dit voor zich ziet. Daarnaast verzoeken de leden van de CDA-fractie om uitleg over hoe dit zal worden gefinancierd. De leden van de CDA-fractie zien niet graag dat er een totale nieuwe institutie wordt opgetuigd. De leden van de CDA-fractie zijn verder voorstander van de lijn die de Commissie schetst voor een gemeenschappelijk systeem voor de octrooirechtspraak. Een enkele lidstaat stond hier echter kritisch tegenover. Hoe staat het daar nu mee? Wat zal de lijn van het kabinet worden op dit punt? De leden van de CDA-fractie verzoeken om een reactie.

Europees waarnemingscentrum voor namaak en piraterij

De leden van de CDA-fractie juichen het Europees waarnemingscentrum voor namaak en piraterij toe. De laatste tijd bereiken de leden van de CDA-fractie via de media veel berichten over namaak. Men ziet complete «nep» Apple stores in Oosterse landen opduiken die de gewone markt onder druk zetten. In hoeverre is hier ook sprake van in Europese landen? Daarnaast zien de leden van de CDA-fractie het waarnemingscentrum voornamelijk als een verzamelplaats en database waar alle voorbeelden en «best practices» met elkaar gedeeld kunnen worden. Is dit ook de visie van het kabinet? Zo nee, waarom niet? De leden van de CDA-fractie verzoeken om een reactie.

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van D66

De leden van de D66-fractie zijn verheugd kennis te nemen van de voortgang op het Octrooidossier. Een unitair octrooi kan een grote winst betekenen voor het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven. Begrijpen de leden van de D66-fractie het goed dat er voor de geschillenbeslechting nu wel met alle EU-landen wordt gesproken? Is hier, in tegenstelling tot de eerdere octrooiafspraken, niet sprake van een gekwalificeerde meerderheid?

De leden van de D66-fractie hebben vragen over het «Europese waarnemingscentrum voor namaak en piraterij». Allereerst zijn deze leden blij met de opmerkingen van de minister van EL&I om ook aan te dringen op de promotie van legale businessmodellen. Een goed legaal aanbod is immers de enige manier om piraterij tegen te gaan. Daarnaast vragen de leden van de D66-fractie of er binnen het waarnemingscentrum enkel een rol is voor industriële partijen of dat ook de non-gouvernementele organisaties (NGO’s), zoals burgerrechtenbewegingen, hier een rol hebben. Handhaving – met name op het internet – betekent al snel een inbreuk op de privacy van consumenten. De leden van de D66-fractie verzoeken het kabinet om voldoende oog te hebben voor de nadelen van handhaving. Daarom ook vragen de leden van de D66-fractie het kabinet om er op aan te dringen dat burgerrechtengroeperingen voldoende betrokkenheid krijgen in het waarnemingscentrum. Kan het kabinet dit toezeggen?

Ook vragen de leden van de D66-fractie of het verbeteren van het inzicht in de schade van inbreuken op intellectueel eigendom op voldoende wetenschappelijke basis gebeurt? Deze leden verwijzen hierbij naar onder meer het rapport van professor Ian Hargreaves die in deze context schrijft over «lobbynomics». Graag horen deze leden van het kabinet of het de mening deelt dat de genoemde kennisvergaring voldoende onafhankelijk en wetenschappelijk dient te zijn en dat genoemde kennisvergaring anders nooit de taak kan zijn van een Europees gefinancierd instituut. Tevens horen de leden graag dat het kabinet zich hard zal maken voor dit punt.

Sowieso hebben de leden van de D66-fractie vragen over de vraag of op het «waarnemingscentrum» een taak voor «Europa» is weggelegd. Kan het kabinet uitleg geven over welke vorm van marktfalen hier van toepassing is, dat maakt dat overheidsingrijpen nodig wordt bevonden?

De leden van de D66-fractie lezen dat het kabinet pleit voor meer geld voor onderzoek en innovatie binnen het krapper budgettair kader en een sobere EU-begroting. Deze leden vragen waar dan het extra geld voor onderzoek en innovatie vandaan moet komen. Kan het kabinet toelichten welke posten dan wel gekort moeten gaan worden?

Gerechtshof 's-Gravenhage 2 december 2011, LJN BU6588 (Sanofi-Aventis tegen Ratiopharm)

In navolging van IEF 8816. Octrooirecht. Sanofi-Aventis is houdster van het Europese octrooi EP 0 881 901 B1 [Nieuwe combinaties van werkzame stoffen die clopidogrel en een antitrombotisch middel bevatten]; (gewijzigde) preparaat en gebruiksconlusies nietig bevonden wegens gebrek aan inventiviteit; 'reasonable expectation of success'. Hof bekrachtigt het vonnis tussen partijen gewezen en veroordeelt Sanofi in de kosten ex 1019h Rv ad €314 aan griffierecht en €90.000 salaris advocaat.

In citaten: 4.4 Ten aanzien van de inventiviteit is het primaire standpunt van Ratiopharm dat het octrooi nietig is omdat het als zodanig voor de hand zou liggen om (met een redelijke verwachting van succes) clopidogrel en ASA met elkaar te combineren, en wel omdat door de gecombineerde bloedplaatjesaggregatieremmende werking via verschillende wegen een beter therapeutisch effect valt te verwachten. 
Subsidiair stelt Ratiopharm zich op het standpunt dat de combinatie van ticlopidine en ASA al als gunstige bloedplaatjesaggregatieremmende combinatie bekend was uit US '447 en dat het voor de hand lag om ticlopidine door het bekende en met ticlopidine verwante clopidogrel te vervangen, vooral met het oog op de bekende betere en snellere werkzaamheid en betere verdraagzaamheid van clopidogrel in vergelijking met ticlopidine. 
Meer subsidiair huldigt Ratiopharm het standpunt dat uit de poster van Makkar bekend was dat de combinatie van clopidogrel en ASA in een testmodel bij varkens een synergetisch effect vertoont op de remming van de bloedplaatjesaggregatie en dat het voor de vakman voor de hand lag om deze combinatie ook bij mensen te testen tegen ziekten die door bloedplaatjesaggregatie worden veroorzaakt.

Beschermingsomvang, afstand
5.7 Uit het voorgaande volgt dat het octrooi niet beperkt is tot (het gebruik van) een farmaceutisch produkt dat een combinatie van clopidogrel en ASA samen in één doseringseenheid bevat en dat met deze uitleg rekening is gehouden met een redelijke rechtszekerheid voor de derde.

Primaire standpunt Ratiopharm ten aanzien van de inventiviteit
6.1 Ratiopharm betoogt dat het als zodanig voor de hand ligt clopidogrel en aspirine met elkaar te combineren, evenzeer als het combineren van ticlopidine en aspirine of iedere combinatie van middelen tegen bloedplaatjesaggregatie die de bloedplaatjesaggregatie via verschillende werkingsmechanisme tegengaan. Van een combinatie zou een beter effect zijn te verwachten vergeleken met de toepassing van elk van de stoffen afzonderlijk, aldus Ratiopharm.

6.2 Het hof verwerpt dit betoog. Dat van een combinatietherapie als zodanig steeds een beter resultaat is te verwachten omdat bij monotherapie een grens voor het bereikbare effect bestaat waar verhoging van de dosis niet leidt tot een beter effect, gaat voorbij aan de onzekerheid of een combinatie van actieve stoffen boven die grens kan uitkomen en of de bijwerkingen niet ook zullen toenemen. Op de prioriteitsdatum was al vastgesteld dat sommige combinaties niet beter waren dan behandeling met een stof in monotherapie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de combinatie van aspirine (een COX-remmer) en dipyramidol (een adenosine heropname remmer), zoals door Sanofi is gesteld en door Ratiopharm niet weersproken.

Bloedingstijd en bloedingsrisico
7.2 Naar het oordeel van het hof is in dit geding niet gebleken van een eenduidig verband tussen bloedingstijd en bloedingsrisico, maar zijn het optreden van een verhoogd bloedingsrisico en een verlengde bloedingstijd beide nadelige effecten die bij gebruik van remmers van bloedplaatjesaggregatie kunnen optreden.

7.3 Het voorgaande neemt niet weg dat een verlenging van de bloedingstijd een negatief effect is van de genoemde combinatie. Naar het oordeel van het hof zal de vakman daarom , zoals hierna zal worden overwogen, ten aanzien van toepassing van deze combinatie enige terughoudendheid betrachten.

In vitro collageen test (grief 1)
9.2. (...) Dat synergie van ticlopidine en aspirine in vitro uitsluitend door middel van de collageentest kan worden vastgesteld, acht het hof daarom niet aangetoond.
Derhalve faalt grief 1.

US '447 (grief 2)
10.4 Gelet op hetgeen is vermeld in de hierboven aangehaalde passage en de Tabellen II en III uit het octrooischrift zal de vakman voldoende reden zien om de combinatie van ticlopidine en aspirine (ASA) nader te onderzoeken.

Grief 3
11.3. (...) De jurisprudentie van het EOB erkent dat het beeld dat in de beschrijvingsinleiding van een octrooi wordt gegeven van de stand van de techniek kan zijn gebaseerd op persoonlijke aannames of gezichtspunten van de uitvinder/octrooigemachtigde; daarom moet daarmee terughoudend worden omgegaan.

11.4 Grief 3 slaagt in zoverre, maar kan op zichzelf niet leiden tot vernietiging van het vonnis.

Voor zover in het vonnis is bedoeld de verwerping van deze stelling van Sanofi mede te baseren op Van Belle, kan de grief ook niet tot vernietiging leiden. Uit Van Belle volgt, kort aangeduid, dat de combinatie van ticlopidine en ASA weliswaar een sterke verlenging van de bloedingstijd veroorzaakt maar dat dit de vakman niet zou weerhouden om in bepaalde gevallen de combinatie toch toe te passen, zoals hierna nader zal worden overwogen.

Grieven 4, 5 en 6 (deels) en het subsidiaire standpunt van Ratiopharm (grieven 4, 5 en 6)
12.6 De vakman zal uit De Caterina begrijpen, dat de combinatie ASA en ticlopidine niet slechts het nadelige effect van een lange bloedingstijd heeft maar tevens een effectieve remming van de bloedplaatjesaggregatie oplevert, hetgeen alle reden zou kunnen zijn om de combinatie ingeval van acuut trombosegevaar toe te passen. Het spreekt vanzelf dat daarbij steeds het nadeel van de langere bloedingstijd zal moeten worden afgewogen tegen de effectieve werking van deze combinatie bij patiënten met een hoog risico op trombose.
Gelet hierop faalt het betoog van Sanofi dat de vakman door de publicatie van De Caterina niet wordt gestimuleerd de combinatie van clopidogrel en ASA verder te onderzoeken.

Van Belle
13.4 Uit dit - in Van Belle beschreven - onderzoek is gebleken van een additief maar desondanks positief effect van de combinatie van ticlopidine en aspirine voor patiënten met hoog risico op trombose.

Clopidogrel
14.4 Op grond van het voorgaande is het hof van oordeel dat de vakman alle reden had om in de bekende en voor bepaalde situaties gunstig bevonden combinatie van ticlopidine en ASA het ticlopidine te vervangen door het voordeliger en met ticlopidine verwante clopidogrel. De vakman zou op de prioriteitsdatum bij deze combinatie een redelijke verwachting van succes hebben, in de wetenschap dat clopidogrel een aanzienlijk sterkere werking op de remming van de bloedplaatjes vertoont dan ticlopidine en bijgevolg in een lagere dosis kan worden toegepast. Mocht het gebruik van clopidogrel tot een sterke verlenging van de bloedingstijd leiden, dan nog kan de verwachte verbetering van het bloedplaatjesaggregatieremmende effect voldoende reden zijn om de combinatie althans in bepaalde risicogevallen toe te passen, zoals Van Belle voor de combinatie van ticlopidine en ASA had aangetoond.

Meer subsidiaire standpunt Ratiopharm (rov. 4.4)
Makkar; grieven 7-10 en grief 6 voor het overige
16.7 (...) In aanmerking nemende dat de sterk verlengde bloedingstijd, veroorzaakt door gebruik van de combinatie van ticlopidine en ASA, de vakman niet heeft afgehouden van de toepassing van die combinatie bij patiënten bij wie na een mislukte ballonangioplastie een stent was ingebracht, zoals aangetoond in de publicatie van Van Belle, is het hof van oordeel dat vóór de prioriteitsdatum de vakman een verlengde bloedingstijd, overeenkomstig de visie van prof. Ten Cate, zou afwegen tegen de positieve eigenschappen van het middel en de ernst van de aandoening waartegen het middel is gericht, en dat de vakman zich derhalve niet zonder meer door de bloedingstijd-gegevens uit Makkar's poster zou hebben laten afhouden van toepassing van de combinatie van clopidogrel en ASA, te meer niet gezien de overduidelijke synergetische remming van de bloedplaatjesaggregatie door die combinatie, vergeleken met het slechts additieve effect van de combinatie van ticlopidine en ASA.

Andere combinatie(s) meer voor de hand liggend (grief 11)
17.4 Naar het oordeel van het hof is slechts van belang of een bepaalde combinatie, in dit geval clopidogrel en ASA, op de prioriteitsdatum voor de hand lag. Daaraan doet niet af dat een andere combinatie waarbij ASA werd vervangen door een andere COX-remmer eveneens of zelfs meer voor de hand lag.

Doseringen (grief 12)
18. Sanofi bestrijdt met deze grief het oordeel van de rechtbank dat de doseringen die in de conclusies van het hoofdverzoek en hulpverzoek worden genoemd, geen inventiviteit verschaffen. In haar toelichting verzuimt zij echter aan te geven waarom deze doseringen inventief zouden zijn, maar klaagt zij slechts dat Ratiopharm niet heeft aangetoond dat de vakman tot de specifieke doseringen van clopidogrel en ASA zoals geclaimd zou komen.

19. Ook deze grief wordt verworpen. De doseringsbereiken in de breedste conclusies van het hoofdverzoek en hulpverzoek zijn zodanig ruim, dat deze de voor clopidogrel en ASA bekende doseringen omvatten althans grotendeels overlappen. Het hof vermag daarom niet in te zien dat de conclusies volgens het herziene hoofdverzoek en het hulpverzoek inventief zijn, te meer daar de combinatie van clopidogrel en aspirine niet inventief is.

20. Het hof is op grond van al het voorgaande van oordeel dat er voor de vakman op de prioriteitsdatum een redelijke verwachting van succes bestond voor de combinatie van de stoffen clopidogrel en aspirine in doseringen zoals gedefinieerd in de conclusies. Derhalve is het octrooi, zoals verleend dan wel volgens het herziene hoofdverzoek of het hulpverzoek, wegens gebrek aan inventiviteit nietig.

R. de Vrey, Gebruik van menselijke embryo’s en het octrooirecht, IEF 10603.

Een analyse van Rogier de Vrey, C'M'S' Derks Star Busmann. De ziekte van Parkinson is zeer lastig te behandelen; er bestaat nog geen behandeling waarvan bewezen is dat deze de ziekte afremt of tot staan brengt. Stamceltherapie lijkt tot een doorbraak te kunnen zorgen bij de genezing van deze en andere neurologische aandoeningen. Het gebruik van embryo’s daarbij leidt echter tot (ethische) vraagstukken.

Bij celtherapie worden zieke of defecte cellen (in dit geval: zenuwcellen) vervangen door gezonde cellen. De gezonde cellen worden verkregen uit stamcellen die op hun beurt weer verkregen worden uit ‘pluripotente’ cellen van onder meer embryo’s.

Na de bevruchting kan een eicel in principe uitgroeien tot ieder ander type cel (‘totipotent’). Ongeveer drie tot vijf dagen na de bevruchting en na meerdere rondes van celdeling, beginnen de totipotente cellen zich te specialiseren, waarbij ze een soort holte vormen, de blastocyste. Deze bestaat uit een buitenste laag cellen en een aantal cellen die zich in de holte bevinden, de binnenste celmassa. De cellen uit de binnenste celmassa kunnen zich specialiseren tot vele, maar niet tot alle celtypen die nodig zijn voor de ontwikkeling van het embryo en zijn dan ook niet ‘totipotent’ maar ‘pluripotent’. De pluripotente cellen specialiseren zich verder tot stamcellen waaruit op hun beurt cellen kunnen ontstaan met een meer specifieke functie, zoals huidcellen of zenuwcellen. Zie de afbeelding hieronder die dit proces beschrijft (afkomstig van Wikipedia, auteur Mike Jones):

De Duitse neurobioloog Oliver Brüstle had een octrooi verkregen dat betrekking had op zogenoemde ‘voorloopcellen’ (cellen die kunnen uitgroeien tot zenuwcellen), een werkwijze voor verkrijgen van deze voorloopcellen uit van embryo’s afkomstige stamcellen en het gebruik ervan als therapie voor neurologische aandoeningen. Op verzoek van Greenpeace verklaarde de Duitse octrooirechter het octrooi van Brüstle (deels) nietig. Het Hof van Justitie van de Europese Unie kreeg vervolgens de vraag voorgelegd of dit octrooi verenigbaar was met art. 6 lid 2 van de Biotechrichtlijn (98/44/EG), dat bepaalt dat geen octrooi kan worden aangevraagd voor “het gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commerciële doeleinden”. Deze zaak was de eerste zaak waarbij het Hof gevraagd werd zich te buigen over het begrip “gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commerciële doeleinden”. Op 18 oktober 2011 deed het Hof uitspraak (zaak C-34/10).

De Biotechrichtlijn

Op 6 juli 1998 is richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (PbEG L213/13, 30/07/1998) tot stand gekomen. Deze richtlijn huldigt het principe van de octrooieerbaarheid van biologisch materiaal. Uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en industrieel toepasbaar zijn, zijn octrooieerbaar, wanneer zij betrekking hebben op een voortbrengsel dat uit biologisch materiaal bestaat of dit bevat, of op een werkwijze waarmee biologisch materiaal wordt verkregen, bewerkt of gebruikt. Deze richtlijn gaat uit van totale harmonisatie, wat met zich meebrengt dat lidstaten slechts aanvullende regels mogen vaststellen indien de richtlijn daarin voorziet.

Bijzondere aandacht besteedt de richtlijn aan de aan octrooiering van levende materie verbonden ethische aspecten, door onder meer een aantal werkwijzen van deze bescherming uit te sluiten vanwege strijd met de openbare orde of de goede zeden. In overweging 42 bij de richtlijn staat dat het gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commerciële doeleinden van octrooiering uitgesloten dient worden. Deze uitsluiting geldt echter niet voor uitvindingen met een therapeutisch of diagnostisch doel, die toegepast worden op en nuttig zijn voor het menselijk embryo. Deze overweging is uitgewerkt in artikel 5 en 6 van de richtlijn. In artikel 5 lid 1 staat dat het menselijk lichaam in de verschillende stadia van zijn vorming en ontwikkeling niet octrooieerbaar zijn. In artikel 6 lid 1 van de richtlijn wordt benadrukt dat uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie strijdig is met de openbare orde of goede zeden van octrooieerbaarheid worden uitgesloten. In lid 2 van dit artikel wordt met name niet-octrooieerbaar geacht het gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commerciële doeleinden.

De term “embryo” wordt niet nader gedefinieerd in de richtlijn. Wat een embryo is, met andere woorden: de ethische, morele, filosofische en religieuze vraag beantwoorden wanneer het menselijk leven geacht kan worden te beginnen, daar durfde de Europese wetgever zich niet aan te branden. Het werd bewust aan de Europese rechter overgelaten om dit begrip invulling te geven.

Prejudiciële vragen

Op verzoek van de Duitse rechter boog het Hof van Justitie zich over de onderstaande vragen:
1) Wat moet worden verstaan onder het begrip “menselijke embryo’s” in artikel 6 lid 2 sub c van de richtlijn?
2) Valt wetenschappelijk onderzoek ook onder “het gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commerciële doeleinden”?
3) Valt ook onder de richtlijn de situatie dat het gebruik van menselijke embryo’s geen deel uitmaakt van de technische informatie in het octrooi maar een noodzakelijke voorwaarde voor de toepassing van die informatie is?

Arrest Hof

Het Hof benadrukt dat artikel 6 lid 2 van de richtlijn de lidstaten geen enkele beoordelingsmarge laat met betrekking tot de niet-octrooieerbaarheid van de in artikel 6 genoemde werkwijzen en gebruik. Ook de uitleg van het begrip embryo kan uitsluitend uniform voor de hele Unie geschieden. Het is een autonoom Unierechtelijk begrip.

Vraag 1: Wat is een ‘embryo’?

Het Hof gaat eerst in op de betekenis van het begrip ‘embryo’.

Net als de wetgever wil het Hof zich niet branden aan morele vraagstukken. Er zich nota van gevende dat dit “in talrijke lidstaten een zeer gevoelig maatschappelijk thema is, dat door een grote verscheidenheid in hun waarden en tradities wordt gekenmerkt”, haast het Hof zich te melden dat het zijn taak niet is om in te gaan op medische of ethische vraagstukken, maar enkel om een juridische uitleg te geven van de relevante bepalingen van de richtlijn. Naar mijn mening voorkomt het Hof daarmee niet dat het zich toch op het ethische vlak moet begeven. Wat is een ‘embryo’ is immers een ethische vraag en het antwoord is van belang voor de achterliggende vraag of het gebruik van (stamcellen van) embryo’s zich leent voor octrooibescherming.

Na deze disclaimer, zet het Hof zich op het formuleren van een definitie. Het Hof stelt voorop dat het begrip ‘embryo’ ruim moet worden opgevat. Van belang is of er een proces van ontwikkeling tot een mens in gang wordt gezet. Daarvan is in ieder geval sprake bij een menselijke eicel zodra deze is bevrucht. Ook de niet-bevruchte menselijke eicel waarin de kern van een uitgerijpte menselijke cel is geïmplanteerd en de niet-bevruchte menselijke eicel die is gestimuleerd tot deling en ontwikkeling middels parthenogenese (een vorm van ongeslachtelijke voortplanting), moeten als „menselijk embryo” worden gekwalificeerd.

Wat de pluripotente stamcellen betreft die zijn gewonnen uit een menselijk embryo in het blastocyststadium, precies het stadium waarop het octrooi van Brüstle betrekking heeft, stelt het Hof vast dat het aan de nationale rechter is om in het licht van de ontwikkeling van de wetenschap te bepalen of deze cellen het proces van ontwikkeling tot een mens in gang zetten en bijgevolg onder het begrip „menselijk embryo” vallen. Overigens, zelfs als deze stamcellen niet als menselijk embryo worden gekwalificeerd, dan nog geldt dat zij waarschijnlijk niet octrooieerbaar zijn omdat voor het verkrijgen van deze stamcellen een blastocyste gebruikt wordt (en dit wordt wél als menselijk embryo beschouwd).

Vraag 2: Valt ‘wetenschappelijk onderzoek’ onder de uitsluiting van octrooieerbaarheid?

Vervolgens oordeelde het Hof dat de uitsluiting van octrooieerbaarheid voor het “gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commerciële doeleinden”, ook ziet op wetenschappelijk onderzoek waarvoor het gebruik van menselijke embryo’s nodig is. Het gebruik van menselijke embryo’s is alleen octrooieerbaar indien het bestemd is voor een therapeutisch of diagnostisch doel, dat toepasselijk en nuttig is voor het menselijk embryo (bijvoorbeeld om een anomalie te verhelpen of de levenskansen van een embryo te verbeteren).

Vraag 3: En als het gebruik van menselijke embryo’s geen onderdeel uitmaakt van de uitvinding?

Zelfs wanneer in de octrooiaanvraag geen melding wordt gemaakt van het gebruik van menselijke embryo’s, kan een uitvinding niet octrooieerbaar zijn. De uitvinding van Brüstle zag onder meer op de productie van neurale voorlopercellen (die gebruikt kunnen worden om defecte zenuwcellen te vervangen). Dit veronderstelt echter het wegnemen van stamcellen die zijn verkregen uit een menselijk embryo in het blastocyststadium. Dit wegnemen leidt tot het tenietgaan van het embryo.

Als een dergelijke uitvinding niet van octrooieerbaarheid wordt uitgesloten, zou dit octrooiaanvragers in staat stellen de niet-octrooieerbaarheid van het gebruik van menselijke embryo’s te omzeilen door een slimme formulering van de octrooiconclusie. Het Hof steekt hier een stokje voor. Een uitvinding is niet octrooieerbaar als deze de “voorafgaande vernietiging van menselijke embryo’s of het gebruik ervan als basismateriaal vereist, ongeacht het stadium waarin dat gebeurt”. Dit geldt zelfs als in de octrooiaanvraag geen melding wordt gemaakt van het gebruik van menselijke embryo’s.

Hoe moeten de woorden “of het gebruik ervan als basismateriaal” worden opgevat? Door het woordje “of ” lijkt het alsof het gebruik van het embryo (‘ervan’) als basismateriaal ook tot niet-octrooieerbaarheid leidt, indien het embryo niet wordt vernietigd. Toch heeft het Hof dit – zo lijkt althans – niet zo bedoeld. De prejudiciële derde vraag ziet immers slechts op gebruik van het embryo waarbij het embryo wordt vernietigd. Het octrooi van Brüstle ziet ook enkel op dit geval. Tevens blijkt uit de overwegingen van het arrest van het Hof voorafgaand aan deze bovengeciteerde woorden, dat het Hof alleen doelt op gevallen waarbij het embryo wordt vernietigd. Ook in de diverse gepubliceerde commentaren op het arrest wordt ervan uitgegaan dat met gebruik “ervan” wordt bedoeld gebruik van het vernietigde menselijke embryo.

Arrest Warf

Al eerder heeft het Europees Octrooibureau (EOB) zich uitgesproken over het octrooieren van menselijke stamcellen.

In de zaak WARF (G2/06), die speelde voor de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau van het EOB, had het technologietransferbureau van de universiteit Wisconsin (VS), de Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF), een octrooi aangevraagd ziend op een methode voor het verkrijgen van bepaalde embryonale stamcellen van primaten (inclusief de mens) en het kweken van stamcellijnen afgeleid van die stamcellen. WARF speelt een prominente rol in het stamcelonderzoek. WiCell, een dochter van WARF, beheert de nationale Amerikaanse stamcellenbank, waar een groot deel van het wetenschappelijk stamcellenonderzoek van afhankelijk is.

Claim 1 van het bewuste WARF octrooi begint met de tekst "A cell culture comprising primate embryonic stem cells (...)". Ten tijde van de indiening van de aanvrage was het vereist om de embryo te vernietigen om zodoende de stamcellen te kunnen extraheren en te kweken tot stamcellijnen.

Artikel 53(a) van het Europees Octrooiverdrag (EOV) – dat het EOB overigens niet vaak toepast – verbiedt om octrooien te verlenen die in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden. Hierbij speelt Regel 28(c) Uitvoeringsreglement een rol, die regelt dat Europese octrooien niet worden verleend voor uitvindingen die zien op het gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commerciële toepassingen. In de WARF zaak werd Regel 28(c) – dat identiek is aan art. 6 lid 2 van de Richtlijn – toegepast.

De Grote Kamer van Beroep oordeelde dat er geen octrooi kan worden verleend op basis van conclusies die betrekking hebben op voortbrengselen die alleen kunnen worden verkregen door middel van een methode die noodzakelijkerwijs de vernietiging van de aan die voortbrengselen ten grondslag liggende menselijke embryo’s meebrengt, zelfs indien die methode geen onderdeel van de conclusies vormt. De Grote Kamer benadrukte wel dat haar beslissing geen betrekking heeft op de algemene vraag van octrooieerbaarheid van menselijke stamcellen.

Het is vervolgens praktijk van het EOB geworden om octrooien voor stamcel uitvindingen toe te staan in die gevallen waarin de uitvinding kan worden toegepast op datum van indiening zonder dat de vernietiging van embryo's vereist is, bijvoorbeeld als de uitvinding gebaseerd is op menselijke stamcellen die reeds in het laboratorium zijn gekweekt (reeds bestaande stamcellijnen, bijvoorbeeld van de nationale Amerikaanse stamcellenbank). Dergelijke octrooiaanvragen werden niet immoreel geacht op basis van art. 53a EOV en Regel 28(c).

Het Brüstle arrest heeft bindend effect op de rechterlijke instanties van de EU-lidstaten, maar het EOB (een niet EU-instelling en aldus autonoom) zal zelf moeten beslissen of zij haar praktijk zal veranderen in het licht van het Brüstle arrest. Europese octrooien die zien op dergelijke uitvindingen – naar verwachting ongeveer 100 octrooien – zullen als gevolg van de Brüstle zaak echter lastig (of helemaal niet) te handhaven zijn in de EU, omdat een nietigheidsverweer voor de hand ligt.

Implicaties

De Brüstle uitspraak zal een impact hebben op het embryonale stamcelonderzoek in Europa. Veel uitvindingen die samenhangen met embryonale stamceltechnieken zijn niet meer te octrooieren. Alleen stamcellen die (kunnen) worden verkregen zonder dat in welk stadium dan ook een embryo moet worden vernietigd, zijn octrooieerbaar. Het is daarom raadzaam bij het opstellen van een octrooiaanvraag die betrekking heeft op menselijke stamcellen, te vermelden in de beschrijving (wellicht zelfs met experimentele gegevens) dat destructie van een menselijke embryo niet vereist is en dat de cellen die betrokken zijn bij de uitvinding niet in staat zijn om het proces van ontwikkeling tot een mens in gang te zetten.

De eerste reactie op de Brüstle uitspraak was dat de wereld zou ophouden te bestaan. Deze bezorgde reactie komt voornamelijk vanuit de hoek waar onderzoek naar toepassing van stamcellen plaatsvindt. Veel wetenschappers voorspellen dat deze uitspraak de zoektocht naar geneesmiddelen voor onder meer neurologische aandoeningen zoals Parkinson en blindheid, maar ook hartaandoeningen, zal belemmeren. De vrees is dat bedrijven minder bereid zullen zijn in onderzoek naar dergelijke cellen te investeren, nu bescherming van eventuele daaruit voortvloeiende uitvindingen moeilijk is. Het gevaar bestaat tevens dat het Europees stamcelonderzoek zich nu zal verplaatsen naar plekken met een liberaler regime, zoals de VS en Azië. In de VS is de octrooiwetgeving op dit punt soepeler. Verder heeft president Obama de (extra) beperking die Bush had opgelegd aan federale subsidiering van stamcelonderzoek ongedaan gemaakt. Deze beslissing is weliswaar op meerdere fronten voor de Amerikaanse rechter aangevochten maar tot dusver zonder succes. Kortom, de VS vormt (nu zeker) een alternatief voor het opzetten van stamcellenonderzoek.

Later kwamen ook tegengeluiden, ook vanuit de wetenschap (de hoek van waaruit aanvankelijk met verontrusting was gereageerd op de uitspraak). Veel wetenschappers haasten zich om te melden dat de effecten van de uitspraak allemaal wel meevielen, waarschijnlijk om te voorkomen dat investeerders zouden worden afgeschrikt.

Ten eerste zouden er genoeg alternatieven voor handen liggen. Zo is het middels de zogenaamde iPS-techniek (‘induced pluripotent stem cells’) mogelijk stamcellen te maken van gewone lichaamscellen, zodat er geen embryonale stamcellen meer gebruikt hoeven te worden. Hoewel de iPS-techniek veelbelovend is, kleven er echter (vooralsnog) ook nog diverse nadelen aan. Zo houdt de aanmaak van stamcellen via de iPS-techniek het risico in op het ontstaan van goed- of kwaadaardige gezwellen, is deze techniek minder efficiënt (embryonale stamcellen zijn veel makkelijker te vermeerderen) en moet nog aangetoond worden dat deze iPS cellen alle eigenschappen van embryonale stamcellen hebben.

Juist het gemak waarmee embryonale stamcellen zijn te vermeerden is bij veel toepassingen echter van nut. Zo waren wetenschappers (ondermeer van de Engelse universiteiten Edinburgh en Bristol) al enige tijd bezig met het fabriceren van synthetisch bloed op grote schaal middels stamcellen. Synthetisch bloed wordt als de “holy grail” gezien omdat het de oplossing kan vormen voor het chronisch tekort aan bloed benodigd voor bijvoorbeeld bloedtransfusies (met name in acute situaties, zoals oorlogssituaties en auto-ongelukken). Synthetisch bloed is tevens vrij van infecties. De vraag is nu of productie van synthetisch bloed via alternatieve technieken voldoende effectief is.

Een tweede alternatief is dat wel gebruik wordt gemaakt van embryonale stamcellen, maar zonder dat op enig moment het embryo wordt vernietigd. Het biotechbedrijf ACT (Advanced Cell Technology) heeft een technologie ontwikkeld (single-blastomere technology) die slechts een enkele cel van het embryo gebruikt en – naar verluidt – niet leidt tot de vernietiging van het embryo.

Daarnaast zou gebrek aan bescherming ook wel eens tot voordelen kunnen leiden. Onderzoekers die onderzoek doen met stamcellen hoeven minder bang te zijn voor inbreukprocedures en kunnen nu naar hartelust experimenteren zonder zich blauw te hoeven betalen aan royalty’s voor het gebruik van geoctrooieerde stamcellen. Beperking van octrooibescherming kan zodoende ook een positieve invloed hebben op het researchklimaat in de Europese Unie.

Daarbij moet in het oog worden gehouden dat het Europees Hof zich slechts heeft uitgesproken over de octrooieerbaarheid en niet over de vraag of onderzoek naar van embryo’s afkomstige cellen an sich is toegestaan. Paradoxaal genoeg is het onderzoek naar stamcellen in de afgelopen jaren op brede wijze gesubsidieerd door de Europese Unie, al is dit altijd een controversieel onderwerp geweest. Tot op de dag van vandaag is het mogelijk subsidie van de EU te verkrijgen voor onderzoek met van embryo’s afkomstige stamcellen. De aanpak binnen de lidstaten van de EU verschilt overigens. Sommige lidstaten, zoals het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Nederland staan dergelijk onderzoek onder bepaalde voorwaarden toe. Andere Lidstaten, zoals Frankrijk, Ierland en Spanje hebben een verbod op dergelijk onderzoek opgenomen in de nationale wetgeving. Vanuit het Europees Parlement en een aantal lidstaten is er recentelijk bij de Europese Commissie op aangedrongen om geen onderzoek meer te financieren met embryo's en embryonale stamcellen onder het nieuwe financieringsprogramma voor onderzoek (“Horizon 2020”).

Tenslotte moet niet uit het oog worden verloren dat het zeer lastig is om uitvindingen op gebied van het embryonale stamcelonderzoek, zonder toestemming en medewerking van de uitvinder te exploiteren. Ten eerste zal de hoge complexiteit van de betreffende (embryonale) stamcel technieken en therapieën, ‘copycats’ weerhouden van het simpel overnemen en toepassen daarvan. Biotech bedrijven zullen zoveel en zolang als mogelijk de productieprocessen geheim houden. Daarnaast kunnen de uitvinders profiteren van de zogeheten dossierbescherming (data exclusivity) op het onderzoeksdossier dat zij opbouwen in het kader van de vereiste registratie van de betreffende (embryonale) stamcel technieken en therapieën (benodigd om uit het embryonale stamcelonderzoek voortspruitende producten op de markt te mogen brengen). Kortom, ook zonder octrooirecht kan het voor derden lastig en tijdrovend zijn om aan te haken op uitvindingen van andere partijen op het gebied van het embryonale stamcelonderzoek.

Contact:
Rogier de Vrey
T +31 (0)30 2121 627
rogier.devrey@cms-dsb.com

PWC, Patent Litigation Study. Patent litigation trends as the "America Invents Act" becomes law, 1995-2010.

Uit de samenvatting: 2011 has been a busy year in patent reform. More than a decade of discussion and debate over patent reform culminated on September 16, with President Obama signing the “America Invents Act” into law. While a few aspects of the bill were hotly debated within Congress, the bill ultimately passed both chambers with overwhelming support (304 to 117 in the House of Representatives and 89 to 9 in the Senate).

The America Invents Act is not just another bill. It represents the most significant changes to the US patent system in nearly 60 years. Among them: the conversion to a firstinventor-to-file system that alters the current patent system’s approach to priority of inventorship and effective filing date. Specifically, it awards a patent to the first person to file a patent application on an invention with the US Patent and Trademark Office (“USPTO”), even if the filer was not the first to invent.

Significantly, the America Invents Act does not contain any language regarding the calculation of damages in patent infringement matters. This represents a shift from prior drafts, which incorporated substantial language addressing damages. The absence of any reform guidance in this area suggests that Congress believes the subject of patent damages is best left for the courts to address and regulate (or, perhaps, that it’s viewed as too contentious an issue to enable consensus).

The most recent example of a court decision that fundamentally changed how patent damages are calculated was issued by the US Court of Appeals for the Federal Circuit (“CAFC”) in early 2011. In Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp. (Fed. Cir. 2011), the CAFC held that the widely used and recognized 25 percent rule 1 “is a fundamentally flawed tool for determining a baseline royalty rate in a hypothetical negotiation.” This ruling led industry observers to refer to the rule as officially ‘dead’ for purposes of establishing a hypothetical royalty rate in patent infringement cases. Despite the CAFC’s ruling, some parties engaging in patent licensing continue to reference the 25 percent rule in their royalty negotiations.

Additionally, the US Supreme Court recently issued rulings in two patent cases. It upheld the current “clear and convincing evidence” standard for invalidating a patent in Microsoft Corp. v. i4i Limited Partners (Supreme Court 2011), sustaining a roughly $300 million patent infringement verdict against Microsoft. Further, in Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB SA (Supreme Court 2011), the Court held that “willful blindness” to the existence of a patent cannot serve as a defense to charges of inducing infringement.

In summary, while passage of patent reform legislation represents a significant change to the US patent system, the elimination of the 25 percent rule, as well as rulings in a variety of other recent court decisions, demonstrates that the courts will continue to shape the future of patent law and play the primary role in how patent damages are calculated

Rechtbank 's-Gravenhage 30 november 2011 (Gierveld Beheer tegen X c.s. en de maatschap Arnold & Siedsma)

Schadestaatprocedure. Beroepsfouten in grensoverschrijdende octrooi-aanvrage.

Enig bestuurder van Gierveld Beheer [Y] heeft in 1987 een uitvinding gedaan die betrekking heeft op een (type) schaats, een schaatsframe (hierna: het product). In opdracht van [Y] heeft [X] op 11 augustus 1987 een Nederlandse octrooi-aanvrage ingediend voor het product. In 1988 heeft deze een productiemethodiek hiervoor uitgevonden.

In januari/februari 1989 heeft [Y] aan [X] opdracht gegeven om voor 1 maart 1989 in de Verenigde Staten van Amerika (hierna: VS) een octrooi-aanvrage in te dienen volgens deze Nederlandse aanvrage, verruimd met een aanvrage tot bescherming van de werkwijze. Deze aanvrage is afgewezen, echter na verwijdering van de werkwijze-claims toch geschikt voor octrooiering (US 5046746).

Voor de werkwijze is een aparte divisional ingediend, inmiddels was - onder inroeping van de prioriteit van de Amerikaanse aanvrage - op 16 februari 1990 een Nederlandse octrooi-aanvrage ingediend en verkregen voor product mét werkwijze (NL 9000384). Het Amerikaanse octrooi kan, nu blijkt, niet worden ingeroepen, omdat het Nederlandse octrooi nieuwheidschadelijk is (zie samenvatting rechtbank en hof in de uitspraak).

Gierveld Beheer vordert betaling wegens gemiste licentie-inkomsten als gevolg van beroepsfouten van X. De waarde van het octrooi is lastig vast te stellen. Nu blijkt dat op diverse wijzen conclusies van US 846 omzeild kan worden. Rechtbank verwerpt het verweer dat Gierveld onvoldoende in de gelegenheid is gesteld om te reageren. Wel volgt de rechter Gierveld Beheer dat zij bij pleidooi niet in staat is om te reageren op de bij pleidooi naar voren gebrachte specifieke Amerikaans octrooirechtelijke aspecten die een neerwaarts drukkend effect op de licentie/verkoopprijs zouden hebben gehad vanwege de afwezigheid van haar Amerikaanse octrooideskundige. Gierveld Beheer krijgt gelegenheid zich bij akte uit te laten.

4.6. In de onderhavige schadestaat procedure dient de rechtbank de omvang van de aansprakelijkheid van [X] c.s. vast te stellen, of te wel de omvang van de schade die Gierveld Beheer heeft geleden en die kan worden toegerekend aan [X] c.s. Bij die beoordeling geldt als uitgangspunt dat – zoals het hof heeft geoordeeld – medio 1994 een rechtsgeldig octrooi zou zijn verleend. Om de schade van Gierveld Beheer te kunnen vaststellen dient de rechtbank te beoordelen wat de (markt)waarde van het octrooi zou zijn geweest. Daarbij speelt een rol wat – materieelrechtelijk – de kracht van het octrooi zou zijn geweest. Een sterk octrooi is immers meer waard dan een zwak octrooi. In dat kader dient de rechtbank dan ook feiten en omstandigheden mee te wegen die van invloed zouden kunnen zijn geweest bij een beoordeling van de waarde van het octrooi in het economisch verkeer, zoals de vraag of de eigenaarspositie problematisch was en of de markt zich zou realiseren dat er serieuze nietigheidsargumenten tegen in te brengen zouden zijn, of dat het octrooi relatief eenvoudig te omzeilen zou zijn geweest. Het gaat hier immers niet om de geldigheid van het octrooi maar om de door derde gemaakte inschatting van die geldigheid en de invloed van die inschatting op de aan het octrooi toe te kennen waarde.

4.19. Teneinde Gierveld Beheer voldoende gelegenheid te bieden om adequaat te kunnen reageren op de stellingen van Rasser tijdens pleidooi, zal de rechtbank Gierveld Beheer in de gelegenheid stellen zich bij akte uit te laten over:

i. de inventiviteitsredenering van Rasser blijkend uit de opinie Rasser en uit het partijdebat tijdens pleidooi waarbij Rasser voorts heeft gesteld dat niet alleen conclusie 1 van US 846 niet inventief zou zijn maar ook de afhankelijke conclusies van US 846 (waaronder conclusie 13) uiterst zwak zouden zijn geoordeeld, gelet op de combinatie van prior art US 050, DE 210 en NL 023 en voorts dat in de VS nietinventiviteit kan worden aangetoond aan de hand van drie of zelfs meer publicaties (in tegenstelling tot de in Nederland doorgaans gehanteerde inventiviteitstoets); en

ii. de reactie van Rasser tijdens het pleidooi op de stelling van Gierveld Beheer dat zij met het octrooi zou hebben kunnen optreden tegen indirecte inbreuk en tegen inbreuk door het aanbieden of verkopen van het direct verkregen voortbrengsel, waarbij in geen van beide gevallen relevant zou zijn geweest of de werkwijze door één partij zou zijn uitgevoerd. Rasser stelde in reactie hierop dat eerst bewezen zou dienen te worden dat sprake was van directe inbreuk waarvoor nodig zou zijn dat alle stappen van de werkwijze door één producent zouden zijn uitgevoerd, voordat sprake zou kunnen zijn van indirecte inbreuk of aanbieden van het direct verkregen voortbrengsel; en

iii. andere door Rasser naar voren gebrachte punten voor zover die reactie al niet is vervat in eerdere processtukken.

Rechtbank 's-Gravenhage 30 november 2011, LJN BU6881 (OTB c.s. tegen Lemnis c.s.) - grosse

Stukgelopen samenwerking. Contracten. Octrooi. OTB c.s. is gespecialiseerd in het bouwen van machines ter vereenvoudiging van productieprocessen, procesontwikkeling en productontwikkeling. Lemnis is een voorloper in duurzame verlichtingsoplossingen op basis van LED (Light Emitting Diode) technologie. Lemnis heeft een belang in Patent Holding en Innolumis.

OTB en Lemnis zijn samenwerkingsbesprekingen gestart. De heer X had een idee mbt een schakelmechanisme / specifieke lichtbron ten behoeve van LED-verlichting. Na een memorandum of understanding is in de praktijk in 2006 een bredere uitvoering hieraan gegeven en dit heeft in 2007 tot een Cooperation Agreement geleid. Na communicatie over en weer vordert OTB c.s. een verbod op vervreemding of bezwaring door Patent Holding en Innolumis. Tevens vordert OTB c.s., kort gezegd, verklaringen van recht omtrent de commerciële vergoedingen van de gezamenlijk ontwikkelde LED-lampen.

Wanprestatie: er valt geen steun te vinden voor het standpunt van OTB c.s. dat de vergoedingsstructuur op het derde niveau losstaat van de door OTB c.s. ingevolge de afspraken op het tweede niveau (en de MoU) te ontwikkelen lichtbronmachine. OTB c.s. roept getuigen op, en de rechtbank staat dit toe.

Schuldeisersverzuim: Lemnis heeft beroep gedaan op schuldeisersverzuim aan de zijde van OTB c.s.. Lemnis stelt in dit verband dat zij haar verplichting tot betaling van een royaltyvergoeding niet kan nakomen doordat OTB c.s. heeft verzuimd haar verplichting tot het vervaardigen van een ‘proof of principle’ en vervolgens een daadwerkelijke lichtbronmachine, niet is nagekomen. Niet gezegd kan dan ook worden dat OTB c.s. niet aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan, zodat het beroep op schuldeisersverzuim wordt verworpen.

Gedeeltelijke ontbinding / quasi-opeising octrooirechten: Ongeacht of OTB c.s. in het opgedragen bewijs zal slagen, geldt dat de vordering sub 2 van het petitum wordt afgewezen. Volgens vaste jurisprudentie is het profiteren van wanprestatie eerst dan onrechtmatig indien is voldaan aan twee cumulatieve vereisten, te weten i) de aangesproken partij weet of behoort te wetendat zijn wederpartij wanprestatie pleegt jegens een derde en ii) er is sprake van bijkomende omstandigheden.

Uit het dictum volgt een bewijsopdracht aan OTB. Om te bewijzen dat de vergoedingsstructuur op het derde niveau van de samenwerking niet gekoppeld was aan de productie van een lichtbronmachine, roept zij een getuige op.

Wanprestatie
4.10. De rechtbank overweegt dat uit een zuiver taalkundige uitleg van de afspraak in januari 2007 (vgl. r.o. 2.13.) en de concept Cooperation Agreement geen steun valt te vinden voor het standpunt van OTB c.s. dat de vergoedingsstructuur op het derde niveau losstaat van de door OTB c.s. ingevolge de afspraken op het tweede niveau (en de MoU) te ontwikkelen lichtbronmachine. Partijen zijn in hun onderlinge correspondentie consequent de terminologie “royalties” blijven gebruiken, hetgeen – gezien het (oorspronkelijke) business model van Lemnis – erop zou kunnen duiden dat de lichtbron in de op het derde niveau te produceren LED lampen vervaardigd zou worden door de lichtbronmachine op het tweede niveau. Ook de concept Cooperation Agreement biedt vooralsnog onvoldoende steun voor de visie van OTB c.s. ter zake. Weliswaar is juist dat eerst in november 2007 van de zijde van Lemnis een wijziging is voorgesteld ten aanzien van artikel 6.3. sub b (zie r.o. 4.8. hierboven), doch dit laat onverlet dat ook in de redactie van het artikel in de versie van maart 2007 wordt gesproken over (other)“Led Light Sources” welke in artikel 1.1. van het concept worden gedefinieerd als “the light source produced by Lemnis and mentioned in Recital A’ terwijl “LED Machine” daar is gedefinieerd als “a machine that is able to produce LED Light Sources (…)”, in welke definitie de gedefinieerde term “LED Light Sources” ook voorkomt. Ook dat doet het aannemelijk voorkomen dat op dat moment nog werd uitgegaan van de productie van de lichtbronnen op de lichtbronmachine.

Schuldeisersverzuim 
4.16. Dit verweer is slechts relevant als OTB c.s. zou slagen in het bewijs dat de royaltyvergoeding op het derde niveau losstaat van de vervaardiging van een machine op het tweede niveau, doch zelfs indien daar bij wijze van hypothese voor een ogenblik vanuit wordt gegaan, dient het beroep te worden verworpen, waartoe als volgt wordt overwogen. In de eerste plaats kan uit de MoU geen resultaatsverbintenis worden afgeleid. Het betreft, zoals OTB c.s. terecht heeft aangevoerd, een intentieverklaring die nog moest worden uitgewerkt in een ‘Machine purchasing agreement’ (artikel 1.3 MoU), welke er nooit is gekomen. De in de MoU genoemde datum van juli 2006 betrof een streefdatum, die door partijen tijdens de onderhandelingen eind 2006/begin 2007 is losgelaten. Bovendien waren partijen nog in het proces van het vaststellen van de specificaties van de machine en de wijze waarop de lichtbron zou moeten worden geproduceerd (artikelen 1.2, 3.1 en 4.1 MoU), zijnde een gezamenlijke inspanningsverplichting en niet een eenzijdige resultaatsverplichting van de zijde van OTB c.s. In de tweede plaats geldt dat, wat er ook zij van de redenen waarom een ‘proof of principle’ niet tot stand is gekomen, OTB c.s. in augustus 2007 door toezending van de ‘Draft Schedule 5.1 bij de concept Cooperation Agreement’ (vgl. r.o. 2.19.) aan Lemnis heeft geoffreerd voor de te bouwen lichtbronmachine, welk aanbod door Lemnis uiteindelijk niet is geaccepteerd. Niet gezegd kan dan ook worden dat OTB c.s. niet aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan, zodat het beroep op schuldeisersverzuim wordt verworpen.

Gedeeltelijke ontbinding / quasi-opeising octrooirechten
4.17. Ongeacht of OTB c.s. in het opgedragen bewijs zal slagen, geldt dat de vordering sub 2 van het petitum wordt afgewezen. Volgens vaste jurisprudentie is het profiteren van wanprestatie eerst dan onrechtmatig indien is voldaan aan twee cumulatieve vereisten, te weten i) de aangesproken partij weet of behoort te weten dat zijn wederpartij wanprestatie pleegt jegens een derde en ii) er is sprake van bijkomende omstandigheden. OTB c.s. heeft niet gemotiveerd onderbouwd waaruit zou blijken dat Patent Holding, Lemnis IP en/of Innolumis wisten of behoorden te weten dat Lemnis beweerdelijk wanprestatie pleegde jegens OTB c.s. Bovendien heeft OTB c.s. niet gesteld, laat staan onderbouwd, op grond van welke bijkomende omstandigheden Patent Holding, Lemis IP en/of Innolumis op onrechtmatige wijze hebben geprofiteerd van de beweerdelijke wanpresatie, zodat deze vordering wordt afgewezen.

4.18. Om dezelfde reden strandt ook de vordering sub 6 van het petitum, althans voor zover het Patent Holding, Lemnis IP en Innolumis betreft. De positie van Lemnis is immers afhankelijk van de waardering van het opgedragen bewijs.

4.19. Ook de vordering sub 3 en (de daaraan onlosmakelijk verbonden) vorderingen sub 4 en 5 van het petitum komen niet voor toewijzing in aanmerking. Ingevolge artikel 6:270 BW houdt een gedeeltelijke ontbinding een evenredige vermindering in van de wederzijdse prestaties in hoeveelheid of hoedanigheid. OTB c.s. wenst de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden, te weten voor de gedeelten die zagen op i) de verplichting van Lemnis om OTB c.s. royalty-vergoedingen te betalen op het derde niveau en ii) de verplichting van OTB c.s. om af te zien van (mede)aanspraken op intellectuele eigendomsrechten ten gunste van Lemnis. Daarmee ziet OTB c.s. evenwel over het hoofd dat daarbij een andere verplichting van Lemnis, te weten die tot het betalen van de manuren (en waarvan het nog niet-betaalde deel in deze procedure bij wijze van nakoming wordt gevorderd), buiten beschouwing wordt gelaten. Hiermee geconfronteerd heeft OTB c.s. ter comparitie desgevraagd ook niet kunnen onderbouwen dat de haar voorgestane partiële ontbinding een evenredige vermindering van de wederzijdse prestaties betreft, zodat de vorderingen ter zake worden afgewezen.

Lees het vonnis hier (LJN / grosse / pdf).

Rechtbank Rotterdam 23 november 2011, LJN BU6234 (eiser tegen gedaagde)

Als randvermelding. Contractenrecht. Octrooien. Samenwerking. Geschil in conventie over misleiding bij overeenkomsten in verband met exploitatie van octrooien. Geschil in reconventie over het niet voldoen aan veroordelingen in kortgedingvonnis.

Eiser is uitvinder en gedaagde had een advocatenkantoor. Tussen partijen is contact ontstaan over een vorm van samenwerking in OcTroje CV in verband met bepaalde octrooien. Uit de raamovereenkomst en conceptovereenkomsten volgt dat octrooien in de commanditaire vennootschap zouden worden ondergebracht. Gedaagde zou juridische, fiscale en administratieve werkzaamheden verrichten. De diverse overeenkomsten waren op zichzelf in begrijpelijke taal geformuleerd. Er zijn geen gronden om strijd met goede zeden en openbare orde aan te nemen en derhalve de overeenkomsten nietig te verklaren, noch dat de overeenkomsten wegens bedrog of misbruik van omstandigheden vernietigbaar zijn.

De vordering betreft de nietigverklaring van alle rechtshandelingen en  wordt niet toegewezen, omdat deze te algemeen en te onbepaald is gesteld. Het ontslag van de Stichting OcTroje als beherend vennoot is vooral een vraag van juiste schriftelijke oproeping conform de afgesproken procedure tussen de vennoten. Omdat eiser en gedaagde geen vennoten zijn van elkaar, kan de vordering niet worden toegewezen. Een laatste beroep op onrechtmatige daad om tot schadevergoeding te komen, wordt eveneens afgewezen nu niet specifiek is aangegeven om welke handelingen het gaat.

In reconventie wordt een verklaring voor recht gegeven betreft de niet-naleving van eerder gewezen vonnis ter zuivering van de naam van eiser in reconventie (advocaat).

7.5  Zoals blijkt uit de raamovereenkomst en de bijbehorende concept-overeenkomsten was het de bedoeling dat alle octrooien die zouden worden verleend op de uitvindingen van [eiser] en zijn mede-uitvinders ([W], [A] en [R]) werden ondergebracht in een commanditaire vennootschap als octrooihouder en dat deze octrooien winstgevend zouden worden geëxploiteerd door licentienemers van de CV. Uiteindelijk zou de winst tussen (de rechtspersonen van) partijen bij helfte worden gedeeld. Er was een bepaling voor het geval dat [eiser] de samenwerking wilde beëindigen. [gedaagde] zou - al dan niet door middel van DFLS - zorgen voor de juridische, fiscale, financiële en administratieve werkzaamheden in verband met de exploitatie van de CV's.

7.6  Aangenomen kan worden dat de juridische structuur van één en ander was bedacht door [gedaagde] en dat deze ook de diverse overeenkomsten had opgesteld. In een organogram was de juridische structuur in beeld gebracht. Het was een samenhangend en uitgewerkt geheel. De bepalingen van de diverse overeenkomsten waren op zichzelf in begrijpelijke taal geformuleerd. [eiser] heeft niet concreet aangegeven in welk opzicht deze juridische structuur of de bepalingen van de diverse overeenkomsten onduidelijk of onbegrijpelijk waren voor een juridische leek. Niet is gesteld of gebleken dat hij bij [gedaagde] ten aanzien van bepaalde punten om opheldering heeft gevraagd of dat hij bezwaren naar voren heeft gebracht. Kennelijk heeft [eiser] de raamovereenkomst en diverse andere stukken zonder meer ondertekend en per pagina geparafeerd.

7.10  Het feit dat in deze juridische structuur en bij de diverse overeenkomsten [gedaagde] als (middellijk) bestuurder van verschillende rechtspersonen en op grond van de juistbedoelde passage een grote zeggenschap had en feitelijk een belangrijke rol speelde, betekende op zichzelf nog niet dat [eiser] buiten spel stond en dat hij "zijn" octrooien kwijt zou zijn, zoals [eiser] stelt.

7.11  [eiser] heeft niet concreet aangeduid op welke wijze uit de inhoud van de diverse overeenkomsten blijkt dat [gedaagde] deze heeft opgesteld om [eiser] te misleiden en om diens octrooien zonder vergoeding in handen te krijgen door middel van een spookconstructie.

7.12  Gelet op het voorgaande is niet duidelijk gemaakt waarom de raamovereenkomst en de overeenkomsten tot oprichting van OcTroje CV en Octroland Gaia CV in strijd zouden zijn met de goede zeden en de openbare orde en derhalve nietig waren, noch waarom deze wegens bedrog vernietigbaar zouden zijn. Hetzelfde geldt voor het beroep op misbruik van omstandigheden, waartoe onvoldoende is dat [gedaagde] terzake over juridische kennis beschikte en [eiser] niet.

Lees het vonnis hier (LJN / pdf)

Document 17539/11, geschreven onder het Poolse EU voorzitterschap, getiteld "Draft Agreement on the creation of a Unified Patent Court – Guidance for future work" kondigt aan dat op 22 december 2011 de tekst van de overeenkomst gereed kan zijn:

11. The Presidency announced its intention to organise the initialling ceremony whereby the text of the Agreement could be finalised in Warsaw on 22 December 2011. The Presidency considers that the Member States should be able to arrive at a political agreement on the text of the Agreement at the meeting of the Competitiveness Council on 5 December 2011 on the basis of this set of compromise proposals, despite the fact that some issues of political importance could be left to be agreed at a later stage, but before the signature of the Agreement.

Lees hier meer.

Rechtbank Breda 23 november 2011, LJN: BU5696 (Vissers Heftruck Service BV tegen VGM Special Products en VGM Visser & De Goeij Machines B.V.)

Auteursrecht, onrechtmatige daad, slaafse nabootsing en merkenrecht. artikel 1019h Rv.

VHS houdt zich bezig met de verhuur en verkoop van machines in het algemeen en van verreikers. De ManiRail is een verreiker van het merk Manitoe die middels een technische aanpassing geschikt gemaakt voor gebruik op het spoorwegnet. Werknemers hebben tekeningen van de Manirail aan VGM c.s. gegeven en deze heeft op haar beurt de Telerailer gemaakt, welke een inbreuk op auteursrechten vormt, althans een geval van slaafse nabootsing betreft.

Echter de technische tekeningen kunnen niet worden aangemerkt als werk in de zin van artikel 10 Aw. Ze zijn gemaakt met het oog op realisatie van een technisch effect. Ten overvloede meldt de rechtbank dat er er geen verkrijging van octrooirecht van rechtswege is en daartoe is zij ook niet bevoegd.

Geen slaafse nabootsing, daartoe heeft VHS niet voldaan aan haar stelplicht.

VHS stelt dat zij de naam bij (lees: door) Manitou Holding heeft geregistreerd in het merkenregister. VHS is dus geen merknaamhouder en niet ontvankelijk gelet op art. 2.19 lid 2 BVIE. Voorts volgt nog een niet-succesvolle schadevergoedingsactie stellende dat [x] een ManiRail wilde kopen en door toedoen van VGM c.s. niet is ingegaan op de offerte van VHS, hiertoe is geen causaal verband gevonden. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv ad €2.944.

3.6. De technische tekeningen die met het oog op de ontwikkeling van de “ManiRail” zijn gemaakt en het uiteindelijke product de “ManiRail” kunnen niet worden aangemerkt als een werk in de zin van artikel 10 Aw. Het werkbegrip van de Auteurswet vindt namelijk zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter van het gemaakte werk enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. De “Manitou” verreiker bestond al. De tekeningen en modellen die ten behoeve van de ontwikkeling van de “ManiRail” zijn gemaakt, zijn gemaakt met het oog op de realisatie van een technisch effect ten aanzien van die “Manitou” verreiker, te weten een voor het spoorwegnet geschikte verreiker die roterende bewegingen kan maken. De persoonlijke invulling van de maker stond daarbij niet voorop. VHS kan zich dan ook niet beroepen op een auteursrecht betreffende de “ManiRail” om nabootsing ervan te verbieden. De overige discussiepunten ten aanzien van het auteursrecht kunnen onbesproken blijven. Om voormelde reden is bescherming op grond van het Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) ook niet aan de orde. Artikel 3.2. van dat verdrag sluit tekeningen en modellen waarbij het gaat om het technische effect van bescherming uit.

3.7. Artikel 2 van de Rijksoctrooiwet (ROW) bepaalt dat vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen op alle gebieden van de technologie die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid. De uitvinding van de “ManiRail” is er één op het gebied van de technologie en derhalve vatbaar voor een Nederlands octrooi, indien aan de eisen van artikel 2 ROW en de overige eisen van de ROW wordt voldaan. Ook bescherming op grond van het Europees Octrooi Verdrag (EOV) kan aan de orde zijn indien aan de eisen van dat verdrag wordt voldaan. Zowel voor de ROW als het EOV geldt dat zij een octrooirecht niet van rechtswege toekennen, terwijl VHS zich ook niet heeft beroepen op bescherming op grond van de ROW of het EOV. Bovendien zou deze rechtbank onbevoegd zijn te oordelen over het bestaan van een octrooirecht of bescherming op grond van de ROW of het EOV; die beoordeling is voorbehouden aan de rechtbank in ’s-Gravenhage.

Slaafse nabootsing
3.12. De rechtbank moet vaststellen dat VHS in de kern niet meer stelt dan dat het totaalbeeld van de twee machines gelijk is. Wanneer een product, dat niet door een recht van intellectuele eigendom tegen nabootsing wordt beschermd, door een concurrent wordt nagebootst, zodanig dat tussen de beide producten gelijkenis bestaat, betekent dat nog niet dat van onrechtmatig handelen sprake is, zelfs niet indien door die gelijkenis bij het relevante publiek verwarring mocht ontstaan. Van onrechtmatig handelen is slechts sprake indien die gelijkenis onnódig is in de in 3.10. weergegeven zin. VHS heeft echter niets gesteld over hetgeen voor VGM c.s. redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van de “Telerailer”, mogelijk is om van de “ManiRail” onderscheidende elementen aan te brengen. Dat was van haar in het kader van haar stelplicht wel te vergen. Waar VHS niet aan haar stelplicht heeft voldaan moet de conclusie luiden dat niet komt vast te staan dat van slaafse nabootsing door VGM c.s. sprake is.

Handelsnaam / merknaam
3.16. Voor zover VHS heeft gesteld dat zij de naam “ManiRail” heeft bedacht en als handelsnaam voert en dat het VGM c.s. om die reden verboden is die naam te gebruiken, wordt die stelling verworpen. Wanneer sprake is van een handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet is het een ander verboden een handelsnaam te voeren die kort gezegd verwarring wekt over wie de onderneming drijft of die het merk van een ander bevat. VHS heeft niet gesteld dat VGM c.s. als handelsnaam “ManiRail” voeren. Uit de stellingen van VHS maakt de rechtbank op dat zij erop doelt dat zij de merknaam “ManiRail” heeft bedacht. Zij stelt dat zij de naam bij “Manitou” heeft laten registreren. Zij stelt ook dat haar holdingmaatschappij het merk als zodanig inmiddels heeft laten registreren. Bij gebreke van een nadere toelichting op een en ander van VHS moet de rechtbank het ervoor houden dat de holdingmaatschappij toestemming heeft verkregen van VHS voor de registratie van de merknaam in het Benelux merkenregister en dat VHS zich niet tegen de inschrijving heeft verzet.

3.17. Artikel 2.19., lid 1 BVIE bepaalt dat alleen de merkhouder in rechte bescherming kan inroepen tegen gebruik van een teken. Artikel 2.20., lid 1 BVIE bepaalt dat de houder van een merk het uitsluitend recht heeft het gebruik van een teken te verbieden. Waar de holdingmaatschappij de merknaam “ManiRail” heeft ingeschreven is zij de merkhouder. Alleen zij kan gelet op voormelde artikelen een vordering instellen tot een verbod op het gebruik van het teken “ManiRail”. VHS behoort in deze vorderingen dan ook, gelet op artikel 2.19., lid 2 BVIE, niet-ontvankelijk te worden verklaard. Wanneer de rechtbank ten onrechte heeft aangenomen dat inschrijving bij het Benelux merkenregister heeft plaatsgehad, behoort VHS eveneens op grond van artikel 2.19., lid 2 BVIE niet-ontvankelijk te worden verklaard. Er is dan immers geen sprake van een merkhouder.

Schadevergoedingsactie
3.18. De rechtbank beoordeelt nu de vordering tot schadevergoeding van VHS. VHS stelt dat zij schade heeft geleden ten bedrage van EURO 57.500,- omdat [x] in oktober 2009 slechts bereid was EURO 200.000,- voor een “ManiRail” van VHS te betalen, terwijl [x] door toedoen van (uiteindelijk) VGM c.s. niet is ingegaan op de offerte van augustus 2008 van VHS ten bedrage van EURO 257.500,-.

3.19. Naar aanleiding van het verweer van VGM c.s. dat geen causaal verband bestaat tussen enig handelen van VGM c.s. en de door VHS geclaimde schade overweegt de rechtbank als volgt. Als VHS zou worden gevolgd in haar stelling dat [x] bij VHS geen “ManiRail” heeft gekocht in reactie op de offerte van augustus 2008 van VHS vanwege het destijds belemmeren van de verkoop daarvan door [verkoopdirecteur] en [bestuurder] en/of vanwege het maken van de “Telerailer”, dan nog staat vast dat [x] in oktober 2009 alsnog een “ManiRail” van VHS heeft gekocht. Dat betekent dat het door VHS (uiteindelijk) aan VGM c.s. verweten handelen er niet toe heeft geleid dat VHS geen “ManiRail” aan [x] heeft kunnen verkopen.