Octrooirecht  

Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 februari 2011, HA ZA 10-625, TNO tegen Bio-photonics Holding B.V.

Octrooirecht. Vonnis in incident.  Opzegging door TNO van licentie-overeenkomt m.b.t. tot enkele TNO-octrooien. Incident ziet op 843a Rv: vordering tot afgifte overeenkomst TNO en Derde. Vordering afgewezen.

5.2. Bio brengt hiertegen in dat de overeenkomst met Maquet zou zien op een camera die gebruik maakt van zogenaamde ‘pixel to pixel alignment’ en daarmee zou voldoen aan de definitie van ‘licensed products’ zoals bedoeld in de licentieovereenkomst tussen TNO en Bio. Daaronder zijn echter slechts te begrijpen producten die vallen onder de beschermingsomvang van de octrooien, die dus voldoen aan alle kenmerken van de geclaimde materie. Mede gezien de hiervoor weergegeven conclusies van de octrooien is niet in te zien dat een camera die gebruikmaakt van ‘pixel to pixel alignment’ reeds daarom onder enige conclusie valt. Voor zover Bio dat staande wil houden – zij lijkt er ook zelf vanuit te gaan dat een dergelijke camera niet onder het beschermingsbereik van EP 1 207 781 valt omdat zij opmerkt dat ‘de methode niet gelijktijdig met meerdere nabij infrarood golflengtes wordt toepast’ – moet die stelling als onvoldoende gemotiveerd terzijde worden geschoven. In het kader van dit incident moet er dus vanuit worden gegaan dat de overeenkomst met Maquet niet ziet op technologie die valt onder de reikwijdte van deze octrooien. Al gezien het voorgaande is er geen reden aan te nemen dat TNO vanwege het aangaan van een overeenkomst met Maquet in strijd met het in de licentieovereenkomst toegekende exclusieve recht van Bio heeft gehandeld.

5.4. Gezien het voorgaande ontbreekt een rechtmatig belang als bedoeld in artikel 843a Rv. De rechtbank ziet voorts geen aanleiding – en al helemaal niet in dit stadium van de procedure – overlegging van de overeenkomst met Maquet te bevelen conform artikel 22 Rv.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 8 februari 2011, LJN: BP3734, Eiser tegen gedaagde.

Octrooirecht. EP’s m.b.t. sorteerinrichting (lopende band). Inbreukvordering toegewezen m.b.t. een van de twee in stelling gebrachte octrooien. Gedeeltelijke vernietiging vonnis waarvan beroep (Rechtbank ’s-Gravenhage, 23 september 2009, IEF 8206): het hof concludeert dat de sorteerinrichting van appellante geen inbreuk op het octrooi van geïntimeerde. In citaten:

3.2  De rechtbank heeft geoordeeld dat de sorteerinrichting van [appellante] niet onder de beschermingsomvang van conclusie 1 van EP 824 valt en heeft de vorderingen die daarop zien afgewezen. De rechtbank heeft geoordeeld dat EP 303 geldig is, dat de sorteerinrichting van [appellante] onder de beschermingsomvang van conclusie 1 van dit octrooi valt en dat inbreuk op EP 303 vast staat.

4.(…)  Aldus zijn alle grieven van [appellante] gericht tegen de beslissingen van de rechtbank aangaande EP 303. Zij zullen hierna gezamenlijk worden behandeld. EP 824 is in hoger beroep, bij gebreke van incidenteel appel, niet aan de orde en zal verder buiten behandeling blijven.

5.6  (…) Anders dan [appellante] aanvoert, is immers in vorengenoemde maatstaf niet de uitvindingsgedachte als maatstaf voor de beschermingsomvang tot uitgangspunt genomen, maar de conclusies in het licht van de beschrijving en de tekeningen. De uitvindingsgedachte vormt slechts een gezichtspunt bij het lezen van de conclusies, beschrijving en tekeningen, terwijl tevens de rechtszekerheid voor derden een gezichtspunt vormt.

(…)  9.4  Gelet op deze verschillen is van letterlijke inbreuk geen sprake. Ook van inbreuk bij wege van equivalentie is naar het oordeel van het hof geen sprake. Het moge juist zijn dat bij de sorteerinrichting van [appellante] sprake is van een relatief eenvoudige en stille constructie om een duwschoen over een dragerplaat te laten verschuiven waarbij drager en duwschoen min of meer één geheel vormen, de wijze waarop de inrichting van [appellante] dit resultaat bereikt is, gelet op het voorgaande, wezenlijk anders dan in EP 303 is beschreven.

Naar ’s hofs oordeel zal de gemiddelde vakman conclusie 1 (in het licht van de beschrijving en figuur 2) niet aldus begrijpen dat daaronder, de specifieke omschrijving zoals weergegeven onder h en i ten spijt, ook een constructie als die van [appellante] valt. Met andere woorden: voor de gemiddelde vakman zal de constructie van [appellante] niet (zonder inventieve denkarbeid) als equivalente variant van de in het octrooi beschreven installatie voor de hand liggen. Met de glijfunctie van [appellante] wordt niet op in wezen dezelfde wijze hetzelfde resultaat bereikt. Onder die omstandigheden brengt de rechtszekerheid mee dat moet worden geoordeeld dat de sorteerinrichting van [appellante] niet onder de beschermingsomvang van EP 303 valt. De grieven 2 t/m 5 slagen derhalve.

10.  Gelet op het voorgaande maakt de sorteerinrichting van [appellante] geen inbreuk op EP 303. Dit betekent dat het vonnis in conventie zal worden vernietigd. De voorwaardelijke nietigheid komt niet aan de orde. Het vonnis in reconventie blijft in stand. De overige grieven behoeven geen (verdere) bespreking.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 januari 2011, HA ZA 09-2540, Sandoz B.V. & Hexal AG tegen Glaxo Group Limited (met dank aan Marjanka Vermunt, Brinkhof)

Octrooirecht. Eerst even voor jezelf lezen. EP (inmiddels geëxpireerd) m.b.t. geneesmiddelen die salmeterol en fluticason bevatten + ABC. “De rechtbank acht het octrooi (evenals de buitenlandse rechters die lot nu toe over de geldigheid ervan of van de nationale evenknie van het octrooi hebben geoordeeld) nietig, alleen al wegens gebrek aan inventiviteit.”

Uitgebreide beoordeling van de inventiviteit  alsook van de beoordeling van de beoordeling van inventiviteit : “Het is overigens maar zeer de vraag of de verschillende benaderingen ter vaststelling van de inventiviteit in Europa nog steeds tot verschillende uitkomsten zouden leiden.”

Lees het vonnis hier.

Europees Parlement: Single patent co-operation plan gets committee go-ahead. Plans to use the enhanced co-operation procedure to create a unitary patent system in the EU, as requested by 12 Member States last year, were approved by the Legal Affairs Committee on 27 January.

If Parliament as a whole and Council authorise this use of enhanced co-operation, the Commission will have to table two legislative proposals - one on the language regime and the other establishing the single patent. The Legal Affairs Committee gave its consent to the use of enhanced cooperation to create unitary patent protection in a report by Klaus-Heiner Lehne (EPP-ED, DE), which was approved by a large majority.

The request by 12 Member States (Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Poland, Slovenia, Sweden and the UK), to start an enhanced co-operation procedure came in December 2010, after the Member States concluded that no EU-wide agreement on the issue could be found within the Council. Other Member States may join the enhanced co-operation at any time.

The European Parliament as a whole will vote on the proposal during the February Strasbourg session and the Competitiveness Council will examine it on 10 March.

If the enhanced co-operation is authorised by both Parliament and the Council, the Commission will present two proposals: one on the language regime (consultation procedure) and the other establishing the single patent (co-decision procedure). The Legal Affairs Committee is calling on the Council to use co-decision procedure for both proposals.

Lees hier meer.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 25 januari 2011, zaaknr. 271158, Kwik Lok Corporation tegen Schutte Bagclosures (met dank aan Wouter Pors , Bird & Bird). 

Octrooirecht. Merkenrecht. Zaksluitingen. Eindvonnis na tussenvonnis (bewijsopdracht, zie Gerechtshof ’s-Gravenhage, 30 maart 2010, IEF 8728).  Eiser Kwik Lok slaagt er niet in om inburgering van de woordmerk KWIK LOK aan te tonen in de Benelux en/of de EU:

Inburgering EU: 3. In het tussenarrest (rov. 31) is verder vermeld dat de betrokken kringen worden gevormd door producenten die zaksluitingen produceren, wederverkopers aan wie dergelijke zaksluitingen worden geleverd en al degenen die professioneel gebruik maken van zaksluitingen (ook andere producenten) in de voedingsbranche. (…)  Niet weersproken is dat een overgroot deel van de betrokken (professionele) kringen in de Europese Unie basiskennis van de Engelse taal heeft, hetgeen meebrengt dat het Gemeenschapswoordmerk onderscheidend vermogen mist binnen het grondgebied van de (gehele) Europese Unie en dat dit ook het geval is voor het Benelux-woordmerk binnen het grondgebied van de Benelux-landen. Derhalve moet de inburgering wat het Gemeenschapswoordmerk betreft worden bewezen voor alle lidstaten van de Gemeenschap/Europese Unie.

5. Uit het overzicht van verkochte zaksluitingen (…) blijkt dat Kwik Lok geen zaksluitingen heeft verkocht aan onder meer Portugal, Tsjechië, Roemenië en Estland, terwijl de gemiddelde jaarlijkse verkopen aan Hongarije en Litouwen gering zijn geweest. Ook uit de producties en al de overige stukken volgt niet dat in deze lidstaten intensief (en langdurig) gebruik is gemaakt van het teken KWIK LOK, zodat in ieder geval in dat deel de weigeringsgrond is blijven bestaan. Dit alles brengt mee dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor inburgering van het Gemeenschapswoordmerk binnen de Europese Gemeenschap/Europese Unie.

Inburgering Benelux: 6. (…) Uit het meergenoemde overzicht van verkochte zaksluitingen (…) volgt dat de gemiddelde jaarlijkse verkoop aan Belgische professionele afnemers, die is begonnen in 2002, gering is geweest, en dat geen verkoop in Luxemburg heeft plaatsgevonden. Het aantal in Nederland verkochte zaksluitingen is groot, maar dit is niet van doorslaggevende aard, nu zoals reeds in het tussenarrest is overwogen, gesteld noch gebleken is dat op de zaksluitingen zelf een van de woordmerken is aangebracht. Het had daarom voor de hand gelegen dat aanvullende producties ter onderbouwing van het gebruik in Nederland van het merk op verpakkingen en anderszins in het geding zouden zijn gebracht. Distributeur Van der Windt heeft weliswaar verklaard dat professionele partijen in de verpakkingsindustrie de aanduiding KWIK LOK zullen herkennen als merk, maar deze verklaring wordt niet ondersteund door ander bewijs. Verder is Kwik Lok er niet in geslaagd inzicht te geven in het totale aanbod op de Nederlandse en Belgische markt van (verpakkingen van) plastic zaksluitingen. Derhalve is de inburgering van het Beneluxwoordmerk KWIK LOK niet aangetoond.

Lees het arrest hier.

Tractatenblad, 2010, 326. Verdrag inzake Octrooirecht (met Reglement en Gemeenschappelijke Verklaringen), Genève, 1 juni 2000

"Het Verdrag, met Reglement en Gemeenschappelijke Verklaringen, zal ingevolge artikel 21, tweede lid, onder ii, voor het Koninkrijk der Nederlanden op 27 december 2010 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag, met Reglement en Gemeenschappelijke Verklaringen, gelden voor Nederland (het Europese en het Caribische deel), Curaçao en Sint Maarten."

Lees hier meer.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 19 oktober 2010, LJN: BO8380, Sandoz B.V tegen Merck Sharp & Dohme Corp.

Octrooirecht. Incident, alsnog in hoger beroep uitvoerbaar bij voorraad verklaring van de proceskostenveroordeling in eerste aanleg. 

5. Daar het gaat om een veroordeling tot betaling van proceskosten, mag worden aangenomen dat Sandoz, nu het tegendeel niet is gesteld of gebleken, het vereiste belang heeft bij de door haar verlangde uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Merck heeft gesteld dat haar belang bij behoud van de bestaande toestand tot op het rechtsmiddel is beslist zwaarder weegt. Ter onderbouwing daarvan heeft zij gesteld dat zij door uitvoerbaarverklaring bij voorraad schade zou oplopen in de vorm van gederfde rente en/of het niet kunnen beschikken en op andere wijze kunnen aanwenden van het desbetreffende bedrag, terwijl zij daarnaast een restitutierisico zou lopen. Nu, naar het oordeel van hof, Sandoz dezelfde schade zou lijden (gederfde rente en/of het niet kunnen beschikken en op andere wijze kunnen aanwenden van het desbetreffende bedrag) bij afwijzing van de verlangde uitvoerbaarverklaring bij voorraad, kan niet gezegd worden dat Merck om die reden een zwaarder wegend belang heeft bij achterwege blijven van zodanige verklaring. Bovendien is Sandoz in beginsel aansprakelijk voor de schade ten gevolge van de executie van het vonnis indien dat later zou worden vernietigd. Het gestelde restitutierisico is niet onderbouwd. Nu Merck niet betwist heeft dat Sandoz een financieel gezonde onderneming is en onderdeel uitmaakt van de Novartis groep, gaat het hof aan haar stelling dat zij een restitutierisco zou lopen als onvoldoende onderbouwd voorbij. Gelet op het bovenstaande komt de incidentele vordering voor toewijzing in aanmerking.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 december 2010, HA ZA 09-4290, MBRands B.V. tegen Handelsonderneming Kubus B.V,

Octrooirecht. Gedaagde i.c. Kubus is houdster van het Nederlandse octrooi dat betrekking heeft op een ‘Trapezehaakinrichting’. Bodem na kort geding (Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 juli 2009, IEF 8063). Bij dat vonnis heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat in een bodemprocedure wordt geoordeeld dat conclusie 1 van het octrooi nietig is wegens gebrek aan nieuwheid, zodat de inbreukvorderingen zijn afgewezen. Op 23 oktober 2009 heeft het OCNL op verzoek van MBrands een advies omtrent de toepasselijkheid van nietigheidsgronden ex artikel 76 ROW 1995 uitgebracht. Het advies luidt dat de aangevoerde nietigheidsgronden niet van toepassing zijn op het octrooi (zie:  IEF 8382).

MBrands vordert i.c. dat de rechtbank het octrooi toch zal vernietigen, maar ziet haar vordering afgewezen. “(…) bij de beoordeling van de inventiviteit dient te worden uitgegaan van de objectieve probleemstelling, zoals die volgt uit de aanvrage in het licht van de stand van de techniek, en niet zonder meer van de subjectieve probleemstelling, zoals verwoord in de aanvrage.”

De reconventionele vordering m.b.t. de gesteld misleidende mededelingen op het product van MBrands (‘Patent Pending’) worden eveneens afgewezen.

3.2. Aan haar vordering legt MBrands ten grondslag – kort gezegd – dat het octrooi nietig is wegens toegevoegde materie, niet-nieuwheid, gebrek aan uitvindingshoogte en niet-nawerkbaarheid.

(…) 4.1. De pijlers waarop MBrands haar vordering strekkende tot vernietiging van NL 484 heeft gefundeerd, houden niet. Daartoe wordt het volgende overwogen.

Toegevoegde materie: 4.3. De rechtbank overweegt als volgt. De oorspronkelijke aanvrage welke heeft geleid tot het onderhavige octrooi, is voor verlening gewijzigd om af te bakenen van nieuwe – meer nabijgelegen – stand van de techniek, te weten DE 757 (vgl. r.o. 2.6.). De gewijzigde probleembeschrijving en technische effecten hebben betrekking op een meer slijtvaste koppeling. (…)

4.6. (…)  Zij acht aannemelijk dat de vakman minst genomen zonder meer zou inzien dat door de in de oorspronkelijke aanvraag beschreven maatregelen het risico op slijtage ten opzichte van de koppeling volgens DE 757 wordt verkleind. Dit betekent dat de gewijzigde probleemstelling voor de gemiddelde vakman uit de oorspronkelijke aanvrage in het licht van DE 757 is af te leiden en deze tezamen met de beschreven nieuwe technische effecten van het octrooi toelaatbaar zijn.

Nieuwheid en inventiviteit:  4.9. (…) Omdat DE 757 een wezenlijk andere constructie betreft met een ‘skischoen-koppeling’ in plaats van een penkoppeling zoals in het octrooi, wordt in DE 757 niet een uitsparing geopenbaard die meewerkt aan de totstandkoming van de koppeling, anders gezegd zij vervult daarbij geen functie, hetgeen ter zitting door de octrooigemachtigde van MBrands ook is erkend.

4.10. De materie van conclusies 1, 2, 4, 5 en 6 is dus als nieuw aan te merken. Hetzelfde moet worden aangenomen voor de door MBrands niet bestreden conclusies 3, 7 en 8. Er aldus van uit gaande dat de materie van conclusies 1 tot en met 8 nieuw is, moet hetzelfde gelden voor conclusie 9.

(…) 4.12. De hoofdconclusie is inventief. Vooropgesteld zij dat de inventiviteitsaanval van MBrands niet op een deugdelijke – hindsight vermijdende – wijze, te weten bij voorkeur aan de hand van de problem-solution-approach, is onderbouwd. Indien deze benadering wel wordt toegepast, geldt dat het verschil tussen de uitvinding en DE 757 bestaat in het koppelingsmechanisme. Het objectieve technische probleem waarvoor de vakman gesteld is, valt dan te omschrijven als hoe de koppeling volgens DE 757 slijtvaster en zekerder kan worden gemaakt. Er bestaat geen enkele aanwijzing dat de gemiddelde vakman, uitgaande van DE 757 als meest nabije stand van de techniek, tot de koppeling volgens het octrooi zou komen. De rechtbank sluit in dit opzicht aan bij het oordeel van het OCNL (…).

4.13. (…) Hoewel juist is dat de Technische Kamer van Beroep in de Agrevo-zaak heeft beslist dat indien er geen technisch effect wordt bereikt, er geen sprake kan zijn van een uitvinding, ziet het betoog van MBrands eraan voorbij dat bij de beoordeling van de inventiviteit dient te worden uitgegaan van de objectieve probleemstelling, zoals die volgt uit de aanvrage in het licht van de stand van de techniek, en niet zonder meer van de subjectieve probleemstelling, zoals verwoord in de aanvrage. Nu hiervoor is gebleken dat een objectieve probleemstelling kan worden vastgesteld, waarvoor het octrooi een oplossing verschaft, treft het aangevoerde bezwaar, zoals ook het OCNL oordeelde, geen doel. Dat van een technisch effect (zekerder en slijtvaster maken van de koppeling) wel degelijk sprake is, is in het hiervoorgaande reeds aan de orde geweest.

Nawerkbaarheid: 4.16. Dit betoog strandt. Niet is in te zien waarom de gemiddelde vakman niet in staat zou zijn de inrichting volgens conclusie 1 na te werken, ook al zou dat leiden tot een koppeling waarbij het gevaar bestaat dat de koppelingspen uit de uitsparingen zou schieten. Bovendien dient de vakman bij het nawerken zonodig beroep te doen op de algemene vakkennis. Aannemelijk is dat de vakman op basis van zijn vakkennis zeer wel in staat zal zijn de pen te borgen (…).

(…) 4.18. Gelet op het vorenstaande is het octrooi geldig te achten.

Misleidende mededelingen 4.20. De vorderingen in reconventie worden afgewezen. De stelling van Kubus dat MBrands nog steeds Clicker Bars zou leveren met daarop aangebracht de gewraakte mededeling “Patent Pend. Nr. 1035314” is door MBrands gemotiveerd betwist. Zij heeft in dit verband aangevoerd dat de mededeling al sinds 13 januari 2009 niet meer op de Clicker Bars wordt gebruikt.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 december 2010, HA ZA 09-2275, Solvay S.A.tegen Honeywell Fluorine Products Europe B.V. c.s.

Octrooirecht. Procesrecht. EP m.b.t. (kort gezegd) drijfgas voor polyuretaan schuim ter vervanging van CFK’s. Vonnis in incident na tussenvonnis (Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 september 2010, IEF 9089), waarin de  rechtbank een comparitie gelastte, teneinde partijen in de gelegenheid te stellen zich uit te laten omtrent (de formulering van) de aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te stellen prejudiciële vragen over o.a. grensoverschrijdend inbreukverboden als voorlopige voorziening en het begrip ‘onverenigbare beslissingen.’ Na comparitie formuleert de rechtbank haar prejudiciële vragen als volgt:

Ten aanzien van artikel 6 (1) EEX-Vo: Is in een situatie, waarin twee of meer vennootschappen uit verschillende lidstaten in een procedure aanhangig voor een gerecht van een van die lidstaten, ieder afzonderlijk worden beticht van het plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een andere lidstaat, wegens het verrichten van voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde product, sprake van de mogelijkheid van ‘onverenigbare beslissingen’ bij afzonderlijke berechting, zoals bedoeld in artikel 6 (1) EEX-Vo?

Ten aanzien van artikel 22 (4) EEX-Vo: 1. Is artikel 22 (4) EEX-Vo van toepassing in een procedure tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening gebaseerd op een buitenlands octrooi (zoals een voorlopig grensoverschrijdend inbreukverbod), indien gedaagde bij wege van verweer aanvoert dat het ingeroepen octrooi nietig is, in aanmerking genomen dat de rechter in dat geval geen definitieve beslissing neemt over de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar een inschatting maakt hoe de ingevolge artikel 22 (4) EEX-Vo bevoegde rechter daarover zou oordelen en de gevorderde voorlopige voorziening in de vorm van een inbreukverbod zal worden afgewezen indien naar het oordeel van de rechter een redelijke, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter vernietigd zou worden?

2. Worden voor de toepasselijkheid van artikel 22 (4) EEX-Vo in een procedure als in voorgaande vraag bedoeld, vormvereisten gesteld aan het nietigheidsverweer in die zin dat artikel 22 (4) EEX-Vo alleen van toepassing is indien reeds een nietigheidsvordering bij de ingevolge artikel 22 (4) EEX-Vo bevoegde rechter aanhangig is of binnen een – door de rechter te stellen termijn – wordt gemaakt, althans dat terzake een dagvaarding aan de octrooihouder is of wordt uitgebracht, of volstaat het enkele opwerpen van een nietigheidsverweer en, zo ja, worden dan eisen gesteld aan de inhoud van het gevoerde verweer, in die zin dat het voldoende moet zijn onderbouwd en/of dat het voeren van het verweer niet moet worden aangemerkt als misbruik van procesrecht?

3. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, behoudt de rechter, nadat in een procedure als in de eerste vraag bedoeld een nietigheidsverweer is aangevoerd, bevoegdheid ten aanzien van de inbreukvordering met als gevolg dat (indien de eisende partij dat wenst) de inbreukprocedure moet worden aangehouden totdat de ingevolge artikel 22 (4) EEX-Vo bevoegde rechter over de geldigheid van het ingeroepen nationale deel van het octrooi heeft beslist, dan wel dat de vordering moet worden afgewezen omdat over een voor de beslissing essentieel verweer niet mag worden geoordeeld of verliest de rechter nadat een nietigheidsverweer is aangevoerd ook zijn bevoegdheid ten aanzien van de inbreukvordering?

4. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, kan de nationale rechter zijn bevoegdheid om te oordelen over een vordering tot verkrijging van een voorlopige voorziening gebaseerd op een buitenlands octrooi (zoals een grensoverschrijdend inbreukverbod) en waartegen bij wege van verweer wordt aangevoerd dat het ingeroepen octrooi nietig is, dan wel (in het geval geoordeeld zou worden dat toepasselijkheid van artikel 22 (4) EEX-Vo de bevoegdheid van de rechtbank om over de inbreukvraag te oordelen onverlet laat) zijn bevoegdheid om te oordelen over een verweer inhoudende dat het ingeroepen buitenlandse octrooi nietig is, ontlenen aan artikel 31 EEX-Vo?

5. Indien vraag 4 bevestigend wordt beantwoord, welke feiten of omstandigheden zijn dan nodig om de in r.o. 40 van het Van Uden / Deco-Line arrest bedoelde reële band tussen het voorwerp van de gevraagde maatregelen en de op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de verdragsluitende staat van de aangezochte rechter, te kunnen aannemen?

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 december 2010, HA ZA 09-2871, Janssen Pharmaceutica N.V. tegen Pharmachemie B.V. c.s.

Octrooirecht. Geëxpireerd EP Janssen m.b.t. middelen voor het verlagen van de bloeddruk en (zeer recentelijk geëxpireerd) ABC. Gestelde inbreuk door “een geneesmiddel met de generieke naam nebivolol” van Pharmachemie. De inbreuk als zodanig niet betwist, Pharmachemie voert een drieledig nietigheidsverweer. Aanhouding opdat Pharmachemie zich zal uitlaten over de vraag of zij bewijs wil leveren (en op welk wijze zij dat wil doen) dat Woestenborghs bij zijn presentatie op het Guildford Forum de structuur van nebivolol heeft geopenbaard, inclusief de stereochemie daarvan.

2.10. Dit octrooigeschil, is – met Actavis als eisende partij - ook aan de orde geweest in Engeland. Het High Court (Floyd J) heeft bij beslissing van 30 juni 2008 Janssen hoofdzakelijk in het ongelijk gesteld, kort gezegd op de grond dat er sprake was van een nieuwheidsschadelijke openbaarmaking van de conclusies 1, 4, 6 en 7. Het octrooi is eveneens deels nietig verklaard in Duitsland en in Hongarije.

6.1. In deze zaak wordt de inbreuk als zodanig niet betwist. Pharmachemie voert een nietigheidsverweer gebaseerd op navolgende drie argumenten.

A. De verbinding met nr 84 zoals geopenbaard in US 4 654 362 (verder: US 362) omvat zowel l- als d- nebivolol in een farmaceutische samenstelling zoals geclaimd in de huidige conclusies 4, 6 en 7. Dit leidt tot gebrek aan nieuwheid van die conclusies zoals verleend. Indien gelezen volgens het hulpverzoek zijn zij niet inventief.

B. De chemische structuur en stereochemische eigenschappen van nebivolol zijn bovendien openbaar gemaakt op het Guildford Forum 1997 in een presentatie met de titel: ‘HPLC-fluorescence method for the determination of the new β-adrenoreceptor blocking agent nebivolol in human plasma’. Ook dit voert tot niet nieuwheid.

C. Het in EP 429 geclaimde potentierende effect treedt niet op in het racemisch mengsel nebivolol. Dit dient te leiden tot de conclusie dat conclusies 4, 6 en 7 nietig zijn bij gebrek aan inventiviteit, subsidiair nawerkbaarheid.

6.2. Hierna zal de rechtbank beslissen, kort gezegd, dat de nietigheidsargumenten onder A niet slagen indien wordt uitgegaan van het hulpverzoek. Wat betreft de grondslag B zal de rechtbank oordelen dat Pharmachemie voorshands onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat op het Guildford Forum de stereochemische eigenschappen van nebivolol zijn geopenbaard. Pharmachemie zal daarom in de gelegenheid worden gesteld om, zoals zij heeft aangeboden, bewijs daarvan te leveren. De beoordeling van de grondslag sub C wordt eerst relevant indien Pharmachemie afziet van bewijslevering of daarin niet slaagt. De gronden voor de in dit (tussen)vonnis te nemen beslissingen worden hieronder toegelicht.

6.70. Overeenkomstig haar bewijsaanbod zal Pharmachemie evenwel in de gelegenheid worden gesteld alsnog het bewijs te leveren dat Woestenborghs bij zijn presentatie op het Guildford Forum de structuur van nebivolol heeft geopenbaard inclusief de stereochemie daarvan.

Lees het vonnis hier.