Onrechtmatige daad  

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 12 november 2009, KG ZA 09-2167 Pee/BB, J. de Jonge Flowsystems tegen Buitendijk Techniek B.V. (met dank aan Daan de Lange, Brinkhof).

Misleidende reclame. Oneerlijke mededinging. Gedaagde gebruikt foto’s van hosetowers van eiser in brochure: onrechtmatig en misleidend. De voorzieningenrechter wijst toepassing van art. 1019h Rv af, ook als het Unieverdrag van Parijs in ogenschouw wordt genomen (waar, zoals eiser stelt,  immers in art. 1 lid 2 oneerlijke mededinging ook als een recht van industriële eigendom wordt gedefinieerd), geen ruimte voor een kostenvergoeding in geval van misleidende reclame.

4.3. Voor de 5 afbeeldingen van hosetowers van J. de Jong Flowsystems is dat anders. De afbeeldingen nemen een dermate groot deel van de brochure in beslag dat, in tegensteIling tot wat Buitendijk Techniek heeft aangevoerd, niet kan worden gesproken van louter illustratiemateriaal. Verder wordt doordat 5 van de 6 geplaatste hosetowers afkomstig zijn van J, de Jong Flowsystems een onjuiste voorstelling van zaken gegeven omdat daarmee de indruk wordt gewekt dat de getoonde hosetowers door Buitendijk Techniek zijn gemaakt en geleverd. Voor wat betreft deze afbeeldingen is de brochure dan ook misleidend. Daar komt nog bij dat Buitendijk Techniek met haar handelen op een oneerlijke wijze met J. de Jong Flowsystems concurreert, nu aannemelijk is dat Buitendijk Techniek met het plaatsen van de afbeeldingen van hosetowers van J. de Jonge Flowsystems profiteert van de door J. de Jonge Flowsystems in de loop der jaren opgebouwde goodwill. Het plaatsen van de brochure op de website van Buitendijk Techniek in deze vorm is jegens J. de Jong Flowsystems dan ook onrechtmatig te noemen.

4.4. Gelet op het voorgaande zal het Buitendijk Techniek worden verboden de brochure openbaar te maken voor zover daarin afbeeldingen zijn opgenomen van door J. de Jong Flowsystems geleverde hosetowers. (…)

(…)

4.9. Buitendijk Techniek zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. J. de Jonge Flowsystems wordt niet gevolgd in haar stelling dat deze kosten dienen te worden vastgeste1d volgens artikel 1019h Rv. Het toepassingsbereik van titel 15 van Rv (Van rechtspleging in zaken betreffende rechten van intellectuele eigendom) staat limitatief opgesomd in artikel 1019h Rv en laat, ook niet via het Unieverdrag, geen ruimte voor een volledige kostenvergoeding in geval van misleidende reclame.

Lees het vonnis hier of hieronder:

Rechtbank Amsterdam, 25 maart 2009 en 4 november 2009, HA ZA 07.2745, Adviespraktijk Amsterdam Zuid Oost B.V. tegen Boards and More Holding AG (met dank aan Wouter Pors, Bird & Bird).

Merkenrecht. Afgebroken onderhandelingen over een merkoverdracht (volgend op een vaststellingsovereenkomst). Geen verplichting tot nakoming of dooronderhandelen, wel schadevergoeding voor juridische kosten.

2.1 Adviespraktijk is eigenaar van het hierna afgebeelde beeldmerk dat sinds 23 mei 1977 is geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. In 1993 is een geschil ontstaan tussen partijen over het gebruik van een beeldmerk door (een rechtsvoorganger van) Boards and More dat lijkt op dat van Adviespraktijk. Bij vonnis van 25 november 1998 heeft de rechtbank Almelo het gebruik van het gelijkende beeldmerk door Boards and More verboden. Naar aanleiding van deze kwestie hebben partijen in maart 2001 een vaststellingsovereenkomst gesloten.

(…)

Dooronderhandelen: 5.5 De vordering onder 3.1 C. heeft betrekking op dooronderhandelen. Daarvoor is geen grond indien Boards and More de onderhandelingen in de gegeven omstandigheden mocht afbreken. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat ieder der partijen - die verplicht zijn hun gedrag mede te laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de ander - in beginsel vrij is onderhandelingen af te breken. Dit is slechts anders indien dit onaanvaardbaar zou zijn, op grond van gerechtvaardigd opgewekt vertrouwen door de wederpartij dat een overeenkomst tot stand zou komen, dan wel in verband met bijzondere omstandigheden van het geval.

(…)

5.7. Op grond van dit e-mail verkeer kan worden vastgesteld dat er circa vier jaar is onderhandeld, hoewel Boards and More steeds heeft aangedrongen op voortgang in verband met verlies aan commerciële mogelijkheden van het beeldmerk. Gelet op deze relatief lange periode is het alleszins aannemelijk dat - zoals Boards and More aanvoert - nieuwe commerciële inzichten hebben geleid tot de conclusie dat het beeldmerk niet langer winstgevend kon worden geëxploiteerd. Dit is door Adviespraktijk ook niet (gemotiveerd) betwist. Adviespraktijk heeft aldus gaande de onderhandelingen niet of onvoldoende rekening gehouden met de gerechtvaardigde belangen van Boards and More. Adviespraktijk wist immers dat Boards and More zo snel mogelijk met het beeldmerk de markt op wilde teneinde de commerciële mogelijkheden zoveel mogelijk te kunnen benutten. In zoverre stond het Boards and More vrij uiteindelijk - toen de commerciële haalbaarheid van het beeldmerk in het gedrang kwam - de onderhandelingen af te breken. Het moge zo zijn dat Boards and More tot op zeker moment het vertrouwen heeft gewekt dat een overeenkomst tot de reële mogelijkheid behoorde, doch nu de onderhandelingen zolang hebben geduurd en uiteindelijk nog geen volledige overeenstemming bestond, mocht Boards and More er in beginsel een punt achter zetten. De vordering tot door onderhandelen, zoals genoemd onder 3.1 C. zal daarom ook worden afgewezen.

Schadevergoeding: 5.8 Blijft over de vraag of Boards and More de onderhandelingen mocht afbreken zonder enige schadevergoeding, zoals ligt besloten in de vordering onder 3.1 D. De omstandigheden van het geval, met name het verloop van de onderhandelingen kunnen meebrengen dat die niet kunnen worden afgebroken zonder de schade te vergoeden. De rechtbank ziet evenwel, gelet op het voorgaande, geen gronden voor vergoeding van het positieve contractbelang. (..)

5.9 Aan de ander kant kan worden vastgesteld dat Boards and More gedurende de gehele onderhandelingsperiode Adviespraktijk nimmer (duidelijk) heeft gewaarschuwd voor het risico dat de onderhandelingen, met het oog op de lange duur, uiteindelijk op niets zouden kunnen uitdraaien. Boards and More heeft tot aan de afspraak voor februari 2006, die door haar is afgezegd, de onderhandelingen met Adviespraktijk gaande gehouden, terwijl zij wist dat Adviespraktijk daardoor (juridische) kosten bleef maken. Het ligt derhalve in de reden dat de directe kosten aan de zijde van Adviespraktijk, verband houdende met de onderhandelingen, door Boards and More worden vergoed. (…)

(schadeberekening in eindvonnis)

Lees de vonnissen hier of hieronder:

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 16 september 2009, KG ZA 09-1811 NB/JS, Horst tegen Lemming Film B.V. c.s. (met dank aan Margriet Koedooder, De Vos & Partners).

Regieovereenkomst. Geschil tussen regisseur en producent over enkele (creatieve) aspecten van de film IEP! en de vraag welke versie van de film zal worden voltooid, de versie van Horst of de versie van Lemming. Regisseur vordert dat een arbiter zal worden aangewezen, maar de voorzieningenrechter oordeelt anders:

4.6. Voorshands wordt geoordeeld dat op grond van artikel 6.4 van de overeenkomst aan een arbiter in beginsel kan worden opgedragen zich een oordeel te vormen over de vraag welke versie van de film de voorkeur geniet. Daarmee wordt immers niet alleen een beoordeling gegeven omtrent de redelijkheid van de gronden waarop de producent de film heeft afgekeurd, maar aan dat oordeel. dat immers partijen bindt, wordt dan tevens de consequentie verbonden dat de producent de eindmontage en mixage niet heeft kunnen afkeuren en dus in beginsel gehouden is zijn goedkeuring te verlenen. Deze uitleg van de arbitrageclausule strookt met de vrijheid die de regisseur op grond van artikel 6,l van de overeenkomst heeft om de eigen visie in de film tot uiting te brengen. Het betoog van Lemming op dit punt wordt derhalve verworpen.

4.7. Het voorgaande betekent echter niet dat de vordering van Horst voor toewijzing in aanmerking komt. Geoordeeld wordt namelijk dat artikel 6.5 van de overeenkomst hieraan in de weg staat, nu hierin is bepaald dat, in het geval de producent en de regisseur niet tot overeenstemming komen over de aan te brengen wijzigingen en indien het geschil de financiering van de film aantoonbaar in gevaar brengt. het uiteindelijke oordeel van de producent zal prevaleren.

4.8. Lemming heeft aangevoerd dat, indien een arbitrageprocedure moet worden afgewacht en de arbiter oordeelt dat Lemming de versie van Horst zal moeten afmaken, de financiering van de film aantoonbaar in gevaar komt. (…) Het had op de weg van Horst gelegen om voldoende aannemelijk te maken dat afwerking van de versie van Horst de afleveringsdatum van de film in het geheel niet in gevaar zou brengen. (…)

4.9. Voorts heeft Horst niet althans onvoldoende gemotiveerd weersproken dat de cashflow van Lemming in ernstige mate in gevaar komt wanneer de opleveringsdata van de film worden overschreden. (…) Aannemelijk is dat voor het voortbestaan van Lemming gevreesd moet worden indien zij deze betaling niet (tijdig) ontvangt. (…)

4.10. Onder deze omstandigheden wordt geoordeeld dat Lemming gerechtigd is zich te beroepen op artikel 6.5 van de overeenkomst, zodat een arbitrageprocedure geen verandering meer kan brengen in de keuze om alleen de versie van Lemming af te werken. Derhalve is het niet aannemelijk dat de bodemrechter de vordering tot het aanwijzen van een arbiter zal toewijzen. De primaire vorderingen voldoen daarmee niet aan het onder 4.1. genoemde criterium en worden derhalve afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Zutphen, 19 augustus 2009,  LJN: BJ5869, Kampri Kitchen B.V. tegen Gedaagde en E.O.M. B.V.

Ontwerp in precontractuele fase. Keukenleverancier geeft gedurende een aantal jaren adviezen en tekeningen met betrekking to een horeca themapark. Opdrachtgever stelt dat de leverancier dit geheel vrijblijvend heeft gedaan en dat hij daarvoor niets hoeft te betalen. Opdrachtgever moet echter wel de kosten van de tekeningen betalen, zonder dat een afzonderlijke vergoeding voor het gebruik van het ontwerp verschuldigd is.

5.6.  Dit een en ander neemt echter niet weg dat Kampri gedurende de looptijd van het project kosten heeft gemaakt door op verzoek van [gedaagde sub 1]/WDW Project en later op verzoek van EOM tal van tekeningen en berekeningen te maken en documentatie aan derden onder wie de architecten van EOM te verstrekken. EOM heeft - kort voordat Kampri na een jarenlang traject verwachtte dat haar de opdracht gegeven zou worden - de opdracht aan een derde gegund die kennelijk gebruik heeft gemaakt van de informatie die Kampri verstrekt heeft en die, naar aannemelijk is, een lager bedrag dan Kampri heeft geoffreerd. Kampri heeft immers genoegzaam aangetoond dat haar ontwerp van de keukeninrichting, op een detail na is gebruikt voor de uitvoering van de keuken. Dit betekent dat het verweer van [gedaagden] dat het ontwerp van zijn hand is, wordt verworpen. In het licht van deze overwegingen zal EOM de kosten die Kampri heeft gemaakt aan Kampri dienen te vergoeden.

5.7.  Met betrekking tot de door Kampri gevorderde kosten geldt het navolgende. Zij vordert wegens het maken van de tekeningen en het gebruik maken van het ontwerp twee onderscheiden vergoedingen. De rechtbank is echter van oordeel dat aan Kampri slechts één vergoeding toekomt, namelijk die ter zake van het maken van de tekeningen. Indien immers opdracht gegeven wordt tot het maken van tekeningen is daarmee impliciet gegeven dat de opdrachtgever van die tekeningen gebruik kan maken, zonder dat een afzonderlijke vergoeding voor het gebruik van het ontwerp verschuldigd is. Het bedrag dat Kampri ter zake van de tekeningen vordert komt de rechtbank redelijk voor en zal worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam. 25 juni 2009, KG ZA 09-1051 WT/RV, Implant Direct Europe AG tegen Supracom B.V. c.s. (met dank aan Marieke Neervoort, Solv).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Interessant vonnis, waarin gedaagde geen inbreuk maakt op handelsnaam- of merkrechten, maar wegens “handelingen die niet betamelijk zijn in het maatschappelijk verkeer” wel wordt verboden om het teken ‘Implant Direct’ te gebruiken. De domeinnaam dient te worden overgedragen, maar het intrekken van de Benelux-beeldmerkregistratie is te vergaand voor een kort geding. Omdat de vorderingen worden toegewezen op grond van 6:162 BW is een 1019h proceskostenveroordeling ‘niet aan de orde’.

“De handelingen van Supracom c.s. zijn immers niet betamelijk in het maatschappelijk verkeer. Een Nederlandse distributeur kan zich niet de door een buitenlandse producent gebruikte tekens toe-eigenen nadat onderhandelingen over distributie van diens producten in Nederland zijn afgebroken. Daarbij geldt met name dat Supracom c.s. door haar handelingen het voor Implant, of haar moedermaatschappij, onmogelijk maakt om de intellectuele eigendomsrechten van de producent ook in Nederland te gelde te kunnen maken.”

4.5. Hetzelfde geldt in beginsel voor het beroep van Implant op haar beeldmerk. Omdat, zoals hiervoor is overwogen, voorshands niet aannemelijk is dat zij een ouder handelsnaamrecht dan Supracom C.S. heeft, kan voorshands evenmin de conclusie worden getrokken dat om die reden de registratie van het beeldmerk door Supracom c.s. niet te goeder trouw, of onrechtmatig jegens Implant is geweest. Aangezien het beeldmerk van Implant op een latere datum is gedeponeerd dan het beeldmerk van Supracom c.s. kan het door Supracom c.s. geregistreerde merk evenmin op grond van de BVIE als inbreuk op het merkenrecht van Implant worden beschouwd.

4.6. De vraag is echter of dit alles tot afwijzing van de vordering van Implant dient te leiden. Het antwoord daarop is ontkennend. Daarbij zijn de volgende feiten en omstandigheden van belang:

i. de moedematschappij van Implant maakt sinds enige jaren gebruik van het teken 'Implant Direct' ter onderscheiding van haar producten in de Verenigde Staten van Amerika. Op 22 april 2008 is het merk 'IMPLANT DIRECT' geregistreerd door en bij het United States Patent and Trademark Office;
ii. op 15 april 2006 heeft S. Vogt, thans managing partner van Implant, de domeinnaam imp1antdirect.eu laten registreren;
iii. Implant is in oktober 2007 opgericht om de Europese markt voor haar Amerikaanse moedermaatschappij te behartigen;
iv. Xmplant en haar moedernaatschappij enerzijds en Supracom c.s. anderzijds zijn vanaf december 2007 tot in ieder geval mei 2008 in gesprek geweest over een overeenkomst voor de distributie in Nederland door Supracom c.s. van de producten van (de moedermaatschappij van) Implant;
v. Supracom c.s., samen met haar adviseur Lentink, heeft op 15 mei 2008 in , nauw overleg met Implant een roadshow georganiseerd ter introductie van Implant en haar producten onder het teken 'Implant Direct' op de Nederlandse markt, waarbij de oprichter van de moedermaatschappij van Implant aanwezig is geweest;
vi. de onderhandelingen tussen Implant en Supracom C.S. zijn op niets uitgelopen;
vii. Supracom C.S. heeft voor de bedoelde gesprekken het teken 'Implant Direct' niet gebruikt, ook niet in een andere, vergelijkbare, vorm.

Supracom c.s. heeft op 18 februari 2008, na de eerste gesprekken over de distributieovereenkomst, de domeinnaam implantdirect.nl overgenomen van Slotboom en in gebruik genomen, Nadat de onderhandelingen tussen partijen waren mislukt heeft Implant Supracom c.s. herhaaldelijk verzocht, zie 2.10, om de domeinnaam implantdirect.nl aan haar over te dragen. Ondanks deze verzoeken heeft Supracom c.s. in november 2008 de onder 2.14 opgenomen domeinnamen geregistreerd en in gebruik genomen. Zij is toen ook gebruik gaan maken van het voor haar op 25 februari 2009 geregistreerde Benelux-beeldmerk op die website, met daarbij de tekst dat 'Implant Direct' een initiatief is van Implacom. Onder deze omstandigheden houdt de stelling van Supracom C.S. dat zij het teken in 'Implant Direct' in Nederland vrij kon gebruiken geen stand. De handelingen van Supracom c.s. zijn immers niet betamelijk in het maatschappelijk verkeer. Een Nederlandse distributeur kan zich niet de door een buitenlandse producent gebruikte tekens toe-eigenen nadat onderhandelingen over distributie van diens producten in Nederland zijn afgebroken. Daarbij geldt met name dat Supracom c.s. door haar handelingen het voor Implant, of haar moedermaatschappij, onmogelijk maakt om de intellectuele eigendomsrechten van de producent ook in Nederland te gelde te kunnen maken.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 1 juli 2009, HA ZA 08-2394, MacRepair & Project tegen Kamgar (MacJunky) (met dank aan Wendela Bierman, Versteeg Wigman Sprey advocaten).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. MacRepair (reparateur van Apple-producten)stelt dat Kamgar (h.o.d.n. MacJunky) met de domeinnamen macrepairamsterdam.nl en macrepairs.nl inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrecht m.b.t. MacRepair. Ook  het gebruik van deze woordcombinatie en het gebruik van straatnamen in de buurt van de Amsterdamse Lindengracht (de locatie van MacRepair) als metadata op websites zou inbreukmakend zijn. Kamgar beroept zich in reconventie op de nietigheid van het merk.

De rechtbank oordeelt echter dat MacRepair een beschrijvende woordcombinatie is en geen onderscheidend vermogen heeft. Het gebruik van de domeinnamen levert geen handelsnaamgebruik op. De wijze van gebruik van de metadata door gedaagde is daarnaast niet onrechtmatig.

Merkenrecht: 4.3. De rechtbank oordeelt als volgt. Kamgar beroept zich allereerst op de nietigheid van het merk MacRepair. Hij heeft geen aparte nietigheidsvordering ingesteld, hetgeen niet nodig is ten einde succesvol verweer te kunnen voeren tegen een inbreukvordering.  
Het merk MacRepair bestaat uit een woord met twee bestanddelen, waarvan elk bestanddeel, Mac en Repair, beschrijvend is voor de kenmerken van de diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd. De som der bestanddelen is in beginsel ook beschrijvend voor de kenmerken van deze waren of diensten, tenzij de woordcombinatie merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Dit veronderstelt dat het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel is gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis heeft gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. Hiervan is geen sprake. De combinatie van de beschrijvende delen mac en repair wekt geen indruk die ver genoeg verwijderd is van de som der delen. Ook is onvoldoende gesteld waaruit moet worden afgeleid dat de woordcombinatie MacRepair is gaan behoren tot het normale spraakgebruik en daar een eigen betekenis heeft gekregen. 
De conclusie is dan ook dat het merk MacRepair onvoldoende onderscheidend vermogen heeft voor onderhoud en reparatie van computers en dat het nietigheidsverweer van Kamgar in zoverre slaagt. Dit betekent dat MR&P zich niet met succes jegens Kamgar op haar merkrecht kan beroepen en het gevorderde ten aanzien van merkinbreuk zal worden afgewezen. 
De rechtbank zal niet ambtshalve de doorhaling van het merk MacRepair bevelen voor diensten in klasse 37, nu dit niet uitdrukkelijk is gevorderd.

Domeinnamen: 4.5. Zoals reeds hiervoor is overwogen is een domeinnaam een unieke aanduiding voor een adres of vindplaats op internet. Of het gebruik van een domeinnaam daarnaast als handelsnaam moet worden aangemerkt, is afhankelijk van de opvatting van het publiek daaromtrent, welke opvatting door de wijze van gebruik door de domeinnaamhouder, in dit geval Kamgar, kan worden beïnvloed. 
Naar het oordeel van de rechtbank heelt MR&P onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit moet worden afgeleid dat sprake is van handelsnaamgebruik door Kamgar. Het enkele gebruik van een domeinnaam wil nog niet zeggen dat een onderneming ook onder de gelijkluidende naam naar buiten treedt, en levert nog geen handelsnaamgebruik op. Nu met het gebruiken door Kamgar van genoemde domeinnamen geen handelsnaamgebruik kan worden aangenomen, faalt reeds daarom het beroep op artikel 5 en 5a Hnw.

Onrechtmatige daad: 4.7. De rechtbank overweegt dat, aangezien MR&P in deze geen beroep toekomt op haar merkrecht en/ of op haar handelsnaamrecht, terughoudendheid past bij de bevestigende beantwoording van de vraag of het gedrag van Kamgar desalniettemin onrechtmatig is. (…) Van dergelijke bijzondere omstandigheden is hier echter niet gebleken. De wijze van gebruik van de metadata, in combinatie met het telkens naar elkaar verwijzen van de websites van Kamgar, is niet als zodanig aan te merken. Het staat Kamgar in beginsel vrij om bij het concurreren gebruik te maken van de mogelijkheden en de ruimte die het internet biedt om de zoekresultaten op internet in positieve zin te beïnvloeden. Daarbij wordt relevant geacht dat Kamgar de metadata in beschrijvende zin voor de door hem aangeboden diensten gebruikt. Voorts is het niet zo dat MR&P door toedoen van Kamgar op internet onvindbaar is geworden. Bij het intypen van de zoektermen 'apple repair Amsterdam' en 'mac repair Amsterdam' verschijnt MR&P bijvoorbeeld bovenaan, althans hoog in de lijst van zoekresultaten. Dat dit anders is bij een andere combinatie van zoektermen, zoals bij het intypen van de zoekt- 'mac repair Nederland', maakt nog niet dat de wijze van gebruik van de metadata door Kamgar onrechtmatig is jegens MR&P.
Dat verder door het gebruik van metadata als Lindengracht, Lindenstraat, Westerstraat en Jordaan, al dan niet in combinatie met 'mac repair' verwarringsgevaar bij het publiek is te duchten, zoals MR&P voorts stelt, wordt onvoldoende aannemelijk gemaakt. Een internetgebruiker, die er in beginsel aan gewend is na het intypen van zoekwoorden een ruim zoekresultaat te ontvangen, zal niet snel in de onjuiste veronderstelling verkerm met MR&P in plaats van met Macjunky van doen te hebben, dan wel ten onrechte een commerciële band tussen Macjunky en MR&P aamemen. Hiertoe heeft MR&P onvoldoende gesteld. Daarnaast heeft Kamgar ontbetwist gesteld dat uit de door hem gebruikte websites, die allemaal doorlinken naar www.macjunkv.nl, duidelijk blijkt dat de internetbezoeker te maken heeft met de onderneming Macjunky en niet met MR&P.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage 12 juni 2009, KG ZA 09-510, VF International SAGL tegen Masita Sportswear B.V. (met dank aan Wim Maas, Banning).

Vonnis in kort geding. Merkenrecht. Auteursrecht. Modellenrecht en concept-nabootsing. VF heeft naar voorlopig oordeel een depot te kwader trouw verricht van het merk met de N met een Noorse vlag. Geen ontlening nu Masita geen kennis heeft kunnen nemen van de ingeroepen kledingstukken van VF.

VF maakt onderdeel uit van een groep van vennootschappen die zich bezig houden met onder meer de handel in kleding en accessoires, onder meer onder het merk NAPAPIJRI. VF is houdster van een aantal merkinschrijvingen waaronder een Benelux merk, ingeschreven op 20 maart 2009, bestaande uit een gestileerde N met een Noorse vlag. Masita houdt zich bezig met de handel in sportkleding. Zij verhandelt producten onder het merk Nordal. Zij maakt daarbij gebruik van een gestileerde N met een Noorse vlag.

VF vordert onder meer een merkenrechtelijk verbod op het gebruik van de gestileerde N met de Noorse vlag en een verbod voor de verhandeling van de Nordal-kleding nu deze volgens VF inbreuk maken op haar auteursrechten en niet-geregistreerde modelrechten.

De Voorzieningenrechter stelt voorop dat voorshands moet worden aangenomen dat gedaagde Masita de Noorse vlag eerder op haar producten is gaan gebruiken dan eiser VF. Masita heeft namelijk niet weersproken aangevoerd dat zij de Noorse vlag al in 2000 heeft aangebracht op haar Nordal-collectie en dat zij de combinatie van de Noorse vlag met de N vanaf 2002 gebruikt. De stelling van VF dat zij de Noorse vlag al voor die tijd in de Benelux als merk gebruikte, namelijk sinds 1996, is onvoldoende onderbouwd. De merkenrechtelijke vordering slaagt om deze reden niet. Het depot van het Benelux merk op 20 maart 2009, op een moment dat zij wist dat Masita haar vlaglogo’s al gebruikte, kan naar voorlopig oordeel worden aangemerkt als een depot te kwader trouw.

De Voorzieningenrechter kan in het midden laten of de inschrijving van een merk, waarvan de Noorse vlag een bestanddeel vormt, op grond van artikel 6ter van het verdrag van Parijs voor vernietiging in aanmerking komt.

Ook het beroep op het auteursrecht slaagt niet, nu voorshands aannemelijk is dat Masita de vlag eerder gebruikte.

De badge die door Napapijri wordt gebruikt verschilt qua totaalindruk van de badge van Masita. De punten van overeenstemming (ronde vorm en contrasterende kleuren en de plaatsing van de tekst) zijn gebruikelijk en vormen geen auteursrechtelijk beschermde trekken.

Voorts falen ook de vorderingen ten aanzien van de kleding nu wordt aangenomen dat Masita deze kleding van Napapijri niet heeft kunnen kennen toen zij haar eigen ontwerpen maakte in mei 2008. Onweersproken is immers dat de kleding van Napapijri pas op zijn vroegst begin 2009 aan het publiek beschikbaar is gesteld.

De totaalindruk van de folder wordt door de rechter ook niet als overeenstemmend beschouwd.

Concept-nabootsing zou in theorie wel zou kunnen volgens de voorzieningenrecht, maar i.c. is voorshands geen sprake van concept-nabootsing - nabootsing van verschillende elementen van het Napapijri-concept die afzonderlijk beschouwd geen inbreuk maken op de rechten van VF – nu het belangrijkste element (de Noorse vlag) eerder door Masita werd gebruikt. Daarnaast gebruikt Masita overal duidelijk haar merk Nordal en op die manier heeft zij dus juist afstand genomen van het concept. Verwarring staat voorshands onvoldoende vast.

VF wordt veroordeeld in de proceskosten van EUR 15.000, zoals vooraf door partijen overeengekomen.

Lees het vonnis hier en inmiddels ook hier (doorzoekbare pdf Rb. Den Haag)

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 juni KG ZA 09-254, Europochette N.V, tegen Vanderbiest Handelsonderneming B.V, Topas A.A.T. B.V. & Hodi International B.V.
 
Modellenrecht. Onrechtmatige daad. Bestekenvelopjes. Geschil over naleving vaststellingsovereenkomst n.a.v. eerder vonnis (IEF 3200). In dat vonnis oordeelde de voorzieningenrechter dat de bestekenvelopjes van eiser een andere algemene indruk maakten dan die van gedaagden Vanderbiest en Topas (afbeeldingen in het vonnis) . Eiser is in hoger beroep gegaan, maar parijen hebben lopende het beroep een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin is bepaald dat gedaagden het modelrecht van eiser erkennen en de verhandeling van hun eigen envelopje te staken en gestaakt houden. Tegen de verhandeling van een nieuw model envelopje van gedaagden had eiser expliciet geen bezwaar. Met betrekking tot dit envelopje is een licentie vertrekt aan gedaagde Topas.

In casu stelt Europochette dat dit laatste envelopje als de klep is ingevouwen toch een zelfde algemene indruk maakt als haar eigen model (zodat het “de verborgen functionaliteit bezat het model de zelfde algemene indruk te geven” als het model van eiser) en dat gedaagden zodoende in strijd met de vaststellingsovereenkomst handelen. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af, de pochettes worden namelijk niet met ingevouwen klep op de markt gebracht:  

4.7. De voorzieningenrechter gaat er dan ook vanuit dat van uit dat Vanderbiest en Topas zich met de Vaststellingsovereenkomst hebben verplicht niet meer met een pochette volgens model B op de markt te komen en dus ook niet met een pochette volgens model C met ingevouwen klep omdat die dezelfde algemene indruk nalaat als model B.

4.8. Vanderbiest en Topas brengen evenwel geen pochettes volgens model C met ingevouwen klep op de markt. Er is dan ook geen grond is om een tekortschieten aan de zijde van deze partijen te veronderstellen.

Profiteren van wanprestatie: 4.9. Met dit (voorlopig) oordeel faalt voorshands ook de grondslag onrechtmatige daad zijdens Hodi. Europochette heeft daartoe immers gesteld dat Hodi, als derde bij de vaststellingsovereenkomst, heeft geprofiteerd van de wanprestatie.

4.10. Europochette heeft evenwel, zo begrijpt de voorzieningenrechter, ook nog gesteld dat het handelen van Vanderbiest en Topas wanprestatie oplevert omdat zij te kort schieten in de nakoming van de zorgplicht die is neergelegd in artikel 2 van de overeenkomst betreffende inbreuk door derden. Het licentieren van rechten met betrekking tot model C aan Hodi en vervolgens het toelaten dat Hodi dit model op de markt brengt in een vorm die overeenkomt met het contractueel uitgesloten model B levert volgens Europochette wanprestatie op waarvan Hodi onrechtmatig profiteert.

Onrechtmatige daad: 4.11. Naar voorlopig oordeel kan de vordering van Europochette ook niet op deze nadere grondslag onrechtmatige daad worden toegewezen. Zoals hierboven is overwogen is niet aannemelijk dat Vanderbiest en Topas ten tijde van het sluiten van de Vaststellingsovereenkomst de wetenschap hadden dat model C de verborgen functionaliteit bezat het model de zelfde algemene indruk te geven als model B. Europochette heeft niet gesteld dat Vanderbiest en Topas die wetenschap wel hadden ten tijde van het sluiten van de licentieovereenkomst. Die wetenschap hebben zij thans wel, maar Europochette heeft niet gesteld dat de licentieoverkomst Vanderbiest en Topas het handvat biedt deze alsnog open te breken en Hodi te verbieden de pochette met naar binnen gevouwen klep aan te bieden. Daar komt bij dat Hodi zich kan beroepen op een licentieovereenkomst met betrekking tot een Gemeenschapsmodel welke haar de mogelijkheid geeft dat model met al zijn functionaliteiten te produceren ook in een vorm waarin. deze overeenkomt met model B. Ten slotte kan Hodi ook nog verwijzen naar meergenoemde beslissing van de voorzieningenrechter van 12 oktober 2004 waaruit kan worden afgeleid dat het model B free for all is. Ten slotte is het nog zo dat artikel 2 van de Vaststellingsovereenkomst voor partijen een bijzonder zorgplicht in het leven roept wat betreft het model A van Europochette of het model C van Verbiest en Topas, maar niet wat betreft model B.

Proceskosten (op afspraak geen IE): 4.12. Hiermee valt het doek voor de vorderingen van Europochette. Europochette is als de in het ongelijk gestelde partij aan te merken. Beide partijen hebben dit geschil aangemerkt als een niet IE zaak waarop de regeling van artikel 1019 Rv niet van toepassing is. Europochette zal worden veroordeeld in de proceskosten te bepalen aan de hand van het liquidatietarief. Nu Gedaagden in persoon zijn verschenen worden deze bepaald op nihil voor salaris en € 262 voor griffierecht.

Lees het vonnis hier.

Gemeenschappelijk Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba, 26 mei 2009, AR.485/07 – H.461/08 P Caribbean Cartographics N.V. tegen Gedaagden. (met dank aan Miriam den Boogert, VanEps Kunneman VanDoorne)                                   

Antilliaanse zaak. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Merkenrecht. Oneerlijke concurrentie / mededinging. Voormalige stagiaire bij cartografische bedrijf van eiser brengt, evenals eiser, een gratis wegenkaart van Curaçao op de markt. Eiser stelt o.a. dat er sprake is van inbreuk op haar diverse IE-rechten, maar de rechter wijst alle vorderingen af. Onderstaand alleen de auteurs- en merkenrechtelijke overwegingen: 

“3.13 De maker van een wegenkaart kan alleen dan aanspraak maken op auteursrechtelijke bescherming indien sprake is van een zekere mate van originaliteit en creativiteit,waarop met een ander product wordt voortgeborduurd, dan wel indien een ander product, of één of meer delen daarvan, rechtstreeks van die wegenkaart zijn gekopieerd. Uit de aard van de zaak volgt dat de topografische gegevens en al hetgeen daarmee verband houdt, zoals de aanduiding van plaats- en straatnamen, zich niet lenen voor auteursrechtelijke bescherming. Ook op het formaat van de kaart rust geen auteursrecht. De in de Smart D®iving Road Map opgenomen registers van straatnamen, hotels, stranden en andere locaties vertonen uiteraard wel overeenkomsten, maar ook verschillen, en kunnen niet worden aangemerkt als kennelijk van de Drive & Dive Road Map te zijn gekopieerd. Het hof is dan ook van oordeel dat CC in dit opzicht geen aanspraak kan maken op auteursrechtelijke bescherming.

3.14 Ook het verwijt van CC betreffende slaafse nabootsing is naar het oordeel van het hof ongegrond. Daarbij is allereerst van belang dat ook in dat geval sprake zou moeten zijn van een zekere mate van originaliteit in die zin dat het nagebootste product zich moet onderscheiden van andere, eerder op de markt gebrachte, producten. Dat vereiste geldt niet alleen voor andere wegenkaarten van Curaçao, maar voor wegenkaarten in het algemeen. De wijze waarop in de Drive & Dive Road Map gebruik wordt gemaakt van kleuren, de aanduiding van steden, dorpen, wegen en andere topografische gegevens, onderscheidt zich niet wezenlijk van die waarmee tal van andere wegenkaarten plegen te worden opgemaakt, zodat dit onderscheidend element bij de Drive & Dive Road Map niet aanwezig is.

Eveneens van belang is dat het, om slaafse nabootsing te vermijden, niet nodig is om in alle gevallen, waarin - zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product - een van een eerder product afwijkende mogelijkheid bestaat, steeds voor die andere mogelijkheid te kiezen, zoals CC lijkt te betogen; voldoende is dat op zodanige punten wordt afgeweken dat in redelijkheid alles is gedaan om verwarring te vermijden.

Dit één en ander in aanmerking nemende is het hof van oordeel dat enerzijds de overeenkomsten tussen de beide kaarten grotendeels zijn toe te schrijven aan de topografische en andere gegevens, die een functionele betekenis hebben, terwijl anderzijds verschillen bestaan in de lay-out, de wijze waarop de kaart wordt gevouwen, de gebruikte kleuren, de lettertypen en de symbolen, die voldoende zijn om verwarring te voorkomen. Ook de totaalindruk van de twee kaarten is verschillend.

3.15 In haar negende grief bestrijdt CC het oordeel van het GEA dat het deponeren van het merk Smart D®iving niet te kwader trouw is geschied.

Ook deze grief treft geen doel. Het merk conflicteert niet met de door CC gebruikte handelsnaam Drive & Dive Map of Drive & Dive Road Map, omdat de woorden “drive” en “map” of “road map” voor een wegenkaart geen onderscheidend vermogen hebben. De omstandigheid dat D®iving ook zou kunnen worden gelezen als “diving”, zoals CC aanvoert, brengt niet teweeg dat bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen deze twee benamingen.

Wel is verwarring mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, tussen Smart D®iving Road Map en de door CC op 3 mei 2007 gepubliceerde handelsnaam Smart Drive Road Map. Dienaangaande heeft [C.K.] gesteld dat CC die handelsnaam niet eerder had gebruikt. Die stelling wordt ondersteund door verklaringen van drie voormalige werknemers van CC (de heer 1, mevrouw 2 en mevrouw 3), volgens welke verklaringen de betrokkenen de naam Smart Driving Road Map nooit eerder hadden gehoord. CC betwist de juistheid van die verklaringen, maar indien juist is dat bij haar al eerder dan op 3 mei 2007, dat wil zeggen kort nadat zij had vernomen dat [C.K.] een kaart onder de naam Smart Driving Road Map op de markt zou brengen, het voornemen zou hebben bestaan die naam zelf voor een nieuw product te gebruiken, zou het op haar weg hebben gelegen zulks aan de hand van besprekingsverslagen, correspondentie of anderszins aannemelijk te maken, en tevens om duidelijk te maken wanneer dat voornemen bij haar was ontstaan en welke actie in dat verband was ondernomen. Nu zij dit alles heeft nagelaten moet het ervoor worden gehouden dat het bestreden oordeel van het GEA juist is.
 
Lees het arrest hier (inmiddels ook op rechtspraak.nl: LJN: BI6864. Uitspraak Gerecht van eerste Aanleg hier.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 23 april 2009, sector kanton,  LJN: BI6162, Fonkel Meubelmarketing B.V. tegen Loom Furniture B.V.

Pseudo-IE. Agentuurovereenkomst in het kader waarvan Fonkel door Loom vervaardigde meubels verkoopt. Beëindiging door Loom wegens dringende redenen.

Als belangrijkste reden heeft Loom opgevoerd dat Fonkel in strijd heeft gehandeld met de exclusiviteitsbepalingen door een alternatief weefsel (stoelen van Cabana Loom of Natural Coco) op de markt te brengen. Deze exclusiviteit houdt volgens de agentuurovereenkomst in dat Fonkel niet gerechtigd zal zijn vlechtwerkmeubelen, vervaardigd volgens een systeem ontwikkeld door Marshall B. Lloyd (…) te verkopen voor anderen dan voor Loom.
Haviltex-criterium. Fonkel heeft de agentuurovereenkomst redelijkerwijs zo mogen begrijpen dat de exclusiviteit ziet op Lloyd Loom-meubelen met een vlechtwerk voorzien van een schering met metalen kern, en dat Loom redelijkerwijs niet heeft mogen verwachten dat Fonkel zou begrijpen dat de exclusiviteit ook zou zien op meubelen met een vlechtwerk zonder metalen draad.

3.7. De kern van de exclusiviteit heeft, conform artikel 1.1 van de overeenkomst, betrekking op vlechtwerkmeubelen, vervaardigd volgens een systeem ontwikkeld door Marshall B. Lloyd. Ten eerste moet worden vastgesteld dat het derhalve niet om vlechtwerkmeubelen zonder meer gaat. Dat opent voor Fonkel reeds de mogelijkheid om vlechtwerkmeubelen die niet zijn geproduceerd door Loom, te verkopen, namelijk als deze niet zijn vervaardigd volgens het door Marshall Lloyd ontwikkelde systeem.

De Cabana Loom meubelen en de Natural Coco meubelen missen deze metalen draad. Geen dringende reden voor beëindiging. Loom is schadeplichtig. 

Lees het vonnis hier.