Onrechtmatige daad  

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 maart 2011, LJN: BP8125, [X.] N.V. tegen Grand Foodcompany B.V., [Y] & [Z].

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad. Procesrecht. Partijen waren eerder betrokken bij de inmiddels gefailleerde onderneming Pure Tea. Eiser [X] heeft inmiddels een overeenkomst gesloten met de curator over de IE-rechten en maakt bezwaar tegen de handelswijze van gedaagden, die eveneens verder zijn gegaan in de Thee-branche en daarbij verwijzen naar  “ons kindje” Pure Tea. De interpretatie van de grieven kost het hof enige moeite, maar het bekrachtigt uiteindelijk grotendeels het (op IE-gronden gedeeltelijk toewijzende) vonnis waarvan beroep, met uitzondering van de dwangsombepaling: “De rechter is uitsluitend ingeval van onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen bevoegd om een opgelegde dwangsom op te heffen of te verminderen.”

4.5.1. Hoewel de tekst van punt 4 van de memorie van grieven, geciteerd in rov. 4.4., inderdaad onduidelijk is, begrijpt het hof de stellingen van [X.], waaronder en meer in het bijzonder punt 34 van de memorie van grieven, aldus dat het vonnis in stand dient te blijven voor zover haar vorderingen zijn toegewezen en dat zij haar vorderingen handhaaft. Uit de tekst van de memorie en uit de grieven blijkt echter niet dat [X.] het vonnis aanvecht voor zover haar vorderingen op basis van IE-recht zijn afgewezen. Het hof begrijpt dat [X.] daarnaast in hoger beroep nieuw geformuleerde vorderingen instelt, gebaseerd op gesteld onrechtmatig handelen van Grand Foodcompany c.s., met name oneerlijke concurrentie.

4.6. Omdat [Y.] en [Z.] in hoger beroep niet zijn verschenen, is een verandering of vermeerdering van eis tegen hen uitgesloten (art. 130 lid 3 Rv). Het hof zal bij ieder onderdeel van de vordering in hoger beroep nagaan of van een verandering of vermeerdering van eis sprake is. De grondslag voor deze vorderingen, onrechtmatige daad, gebaseerd op de stellingen dat Grand Foodcompany c.s. direct een nieuwe onderneming is gestart met hetzelfde product, afkomstig van dezelfde producent in China en in dezelfde markt, gericht op dezelfde klanten, is ook al in eerste aanleg naar voren gebracht (verg. pleitnota [X.] blad 8 en het vonnis waarvan beroep onder 3.1.4.). Wel heeft [X.] in de memorie van grieven nieuwe verwijten tegen Grand Foodcompany c.s. naar voren gebracht.

(…) 4.12. Het hof overweegt allereerst dat het er in deze procedure niet om gaat of Grand Foodcompany c.s. het vonnis waarvan beroep correct heeft nageleefd. Indien daarover een geschil bestaat moet [X.] een executiegeschil aanhangig maken. In de tweede plaats is het door [X.] in hoger beroep gestelde met betrekking tot vermeend onrechtmatig handelen van Grand Foodcompany c.s. uitsluitend van belang voor zover dat tot toewijzing van de vorderingen zou kunnen leiden. Of in het algemeen sprake is (geweest) van onrechtmatig handelen dat tot schade van [X.] heeft geleid komt derhalve niet aan de orde, nu de vordering tot betaling van een voorschot op schade is afgewezen en daartegen geen grief is aangevoerd.

4.12.1. De vordering sub a). De voorzieningenrechter heeft Grand Foodcompany c.s. de hiervoor in 4.3 onder 1) en 2) vermelde geboden en verboden opgelegd. De voorzieningenrechter heeft gemotiveerd dat en waarom niet alles wat [X.] met betrekking tot het gebruik van de woorden “Pure Tea” vorderde toewijsbaar was. Tegen die motivering heeft [X.] geen grief gericht. [X.] heeft in hoger beroep niet aannemelijk gemaakt dat Grand Foodcompany c.s. meer of andere dan de in eerste aanleg besproken activiteiten heeft verricht die ertoe zouden moeten leiden dat een verderstrekkend gebod of verbod op basis van onrechtmatige daad zou moeten worden toegewezen. Dat Grand Foodcompany gebruik maakt van de door haar geregistreerde domeinnaam is door [X.] niet onderbouwd en ook niet gebleken. De enkele registratie van die domeinnaam acht het hof niet onrechtmatig. De stelling dat Grand Foodcompany c.s. in PureTea-producten handelt is niet onderbouwd. (…) Voor het overige is niet gebleken dat Grand Foodcompany c.s. richting de markt, relaties of klanten de aanduiding “Pure Tea” heeft gebruikt. In zoverre falen de grieven. De vordering sub a) is voor het overige zo ruim geformuleerd dat zij niet kan worden toegewezen.

4.13.1. De regeling van de dwangsom in de art. 611a-611h Rv berust op de Benelux-Overeenkomst houdende Eenvormige Wet betreffende de dwangsom van 26 november 1973 (Trb. 1974, 6). Teneinde een uniforme interpretatie van de regeling te waarborgen bepaalt de Overeenkomst dat het Benelux-gerechtshof kennis neemt van vragen omtrent de uitleg van de Eenvormige Wet. De rechter die de dwangsom oplegt heeft een discretionaire bevoegdheid om daaraan (ook ambtshalve) de in de wet genoemde (art. 611a lid 4 en 611b Rv) modaliteiten te verbinden en is eveneens vrij de hoogte van de dwangsom te bepalen (BenGH 2 april 1984, NJ 1984, 704 en BenGH 17 december 1992, NJ 1993, 545).
De vraag rijst, of de onderhavige door de voorzieningenrechter uitgesproken, niet in de wettelijke regeling van de dwangsom genoemde modaliteit, die kennelijk verwijst naar art. 6:2 lid 2 BW en daaraan enige invulling geeft, geoorloofd is en of deze in overeenstemming is met de uitleg door het Benelux gerechtshof, en in navolging daarvan door de Hoge Raad, van de dwangsomregeling. Het hof is van oordeel dat naast de in de wet voorziene gevallen (art. 611d Rv) geen andere beperkingen op de verschuldigdheid van een eenmaal uitgesproken dwangsom kunnen worden geïntroduceerd. De rechter is uitsluitend ingeval van onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen bevoegd om een opgelegde dwangsom op te heffen of te verminderen (BenGH 9 maart 1987, NJ 1987, 910). De eisen van redelijkheid en billijkheid spelen een rol bij de vraag of zich een situatie van onmogelijkheid in de zin van art. 611d Rv voordoet, maar een afzonderlijke toetsing aan de eisen van redelijkheid en billijkheid gaat de wettelijke regeling van de dwangsom te buiten (BenGH 25 mei 1999, NJ 2000, 14 en HR 21 mei 1999, NJ 2000, 13). Grief 4 slaagt dus en het vonnis zal voor wat betreft genoemde clausule worden vernietigd.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, behoudens ten aanzien onderdeel 5.5. van het dictum, waarin de voorzieningenrechter heeft bepaald dat geen van de opgelegde dwangsommen zal worden verbeurd voor zover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, (mede) gelet op de mate van verwijtbaarheid van de overtreding.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Rotterdam, 2 februari 2011, HA ZA 05-2728, MAN Truck & Bus B.V.c.s.  en MAN tegen NHG Trans International c.s. (met dank aan Eva de Vries, Vondst Advocaten)

Merkenrecht. Klaagsite. Bodemprocedure na kort geding (zie Gerechtshof ’s-Gravenhage, 2 maart 2010, IEF 8752). Anders dan in kort geding oordeelt de bodemrechter dat de mededelingen op de klaagsite  weliswaar wat tendentieus zijn maar niet werkelijk onjuist of misleidend. Er is geen sprake van onnodig grievende teksten en geen sprake van merkinbreuk door gedaagde. Gedaagde heeft wel €40.000 aan dwangsommen verbeurd, doordat zij in strijd heeft gehandeld met het eerdere verbod in kort geding.

5.5. (…) De website was bedoeld als "klaagsite" en de naam van die site "MyLastMAN" heeft onmiskenbaar en kennelijk bewust een negatieve strekking ten aanzien van de producten van MAN, naar van algemene bekendheid is te achten: de producent van motorvoertuigen. Deze naam sloot ook aan bij de negatieve inhoud van de website. De tegenwerping dat de naam even goed zou kunnen duiden op een website over mannen kan niet serieus worden genomen. Derhalve deed ook het merkgebruik in de domeinnaam (en metatag) afbreuk aan de reputatie van het merk. In het midden kan blijven of door het merkgebruik in de naam van de website en in de website zelf tevens afbreuk werd gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk.

5.8 Uitgangspunt is dat de aan een merk verbonden rechten onder omstandigheden moeten wijken voor de vrijheid van meningsuiting, al dan niet onder de noemer 'geldige reden'. (…)

5.10 Op zichzelf was NHG c.s. gerechtigd haar klachten over MAN c.s., haar producten en dienstverlening in de openbaarheid te brengen, ook in zeer ruime kring, waarbij het gebruik van het woordmerk MAN uit de aard van de zaak noodzakelijk was. Dat het hierbij vooral ging om het eigen zakelijk belang van NHG c.s. en dat deze publiciteit blijkbaar (ook) diende om MAN c.s. onder druk te zetten, maakte dat gebruik nog niet ongeoorloofd. Ook het in dat kader aanbieden van een plaats waar anderen met soortgelijke klachten over MAN terecht konden moet gelet op de vrijheid van meningsuiting in beginsel toelaatbaar worden geacht.

De mededelingen van NHG c.s. over het langlopende conflict en de houding die MAN c.s. en Van der Velden daarin hadden ingenomen acht de rechtbank weliswaar wat tendentieus maar niet werkelijk onjuist of misleidend. Het standpunt van MAN c.s. werd ook op de site vermeld. Er is geen sprake van onnodig grievende teksten. Het optreden van NHG c.s. was kennelijk bedoeld om MAN c.s. onder druk te zetten, waarbij de kans bestond op aanmerkelijke schade voor MAN c.s.., maar de rechtbank is van oordeel dat niet is gebleken dat dit optreden in de gegeven omstandigheden moet worden aangemerkt als disproportioneel.
De rechtbank komt in de onderhavige bodemprocedure tot de slotsom dat bij de website www.MyLastMAN.com en de e-mails geen sprake is geweest van merkinbreuk noch van onrechtmatige publicaties jegens MAN C.S. Dit oordeel ziet niet alleen op NHG Nederland maar ook op N. G., die destijds (blijkbaar) enig directeur en enig aandeelhouder was van NHG Nederland.

(…) 5.16  Mogelijk moeten de stellingen van MAN c.s. aldus worden begrepen dat de vordering tegen E. G., K. G. en V. G. niet daarop berust dat zij zelf merkinbreuk hebben gepleegd door zelf de merken te gebruiken, doch dat zij als bestuurders van NHG Noorwegen uit onrechtmatige daad jegens MAN c.s. aansprakelijk zijn voor de door NHG Noorwegen gepleegde merkinbreuk, vanwege hun op of omstreeks 18 februari 2005 genomen besluit om de website www.MyLastMANinfo.com door NHG Noorwegen in de lucht te laten brengen (vgl. dagvaarding onder 35 en 36). Omdat uit het voorgaande blijkt dat pen merkinbreuk door NHG Noorwegen aanwezig wordt geacht, ontvalt aan deze vordering de grondslag (naar valt aan te nemen: ook indien deze grondslag zou moeten worden beoordeeld naar Noors recht).

(…) 5.27 Zoals hiervoor is vermeld, was in de periode van 19 tot en met 26 februari 2005 de website www.MyLasMANinfo.com in strijd met het gebod van de voorzieningenrechter. Dat betekent dat NHG c.s. heeft gehandeld in strijd met het gebod geen merkinbreuk te maken door niet te verhinderen dat de website m.MyLastMANinfo.com in de lucht kwam. Derhalve zijn door NHG Nederland en N. G. dwangsommen verbeurd en wel gedurende acht dagen € 4.000,- per dag, dus ieder E 40.000,-. Dit is in overeenstemming met het arrest van hof Den Haag van 2 maart 2010 onder 19.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Zwolle, 13 oktober 2010, LJN: BO9989, Desso Group, &  Enia Carpet c.s. tegen Cotap & Vloer Totaal Concept, c.s.

Merkenrecht. Eigendomsrecht. ‘Ompakken’ van stalenkaarten voor vloerbedekking. Merkinbreuk. Oneigenlijk gebruik. 1019h kostenveroordeling met uitsplitsing naar gedaagden en grondslag.

Eiser Enia Nederland verwijdert de ‘Tescom- en Tapisomproducten’  uit haar assortiment, gedaagde Cotap neemt ze op in haar assortiment en “vertegenwoordigers hebben klanten die over de stalenkaarten van de producten beschikten meegedeeld dat Enia Nederland niet langer deze producten in haar assortiment heeft en dat Vloer Totaal Concept de distributeur van deze producten in Nederland was geworden. Zij boden aan een sticker op de stalenkaarten te plakken waarbij de adres- en bestelgegevens van Enia Nederland werden vervangen door die van Vloer Totaal Concept. De naam “Enia” en het daarbij behorende logo blijft echter op andere plaatsen van de stalenkaarten zichtbaar.” Eiser Enia maakt hiertegen bezwaar.

Eigendomsrecht: 4.8.4.  Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat Enia Nederland eigendomsrechten ter zake de stalenkaarten kan doen laten gelden. Enia Nederland heeft deze stalenkaarten aangekocht en is daarvan eigenaar geworden. Zij heeft vervolgens deze stalenkaarten uitgezet onder klanten. Feiten en of omstandigheden waaruit volgt dat Enia Nederland daarbij haar eigendomsrechten heeft prijsgegeven zijn niet aannemelijk geworden. Daarbij is mede van belang dat de stalenkaarten een aanmerkelijk financieel belang vertegenwoordigen en Enia Nederland er dus een belang bij heeft op grond van haar eigendomsrechten te waken voor oneigenlijk gebruik daarvan.

Merkenrecht: 4.8.7.  Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat van een merkenrechtelijke inbreuk wél sprake is. Door stalenkaarten met de merknaam en -logo “Enia” te beplakken met een sticker die wijst naar een concurrent van Enia Nederland, Vloer Totaal Concept, wordt gebruik gemaakt van die beschermde merknaam in de zin van artikel 2.20 BVIE. Het is voorts voldoende aannemelijk geworden dat, voor zover op de stalenkaarten nog het logo en/of het woordmerk van “Enia” blijft prijken, daardoor verwarring kan ontstaan. Zowel voor klanten (de directe klanten van Enia Nederland alsmede de consumenten die bij haar Tecsom- en Tapisomproducten kopen) zal het merk “Enia” eveneens worden geassocieerd met de waren van Cotap. Desso Group kan dan ook hier tegen optreden.

1019h Proceskosten:  4.9.2.  (…)  In het onderhavige geval hebben Desso Group c.s. de vordering ingesteld tegen drie gedaagden, waarvan slechts Cotap in het (grotendeels) ongelijk is gesteld. Dat brengt mee dat, nu niet anders is aangegeven door Desso Group c.s., het door hen gevorderde bedrag voor 1/3 deel is te relateren aan de procedure die is ingesteld tegen Cotap. Voorts berust de vordering op twee gronden, inbreuk op een eigendomsrecht (waarvoor het proceskostenregime van art. 1019h Rv niet geldt en dus de gebruikelijke tarieven dienen te worden gehanteerd) en inbreuk op een IE-recht (waarop artikel 1019h Rv wel van toepassing is). Nu Desso Group c.s. eveneens heeft nagelaten te stellen in hoeverre de werkzaamheden zijn te herleiden tot één van deze gronden, zal de voorzieningenrechter ervan uitgaan de werkzaamheden voor de ene helft zijn gerelateerd aan de inbreuk op een eigendomsrecht en voor de ander helft aan een inbreuk op het merkenrecht. Dat brengt mee dat Cotap ex artikel 1019h Rv veroordeelt dient te worden in 1/6 van het gevorderde bedrag, derhalve EUR 2.081,56.

Lees het vonnis hier. 

Gerechtshof Amsterdam, 25 januari 2011, zaaknr. 200.003.472/01, Brinkman Tuinbouw Techniek B.V. c.s. tegen Besseling & All Techniek B.V. (met dank aan Ragna Nommensen, Vriesendorp & Gaade).

Slaafse nabootsing. Kasdekreinigers. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (vzr. Rechtbank Amsterdam, 20 december 2007, IEF 5437, executiegeschil: vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 1 december 2008, IEF 7345). Voorshands geen slaafse nabootsing: nader onderzoek, waarvoor het kort geding zich niet leent, is nodig om vast stellen in hoeverre de constructie daadwerkelijk is ingegeven door technische overwegingen. Onrechtmatig handelen m.b.t. eerder samenwerkingsverband is niet aannemelijk gemaakt. Ook gebruik van foto’s wederpartij in eigen folder biedt onvoldoende grond voor toewijzing van de vorderingen.

Slaafse nabootsing: 3.7. Het hof acht het gemotiveerde verweer van Brinkman c.s. dat de - volgens hen ook reeds door andere ontwerpers c.q. constructeurs en producenten toegepaste - omgekeerde V-vorm van de borstels en de ophang(buizen)constructie is ingegeven door technische overwegingen (licht en laag) voorshands voldoende onderbouwd. Besseling heeft de stellingen van Brinkman c.s. betwist, maar voor het antwoord op de vraag of en in hoeverre de vorm hier los staat van en niet bepalend is voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product is nader onderzoek nodig, waarvoor het kort geding zich niet leent. Het hof acht de stellingen van Brinkman c.s. niet op voorhand onaannemelijk. De grieven 4 en 5 zijn derhalve gegrond.

3.8 Besseling heeft nog aangevoerd dat Brinkman c.s. niet alleen de vormgeving van het frame hebben overgenomen, maar ook andere elementen. Brinkman C.S. hebben steeds gewezen op het in hoge mate technisch, door functionele eisen bepaald zijn van de gekozen vormgeving. Daarnaast stellen zij dat hun kasdekreiniger aanzienlijke verschillen vertoont met die van Besseling en is er volgens hen geen sprake van verwarringsgevaar. Voor de vraag of Brinkman c.s., indien van de toelaatbaarheid van de omgekeerde V-vorm van het frame wordt uitgegaan, niettemin nodeloos verwarring stichten in de hiervoor onder 3.5 bedoelde zin geldt evenzeer dat nader onderzoek nodiq is.

3.9. Het hiervoor overwogene staat in de weg aan het treffen van een voorziening op de grondslag slaafse nabootsing.

Samenwerkingsverband/onrechtmatig handelen: 3.12. Tegenover het verweer van Brinkman c.s. heeft Besseling haar stellingen onvoldoende nader toegelicht. Voor zover Besseling wil betogen dat Brinkman c.s, reeds gelet op het samenwerkingsverband, de voorgenomen overname door Brinkman c.s. van Besseling en de bekendheid van Brinkman c.s. met de rechten van Besseling, geen op de kasdekreiniger van Besseling gelijkende kasdekreiniger op de markt mochten brengen, biedt de relatie tussen partijen en de voorgeschiedenis daarvan naar het voorlopig oordeel van het hof onvoldoende grond voor een dergelijke vergaande conclusie. (…)

3.14. Ook als het gebruik van foto's van de kasdekreiniger van Besseling op het promotiemateriaal van Brinkman c.s. (waarvan Brinkman C.S. overigens stellen dat dit op een vergissing berust) op zichzelf onrechtmatig moet worden geoordeeld, biedt deze constatering in het licht van hetgeen hiervoor naar aanleiding van de grieven 4 en 5 is overwogen onvoldoende grond voor toewijzing van de vorderingen van Besseling. (…)

 Lees het arrest hier.

Gerechtshof Amsterdam, 4 januari 2011, zaaknr. 200.042.049/01 KG, Just-Eat Benelux B.V. tegen Thuisbezorgd.nl B.V. (met dank aan Annelies van Zoest, GoversVanZoest)
 
Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Geen handelsnaamgebruik, wel onrechtmatig handelen. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank Amsterdam, 16 juli 2009, IEF 8069). Eiser thuisbezorgd.nl maakt bezwaar tegen de registratie van gedaagde Just-Eat en een Deense zustermaatschappij van een aantal domeinnamen die eindigen op thuisbezorgd.nl, zoals bijvoorbeeld www.amsterdam-thuisbezorgd.nl en www.sushi-thuisbezorgd.nl. Deze domeinnamen linken door naar www.just-eat.nl.

Het doorlinken i.c. ‘tendeert naar handelsnaamgebruik’, maar is uiteindelijk geen handelsnaamgebruik (bij het bepalen waarvan rekening moet worden gehouden met ‘de perceptie van het publiek’), omdat het logo van Just-Eat domineert op de middels de handelsnamen opgeroepen webpagina’s, waardoor ‘niet gezegd kan worden dat Just-Eat onder de domeinnamen op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer’ en het relevante publiek de domeinnamen niet zal opvatten als een aanduiding van de onderneming van Just-Eat.

Maar, de handelswijze van gedaagde m.b.t. tot de domeinnamen is wèl onrechtmatig, omdat het aannemelijk is dat het publiek in verwarring wordt gebracht:“Bij het normaal oplettende publiek kan immers de indruk ontstaan dat het van doen heeft met een onderdeel van (de onderneming van) Thuisbezorgd.nl dat meer specifieke mogelijkheden biedt met betrekking tot de steden en/of menukeuzes waarin zij bemiddelt. Mede gelet op de door Thuisbezorgd.nl aangevoerde en door Just- Eat niet weersproken bekendheid van de handelsnaam Thuisbezorg.nl zal het publiek doorgaans niet verwachten dat de door Just-Eat gebezigde domeinnamen naar een andere onderneming verwijzen dan naar Thuisbezorgd.nl. Veeleer dringt zich de indruk op dat Just-Eat doelbewust op de domeinnaam/handelsnaam van Thuisbezorgd-n1 gelijkende domeinnamen heeft geregistreerd om daarin mee op voor het publiek verwarringwekkende wijze te kunnen aanhaken bij het succes en de naamsbekendheid van Thuisbezorgd.nl.”

Overdracht domeinnamen strekt niet te ver, nu deze ‘een reële bedreiging vormen voor de commerciële functies van de handelsnaam/domeinnaam Thuisbezorgd.nl.’ Geen 1019h proceskostenveroordeling omdat de vorderingen worden toegewezen op grond van artikel 6:162 BW.

Handelsnaamgebruik: 3.6.1. Het hof stelt voorop dat voor beantwoording van de vraag of de domeinnamen van Just-Eat tevens als handelsnaam zijn aan te merken, bepalend is of, rekening houdend met de perceptie van het publiek, Just-Eat onder de benaming van de gebruikte domeinnamen via de daaronder gekoppelde websites op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer.

3.6.2. Uit de als producties overgelegde website pagina's is gebleken dat bij het intikken van de verschillende domeinnamen in eerste instantie een website met daarop het logo van Just-Eat en de onder 3.6 genoemde tekst (afhankelijk van de ingevoerde domeinnaam met corresponderende plaatsnaam of menu) verschijnt . Nu dit logo domineert kan voorshands niet gezegd worden dat Just-Eat onder de domeinnamen op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer. Ook het relevante publiek zal de domeinnamen niet opvat ten als een aanduiding van de onderneming van Just - Eat. Dit neemt niet weg dat de door Just-Eat gebruikte websites, gelet op de aangeboden diensten, de doorklikmogelijkheid en de reclame die Just-Eat met gebruik van het logo voor haar onderneming maakt, op zichzelf een bedrijfsmatig karakter toekomen. Voorts is mogelijk dat in de aankondiging "Binnenkort kunt u via deze website online eten bestellen en laten bezorgen" een aanwijzing gelezen kan worden dat eerdaags op deze website onder de desbetreffende domeinnaam diensten zullen worden aangeboden. d erge lijk gebruik tendeert naar handelsnaamgebruik maar is dat nog niet. Vooralsnog is ook onvoldoende duidelijk over de ontwikkeling van de website om in dit stadium reeds van dreigend handelsnaam gebruik te kunnen spreken. De incidentele grieven falen.

Onrechtmatig handelen: 3.7.2. Het hof neemt met de voorzieningenrechter tot uitgangspunt dat het profiteren van andermans product, inspanning, kennis of inzicht op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet indien dit nadeel toebrengt aan die ander. Waar het gaat om het profiteren van het onderscheidingsmiddel van een ander mag dit er niet toe leiden dat het publiek op onrechtmatige wij ze in verwarring wordt gebracht. Het hof neemt in aanmerking dat de door Just-Eat gebruikte domeinnamen, ondanks de toevoeging van een plaatsnaam of menu in combinatie met een koppelteken, niet meer dan in geringe mate afwijken van de handelsnaam (en de domeinnaam) van Thuisbezorgd.nl. Gelet op de gelijkenis tussen de handels- en domeinnaam van Thuisbezorgd.nl en de door Just-Eat gebruikte domeinnamen, de overeenkomende bedrijfsactiviteiten alsmede op de omstandigheid dat partijen beiden op het internet actief zijn, is het hof voorshands met de voorzieningenrechter van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat bij het publiek verwarring kan ontstaan. Bij het normaal oplettende publiek kan immers de indruk ontstaan dat het van doen heeft met een onderdeel van (de onderneming van) Thuisbezorgd.nl dat meer specifieke mogelijkheden biedt met betrekking tot de steden en/of menukeuzes waarin zij bemiddelt. Mede gelet op de door Thuisbezorgd.nl aangevoerde en door Just- Eat niet weersproken bekendheid van de handelsnaam Thuisbezorg.nl zal het publiek doorgaans niet verwachten dat de door Just-Eat gebezigde domeinnamen naar een andere onderneming verwijzen dan naar Thuisbezorgd.nl. Veeleer dringt zich de indruk op dat Just-Eat doelbewust op de domeinnaam/handelsnaam van Thuisbezorgd.nl gelijkende domeinnamen heeft geregistreerd om daarin mee op voor het publiek verwarringwekkende wijze te kunnen aanhaken bij het succes en de naamsbekendheid van Thuisbezorgd.nl. Het voorgaande brengt mee dat de wijze waarop Just-Eat de op de handelsnaam van Thuisbezorgd-n1 gelijkende domeinnamen gebruikt, naar het voorlopig oordeel van het hof, op onrechtmatige wijze tot verwarring leidt en daarmee de grenzen van eerlijke mededinging overschrijdt.

3.7.3. Just-Eat heeft nog naar voren gebracht dat zij een geldige reden heeft voor het gebruik van de naam thuisbezorgd.nl, althans de woord/lettercombinatie, omdat dit een beschrijvende en gangbare aanduiding is en zij deze nodig heeft voor het beschrijven van haar activiteiten. Het verweer van Just-Eat kan - gelet op de onder 3.7.2 beschreven verwarring en de wijze waarop deze door Just-Eat wordt veroorzaakt - niet leiden tot een ander oordeel. Daarbij komt dat de woord/lettercombinatie 'thuisbezorgd.nl niet in die mate beschrijvend is voor de activiteiten van Just-Eat dat hierin een rechtvaardiging voor het gebruik kan zijn gelegen.

Overdracht domeinnamen: 3.9. Met grief 4 stelt Just-Eat zich in principaal appel op het standpunt dat overdracht van de domeinnamen te ver strekt en niet noodzakelijk is. Het hof stelt voorop dat voldoende aannemelijk is geworden dat Just-Eat onrechtmatig tegenover Thuisbezorgd.nl heeft gehandeld. Thuisbezorgd.nl heeft aangevoerd dat Just-Eat zelf geen rechtens te respecteren belang heeft bij de domeinnamen en dat de domeinnamen een reële bedreiging vormen voor de commerciële functies van de handelsnaam/domeinnaam Thuisbezorgd.nl. Het hof acht in het licht hiervan toewijzizing van de vordering tot overdracht gerechtvaardigd. Dit leidt ertoe dat de grief faalt.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof Amsterdam, 14 december 2010, LJN BP7309 zaaknr. 200.051.728/01 KH, Ziggo B.V. tegen 123 Video B.V. (met dank aan John Allen & Rogier Stevens, NautaDutilh).

Auteursrecht. Vrijwaring. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Vzr. Rechtbank Amsterdam, 29 oktober 2009, IEF 8312). Een ‘uploader’ plaatst een aantal erotische video’s op user genereated video website 123video.nl. De auteursrechthebbende m.b.t. de video’s, Kim Holland Productions, dagvaardt Ziggo, betrekt de uploader in vrijwaring in de procedure en vordert i.c. afgifte van de NAW-gegevens van provider Ziggo. Het hof oordeelt dat 123 Video met het oog op de belangen van Ziggo onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er geen minder ingrijpende mogelijkheden bestonden om de NAW-gegevens te achterhalen.

Het hof stelt vast dat het in casu gaat om de vraag of Ziggo een buitencontractuele meldingsplicht m.b.t. NAW-gegevens heeft. Voor het kunnen aannemen van zo'n plicht is beslissend of Ziggo in de concrete omstandigheden van het geval onrechtmatig jegens 123Video handelt door de NAW-gegevens niet te verstrekken. Daarbij komt het aan op een nauwgezette afweging van alle betrokken belangen. Het hof weegt vervolgens de belangen van beide partijen af.

Enerzijds het belang van 123Video: het in vrijwaring kunnen oproepen van de gebruiker van het e-mailadres, anderzijds dat van Ziggo: de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnee, het gevaar van reputatieschade voor Ziggo zelf en het risico aansprakelijk te worden gesteld door abonnees.
 
Omdat 123 Video niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er geen minder ingrijpende mogelijkheden bestonden om de NAW-gegevens te achterhalen (ze had volgens het hof op grond van de met de gebruiker gevoerde e-mailcorrespondentie en de bij de inschrijving verkregen gegevens een deurwaarder kunnen inschakelen die in staat zou zijn geweest het juiste adres van de gebruiker te achterhalen) moeten de belangen van Ziggo bij het niet verstrekken van de NAW-gegevens prevaleren. Het door Ziggo verstrekken van de NAW-gegevens is niet noodzakelijk voor de behartiging van 123 Video's belang en Ziggo handelt derhalve niet in strijd met de in het maatschappelijk verkeer van haar te vergen zorgvuldigheid door te weigeren de NAW-gegevens aan 123 Video te verstrekken.
 
Lees het arrest hier, DomJur 2011-766, hier.

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 17 november 2010, KG ZA 10-891, DIGI-D tegen De Staat der Nederlanden c.s.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Wellicht nootwaardig vonnis. Eiser Digi-D (reclame, ontwerp- en webdiensten) maakt bezwaar tegen het gebruik door de Staat van de aanduidingen DigiD en Digi-d. Vorderingen afgewezen. Geen gebruik als handelsnaam door de Staat. Geen merkgebruik, nu de Staat de tekens ‘DigiD’ niet gebruikt “in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd.” Daadwerkelijke verwarring is onvoldoende om onrechtmatig handelen aan te nemen, "ook dan zal pas sprake zijn van onrechtmatig handelen als er bijkomende omstandigheden zijn die het veroorzaken van de verwarring verwijtbaar maken."

Handelsnaam: 4.3 (…) Van het drijven van een onderneming is alleen dan sprake indien het oogmerk om materieel voordeel te behalen aanwezig is (vergelijk H.R. 24-12-1976, LJN: AC5861). Het DigiD-systeem van de Staat is niet gericht op het behalen van materieel voordeel. Het gebruik van ‘DigiD’ is daarmee niet aan te merken als het gebruik van een handelsnaam.

4.4 [X]heeft met verwijzing naar onder meer H.R. 20 november 2009 (LJN BJ9431, Euro- Tyre / Eurotyre) aangevoerd dat de Staat voorts onrechtmatig handelt door een merknaam te gebruik die verwarring wekt met zijn oudere handelsnaam.

Merkgebruik: 4.5 Ook in dit verband wijst de Staat er terecht op dat hij het teken ‘DigiD’ weliswaar heeft doen inschrijven als merk maar dat geen sprake is van merkgebruik omdat hij het teken niet gebruikt om afzet te vinden voor waren of diensten in het economisch verkeer. Uit het arrest HvJEG 12 november 2002, zaak C-206/01 (LJN AK3864, Arsenal – Reed, r.o. 40) en HvJEG 25 januari 2007, zaak C-48/05 (LJN BA3332, Opel – Autec, r.o. 18) volgt dat slechts sprake is van merkgebruik indien de tekens ‘DigiD’ worden gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd. Naar voorlopig oordeel is daarvan geen sprake wanneer, zoals in het onderhavige geval, het teken in het kader van het uitvoeren van een overheidstaak wordt gebruikt ter aanduiding van een authenticatiesysteem waarmee burgers zich in hun communicatie met de overheid kunnen identificeren. Verwarring moet verwijtbaar zijn, alleen verwarring is onvoldoende grond voor onrechtmatigheid. Niet is gebleken dat het aanbod  van De Staat van €100.000,- ‘ter vergoeding voor maatregelen die een einde moeten maken aan de bestaande verwarring’ onvoldoende is.

Onrechtmatig handelen: 4.6 [X]stelt zich tot slot op het standpunt dat het verwarringwekkend gebruik van het teken ‘DigiD’ als jegens hem onrechtmatig moet worden aangemerkt, ook al is dat gebruik niet op te vatten als handelsnaam- of merkgebruik. Partijen zijn het erover eens dat uitsluitend de omstandigheid dat het teken verwarring kan veroorzaken het handelen van de Staat nog niet onrechtmatig maakt. Volgens [X] is echter sprake van bijkomende omstandigheden die tezamen het handelen onrechtmatig maken. In dit verband heeft hij er op gewezen dat er niet slechts gevaar voor verwarring bestaat, maar dat daadwerkelijk verwarring optreedt en dat de Staat in een aantal gevallen nog verder bijdraagt aan de verwarring door in publicaties de tekens ‘Digi-D’ te gebruiken in plaats van ‘DigiD’. Ook wijst hij in dit verband op verwatering van zijn handelsnaam door het gebruik van de tekens door de Staat.

4.7 Voor het onrechtmatig karakter van het handelen van de Staat wordt niet relevant geoordeeld dat niet slechts gevaar voor verwarring ontstaat, maar dat daadwerkelijk verwarring optreedt. Ook dan zal pas sprake zijn van onrechtmatig handelen als er bijkomende omstandigheden zijn die het veroorzaken van de verwarring verwijtbaar maken. Nu niet anders is gesteld is verder aan te nemen dat de vermelding ‘Digi-D’ in plaats van ‘Digid’ in sommige ambtelijke stukken bij vergissing plaatsvindt. Niet weersproken is dat de Staat na overleg met [X] maatregelen heeft genomen om de verwarring bij het publiek tegen te gaan en dat hij [X] een bedrag van € 100.000 heeft aangeboden als vergoeding voor maatregelen van [X] die een einde moeten maken aan de bestaande verwarring. [X] meent dat dit bedrag onvoldoende is, maar daarvan blijkt in deze procedure niet.

4.8 Voorshands worden gezien het voorgaande de door [X] gestelde bijkomende omstandigheden onvoldoende geoordeeld om aan te nemen dat sprake is van onrechtmatig handelen van de Staat. De vorderingen dienen te worden afgewezen met veroordeling van [X] in de proceskosten. (…)

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Middelburg, 17 maart 2010, LJN: BO3809, Microsoft Corporation tegen gedaagde

Auteursrecht. Merkenrecht. Echtheidscertificaten Microsoft (Certificate of Authenticity, COA). “het zonder toestemming van Microsoft verkopen van computers, waarop een besturingssysteem van Microsoft is geïnstalleerd, en waarop een COA-sticker is aangebracht, onder meelevering van een zelfgebrande kopie-DVD van het computerprogramma is onrechtmatig is. Aanhouding m.b.t. nadere toelichting op minnelijke regeling aangaande een gedeeltelijke schadevergoeding.

4.5. In de onderhavige zaak draait het in de kern om de vraag of het [gedaagde] geoorloofd was om computers te verkopen, waarop door hem het besturingssysteem van Microsoft was geïnstalleerd, en waarop door hem een COA-sticker was aangebracht, onder meelevering van een zelfgebrande kopie-DVD van het computer-programma, een en ander dus zonder meelevering van het origineel van het exemplaar van het computerprogramma, waarvan de COA-sticker de echtheid beoogt te garanderen.

(…)

4.7. De rechtbank neemt – nu [gedaagde] dat ook niet, althans onvoldoende, heeft betwist – als uitgangspunt dat COA’s zijn bedoeld om de echtheid van de geleverde software te garanderen en dat zij niet als een licentie zijn te beschouwen. Een COA wordt immers door of vanwege Microsoft steeds in combinatie met een handboek, de licentieovereenkomst en de software (al dan niet geïnstalleerd op een computer) in het verkeer gebracht en is niet bedoeld om los verhandeld te worden. In dat verband is ook van belang dat niet is gesteld of gebleken welk doel gediend zou worden met het verhandelen van losse COA’s, anders dan het faciliteren van de handel in illegale software. Met een COA wordt het immers mogelijk ongeautoriseerde kopieën of niet van Microsoft afkomstige software als van Microsoft afkomstig voor te wenden.

4.8. [gedaagde] stelt dat hij zich, vóórdat hij de COA-stickers bij CTC kocht, heeft geöriënteerd op de vraag of dat zo wel kon en dat hij toen ook contact heeft gehad met Microsoft. Nu hij echter niet heeft aangegeven tot welke conclusies hij in het kader van zijn oriëntatie is gekomen en evenmin wat hem in dat beweerdelijke contact met Microsoft met betrekking tot het gebruik van losse COA-stickers is gezegd, zal dat verweer als onvoldoende onderbouwd worden verworpen. In rechte moet het ervoor worden gehouden dat [gedaagde] in ieder geval geen officiële toestemming heeft verkregen van Microsoft voor het verveelvoudigen van de software van Microsoft (door deze op door hem te verkopen computers te installeren en door deze op DVD’s te branden) en voor het van een COA-sticker voorzien van die computers en/of DVD’s. Dat die COA’s daadwerkelijk van Microsoft afkomstig zijn geweest en dat [gedaagde] naar zijn zeggen daar een hoge prijs voor heeft betaald, doet aan een en ander niet af. Een COA is immers, zoals hiervoor overwogen, niet als een licentie aan te merken en evenmin is een COA bedoeld voor losse verkoop. Dat Microsoft niet gedetailleerd heeft uiteengezet hoe die COA’s in het verkeer terecht kunnen zijn gekomen, zoals [gedaagde] heeft aangevoerd, is dan ook voor de beoordeling van de onrechtmatigheid van het handelen van [gedaagde] niet relevant.

Voor zover [gedaagde] met zijn betoog dat de COA’s mogelijkerwijs op rechtmatige wijze binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gekomen, een beroep heeft willen doen op uitputting van het merkenrecht en/of het auteursrecht van Microsoft, slaagt dit verweer even. Van uitputting van het merkenrecht kan geen sprake zijn. Uitputting ziet immers op het in het verkeer brengen van een bepaald exemplaar en hier kan onder exemplaar uitsluitend worden begrepen een compleet softwarepakket, bestaande uit een COA, software, handleiding en licentieovereenkomst. Door slechts een onderdeel van zo’n exemplaar (zonder toestemming van Microsoft) verder te verspreiden, wordt inbreuk gemaakt op het merkenrecht van Microsoft, omdat sprake is van een gewijzigd exemplaar. Uitputting van de auteursrechten van Microsoft is evenmin aan de orde. Er is immers sprake van een nieuwe vorm van openbaarmaking. Daarvoor had [gedaagde] de toestemming van Microsoft nodig en die had hij niet.

4.9. De conclusie uit het vorenstaande luidt dat het zonder toestemming van Microsoft verkopen van computers, waarop een besturingssysteem van Microsoft is geïnstalleerd, en waarop een COA-sticker is aangebracht, onder meelevering van een zelfgebrande kopie-DVD van het computerprogramma (dus zonder meelevering van het origineel van het exemplaar van het computerprogramma, waarvan de COA de echtheid beoogt te garanderen) onrechtmatig is.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 15 november 2010, LJN: BO398, FTD B.V. tegen Eyeworks Film & TV Drama B.V. (met dank aan Dirk Visser, Klos Morel Vos & Schaap).

Auteursrecht. Hoger beroep in geruchtmakende usenet-zaak. Over openbaarmaken (ter beschikking stellen), faciliteren en feitelijke bemoeienis. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (vzr. Rechtbank ‘s-Gravenhage, 2 juni 2010, IEF 8878). FTD pleegt geen auteursrechtinbreuk en is evenmin een tussenpersoon als bedoeld in artikel 26d Aw. Wel handelt FTD onrechtmatig jegens Eyeworks nu zij het illegaal uploaden van de film 'Komt een vrouw bij de dokter' van Eyeworks stimuleert. Het downloaden uit illegale bron is naar Nederlands recht toegestaan, daarom kan geen onrechtmatig handelen van FTD worden gezien in het faciliteren van het downloaden van die film.' Geen 1019h proceskosten. Zie ook het in argumentatie overeenstemmende arrest van hof in de zaak ACI/Thuiskopie, eveneens van vandaag: IEF 9217.

Openbaarmaken: 3.6 Met behulp van de FTD-applicatie kunnen Usenet-gebruikers geuploade films vinden die zij zonder die applicatie niet, althans niet op eenvoudige wijze. hadden kunnen vinden, namelijk de films die onder een vreemde naam zijn gepost (zie rov. 2.6). (…) Met alleen de FTD-applicatie heeft het publiek nog niet de mogelijkheid om een op Usenet geuploade film te bekijken. (…) De vergelijking dringt zich op tussen deze situatie en de situatie die aan de orde was in de hiervoor aangehaalde beschikking van het HvJEG van 18 maart 2010, waar de hotelgast alleen nog maar de televisie hoefde in te schakelen en de zender te zoeken om de uitzending te kunnen bekijken. Tussen beide situaties bestaat echter het - doorslaggevende - verschil dat de genoemde software niet door FTD wordt verschaft en dat de hoteleigenaar met de installatie van het televisietoestel tevens de 'aan'-knop en de zenderzoekfunctie daarmee verschaft. De in rov. 3.1 vermelde stellingen (i) m (iv) van Eyeworks gaan dus niet op, terwijl haar aldaar vermelde stellingen (ii) en (iii) op zichzelf niet tot het oordeel leiden dat FTD de film ‘KEVBDD' [Komt Een Vrouw Bij De Dokter - IEF] openbaar maakt. Het in rov. 3.1 weergegeven verweer van FTD treft doel. Ook het beschikbaarstellingsrecht van Eyeworks wordt door FTD dus niet geschonden. In het midden kan nu blijven of de FTD-applicatie is te beschouwen als een 'fysieke faciliteit' als bedoeld in overweging 27 van de considerans op de ARl.

3.7 Noch in de ARl noch in de Aw komt het begrip 'mede-openbaarmaking' voor. Mogelijkerwijs zou deze figuur zijn af te leiden uit artikel 31 Aw in verbinding met artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) en artikel 6:162 BW, doch damoor zou dan, gelet op artikel 47 Sr, in ieder geval zijn vereist een nauwe en bewuste samenwerking tussen FTD en de andere mede-openbaarmaker(s). Hierover heeft Eyeworks evenwel niets gesteld. Haar in rov. 3 1 bij (v) weergegeven stelling stuit reeds hierop af.

3.8 De conclusie van het voorgaande is dat de op het openbaarmakingsrecht gestoelde vordering van Eyeworks niet toewijsbaar is. (…)

Onrechtmatige daad: 6.7 Het komt er op neer dat FTD structureel/stelselmatig en doelbewust een applicatie in bedrijf houdt waardoor een activiteit (te weten illegaal uploaden) wordt gestimuleerd die, naar zij weet of moet weten, inbreuk op het auteursrecht van Eyeworks oplevert en (ernstig) nadeel voor Eyeworks teweegbrengt, terwijl zij, FTD, zelf van die activiteit profijt trekt.

6.8 Het hof is voorshands van oordeel dat dit handelen niet in strijd komt met artikel 26d Aw. Om films te kunnen uploaden hebben de uploaders, ook als zij tevens spotters zijn, de FTD-applicatie niet nodig. Die applicatie maakt de handeling van het uploaden zelf ook niet makkelijker. Het is derhalve niet zo dat de uploaders voor het plegen van de auteursrechtinbreuk, die door het illegaal uploaden wordt gevormd, gebruik maken van de FTD-applicatie, zoals voor toepasselijkheid van artikel 26d Aw is vereist. Het louter stimuleren en profiteren van auteursrechtinbreuk valt buiten de reikwijdte van deze bepaling. In zoverre treffen de onder 6.1 genoemde verweren van FTD doel. Op de subsidiaire grondslag is de aan het uploaden gerelateerde vordering van Eyeworks dan ook niet toewijsbaar

6.9 Gezien het onder 6.7 overwogene heeft FTD wel gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die zij jegens Eyeworks in acht heeft te nemen. De meer subsidiaire vordering van Eyeworks, voorzover gebaseerd op het handelen van FTD als stimulator van het uploaden, is derhalve op de voet van artikel 6:162 BW toewijsbaar. Uit punt 58 CvA/CvE-rec blijkt dat Eyeworks met het door haar op de meer subsidiaire grondslag gevorderde voor ogen staat een verbod aan FTD om nog langer spots van 'KEWDD' aanwezig te hebben via haar FTD-applicatie. Het in het dictum uit te spreken gebod zal hierop worden toegespitst, en voorts op de FTD applicatie zoals deze in de rovv. 2.4 en 2.7 t/m 2.10 is omschreven. 

Lees het arrest, inmiddels ook op rechtspraak.nl, hier of hier (pdf).

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 13 oktober 2010,  LJN: BO1296, Ortho King Europe B.V. en [C] c.s. tegen [Y] & Voxel Works S.L.

Auteursrecht. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Stukgelopen samenwerking. m.b.t. software m.b.t. orthopedische producten. Geschil in hoofdzaak betreft de gestelde inbreuk op diverse ie-rechten, dit vonnis in incident ziet op de internationale bevoegdheid. De rechtbank dient per (onderdeel van elke) afzonderlijke vordering van eiseres te onderzoeken of zij bevoegd is van (dat onderdeel van) die vordering kennis te nemen.  De rechtbank verklaart zich grotendeels onbevoegd. Aanhouding i.v.m. onduidelijkheid over soort merk (BX of CTM).

5.10.  Voor zover de vordering is gebaseerd op het merkrecht op “Ortho King”geldt het volgende. Onduidelijk is of Ortho King c.s. zich baseren op een voor de Benelux gedeponeerd merk dan wel op een Gemeenschapsmerk. Voor zover het een Benelux-merk betreft is de rechtbank niet bevoegd gelet op het volgende. Ingevolge artikel 4.6. Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken, behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst, bepaald door de woonplaats van de gedaagde, of door de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. Gelet op het feit dat de vordering bestaat uit een zich onthouden van economisch gebruik (naar de rechtbank aanneemt: in de gehele EU) kan evenmin als met betrekking tot het non-concurrentiebeding een plaats van uitvoering worden bepaald, aangezien die verbintenis wordt gekarakteriseerd door een veelvoud van plaatsen waar zij is of moe(s)t worden uitgevoerd. Ortho King c.s. stellen dat omtrent de vervolgsamenwerking verschillende gesprekken zijn gevoerd in Nederland en Spanje, zodat niet valt vast te stellen waar de in het geding zijnde verbintenis is ontstaan. Derhalve kan de bevoegdheid met betrekking tot het door Ortho King c.s. gestelde merkrecht enkel worden bepaald door de woonplaats van gedaagde.

Voor zover de vordering is gebaseerd op een Gemeenschapsmerk is niet deze rechtbank, maar de rechtbank te ’s-Gravenhage bevoegd. Immers betreft het in dat geval een vordering terzake een vermeende inbreuk als bedoeld in artikel 92 van de verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (de Gemeenschapsmerkverordening). In artikel 3 van de uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk voor vorderingen als bedoeld in artikel 92 van de Gemeenschapsmerkverordening is de rechtbank ’s-Gravenhage aangewezen als uitsluitend bevoegde rechter in Nederland.

Voor zover de vordering is gebaseerd op de (Nederlandse) Handelsnaamwet geldt het volgende. De Handelsnaamwet kent geen bijzondere bevoegdheidsbepaling. Derhalve geldt de hoofdregel dat de gedaagde dient te worden opgeroepen voor de rechter van zijn woonplaats. Een en ander betekent dat de rechtbank ook ten aanzien van dit onderdeel van het onder 2. gevorderde niet bevoegd is daarvan kennis te nemen.

Het onder 3. gevorderde gebod iedere inbreuk op het auteursrecht van Ortho King c.s. op het fotomateriaal te staken.

5.11.  De (Nederlandse) Auteurswet is van toepassing op alle auteursrechtelijke werken die voor de eerste maal of binnen dertig dagen na de eerste uitgave in een ander land zijn uitgegeven in Nederland, alsmede op alle zodanige werken waarvan de maker Nederlander is. Ortho King c.s. stellen dat het gewraakte fotomateriaal is gemaakt door [C], zodat de Auteurswet op de vordering van toepassing is. De Auteurswet kent geen bijzondere bevoegdheidsbepaling met betrekking tot auteursrechtinbreuk. Dat betekent dat de hoofdregel van artikel 2 lid 1 EEX-Vo van toepassing is, zodat de rechtbank niet bevoegd is om van deze vordering kennis te nemen.

Conclusie

5.12.  De conclusie is dat deze rechtbank slechts bevoegd is kennis te nemen van de vordering tot verklaring voor recht dat [Y] c.s. onrechtmatig hebben gehandeld en van de vordering tot overdracht van stukken en dat de rechtbank onbevoegd is om van de overige vorderingen kennis te nemen.

5.13.  De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen opdat Ortho King c.s. zich uitlaten omtrent de vraag of Ortho King c.s. zich baseren op een voor de Benelux gedeponeerd merk dan wel op een Gemeenschapsmerk en (in het laatste geval) of zij wensen dat de vordering terzake het Gemeenschapsmerk wordt verwezen naar de rechtbank te ’s-Gravenhage. Tevens dienen Ortho King c.s. zich uit te laten omtrent de vraag of zij de vorderingen waarvan deze rechtbank kennis kan nemen door deze rechtbank behandeld willen zien dan wel of zij ervoor kiezen alle vorderingen in te trekken teneinde deze aan de Spaanse rechter voor te leggen.

Lees het vonnis hier.