Rechtspraak  

Rechtbank Amsterdam, 11 december 2008, LJN: BH3584, Projectfabriek.Com tegen De Projectenfabriek B.V.

Handelsnaamrecht. Eiseres Projectfabriek.com vordert staken van het voeren van de handelsnaam DeProjectfabriek van gedaagde en afgifte van geregistreerde domeinnamen.

Niet beschrijvend. Grote gelijkenis van de handelsnamen, voor twee ondernemingen die gericht zijn op (de communicatie over) vastgoed projecten, maakt voorshands aannemelijk dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen zal ontstaan. Het gebruik van een domeinnaam kan ook worden beschouwd als het “voeren van een handelsnaam” in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet. “Aan de omstandigheid dat personen zich dan daadwerkelijk vergissen in de ondernemingen, kan niet worden voorbijgegaan door te stellen dat zij beter hadden moeten opletten.”

4.3.  De Projectenfabriek B.V. heeft verder aangevoerd dat de handelsnaam PROJECTFABRIEK.COM beschrijvend is zonder onderscheidend vermogen. De handelsnaam is dan ook niet beschermd, aldus De Projectenfabriek B.V. Deze stelling houdt geen stand. De samenstelling van de neutrale woorden ‘project’ en ‘fabriek’ maakt niet aanstonds duidelijk wat precies wordt bedoeld en welke bedrijfsactiviteiten daaronder vallen. Dit leidt voorshands tot de conclusie dat de handelsnaam voor de activiteiten van eiseres niet beschrijvend is. Mede gelet op hetgeen onder 4.2 is overwogen, komt eiseres dan ook een beroep op de wettelijke bescherming van haar handelsnaam toe.

4.4.2.  Verder is voorshands niet uit te sluiten dat beide ondernemingen zich, in ieder geval deels, op hetzelfde publiek richten. (…)

4.4.3.  Uit de onder 2.8 en 2.9 opgenomen voorbeelden blijkt dat eiseres is gecontacteerd door personen die dachten met De Projectenfabriek B.V. te maken te hebben of te zullen krijgen. Het verweer van De Projectenfabriek B.V. dat hier geen sprake is van verwarring, maar van “stommiteiten”, gaat niet op. Door een handelsnaam te voeren die grote gelijkenis vertoont met een al door een andere onderneming gebruikte handelsnaam vergroot De Projectenfabriek B.V. aanzienlijk de kans op verwarring bij het gemiddelde publiek. Aan de omstandigheid dat personen zich dan daadwerkelijk vergissen in de ondernemingen, kan niet worden voorbijgegaan door te stellen dat zij beter hadden moeten opletten.

4.6.  De slotsom is dan ook dat voorshands voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de zienswijze van eiseres dat De Projectenfabriek B.V. inbreuk maakt op de door eiseres gevoerde handelsnaam PROJECTFABRIEK.COM zal volgen zodat haar vorderingen tot het staken van het voeren van de handelsnaam DeProjectfabriek en het overdragen van de voor die handelsnaam bestemde domeinnamen in kort geding toewijsbaar zijn.

4.9.  De Projectenfabriek B.V. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. eiseres heeft op grond van artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) een volledige vergoeding van de advocaatkosten, zijnde een bedrag van € 6.824,30, gevorderd. Deze kosten komen gelet op de aard van dit kort geding redelijk voor en zijn bovendien niet betwist door.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 27 januari 2009, zaaknr. 106.006.053/01, WE Netherlands B.V. tegen Hachette Filipacchi Presse S.A. (met dank aan Paul Steinhauser, SteinhauserVandenBrinkHeeziusRijsdijk)

Handelsnaamrecht. Hoger beroep in een geschil over de handelsnaam ELLE. Hachette, uitgever van het ‘damesmodetijdschrift’ Elle, heeft weliswaar niet het voornemen om zelf kledingwinkels in Nederland te gaan exploiteren, maar heeft een franchiseketen een licentie verleend om de naam Elle voor modewinkels te gebruiken. Partijen stellen over en weer de vraag aan de orde  in hoeverre het gebruik van de namen "WE" door  WE (het kledingmerk en de modewinkels) respectievelijk "Elle" door Hachette als gebruik als handelsnaam, dan wel slechts als merk en/of onderdeel van een handelsnaam kan worden gekwalificeerd.

Het Hof Amsterdam bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. (zie: IEF 2129, De specifieke schrijfwijze). Geen verwarring, geen verwatering.

“4.3. WE stelt zich op het standpunt dat het gebruik van de naam Elle voor kledingwinkels in Nederland leidt tot gevaar voor verwarring met haar onderneming en mitsdien op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet verboden is. Zij beroept zich in dit verband zowel op haar huidige gebruik van het persoonlijke voornaamwoord WE als handelsnaam als op de nawerking van de door haar in het verleden als handelsnaam gebruikte persoonlijke voornaamwoorden Hij, Zij en You. (…)

4.4. Het standpunt van WE dat het gebruik van een persoonlijk voornaamwoord als (handels)naam voor een modewinkel, ook als dit in een andere taal is, er reeds per definitie toe zal leiden dat het publiek de desbetreffende onderneming direct of indirect zal verwarren met de onderneming van WE kan niet als juist worden aanvaard. Daarmee zou immers een onevenredig groot en naar het oordeel van het hof niet realistisch gewicht aan de begripsmatige verwantschap van de benaming worden toegekend; Hachette voert terecht aan dat van het normaal oplettende publiek een dergelijke taalkundige exercitie/vertaalslag over het algemeen niet kan worden verwacht.

4.5. Niet aannemelijk is dat dit anders ligt waar het het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord in de franse taal "Elle" betreft. Voor zover al valt aan te nemen dat Elle door het relevante publiek in Nederland direct als voornaamwoord (en als vertaling van Zij) wordt herkend, speelt ook naar oordeel van het hof bij de beoordeling van een eventueel verwarringsgevaar een belangrijke rol dat Elle een bekende naam is met een duidelijke eigen identiteit/positie in de (dames)modewereld. Aangenomen moet worden dat als gevolg van de sedert jaren bestaande (grote) bekendheid van het damesmodetijdschrift, een damesmodewinkel Elle, ook door het publiek dat gevoelig is voor het gebruik van voornaamwoorden in de Nederlandse en Franse taal, in de eerste plaats zal worden geassocieerd met het modetijdschrift en niet met de onderneming WE noch met de in het verleden door WE als handelsnaam gevoerde Nederlandse en Engelse persoonlijke voornaamwoorden. Dat de bekendheid van Elle geen rol zou mogen spelen omdat die bekendheid betrekking heeft op het gebruik als merk terwijl dit gebruik vooral gerelateerd zou zijn aan het modetijdschrift en niet, althans niet in relevante mate, aan de verkoop van dameskleding, vermag het hof niet in te zien. Bij de beoordeling van de vraag welke gedachte het zien of horen van de naam Elle als naam van een damesmodewinkel bij het relevante publiek oproept is de voor de handliggende associatie met het bekende damesmodetijdschrift, en de door Hachette onder de naam Elle georganiseerde activiteiten en geboden diensten op het gebied van damesmode, een omstandigheid waarmee wel degelijk rekening moet worden gehouden. Gelet op die omstandigheid is ook naar het oordeel van het hof verwarringsgevaar met de onderneming van WE niet te duchten.

4.6 Ook het hof komt derhalve tot de slotsom dat het bestaan van een relevant verwarringsgevaar tussen de gevoerde namen WE en Elle niet valt aan te nemen. Nu WE ook niet te bewijzen aanbiedt dat een dergelijk gevaar in de praktijk wel te duchten is, strandt haar vordering voor zover deze op artikel 5 van de Handelsnaamwet is gebaseerd. In het midden kan blijven of WE een beroep toekomt op "nawerking" met betrekking tot door haar in het verleden gebruikte handelsnamen en of Hachette de naam Elle ook in Nederland reeds als handelsnaam gebruikte. Ook kan - als niet van beslissend belang - in midden blijven of het teken Elle door Hachette c.q. de betrokken franchisenemers bij de exploitatie van zogenoemde Elle brand stores feitelijk als handelsnaam wordt gebruikt dan wel als beeld/woord merk en/of als onderdeel van een handelsnaam.

4.7. WE heeft voorts aangevoerd dat het gebruik van Elle ter onderscheiding van kledingwinkels zal leiden tot verwatering van haar handelsnaam en afbreuk doet aan de reputatie van haar onderneming en mitsdien jegens haar onrechtmatig is. Dit betoog faalt reeds omdat - zonder nadere toelichting die ontbreekt - niet kan worden aangenomen dat tussen Elle en WE, ook indien deze beide namen worden gebruikt ter onderscheiding van (de exploitant van) damesmodewinkels, door het normaal oplettend publiek een zodanig verband wordt gelegd dat dergelijke effecten zullen optreden. In dit verband merkt het hof nog op dat de door WE gevraagde bescherming, ook voor zover deze op artikel 6:162 BW berust, gelet op hetgeen hiervoor omtrent het verwarringsgevaar is overwogen, te ver gaat. Daarbij heeft het hof mede in aanmerking genomen dat niet van een bewust aanleunen/ongerechtvaardigd voordeel trekken is gebleken, terwijl bovendien het standpunt van WE zou meebrengen dat WE op de voet van artikel 6:162 BW een bescherming wordt geboden die er in feite op neerkomt dat WE een monopolie op het gebruik van alle voornaamwoorden ter onderscheiding van (de exploitatie van) kledingwinkels heeft, hetgeen niet kan worden aanvaard. Het door Hachette bestreden standpunt van WE, ten slotte, dat door het gebruik van de naam Elle voor modewinkels afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van haar onderneming is door WE niet voldoende feitelijk onderbouwd noch te bewijzen aangeboden en is in het licht van de bekendheid en het eigen karakter van Elle, die naar Hachette onweersproken heeft gesteld ook in de Elle-modewinkels vorm krijgt (zie in dit verband productie 23 van Hachette), niet goed voorstelbaar.

Beslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Haarlem, 15 december 2008, LJN: BH0411, Gevelx B.V. tegen Gevelplus Ltd
 
Handelsnaamrecht. Eerst even voor jezelf lezen. “De handelsnaam Gevelx werd door eiseres gevoerd voordat gedaagde de handelsnamen Gevelplus en Gevel+ ging voeren. Beide ondernemingen zijn actief op het gebied van gevelbeplating en aan elkaar concurrerend. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter valt door het gebruik door gedaagde van de handelsnamen Gevelplus en Gevel+ verwarringsgevaar tussen de beide ondernemingen te duchten. Wel spoedeisend belang bij eiseres en geen sprake van rechtsverwerking door eiseres vanwege door gedaagde gesteld talmen van eiseres bij het ondernemen van actie tegen gedaagde. Volgt gebod tot het staken van de handelsnamen Gevelplus en Gevel+. “1019h proceskosten: €6.120,88.
 
Lees het vonnis hier.

Rechtbank Haarlem , 22 januari 2009, LJN: BH0678, Eiser h.o.d.n. NEWSXS tegen XSNews B.V.
 
Handelsnaamrecht. Geschil tussen aanbieders van usenetdiensten. Ouder handelsnaamrecht eiser kan niet aannemelijk worden gemaakt. Jonger merkrecht eiser biedt ook geen soelaas.1019h proceskosten:  €6.120,88.

“4.5 Gelet op de gemotiveerde betwisting door gedaagde XS News dat eiser oudere rechten heeft op zijn handelsnaam NewsXS, had het op de weg van eiser gelegen nader te onderbouwen dat de handelsnaam NewsXS door hem eerder werd gebruikt dan XS News haar naam in gebruik heeft. Eiser heeft weliswaar een inschrijving overgelegd van zijn onderneming in het handelsregister onder de naam NewsXS, maar daaruit kan niet worden geconcludeerd dat eiser die handelsnaam per die datum ook daadwerkelijk gebruikte in het handelsverkeer. (…) Daarnaast is het eerdere gebruik van een handelsnaam een zo essentiële voorwaarde voor het kunnen inroepen van de bescherming ex artikel 5 Hnw, dat ook reeds op die grond en los van het (te verwachten) verweer van XS News van eiser op zijn minst enige onderbouwing verwacht had mogen worden van het eerdere gebruik in het handelsverkeer van zijn handelsnaam. Nu deze onderbouwing ontbreekt, kan er vooralsnog niet van worden uitgegaan dat eiser oudere handelsnaamrechten bezit dan XS News. Eiser kan zich daarom niet beroepen op de bescherming van artikel 5 Hnw.

4.7.  Eeiser heeft zich ter bescherming van zijn handelsnaam voorts beroepen op voornoemd artikel 5a Hnw, omdat hij zijn handelsnaam NewsXS tevens als merk heeft gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau. Dit beroep slaagt echter evenmin. De rechthebbende op een oudere handelsnaam kan het gebruik ervan in zijn gevestigde bedrijfsdebiet niet worden verboden met een beroep op een jonger merkrecht."
 
Lees het vonnis hier.

Vier door de rechtbank uitgegeven publicaties van een afwijzingen van verzoeken in evenzovele ex parte procedures. Zeldzaam, omdat tot vandaag afwijzingen eigenlijk niet werden vrijgegeven. Duidelijk is nu wel dat de rechtbank “hoge eisen stelt aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod”.

1- Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 8 december 2008,  KG RK 08-2154, Go Fast Sports & Beverage Company.

(Zie IEF 7519)

2- Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 11 december 2008, KG RK 08-2195, Xerox Corporation.

Merkenrecht. Gestelde inbreukmakende parallelimport van XEROX.

“2.2. Het verzoek wordt afgewezen, omdat het niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen en gelet op de sommatiebrief van 15 juli 2008 in het bijzonder ten aanzien van de spoedeisendheid van de zaak.”

Lees de beschikking hier.

3- Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 9 december 2008, KG RK 08/2159, Janty S.P.A.

Modellenrecht. Auteursrecht Gestelde inbreuk op gemeenschapsmodelrecht en auteursrecht m.b.t. een electronische sigaret.

2.2. Het verzoek wordt afgewezen, omdat het niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het bestaan van en de inbreuk op de gestelde auteursrechten alsmede ten aanzien van de aannemelijkheid van de gestelde inbreuk op de Gemeenschapsmodelrechten.

Lees de beschikking hier.

4- Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking 19 december 2008, KG RK 08-2239, Kamer Van Koophandel Nederland

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Auteursrecht. Inbreuk Kantoor voor Klanten op IE-rechten KvK kan om diverse reden niet in dit ex parte bevel worden verboden.

“2.2. Het verzoek wordt afgewezen omdat het niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het gestelde recht en de gestelde inbreuk daarop en ten aanzien van de spoedeisendheid van de zaak. De voorzieningenrechter overweegt in dat verband dat de advocaat van verzoekster desgevraagd heeft aangegeven dat de in het verzoekschrift bedoelde websites op naam van gerekwestreerden sub 2 en 3 op dit moment niet langer actief zijn. Voor de toewijzing van een verbod als bedoeld in artikel 1019e Rv dient evenwel sprake te zijn van een actuele inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van verzoekster.

Ten aanzien van het handelen van gerekwestreerde sub 1 geldt dat verzoekster daarvoor reeds een ex parte verbod verleend heeft gekregen van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam. Dat aan dat verbod ten aanzien van gerekwestreerde sub 1 geen dwangsom is verbonden, rechtvaardigt geen nieuw ex parte verbod. Daarbij komt dat ook daar geldt dat niet is gebleken dat op dit moment nog steeds inbreuk wordt gemaakt. Een dreigende inbreuk op deze rechten is evenmin voldoende voor de toewijzing van een verbod.

 Het in het verzoekschrift beschreven handelen van gerekwestreerde sub 4, dient te worden aangemerkt als een onrechtmatige daad, hetwelk, gelet op artikel 1019 Rv, geen grondslag is voor een ex parte verbod in de zin van artikel 1019e Rv. Het telefonisch nog aangevoerde argument dat gerekwestreerde sub 4 de blanco facturen voorzien van een met het beeldmerk van verzoekster overeenstemmend teken bij e-mail van 11 november 2008 aan de drukker heeft gestuurd en deze instrueert over de lay out, kwalificeert ten hoogste als betrokkenheid bij inbreuk, hetgeen een onrechtmatige daad zou opleveren, hetgeen, zoals hiervoor reeds is overwogen, geen deugdelijke grondslag is voor een ex parte verbod. Gelet op het vorenstaande zal de voorziening worden geweigerd.

Lees de beschikking hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 22  januari 2009, KG ZA 08-2196 WT/RV, HPG Hugenholtz Project Holding B.V. c.s. tegen Holland Property Investments B.V. (met dank aan Carja Mastenbroek, DLA Piper).

Merkenrecht. Verbod op gebruik  van het teken HPG als (onderdeel van een) merk, handelsnaam, domeinnaam etc.

“4.3.2. De vraag is of het door Holland Property c.s. geregistreerde beeldmerk, 'HPG Holland Property Group' en het gebruik daarvan, inbreuk maakt op de merken van Hugenholtz c.s. Holland Property c.s. heeft betoogd dat in haar beeldmerk het onderdeel 'Holland Property Group' het dominerende bestanddeel is en dat de afkorting HPG in het wapenschild niet zal opvallen bij het publiek. De twee beeldmerken zijn daarom niet overeenstemmend, aldus Holland Property c.s. Dit verweer wordt niet gevolgd. De plaatsing van de afkorting HPG in de top van het wapenschild legt een bepaalde nadruk op dit onderdeel van het beeldmerk, zodat niet meteen kan worden geconcludeerd dat dit onderdeel van het beeldmerk ondergeschikt is aan de andere onderdelen. Bovendien wordt door de plaatsing van de afkorting HPG aan de linkerzijde van het beeldmerk de indruk gewekt dat de letters zelfstandige betekenis hebben. De kans dat het betrokken publiek de afkorting HPG in het beeldmerk van Holland Property c.s. associeert met Hugenholtz c.s. is dan ook aanwezig. Daardoor is voldoende aannemelijk dat dat publiek een verband zal leggen tussen het beeldmerk van Holland Property c.s. en de merken, en daardoor geïdentificeerde diensten, van Hugenholtz c.s. Op grond van artikel 2.20 lid 1 onder b Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom kan Hugenholtz C.S. het gebruik van HPG als onderdeel van een merk van Holland Property c.s. dan ook verbieden. Voorshands is voldoende aannemelijk dat de bodemrechter een vordering daartoe zal toewijzen.

4.4. De volgende vraag is of ook het gebruik van de termen 'Holland Property Group' en 'HPG Holland Property Group' in strijd is met de handelsnaamrechten van Hugenholtz C.S. Onbetwist is dat beide ondernemingen zich bezighouden met vastgoedprojecten in Nederland. Daarnaast is niet uit te sluiten dat zij zich, in ieder geval deels, op hetzelfde publiek richten. De handelsnaam 'Holland Property Group' en de domeinnaam 'hollandpropertygroup.nl' zijn als zodanig niet in strijd met de door Hugenholtz C.S. gevoerde handelsnamen. De kans op verwarring bij het publiek is niet aannemelijk omdat de gevoerde handelsnaam 'Holland Property Group', en de daarvoor gebruikte domeinnaam, te zeer verschillen van de door Hugenholtz c.s. gehanteerde handelsnaam. De door Holland Property c.s. gevoerde handelsnaam en/of de door haar gebruikte domeinnaam bevatten evenmin een door Hugenholtz C.S. gedeponeerd merk. Voorshands is daarom niet aannemelijk dat de bodemrechter de vordering tot een verbod op het gebruik van de bedoelde handelsnaam en domeinnaam zal toewijzen, zodat deze vordering in kort geding evenmin toewijsbaar is.

4.5. Dit is anders voor het gebruik door Holland Property C.S. van de afkorting HPG ter aanduiding van haar activiteiten en/of ondernemingen. Allereerst is dit in strijd met het merkenrecht van Hugenholtz C.S. die (oneigenlijk) gebruik van zijn geregistreerd merk niet hoeft te dulden. Daarnaast is voldoende aannemelijk dat Hugenholtz C.S. de afkorting HPG al sinds lange tijd heeft gevoerd als handelsnaam van dochterondernemingen en ook heeft gebruikt ter onderscheiding van door haar aangeboden diensten. Als Holland Property c.s. dezelfde afkorting voert in een handelsnaam, of anderszins gebruikt ter aanduiding van haar activiteiten, is de kans aanwezig dat dit bij het publiek zal leiden tot verwarring tussen de ondernemingen van Holland Property C.S. en Hugenholtz c.s. Bovendien is op grond van artikel 5a Handelsnaamwet het gebruikmaken van het door Hugenholtz C.S. geregistreerde merk HPG in de handelsnaam van Holland Property C.S. verboden. Het gebruik van een domeinnaam kan ook worden beschouwd als het "voeren van een handelsnaam" in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet. Het voorgaande geldt dus ook met betrekking tot het gebruik van HPG in een domeinnaam geregistreerd door of namens Hugenholtz C.S. Voorshands is voldoende aannemelijk dat de bodemrechter dit onderdeel van de vordering, het gebruik van de afkorting HPG te staken, zal toewijzen. Dit is kort geding dan ook toewijsbaar, waarbij, gelet op hetgeen onder 4.3.2 is overwogen, mede wordt inbegrepen het gebruik van de letters 'HPG' in het beeldmerk van Holland Property c.s.

4.5.1. Hugenholtz c.s. heeft nog gesteld dat het gebruik van de handelsnaam 'Holland Property Group' onvermijdelijk zal leiden tot toepassing van de afkorting HPG voor activiteiten en/of ondernemingen van Holland Property C.S. Dit geeft echter onvoldoende grond om de handelsnaam 'Holland Property Group' als zodanig te verbieden, het is immers aan Holland Property c.s. om het gebruik van de afkorting 'HPG' te vermijden.

4.6. Het onderdeel van de vorderingen van Hugenholtz C.S. om ook het gebruik van met HPG overeenstemmende tekens te staken is te algemeen om toegewezen te kunnen worden”

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 januari 2009, HD 103.006.061, Sport Direct Holding B.V. c.s tegen Sports Direct International B.V. (dank aan Remco van Leeuwen, Van Doorne).

Handelsnaamrecht. Hoger beroep van vzr. Rechtbank Breda, 18 december 2007 (IEF 5342), waarin werd geoordeeld dat 'Sport Direct' noch als merk, noch als handelsnaam gemonopoliseerd kan worden.”. Het Hof Den Bosch is het daar niet mee eens en vernietigt het vonnis waarvan beroep op handelsnaamrechtelijke gronden. 1019h proceskosten (eerste aanleg en hoger beroep): €40.710,-.

“De voorzieningenrechter heeft deze maatstaf niet toegepast, maar heeft bij zijn oordeel omtrent deze handelsnaamrechtelijke grondslag de merkenrechtspraak van het Hof van Justitie van de EG tot uitgangspunt genomen en het daarin verwoorde algemene belang tot vrijhouding van beschrijvende aanduidingen. Handelsnamen daarentegen mogen, zoals gezegd, nu juist wel beschrijvend zijn en ontberen dan niet zonder meer bescherming.”

“4.5.2. Niettemin mag een handelsnaam niet de taal monopoliseren, zodat in een handelsnaam voorkomende beschrijvende aanduidingen in beginsel ook door anderen kunnen worden gevoerd. Daarbij moet echter worden bezien of de handelsnaam, in zijn geheel, geen verwarring wekt. Toegespitst op de onderhavige casus dient de vraag te worden beantwoord of de handelsnamen Sport Direct en SportDirect.com enerzijds en SPORTSDIRECT.com anderzijds, in hun geheel beschouwd, zo'n grote gelijkenis vertonen dat verwarringsgevaar is te duchten.

4.5.3. Het hof beantwoordt die vraag bevestigend. Hoewel aan SDI kan worden toegegeven dat de term "sport" in het onderhavige geval als beschrijvende term kan worden gezien en dat dat, als het gaat om rechtstreekse verkoop aan consumenten, mogelijk ook voor de term "direct” geldt, is voor de beoordeling van de vordering op deze grondslag doorslaggevend of van het gebruik van de combinatie van deze twee temen als handelsnamen verwarringsgevaar is te duchten. De voorzieningenrechter heeft deze maatstaf niet toegepast, maar heeft bij zijn oordeel omtrent deze handelsnaamrechtelijke grondslag de merkenrechtspraak van het Hof van Justitie van de EG tot uitgangspunt genomen en het daarin verwoorde algemene belang tot vrijhouding van beschrijvende aanduidingen. Handelsnamen daarentegen mogen, zoals gezegd, nu juist wel beschrijvend zijn en ontberen dan niet zonder meer bescherming.

4.5.4. Tussen partijen staat vast dat zij de enige twee ondernemingen zijn in Nederland, die de woorden "sport” en "direct" gecombineerd als handelsnaam gebruiken voor  soortgelijke activiteiten en dat zij - mede via internet - door heel Nederland actief zijn. Op de letter "s' na 'sportn na, zijn de gebruikte namen en de gebruikte combinatie identiek. Voor het op normale wijze oplettend en onderscheidend publiek kan dit verwarrend zijn. Anders gezegd: er is sprake van verwarringsgevaar. SDI heeft nog aangevoerd dat een enkel incident waarbij van verwarring is gebleken niet zonder meer verwarringsgevaar oplevert. Dat is juist, maar of verwarring is opgetreden is niet doorslaggevend. zoals gezegd is bepalend of verwarring is te duchten. En dat is in casu naar het oordeel van het hof het geval.

4.5.5. Veronderstellenderwijs aannemende dat de woorden "sport” en 'direct" louter beschrijvende temen zijn, zou aan het aannemen van handelsnaamrechtelijke bescherming in de weg staan een monopolisering door SD van die temen in die zin dat een andere onderneming daardoor ongerechtvaardigd wordt belemmerd in het kunnen gebruiken van een handelsnaam die bij haar bedrijfsactiviteiten past. Van een zodanige monopolisering is echter geen sprake. Het staat SDI immers vrij om een handelsnaam te kiezen waarin het woord “sport’ voorkomt. SDI mag evenzeer kiezen voor een handelsnaam waarin de term "direct" is verwerkt. Echter het gebruik van beide termen gelijktijdig op de onderhavige wijze, waardoor haar handelsnaam vrijwel identiek is aan de handelsnaam van SD, is aan SDL niet toegestaan. Hierdoor wordt SDI niet in voldoende relevante mate beperkt in haar mogelijkheden om een passende handelsnaam te kiezen. Dit blijkt reeds uit het feit dat enkel partijen bedoelde combinatie van temen gebruiken voor hun bedrijfsactiviteiten terwijl er in Nederland vele ondernemingen met andere namen zijn die sportartikelen al dan niet via internet verkopen. 

(…) 4.7. Voorzover SD haar vordering baseert op deze (merkenrechtelijke) grondslag behoeft deze grondslag geen bespreking nu de vordering reeds op de hiervoor aangegeven grondslag toewijsbaar is.”

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Rotterdam, 30 december 2008, LJN: BG8588, vennootschap onder firma La Vita tegen La Vita Mode B.V

Handelsnaamrecht. Even kort: Wel en geen verwarringsgevaar in relatie tot plaats van vestiging (Brielle - Maassluis & Maassluis - Maassluis).”

4.4. La Vita en La Vita Mode: 4.4.2. Nu het kenmerkend woord in de handelsnaam ‘La Vita Mode’ La Vita is, is er op dit punt naar voorlopig oordeel verwarring tussen de handelsnamen La Vita Mode en La Vita te duchten. Evenwel is overigens het navolgende van belang. De mate waarin de naam La Vita onderscheidend vermogen heeft, kan - gezien de talrijke varianten waarin deze naam voorkomt - niet als heel bijzonder sterk gekwalificeerd worden. Daarnaast zijn de ondernemingen gevestigd in twee steden die weliswaar hemelsbreed niet ver uit elkaar liggen, maar die - gelet op de (natuurlijke) scheidslijn door de Nieuwe Waterweg - onderling lastig (per veerboot dan wel via de omweg van de Beneluxtunnel) te bereiken zijn. De aard van de ondernemingen (detailhandel in een niet exclusieve markt) brengt met zich dat zij een lokaal verzorgingsgebied hebben. Niet aannemelijk is geworden dat het winkelend publiek uit Brielle in zijn algemeenheid veelvuldig gaat winkelen in Maassluis en vice versa (hetgeen ook blijkt uit de door La Vita overgelegde klantengegevens).

De voorzieningenrechter acht naar voorlopig oordeel op basis van het voorgaande geen verwarringsgevaar tussen de ondernemingen te Brielle en Maasluis te duchten.

4.5 La Vita Fashion en La Vita Mode: 4.5.1. Een vergelijking van de handelsnamen La Vita Fashion en La Vita Mode, die beide gevoerd worden in Maassluis en derhalve in hetzelfde verzorgingsgebied, leidt tot de conclusie dat de naam La Vita Fashion in onvoldoende mate afwijkt van de naam La Vita Mode.
Die conclusie volgt uit het gegeven dat in de naam La Vita Fashion eveneens het kenmerkende woord La Vita voorkomt aangevuld met het beschrijvende element Fashion (het Engelse woord voor mode). Dit in ogenschouw nemende in combinatie met het gegeven dat partijen opereren in elkaars zeer nabije omgeving (na onweersproken is gesteld: op 50 meter afstand) in het centrum van Maassluis, alwaar zij zich bedienen van hetzelfde winkelende publiek, brengt naar voorlopig oordeel met zich mee dat verwarringsgevaar bij het publiek kan ontstaan. Dit is overigens ook niet door La Vita gemotiveerd betwist.

4.5.2 Nu La Vita Mode als eerste de handelsnaam in Maasluis voerde kan zij rechtens aanspraak maken op de bescherming van haar naam voor haar activiteiten in Maassluis.

4.7. (…) Aan de hand van deze indicatietarieven acht de voorzieningenrechter een vergoeding van € 6.000,= (excl. BTW) voor onderhavig eenvoudig kort geding en voornoemd verzoekschrift, te ver-meerderen met de verschotten, passend en geboden.”

Les het vonnis hier. 

Vzr. Rechtbank Haarlem , 22 december 2008, LJN: BG8038, gevoegde zaken: Gemeente Haarlemmermeer tegen Gedaagde  en Gemeente Haarlemmermeer tegen Baan Kleef Aan B.V (voor ie-rechters: vonnis op rechtspraak.nl mèt plaatje).

Kort dubbelvonnis. Handelsnaamrecht. Vordering uit vaststellingsovereenkomst van de gemeente tot overdracht domeinnaam, staken van het gebruik van handelsnaam, en doorhaling van het bij het Benelux-Bureau van de Intellectuele Eigendom geregistreerde merk.
 
De gemeente heeft in 2005, tezamen met verschillende partijen, een werkgelegenheidsconcept ontwikkeld onder de naam Baan Kleef Aan. In 2007 heeft zij geconstateerd dat het logo, het concept en de naam van Baan Kleef Aan werd gebruikt door gedaagde BKA. Later is het de gemeente gebleken dat BKA het logo als beeldmerk heeft laten registreren bij het BBIE en dat op naam van de (indirect) bestuurder van BKA, de domeinnaam www.baankleefaan.nl is geregistreerd. De gemeente heeft hiertegen bezwaar gemaakt en partijen zijn vervolgens in een minnelijke regeling o.a. overeengekomen dat BKA het gebruik van de naam Baan Kleef Aan per uiterlijk 1 oktober 2008 staken en voor altijd gestaakt zou houden, de merkregistratie zou worden doorgehaald en domeinnaam overgedragen. In het onderhavige kort geding vordert de gemeente nakoming van de overeenkomst.

Inmiddels is de domeinnaam overgedragen. De overige vorderingen, staking en doorhaling, worden toegewezen door de voorzieningenrechter, nu BKA haar stelling dat zij de naam Baan Kleef Aan inmiddels niet meer gebruikt, en haar naam heeft gewijzigd in BKA Project en de merkregistratie heeft doorgehaald op geen enkele wijze heeft onderbouwd en heeft erkend dat op de website www.baankleefaan.nl haar bedrijfsomschrijving en de naam en het logo Baan Kleef Aan nog steeds zichtbaar zijn. 1019h proceskosten twee zaken: nihil en €5.954,00. De voorzieningenrechter wijst de vordering om BKA te veroordelen in de nakosten af, nu in artikel 237 lid 4 Rv voor het verhaal van deze kosten een bijzondere procedure is voorgeschreven.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Haarlem, 17 december 2008, KG ZA 08-650, Fine Wine Merchants B.V. h.o.d.n. Wijndomein tegen Albert Heijn (met dank aan Dirk Straathof, Brinkhof).

Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad. Fine Wine Merchants (FWM), exploitant van de internet-wijnwinkel Wijndomein, maakt bezwaar tegen gebruik door Albert Heijn (AH) van de naam AH Wijndomein voor internet wijnverkoop. Los van de vraag of AH Wijndomein als handelsnaam dient te worden aangemerkt en los van de vraag of de handelsnaam Wijndomein voldoende onderscheidend vermogen heeft, kan van inbreuk geen sprake zijn omdat van verwarringsgevaar onvoldoende is gebleken.

De toevoeging van de zeer bekende merk- en handelsnaam "AH" in de naam "AH Wijndomein", maakt deze naam juist sterk onderscheidend van de naam "Wijndomein". Daarmee is het voor het gemiddelde publiek onmiddellijk duidelijk dat de naam en onderneming behoren tot AH en niet tot FWM. 1019h- proceskosten €9.875,64.

“4.6. Het betoog van FWM slaagt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet. Veleer is er sprake van, zoals door Albert Heijn terecht naar voren is gebracht, dat de toevoeging AH in de naam AH Wijndomein die naam juist sterk onderscheidend maakt van de reeds door FWM gevoerde naam Wijndomein. AH is immers - en zo is door FWM ook niet betwist - in Nederland een zeer bekend merk en handelsnaam. Door toevoeging van de merknaam AH aan het woord Wijndomein, is voor het gemiddelde publiek daarmee onmiddellijk duidelijk dat de naam en de onderneming behoren tot Albert Heijn en dus niet een onderneming is van FWM. Dat effect wordt bovendien versterkt door het sterk onderscheidende AH-logo In het logo van AH Wijndomein, zodat ook zichtbaar is dat het gaat om Wijndomein van Albert Heijn.

Daarnaast presenteert AH Wijndomein zich hoofdzakelijk op internet, geheel in de bekende huisstijl van Albert Heijn, met op elke pagina duidelijk zichtbaar de in dit verband veelzeggende slogan Her nieuwe AH Wijndomein. Gewoon bij AH. Ook in de door AH Wijndomein gebruikte domeinnamen ahwijndomein.ah.nl en ah.nl/wijndomein Komt duidelijk de onderscheidende  naam AH naar voren, net als in het door FWM ter zitting getoonde (papieren) promotiemateriaal en de antwoordkaart van AH Wijndomein. Aan de andere kant zullen bezoekers van de website van FWM niet snel de internet wijnwinkel Wijndomein verwarren met die van AH Wijndomein, nu reeds door het uiterlijk van het logo en de website direct zichtbaar is dat het niet gaat om de internet webwinkel van Albert Heijn.”

4.9 (…) Zij heeft weliswaar gesteld dat er klanten zijn die vragen of Wijndomein is overgenomen door Albert Heijn, maar dat is onvoldoende voor de conclusie dat Wijndomein wordt verward met AH Wijndomein. Voor zover deze stelling van FWM als juist kan worden aangenomen, zijn deze klanten zich er immers kennelijk wel van bewust dat AH Wijndomein van Albert Heijn is en zullen bij een bezoek van de website van Wijndomein van FWM reeds door de uiterlijke vormgeving kunnen constateren dat die internet wijnwinkel geen onderneming van Albert Heijn betreft.

Lees het vonnis hier.