Vormmerk  

HvJ EU 19 juni 2012, zaak C-307/10 (The Chartered Institute of Patent Attorneys, IP Translator) - persbericht

Prejudiciële vragen gesteld door High Court of Justice England & Wales, Verenigd Koninkrijk.

In navolging van IEF 10583 (Concl. AG IP Translator). Merkenrecht, duidelijkheid en nauwkeurigheid.

Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat zij oplegt dat de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen.

Richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staat aan het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie bedoeld in artikel 1 van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van merken, die door de diplomatieke conferentie van Nice is aangenomen op 15 juni 1957, laatstelijk herzien te Genève op 13 mei 1977 en gewijzigd op 28 september 1979, voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is.

De aanvrager van een nationaal merk die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruikmaakt van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de in artikel 1 van deze Overeenkomst van Nice bedoelde classificatie, moet nader toelichten of zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van deze waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld.

Vragen:

Is het in de context van [merkenrechtRichtlijn]:
- noodzakelijk dat de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft, met enige mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid worden omschreven, en zo ja, met welke mate;
- toelaatbaar dat gebruik wordt gemaakt van de algemene bewoordingen van de hoofdklassen van de internationale classificatie van de waren en diensten volgens de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 (zoals periodiek herzien en gewijzigd) ter omschrijving van de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft;
- noodzakelijk of toelaatbaar dat een dergelijk gebruik van de algemene bewoordingen van de hoofdklassen van de voornoemde internationale classificatie van waren en diensten wordt uitgelegd volgens mededeling nr. 4/03 van de President van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt van 16 juni 2003 (PB BHIM 2003, blz. 1647)?

Op andere blogs:
AOMB (Koerswijziging in classificaties)
DeBrauwBlackstoneWestbroek (use of class headings in trademark registration is a risk)
Dirkzwagerieit (Hof van Justitie: waren en diensten van merk moeten duidelijk en nauwkeurig worden omschreven)
DPMA (Hinweis auf die unveränderte Praxis des DPMA nach der Entscheidung des EuGH vom 19. Juni 2012, C-307/10 - IP Translator)
IE-Forum (IP-Translator arrest: stap in goede richting of gemiste kans?)
Hogan Lovells (Specifications in Community Trademark Applications – IP TRANSLATOR and Further Consequences )
IE-Forum (BBIE verduidelijkt toepassing na HvJ EU IP Translator)
IE-Forum (BMM reactie aan BMM IP Translator)
IPKat (IP TRANSLATOR: a sun-drenched perspective)
IPKat (Classes, clarity and confusion: the legacy of IP Translator)
IPKat (Why not everyone is happy to tick the box)
IPKat (IP TRANSLATOR One Year On: Quo Vadis?)
KSNH (CJEU ‘Class Headings’ Case C-307/10 ‘IP TRANSLATOR’ – Final Judgement Is Out)
KSNH (Brand Owner’s Association Opposes OHIM’s Interpretation of IP TRANSLATOR judgement (CJEU C-307/10))
Marques (Stop press: IP Translator decision)
Marques (MARQUES speaks out on IP Translator)
Nederlandsch Octrooibureau (De IP TRANSLATOR zaak: grote veranderingen in de wijze van merkbescherming)
OHIM (press release)
Zacco (Change in Practice for Community Trademarks covering class headings)

Schriftelijke opmerkingen door de Europese Commissie in zaak C-2/12 (Trianon Productie B.V. tegen Revillon Chocolatier Spa) 2 april 2012, D2722.

Ingezonden door Wouter Pors, Bird & Bird LLP.

In navolging van IEF 10714 (HR prejudiciële vragen: Staafje chocola in wijnrankvorm). Merkenrecht. Vormmerk. Hoewel de zaak geschikt is (medegedeeld tijdens de MMA-lunch van 1 juni 2012), had de Europese Commissie al wel een standpunt ingenomen.

In het licht van het vorenstaande, heeft de Commissie de eer Uw Hof voor te stellen als volgt op de voorliggende prejudiciële vragen te antwoorden.

1. Artikel 3, lid 1, aanhef en sub e, derde gedachtestreepje Richtlijn 89/104/EEG moet zo worden uitgelegd, dat de vermoedelijke motivatie of perceptie van het in aanmerking komende publiek niet beslissend is bij de beantwoording van de vraag of een vorm wezenlijk waarde aan de betrokken waar geeft, maar hooguit een nuttig beoordelingselement kan zijn in het kader van een beoordeling op objectieve grondslag.

2. Artikel 3, lid 1, aanhef en sub e, derde gedachtestreepje Richtlijn 89/104/EEG moet zo worden uitgelegd, dat deze bepaling toepassing vindt waar de waarde van de vorm zelfstandig en inherent ten minste voor een aanzienlijk deel commerciële waarde geeft aan de betrokken waar, waarbij niet is uitgesloten dat in voorkomend geval andere kenmerken ook, en mogelijk een belangrijke, waarde geven aan deze waar.

Interessante overwegingen:

24. Met deze advocaten-generaal is de Commissie van mening dat deze bepaling aldus dient voor het maken van een onderscheid van rechten beschermd onder het merkenrecht en andersoortige bescherming van intellectuele eigendomsrechten, tegen de achtergrond van de doelstellingen de verlening van een eeuwigdurend exclusief recht te voorkomen waar dat niet geëigend is omdat dit de industriële ontwikkeling te veel zou belemmeren. Hieruit volgt dat deze nietigheidsgrond niet te restrictief moet worden uitgelegd. Bovendien vindt de Commissie hierin een bevestiging dat aan dit criterium primair toepassing moet worden gegeven op objectieve grondslag - en niet, of in elk geval niet hoofdzakelijk, op basis van de perceptie van het in aanmerking komende publiek. De functie van het maken van onderscheid op die wijze beter gewaarborgd.

 

31. De zienswijze dat de hier bedoelde ratio en hoofdregel uit Lego Juris in beginsel eveneens toepasbaar zijn op de nietigheidsgrond genoemd na het derde gedachtestreepje van punt e wordt eveneens gedeeld door het Gerecht. Dit blijkt uit het arrest in de zaak Bang & Olufsen, waar het Gerecht deze ratio en regel zonder voorbehoud overnam en toepaste op de ook in het onderhavige geval aan de orde zijnde weigeringsgrond inzake de vorm die een wezenlijke waarde geeft aan de waar.

HvJ EU 24 mei 2012, zaak C-98/11 P (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli tegen OHIM) - persbericht

Hogere voorziening ná IEF 9296. Merkenrecht. Vormmerk. Weigering van een vormmerk op een chocoladehaas met rood halsbandje, vanwege het ontbreken van een onderscheidend vermogen. Inburgering in de gehele Unie is niet aangetoond.

Middelen: Een chocolade haas is een typische vorm voor het paasfeest, echter dat stond geenszins vast en is met een omstandig betoog betwist. Uit een klein aantal (drie) waren die eveneens in goudkleurige folie gewikkeld zijn, kan men geen 'gangbare praktijk' afleiden. Het Gerecht EU geeft, door te concluderen dat het merk onderscheidend vermogen door gebruik moet hebben verkregen in de volledige Unie, om twee redenen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

Ten eerste: In de 15 lidstaten waar het betrokken merk uit zichzelf onderscheidend vermogen bezit, moet dan ook niet worden verlangd dat het onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik in het economisch verkeer. Ten tweede: Bij de beoordeling van de vraag of een merk voor inschrijving in aanmerking komt, alsook bij de toetsing van het onderscheidend vermogen, dient de Europese Unie als één gemeenschappelijke eenheidsmarkt te worden beschouwd. Wanneer voor het merendeel het teken onderscheidend vermogen heeft, dient dit bescherming in de gehele EU.

Het Hof van Justitie EU concludeert: De vorm van een chocolade haas met een rood lint kan niet worden ingeschreven als gemeenschapsmerk.

In het vandaag uitgesproken arrest oordeelt het Hof dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te concluderen dat het BHIM de inschrijving van dit merk terecht had geweigerd.

Het Hof herinnert eraan dat het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld ten aanzien van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het relevante publiek. Het Hof overweegt dienaangaande dat het Gerecht deze criteria correct heeft vastgesteld en toegepast, door zowel de in de sector gebruikelijke praktijken als de perceptie van het product door de gemiddelde consument te onderzoeken. Wat de verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik van het aangevraagde merk betreft, bevestigt het Hof de geldigheid van de redenering van het Gerecht, voor zover dit heeft geoordeeld dat Lindt niet het bewijs heeft geleverd dat onderscheidend vermogen was verkregen door het gebruik op het volledige grondgebied van de Unie.

Op andere blogs:
IPKat (Day of Judgment for Chocolate Bunnies)
Marques (Lindt chocolate bunny shape correctly ruled unregistrable, says court)
Outlaw (Chocolate rabbits with red ribbon wrapping not Community trade mark protectable, ECJ rules)

Gerechtshof Arnhem 24 april 2012, LJN BW3655, zaaknr. 200.092.177 (FrieslandCampina tegen De Natuurhoeve)

Uitspraak ingezonden door Maarten Haak, Hoogenraad & Haak advocaten.

In't kort: Vervolg op het vonnis van 6 juli 2011, zie IEF 9895. Ook in hoger beroep zijn de vorderingen van FrieslandCampina (vormmerk, slaafse nabootsing) afgewezen. De consument die deze vorm in de winkel aantreft zal dus in de eerste plaats aan pudding denken, al dient zij tot verpakking. Hij zal de vorm associëren met de aard van de waar.

Aard van de waar
4.7. Afgezien van de voorstelling van dieren (een vis of beer) bestaat de puddingvorm vanouds uit taps toelopende ronde verticale ribbels (bogen). Dat geldt zelfs voor de door FrieslandCampina c.s. getoonde boogvormige (rijst-)puddingen van AH en La Laitière. Als regel representeert deze traditionele vorm de waar pudding, terwijl het begrip pudding veelal geassocieerd wordt met deze vorm. Het hof merkt hierbij op dat pudding zoals die door partijen op de markt wordt gebracht zich onderscheid van andere kant en klare nagerechten op zuivelbasis, doordat die andere nagerechten veelal uit een bak worden geschept of gegoten zodat de verpakkingen daarvan glad zijn, terwijl een pudding bedoeld is omgekeerd en uitgestort te worden en dan zonder hulpmiddelen kan blijven `staan`.

Bij uit te scheppen producten is een ribbelvorm hinderlijk en verdient een gladde vorm de voorkeur; bij uit te storten puddingen is een gladde vorm niet noodzakelijk en bevordert de ribbelvorm juist het rechtstandig uitstorten van de pudding. De consument die deze vorm, al dient zij tot verpakking, in de winkel aantreft zal dus in de eerste plaats aan pudding denken; hij zal de vorm associëren met de aard van de waar. Als gevolg hiervan komt aan de specifieke vorm van de gecombineerde beeld- en vormmerken van FrieslandCampina c.s., die naar het oordeel van het hof niet significant afwijkt van de traditionele puddingvorm, mede in het licht van artikel 2.1 lid 2 BVIE niet of nauwelijks onderscheidend vermogen toe. Veelzeggend in dit verband dat de vragenlijst behorend bij het marktonderzoek door Metrix Lab opent met de inleiding: "U hebt zojuist een foto van een puddingverpakking gezien."

4.10 Tegen het oordeel dat geen sprake is van directe of indirecte verwarring dan wel associatie hebben FrieslandCampina c.s. grief 5 gericht.
Het hof onderschrijft echter het hiervoor geciteerde oordeel van de voorzieningenrechter. Aannemelijk is dat de respondenten de hen integraal dan wel na verwijdering van de beeldmerken getoonde verpakkingen van AH, Lidl en C1000 (de afbeeldingen onder 3.4) dan wel van het droomdessert op basis van de vraagsteling onder 8 in de eerste plaats op basis van de bogen en de door de verpakking heen zichtbare geelachtige inhoud associëren met kant-en-klare pudding, aan welk product zij dan de langjarige marktleider van dergelijke puddingproducten in Nederland Mona koppelen. Daarmee is echter nog geenszins aannemelijk geworden dat bij de respondenten of het publiek verwarring kan ontstaan door een overeenstemming met de beide gedeponeerde merken onder 3.2 (dus niet beperkt tot de driedimensionele bestanddelen ervan).
Grief 5 faalt daarom.

4.11 Met de voorzieningenrechter oordeelt het hof evenmin aannemelijk dat indirecte verwarring kan ontstaan. De verpakkingen zoals gedeponeerd en ingeschreven door FrieslandCampina c.s. en de door De Natuurhoeve op de markt gebracht verpakkingen bieden immers uiteenlopende totaalindrukken.
De grieven 2 en 3 mislukken.

Lees het arrest hier (zaaknr. 200.092.177 en LJN BW3655).

Op andere blogs:
Merkwaardigheden (Nagerecht naar gerecht):

Het Hof Arnhem heeft specifiek nog gevraagd waarom FrieslandCampina niet sec de vorm heeft geregistreerd en het antwoord was dat het Benelux Bureau het merk zou weigeren wegens afwezigheid van inburgering in België en Luxemburg. FrieslandCampina erkent volgens het arrest de afwezigheid maar is het niet eens met de weigeringsgrond (ons inziens het ontbreken van onderscheidend vermogen).

Vonnis van de ondervoorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel (als stakingsrechter) 5 december 2011, A.C. 10.479/2010 (franstalig, Lego Juris A/S tegen TKS SA )

Met samenvatting van Dieter Delarue, Allen & Overy LLP.

Merkenrecht. Vormmerken. Oneerlijke handelspraktijk. Lego Juris A/S (Lego) maakt en verdeelt de welbekende bouwblokken. TKS SA (TKS) is de onderneming achter de horlogecollectie "ICE-Watch". Lego verwijt TKS (i) merkinbreuken en (ii) oneerlijke handelspraktijken door het gebruik van het verpakkings- en presentatiemateriaal waarvan hiernaast enkele voorbeelden worden afgebeeld. De merken waarop Lego zich beroept zijn de volgende 3D-Gemeenschapsmerken met respectievelijke inschrijvingsnummers 4938635 en 7453657:
   
Lego vraagt de rechter om TKS te verbieden om nog verder het bewuste verpakkings- en presentatiemateriaal (en andere op de ingeroepen merken gelijkende tekens) te gebruiken, evenals om TKS te verplichten de tussen te komen beslissing te publiceren in een aantal tijdschriften. TKS vraagt de rechter:

• in hoofdorde: de procedure op te schorten in toepassing van artikel 104 §1 van Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (de "Verordening");

• in ondergeschikte orde: de vordering van Lego ongegrond te verklaren;
• in nog meer ondergeschikte orde: het Hof van Justitie van de Europese Unie twee prejudiciële vragen te stellen in functie van de interpretatie van de artikelen 7 en 9 van de Verordening.

TKS vraagt de rechter bij tegenvordering om de door Lego ingeroepen merken nietig te verklaren in zoverre ze werden ingeschreven ter onderscheiding van een aantal producten uit de klassen 14, 16, 20 en 21.

Inhoudsopgave
1. Vraag van TKS om de procedure op te schorten.
2. Vraag van TKS om de ingeroepen merken nietig te verklaren
3. De beweerde merkinbreuk
4. De beweerde oneerlijke handelspraktijken
5. Besluit

Oordeel van de rechtbank
1. Met betrekking tot de vraag van TKS om de procedure op te schorten
TKS vraagt de stakingsrechter om de procedure op te schorten in toepassing van artikel 104 §1 van de Verordening.

Het bekomen van een technisch resultaat voor bepaalde waren brengt niet noodzakelijk het bekomen van een technisch resultaat voor alle waren met zich mee. De beoordeling moet afzonderlijk, waar per waar, gemaakt worden. In voorkomend geval heeft geen enkele van de waren waarvoor de tekens zijn ingeschreven eigenschappen gelijkaardig aan deze van speelgoedblokken. Geen enkele van deze waren is erop gericht om aan elkaar vastgeklikt of vastgemaakt te worden. Voor bijvoorbeeld verpakkingen is dit vanuit logistiek en praktisch oogpunt zelfs onwenselijk, nu het des te moeilijker is om een product uit de middenste van opeengestapelde en aan elkaar vastgemaakte verpakkingen te halen. Ook wat de meubelen betreft heeft de vorm in kwestie een louter decoratief en onderscheidend (en geen functioneel) karakter.

Voor de bouwblokken is het door de vorm beoogde technisch resultaat de mogelijkheid om de blokken onder invloed van een lichte kracht opeen te stapelen en aan elkaar vast te maken. Voor de waren uit de klassen 14, 16, 20 en 21 bestaat dit technisch resultaat niet. Voor deze waren bestaat de mogelijkheid zelfs niet om ze aan elkaar vast te maken. De verpakkingen in kwestie kunnen niet in elkaar haken, en hetzelfde geldt voor alle andere waren waarvan sprake. Geen van deze waren heeft ooit, om ze normaal te kunnen gebruiken en te commercialiseren, nood gehad aan twee in een rechthoek geplaatste ronde knoppen.

Een teken bestaat uitsluitend uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken wanneer alle essentiële kenmerken van de vorm beantwoorden aan deze doelstelling. Als de vorm belangrijke ornamentele of decoratieve elementen bevat, dan is dit niet het geval. De aanwezigheid van ronde knoppen bovenaan het rechthoekig vlak is bij de waren uit de klassen 14, 16, 20 en 21, in tegenstelling tot wat het geval is bij bouwblokken, louter ornamenteel of decoratief.

De vierde voorwaarde die moet worden vervuld om artikel 7, §1, e), ii) van de Verordening toe te kunnen passen is dat de vorm noodzakelijk is om het beoogde technisch resultaat te bekomen. Opnieuw in tegenstelling tot wat het geval is bij speelgoedblokken, is het evident dat verpakkingsdozen, uurwerken, presentatiemeubelen en ander decoratiemateriaal niet voorbestemd zijn om in elkaar te haken of aan elkaar vastgemaakt te worden.

Gerecht EU 14 december 2011, zaak T-237/10 (Louis Vuitton Malletier SA / OHIM - Friis Group International)

Gemeenschapsmerk. Vormmerk. Nietigheidsprocedure inzake het onderscheidend karakter van het merk dat een weergave van een sluitmechanisme is. Voor een gedeelte van de aangegeven waren is het teken niet onderscheidend (r.o. 82). Van inburgering in een ´substantial part of the European Union´ is geen sprake, zodat van inburgering geen sprake is.

79      Although it is possible that a locking device identical or similar to that of the contested mark might be adapted for use on the goods mentioned in paragraph 75 above, the fact remains that such a device departs significantly from the norms and customs of the sector and, consequently and contrary to what the Board of Appeal found in paragraphs 52 and 53 of the contested decision, possesses the minimum degree of distinctive character required to justify the registration of the contested mark in respect of those goods.

82      It is apparent from all of the foregoing considerations that the first plea must be partially upheld and the contested decision annulled in so far as it declared the contested mark invalid in respect of ‘Jewellery, including rings, keyrings, buckles and earrings, cuff links, bracelets, trinkets, brooches, necklaces, ties pins, ornaments, medallions; horological and chronometric instruments and apparatus, including watches, watchcases, alarm clocks; nutcrackers in precious metals, their alloys or coated therewith, candlesticks in precious metals, their alloys or coated therewith’ in Class 14 and ‘leather and imitations of leather’ and ‘umbrellas’ in Class 18. The remainder of the first plea must be dismissed.

99      It follows that the absence of distinctive character of a mark (be it a word, figurative or three-dimensional mark) on the territory of a single Member State is sufficient to justify that that mark be refused registration or declared invalid if it has been registered, unless Article 7(3) or Article 52(2) of Regulation No 207/2009 applies. The application of those two provisions presupposes the production of evidence of distinctive character acquired through the use of that mark in the part of the European Union where it was devoid ab intitio of any such character, namely in the Member State concerned.

100    The unitary character of the Community trade mark, to which the applicant refers, does not cast doubt on that finding but, on the contrary, confirms it, since it is apparent therefrom that, in order to be accepted for registration, a sign must possess distinctive character, inherent or acquired through use, throughout the European Union (υγεία, paragraph 98 above, paragraph 40). It would be paradoxical to accept, on the one hand, pursuant to Article 3(1)(b) of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (OJ 2008 L 299, p. 25), that a Member State has to refuse to register as a national mark a sign that is devoid of any distinctive character in its territory and, on the other, that that same Member State has to respect a Community trade mark relating to that sign for the sole reason that it has acquired distinctive character in the territory of another Member State (see, by analogy, υγεία, paragraph 98 above, paragraph 53).

101    It is apparent from all of the foregoing considerations that, since it found, in paragraph 73 of the contested decision, that the applicant had not adduced evidence of the acquisition by the contested mark of distinctive character on account of the use which had been made of it in a number of Member States, the Board of Appeal did not infringe either Article 7(3) or Article 52(2) of Regulation No 207/2009 when it declared it invalid for the goods mentioned in paragraph 83 above.

Op andere blogs:
Nederlandsch Octrooibureau (Sluiting als merk)

HR 14 oktober 2011, 10/02367 (conclusie PG Verkade, Trianon Productie BV tegen Revillon Chocolatier)

Met dank aan Wouter Pors, Bird & Bird LLP.

In navolging van IEF 8516 (Hof) en IEF 6081 (Rb). Vormmerk. en de wezenlijke waarde van de waar.

Het gaat in deze zaak voornamelijk om de (on)geldigheid van een vorrnmerk van Revillon (staafje chocola in wijnrankvorm). Gestreden wordt over het al dan niet onderscheidend ver mogen van deze vorm, en over de vraag of de vorm al dan niet een wezenlijke waarde aan de waar geeft, zodat deze ingevolge art. 2.1 (2) BVIE van merkbescherming uitgesloten zou zijn. Op dit punt wordt geconcludeerd tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU. Ten slotte speelt nog de vraag of het hof rekening heeft gehouden met de kwade trouw die is vereist bij het toewijzen van een vordering tot winstafdracht.

Verkade concludeert tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU:

3.71. De door het cassatiemiddel (en het verweer daartegen) opgeroepen kwesties zouden kunnen leiden tot de volgende aan het HvJ EU voor te leggen prejudiciële vragen.
1. Dienen de woorden ‘een wezenlijke waarde’ in de context van ‘een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ in de zin van art. 3(1)(e)(iii) MRl, uitgelegd te worden in die zin dat zij gerelateerd zijn aan het motief of de motieven voor de aankoopbeslissing?
2. Is van ‘een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ in de zin van art. 3 (1)(e)(iii) MRl
(a) slechts sprake indien die vorm beschouwd wordt als de meest wezenlijke (of voornaamste, of overwegende) waarde (in vergelijking tot andere waarden, zoals — bij voedingswaren — smaak en substantie), of

(b) kan een vorm als waarde ook wezenlijk geoordeeld worden, naast aanwezigheid van andere, eveneens als wezenlijk (voornaam) te beoordelen waarden (zoals smaak en substantie)?
3. (a) Is voor de beantwoording van vraag 2 beslissend de (volgens de rechter aanwezig geachte) opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek?, of
(b) kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek, dat een vorm als waarde ook wezenlijk (voornaam) geoordeeld worden, naast aanwezigheid van andere, eveneens als wezenlijk (voornaam) te beoordelen waarden, volstaat om deze als ‘we zenlijk’ in de zin van voormelde Richtlijnbepaling te kwalificeren?
4. Indien het antwoord of vraag 3 luidt in de onder (b) bedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek gesteld te worden (bijv.: ‘een niet te ver waarlozen deel’ of ‘een aanzienlijk deel’, of een nog andere eis)? 

Rechtbank 's-Gravenhage 2 november 2011, HA ZA 10-954 (Playboy Enterprises International Inc. tegen Toy Trade c.s.)

Merkenrecht. Beeldmerk, vormmerken. Bekende merken. Slaafse nabootsing. 

Playboy is een multimediaal entertainmentbedrijf dat onder meer het magazine “Playboy Magazine” op de markt brengt en televisiemaatschappijen en een website exploiteert. Playboy verleent daarnaast ten aanzien van haar merkrechten licenties aan licentienemers die onder de desbetreffende merken verschillende consumentenproducten op de markt brengen. Dit heeft zij ook gedaan inzake Sierkussen. Toy Trade c.s. handelen in Nederland en EU in speelgoed, waaronder kussen (zie afbeeldingen steeds rechts).

"Feitelijk stemmen de Playboy-merken en het Toy Trade-kussen slechts overeen daar waar zij in het algemeen verwijzen naar een konijnenkop en in de door partijen gekozen, sterk gestileerde vorm van weergeven van een konijnenkop (door partijen ook wel nihilistisch of minimalistisch genoemd)". Beeldmerken, vormmerken en slaafse nabootsing afgewezen. Proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv ad € 29.337,49 (niet bestreden). 

4.14. Feitelijk stemmen de Playboy-merken en het Toy Trade-kussen slechts overeen daar waar zij in het algemeen verwijzen naar een konijnenkop en in de door partijen gekozen, sterk gestileerde vorm van weergeven van een konijnenkop (door partijen ook wel nihilistisch of minimalistisch genoemd). De verschillen tussen de beeldmerken van Playboy en het Toy Trade-kussen – zoals hiervoor vastgesteld – zijn ondanks overeenkomsten in de onderwerp- en stijlkeuze dusdanig wezenlijk, groot en opvallend, dat niet kan worden vastgesteld dat de beeldmerken van Playboy op het Toy Trade-kussen zijn aangebracht. Ook wanneer in aanmerking wordt genomen dat de beeldmerken (zeer) bekend zijn, kan niet worden vastgesteld dat de vormkenmerken van die merken in zodanige mate terugkomen in het Toy Trade-kussen dat moet worden geconcludeerd dat sprake is van gebruik van deze merken. Daarmee liggen wat de beeldmerken betreft de vorderingen gegrond op artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c BVIE en artikel 9 lid 1 sub a, b, c GMVo voor afwijzing gereed.

Bekend merk 4.3. De rechtbank oordeelt dat de door Playboy ter onderbouwing van haar standpunt overgelegde stukken duidelijk maken dat het woordmerk “Playboy” en Playboy’s merken bestaande uit het logo van de konijnenkop met halsband en strik reeds geruime tijd grote bekendheid hebben verworven, ook in de Europese Unie en de Benelux. Dat de overgelegde stukken niet in alle gevallen alleen betrekking hebben op de bekendheid en het gebruik van het merk bestaande uit het enkele logo van de konijnenkop met halsband en strik, maar daarbij ook het woordmerk “Playboy” een rol speelt, doet aan de bekendheid van de merken bestaande uit de konijnenkop met strik niet af. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie (HvJ EG 7 juli 2005, C-353/03, IEPT20050707, Have a break) volgt dat een merk ook onderscheidend vermogen kan verkrijgen door gebruik als deel van een ander merk. Gelet daarop, moet worden aangenomen dat onzelfstandig gebruik van een merk dat van huis uit al wel onderscheidend vermogen heeft, zoals het merk bestaande uit het logo van de konijnenkop met strik, in de gegeven omstandigheden des te eerder moet kunnen worden opgevat als merkgebruik dat het onderscheidend vermogen en daarmee de bekendheid van dit merk doet toenemen.

4.4. Dat het vormmerk van Playboy (afgebeeld onder 2.2 onder c) bekendheid bezit, kan de rechtbank echter niet vaststellen. Playboy heeft geen concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan volgen dat dit vormmerk (zeer) bekend is als aanduiding voor de waren en diensten van Playboy. In de door Playboy overgelegde producties wordt – voor zover de rechtbank op grond van de stellingen van Playboy heeft kunnen vaststellen – slechts gewezen op de door de licentienemer van Playboy op de markt gebrachte sierkussens (afgebeeld hiervoor onder 2.3) waarvan enkele zouden zijn terug te voeren op het vormmerk. Van een ander gebruik van het vormmerk wordt door Playboy geen melding gemaakt. 4.5. Het voorgaande leidt ertoe dat de rechtbank tot uitgangspunt neemt dat de beeldmerken van Playboy afgebeeld onder 2.2 onder a, b en d tot en met h (zeer) bekend zijn en dat haar vormmerk afgebeeld onder 2.2 onder c niet in relevante mate bekend is.

Vormmerk 4.16. Vergelijking van het vormmerk van Playboy met het Toy Trade-kussen leidt dan ook tot de vaststelling dat de verschillen tussen het vormmerk van Playboy en het Toy Trade-kussen – ondanks overeenkomsten in de onderwerp- en stijlkeuze – dusdanig wezenlijk, groot en opvallend zijn, dat niet kan worden vastgesteld dat het vormmerk van Playboy op het Toy Trade-kussen is aangebracht noch dat het Toy Trade-kussen met het vormmerk overeenstemt. Daarmee liggen ook wat het vormmerk betreft, de vorderingen gegrond op artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c BVIE en artikel 9 lid 1 sub a, b, c GMVo voor afwijzing gereed.

Slaafse nabootsing 4.20. Voor zover in het kussen van Playboy kenmerken van de Playboy-merken zijn aan te wijzen, springen bij de vergelijking van dit kussen met dat van Toy Trade c.s. dezelfde verschillen in het oog die ook al bij vergelijking van de Playboy-merken met het Toy Tradekussen opvielen. Er zijn onvoldoende punten van overeenstemming tussen het onder licentie van Playboy op de markt gebrachte kussen en het Toy Trade-kussen, althans de verschillen zijn zodanig wezenlijk en in het oogspringend dat de rechtbank van oordeel is dat met het Toy Trade-kussen geen sprake is van het onvoldoende afstand houden ten aanzien van het onder licentie van Playboy op de markt gebrachte kussen. De (gedeeltelijke) overeenstemming in de keuze van gebruikte kleuren doet niets af aan de verschillen en kan daarmee niet leiden tot het oordeel dat er onvoldoende afstand is gehouden. De conclusie is dat Toy Trade c.s. niet tekort zijn geschoten in hun verplichting om met betrekking tot het Toy Trade-kussen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van haar product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide kussens gevaar voor verwarring ontstaat.

Proceskosten 4.21. Playboy zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Toy Trade c.s. vorderen in dit verband onder verwijzing naar artikel 1019h Rv en overlegging van een kostenspecificatie een bedrag van in totaal € 29.337,49 (aan advocaatkosten en griffierecht). Het genoemde bedrag en de gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad zijn niet door Playboy bestreden, zodat de rechtbank beide zal toewijzen.

HvJ EU 20 oktober 2011, gevoegde zaken C-344/10 P C-345/10 P (Freixenet SA tegen OHIM)

In navolging van IEF 2698 (GvEA)

Merkenrecht. Vormmerk. Hogere voorzieningen. Aanvragen tot inschrijving van gemeenschapsmerken die een witte gematteerde fles en een zwarte gematteerde fles afbeelden. Weigering van inschrijving vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen. Zowel Gerecht EU als Kamer van Beroep OHIM hebben blijk gegeven van een onjuist rechtsopvatting dat "de verschijningsvorm niet de functie van merk vervult, maar het etiket wel" en geen verder onderzoek te doen naar significante afwijking van de norm waardoor onderscheidend vermogen kan worden vastgesteld, immers geen enkele fles wordt verkocht zonder etiket. HvJ EU vernietig beslissingen van Gerecht EU en OHIM en doet zelf de zaak af.

In citaten:

50 In plaats van na te gaan of de aangevraagde merken op significante wijze afweken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, heeft het Gerecht zich er immers toe beperkt om in algemene termen vast te stellen in respectievelijk de punten 79 et 78 van de arresten T‑109/08 en T‑110/08 dat, aangezien geen enkele fles zonder etiket of vergelijkbare vermelding wordt verkocht, enkel dit woordelement het mogelijk maakt om de herkomst van de betrokken mousserende wijn vast te stellen, zodat de kleur en de mattering van het glas van de fles voor de mousserende wijn niet „als merk konden functioneren” wat het relevante publiek betreft, wanneer zij niet in combinatie met een woordelement werden gebruikt.

54 Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, tweede volzin, van het Statuut van het Hof van Justitie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht zelf de zaak afdoen wanneer deze in staat van wijzen is. Dit is in de onderhavige zaak het geval.

55 De vorderingen die Freixenet bij het Gerecht heeft ingesteld, strekkende tot vernietiging van de litigieuze beslissingen en gesteund op schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, moeten worden toegewezen om de redenen die in de punten 45 tot en met 52 van het onderhavige arrest zijn uiteengezet. De kamer van beroep van het BHIM heeft immers blijk gegeven van dezelfde onjuiste rechtsopvatting als het Gerecht door in respectievelijk de punten 34 en 37 en 31 en 34 van de beslissingen van 30 oktober en van 20 november 2007 te oordelen dat „de verschijningsvorm niet de functie van merk vervult, maar het etiket wel”, en door niet te onderzoeken of de aangevraagde merken niet zodanig significant afweken van de norm of van wat gangbaar was in de sector dat zij onderscheidend vermogen bezaten.

56 In die omstandigheden moeten de litigieuze beslissingen worden vernietigd, zonder dat de overige middelen die door Freixenet in het kader van haar beroepen bij het Gerecht zijn aangevoerd behoeven te worden onderzocht.

Gerecht EU 6 oktober 2011, zaak T-508/08 (Bang & Olufsen A/S tegen OHIM/Blok) - persbericht

Merkenrecht. Vormmerk. Uit't perscommunique: Bang & Olufsen kan niet haar potloodvormige luidsprekers als gemeenschapsmerk registreren, registratie is niet mogelijk omdat merk slechts bestaat uit de vorm van de luidspreker, die wezenlijke waarde van de waar: eerste Europese arrest van het Gerecht over de wezenlijke waarde.

Curia: Gemeenschapsmerk – Gedeeltelijke vernietiging van beslissing R 497/2005-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 10 september 2008 houdende gedeeltelijke verwerping van het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker waarbij de inschrijving van een driedimensionaal merk dat een luidspreker weergeeft is geweigerd voor waren van de klassen 9 en 20

74 De vorm waarvoor de inschrijving is aangevraagd, getuigt namelijk van een zeer bijzonder design en verzoekster geeft zelf toe, met name in punt 92 van het verzoekschrift, dat dit design een wezenlijk element van haar merkstrategie is en dat het de aantrekkelijkheid van de aan de orde zijnde waar, dat wil zeggen de waarde ervan, verhoogt.

75 Bovendien blijkt uit de in punt 33 van de bestreden beslissing vermelde elementen, te weten uittreksels uit internetsites van verdelers, van veilingen of van tweedehandsverkoop, dat de esthetische kenmerken van deze vorm als eerste worden benadrukt en dat die vorm als een soort zuiver, rank en tijdloos beeldhouwwerk voor de reproductie van muziek wordt opgevat, waardoor deze een wezenlijk argument bij de verkoopbevordering wordt.

76 De kamer van beroep kon dus op goede gronden oordelen dat de vorm waarvoor de inschrijving is aangevraagd, los van de overige kenmerken van de aan de orde zijnde waar een wezenlijke waarde aan deze waar geeft.

77 Daar komt bovendien bij dat het feit dat de vorm wordt geacht een wezenlijke waarde aan de waar te geven, niet uitsluit dat andere kenmerken van de waar, zoals in casu de technische kwaliteiten, ook een belangrijke waarde aan de aan de orde zijnde waar kunnen geven.

78 De kamer van beroep kon dus terecht vaststellen dat het aan de orde zijnde teken binnen de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, sub e‑iii, van verordening nr. 40/94 valt.

79 Bijgevolg is het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub e‑iii, van verordening nr. 40/94 ongegrond en moet het worden afgewezen. 80 Gelet op al het voorgaande moet het beroep worden verworpen.