Vormmerk  

Gerechtshof Arnhem, 28 september 2010, zaaknr. 200.053.992, Deltex B.V. tegen Jade B.V. (met dank aan Maarten Rijks & Wim Maas, Banning) 

Slaafse nabootsing. Merkenrecht. Auteursrecht. Kort geding over de vraag of Jade, de producent van de Silvana Support hoofdkussens kan optreden tegen de door Deltex op de markt gebrachte Cinderella Orthoflex hoofdkussens. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Vzr. Almelo, 4 december 2009, IEF 8404) en wijst alle vorderingen van Jade af.

Geen auteursrechtelijke bescherming, kussen en elementen zijn niet oorspronkelijk, functioneel bepaald of (zo) banaal en triviaal. Geen (vorm)merkenrechtelijk verwarringsgevaar. Geen (eerder toegewezen door de rechtbank) slaafse nabootsing. Associatiegevaar is onvoldoende: “De door Deltex gevolgde wijze van aanhaken valt binnen de grenzen van de concurrentievrijheid en levert dus ook overigens geen onrechtmatig handelen jegens Jade op.”

Auteursrecht: 4.2 Evenals de voorzieningenrechter is het hof voorshands van oordeel dat aan de afzonderlijke elementen waaruit de Silvana Support is opgebouwd geen auteursrechtelijke bescherming toekomt waarmee tegen het Orthoflex kussen van Deltex kan worden opgetreden. Zo is vooralsnog onvoldoende aannemelijk geworden dat het concept van een kussen met nekrol een vondst van Jade is geweest mede in aanmerking genomen dat Deltex gemotiveerd heeft aangevoerd dat een zodanig kussen in 1984 reeds op de markt was in de vorm van The Pillow van de firma Meijers. Hetzelfde geldt voor de drie gezichtjes op het kussen, nog daargelaten dat Deltex deze niet op inbreukmakende wijze heeft gekopieerd. Evenmin kan in dit kort geding worden aangenomen dat de door Jade gekozen vorm van het kussen, in het bijzonder het in drie segmenten verdeelde bovenvlak, op een creatieve keuze van de maker berust en dus niet (louter) functioneel is bepaald. Ten aanzien van de overige door Jade genoemde elementen - de bies, het label, de twee ingestikte hoeken aan de onderzijde en de punten aan de bovenzijde - heeft Jade evenmin voldoende aannemelijk gemaakt dat deze oorspronkelijk zijn; daarenboven acht het hof de gekozen vormen van de bies, de boeken en punten zo banaal of triviaal dat een persoonlijk stempel van de maker ontbreekt omdat achter deze vormen, voorzover deze niet volledig voorvloeien uil de gekozen functie, geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen.

4.3 Denkbaar is wel, en daarop heeft Jade in hoger beroep de nadruk gelegd, dat de combinatie van voornoemde elementen een auteursrechtelijk beschermd werk vormen. In dat geval gaat het echter om een zo specifieke combinatie van elementen, en is dientengevolge de omvang van de auteursrechtelijke bescherming zodanig beperkt, dat van een inbreuk door Deltex geen sprake is. (…)

Merkenrecht: 4.4 Als tweede grondslag voert Jade aan dat Deltex inbreuk maakt op haar merkrechten, waartoe zij zich heeft beroepen op het (…) Benelux vormmerk alsmede de (…) beeldmerkregistratie voor de drie gezichten (…). Ook deze grondslag acht het hof ondeugdelijk. Voorzover al kan worden gezegd dat de door Jade geregistreerde vorm geschikt is om haar kussens van die van andere producenten op deze markt te onderscheiden, is van merkinbreuk geen sprake omdat de vorm van het kussen van Deltex zodanig afwijkt dat geen verwarringsgevaar valt te duchten. Het kussen van Deltex heeft immers een ronde uitsparing aan de bovenzijde, waar de bovenzijde van de Silvana Support (nagenoeg) recht is. Ten aanzien van het door Jade geclaimde beeldmerk moet worden geconstateerd dat de drie liggende figuurtjes die Deltex gebruikt zodanig afwijken van de door Jade geregistreerde gezichtjes dat bepaald niet aannemelijk is dat bij de consument de indruk wordt gewekt dat beide kussens van dezelfde producent afkomstig zijn. Ook grief 2 in het incidenteel appel Leidt dus niet tot vernietiging van het bestreden vonnis.

Slaafse nabootsing: 4.5 Ten aanzien van de slaafse nabootsing, de grondslag waarop de voorzieningenrechter de vorderingen heeft toegewezen, oordeelt het hof als volgt. Voldoende aannemelijk is geworden dat het Silvana Support kussen, met zijn vormgeving (combinatie van vorm, gezichtjes en kleuren), merknaam, historie en marktaandeel een eigen positie op de markt inneemt. Voorts valt, de mate van gelijkenis van beide kussens in aanmerking nemend, bepaald niet uit te sluiten dat Deltex bij het vormgeven van haar Orthoflex kussenlijn heeft gedacht aan de Silvana Support kussens van Jade, mogelijk ook met het oogmerk om bij de consument een associatie op te wekken met voornoemde kussens die al geruime tijd met succes op de markt worden gebracht. Deze gelijkenis in afzonderlijke elementen en in totaalindruk neemt echter niet weg dat de kussens zodanige verschillen vertonen dat het hof voorshands van oordeel is dat van een reëel verwarringsgevaar geen sprake is. Zoals eerder overwogen, is een in het oog springend verschil tussen beide kussens de nekuitsparing in de bovenzijde van het kussen van Deltex. Voorts is het gebruik van drie figuurtjes op het kussen om de juiste slaaphouding aan te geven wellicht door Deltex ontleend aan de Silvana Support, maar vervolgens wordt met de vormgeving van die figuurtjes bij de Orthoflex weer de nodige afstand genomen. Daarbij komt dat zowel de kussens als de verpakking door Deltex is voorzien van de zeer sterk afwijkende naam Orthoflex en dat op de bies en de verpakking tevens het merk Cinderella staat vermeld, dat - naar Jade niet dan wel onvoldoende heeft bestreden - een gevestigde en bij de relevante consument bekende merknaam is. Met dit alles is naar ’s hofs voorlopig oordeel niet, althans onvoldoende, aannemelijk dat een consument de significant lager geprijsde Orthoflex van Deltex zal aanzien voor een Silvana Support van Jade. Mogelijk denkt hij, "echte slaapkenner" of niet, meteen aan de Silvana Support serie van Jade (zoals in productie 31 bij inleidende dagvaarding wordt aangenomen) wanneer hij de Orthoflex onder ogen of in handen krijgt, maar dat is nog geen verwarring waartegen via het leerstuk van de slaafse nabootsing kan worden opgetreden. De door Deltex gevolgde wijze van aanhaken valt binnen de grenzen van de concurrentievrijheid en levert dus ook overigens geen onrechtmatig handelen jegens Jade op. Dit betekent dat de eerste twee grieven (de algemene grief en grief 1) in het principaal appel slagen en dat de door Jade gevorderde voorzieningen alsnog zullen worden afgewezen.

4.6 Nu alle vorderingen van Jade worden afgewezen dient niet Deltex doch Jade te worden veroordeeld in de proceskosten in eerste aanleg.

Lees het arrest hier.

HVJ EU, 14 september 2010, zaak C 48/09 P, Lego Juris tegen OHIM / Mega Brands Inc. (met gelijktijdige dank aan Willem Hoyng, Carl de Meyer en Patricia Cappuyns, Howrey).

Merkenrecht. Vormmerk. Het Legoblokje kan niet als gemeenschapsmerk worden ingeschreven. Het betreft een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. 
Het geschil betreft een nietigheidsactie van Mega Brands tegen het vormmerk Legoblokje (afbeelding). Het HvJ EU oordeelt in het onderhavige arrest dat het merk terecht nietig is verklaard. Eerst even kort, in citaten:

Eerste onderdeel: onjuiste uitlegging van het voorwerp en de strekking van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94

61.  In deze omstandigheden kan de positie van een onderneming die een technische oplossing heeft ontwikkeld, ten opzichte van concurrenten die slaafse nabootsingen van de vorm van de waar op de markt brengen waarbij juist dezelfde oplossing wordt gebruikt, niet worden beschermd door de toekenning van een monopolie aan die onderneming door merkinschrijving van het driedimensionale teken bestaande uit die vorm, maar kan deze situatie – in voorkomend geval – worden onderzocht tegen de achtergrond van de regels inzake oneerlijke mededinging. Een dergelijk onderzoek behoort evenwel niet tot het voorwerp van het onderhavige geding.

(…)

Tweede onderdeel: toepassing van onjuiste criteria bij de vaststelling van de wezenlijke kenmerken van een vorm van een waar.

74. Voor zover het Gerecht zich heeft gebaseerd op dezelfde feitelijke elementen om vast te stellen dat alle elementen van de vorm van het Legoblokje – met uitzondering van de kleur ervan – functioneel zijn, kan zijn beoordeling, bij gebreke van een door rekwirante aangevoerde onjuiste opvatting, niet worden getoetst door het Hof in het kader van de hogere voorziening.

75. Wat het argument van rekwirante betreft, dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de onderzoeken inzake de perceptie van de vorm van de betrokken waar door het relevante publiek irrelevant waren, dient te worden opgemerkt dat, anders dan het geval is in de hypothese bedoeld in artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 en artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, waarin dwingend rekening moet worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek omdat deze wezenlijk is om vast te stellen of op grond van het aangevraagde teken de betrokken waren of diensten kunnen worden geïdentificeerd als afkomstig van een bepaalde onderneming (zie, in die zin, arresten van 6 mei 2003, Libertel, C‑104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 62, en Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 34), een dergelijke verplichting niet kan worden opgelegd in het kader van lid 1, sub e, van die artikelen.

(…)

Derde onderdeel: toepassing van onjuiste criteria inzake het functionele karakter.

84. In het kader van het onderzoek van het functionele karakter van een teken bestaande uit de vorm van een waar hoeft enkel te worden beoordeeld, nadat de wezenlijke kenmerken van dit teken werden vastgesteld, of deze kenmerken beantwoorden aan de technische functie van de betrokken waar. Dit onderzoek betreft natuurlijk de analyse van het teken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd, en niet van tekens bestaande uit andere vormen van de waar.

85. Bij de beoordeling van de technische functionaliteit van de kenmerken van een vorm kan onder meer rekening worden gehouden met documenten inzake oudere octrooien die de functionele elementen van de betrokken vorm beschrijven. In casu hebben de grote kamer van beroep van het BHIM en het Gerecht met betrekking tot het Legoblokje rekening gehouden met dergelijke documenten.

Lees het arrest hier. Persbericht hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 juli 2010, KG ZA 10-648, Bayerische Motoren Werke AG & Rolls Royce Motor Cars Ltd tegen ABC Specials B.V. (met dank aan Charlotte Vrendenbarg & Lars Bakers, Bingh Advocaten).

Merkenrecht. Modellenrecht. Eisers BMW en Rolls Royce maken bezwaar tegen de verhuur door gedaagde van een met originele (en eveneens als merk of model geregistreerde) Rolls Royceonderdelen aangepaste (en na sommatie nog nader aangepaste) Chrysler. Vorderingen afgewezen. “De voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat sprake is van volstrekt onvergelijkbare automobielen en dat het ondenkbaar lijkt dat het geïnformeerde publiek bij beschouwing van de Limousine zal menen met een "Rolls Royce" van doen te hebben.”

Merkenrecht: 4.2. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het meest in het oog springende gemeenschappelijke kenmerk van de drie Grille merken is dat de omtreksvorm wordt ingevuld door uitsluitend verticale spijlen of lamellen. De door ABC gebruikte grille heeft - na de wijzigingen die ABC naar aanleiding van de sommatie heeft aangebracht - een rooster waarvan juist de horizontale elementen dominant zijn. Daarbij komt wat het 1928 Grille merk en het 1971 Grille merk betreft nog dat de hoogte - breedte verhoudingen van de ABC grille anders zijn dan die beide merken. Van het 2003 Grille merk wijkt de ABC grille bovendien af, bij nauwkeurige beschouwing, doordat het een zichtbare deelnaad heeft die in het merk niet is terg te vinden.

(…)

4.5. Genoemde verschillen, in het bijzonder de aanwezigheid van horizontale strippen, maken dat naar voorlopig oordeel geen sprake is van zodanig overeenstemmende tekens dat gevaar voor verwarring bestaat ten aanzien van de Grille merken. Ook zal het relevante publiek geen verband leggen tussen het door ABC gebruikte teken -de grille - en de Grille merken van BMW. De vorderingen van BMW C.S., voor zover gebaseerd op de merkrechten van BMW, zullen dan ook worden afgewezen.

Modellenrecht: 4.7. BMW c.s. stoelen het op het Rolls Royce Phantom model gebaseerde inbreukargument in belangrijke mate op de, naar zij stellen, sterke overeenkomst van de vooraanzichten van het model en de Limousine. De voorzieningenrechter merkt op dat voor de inbreukvraag bepalend is of de algemene indruk die de Limousine bij het geïnformeerde publiek wekt overeenkomt met de die van het model in zijn geheel. Nu die algemene indruk naar voorlopig oordeel anders is, kan in het midden blijven in welke mate de vooraanzichten, in geïsoleerde beschouwing, een zelfde indruk maken.

4.8. Zou toch voor een geïsoleerde beschouwing van het vooraanzicht worden gekozen dan geldt dat de Limousine een duidelijke horizontale of roosterstructuur heeft in de grille, welke niet kenbaar is bij het model zoals gedeponeerd. Daarnaast heeft de Limousine twee extra voorlichten. Het Rolls Royce Phantom model heeft dat niet en zou daar ook de ruimte niet voor hebben vanwege een geheel andere hoger opgetrokken bumper. Aan het vooraanzicht dragen tenslotte nog de achteruitkijkspiegels bij, welke bij de Limousine onvergelijkbaar zijn

4.9. De vorderingen van BMW c.s., voor zover gebaseerd op het modelrecht van BMW, zullen eveneens worden afgewezen.

Slaafse nabootsing: 4.10. In het kader van de beoordeling van de slaafse nabootsing is de voorzieningenrechter ook in de gelegenheid gesteld een werkelijke Rolls Royce Phantom direct te vergelijken met een daarnaast opgestelde Limousine. De voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat sprake is van volstrekt onvergelijkbare automobielen en dat het ondenkbaar lijkt dat het geïnformeerde publiek bij beschouwing van de Limousine zal menen met een "Rolls Royce" van doen te hebben

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 april 2010, LJN: BM2895, Schwan-Stabilo Schwanhausser Gmbh & Co.Kg tegen Ningbo Beifa Group Co.Ltd.

Merkenrecht. Vormmerk m.b.t. highlighters. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Vzr. Rechtbank Roermond 17 juni 2009, KG ZA 09-15, IEF 7980). Wèl spoedeisend belang, (o.a naar aanleiding van de opstelling van gedaagde na eerdere onthoudingsverklaringen en uitspraken). Wel inbreuk.

Spoedeisend belang: 4.5.2. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Stabilo voldoende aannemelijk gemaakt dat een reële dreiging bestaat dat Beifa (ook) in Nederland de Beifa-highlighters zal verhandelen en aldus inbreuk zal maken op de merkenrechten van Stabilo c.q. onrechtmatig jegens Stabilo zal handelen. Het hof baseert dit oordeel op de volgende feiten en omstandigheden: [o.a. – IEF]: Beifa is niet bereid een onthoudingsverklaring te tekenen. (…) Beifa heeft in het verleden (…)  ten behoeve van Stabilo onthoudingsverklaringen getekend maar dit heeft haar er niet van weerhouden nadien andere, op de Stabilo Boss gelijkende highlighters op de markt te brengen (…) Beifa heeft verschillende malen in strijd met een rechterlijke uitspraak de Beifa-highlighters verhandeld. (…) het is voldoende aannemelijk geworden dat Beifa ook andere producten op de markt brengt die lijken op producten van Stabilo.

4.5.3. Gelet op voornoemde handelwijze van Beifa heeft Stabilo naar het oordeel van het hof voldoende redenen om te vrezen dat Beifa (ook) in Nederland inbreuk zal maken op Stabilo's rechten. Dat die handelwijze zich deels heeft afgespeeld in Duitsland maakt dit niet anders, nu, zoals gezegd, Beifa eerder in Nederland Beifa-highlighters afleverde ondanks de hiervoor (in r.o. 4.5.2 sub v) genoemde omstandigheden en nu de Duitse markt grenst aan de Nederlandse. (…) 

Inbreuk: 4.6.4. (…) Zolang de merkinschrijvingen van Stabilo niet zijn vernietigd dient van de geldigheid daarvan te worden uitgegaan. Voorts is voldoende aannemelijk geworden dat sprake is van overeenstemming tussen het merk van Stabilo en de Beifa-highlighters. Stabilo heeft er op gewezen dat alle dominante eigenschappen van haar merken, zoals bijvoorbeeld omschreven onder randnummer 9 van haar pleitnotities in eerste aanleg, alsmede de proporties door Beifa zijn overgenomen. Gelet hierop en op de diverse, hiervoor genoemde uitspraken en op de afbeeldingen van de verschillende highlighters waaronder die in de merkinschrijvingen en op de highlighters zelf die het hof tijdens het pleidooi heeft kunnen bekijken, heeft Beifa de overeenstemming onvoldoende gemotiveerd betwist. Evenmin valt in hetgeen Beifa aanvoert een aanwijzing te lezen dat enkel het op de highlighters voorkomende woordmerk de herkomstfunctie vervult. Voorzover Beifa daarmee ook heeft bedoeld te betogen dat er daarom geen gevaar voor verwarring bestaat faalt dat verweer eveneens.
Nu voldoende aannemelijk is geworden dat de Beifa-highlighters overeenstemmen met het merk van Stabilo en dat het gaat om gebruik in het economisch verkeer voor dezelfde waren als waarvoor het merk van Stabilo is ingeschreven waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan (artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE), vordert Stabilo terecht een verbod op verhandeling van de Beifa-highlighters en heeft Beifa geen belang meer bij bespreking van haar verweren tegen de overige grondslagen van de vorderingen.

Lees het arrest hier.

Gerecht EU, 21 april 2010, in zaak T-7/09, Schunk GmbH & Co tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Weigering inschrijving beeldmerk dat „einen Teil eines Spannfutters [Klauwplaat, boorklem? ]  mit drei Rillen darstellt.“ Geen onderscheidend vermogen.

31. Im vorliegenden Fall hat die Klägerin aber vor der Beschwerdekammer keinen Beweis für das Bestehen einer Verkehrsübung erbracht, nach der Rillenmotive in Spannfutter eingefräst werden, um deren Herkunft zu kennzeichnen, und auch nicht nachgewiesen, dass die Verkehrskreise diese Rillenmotive mit einem Herkunftshinweis verbinden. Daher durfte die Beschwerdekammer allein anhand der ihr vorgelegten Beweise den Schluss ziehen, dass die Rillen auf den Spannfuttern nur Dekorationselemente seien, ohne als Hinweis auf die Herkunft der Ware zu fungieren.

33. Daher hat die Beschwerdekammer in Randnr. 12 der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt, dass es branchenüblich sei, Spannfutter mit einer oder mehreren Rillen zu versehen, so dass die angemeldete Form nicht von der Branchenüblichkeit abweiche und dem Verbraucher nicht erlaube, diese Form als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu erkennen.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 30 maart 2010, zaaknr. 105.007.842/01, Kwik Lok Corporation tegen Schutte Bagclosures B.V. (met dank aan Wouter Pors, Bird & Bird).

Octrooirecht. Merkenrecht. Zaksluitingen. Tussenvonnis (voor eerste aanleg zie: Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 november 2007, IEF 5066). Het (inmiddels net geëxpireerde) octrooi op de Kwik Lok, zaksluiting blijft ook in hoger beroep overeind, maar de inbreukvordering wordt ook in hoger beroep afgewezen. Met betrekking tot de vorm- en woordmerken van eiser Kwik Lok oordeelt het hof dat de (beschrijvende) woordmerken alleen nog door nader te bewijzen inburgering gered kunnen worden. Het vormmerk is naar het oordeel van het hof uitsluitend technisch bepaald en derhalve terecht door de rechtbank nietig verklaard.

Lees het arrest hier.

Gerecht EU, 4 maart 2010, zaak T-24/08, Weldebräu GmbH tegen OHIM / Kofola Holding

Gemeenschapsmerk. Vormmerken (“de merken kunnen niet fonetisch en begripsmatig worden vergeleken”). Oppositieprocedure o.g.v. ouder driedimensionaal gemeenschapsmerk in de vorm van fles met spiraalvormige hals tegen aanvraag voor driedimensionaal gemeenschapsmerk vorm van fles met spiraalvormige hals. Oppositie afgewezen. Geen verwarringsgevaar.

26. Om te beginnen lijkt het oudere teken uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument langer, slanker en dus fijner dan het aangevraagde teken, dat kleiner, dikker en corpulenter is en een plompe indruk geeft. Bovendien is de flessenbuik van het aangevraagde teken onregelmatig door het gebogen gedeelte ervan, terwijl die van het oudere teken recht is. Verder vertonen de halzen, hoewel beide spiraalvormig, verschillende spiralen. Terwijl de hals van het oudere teken slanker is en slechts twee windingen telt, lijkt die van het aangevraagde teken dikker en telt hij minstens vier windingen.

27. De kamer van beroep heeft dus geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door in punt 31 van de bestreden beslissing vast te stellen dat het feit dat de hals van de twee flessen als „spiraalvormig” kan worden beschreven, nauwelijks relevant is, gelet op de grote verschillen tussen de vormen van de twee halzen.

(…)

32. Gelet op het feit dat er belangrijke verschillen tussen de conflicterende tekens bestaan en verzoekster niet heeft aangetoond in welk opzicht het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft, wettigt het loutere feit dat de twee flessen een spiraalvormige hals hebben, niet de conclusie dat er gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat, ook al zijn de betrokken waren dezelfde.

33. Verzoeksters argument dat de tastwaarneming van de conflicterende merken in casu een grote rol speelt, laat deze conclusie onverlet. Zoals het BHIM terecht opmerkt, blijkt immers uit de wijze waarop de flessen worden verkocht – namelijk als geëtiketteerde producten in de voedingsafdelingen van grote winkels of op bestelling in een bar of restaurant – dat de consument zijn aandacht allereerst en vooral zal toespitsen op de woord- en beeldelementen op de etiketten ervan, zoals de merknaam, het logo en/of andere beeldelementen die de herkomst van de waar aanduiden.

Lees het arrest hier.

Hoge Raad, 5 februari 2010, 08/03362, Kraft Jacobs Suchard S.A. tegen Mars Inc. (met dank aan Lianne Kelkensberg & Eline Schiebroek,  BarentsKrans  / Wieke van Angeren & Jurriaan Jansen van Freshfields )

Merkenrecht. Vormmerk. Eerst even voor jezelf lezen. Arrest in zaak over het Driehoeksmerk van Kraft en de Toblerone merken van Kraft. Hoge Raad verwerpt het beroep, klachten nopen niet tot beantwoording van rechtsvragen (81 RO).

Het Hof Den Haag oordeelde eerder dat het Driehoeksmerk van Kraft nietig moet worden verklaard en dat het WAVE product van Mars geen inbreuk maakt op diverse Toblerone merken van Kraft (Gerechtshof ’s-Gravenhage, 3 januari 2008, IEF 5332). De AG concludeerde eerder tot verwerping van het cassatieberoep van Kraft (IEF 8458).

Lees het arrest hier.

HvJ EG,  26 januari 2010, conclusie van advocaat-generaal P. Mengozzi in zaak C-48/09 P, Lego Juris A/S tegen OHIM /  MEGA Brands

Merkenrecht. Conclusie A-G m.b.t. nietigheidsactie tegen vormmerk Legoblokje (afbeelding). A-G concludeert tot verwerping van het beroep. Het merk is volgens hem terecht nietig verklaard: het Legoblokje heeft in zijn geheel een functioneel karakter. Vanwege de schaarse jurisprudentie over artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 gaat de A-G er relatief diep op in. “Deze hogere voorziening is voor het Hof de tweede gelegenheid in tien jaar om de geheimen van de litigieuze bepaling te doorgronden.”

Lego en haar grootste concurrente, MEGA Brands, twisten over de mogelijkheid om een fotografische voorstelling van een typisch blokje van het betrokken speelgoed als merk te doen inschrijven, of dat de contouren wezenlijke kenmerken van de vorm van het blokje hebben, die vanwege hun functionele karakter beschikbaar moeten blijven voor alle speelgoedfabrikanten en derhalve niet kunnen worden ingeschreven.

50. In het arrest Philips zijn onmiskenbaar de beginselen voor de uitlegging van de litigieuze bepaling neergelegd, ook al betrof het daar de richtlijn. De feiten van die zaak leidden evenwel tot een relatief strikte uitspraak over de mogelijkheid van inschrijving van tekens die uit functionele vormen bestaan. Uit het arrest blijkt dat een zekere consensus bestond over het volledig functionele karakter van de grafische voorstelling van het bovenstuk van het door die Nederlandse onderneming verhandelde elektrische scheerapparaat.

51. Doordat het Hof zich zo tot de feiten van het geding heeft beperkt, lag in zijn antwoord aan de Engelse Court of Appeal de nadruk op de redenen waarom de inschrijving van een merk met die kenmerken moest worden geweigerd, en reikte het ondernemingen nauwelijks de criteria aan voor de inschrijving van functionele tekens in de merkenregisters. Trouw aan de geest van de bepaling sloot het arrest de inschrijving van merktekens met functionele vormen niet categorisch uit, al maakte het dit niet eenvoudig. Metaforisch gezegd, heeft het Hof de deur van de merkenbureaus voor functionele tekens niet gesloten, maar op een kier gezet. Deze hogere voorziening dwingt ons ertoe te meten hoe groot de opening van die maar net geopende deur is.

52. Lego Juris klaagt namelijk niet alleen over een onjuiste uitlegging van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 in het bestreden arrest (eerste grief); zij verwijt het Gerecht ook de toepassing van onjuiste uitleggingscriteria voor de vaststelling van de functionele kenmerken van haar blokje of bouwsteen (tweede en derde grief). Bij de beoordeling van de hogere voorziening moet derhalve zowel worden ingegaan op materiële aspecten, de eventuele fouten bij de uitlegging, als op andere, methodologische aspecten, de modus operandi bij de beoordeling van de eigenschappen van de voorwerpen en de identificatie van hun functionele karakter.

53. Er is, zoals gezegd, slechts één eerdere uitspraak en deze hogere voorziening is voor het Hof de tweede gelegenheid in tien jaar om de geheimen van de litigieuze bepaling te doorgronden. Dit rechtvaardigt naar mijn mening de poging om tot een antwoord te komen dat verder gaat dan de grenzen die de door rekwirante aangevoerde middelen opleggen, voordat ik aan hun bespreking toekom. Ik hoop daarmee bovendien tegemoet te komen aan de logische verwachtingen bij het bedrijfsleven – dat reikhalzend uitkijkt naar een verheldering van dit ingewikkelde probleem – met betrekking tot de voorwaarden voor inschrijving van functionele tekens.

(…)

60. Het gevaar bestaat dus dat de door het Hof vastgestelde criteria niet in alle lidstaten op dezelfde wijze worden toegepast, reden waarom ik het nuttig acht naar enkele aanvullende criteria te zoeken die kunnen bijdragen aan een verdieping van de rechtspraak die, met het arrest Philips als enige precedent, te veel overhelt naar de tekens die op grond van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 van inschrijving moeten worden uitgesloten. De beste manier om het toepassingsgebied van deze bepaling nader te definiëren, is de gevallen te onderzoeken waarin het aangevraagde merk inschrijving verdient ondanks dat het enkele functionele kenmerken heeft.

(…)

65. Uit de formulering van artikel 7, lid 1, sub e-ii, valt af te leiden dat de wezenlijke kenmerken van de vorm moeten worden vastgesteld en met de technische uitkomst in verband moeten worden gebracht, om te beoordelen of een noodzakelijk verband bestaat tussen die kenmerken en die technische uitkomst. In deze context is het onderzoek van die fundamentele aspecten niet bedoeld om na te gaan of het teken de wezenlijke functie van een merk kan vervullen, namelijk de herkomst waarborgen van de waren waarop het is aangebracht(42), maar om het noodzakelijke karakter ervan te bezien ten opzichte van de technische oplossing, waarvan de kenmerken eveneens een exacte definitie behoeven.

(…)

69. In de tweede fase heeft het met het onderzoek van het merkteken belaste orgaan dan een vorm voor zich met wezenlijke kenmerken waarvan slechts enkele gedeeltelijk functioneel zijn. Een strikte interpretatie van het arrest Philips zou leiden tot het buiten toepassing laten van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94, nu in punt 84 daarvan de inschrijving wordt uitgesloten van een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van de waar, „[…] indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven”. Ik meen evenwel, zoals gezegd, dat het arrest zich te veel beperkt tot de feiten van de zaak.

70. Gezien de twee basispremissen van artikel 7, lid 1, sub e ii, van verordening nr. 40/94, te weten „de legitieme doelstelling niet toe te staan dat uitsluitende rechten op technische oplossingen worden verkregen of bestendigd” en dat de functionele vorm „door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt”, is de bepaling volgens mij ook in deze hybride situatie van functionele en niet-functionele wezenlijke kenmerken toepasselijk.

(…)

75. Nadat deze obstakels zijn weggenomen door middel van afstandsverklaringen of door de overtuiging dat de vorm onschadelijk is voor de mededinging, komen de organen die zijn belast met het onderzoek van het functionele karakter van een vorm van een dergelijke hybride aard, gewoonlijk een merkenbureau of een rechterlijke instantie waarbij een reconventionele vordering tot nietigverklaring aanhangig is, uiteindelijk toe aan de derde fase, waarin het onderscheidend vermogen van het merkteken (vorm) wordt onderzocht. Van belang zijn dan de totaalindruk van het teken, de mening van de consument, en de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd, overeenkomstig het bepaalde in de rechtspraak.(54)

(…)

96. Vasthoudend aan mijn methodologische uitlegging van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94, is de kritiek op het bestreden arrest niet relevant. Hoewel ik heb aanvaard dat de vergelijking van alternatieve vormen mogelijk relevant is voor een begrip van de mededingingssituatie, heb ik die vergelijkende analyse verplaatst naar de tweede fase. In die fase heeft zij nut, om uit te maken of het monopolie dat een merk aan een waar met bepaalde functionele kenmerken verleent de concurrentie op de markt kan wegvagen. Zoals gezegd, komen na de vaststelling dat het Legoblokje in zijn geheel een functioneel karakter heeft, de volgende fasen niet meer aan de orde.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 12 januari 2010, Revillon Cocolatier tegen Trianon Chocolatiers (met dank aan Charles Gielen en Anna Marie Verschuur, NautaDutilh)

Merkenrecht. Vormmerken chocoladestaafjes. Hoger beroep tegen Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 16 april 2008, IEF 6081. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep. Vormmerken chocoladestaafjes (driedimensionale staafjes voor klasse 30) zijn wèl geldige merken. (Afbeelding: links Trianon, rechts Revillon).

Wezenlijke waarde: “In het algemeen geldt dat een mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan. De wezenlijke waarde van chocolade is gelegen is de smaak en de substantie.”

Marktonderzoek: “Het is echter niet van belang of de consument weet aan wie het product moet worden toegeschreven, het gaat er slechts om dat de vorm van het staafje van Revillon kan dienen om haar chocoladeproduct te onderscheiden van producten van andere herkomst.”

Inbreuk aangenomen: gelijke tekens voor identiek waren: "Of Trianon het teken gebruikt voor haar waren hangt ervan af of het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen de door Tianon gehanteerde staafvorm en haar chocoladeproducten. Dat is naar het oordeel van het hof het geval, reeds omdat het bedoelde teken de vorm van het product zelf is, maar ook omdat het teken (als tweedimensionale afbeelding) staat afgedrukt op de verpakkingen waarin Trianon de desbetreffende producten op de markt brengt. "

De functie van herkomstaanduiding: 4.10.1. Het hof merkt allereerst op dat Trianon niet heeft aangetoond dat de staafvormen waarnaar zij verwijst al op de markt waren op 7 maart 2003, de datum van depot van het merk van Revillon. Dat acht het hof echter van essentieel belang, nu de vraag of het depot van het staafmerk nietig is wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen moet worden beantwoord naar het tijdstip van depot.

4.10.2. Bovendien is het hof van oordeel dat het door Revillon op de markt gebrachte staafje significant afwijkt van de vorm van de staafjes waarnaar Trianon verwijst. Het grootste deel van de laatstgenoemde staafjes is aanzienlijk dikker dan het staafje van Revillon. Geen van de door Trianon getoonde staafjes heeft de eigenschappen dat het van chocolade is, gelijktijdig rank en gekronkeld is en uitstulpingen van chocolade heeft. Geen van de door Trianon getoonde staafjes lijkt op een takje of wijnrank, zoals het staafje van ReviXlon (sarment betekent: wijnrank). Het hof is daarom van oordeel dat het staafmerk niet slechts een variant is van gebruikelijke staafvormen, maar daaraan door zijn originele verschijning een waarde toevoegt, waardoor het onderscheidend vermogen bezit. Het staafmerk kan daarmee de functie van herkomstaanduiding vervullen.

Marktonderzoek: 4.11. Trianon heeft aangevoerd dat uit een marktonderzoek blijkt dat 46% van de ondervraagden niet in staat was de vorm van het chocoladestaafje aan een merk of fabrikant te koppelen en dat slechts 5% het staafje kon toeschrijven aan Revillon. Het is echter niet van belang of de consument weet aan wie het product moet worden toegeschreven, het gaat er slechts om dat de vorm van het staafje van Revillon kan dienen om haar chocoladeproduct te onderscheiden van producten van andere herkomst.

De wezenlijke waarde van de waar: 4.12. Uit het vorenstaande blijkt dat het hof de primair door Trianon aangevoerde grond voor haar vordering tot nietigverklaring van het staafmerk verwerpt, Het hof komt daarom toe aan de subsidiair aangevoerde grond, inhoudend dat het staafmerk niet als merk kan worden beschouwd omdat in dit geval de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt. Het hof is van oordeel dat Trianon deze stelling onvoldoende heeft onderbouwd. In het algemeen geldt dat een mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan. De wezenlijke waarde van chocolade is gelegen is de smaak en de substantie. Trianon heeft niet aangetoond dat dat in dit geval anders is. Ook de subsidiaire grondslag verwerpt het hof.

Vrijhoudingsbehoefte: 4.13. Trianon heeft ook nog een beroep gedaan op het algemeen belang van vrijhouding van een vorm als die van het staafmerk. Het hof laat de juridische aspecten van deze stelling in het midden, omdat Trianon naar het oordeel van het hof geen overtuigende argumenten heeft aangevoerd waarom deze specifieke vorm van chocolade door een ieder vrij zou moeten kunnen worden gebruikt, nu vaststaat dat chocolade in zeer veel fantasievormen kan worden en ook wordt geproduceerd. Het hof verwerpt daarom ook dit standpunt van Trianon.

4.17. Het hof overweegt dat blijkens art. 2-20 lid 1 sub a BVIE verwarringsgevaar geen vereiste - en dus het desbetreffende verweer van Trianon niet relevant is - indien een teken dat gelijk is aan het merk in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is gedeponeerd, Dat de waren van Trianon gelijk zijn aan die waarvoor Revillon het staafmerk heeft gedeponeerd is niet in geschil. Van een teken dat gelijk is aan het merk is ook sprake wanneer het teken in zijn geheel beschouwd met het merk verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dal zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJ EG 20 maart 2003 C-291/00 Arthur en Félicie). Het hof stelt vast dat dat hier aan de orde is. Of Trianon het teken gebruikt voor haar waren hangt ervan af of het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen de door Tianon gehanteerde staafvorm en haar chocoladeproducten. Dat is naar het oordeel van het hof het geval, reeds omdat het bedoelde teken de vorm van het product zelf is, maar ook omdat het teken (als tweedimensionale afbeelding) staat afgedrukt op de verpakkingen waarin Trianon de desbetreffende producten op de markt brengt. Op grond van dit alles oordeelt het hof dat Trianon derhalve inbreuk maakt op het merk van Revillon in de zin van art. 2.20 lid l sub a BVIE.

Lees het arrest hier en LJN BQ4735.