Vormmerk  

HvJ EU 16 mei 2011, zaak C-429/10 P, X Technology Swiss GmbH tegen OHIM

In navolging van IEF 8912. Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Vormmerk. Gemeenschapsmerkaanvraag ‘oranje kleur van punt van sok’. Weigering inschrijving. Ontbreken van onderscheidend vermogen. Onjuiste lezing van het arrest van het Gerecht EU. Art. 4 en 7 lid 1 onder b GMVo 207/2009.

Aanvrager stelt dat Gerecht ten onrechte oordeel baseert op driedimensionaal merkaanvrage, en de strengere criteria die daarvoor gelden. Hof oordeelt dat Gerecht juist niet als driedimensioneel merk beoordeeld. Merk is niet onderscheidend omdat het aangevraagde merk samenvalt met het uiterlijk van de aangeduide waar (sokken). Klacht faalt, verwerping beroep.

37. In den Randnrn. 26 und 27 des angefochtenen Urteils hat das Gericht dieser Rechtsprechung entnommen, dass der entscheidende Gesichtspunkt, um zu bestimmen, ob ein Zeichen Unterscheidungskraft aufweise oder nicht, nicht die Einstufung des Zeichens als ein Bildzeichen, ein dreidimensionales Zeichen oder ein anderes Zeichen sei, sondern die Frage, ob das Zeichen mit dem Erscheinungsbild der betreffenden Waren selbst verschmelze oder nicht.
 

38. Anhand dieses Kriteriums hat das Gericht in den Randnrn. 28 und 29 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass die Anmeldemarke mit dem Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware verschmelze.

39. Demnach kann die Rechtsmittelführerin nicht geltend machen, das Gericht habe bei seiner Beurteilung der Unterscheidungskraft der Anmeldemarke Anforderungen gestellt, die auf dreidimensionale Marken bezogen seien.

42. Es ist jedoch festzustellen, dass die Rechtsmittelführerin zur Stützung dieses zweiten Teils nichts vorgebracht hat, was belegen könnte, dass das Gericht Beweismittel verfälscht hat.

Lees het arrest hier (link)
GMVo 207/2009

Hof ’s-Gravenhage 31 mei 2011, LJN BQ6773 (Firma Hauck GmbH & Co tegen Stokke AS c.s.) 

Auteursrecht. Merkenrecht. Vormmerk. Rechtsverwerking. Distributierecht ivm met begrip 'publiek'. Tripp Trap-zaak. Eindarrest in een lange reeks, bijvoorbeeld tussenarrest IEF 8503, IEF 8029 en meer Stokke. Geen rechtsverwerking. Merk nietig wegens combinatie aard van de waar en wezenlijke waarde van de waar. Uitgebreid eindarrest, slotsommen:

Auteursrechtinbreuk 7.3  Nu grief 2 van Hauck en haar daarmee verband houdende, in rov. 8 juncto rov. 16 van het 2009-tussenarrest genoemde, nieuwe grief falen, staat vast dat Hauck in Nederland directe auteursrechtinbreuk heeft gepleegd door de ALPHA en BETA-stoelen aan detaillisten en groothandels te leveren. Grief 5 van Hauck slaagt in zoverre dat van indirecte inbreuk geen sprake kan zijn en dat het bestreden vonnis, voor zover daarin anders is beslist, niet in stand kan blijven. Voorts in aanmerking nemende dat het rechtsverwerkingsverweer van Hauck en haar daarop geënte grief 3 falen, zijn de vorderingen i) en ii) van Stokke c.s. tot een verklaring voor recht van respectievelijk een verbod tot directe auteursrechtinbreuk toewijsbaar, zoals ook de rechtbank heeft geoordeeld. Omdat grief I van Stokke c.s. niet opgaat, zijn ook in hoger beroep de vorderingen van Stokke c.s. op basis van de morele rechten niet voor toewijzing vatbaar.

Schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk 7.4  Aangezien enerzijds niet alleen het rechtsverwerkingsverweer maar ook het niet-toerekenbaarheidsverweer van Hauck en haar daarop geënte grief 4 faalt, en anderzijds de grieven II en III.b van Stokke c.s. doel treffen, zal Hauck worden veroordeeld tot schadevergoeding of, indien het bedrag daarvan hoger is, winstafdracht, op te maken bij staat, onder vernietiging van het besteden vonnis te dien aanzien. Grief III.a van Stokke c.s betreffende de door de rechtbank gehanteerde methode van winstberekening faalt, zodat wat dit betreft haar vonnis in stand blijft. De veroordeling tot het doen van rekening en verantwoording zal worden gehandhaafd, en daarnaast worden uitgebreid tot de periode voor 1 juli 1998. Hierbij wordt nog wel opgemerkt dat de Hauck-activiteiten van Zilverster begin jaren '90 zijn overgenomen door Jakotrade (rov. 13 van het 2009-tussenarrest) en dat niet is komen vast te staan dat New Valmar, Hauck's in België gevestigde distributeur, van wie Jakotrade afnam, daarbij in naam van Hauck handelde (rovv. 11 en 37-39 van het 2009-tussenarrest). De leveringen via New Valmar vanaf begin jaren '90 zijn daarom geen openbaarmakingen door Hauck, zodat Stokke c.s. daaraan geen schadevergoeding-/winstafdrachtvorderingen jegens Hauck kunnen ontlenen.

De nevenvorderingen in verband met auteursrechtinbreuk 7.5  Grief III van Stokke c.s. slaagt uitsluitend voor zover gericht tegen de afwijzing door de rechtbank van hun nevenvordering iv) onder d) met betrekking tot het aantal door Hauck verkochte en/of geleverde producten en de leverdata. Deze vordering zal, onder vernietiging van het bestreden vonnis op dit punt, alsnog worden toegewezen, op straffe van verbeurte van een dwangsom als in het dictum te vermelden.

Het merkrecht en de 'overige vorderingen' van Hauck 7.6  De beslissing van de rechtbank tot nietigverklaring van het vormmerk blijft in stand; de daartegen gerichte grief IV van Stokke c.s. faalt. De 'overige vorderingen' van Hauck maken geen deel uit van de rechtsstrijd in hoger beroep (zie rov. 54 van het 2009-tussenarrest). Voor de door Hauck bij pleidooi in hoger beroep vermelde vordering tot terugbetaling van hetgeen zij ter uitvoering van het bestreden vonnis heeft voldaan bestaat gezien het hiervoor overwogene geen grond, daargelaten nog of bij een pleitnota wel een vordering kan worden ingesteld.

De proceskosten 7.7   De auteursrechtelijke vorderingen van Stokke c.s. in conventie zijn in hoger beroep voor een belangrijk deel toewijsbaar geoordeeld, doch de afwijzing door de rechtbank van hun merkenrechtelijke vorderingen in conventie zal worden bekrachtigd. In reconventie is de vordering van Hauck tot nietigverklaring van het vormmerk door de rechtbank terecht uitgesproken, terwijl haar afwijzing van de overige vorderingen van Hauck buiten de reikwijdte van het hoger beroep valt en daarom in stand blijft. In zowel de procedure in conventie als die in reconventie zijn parijen dus over en weer deels in het ongelijk gesteld. Derhalve is er geen reden om de beslissing van de rechtbank tot compensatie van de proceskosten in beide procedures te vernietigen. Grief V van Stokke c.s., die strekt ten betoge dat Hauck alsnog in de kosten van de eerste aanleg moet worden veroordeeld, loopt hierop stuk.

Lees het arrest hier (link / pdf).

Een bittere pil voor Nycomed

Met dank aan Kurt Stöpetie, Brinkhof advocaten.

Merkenrecht. Vormmerken. Geneesmiddelen. Verstreken octrooirechtelijke exclusiviteit van werkzame stof pantroprazol, Pantozol (maagzuurremmer) wordt van UR- naar 'Over the counter' (OTC-)geneesmiddel.

Sandoz vordert de nietigverklaring van een aantal Benelux en internationale merkinschrijvingen met betrekking tot de pilvorm van door gedaagde Nycomed aangeboden geneesmiddel op basis van 2.28 lid 1 BVIE. De elementen (vorm, kleur en opdruk) en de totaalindruk van de pilvormige merken missen onderscheidend vermogen. Beroep op inburgering slaagt niet nu Vorderingen worden toegewezen. 1019h Rv proceskostenveroordeling.

4.8 Om te beoordelen of een merk onderscheidend vermogen heeft, dient de door dit merk opgeroepen totaalindruk te worden onderzocht. (...) Het kan immers nuttig zijn om tijdens de globale beoordeling elk bestanddeel van het betrokken merk te onderzoeken. De rechtbank zal bij de beoordeling derhalve eerste de verschillende bestanddelen van de uiterlijke verschijningsvorm, te weten de vorm en kleur van de table alsmede de kleur en het lettertype van de opdruk 'P20/P40', en daarna de totaalindruk onderzoeken (HvJ EG 29 april 2004, Henkel/OHIM, C-144/06, par 39 en 41 (LJN: BF6671)).

4.10 de vorm en kleur van de tablet (...) stelt de rechtbank vast dat de ovale vorm en de gele kleur van de table gangbaar en gebruikelijk zijn. In zoverre is geen sprake van een significante afwijking.

4.11. de kleur bruin van de opdruk (...) De rechtbank is van oordeel dat het gebruik van een donkere kleur als opdruk op een gele tablet zodanig voor de hand ligt ten behoeve van voldoende zichtbaarheid van die opdruk, dat het enkele gebruik van de kleur bruin niet kan worden beschouwd als significante afwijking van hetgeen gebruikelijk en gangbaar is in de relevante sector als hierboven omschreven, maar als een voor de hand liggende variatie daarop. De rechtbank neemt daabij in overweging dat ter bewerkstelliging van een contrast met de kleur geel van de tablet de keuzemogelijkheden beperkt zijn.

4.12. de opdruk 'P20/P40' (...) dat het in de farmaceutische industrie gebruikelijk is om op tabletten de werkzame stof aan te duiden met haar beginletter, gevolgd door cijfers die zien op de hoeveelheid verwerkte werkzame stof. Deze toegevoegde grafische elementen zijn dus niet onderscheidend als bedoeld in 2.28 lid 1 sub b BVIE, aldus Sandoz.

4.18 Hiertoe is redengevend dat de totaalindruk van de gele kleur, de ovale vorm en de bruine opdruk P20/P40 in onderlinge samenhang bezien, niet zodanig significant afwijken van hetgeen in de relevante sector gangbaar en gebruikelijk is, dat dit ertoe leidt dat men deze tablet ziet als een herkomstaanduiding als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 b BVIE. Er zijn geen concrete aanwijzingen, zoals de wijze waarop de verschillende bestanddelen zijn gecombineerd, die erop duiden dat het samengestelde merk, in zijn geheel beschouwd, méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan.

4.23 (...) daaronder zijn immers ook de consumenten/eindgebruikers te verstaan. Met betrekking tot de consument/eindgebruiker stelt Nycomed niet meer dan dat sprake is van langdurig en exclusief gebruik. Dit is onvoldoende om te kunnen concluderen dat sprake is van inburgering.

Lees de uitspraak hier (pdf)

(Zeer) grote vs beperkte beschermingsomvang

met dank aan Leonie Kroon & Niels Mulder, DLA Piper

Auteursrecht. Merkenrecht. Vormmerk. Onrechtmatige slaafse nabootsing. In navolging van IEF 8229 en IEF 7178: Het hof Amsterdam oordeelde met de rechtbank dat de ‘aanblik/totaalindruk van de twee broeken te verschillend' is. Aan de Elwood komt bovendien vanwege de ontlening aan een motorbroek geen (zeer) grote beschermingsomvang toe. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (vzr. Rechtbank Amsterdam).

Conclusie A-G Verkade: Klachten kunnen niet tot cassatie leiden op grond van 81 RO (geen rechtsvragen). Auteursrecht: bij juiste lezing wél de originaliteit meegenomen. Uiteenzetting (zeer) grote beschermingsomvang tegenover beperktere beschermingsomvang en het relatieve onderscheid. Van nabootsing die tot verwarring leidt, is geen sprake (4.15). Merkenrechtelijk sprake van onjuiste lezing door G-Star - viervoudige motivering dat serieus rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat de vorm van de broek niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Motiveringsplicht.

4.4.In  de (hierboven samengevatte) oordeelsvorming van het hof kan ik niét lezen (zoals de G-Stars klacht wil): dat het hof miskend zou hebben dat als eenmaal is aangenomen  dat een originele toepassing van een vormkarakteristiek  aan  de oorspronkelijkheidstoets voldoet, de beschermingsomvang  daarvan bepaald  dient  te worden  door alle omstandigheden die daarvoor relevant kunnen zijn, waartoe ook behoort  de originaliteit  zelf van de toepassing van de elders gevonden vormelementen in een nieuwe  context. Ik zou menen dat het hof dit nu juist tot uitgangspunt heeft genomen.

4.7 Het hof heeft - al met al - dus juist wél de originaliteit van de toepassing van de elders gevonden vormelementen in een nieuwe context in aanmerking genomen, en is op basis van de door hem in aanmerking genomen  omstandigheden  tot het eerder  gemelde  resultaat gekomen. Daarom mist de klacht m.i. feitelijke  grondslag. Dat G-Star het resultaat te mager vindt, doet daaraan niet af. Nu geen regel bestaat  die zou meebrengen dat het hof op basis van de door hem in rov. 4.4 en rov. 4.5 beoordeelde  omstandigheden  tot een '(zeer) grote beschermingomvang'  had moéten komen, getuigt het oordeel van het hof ook niet van een onjuiste rechtsopvatting.

4.8.1. Het criterium van 'een  (zeer) grote  beschermingomvang' bestaat niet als wettelijk  criterium en evenmin als geijkt jurisprudentieel  criterium. Ook in de literatuur ben ik het als zodanig  niet tegengekomen. Wél geijkt is het relatieve onderscheid  tussen  een  grotere en een minder grote  beschermingsomvang. De auteursrechtelijke beschermingsomvang  hangt  samen met  de aard en de mate van oorspronkelijkheid  van het object waarvan  is (of zou zijn) overgenomen.

4.8.3. In het denksysteem van het middelonderdeel zou een (niet vanwege  functionele/ objectieve factoren beperkte)  normale beschermingsomvang,  thans een '(zeer) grote  beschermíngomvang'moeten  gaan heten. Het behoeft geen nader  betoog dat deze nouveauté  naar mijn inzicht  niet voor erkenning of ijking' in aanmerking  komt.

4.24.De klacht gaat uit van een onjuiste lezing van 's hofs arrest  en kan dus bij gebrek aan feitelijke grondslag  niet tot cassatie  leiden. Anders dan de klacht doet voorkomen, heeft het hof niet geoordeeld  dat (serieus  rekening moet  worden  gehouden met de mogelijkheid) dat de karakteristieke  vormelementen van de Elwood broek  van merkenrechtelijke  bescherming zijn uitgesloten  omdat  zij een wezenlijke  waarde aan de waar geven.

Het voorlopig oordeel  van het hof dat serieus rekening gehouden moet worden met  de mogelijkheid dat de vorrn van de broek  niet voor merkenrechtelijke  bescherming in aanmerking komt, heeft het hof gebaseerd  op vier omstandigheden:
i) in de procedure tegen Poelman Beheer Leek BV heeft  een door de rechtbank  uitgesproken
-'erga  omnes'  werkende
- nietigverklaring van het onderhavige  vormmerk  ook na appel en cassatie  (kennelijk) standgehouden;
ii) naast het Bureau  voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (en het United  States patent
and Trademark  office) acht ook het Benelux-Bureau  voor de Intellectuele Eigendom voÍïnmerken  als door G-Star  gedeponeerd voorshands  van bescherming  als merk uitgesloten,  onder meer op de hiervoor  genoemde grond;
iii) de fraaiheid van het uiterlijk van een broek speelt in het algemeen een belangrijke  rol bij de aankoopbeslissing;  en
iv) het hof acht voorshands niet onaannemelijk dat de door de elementen bepaalde  vorm  vande Elwood  broek  daaraan  een wezenlijke  waarde geeft in de zin van art. 2.1lid,2 BVIE.

4.25.Met deze (viervoudige) motivering, heeft het hof m.i. alleszins voldaan  aÍm  een  van de rechter  in kort geding  te verlangen  motiveringsplicht3r.  Daarmee faalt de rechtsklacht, voor zover die al het hof miskenning van regels ten aanzien van de motivering in kort geding zou verwijten.

Lees de conclusie hier (deel 1 - 5,6 Mb; deel 2 - 5,3 Mb)

Gerecht EU 14 april 2011, zaak T-466/08 (Lancôme parfums en beauté & Cie tegen OHIM/BHIM) - link

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk ACNO FOCUS. Ouder nationaal woordmerk FOCUS. Relatieve weigeringsgrond, verwarringsgevaar, gelijkenis van merken Acno licht dicht bij Acne, gezinspeeld op kenmerken van de goederen, behandeling van Acne. Artikel 8 lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] – Normaal gebruik van ouder merk – Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009). Verwarringsgevaar bevestigd.

Gerecht EU 13 april 2011, zaak T-209/09 (Alder Capital Ltd. tegen OHIM/BHIM) - link en IPKat
met dank aan Marlou van de Braak, Hoyng Monegier LLP

Gemeenschapsrecht. Onregelmatigheid in procedures. ALDER Capital en ouder Benelux woordmerk HALDER en HALDER Investments en ouder internationaal woordmerk HALDER. Relatieve weigeringsgronden, verwarringsgevaar )art. 8 lid 1 onder b en 53 lid 1 onder a Vo. 207/2009) / normaal merkgebruik art. 15 Vo. 207/2009))

Interessant: krantenartikelen kunnen als bewijs dienen, dat deze zijn geschreven door een journalist maakt ze niet minderwaardig voor het bewijs, HALDER is niet alleen handelsnaamgebruik, maar ook teken voor subcategoriën, OHIM/BHIM kan niet oordelen over de vraag of er overeenstemming met fiscale regelgeving is. Afwezigheid van juiste licenties is geen voorwaarde voor "normaal gebruik" of "te goeder trouw"

Gerecht EU 13 april 2011, zaak T-98/09 (Tubesca tegen OHIM/BHIM) - link

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANE S.A. Nationale en internationale verbale oudere merken TUBESCA. Relatieve weigeringsgrond, afwezigheid van verwarringsgevaar. Art. 8 lid 1 onder b Vo. 40/94 (nu Vo. 207/2009). Lage overeenkomst, visueel noch fonetisch, tussen goederen en diensten. Hoge attentiegraad door relevante publiek, het prinipe van interafhankelijkheid en lage overeenkomst tussen teken en goederen in kwestie geen verwarringsgevaar.

Gerecht EU 12 april 2011, zaak T-28/10 (Euro-Information – Européenne de traitement de l’information tegen OHIM/BHIM) - link

Gemeenschapsmerk. Aanvraag EURO AUTOMATIC. Absolute weigeringsgrond. Beschrijvend karakter voor waren en diensten in klassen 9 en 36. art. 7 lid 1 onder c Vo 207/2009. In arrest T-28/10, bevestigd het gerecht dat EURO AUTOMATIC PAYMENT beschrijvend is voor de waren en diensten in de klassen 9 en 36. Voor het relevante Engels-sprekende publiek, het heeft een directe significante betekenis verband met telecommunicatie en bankwezen en de financiële sector, zoals 'euro' voor de valuta en de 'automaat' wordt een directe verwijzing naar de uitdrukking 'geldautomaat' - ook bekend als ATM - voor gelddistributie-apparaat.

De aankondigingen van deze week, zie hier:

T-129/09 Bongrain v OHMI - apetito (APETITO)
T-203/09 Olymp Bezner v OHMI - Bellido (Olymp)
T-204/09 Olymp Bezner v OHMI - Bellido (OLYMP)
T-41/10 SIMS - Ecole de ski internationale v OHMI - SNMSF (esf école du ski français)

Hoorzittingen:
C-125/10 Merck Sharp & Dohme Corporation
T-488/08 Galileo International Technology v OHMI - Galileo Sistemas y Servicios (GSS GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS)
T-499/09 Evonik Industries v OHMI (Rectangle de couleur pourpre avec le côté droit arrondi)
Joined cases T-427/09 and T-434/09 centrotherm Clean Solutions v OHMI - Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM) and Centrotherm Systemtechnik v OHMI - centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM
C-277/10 Luksan

Veel garen op deze klos

Modellenrecht en merkenrecht. Conventie. Inbreuk op geregistreerd Gemeenschapsmodel (december 2010). Verweer Stam+: model is nietig wegens gebrek aan nieuwheid en eigen karakter. In juli 2009, meer dan 12 maanden vóór registratie een identiek model voor het publiek beschikbaar gesteld. In februari 2010 deze klossen op de markt gebracht.

Kenmerkend: robuuste vorm van de klos, ontbreken van een kartonnen huls en de draad kan vanuit de kern van de klos worden afgerold. M.n. ontbreken huls is van belang voor algemene indruk model.

Stam+ heeft veel bewijzen aangedragen voor haar stelling en Hoooked kan haar stelling onvoldoende onderbouwen. Niet betwist dat de klos tentoongesteld in september 2009 eenzelfde algemene indruk wekt. Verder stelt Stam+ dat de vormgeving wordt bepaald door technische elementen, waardoor het Gemeenschapsmodel nietig moet zijn. Waarschijnlijk in bodemprocedure zal wegens gebrek aan nieuwheid/ontbreken eigen karakter model nietig worden verklaard. Deze vorderingen afgewezen. Overige vorderingen beeldrechten en onrechtmatig handelen worden afgewezen vanwege onvoldoende ondersteunend bewijs.

Reconventie. Van door Stam+ gestelde dreiging van merkinbreuk is niet gebleken. Afwijzing. Vordering rectificatie van door Hooked gedane mededelingen. Aangezien deze gedaan zijn tijdens het conflict tussen partijen dienen deze ook zo gelezen te worden. Wordt niet onrechtmatig geacht. Afgewezen. Dit zou eventueel anders zijn als Hooked na deze uitspraak deze mededelingen blijft doen.

Verweer overtuigt niet 5.8. Het verweer van Hoooked overtuigt de voorzieningenrechter niet. In ieder geval de in r.o. 2.9. opgenomen foto van de op de beurs in Hardenberg getoonde producten, welke afkomstig is uit de door Stam+ overgelegde productie 5, is naar voorlopig oordeel voldoende duidelijk om aan te nemen dat de daar getoonde klos met wit katoendraad een klos zonder huls betreft. Dat de huls niet zichtbaar zou zijn door omhoogkruipend materiaal wordt voorshands niet aannemelijk geacht. Het ter zitting ook nog gevoerde betoog dat het al dan niet aanwezig zijn van een huls niet valt vast te stellen omdat de klossen van de zijkant zijn gefotografeerd, gaat niet op nu in ieder geval van de genoemde klos met wit katoendraad ook de bovenzijde zichtbaar in beeld is gebracht en een huls in die klos – anders dan bijvoorbeeld in de daarvoor (op de foto rechts) staande klos met donker katoendraad (waar die huls wel goed zichtbaar is) – niet valt waar te nemen. Dit rijmt ook met de ter zitting gegeven toelichting door Stam+ dat in de tweede levering die zij van Hoooked medio september 2009 ontving – en waarvan Stam+ ook een gespecificeerde factuur in het geding heeft gebracht, welke door Hoooked onbestreden is gelaten – al klossen zonder huls waren opgenomen en dat met name deze klossen door haar op de beurs in Hardenberg zijn aangeboden. Deze stelling is door Hoooked niet gemotiveerd weersproken. De enkele blote stelling van Hoooked dat zij tot februari 2010 uitsluitend klossen met huls heeft geleverd omdat de leverancier voor die tijd niet in staat zou zijn geweest dergelijke klossen te produceren, welke – zijdens Stam+ weersproken – stelling niet nader – bijvoorbeeld doordat de leverancier dit punt in de door Hoooked overgelegde verklaring zou bevestigen, hetgeen niet het geval is – is onderbouwd, legt daartegenover te weinig gewicht in de schaal, zodat in dit geding van de stelling van Stam+ ter zake als onvoldoende weersproken dient te worden uitgegaan.

Vorm door technisch element bepaald 5.10. Daarnaast – en zulks is zelfstandig dragend voor de afwijzing van de vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmodel van Quintaz – geldt dat Stam+ onder verwijzing naar artikel 8 GModVo heeft gesteld dat de vormgeving van de producten in kwestie in hoge mate wordt gekenmerkt door technisch bepaalde elementen. Voor zover er sprake is van vormgeversvrijheid, wekt het Gemeenschapsmodel volgens haar geen andere algemene indruk dan reeds uit het vormgevingsgoed bekende klossen, zoals bijvoorbeeld de klossen met huls zichtbaar in de door Stam+ overgelegde nieuwsbrief van Hoooked (productie 1 Stam+, vgl. r.o. 2.6.), waarvan Hoooked ter zitting heeft erkend dat die al twaalf maanden vóór de registratiedatum van het Gemeenschapsmodel werden verhandeld. Hierin ziet Stam+ eveneens een reden waarom het Gemeenschapmodel nietig is. Zij heeft gemotiveerd gesteld dat het feit dat de katoendraad van binnenuit kan worden afgerold, noodzakelijk is om te voorkomen dat de klos gaat ‘wandelen’ bij gebruik en dat deze functionele eigenschap al jaren wordt toegepast bij vergelijkbare rollen draad of katoengaren, terwijl het ontbreken van een huls noodzakelijk is om de draad van binnenuit te kunnen afrollen. Deze stelling heeft Hoooked in het geheel niet weersproken zodat er vanuit dient te worden gegaan dat het afwezig zijn van de huls functioneel, technisch is bepaald. De resterende uiterlijke kenmerken van het model wekken naar voorlopig oordeel geen andere algemene indruk dan de tot het umfeld behorende klossen, zoals hiervoor besproken.

Nietigheid gemeenschapsmodel 5.11. Dit een en ander leidt tot de conclusie dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat in een bodemprocedure geoordeeld zal worden dat het Gemeenschapmodel van Quintaz nietig is wegens gebrek aan nieuwheid, dan wel het ontbreken van eigen karakter. De vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmodel zullen dan ook worden afgewezen.

Rectificatie 5.16. Ten aanzien van de overige vorderingen, die zien op (rectificatie van) de door Hoooked gedane – volgens Stam+ onrechtmatige – mededelingen (vgl. r.o. 2.13.), overweegt de voorzieningenrechter als volgt. De mededelingen – die in december 2010 zijn gedaan – dienen naar voorlopig oordeel te worden gelezen en begrepen in de context van de destijds gerezen onenigheid tussen partijen. De mededelingen zijn in zoverre juist dat Hoooked beschikt over een ingeschreven modelrecht ten aanzien van de ten processe bedoelde producten en dat uit dat recht voortvloeit dat het nabootsen van dat model daarop een inbreuk kan vormen. Ook al is, naar nu blijkt, naar voorlopig oordeel geen sprake van inbreuk vanwege het ontbreken van een geldig recht, deze mededeling wordt, gezien ook het tijdstip waarop zij is gedaan, voorshands niet onrechtmatig geacht. Duidelijk voor de lezer is immers dat de mededeling betrekking heeft op een lopend geschil waarvan de uitkomst onzeker is. De vorderingen sub 2, 3 en 4 van het petitum worden dan ook afgewezen.

Lees de uitspraak hier (pdf)

Wel inburgering, maar onvoldoende totaalovereenstemming

Benelux en Gemeenschaps (vorm)merk. Modelrecht. Auteursrecht. Zaklampen. Eiser Mag Instrument vervaardigt zaklampen waaronder de zogeheten MINI MAGLITE en SOLITAIRE. Gedaagde Volume Trading importeert in 2002 de zaklampen “MINI” en “MICRO” vanuit China en brengt deze in 2006 in Nederland op de markt.
 
Kort:  Mag Instrument stelt haar vorderingen op basis van (vorm)merkrechten, auteursrechten op de MINI MAGLITE en SOLITAIRE en dat er sprake is van slaafse nabootsing. Daarbij zou MICRO het modelrecht op SOLITAIRE schenden.

Van de gestelde inburgering zal worden uitgegaan van de Gemeenschap zoals die bestond in het jaar 2000, te weten een gemeenschap van vijftien lidstaten, maar van inbreuk is geen sprake: alle vorderingen van Mag Instrument worden afgewezen.

Inburgering Rechtbank handhaaft haar bij het tussenvonnis gegeven oordeel over gebrek aan inherent onderscheidend vermogen van Gemeenschapsmerk MINI. Ogv 7 lid 3 en 52 lid 2 GMVo kan Gemeenschapsmerk niet nietig worden verklaard  indien sprake is van inburgering. r.o. 3.4 Daarbij zal, mede gelet op artikel 6quinquies van het Verdrag van Parijs met name rekening moeten worden gehouden met de duur van het gebruik van het merk. Daarnaast kan ook rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit en de geografische spreiding van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, en het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. Er is sprake van ingeburgerde merken.

Afwijzing merkrechtvordering Gebrek aan visuele gelijkenis van de totaalindruk (r.o. 3.20 - 3.24):
1. de opbouw bestaat uit een strak cilindrisch gedeelte en een reflectorkop, zoals de meeste zaklampen en dus geen onderscheidend element.
2. De reflectorkop van haar zaklamp heeft niet een diameter die aan de voorzijde groter is dan het cilindrische deel en die afneemt naar de overgang van het cilindrische deel.
3. De afsluitdop heeft namelijk niet dezelfde diameter als de cilindrische batterijhouder, maar bestaat uit een knop met een duidelijk kleinere diameter
4. De cilindervorm heeft nauwkeurig begrensd greep-profiel, de tweede heeft dit niet.
5. Daarbij is de cilindrisch geribbelde rand die reflector omsluit is gedeeltelijk functioneel bepaald.

nieuwe lidstaten voor inburgering 3.5. Wat betreft de geografische omvang van de vereiste inburgering is in deze zaak van belang dat artikel 165 lid 4 GMVo bepaalt dat een Gemeenschapsmerk niet ongeldig kan worden verklaard wanneer de gronden voor ongeldigheid alleen voortspruiten uit de toetreding van een nieuwe lidstaat. Dat brengt mee dat voor zover het Gemeenschapsmerk MINI niet ingeburgerd zou zijn in de twaalf lidstaten die zijn toegetreden na de aanvraag van dat Gemeenschapsmerk op 2 juni 2000, dat enkele feit niet kan leiden tot nietigverklaring van het merk. Bij de onderstaande beoordeling van de gestelde inburgering zal dus worden uitgegaan van de Gemeenschap zoals die bestond in het jaar 2000, te weten een gemeenschap van vijftien lidstaten.

Merkrecht 3.24. Gegeven het feit dat de hiervoor genoemde elementen van de vormmerken – die Mag Instrument zelf omschrijft als wezenlijk en onderscheidend – niet terugkomen in de zaklamp van Volume Trading, moet worden geoordeeld dat de totaalindruk van die zaklamp niet overeenstemt met de vormmerken. De andere punten van overeenstemming die Mag Instrument heeft aangevoerd zijn in het licht van die afwijkingen onvoldoende. Zo heeft Mag Instrument gewezen op “verfijnd afgetekende overgangen” tussen de reflectorkop en de batterijhouder en tussen de batterijhouder en afsluitdop. Voor zover de gemiddelde consument, die niet de mogelijkheid heeft om het Gemeenschapsvormmerk MINI en de zaklampen van Volume Trading rechtstreeks met elkaar te vergelijken, de gestelde overeenstemming zou opmerken, kan dat vanwege het detailkarakter van dit kenmerk niet leiden tot een overeenstemmende totaalindruk.
 
3.26. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de overeenstemming tussen de door Volume Trading verhandelde zaklamp en de vormmerken van Mag Instrument zo gering is dat niet kan worden aangenomen dat er daardoor een gevaar voor verwarring in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo en 2.20 lid 1 sub b BVIE bestaat. Het feit dat Volume Trading de vorm gebruikt voor producten die identiek zijn aan de waren waarvoor de vormmerken zijn ingeschreven, kan niet opwegen tegen dat gebrek aan overeenstemming. Het onderscheidend vermogen van de vormmerken kan evenmin tot een ander resultaat leiden. Zoals in het kader van de beoordeling van de geldigheid van het Gemeenschapsmerk MINI al is vastgesteld, hebben de vormmerken van huis uit juist geen onderscheidend vermogen. Gesteld noch gebleken is dat het gebruik van de vormmerken zodanig is geweest, dat zij daaraan een bijzonder onderscheidend vermogen kunnen ontlenen. Ten slotte heeft Mag Instrument in dit verband gewezen op het feit dat de “Mini”, net als de zaklampen van Mag Instrument, worden verkocht in zwarte plastic doosjes. De vergroting van het verwarringsgevaar die hier mogelijk uit voortvloeit, wordt echter weggenomen door het feit dat – zoals Volume Trading onweersproken heeft aangevoerd en blijkt uit productie 2a van Mag Instrument – Volume Trading haar “Mini” aanbiedt met een kartonnen hoesje om het zwarte plastic doosje. Door het gebruik van dat hoesje wijkt de wijze van presentatie van de “Mini” in ieder geval op het moment van aankoop duidelijk af van de wijze van presentatie van de lampen van Mag Instrument. De presentatiewijze draagt dus niet bij aan verwarringsgevaar.

Auteursrecht 3.29. De rechtbank ziet geen aanleiding om terug te komen op het hiervoor genoemde oordeel over het beroep op het auteursrecht. De tegenargumenten die Mag Instrument bij pleidooi van 10 november 2010 heeft aangevoerd kunnen namelijk niet leiden tot een andere eindbeslissing. Ook indien artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie niet in de weg zou staan aan een beroep op het auteursrecht, zoals Mag Instrument betoogt, kan het beroep op een auteursrecht niet slagen. De “Mini” van Volume Trading kan namelijk niet worden aangemerkt als een verveelvoudiging van de Mini Maglite van Mag Instrument. De auteursrechtelijk beschermde trekken van de Mini Maglite die Mag Instrument heeft aangevoerd, zijn namelijk gelijk aan de elementen van haar vormmerken waarop zij de gestelde merkinbreuk heeft gebaseerd. Zoals hiervoor in het kader van de beoordeling van de merkinbreuk is vastgesteld, komen die elementen onvoldoende terug in de zaklamp van Volume Trading om te kunnen spreken van een overeenstemmende totaalindruk. Gelet daarop kan ook van een inbreuk op een auteursrecht geen sprake zijn.

Slaafse nabootsing 3.33. Los van een overeenstemmende wijze van presentatie is de overeenstemming tussen de “Mini” van Volume Trading en de Mini Maglite van Mag Instrument te gering om te kunnen aannemen dat er verwarring bij de consument kan ontstaan, althans gelet op de verschillen tussen die lampen moet worden geconcludeerd dat Volume Trading niet tekort is geschoten in haar verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van haar product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Voor de gronden van dit oordeel kan worden verwezen naar de overwegingen hiervoor in het kader van de beoordeling van het merkenrecht.

Modelrecht 3.49. De overeenkomsten waar Mag Instrument op wijst zijn ook in het kader van haar beroep op het modelrecht: de staafvorm en de verhoudingen van de “Micro”. Zoals hiervoor is vastgesteld waren die vormgevingselementen voor 1980, en dus ruim voor het depot van het model, al gebruikelijk (zie r.o. 3.37 en 3.38). Overneming van slechts die gebruikelijke elementen kan niet leiden tot een inbreuk op het modelrecht.

Conclusie 3.51. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen in conventie moeten worden afgewezen. Mag Instrument zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Zoals hiervoor is overwogen, kan de in het gelijk gestelde partij op grond van richtlijnconforme interpretatie aanspraak maken op vergoeding van haar redelijke en evenredige proceskosten, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Volume Trading vordert een bedrag van € 77.116,14 voor de gehele procedure. Mag Instrument heeft de redelijkheid en evenredigheid van die kosten niet bestreden. Omdat geen van partijen een verdeling heeft aangebracht tussen de procedure in conventie en reconventie, moet de rechtbank die verdeling schatten. De rechtbank gaat ervan uit dat de helft van de kosten kan worden toegerekend aan de conventie en zal Mag Instrument dus veroordelen tot betaling van een bedrag van € 38.558,07.

Lees het vonnis hier (pdf).

Vullen en verkopen

Merkenrecht. Vormmerk gasfles. Gestelde merkinbreuk door concurrent van Deense licentiehouder door het navullen en verkopen (en bestickeren) van gasflessen die afkomstig zijn van genoemde licentiehouder. Naar de conclusie van de A-G kan de merkhouder hier niet tegen optreden, indien afdoende duidelijk is dat het verkochte gas niet door de merkhouder is nagevuld en er verder ook geen verband is met de merkhouder. (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar)

Darf ein Unternehmen sein Produkt in die gebrauchte Verpackung eines Konkurrenten füllen und in dieser Form verkaufen, wenn diese Verpackung als Marke geschützt ist? Diese Frage stellt sich im vorliegenden Fall. Denkt man dabei etwa an die bekannte Flasche von Coca Cola, so scheint die Antwort auf der Hand zu liegen. Doch gilt das auch dann, wenn es sich um eine innovative Gasflasche handelt, für die der Kunde mehr bezahlt hat als für das darin enthaltene Gas?

(…) 73. Ich schlage dem Gerichtshof daher vor, das Vorabentscheidungsersuchen wie folgt zu beantworten:

Der Inhaber des Markenrechts an einer als Marke registrierten Gasflasche kann dem Verkauf von Gas in Exemplaren dieser Flasche, die er zuvor in Verkehr gebracht hat, durch ein anderes Unternehmen nicht widersprechen, wenn ausreichend klargestellt wird, dass das verkaufte Gas nicht von ihm herrührt und auch keine Verbindung zu ihm besteht.

Lees de conclusie hier.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 23 maart 2011, LJN BQ6665 (hoofdzaak: Converse Inc & Kesbo Sport B.V. c.s. tegen Schoenenreus B.V. c.s. & Dieseel AG) en HA ZA 09-2140 (vrijwaringszaak: Schoenenreus B.V. c.s. tegen Dieseel AG).

(Met dank aan Arvid van Oorschot, Freshfields)

Merkenrecht. Parallelimport. Tussenvonnis. Bodem na ongepubliceerde ex parte waarin het Schoenenreus verboden werd om namaak-Converse-schoenen te verkopen. Schoenenreus stelt i.c dat het echter niet om nagemaakte schoenen ging maar om echte, uit parallelimport afkomstige Converse-schoenen. De Van Doren/Lifestyle-vraag is nu op wie de bewijslast rust. Mocht immers blijken dat het echte Converse-schoenen betreft, dan zou het in casu niet ondenkbaar zijn dat er sprake is van een reëel gevaar van marktafbakening door het exclusieve distributiesysteem van Converse, waardoor de eventuele uitputting van de schoenen toch niet door Schoenenreus bewezen zou hoeven worden.

De rechtbank concludeert dat die eventuele echtheid eigenlijk alleen op grond van de echtheidskenmerken van Converse zelf kan worden vastgesteld. Omdat de echtheidskenmerken van Converse-schoenen tot zeer bedrijfsgevoelige informatie betreft, komt de rechtbank tot het tussenoordeel dat de echtheidskenmerken onder strikte geheimhoudingsplicht geverifieerd dienen te worden door onafhankelijke deskundigen

5.3.3. De slotsom op dit punt is dat, als in deze zaak sprake blijkt te zijn van echte Converse-basketbalschoenen, de bewijslast voor ongeoorloofde parallelimport op Converse rust.

5.3.4. Converse kan deze voor Schoenenreus gunstiger bewijslastverdeling niet omzeilen enkel door te stellen dat het om namaak-Converse-basketbalschoenen gaat en te betogen dat reeds op grond van die stelling aan het uitputtingsverweer niet wordt toegekomen.

(…) 5.3.7. Het argument van Converse dat de ratio van het arrest Van Doren/Lifestyle in deze zaak niet speelt, omdat bekend is van welke licentienemers de basketbalschoenen afkomstig zijn, is ondeugdelijk. Schoenenreus heeft slechts naar voren gebracht dat volgens de identificatielabels en de verpakkingen de basketbalschoenen afkomstig waren van de Franse en de Italiaanse licentiehouder, en dat zij op grond daarvan mocht aannemen  dat de schoenen van in de EER gevestigde ondernemingen afkomstig waren. Converse stelt dat de Franse en de Italiaanse licentiehouder dat ontkennen, maar een dergelijke ontkenning ligt in hun verhouding met Converse, waarin verkoop buiten het Converse-distributiesysteem voor hen verboden is, voor de hand. Dit alles zegt in doorslaggevende zin niets over de werkelijke herkomst van de basketbalschoenen.

(…) 5.4.4. Meer in het algemeen komt het betoog van Converse met betrekking tot wat zij noemt haar "bewijsvoering" er op neer dat de rechtbank op haar gezag (c.q. op dat van haar werknemers) en zonder een en ander onafhankelijk te kunnen verifiëren en beoordelen zon moeten aannemen dat de door haar gepresenteerde echtheidskenmerken inderdaad uniek zijn voor echte schoenen. Het betekent ook dat Schoenenreus deze stellingname van Converse niet gemotiveerd kan bestrijden. Dan komen deze stellingname en dit betoog in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor en moeten in deze strekking worden verworpen.

(…) 5.4.6. Het betoog van Converse dat de verklaringen van de merkhouder voldoende zijn om tot namaak te concluderen is in zijn algemeenheid onjuist (…).

(…) 5.5. (…) dat Converse een voldoende mate van transparantie met betrekking tot die kenmerken dient te betrachten. Aan de andere kant moet de rechtbank in deze zaak vaststellen dat Converse een gerechtvaardigd belang heeft om te voorkomen dat al de echtheidskenmerken van haar schoenen op straat komen te liggen, waarna die gegevens door kwaadwillenden misbruikt kunnen worden.  (…)

5.5.3. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank het geraden dat het bewijs dat Schoenenreus namaakschoenen verhandelde geleverd zal worden door deskundigen.

Lees het vonnis hier, LJN en schone pdf

1- Gerecht EU, 17 december 2010, zaak T-13/09, August Storck KG tegen OHIM

Merkenrecht. Weigering vormmerk chocolademuis. Geen onderscheidend vermogen.

44. Im Ergebnis besteht die angemeldete Marke somit aus einer Kombination von Gestaltungsmerkmalen, die naheliegend und für die betreffenden Waren typisch sind. Sie ist eine Variante bestimmter Grundformen, die im Süßwarensektor gewöhnlich verwendet werden, und weicht, da die behaupteten Unterschiede nicht leicht wahrnehmbar sind, nicht erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit im Süßwarensektor ab. Sie ermöglicht es daher den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht, die Süßwaren der Klägerin sofort und mit Gewissheit von denen anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden.

Lees het arrest hier.

2- Gerecht EU, 17 december 2010, zaak T-336/08, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli tegen OHIM

Merkenrecht. Weigering vormmerk chocoladehaas met rood halsbandje. Geen onderscheidend vermogen. Inburgering in de gehele Unie niet aangetoond.

48. Sodann ist festzuhalten, dass die Merkmale, die die Kombination aus der Form, den Farben und dem roten Plisseeband mit Glöckchen der angemeldeten Marke aufweist, von denen der Grundformen, die für die Verpackung von Schokolade und Schokoladenwaren sowie konkret von Schokoladenhasen häufig verwendet werden, nicht hinreichend weit entfernt sind. Sie sind damit nicht geeignet, von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweise auf die betriebliche Herkunft im Gedächtnis behalten zu werden. Denn die Verpackung in Form eines sitzenden Hasen, in goldener Farbe und mit einem roten Plisseeband mit Glöckchen unterscheidet sich nicht wesentlich von den handelsüblichen Verpackungen der fraglichen Erzeugnisse, die als eine typische Verpackungsform dieser Waren naheliegend sind.

49. Auch die zeichnerischen Elemente, insbesondere die Augen, die Schnurrbarthaare und die Pfoten, können, wie die Beschwerdekammer zutreffend feststellte, die Schutzfähigkeit des Zeichens nicht begründen. Es handelt sich nämlich um gängige Elemente, die normalerweise jede Form eines Schokoladenhasen aufweist, und sie sind nicht mit solchem künstlerischen Niveau gestaltet, dass der Verbraucher sie als einen Herkunftshinweis wahrnehmen könnte.

67. Im vorliegenden Fall macht die Klägerin geltend, dass der Schokoladenosterhase außerhalb Deutschlands weitgehend unbekannt sei und daher in den übrigen Ländern der Union von Haus aus Unterscheidungskraft besitze. Diesem Vorbringen kann nicht gefolgt werden. Es ist allgemein bekannt, dass Schokoladenhasen, die vor allem um die Osterzeit verkauft werden, außerhalb Deutschlands nicht unbekannt sind. Tatsächlich widerspricht sich die Klägerin selbst, indem sie darauf hinweist, dass „[s]chon vor Anmeldung der Marke, nämlich vor 2004, … der ‚Lindt Goldhase‘ neben Deutschland und Österreich auch in Bulgarien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Ungarn, Irland, Italien, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Schweden und Großbritannien präsent [war]“. Es ist nicht plausibel, dass in diesen Ländern oder in anderen Mitgliedstaaten der Union im Jahr 2004 die insbesondere um die Osterzeit verkauften Schokoladenhasen völlig unbekannt gewesen sein sollen.

68. Es ist daher mangels konkreter gegenteiliger Anhaltspunkte zu vermuten, dass der Eindruck, den die aus einem dreidimensionalen Zeichen bestehende Anmeldemarke beim Verbraucher erweckt, in der gesamten Union der gleiche ist und dass der Anmeldemarke somit im gesamten Unionsgebiet die Unterscheidungskraft fehlt (vgl. in diesem Sinne Urteil Form einer Muschel, Randnr. 38).

(…)

57      Aber selbst angenommen, die Klägerin weist den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung für Deutschland, Österreich und das Vereinigte Königreich nach, sind die von ihr eingereichten Beweisunterlagen nicht zum Beweis dafür geeignet, dass das Zeichen am Anmeldetag der Marke in allen Mitgliedstaaten der Union Unterscheidungskraft erlangt hatte.

58      Vor diesem Hintergrund muss nicht geprüft werden, ob diese Unterlagen tatsächlich eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft in den drei Mitgliedstaaten beweisen, auf die sich die Klägerin beruft, da das nicht ausreichte, um die Erlangung von Unterscheidungskraft durch Benutzung in der gesamten Union nachzuweisen.

Lees het arrest hier.

3- Gerecht EU, 17 december 2010, zaak T-337/08, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG tegen OHIM

Merkenrecht. Weigering vormmerk chocoladeredier. Geen onderscheidend vermogen.

41. Im vorliegenden Fall sind somit die Feststellungen der Beschwerdekammer zu bestätigen. Die Merkmale, die die Kombination aus der Form, den Farben und dem roten Plisseeband mit Glöckchen der angemeldeten Marke aufweist, sind nämlich von denen der Grundformen, die für die Verpackung von Schokolade und Schokoladewaren häufig verwendet werden, nicht hinreichend weit entfernt. Sie sind damit nicht geeignet, von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweise auf die betriebliche Herkunft im Gedächtnis behalten zu werden. Denn die Verpackung in Form eines Rentiers, in goldener Farbe und mit einem roten Plisseeband mit Glöckchen unterscheidet sich nicht wesentlich von den handelsüblichen Verpackungen der fraglichen Erzeugnisse, die als eine typische Verpackungsform dieser Waren nahe liegend sind.

42. Auch die zeichnerischen Elemente, insbesondere Maul, Augen, Hufe und Geweih, können, wie die Beschwerdekammer zutreffend feststellte, die Schutzfähigkeit des Zeichens nicht begründen. Es handelt sich nämlich um gängige Elemente, die normalerweise jede Rentierform aufweist, und sie sind nicht mit solchem künstlerischen Niveau gestaltet, dass sie dem Verbraucher als Herkunftshinweis dienen könnten.

(…)  44. Selbst unter der Annahme, dass eine Tradition des Verkaufs von Schokoladerentieren zur Weihnachtszeit nicht existiert, genügt der Hinweis, dass die verschiedenen Tierformen Teil des typischen Formenschatzes von Schokolade und Schokoladewaren sind. Die Klägerin hat nicht nachgewiesen, dass sich die Anmeldemarke erheblich von den anderen auf dem Markt befindlichen Tierformen unterscheidet.

Lees het arrest hier.

4- Gerecht EU, 17 december 2010, zaak 346/08, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG tegen OHIM

Merkenrecht. Weigering vormmerk ‚rood bandje met belletje’. Geen onderscheidend vermogen.

36. Sodann ist darauf hinzuweisen, dass die Merkmale, die die Kombination aus dem roten Plisseeband und dem Glöckchen der angemeldeten Marke aufweist, von denen der Grundformen, die für die Verpackung von Schokoladenwaren häufig verwendet werden, nicht hinreichend weit entfernt sind. Sie sind damit nicht geeignet, von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweise auf die betriebliche Herkunft im Gedächtnis behalten zu werden. Das rote Plisseeband mit Glöckchen unterscheidet sich nämlich nicht wesentlich von den handelsüblichen Verzierungen von Verpackungen der fraglichen Erzeugnisse, die als eine typische Verzierung der Verpackungen dieser Waren naheliegend sind.

Lees het arrest hier.

5- Gerecht EU, 17 december 2010, zaak T-395/08, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG tegen OHIM

Merkenrecht. Weigering vormmerk (effen) chocoladehaas. Geen onderscheidend vermogen. Inburgering in de gehele Unie niet aangetoond.

43. Im vorliegenden Fall sind daher die Feststellungen der Beschwerdekammer zu bestätigen. Die Merkmale, die die Kombination aus der Form und der Farbe der angemeldeten Marke aufweist, sind nämlich von den Grundformen, die für die Verpackung von Schokoladewaren sowie konkret von Schokoladenhasen häufig verwendet werden, nicht hinreichend weit entfernt. Sie sind damit nicht geeignet, von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweise auf die betriebliche Herkunft im Gedächtnis behalten zu werden. Denn die Verpackung in Form eines sitzenden Hasen in goldener Farbe unterscheidet sich nicht wesentlich von den handelsüblichen Verpackungen der fraglichen Waren, die als eine typische Verpackungsform dieser Waren naheliegend sind.

(…)

54. Im vorliegenden Fall macht die Klägerin geltend, dass der Schokoladenosterhase außerhalb Deutschlands weitgehend unbekannt sei und daher in den übrigen Ländern der Union von Haus aus Unterscheidungskraft besitze. Diesem Vorbringen kann nicht gefolgt werden. Es ist allgemein bekannt, dass Schokoladenhasen, die vor allem um die Osterzeit verkauft werden, außerhalb Deutschlands nicht unbekannt sind.

55. Es ist daher mangels konkreter gegenteiliger Anhaltspunkte zu vermuten, dass der Eindruck, den die aus einem dreidimensionalen Zeichen bestehende Anmeldemarke beim Verbraucher erweckt, in der gesamten Union der gleiche ist und dass der Anmeldemarke somit im gesamten Unionsgebiet die Unterscheidungskraft fehlt (vgl. in diesem Sinne Urteil Form einer Muschel, Randnr. 38).

Lees het arrest hier.