Vormmerk  

Gerecht EU 29 september 2011, zaak T-479/08 (adidas tegen OHIM/ Patrick Holding ((Représentation d'une chaussure avec deux bandes))

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Aanvraag Gemeenschapswoordmerk. Oppositieprocedure. Twee of drie strepen. Het (niet) vertalen van essentiële elementen of het afleiden van type (in dit geval) driedimensionaal merk is van vitaal belang. 

Oppositie door ouder nationaal merk voor een schoen met drie strepen op de zijkant tegen schoen met twee strepen. Relatieve weigeringsgrond: (niet) slagen in bewijs van ouder recht, of vertalen van essentiële elementen (sonstige Markenform), waarmee word gedoeld op driedimensionaal merk, om registratie ouder merk te bewijzen. Klacht (van adidas) wordt afgewezen. Is dit de eerste opening naar toestaan van tweestrepige driedimensionale merken?

Curia: Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale beeldmerk bestaande in de afbeelding van een schoen met drie strepen op de zijkant voor waren van klasse 25, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 849/2007-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 27 augustus 2008 houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het beeldmerk bestaande in de afbeelding van een schoen met twee strepen op de zijkant in te schrijven voor waren van de klassen 18, 25 en 28 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie Gemeenschapsbeeldmerk voor een schoen met twee strepen op de zijkant.

48      In the present case, it is apparent from the graphic representation submitted by the applicant on 29 November 2004 that the earlier mark is represented by a shoe, which is, moreover, one of the goods in respect of which registration was sought, namely, goods in Class 25. Thus, where the earlier mark consists of the shape of the product itself, it will be necessary to take into consideration the shape of the product as a whole in order to assess the mark’s distinctiveness. On the other hand, where the earlier mark is a figurative mark, even if the overall impression has to be taken into account, any graphic elements present are likely to assume a greater or lesser importance in the assessment of the distinctiveness of that mark. It follows from this that, if the earlier mark is a three-dimensional mark, it may be found to be less distinctive and, therefore, enjoy a more limited protection than that likely to be afforded to a figurative mark.

49      Accordingly, in the circumstances of the present case, in which it is not possible a priori to deduce the type of the earlier mark at issue from the graphic representation, the indication of the type of mark was of vital importance in the context of the opposition proceedings, and it was for the applicant to communicate that indication to OHIM so that the latter could ascertain the scope of the mark’s protection. In that connection, the Court cannot draw any inference from the fact that, in its letter of 29 November 2004, the applicant used the expression ‘the earlier … national figurative marks’ in a general fashion, without further explanation, to allude to the earlier national marks as a whole.

57      First, as OHIM correctly points out, in its pleading filed with the Board of Appeal on 30 July 2007, the intervener referred to the applicant’s earlier mark as a figurative mark, whereas, according to the extract from the online register of the Deutsches Patent- und Markenamt, the mark is in fact an ‘other type of mark’ (‘sonstige Markenform’). It follows from this that, contrary to the applicant’s claim, the intervener had been misled as to the type of the earlier mark because that entry had not been translated into the language of the proceedings.

58      Next, the extract from the earlier mark’s international registration, annexed to the pleading filed with the Board of Appeal on 30 July 2007 by the intervener, does not contain any information relating either to the mark’s type or to its legal and procedural status. The submission of that extract does not therefore prove that the intervener had in fact acquainted itself with that information. In addition, even if, as the applicant maintains, the extract from the international registration may prove that the German mark at issue is registered and valid, the fact remains that, since the extract contains no information relating to the type of the mark or its legal and procedural status, its submission cannot dispel the doubts caused by the lack of translation of that information in the extract from the online register of the Deutsches Patent- und Markenamt.

Hof 's-Gravenhage 13 september 2011, LJN  BS 8925 (Benetton Group SpA tegen G-Star International B.V.)

Met dank aan Niels Mulder, DLA Piper. In navolging van een groot aantal arresten van Hoge Raad en van het HvJ EG IEF 4745.

Merkenrecht. G-star is houdster van Benelux vormmerk voor een spijkerbroek genaamd 'Elwood'. Hof Amsterdam heeft bevestigd dat de aantrekkelijkheid - vormgeving en/of uiterlijk - in belangrijke mate de marktwaarde bepaalt.

Dit hof is van oordeel dat consumenten in het algemeen bij de aanschaf van voor algemeen gebruik bestemde (boven)kleding, zoals een spijkerbroek, hun keuze in belangrijke mate zullen laten afhangen van de vorm en het uiterlijk daarvan, van hoe het staat. De aantrekkelijkheid van het uiterlijk en de vorm zal voor een consument bij zijn/haar aankoopbeslissing zeker de doorslag zal geven, althans een belangrijke rol spelen als hij/zij moet kiezen uit kleding van hetzelfde of vergelijkbaar materiaal en dezelfde of vergelijkbare kwaliteit, kleur, prijs en herkomst.

Artikel 3, lid 1, onder e, derde streepje van de Merkenrichtlijn 89/104/EEG sluit merkbescherming uit van vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven en dat deze dus, kort gezegd, niet kunnen inburgeren. Hof bekrachtigd vonnis 6 maart 2002 in conventie en vernietigt het gedeelte in reconventie. Benelux-merkinschrijvingen worden vernietigd. Ieder draagt eigen kosten.

10. De Hoge Raad heeft vervolgens aan het Hof van Justitie EG de vraag gesteld of artikel 3, lid 1, onder e, derde streepje van de Merkenrichtlijn 89/104/EEG aldus moet worden uitgelegd dat de daarin vervatte uitsluiting toepassing mist indien voorafgaand aan de aanvrage om inschrijving voor het publiek de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken. Het Hof van Justitie heeft deze vraag ontkennend beantwoord. Het heeft daarmee bevestigd dat de oude BenGH-jurisprudentie van o.m. 14 april 1989, NJ 1989, 834 in zoverre achterhaald is door het Philips/Remmington-arrest van HvJEG 18 juni 2002, NJ 2003, 481, ook voor de uitsluiting van merkbescherming voor vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven en dat deze vormen dus, kort gezegd, niet kunnen inburgeren. De vragen van de Hoge Raad gingen niet over de inhoudelijke uitleg van de uitsluiting nu de Hoge Raad slechts heeft gevraagd of toetsing daaraan achterwege kon blijven als de vorm voor de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken.

13. Wat daarvan zij, het hof is, afgezien van het bovenstaande, van oordeel dat die vraag bevestigend dient te worden beantwoord. Het hof is van oordeel dat consumenten in het algemeen bij de aanschaf van voor algemeen gebruik bestemde (boven)kleding, zoals een spijkerbroek, hun keuze in belangrijke mate zullen laten afhangen van de vorm en het uiterlijk daarvan, van hoe het staat. Bij (de grote hoeveelheid) reclame die voor kleding gemaakt wordt - zoals de in deze procedure overgelegde reclame - , wordt vrijwel altijd de kleding getoond, vaak door een model dat de kleding zo aantrekkelijk mogelijk doet uitkomen en niet volstaan met een opsomming van de kenmerken van het kledingstuk, kennelijk omdat voor de aankoopbeslissing van de consument van belang is hoe het kledingstuk er uitziet en hoe het staat. In het algemeen zal een consument die de keuze heeft uit verschillende spijkerbroeken, kiezen voor een spijkerbroek die hij/zij mooi vindt (staan). Dit uitgangspunt valt (ook) af te leiden uit de, in punt 21 van de pleitnota van mr. Mulder in hoger beroep voor dit hof aangehaalde, eigen stellingen/uitingen van G-Star, inhoudende dat het uiterlijk van de Elwood-broek en de (combinatie van de) vijf in het Elwood-vormmerk genoemde kenmerken en het bijzondere kniestuk origineel en bijzonder zijn en dat de Elwood broek door haar bijzondere (stoere) uiterlijk zeer populair is. De aantrekkelijkheid van het uiterlijk en de vorm zal voor een consument bij zijn/haar aankoopbeslissing zeker de doorslag zal geven, althans een belangrijke rol spelen als hij/zij moet kiezen uit kleding van hetzelfde of vergelijkbaar materiaal en dezelfde of vergelijkbare kwaliteit, kleur, prijs en herkomst. De stelling dat ook andere factoren, zoals materiaal, kwaliteit, draagcomfort (hetgeen overigens ook weer met de vorm te maken kan hebben), kleur en herkomst bij de
aankoopbeslissing van belang zijn, kan er niet (voldoende) aan afdoen dat de aantrekkelijkheid van de vorm - de vormgeving en het uiterlijk - in belangrijke mate de marktwaarde bepaalt. Bovendien zijn deze kenmerken in zoverre niet relevant dat zij geen onderdeel uit maken van de waren waarvoor de vormen zijn gedeponeerd en ingeschreven.

14. Het bovenstaande brengt mee dat de vormmerken naar het oordeel van het hof uitsluitend bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft en dat de merkinschrijvingen op grond van artikel 1, lid 2, BMW juncto artikel 14A, lid 1, onder a, BMW nietig zullen worden verklaard, waarbij tevens de doorhaling van de inschrijvingen zal worden gelast. De reconventionele vorderingen van Benetton - waarin overeenkomstig de ten tijde van de inleidende dagvaarding geldende BMW nietigverklaring van de depots wordt gevorderd - komen derhalve in zoverre voor toewijzing in aanmerking. Deze beslissingen komen niet in aanmerking voor uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Het hof zal derhalve het vonnis van de rechtbank, voor zover in reconventie gewezen, vernietigen en voormelde vorderingen alsnog toewijzen. De overigens gevorderde vergoeding van kosten op grond van artikel 6:96, lid 2, sub b en c, BW is door de rechtbank en het hof Amsterdam afgewezen, terwijl het daartegen gerichte middel niet tot cassatie heeft geleid (zie rechtsoverweging 3.14 van het tussenarrest van de Hoge Raad). Deze vordering zal dan ook worden afgewezen. G-star zal als de in reconventie grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in eerste aanleg in reconventie. Benneton heeft vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd, voor
het eerst bij haar memorie na verwijzing. Er is hier sprake van een eiswijziging, waarvoor na cassatie en gelet op de in hoger beroep geldende twee-conclusie-regel geen plaats meer is. De kosten zullen dan ook worden begroot op basis van het normale liquidatietarief.

Lees het arrest hier (pdf / schone pdf / link).

HR 2 september 2011, LJN BQ3894 (G-Star tegen Bestseller Retail Benelux; met concl. A-G D.W.F. Verkade)

In navolging van Hof Amsterdam IEF 8229 en IEF 7178.

Geen cassatie (art. 81 RO). Auteursrecht. Merkenrecht. Vormmerken. Bestseller maakt met de spijkerbroek "Zinko" inbreuk op de rechten van G-Stars spijkerbroek "Elwood". Art. 81 RO: aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden, geen nadere motivering. Inbreukactie in kort geding. Cassatiekosten Bestseller ex 1019 Rv niet bestreden en toegewezen.

HR bevestigd conclusie A-G Verkade IEF 9623; Auteursrecht Hof heeft niet miskend dat een originele toepassing van vormkarakteristiek aan de oorspronkelijkheidstoets voldoet, maar juist als uitgangspunt genomen, Slaafse nabootsings-argument is aangeboden als steunargument; in spoed-appel mag het hof afgaan op zijn intuïtief oordeel zonder nader te motiveren. Merkenrecht met een (viervoudige) motivering, heeft het hof alleszins voldaan aan een te verlangen motiveringsplicht in kort geding.

I. Auteursrecht 
4.4. In de (hierboven samengevatte) oordeelsvorming van het hof kan ik niét lezen (zoals de G-Stars klacht wil): dat het hof miskend zou hebben dat als eenmaal is aangenomen dat een originele toepassing van een vormkarakteristiek aan de oorspronkelijkheidstoets voldoet, de beschermingsomvang daarvan bepaald dient te worden door alle omstandigheden die daarvoor relevant kunnen zijn, waartoe ook behoort de originaliteit zelf van de toepassing van de elders gevonden vormelementen in een nieuwe context.
Ik zou menen dat het hof dit nu juist tot uitgangspunt heeft genomen.  

I. Auteursrecht 
4.4. In de (hierboven samengevatte) oordeelsvorming van het hof kan ik niét lezen (zoals de G-Stars klacht wil): dat het hof miskend zou hebben dat als eenmaal is aangenomen dat een originele toepassing van een vormkarakteristiek aan de oorspronkelijkheidstoets voldoet, de beschermingsomvang daarvan bepaald dient te worden door alle omstandigheden die daarvoor relevant kunnen zijn, waartoe ook behoort de originaliteit zelf van de toepassing van de elders gevonden vormelementen in een nieuwe context.
Ik zou menen dat het hof dit nu juist tot uitgangspunt heeft genomen.  

II. Slaafse nabootsing - steunargument
4.15. Het hof heeft (in rov. 4.7, tweede volzin) kort en krachtig geoordeeld dat van nabootsing die tot verwarring leidt geen sprake is. Daarmee heeft het hof de juiste maatstaf aangelegd voor de vraag of sprake is van een al dan niet op grond van art. 6:162 BW te verbieden (slaafse) nabootsing. Zo bezien, berust de rechtsklacht van onderdeel 2 op een onjuiste lezing van het arrest.

4.16.1. De vraag kan gesteld worden - en het onderdeel roept impliciet de vraag op - of het hof met het korte en krachtige oordeel van rov. 4.7, tweede volzin had kunnen volstaan. Ik zou menen van wél, gelet op de aard van de onderhavige procedure: een spoedappel in een kort geding. Ten aanzien van een feitelijke vraag als de onderhavige (wel of geen verwarring bij het publiek?) mag de voorzieningenrechter, ook een hof in (spoed-)appel, afgaan op zijn intuïtief oordeel. Dat behoeft hij niet nader te motiveren.

4.16.2. Heeft het hof zijn oordeel tóch gemotiveerd in rov. 4.7, eerste volzin, en wel (volgens het onderdeel: door verwijzing naar rov. 4.5): verkeerd? Dat is de inzet van de motiveringsklacht van onderdeel 2.
M.i. is in rov. 4.7, eerste volzin geen dragend argument, maar een steunargument te lezen. Zou het als steunargument niet deugdelijk zijn, dan is dat nog steeds niet cassabel.

III. Merkenrecht
4.24. De klacht gaat uit van een onjuiste lezing van 's hofs arrest en kan dus bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Anders dan de klacht doet voorkomen, heeft het hof niet geoordeeld dat (serieus rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid) dat de karakteristieke vormelementen van de Elwood broek van merkenrechtelijke bescherming zijn uitgesloten omdat zij een wezenlijke waarde aan de waar geven.
Het voorlopig oordeel van het hof dat serieus rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat de vorm van de broek niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt, heeft het hof gebaseerd op vier omstandigheden:
i) in de procedure tegen Poelman Beheer Leek BV heeft een door de rechtbank uitgesproken - 'erga omnes' werkende - nietigverklaring van het onderhavige vormmerk ook na appel en cassatie (kennelijk) standgehouden(30);
ii) naast het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (en het United States Patent and Trademark Office) acht ook het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom vormmerken als door G-Star gedeponeerd voorshands van bescherming als merk uitgesloten, onder meer op de hiervoor genoemde grond;
iii) de fraaiheid van het uiterlijk van een broek speelt in het algemeen een belangrijke rol bij de aankoopbeslissing; en
iv) het hof acht voorshands niet onaannemelijk dat de door de elementen bepaalde vorm van de Elwood broek daaraan een wezenlijke waarde geeft in de zin van art. 2.1 lid 2 BVIE.

4.25. Met deze (viervoudige) motivering, heeft het hof m.i. alleszins voldaan aan een van de rechter in kort geding te verlangen motiveringsplicht(31). Daarmee faalt de rechtsklacht, voor zover die al het hof miskenning van regels ten aanzien van de motivering in kort geding zou verwijten.
Ik heb ook geen (serieuze) klacht ontwaard dat 's hofs arrest in casu niet voldoende inzicht geeft in de daaraan ten grondslag liggende gedachtegang (hoezeer G-Star het met die gedachtegang oneens moge zijn). Het in dit kort geding gegeven voorlopig oordeel van het hof dat serieus rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat de vorm van de broek niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt, is niet onbegrijpelijk. 

Rechtbank 's-Gravenhage 31 augustus 201,A ZA 09-4413 (Deltex B.V. tegen Jade B.V.)

Met dank aan Joost Becker, Dirkzwager advocaten en notarissen.

In't kort. Merkenrecht. Vormmerk. Auteursrecht. Beeldmerk. Slaafse nabootsing. Verpakkingen

In gelijke mate IEF 9124. Het vormmerk wordt nietigverklaard. Het Orthoflex kussen ontwerp 1.0. maakt geen inbreuk op auteursrecht. Geen inbreuk op beeldmerk ook niet door het af te beelden op de verpakking. Geen slaafse nabootsing. Geen monopolie op het gebruik van kleurencodering en het staat Deltex vrij Jade hierin te volgen, onrechtmatig is dat niet.

Auteursrecht 4.13. Voor de vraag of inbreuk wordt gemaakt op het werk is van belang vast te stellen of het Orthoflex kussenontwerp 1.0 in zodanige mate de auteursrechtelijke beschermde trekken van het kussen (dan wel alleen de afbeelding) van Jade vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Dit is niet het geval. Het kussen van Jade ontleent zijn oorspronkelijke karakter in het bijzonder aan de afbeelding van de gezichten. Het idee van de afbeelding is door Deltex mogelijk van Jade overgenomen, maar op geheel andere wijze vormgegeven. Het Orthoflex kussen vertoont daarnaast een opvallende uitsparing aan de bovenzijde. De totaalindrukken van het Support kussen en het Orthoflex kussen verschillen daardoor teveel om ontlening aan te nemen.

Beeldmerk 4.18. De - vrijwel uitsluitend - begripsmatige overeenstemming tussen tekens en merk is onvoldoende om aan te nemen dat verwarring zal ontstaan bij het relevante publiek, ook indien in aanmerking wordt genomen dat de tekens worden gebruikte voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De rechtbank neemt voort in aanmerking dat Deltex, evenals Jade, de hardheid van haar kussen aangeeft met een kleurcode (zie hierna), maar ook dat leidt niet tot een ander oordeel met betrekking tot het verwarringsgevaar.

Verpakkingen 4.22. Volgens Jade heeft Deltex het gebruik van de kleurencodes op de verpakking ter aanduiding van de hardheid van het kussen van haar overgenomen terwijl bovendien, naar zij stelt, van de gebruikte kleuren minstens de helft gelijk is aan de door haar gebruikte kleuren. Deltex haakt aldus, naar Jade stelt, onnodig - en daarmee onrechtmatig - aan bij haar producten.

4.23. Ook hiervoor geldt echter dat Jade geen monopolie heeft op het gebruik van de kleurencodering en dat het Deltex in beginsel vrij staat Jade hierin te volgen. Onrechtmatig is dat niet.

Rechtbank 's-Gravenhage 24 augustus 2011, HA ZA 08-1903 (Pepsico Inc c.s. tegen Leng-d'Or)

In't kort: Merkenrecht. Nietigheidsvordering Pepsico van het vormmerk voor ribbelvormige chips wegens gebrek aan onderscheidend vermogen en non usus en Heilung. Leng-d’Or is houdster van een internationale merkinschrijving voor een vormmerk (marque plastique) met Beneluxdesignatie. Voor vormmerken gelden strenge eisen aan het onderscheidend vermogen. Primaire vordering aangenomen 2.28(1)(b) BVIE al aangenomen. De rechter verklaart de nietigheid voor de Benelux en internationale registratie voorzover het is ingeschreven voor andere waren dan chips. Leng-d'Or veroordeelt in proceskosten conform overeenstemming €25.000.

 4.4. Het vormmerk is onder meer ingeschreven voor aardappelen en chips. Chips (vervaardigd van onder meer aardappelen) bestaat – en bestond ook ten tijde van depot – al lang in verschillende vormen: rond, kegelvormig, ribbelvormig, hartvormig, ringvormig, schroefvormig, driehoekig, rechthoekig en gegolfd. Pepsico betoogt met juistheid dat het vormmerk van Leng-d’Or daar niet significant van afwijkt. Het is een variatie op wat al bekend was en dat volstaat niet voor het vereiste onderscheidend vermogen. Aangenomen moet worden op grond van deze rechtspraak dat het publiek de vorm niet zal herkennen als een merk voor voedingsmiddelen, maar als de vorm van de waar.

4.5. Leng-d’Or verzet zich principieel tegen deze vaste jurisprudentielijn. Zij betoogt met een beroep op sociaal-wetenschappelijk, economisch en juridisch onderzoek dat de veronderstelling dat het publiek vormen niet als merk op zal vatten, onjuist is. Pepsico stelt daar evenwel terecht tegenover, dat het merkenrecht nu eenmaal Europees geharmoniseerd is, het HvJEU tot taak heeft de merkenrechtelijke normen uiteindelijk beslissend uit te leggen, daar een duidelijke en consistente lijn in heeft gekozen voor wat betreft het onderscheidend vermogen van vormmerken, welke lijn nationale rechters hebben te volgen. Bedoeld verzet van Leng-d’Or kan haar derhalve niet baten.

4.7. Met Pepsico acht de rechtbank de opvatting van Leng-d’Or omtrent het in aanmerking te nemen publiek niet juist. Dat bestaat niet (ook niet ten dele, vanwege een beweerdelijke “gelaagde markt”) uit professionele tussenhandelaren, maar uit gewone gemiideld oplettende consumenten, nu de betreffende chips (het afgebakken product, niet het pellet-halffabrikaat dat nog moet worden afgebakken door professionele partijen, waar het vormmerk ook niet voor is gedeponeerd) bestemd zijn voor de consument uiteindelijk. Terecht verwijst Pepsico in dit verband naar de bandenprofieluitspraken, waar dit argument al eerder is verworpen (Hof Arnhem 16 maart 1999, IER 1999/34 en HR 11 mei 2001, IER 2001/34 (Vredestein/Ring 65)).

4.8. Nu de primaire grond (art. 2.28(1)(b) BVIE) slaagt voor zover het merk is ingeschreven voor de waren chips, komt de rechtbank wat dat betreft niet toe aan de door partijen ook aan de orde gestelde non-usus en Heilung-problematiek. Voor zover het merk met gelding voor de Benelux is ingeschreven voor andere waren dan chips, is door Lengd’Or niet gesteld dat voor die andere waren sprake is van rechtshandhavend (begin van) gebruik als merk in de Benelux, zodat de subsidiaire grondslag voor deze overige waren opgaat. Ook Heilung is uitsluitend bepleit voor chips. Zodoende slaagt de subsidiaire non usus grond voor wat betreft de andere waren dan chips (art. 2.26(2)(a) BVIE).

Rechtbank ´s-Gravenhage 17 augustus 2011, HA ZA 09-876 (Crocs Inc c.s. [X] Holding B.V., [X] Sieraden B.V. c.s.)

Met gelijktijdige dank aan Caspar Brouwers, TRC Advocaten.

Sterk geïllustreerde uitspraak inzake Crocs: Auteursrecht. Modellenrecht en merkenrecht. Onrechtmatig handelen en slaafse nabootsing. In citaten:

Vordering 3.1. Crocs c.s. vordert – samengevat – een verklaring voor recht dat gedaagden inbreuk maken op de auteursrechten, modelrechten en merkrechten van Crocs Inc. en dat gedaagden jegens Crocs c.s. onrechtmatig handelen door de Crocs-producten slaafs na te bootsen. Daarnaast vordert Crocs c.s. bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis, veroordeling van gedaagden tot het staken van de inbreuken op de rechten van Crocs c.s. en het onrechtmatig handelen, tot het doen van accountantsgecertificeerde opgave van onder meer verhandelde aantallen, prijzen en toeleveranciers, tot recall van geleverde inbreukmakende producten alsmede tot afgifte daarvan en overige voorraad tot vernietiging, alles op straffe van een dwangsom, alsmede tot betaling van schadevergoeding en hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de volledige proceskosten op de voet van 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (‘Rv’).

Bekend merk 4.9. Dat de CROCS woordmerken als bekende merk moeten worden aangemerkt brengt met zich dat het een sterk onderscheidend vermogen bezit en een ruime beschermingsomvang toekomt. Hoe groter de bekendheid en onderscheidend vermogen van een merk zijn, des te eerder er sprake zal zijn van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMeVo (HvJ EG 14 september 1999, C-357/97, General Motors).

Merkenrecht 4.10. Daarvan uitgaande en in aanmerking genomen de geconstateerde overeenstemming tussen de CROCS woordmerken en het FROG’S teken, de overeenstemming tussen de producten waarvoor de merken en dat teken worden gebruikt, de zelfde doelgroep en de bekendheid en het grote onderscheidende vermogen van de CROCS woordmerken, neemt de rechtbank aan dat het relevante publiek een verband zal leggen tussen de CROCS woordmerken en het FROG’S teken, in die zin dat het door Sieraden gebruikte FROG’S teken de CROCS woordmerken in gedachten oproept bij de gemiddelde consument van de producten waarvoor de CROCS woordmerken zijn ingeschreven. Diezelfde factoren brengen naar het oordeel van de rechtbank met zich dat Sieraden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de bekendheid van de CROCS woordmerken en voorts dat afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van de CROCS woordmerken, zeker nu de afwerking van de door Sieraden aangeboden schoenen zichtbaar van mindere kwaliteit is dan de afwerking van de onder de CROCS woordmerken aangeboden schoenen.

4.11. Sieraden heeft nog aangevoerd dat met het gebruik van het teken FROG’S de CROCS woordmerken wordt geparodieerd, maar dat verweer kan haar niet baten. Niet is gesteld noch is gebleken dat sprake is van enig algemeen belang dan wel grondrecht waarvoor het ongestoord genot door Crocs Inc. van haar exclusieve merkrechten zou moeten wijken. De conclusie is daarom dat met gebruik van het teken FROG’S door Sieraden inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Crocs Inc.

Auteursrecht 4.24. De rechtbank is met Sieraden c.s. van oordeel dat gelet op Bihos (zie 2.23 hiervoor) het aanbrengen van openingen als zodanig in de boven- en zijkant van het schoeisel noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Het aanbrengen van openingen is immers noodzakelijk (onder meer) om het probleem van zweetvoeten op te lossen. Dit geldt ook voor de openingen aan de zijkant vlak boven de zool, die (mede) het technisch doel van het lozen van binnengekomen water dienen. Ook voor het aanbrengen van een profilering in de binnenzool en op de buitenzool als zodanig geldt dat dit een technisch effect heeft, vanwege het anti-slip effect dat daarmee wordt bereikt, zoals Sieraden c.s. terecht heeft aangevoerd.

4.25. Een en ander leidt evenwel niet tot de conclusie dat de Aqua Clog in het geheel niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, zoals door Sieraden c.s. gesteld. Zoals hiervoor overwogen komt die bescherming in elk geval de basisvorm van de Aqua Clog toe. Daarnaast zijn ook het aantal, de grootte en de vorm van de openingen en de plaatsing daarvan (het patroon), de wijze van profilering van de binnen- en buitenzool, de vorm van de zijkant van de zool en het kroontjesmotief op de wreef het resultaat van subjectieve keuzes. Deze elementen zijn binnen de door de technische eisen gelaten ontwerpvrijheid op een zodanige wijze uitgevoerd dat die een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen en komen aldus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. De markante basisvorm en genoemde elementen dragen tezamen zoveel bij aan het door de Aqua Clog opgeroepen totaalbeeld dat geoordeeld moet worden dat de Aqua Clog als geheel auteursrechtelijke bescherming geniet. [wisselend oordeel betreft auteursrechtinbreuk in opvolgende r.o.'s]

Slaafse nabootsing 4.36 (...) De stelling van Sieraden c.s. dat ‘in de evolutie van de klomp geen andere weg gekozen had kunnen worden’ wordt derhalve verworpen. Sieraden c.s. is aldus tekortgeschoten in de op haar rustende verlichting alles te doen wat redelijkerwijs – zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar schoenen – mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkenis met de Beach en Cayman modellen gevaar voor verwarring ontstaat, hetgeen jegens Crocs c.s. onrechtmatig is [zie HR 20 november 2009, LJN BJ6999 (Lego / Mega Brands)]

Nietigheidsverweer geldigheid gemeenschapsmodel 5.15 verstaat dat de schorsing van de zaak in conventie en de zaak in reconventie voor zover betrekking hebbend op het Gemeenschapsmodel 000257001-0001 totdat in laatste instantie uitspraak is gedaan over de geldigheid daarvan zoals bepaald bij vonnis in het incident van 8 juli 2009 van kracht blijft..

Rechtbank 's-Gravenhage 10 augustus 2011, HA ZA 10-636 (AM Denmark A/S tegen Bandrigde Group en Bandridge Europe)

Procesrecht. Gedwongen tussenkomst: 118 Rv. Merkenrecht. Gemeenschapsmerk (houders van) schoonmaakproducten voor toetsenborden, beeldschermen en laptops [merkrecht, red. ook als modelrecht].

Oproeping van derden in het geding staat artikel 118 Rv alleen toe als dat wettelijk vereist is of anderzins nodig is voor de goede beoordeling van het geschil tussen oorspronkelijke partijen. Bandridge Europe is niet opgeroepen ten behoeve van beoordeling van geschil met Bandrigde Group, maar om inbreukmakende handelingen te bewijzen. De ontvankelijkheid jegens Bandridge Europe volgt niet uit proceseconomische belangen.

AM heeft niet betwist dat Bandbridge Europe de beweerdelijke inbreukmakende producten verhandelt en Bandbridge Group slechts holding-activiteiten verricht. Vorderingen worden daarom afgewezen. Voorwaarden van de voorwaardelijke reconventionele eisen zijn niet vervuld. Voorwaardelijke eis in reconventie als redelijke vorm van verdediging, dus proceskostenveroordeling van AM)

Ontvankelijkheid jegens Bandridge Europe
4.1. Bandridge Europe heeft zich – kort gezegd – op het standpunt gesteld dat AM jegens haar niet-ontvankelijk is in haar vordering omdat AM ten onrechte haar op de voet van artikel 118 Rv in het geding heeft betrokken. De rechtbank overweegt als volgt. In artikel 118 Rv is de zogenoemde gedwongen tussenkomst geregeld, zonder dat daarbij echter tevens is aangegeven in welke gevallen die gedwongen tussenkomst kan worden toegelaten. Uit de Parlementaire Geschiedenis kan worden afgeleid dat het om zaken zou moeten gaan waarbij drie partijen belangen hebben waarover tezamen zal moeten worden beslist. De Hoge Raad heeft in een tweetal zaken waarbij het ging over welk erf een noodweg diende te worden aangelegd voor enige verruiming gekozen.1 Geoordeeld werd dat het niet tot niet-ontvankelijk verklaring leidt als niet alle eigenaren van andereaanmerking komende erven in het geding waren betrokken, maar dat daarvoor de weg van gedwongen oproeping op de voet van 118 Rv (12a Rv oud) kan worden gebruikt.

4.2. Het voorgaande overziende staat artikel 118 Rv oproeping van derden in het geding alleen toe als dat wettelijk vereist is of anderszins nodig is voor de goede beoordeling van het geschil tussen de oorspronkelijke partijen in het geding. Daarvan is in dit geval geen sprake. Anders dan een geschil over op welk erf een eventuele noodweg moet komen, kan het geschil tussen AM en Bandridge Group probleemloos worden beoordeeld zonder dat Bandridge Europe partij is. Dit geldt eens te meer nu AM niet de stelling van Bandridge heeft betwist dat het Bandridge Europe is die de beweerdelijk inbreukmakende producten verhandelt en Bandridge Group slechts holding-activiteiten verricht conform de bedrijfsomschrijving opgenomen in het handelsregister, zodat de vordering jegens Bandridge Group voor afwijzing gereed ligt, zoals hierna zal worden overwogen.

4.4. Het betoog van AM dat een gezamenlijke behandeling in het belang is van de proceseconomie, kan niet leiden tot een andere conclusie. Dat belang acht de rechtbank als hiervoor overwogen op zichzelf onvoldoende voor gedwongen oproeping van een derde conform 118 Rv. Bovendien had AM net zo goed een afzonderlijke zaak aanhangig kunnen maken tegen Bandridge Europe en voeging met de zaak tegen Bandridge Group kunnen vorderen.

Inbreukmakend handelen Bandridge Group
4.5. AM heeft de stelling van Bandridge niet betwist dat het Bandridge Europe is die de beweerdelijk inbreukmakende producten verhandelt en Bandridge Group slechts holding-activiteiten verricht conform de bedrijfsomschrijving opgenomen in het handelsregister. Dit betekent dat, zelfs als de door Bandridge Europe verhandelde schermreinigers inbreuk zouden maken op enig intellectueel eigendomsrecht van AM, niet valt aan te nemen dat er Bandridge Group inbreukmakende handelingen heeft verricht danwel er een reële dreiging van inbreuk door Bandridge Group bestaat. Zodoende moeten de vorderingen jegens Bandridge Group worden afgewezen.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 14 juli 2011, LJN BR1613 (Breitman tegen Manderen B.V. en Vereniging Milli Görus), gemotiveerd vonnis: hier

Met dank aan Sven Klos en Sjo-Anne Hoogcarspel, Klos Morel Vos & Schaap

Auteursrecht van architect op moskee. Inbreuk op Auteursrecht en Persoonlijkheidsrecht. Kop / staart vonnis in conflict tussen archtitect Breitman en bouwer van de Westermoskee Amsterdam Manderen. Samenwerking met andere partij. Manderen wordt verboden het ontwerp voor een Moskee van te realiseren. Ook een andere moskee mag niet gerealiseerd worden wegens schending persoonlijkheidsrecht, nu het ontwerp voor het gehele Riva-project een integraal geheel vormt. “De door het gerechtshof aan Manderen opgelegde bouwplicht kan Breitman niet worden tegengeworpen.” (r.o. 4.8). Geen afgifte of vernietiging tekeningen van het ontwerp.  Motivering toegevoegd op 22 juli 2011.

4.6 (..) Gelet op het voorgaande wordt er voorhands vanuit gegaan dat Breitman uitsluitend een licentie tot realisering van ijn ontwerp an Stadgenot heeft verstrekt en geen licentie aan Manderen. Van een overdracht vande exploitatierechten is al helemaal geen sprake. Wat Stadgenoot later met Manderen is overeengekomen over de realisatie va de Westermoskee kan Breitman niet worden tegengeworpen, nu hij bij die afspraken in het geheel niet is betrokken. Van een sublicentie, kan geen sprake zijn. De standaardvoorwaarden (SR 1997) laten een sublicentie ook niet toe, zelfs niet indien Mandern dat in haar verhouding met Stadgenoot zou hebben bedongen.

4.7. Breitman heeft evenmin op een andere wijze toestemming aan Manderen verleend om tot realisatie van zijn ontwerp voor de Westermoskee over te gaann. Gedurende de kort geding procedur is nog wel getracht om een samenwerking tussen partijen tot stand te brengen, aar dat heeft uiteindelijk nies opgeleverd, Breitman heeft te kennen gegeven er geen enkel vertrouwen in te hebben dat Manderen een partij is waarmee een vruchtbare samenwerking kan worden gerealiseerd. Ook de omstandigheid ddat Manderen heeft verklaard Breitman vergaan tegemoet te willen komen in de eisen die Breitman stelt aan een samenwerking, brengt niet mee dat Breitman kan worden gedwongen tot een samenwerking met Manderen.

4.8. Breitman is gelet op het voorgaande gerechtigd om Manderen te weerhouden zijn ontwerp voor de Westermoskee te gebruiken voor de realisatie van die moskee. De door het gerechtshof aan Manderen opgelegde bouwplicht kan Breitman niet worden tegengeworpen.

4.9. De vordering onder 3.1 III om Manderen to verbieden op het Riva-terein een ander gebouw te realiseren dan het gebouw dat door Breitman op basis van zijn voor de Westermoskee en/of het Riva project vervaardigde ontwerpen ontworpen is, is toewijsbaar. In dit verband is van belang dat d door Breitman ontworpen moskee een onderdeel vormt van het Riva-project en het Manderen niet vrijstaat een deel van Breitmans ontwerp voor dat project te wijzigen.

4.10. De vordering tot afgifte, dan wel vernietiging of het onbruikbaar maken van de tekeningen (en andere roerende zaken) waarin Breitmans ontwerp van de Westermoskee en./of het Riva-project is vervat, is niet toewijsbaar. Deze tekeningen zijn door Breitman in opdracht van Stadgenoot gemaakt ten behoeve van Manderen. Dat Manderen deze tekeningen niet mag openbaren maakt dit niet anders.5.1.  wijst de vorderingen jegens Milli Görus af,

5.2.  verbiedt [gedaagden] met onmiddellijke ingang het ontwerp voor de Westermoskee te verveelvoudigen of openbaar te maken, meer in het bijzonder om het ontwerp van [eiser] voor de Westermoskee te realiseren in een bouwwerk of dit ontwerp anderszins te gebruiken,

5.3.  verbiedt [gedaagden] met onmiddellijke ingang elke handeling te verrichten die een aantasting of wijziging in de zin van artikel 25 Auteurswet van het ontwerp van [eiser] voor de Westermoskee en/of het Riva project tot gevolg heeft, meer in het bijzonder om op het Riva-terrein te Amsterdam een ander gebouw te realiseren dan het gebouw dat door [eiser] op basis van zijn voor de Westermoskee en/of het Riva project vervaardigde ontwerpen is ontworpen,

5.4.  veroordeelt [gedaagden] om aan [eiser] een dwangsom te betalen van EUR 10.000,= voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met hetgeen onder 5.2 tot en met 5.3 staat vermeld, dan wel -naar keuze van [eiser]- voor iedere handeling die een overtreding oplevert van hetgeen onder 5.2 tot en met 5.3 staat vermeld, tot een maximum van EUR 5 miljoen is bereikt,

5.5.  veroordeelt [gedaagden] in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op EUR 105,62 aan dagvaardingskosten, EUR 258,= aan griffierecht en EUR 39.871,28 aan advocaatkosten,

Lees het vonnis hier (pdf / LJN / gemotiveerd vonnis)

HR 8 juli 2011, 10/00642 (Conclusie A-G D.W.F. Verkade inzake Mag Instrument Incorporated tegen Edco Eindhoven BV en P.P.Impex BV

Met dank aan Niels Mulder, DLA Piper. Auteursrecht. Merkenrecht. Slaafse nabootsing. In navolging van IEF 8286 en IE 3706 : Hof bepaalt dat vormmerken geen onderscheidend vermogen hebben en door inburgering niet hebben gekregen. De vorm is functioneel bepaald). Rechtspraak.nl destijds: Geen inbreuk op merkenrechten / auteursrechten op Mag-Lite zaklampen van Mag Instrument door de Alu-zaklamp van Edco. Geen onderscheidend vermogen vormmerken Mag-Lite, ook niet door inburgering. Vormen als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 BVIE. Geen auteursrecht op grond van reciprociteitsregel van art. 2 lid 7 Berner Conventie en bewijslast. Ook geen slaafse nabootsing op grond van artikel 14 lid 8 (oud) BTMW.

In deze conclusie past A-G Verkade de concrete toetsing toe op de auteursrechtelijke elementen. Art. 2 lid 7 BC toepassen voor bescherming specifiek product in land van oorsprong. Mag Instrument moet bewijzen dat zij voor zaklampen in VS auteursrechtelijke bescherming geniet.

Betreft de merkenrechtelijke vordering vindt de A-G het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk, fraaiheid vormafwijkingen bepalen in belangrijke mate marktwaarde en/of vormafwijkingen zijn functioneel.

Betreft de slaafse nabootsing stelt A-G voor om vragen te stellen aan Benelux-Gerechtshof over bedoelde handelingen art. IV Protocol wijziging BTMW: omvat dit ook handelingen waartegen niet verzet kon worden krachtens toenmalige art. 14 lid 8 BTMW. 

4.54 De aan het Benelux-Gerechtshof te stellen vragen zouden kunnen luiden:
1. Dient artikel IV van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van Brussel, 20 juni 2002, aldus uitgelegd te worden daat onder de aldaar bedoelde handelingen in de zin van artikel 14 lid 1 (oud) BTMW (thans: artikel 3.16 lid 1 BVIE), verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, en waartegen de belanghebbende zich niet kon verzetten krachtens de tekst van artikel 14 zoals deze luidde vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol, mede omvat handelingen waartegen de belanghebbende zich niet kon verzetten krachtens het toenmalige lid 8 van voormeld artikel 14?
2. Indien vraag 1 ontkennend beantwoord wordt, moet dan een regel van (ongeschreven) overgangsrecht aanvaard worden, met eenzelfde effect als in vraag 1 bedoeld?
3. Indien vraag 1 en 2 ontkennend beantwoord worden, welke (andere) regel van (ongeschreven) overgangsrecht moet dan gelden vóór het optreden op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van ongeoorloofde mededinging, indien het gaat om handelingen in de zin van artikel 14 lid 8 BTMW (oud), waartegen ingevolge die bepaling zodanig optreden niet mogelijk was, indien met deze handelingen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol is begonnen?

Lees de gehele conclusie hier (pdf)

Rechtbank Utrecht 6 juli 2011, LJN BR0619 (FrieslandCampina, Mona en Friesland Brands B.V. tegen De Natuurhoeve B.V.)

met dank aan Maarten Haak, Daan van Eek en Eva den Ouden, Hoogenraad & Haak advocaten

Even voor jezelf lezen. Merkenrecht. Vormmerk. Driedimensionale vorm van de verpakking. Vorderingen art. 2.20 sub b en sub c BVIE, bekend merk.  Generieke puddingvorm. Marktonderzoek. Vorderingen ogv merkenrecht afgewezen. Geen (in)directe verwarring voor gemiddelde consument van pudding, geen slaafse nabootsing. Geen oneerlijke handelspraktijken. Art. 1019h Rv.

4.4. (...) Het betreft derhalve merken die zowel twee- als driedimensionaalkarakter hebben en derhalve een gecombineerd beeld/vormmerk betreffen. Bij het antwoor op de vraag of aan FrieslandCampina merkenrechtelijke bescherming toekomst, dient danook als uitgangspunt te gelden het merk zoals dat door FrieslandCampina is gedeponeerd en is ingeschreven  en zoals dit hiervoor onder 2.2. is afgebeeld. Indien FrieslandCampina een merkenrechtelijke bescherming beoogt van uitsluitend de driedimensionale vorm van de puddingbeker en de rechthoekige kartonnen clip, door haar al "de MONA Vormmerken" gedefinieerd, dan had zij die vormen als merk(en) dienen te deponeren.

Merkenrecht 4.6 De Natuurhoeve heeft voorts aangevoerd dat de door FrieslandCampina gedeponeerde merken onder meer bestaan ui vormen die door de aard van de waar worden bepaald en noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, zodat het bepaalde in artikel 2.1 lid 2 BVIE aan merkenrechtelijke bescherming van de depots in de weg staat. vooralsnog moet worden geoordeeld dat de vorm van de door FrieslandCampina gedeponeerde puddingbekers voor de functie van de puddingbekers verpakking van pudding) niet onontbeerlijk is. Pudding kan immers door de aanvankelijke vloeibare substantie worden gegoten en verpakt in een aanzienlijk aantal andere vormen. Dit blijkt ook uit de door De Natuurhoeve overlegde productie van puddingvormen, waaruit een groot aantal variaties aan puddingvormen blijkt.
Ook moet vooralsnog worden geoordeeld, dat de vorm van die puddingsbekers niet noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Vooralsnog is niet geblreken van wezenlijke vormkenmerken van de puddingsbekers die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen.

4.11 (...) De meest onderscheidende en dominerende bestanddelen van afbeeding  zijn de rode afdekfolie met daarop in witte letters "MONA", de van de onderkant tot de bovenkant doorlopende vingers en de gele pudding met rode sauslaag. Die bestanddelen domineren niet bij de onder 2.4. afgbeelde tekens. Die telkens hebben in tegenstelling tot het merk afbeelding I een in het oogspringende veelkleurig bedrukte afdekfolie en rondom op de bekers een brede veelkleurig (in de beker gegotn) bedrukte band, waardoor de vingers halverwege de beker ophouden en de verhouding tussen pudding en saus visueel anders oogt. De totaalindruk is dientengevolge geheel anders. Vooralsnog moet er dan ook van worden uitgegaan dat geen althans onvoldoende mogelijkheid bestaat dat bij de gemiddelde consument van pudding verwarring wordt gewekt tussen de [verpakkingen - red.] Van directe verwarring is dus geen sprake. Ook van de door FrieslandCampina gestelde indirecte verwarring is vooralsnog niet gebleken.

Bekend merk 4.14. Dit geldt tevens voor het FrieslandCampina gedane beroep op het bepaalde in 2.20 lid 1 onder c BVIE. (...) Dat de ingeschreven merken bekende merken zijn als bedoeld in 2.20 lid 1 onder c BVIE is door De Natuurhoeve niet betwist. Ook indien op grond van de stellingen van FrieslandCampina en de proceshouding van De Natuurhoeve moet worden aangenomen dat de ingeschreven merken bekende merken zijn in de zin van dat artikellid, dan dient beoordeeld te worden of er sprake is van overeenstemming tussen de merken zoals ingeschreven en de verpakkingen van De Natuurhoeve voor AH, C1000 en Lidl. Daarvan is sprake indien het betrokken publiek een verband legt tussen het ingeschreven merk en de verpakkingen van De Natuurhoeve. Een dergelijk verband blijkt uit de onderzoekgegevens die door FrieslandCampina als productie 14 in het geding zijn gebracht vooralsnog niet.

4.16. Het hiervoor vermelde leidt ertoe dat het door FrieslandCampina gevorderde op grond van het merkenrecht moet worden afgewezen.

Slaafse nabootsing 4.17. FrieslandCampina heeft subsidiair aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat De Natuurhoeve jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld, omdat sprake is van slaafse nabootsing door De Natuurhoeve. Voor een geslaagde beroep op slaafse nabootsing is vereist dat sprake is van een nagebootst product dat verwarring wekt.
Uit het hier overwogene in verband met het door FrieslandCampina gedane beroep op een aan haar toekomend merkrecht, volgt tevens dat daarvan vooralsnog niet is gebleken.

Lees het vonnis hier (LJN / grosse / schone pdf)