Woord- en of beeldmerk  

Gerecht, 23 februari 2010, zaak T-11/09, Rahmi Özdemir tegen OHIM / Aktieselskabet af 21. november 2001

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure o.g.v. eerder Gemeenschapswoordmerk JACK & JONES tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk JAMES JONES (kleding). Oppositie toegewezen. Verwarringsgevaar. Het is “conceivable that consumers might interpret the marks at issue as referring to the same person.”

34. (…) Jack and James will be recognised by the consumers of most Member States as being common English forenames. The surname Jones will also be recognised by a large proportion of the relevant public as being a common English surname. Thus, as the Board of Appeal stated, both marks at issue refer to people’s names and contain the surname Jones. The Board of Appeal was therefore correct to find that it was conceivable that consumers might interpret the marks at issue as referring to the same person, and that the presence of the ampersand symbol did not exclude all conceptual similarity between the signs.

35. That finding is not called into question by the applicant’s argument that the marks are not conceptually similar in that the JACK & JONES trade mark will be perceived as the surnames of two people, linked by an ampersand, whereas the James Jones mark will be perceived as the forename and surname of one person only.

36. As the Board of Appeal and OHIM point out, even if the JACK & JONES trade mark were understood as being composed of two surnames, the lack of a forename associated with the surname Jones in that mark reinforces the similarity with the James Jones mark. Thus, it is conceivable that the relevant public might take the marks at issue to refer to the same person.

37. The Board of Appeal was correct to find that the James Jones mark for which registration is sought and the earlier trade mark JACK & JONES were similar visually and phonetically and relatively similar conceptually. It must therefore be held that those marks are similar overall.

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 25 februari 2010, zaak C-408/08 P, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC tegen OHIM / CMS Hasche Sigle

Merkenrecht. Artikelen 55, lid 1, sub a, en 7, lid 1, sub c. Nietigverklaring beschrijvend woordmerk COLOR EDITION (cosmetica). Nietigheidsprocedure ingesteld door Advocatenkantoor: procesbelang voor instelling van vordering tot nietigverklaring van merk op grond van absolute nietigheidsgrond?

Artikel 55, lid 1, sub a: 39  Zoals het Gerecht in wezen in de punten 22 tot en met 25 van het bestreden arrest heeft opgemerkt, bepaalt artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening voorts dat een vordering tot nietigverklaring op grond van een absolute nietigheidsgrond kan worden ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon, alsmede iedere groepering die opgericht is om de belangen van fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaars of consumenten te behartigen en die bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden, terwijl artikel 55, lid 1, sub b en c, van de verordening, betreffende vorderingen tot nietigverklaring op grond van een relatieve nietigheidsgrond, het recht om een dergelijke vordering in te stellen, enkel toekent aan bepaalde specifieke personen die een procesbelang hebben. Het Gerecht heeft terecht daaruit geconcludeerd dat uit de systematiek van dit artikel blijkt dat de wetgever de personen die een vordering tot nietigverklaring kunnen instellen, heeft willen beperken in het tweede geval, maar niet in het eerste.

40. Ten slotte heeft het Gerecht eveneens op goede gronden in punt 26 van het bestreden arrest in wezen gesteld dat, terwijl de relatieve weigeringsgronden de belangen van de houders van een aantal oudere rechten beschermen, de absolute weigeringsgronden de bescherming beogen van het algemeen belang dat eraan ten grondslag ligt, hetgeen verklaart dat artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening niet eist dat degene die nietigverklaring vordert, een procesbelang aantoont.

41. Verder faalt het betoog van Lancôme, dat artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat een daadwerkelijk of potentieel economisch belang bij doorhaling van het litigieuze merk is vereist om een vordering tot nietigverklaring van dit merk bij het BHIM te kunnen instellen.

Artikel 7, lid 1, sub c: 63. In casu heeft het Gerecht zich eerst op het standpunt gesteld dat het teken „COLOR EDITION” uitsluitend bestond uit aanwijzingen die konden dienen tot aanduiding van bepaalde kenmerken van de betrokken waren. Vervolgens heeft het Gerecht in punt 49 van het bestreden arrest geoordeeld dat de associatie van de woorden „color” en „edition” geen ongebruikelijke, maar een gangbare structuur vertoonde gelet op de lexicale regels van de Engelse taal en dat het aangevraagde merk bij het doelpubliek dus geen indruk wekte die voldoende ver verwijderd was van de indruk die ontstond door de nevenschikking zonder meer van woordelementen waaruit het merk bestond zodat de betekenis of de draagwijdte ervan werd gewijzigd.

64. Zoals de advocaat-generaal in punt 98 van zijn conclusie heeft opgemerkt, geeft deze benadering gelet op de in de punten 61 en 62 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

Lees het arrest hier. 

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 16 februari 2010, LJN: BL5296, Stichting Oosteuropa Zending e.a. tegen Stiftung Osteuropa Mission (Schweiz).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Gebruik adressenbestand. Stukgelopen samenwerking. Hof bekrachtigt vonnis waarvan beroep (Vzr. Rechtbank Rotterdam, 28 maart 2006, helaas niet gepubliceerd). Stiftung Osteuropa Mission Schweiz (“OEM”) vordert ondermeer een verbod op het gebruik door Stichting Oosteuropa Zending (“SOZ”) van de naam “Osteuropa Mission International Schweiz” alsmede een verbod om een naam te registreren waarin de woorden “Osteuropa” voorkomen. Vorderingen deels toegewezen. Verbod op gebruik naam en logo zendingsorganisatie.

SOZ heeft niet aannemelijk gemaakt dat OEM de bevoegdheid om haar naam en het bewuste logo te hanteren heeft ontleend aan SOZ en/of de (internationale) samenwerking en dat die bevoegdheid is geëindigd met het eindigen van die samenwerking.

“8. [appellanten] hebben in eerste aanleg een beroep gedaan op een inschrijving ten name van SOZ van het door (SOZ en) OEM (Schweiz) gebruikte logo als beeldmerk bij het Benelux Merkenbureau (thans: Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom) van 10 november 2005 en op een depot van het gecombineerde woord/beeldmerk dat bestaat uit het bedoelde logo in combinatie met de woorden "Osteuropa Mission International Schweiz", bij de Zwitserse merkenautoriteit (productie 13, gedateerd 23 november 2005). Het verweer van [appellanten] dat SOZ en de nieuw opgerichte organisatie daaraan het exclusieve recht ontlenen om het logo te gebruiken en dat het OEM (Schweiz) is die daarop inbreuk maakt is echter in het geheel niet onderbouwd. Gelet op het feit dat OEM (Schweiz) al bij inleidende dagvaarding een beroep heeft gedaan op de aan haar toekomende merk- (en handelsnaam)rechten, alsmede gelet op het feit dat de depots zijn verricht na het eindigen van de samenwerking tussen [appellanten] en OEM (Schweiz), had het op de weg van [appellanten] gelegen gemotiveerd te stellen dat is voldaan aan de in de diverse regelingen gestelde voorwaarden voor het kunnen uitoefenen van de aan een merkrecht verbonden bevoegdheden, respectievelijk dat en waarom de door SOZ verrichte depots tot de conclusie leiden dat geen sprake is van onrechtmatig handelen van [appellanten] Voor het kunnen uitoefenen van die bevoegdheden is immers de enkele inschrijving van het merk niet voldoende. Het gebrek aan onderbouwing klemt temeer in het licht van het door OEM (Schweiz) gestelde en door het hof vooralsnog erkende eerdere gebruik, waardoor zich de conclusie opdringt dat de depots van SOZ te kwader trouw zijn verricht, in elk geval wat betreft de Benelux-depots (vgl. art. 4 lid 6 van de Benelux Merkenwet/art. 2.4 sub f van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom). De grief faalt derhalve in zoverre.”

“11. Het hof is van oordeel dat OEM (Schweiz) voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het adressenbestand haar toebehoort. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat [appellanten] in eerste aanleg hebben erkend (pleitnota sub 24) dat SOZ beschikt over de adressen van OEM (Schweiz) en stellen dat haar deze door OEM (Schweiz) zijn geleverd (zodat deze er zelf ook over zou moeten beschikken). Voorts neemt het hof in aanmerking dat, zoals bij de bespreking van grief I is overwogen, van de door [appellanten] gestelde ondergeschiktheid niets is gebleken, maar wél van een zakelijke samenwerking, waarin past dat [appellanten] de adressen van OEM (Schweiz) beheerde. Ook grief III faalt derhalve.”

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof 's-Gravenhage, 16 februari 2010, LJN: BL5298. Technisch Installatiebureau "Rotterdam" B.V. mede h.o.d.n. "TIB Rotterdam" tegen TBI holdings B.V.

Handelsnaamrecht. Het hof bekrachtigt grotendeels het vonnis waarvan beroep (Rechtbank Rotterdam 2 april 2008, IEF 6038). Gevaar voor verwarring. Andere partijen dan de rechthebbende als belanghebbende. Schade echter onvoldoende aannemelijk. Tevens gebruik als dienstmerk (Céline), maar verband tussen handelsnaam en diensten is onvoldoende onderbouwd. In citaten:

Handelsnaam: 10. De grief van TIB Rotterdam faalt, omdat de formulering van artikel 5 Hnw. meebrengt dat niet alleen de rechthebbende op een handelsnaam zich tegen (het gevaar voor) verwarringwekkend gebruik van een jongere handelsnaam kan verzetten, maar een ieder die onder het beschermingsbereik van de norm valt, te weten: ieder die een concreet belang heeft bij het voorkomen van verwarring. Voldoende is komen vast te staan dat de TBI Techniek bedrijven, gelet op het feit dat zij tot het TBI-concern behoren, in die zin belang hebben bij het gevraagde verbod.

11. (…) Het enkele feit dat zij tot het TBI-concern behoren brengt - hoewel zij daardoor als belanghebbende zijn aan te merken - niet met zich mee dat daarmee ook wat hen betreft sprake is van eerder handelsnaamgebruik. Overigens laten TBI c.s. na aan te geven welk belang zij, gegeven de door de rechtbank aan TIB Rotterdam opgelegde geboden en uitgesproken veroordelingen, bij deze grief hebben.

Verwarringsgevaar: 22. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat, door de geringe mate van afwijking tussen de handelsnamen, gelet op de aard van de beide ondernemingen en hun plaats van vestiging, in die zin gevaar voor verwarring bestaat dat bij het publiek de indruk kan ontstaan dat de ondernemingen met elkaar zijn verbonden en/of tot hetzelfde concern behoren. Het hof verwijst daartoe naar hetgeen de rechtbank in r.o. 5.9 heeft overwogen. De omstandigheid dat TBI Holdings en TBI Bouw (zelf) geen installatiewerkzaamheden verrichten is niet van belang, omdat, zoals het hof in r.o. 7 heeft overwogen, enerzijds heeft te gelden dat bouw en techniek verwante activiteiten zijn en anderzijds TBI Holdings door middel van haar dochterondernemingen wel degelijk deelneemt in installatietechniek. In elk geval hebben TIB Rotterdam enerzijds en TBI Holdings en TBI Bouw anderzijds voldoende raakpunten. Voorts heeft TIB Rotterdam niet aannemelijk gemaakt dat de oorsprong van TBI Holdings en TBI Bouw het publiek in relevante mate bekend is, nog daar gelaten of daardoor het gevaar voor verwarring zou worden weggenomen. Tenslotte neemt ook de omstandigheid dat TBI Holdings en TBI Bouw landelijk werken en TIB Rotterdam plaatselijk het gevaar voor verwarring niet weg, nu er in elk geval in de Rotterdamse regio een aanmerkelijke overlap blijft.

Schadevergoeding: 26. Overtreding van het in artikel 5 Hnw. neergelegde verbod is onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW. Indien op die grond schadevergoeding wordt gevorderd dient (onder meer) te worden bewezen dat sprake is van schade. Aan TBI c.s. kan worden toegegeven dat schade als gevolg van gevaar voor verwarring zich niet nauwkeurig laat vaststellen. Dat neemt echter niet weg dat het bestaan van enige schade moet worden aangetoond. De enkele stelling dat door het gevaar voor verwarring sprake is van verlies aan exclusiviteit en reputatie is daartoe onvoldoende. TBI c.s. hebben in dat verband, zoals TIB Rotterdam stelt, geen enkel concreet feit gesteld. Uit de omstandigheid dat TBI c.s., naar zij zelf stellen, pas in 2004 bij toeval hebben ontdekt dat er een onderneming is die de handelsnaam TIB Rotterdam voert, volgt veeleer het tegendeel. De grief slaagt derhalve en de vordering tot schadevergoeding zal worden afgewezen.

Merkenrecht: TIB Rotterdam stelt dat zij haar naam uitsluitend als handelsnaam gebruikt en niet (tevens) ter onderscheiding van de door haar aangeboden diensten. Zij stelt daartoe geen enkele aspiratie te hebben (MvA inc. onder 3.10). Het door haar gebruikte logo is volgens TIB Rotterdam slechts te beschouwen als vormgeving van haar handelsnaam (CvD onder 5.1). Ook overigens betwist zij inbreuk te maken op de merkrechten van TBI Holdings.

36. In zijn arrest van 11 september 2007 in de zaak Céline SARL/Céline SA (C-17/06) heeft Hof van Justitie van de EU overwogen dat een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem op zich niet dient ter onderscheiding van waren of diensten, maar dat desalniettemin sprake kan zijn van gebruik voor waren of diensten wanneer een derde het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat de maatschappelijke benaming, handelsnaam of het bedrijfsembleem van de derde vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht (r.o. 21 en 23).

37. Het hof is van oordeel dat TBI c.s., op wie ten deze de bewijslast rust, niet hebben aangetoond dat TIB Rotterdam haar handelsnaam op zodanige wijze gebruikt dat een verband is ontstaan tussen die naam en de door TIB Rotterdam verrichte diensten. TBI c.s. stellen dat wel, maar onderbouwen het niet. Ook de wijze waarop TIB Rotterdam haar naam heeft vormgegeven op bv. haar briefpapier en haar bedrijfsauto (zie productie 9 bij conclusie van eis), door TBI c.s. aangeduid als logo, leidt niet zonder meer tot de conclusie dat bedoeld verband aanwezig is. De grief faalt derhalve.

(…)

Het hof (…) gebiedt TIB Rotterdam om met ingang van twee maanden na betekening van dit arrest het gebruik van de lettercombinatie TIB, dan wel een met TBI overeenstemmend teken ter aanduiding van haar onderneming, waaronder de domeinnaam www.tibrotterdam.nl, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom (...) gebiedt TIB Rotterdam binnen drie weken na betekening van dit arrest al datgene te doen wat nodig is om de domeinnaam www.tibrotterdam.nl uit te (doen) schrijven bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. 

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Utrecht, 17 februari 2010, KG ZA 09-1377, Aiuto B.V. tegen Allocar Concepts B.V. (met dank aan Lars Bakers, Bingh Advocaten)

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Handelsnaam Aiuto heeft ‘voldoende onderscheidend vermogen’, handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar is te duchten, ook, in verband met het woordmerk Aiuto, ‘omtrent de herkomst van de waren’. Inbreuk “sub b” eveneens aangenomen. In citaten:

4.5. Tussen partijen is niet in geschil dat Aiuto de handelsnaam Aiuto sinds 2003 rechtmatig voert, reeds lang voordat Allocar de handelsnaam Ajuto voerde. De handelsnaam Aiuto heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende onderscheidend vermogen. De handelsnamen Ajuto of Ajuto Green, die Allocar tot voor kort bezigde, wijken daar in visueel en auditief opzicht slechts in geringe mate van af. De toevoeging "Green" komt hierbij onvoldoende onderscheidende kracht toe.

4.6. De voorzieningenrechter leidt uit de in het handelsregister opgenomen bedrijfsomschrijvingen van Aiuto en Allocar en de overige door partijen overgelegde stukken af, dat Aiuto en Allocar soortgelijke bedrijfsactiviteiten verrichten. Aiuto en Allocar zijn allebei onder meer werkzaam in de automotive branche en houden zich bezig met commerciële dienstverlening aan autodealers ten behoeve van de verkoop van auto's. (…) Gezien het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat, gelet op de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek - hun klanten - verwarring tussen deze ondernemingen te duchten is en dat Allocar in strijd handelt met het verbod van artikel 5 HNW. De voorzieningenrechter wijst erop dat Aiuto niet hoeft aan te tonen dat bij het publiek daadwerkelijk verwarring is ontstaan. Evenmin is in dit verband relevant, dat Allocar volgens haar eigen opgave nog geen omzet heeft gedraaid.

4.7. In artikel 5a HNW is bepaald dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.

4.8. Tussen partijen is niet in geschil dat Aiuto haar handelsnaam als Benelux woordmerk heeft geregistreerd. Zoals ten aanzien van artikel 5 HNW al is opgemerkt, wijkt de handelsnaam Ajuto slechts in geringe mate af van het merk Aiuto. De voorzieningenrechter is van oordeel dat hierdoor ook verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren van Aiuto is te duchten. Allocar handelt daarom ook in strijd met het verbod van artikel 5a HNW.

4.9. De voorzieningenrechter is gezien het voorgaande van oordeel dat Allocar tevens in strijd handelt met het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE. Ingevolge dit artikelonderdeel geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht en kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.  4.10. Gezien het voorgaande concludeert de voorzieningenrechter dat Allocar in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in de artikelen 5 en 5a HNW en artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE. Zij heeft hierdoor onrechtmatig gehandeld jegens Aiuto.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 14 juli 2009, LJN: BL4887, [Naam] tegen DELL Inc. c.s.

Merkenrecht. Hof bekrachtigt vonnis waarvan beroep (Rechtbank Den Haag, 19 april 2006,  IEF 1953). Dell vordert succesvol de vervallenverklaring wegens non-usus van beeldmerk (liggende E) wederpartij. Geen commerciële activiteit. Geen gebruik voor 11 februari 2005 (merk ingeschreven op 11 februari 2000).

10. Tussen partijen staat vast dat het merk van [appellant] voor 11 februari 2005 (vanaf december 2004 of januari 2005) is afgebeeld op zijn website www.xxell.com.
Dell betwist echter dat daarbij sprake was van normaal gebruik, nu via deze website geen goederen of diensten werden aangeboden. (…)  niet gesteld of gebleken is dat voormelde teksten al voor 11 februari 2005 op de website voorkwamen. Voorts blijkt niet dat hier sprake is van enige commerciële activiteit. Het lijkt veeleer te gaan om mededelingen over abstracte algemene (wereld)beschouwingen. Dat ooit daadwerkelijk aan of voor derden over de genoemde onderwerpen is geadviseerd of geanalyseerd of terzake dienstverlening wordt aangeboden, is gesteld noch gebleken, waarbij het hof nog in het midden laat of hier sprake is van diensten waarvoor het merk is ingeschreven.  Ok is gesteld noch gebleken dat met licentiering van merken enige omzet is verworven en of serieuze pogingen zijn gedaan omzet te verwerven. (…) naar het oordeel van het hof dan ook geen sprake van normaal gebruik van het merk via deze website.

11. Tenslotte beroept [appellant] zich op gebruik van zijn merk met zijn toestemming door [T] vanaf februari (vóór 11 februari begrijpt het hof) 2005 op onder meer de website www.exxellland.nl. (…)  Uit geen van deze producties, zowel afzonderlijk als in combinatie bezien, blijkt van daadwerkelijk gebruik van het merk voor 11 februari 2005. Dit wordt evenmin aannemelijk. (…)  Het hof gaat er dan ook van uit dat het merk niet op deze website voor 11 februari 2005 is gebruikt. Dat brengt mee dat in het midden kan blijven of het gebruik dat daarna (…) heeft plaatsgevonden, gelet op de geringe omvang van de leveranties en dienstverlening, wel als normaal gebruik kan worden aangemerkt.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof Amsterdam, 23 februari 2010, zaaknr. 200.018.999/01, Solvay Pharmaceuticals B.V. tegen Novartis Vaccines and Diagnostics  Ltd (met dank aan Marjolein Bronneman, De Brauw Blackstone Westbroek).

Merkenrecht. Geneesmiddelen. Professioneel publiek. Paraplumerk. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank Amsterdam, 9 juli 2008, IEF 6583). Novartis vorderde op grond van haar oudere merk FLUVIRIN de nietigheid en doorhaling van de jongere Benelux merkregistratie en FLURALIN van Solvay (griepvaccins). Vordering alsnog afgewezen.

Zekere gelijkenis, maar geen verwarring, nu het gaat om “een professioneel en relatief oplettend publiek gaat, dat bovendien werkzaam is in een branche waar het niet ongebruikelijk is dat de naam van een product naar eigenschappen daarvan verwijst en derhalve regelmatig sprake is van een zekere gelijkenis van de (niet zelden drielettergrepige) naam waaronder de onderscheidene producten worden verhandeld. Mede in het licht hiervan ligt voor de hand dat - zoals Solvay verdedigt - bij de herkenning/identificatie van het product ook de op de verpakking vermelde naam c.q . het (paraplu)merk van de producent (te weten: SOLVAY) een rol zal spelen.”

4.6. Aan Novartis moet worden toegegeven dat de twee tekens een zekere gelijkenis vertonen. Daar staat echter tegenover dat, zoals Solvay heeft aangevoerd, de geli j kenis vooral woordelementen betreft die beschrijvend van aard zijn ( "f lu" is de Engelse term voor griep; "in" is de eerste lettergreep van injection of injectable) die door het relevante (professionele) publiek als zodanig herkend zullen worden en ook veelvuldig in de benaming van farmaceutische producten worden gebruikt (zie met betrekking tot het gebruik van "flu" onder meer producties l en 2 van Solvay in eerste aanleg) en waaraan, bij de bepaling van de onderscheidende kracht van het merk van Novartis, dan ook slechts beperkte betekenis kan worden toegekend. Voorts is van belang dat het teken FLWIRIN geheel is samengesteld uit dergeli j ke beschrijvende elementen (naast 'flu" en "in", "vir" dat refereert aan het virale karakter van griep). Hoewel het hof het oordeel van de rechtbank deelt dat dit laatste nog niet wil zeggen dat de naam FLWIRIN als (louter) beschrijvend moet worden aangemerkt - en deze naam dus in zoverre meer is dan de som van zijn bestanddelen - is de intrinsieke onderscheidende kracht van het merk daardoor wel beperkt en stelt Solvay zich terecht op het standpunt dat het merk FLWIRIN slechts een relatief geringe beschermingsomvang heeft. 

4.7. Solvay voert voorts terecht aan dat bij de beoordeling van de (mogelijk) verwarringwekkende overeenstemming tussen de twee tekens in aanmerking moet worden genomen dat het om een professioneel en relatief oplettend publiek gaat, dat bovendien werkzaam is in een branche waar het niet ongebruikelijk is dat de naam van een product naar eigenschappen daarvan verwijst en derhalve regelmatig sprake is van een zekere gelijkenis van de (niet zelden drielettergrepige) naam waaronder de onderscheidene producten worden verhandeld. Mede in het licht hiervan ligt voor de hand dat - zoals Solvay verdedigt - bij de herkenning/identificatie van het product ook de op de verpakking vermelde naam c.q . het (paraplu)merk van de producent (te weten: SOLVAY) een rol zal spelen.

4.8. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat, hoewel sprake is van een zekere gelijkenis tussen de twee merken/tekens, FLURALIN door de afwijkende vierde tot en met zesde letters (RAL in plaats van VIR) in de gegeven omstandigheden voldoende afstand houdt van het merk FLWIRIN van Novartis en van een overeenstemming die tot een relevant gevaar voor verwarring leidt geen sprake is.

lees het arrest hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 23 februari 2010, 105.002.481/01, Bach Flower Remedies Ltd tegen Healing Herbs Ltd. (met dank aan Anne Marie Verschuur, NautaDutilh) 

Merkenrecht. Inburgering. Eindarrest na Gerechtshof ’s-Gravenhage, 15 november 2007, IEF 5215. “Het hof is van oordeel dat Flower Remedies dient te bewijzen dat haar merken zijn ingeburgerd op het moment dat de nietigheid werd gevorderd en dat dit nog steeds het geval is op het moment dat het arrest wordt gewezen. indien een inschrijving nietig wordt verklaard heeft dit terugwerkende kracht. Nietigverklaring is niet mogelijk als de merken na inschrijving zijn ingeburgerd.”

Het hof oordeelde in het tussenarrest dat de aanduidingen BACH, THE BACH REMEDIES en BACH FLOWER REMEDIES beschrijvend soortnamen zijn en ten tijde van de depots/inschrijvingen waren voor waren en diensten bestaande uit of betrekking hebbend op bloesem- en bloemenremedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach en dat de woordmerken bestaande uit deze aanduidingen in zoverre elk onderscheidend vermogen missen. Deposant Flower Remedies is in gelegenheid gesteld inburgering te bewijzen, maar is daarin volgens het hof onvoldoende geslaagd. Beeldmerken ware reeds in het tussenarrest als niet-nietig aangemerkt.

Inburgering: 9. Partijen twisten over de vraag of de beoordeling van het onderscheidend vermogen in kader van de inburgering na inschrijving (als bedoeld in artikel 2.28, lid 2 BVIE) ex tunc (waarbij verschillende momenten denkbaar zijn) of ex nunc moet geschieden. Het hof is van oordeel dat Flower Remedies dient te bewijzen dat haar merken zijn ingeburgerd op het moment dat de nietigheid werd gevorderd en dat dit nog steeds het geval is op het moment dat het arrest wordt gewezen. indien een inschrijving nietig wordt verklaard heeft dit terugwerkende kracht. Nietigverklaring is niet mogelijk als de merken na inschrijving zijn ingeburgerd. Naar het oordeel van het hof moet dat al het geval zijn op het moment van het inroepen van de nietigheid. Anders zouden de belangen van belanghebbenden die de nietigheid kunnen inroepen en de onderhavige aanduidingen vrij zouden moeten kunnen gebruiken op dat moment indien zij (dan) niet zijn ingeburgerd, niet zijn gewaarborgd. De merkhouder kan, indien de inschrijving nietig wordt verklaard omdat het merk (dan nog) niet is ingeburgerd, bij latere inburgering de desbetreffende aanduiding opnieuw als merk deponeren. De onderhavige vordering tot nietigverklaring is ingesteld bij inleidende dagvaarding van 1 2 november 200 l. Ook the cancellation division of de Office for Harmonization in the internal Market (trademarks and designs) - hierna: OHIM - gaat hiervan uit in zijn, door Healing Herbs bij haar antwoordakte overgelegde beslissing van 9 september 2008 (rechtsoverweging 24).

10 (…) In het licht van het bovenstaande is het hof van oordeel dat hetgeen door Flower Remedies aangevoerd en overgelegd onvoldoende is om inburgering in november 2001 aan te nemen. Nu Flower Remedies, ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, geen nader gemotiveerd bewijsaanbod heeft gedaan, ziet het hof ook geen reden haar toe te laten tot bewijslevering. Het hof gaat er dan ook van uit dat de woordmerken niet waren ingeburgerd in november 2001 .

11. Overigens is het hof van oordeel dat ook onvoldoende is aangevoerd om aan te nemen dat de merken thans zijn ingeburgerd. (…) Het onderzoek /de winkelbezoeken door de advocaat van Flower Remedies geeft slechts de mening weer van 12 personen, werkzaam in (gespecialiseerde) winkels die producten van Flower Remedies verkopen. Deze personen zijn niet representatief voor het relevante publiek dat voornamelijk uit particuliere afnemers bestaat met in het algemeen minder vergaande productkennis.(…)

Beeldmerken / non-usus / belanghebbende: 14. (…) Healing Herbs heeft er belang bij dat Flower Remedies zich niet jegens Healing Herbs met een beroep op die bepalingen, al dan niet ten onrechte, op haar merkrechten kan beroepen. De omstandigheid dat zij ook bloesem- en bloemen remedies, die zijn vervaardigd volgens de methode Bach, aanbiedt en dat kenbaar wil kunnen maken is voldoende om Healing Herbs als belanghebbende in de zin van artikel 2.27, lid 1, BVIE aan te merken. Grief 8 faalt derhalve.

15. Het hof gaat aan de bewijsaanbiedingen van Flower Remedies (…) als onvoldoende onderbouwd voorbij (…) Ook aan het bewijsaanbod van Healing Herbs gaat het hof als niet relevant en/of onvoldoende geconcretiseerd voorbij.

Lees het arrest hier.

Hoge Raad, 19 februari 2010, 08/01901, Frisdranken Industrie Winters B.V. tegen Red Bull GmbH (met dank aan Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap).

Merkenrecht. Arrest waarvan beroep: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 29 januari 2008, IEF 5795. Is afvullen van (reeds met tekens bedrukte) frisdrankblikjes die voor verhandeling buiten Benelux bestemd zijn merkgebruik? Hoge raad stelt prejudiciële vragen:

5. Vragen van uitleg

I.a. Moet het loutere 'afvullen' van verpakkingen die zijn voorzien van een teken (zoals hiervoor bedoeld onder 3.1 (iv)) worden aangemerkt als gebruik van dat teken in het economisch verkeer in de zin van art. 5 van de Merkenrichtlijn, óók indien dit afvullen geschiedt als dienstverlening voor en in opdracht van een ander ter onderscheiding van de waren van die opdrachtgever?
b. Maakt het voor het antwoord op vraag 1.a verschil of sprake is van inbreuk als bedoeld in art. 5 lid 1, aanhef en onder a, of onder b?

II. Indien het antwoord op vraag 1.a bevestigend luidt, kan het gebruik van het teken ook dan op grond van art. 5 van de Merkenrichtlijn in de Benelux worden verboden indien de van het teken voorziene waren uitsluitend bestemd zijn voor export naar landen buiten (a) het Beneluxgebied, of (b) de Europese Unie en zij daarbinnen - behalve in de onderneming waar het afvullen heeft plaatsgevonden - niet door het publiek kunnen worden waargenomen?

III. Indien het antwoord op vraag I1 (a of b) bevestigend luidt, welke maatstaf moet dan worden aangelegd bij de beantwoording van de vraag of sprake is van merkinbreuk: geldt dan als maatstaf de perceptie van de (gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone) consument in de Benelux, onderscheidenlij k de Europese Unie - die dan in de gegeven omstandigheden niet anders dan fictief of abstract bepaald kan worden - of moet terzake een andere maatstaf worden aangelegd, bijvoorbeeld de perceptie van de consument in het land waarheen de waren worden geëxporteerd?

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Utrecht, 5 februari 2010, KG ZA 09-1344, Vereniging O en A tegen Agiel B.V. c.s. (met dank aan Judith van Schie, Bousie Advocaten)
 
Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Beide partijen stellen rechthebbenden te zijn op de titel ‘Tijdschrift voor Orthopedagogiek’ (opgericht in 1962). De vereniging O en A heeft de titel in december 2009 als woordmerk ingeschreven in het Benelux-merkenregister en vordert dat het Agiel verboden wordt een tijdschrift met die titel uit te geven. Agiel stelt dat het depot te kwader trouw is verricht. De vordering van de vereniging O en A wordt afgewezen, nu “het niet is uitgesloten dat de rechtbank in een nog door Agiel c.s. aanhangig te maken bodemprocedure het door de Vereniging "O en A" gedeponeerde woordmerk nietig zal verklaren.”

4.10.4. Voorts geldt dat naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter van kwade trouw sprake zou kunnen zijn indien - zoals Agiel c.s. aanvoert en de Vereniging "O en A" betwist - het de bedoeling was dat ook indien de Vereniging "O en A" niet meer betrokken zou zijn bij (de totstandkoming van) het "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" het exclusieve recht om onder de titel "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" een tijdschrift te exploiteren zou toekomen aan de Stuurgroep en Agiel als rechtsopvolgster van de Stuurgroep kan worden aangemerkt. In dat geval heeft namelijk te gelden dat de Vereniging "O en A" haar exclusieve "recht" om onder de titel "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" een tijdschrift te exploiteren, heeft prijsgegeven. Het gaat dan niet aan om dit "recht" door middel van het deponeren van een woordmerk proberen terug te krijgen.

4.10.5. In het kader van dit kort geding is het gelet op de door partijen ingenomen stellingen en in het geding gebrachte stukken onduidelijk of er sprake is van de in punt 4.10.4. weergegeven bedoeling. Teneinde daarover duidelijkheid te verkrijgen zou een nader onderzoek naar de feiten en mogelijk bewijslevering nodig zijn, waarvoor in dit kort geding geen plaats is. Het is echter niet volledig uitgesloten dat dit het geval zou kunnen zijn. Er zijn namelijk wel enkele aanwijzingen die wijzen op de juistheid van de door Agiel c.s. gestelde bedoeling. Niet in geschil is dat de Stuurgroep werd belast met het beheer, het management en de redactie van het tijdschrift "Tijdschrift voor Orthopedagogiek". Verder lijkt de in punt 2.6. genoemde overeenkomst tussen de Stuurgroep en BSL - bezien in samenhang met de in punt 2.5. genoemde overeenkomst tussen de Vereniging "O en A" en BSL - erop te wijzen dat het de bedoeling was dat de Stuurgroep de rechthebbende zou worden van de titel "Tijdschrift voor Orthopedagogiek". Het is voorts voldoende aannemelijk dat de Agiel kan worden aangemerkt als rechtsopvolgster van de Stuurgroep.

4.10.6. Met inachtneming van het voorgaande wordt geconcludeerd dat het niet is uitgesloten dat de rechtbank in een nog door Agiel c.s. aanhangig te maken bodemprocedure het door de Vereniging "O en A" gedeponeerde woordmerk nietig zal verklaren.

Lees het vonnis hier.