Woord- en of beeldmerk  

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 13 januari 2010, HA ZA 07- 847, Loods 5 Zaandam B.V. c.s. tegen Vissers & De Waart (met dank aan BNO / Lisette Varossieau,Varossieau IP).

Merkenrecht, handelsnaamrecht, domeinnamen. Loods 5 maakt o.g.v. haar merkrechten bezwaar tegen de domeinnaam Loods5.com van Loods 5 Ontwerpers. Vorderingen afgewezen. Oudere handelsnaam is goede reden voor gebruik.

4.28. Thans staat dan ook vast dat Vissers c.s. reeds gebruik maakte van de handelsnamen "Loods 5" en "Loods 5 Ontwerpers" in de periode voor 17 januari 2001 (zijnde het tijdstip waarop Loods 5 Holding haar beeldmerk, (…) heeft geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De rechtbank is derhalve van oordeel dat, nu sprake is van een oudere handelsnaam van Visser c.s. en een jonger merkrecht van Loods 5 c.s., Vissers c.s. daadwerkelijk een goede reden hebben voor het gebruik van de domeinnaam Loods5.com. Loods 5 c.s. kan haar dit gebruik dan ook niet op grond van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE verbieden.

Gebruik domeinnaam als merkgebruik dan wel niet als gebruik van de handelsnaam van Vissers C.S..

4.29. Het standpunt van Loods 5 C.S., inhoudende dat het gebruik van de domeinnaam loods5.com niet als een uitoefening van het recht op de handelsnaam Loods 5 (ontwerpers) kan worden beschouwd, wordt door de rechtbank niet gevolgd. Uit de verwijzing naar het vonnis van de rechtbank Den Haag leidt de rechtbank af dat Loods 5 c.s. zich op het standpunt stelt, hoewel zij dat niet met zoveel woorden zegt, dat de domeinnaam Loods5.com door Vissers c.s. als merkgebruik dient te worden aangemerkt. Loods 5 c.s. heeft echter op geen enkele wijze onderbouwd waarom dat zo zou zijn. zodat zij haar stellingen omtrent dit gestelde merkgebruik onvoldoende heeft onderbouwd. Voorts heeft zij evenmin aangegeven op grond waarvan er van uit dient te worden gegaan dat de domeinnaam van Vissers c.s. niet als uitoefening van het recht op de handelsnaam kan worden beschouwd.

Overige overwegingen.

4.30. Namens Loods 5 c.s. is er nog op gewezen dat, als de vormgeving van de domeinnaam Loods5.com wordt vergeleken met de vormgeving van de door Loods 5 gebruikte domeinnaam Loods5.nl, het opvalt dat Vissers c.s. voor de website www.loods5.com bewust een identieke vormgeving in gebruik hebben genomen. De rechtbank overweegt hieromtrent dat, als dit al juist zou zijn, dit niet tot toewijzing van de vorderingen van Loods 5 c.s. kan leiden, die immers zien op overdracht van de domeinnaam Loods5.com, doch hooguit tot aanpassing van de website van Vissers c.s., hetgeen niet gevorderd is. De rechtbank kan aan die stelling van Loods5 c.s. dan ook voorbij gaan.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 26 januari 2010, LJN: BL1934, ENBW Energie Baden-Wuerttenberg AG tegen BBIE.

Merkenrecht. Beroep tegen weigering merkinschrijving door BBIE op absolute gronden afgewezen; gedeponeerde teken THE POWER PIONEERS heeft geen onderscheidend vermogen omdat het beschrijvend is; zal bovendien worden opgevat als algemene aanprijzing of verkoopbevorderend.

“Partijen zijn het er over eens dat THE POWER PIONEERS door het relevante publiek zal worden opgevat als pioniers op het gebied van energie. Daarmee beschrijft het teken kenmerken van waren en diensten die betrekking hebben op levering van en dienstverlening met betrekking tot (nieuwe) energie en is het uitsluitend beschrijvend voor die waren en diensten. Dat, zoals EnBW stelt, aan (onpersoonlijke) waren en diensten niet de eigenschap van het zijn van pionier kan worden toegekend, doet hier niet aan af.”

Lees de beschikking hier.

Gerechtshof Amsterdam, 2 februari 2010, Red Bull GmbH c.s. tegen Leidseplein Beheer (met dank aan Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. Hof vernietigt vonnis waarvan beroep ( Rechtbank Amsterdam 17 januari 2007, IEF 3288).  Kielzogvaren ( ‘een graantje meepikken’). Na L’Oréal-Bellure wèl sub c-inbreuk op merken Red Bull door Bull Dog energydrink.  “(…) is voldoende aannemelijk dat De Vries aldus een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van diens bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan.” Geen verval ‘Red Bull Krating-Daeng’ merk wegens consequent weglaten ‘Krating-Daeng’. Geen rechtsverwerking wegens gedogen. In citaten:

3.8. Bij de beoordeling van de door Red Bull hiertegen gerichte grieven komt betekenis toe aan het arrest van het Europese Hof van Justitie van 18 juni 2009 in de zaak LÓréal/Bellur (zaak C-487/07), over welk arrest beide partijen in het onderhavige geding zich bij akte na pleidooi hebben uitgelaten. (…) Met betrekking tot de daar bedoelde inbreuken is niet vereist dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan, maar volstaat dat het bekende merk (i .c. van Red Bull) en het (i.c. door De Vries gebruikte) teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen merk en teken legt en er bovendien sprake is van een van de inbreuken waartegen genoemd artikellid bekende merken bescherming biedt (…).

3.9. (…) Het is aannemelijk dat enerzijds het publiek in het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng", waarin de laatste twee woorden in een klein lettertype zijn opgenomen, ook en vooral het bekende enkele woordmerk "Red Bull" zal zien alsmede dat anderzijds het publiek het teken zoals dit door De Vries wordt gebruikt niet enkel als beeldmerk, maar tevens als woordmerk "The Bulldog" zal zien. Bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken komt, meer. gewicht toe aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. In aanmerking nemende voorts dat in het - voor energy drinks bekende - woordmerk "Red Bull" aan het bestanddeel "Bull" meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief "Red" en dat dit bestanddeel "Bull" ook is opgenomen in het teken dat door De Vries voor energy drinks wordt gebruikt, acht het hof het evenzeer  aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met die overeenstemming, geen bijzondere betekenis zal hechten aan het voor het woord "Bulldog" geplaatste lidwoord "The" en een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward. Hiervoor is steun te vinden in de uitkomsten van het door Red Bull overgelegde IvoMar associatie-onderzoek van 19 oktober 2006 (productie 14 in eerste aanleg), waaraan niet althans niet in relevante mate wordt afgedaan door het zogenaamde marktleidereffect zoals dit over en weer met tegengestelde conclusies door partijdeskundigen in overgelegde schriftelijke verklaringen is toegelicht.

3.10. Waar derhalve sprake is van een overeenstemmend teken als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub c BVIE is vervolgens de vraag aan de orde, of door De Vries ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Red Bull.. Naar het oordeel van het hof is dit hier het geval..Tot de hierbij meegewogen omstandigheden behoren de (in confesso: grote) bekendheid van het merk "Red Bull” voor energy drinks, het identieke woord c.q. bestanddeel "Bull" in merk en teken zoals hierboven besproken, alsmede het feit dat het om identieke waren (energy drinks) gaat. De energy drink van Red Bull is in 1987 in Oostenrijk op de markt gebracht en is rond 1995 (volgens De Vries was dit rond 1997) op de Beneluxmarkt geïntroduceerd, de energy drink van De Vries onder diens bestaande huismerk "The Bulldog" met logo in 1997. Mede gelet op gepubliceerde uitlatingen van De Vries, zoals die door Red Bul1 zijn geciteerd (o.a. akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2), is voldoende aannemelijk dat De Vries aldus een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van diens bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan.

(…)

3.13. De Vries heeft in eerste aanleg in reconventie de vervallenverklaring van het "Red Bull Krating-Daeng" merk gevorderd wegens niet-gebruik omdat Red Bull de woorden Krating-Daeng consequent heeft weggelaten. Dit in hoger beroep door De Vries gehandhaafde verweer wordt verworpen.. Het hof sluit zich aan bij hetgeen de rechtbank dienaangaande in rov. 5.9-5.10 heeft overwogen. Door weglating van de in het visuele totaalbeeld ondergeschikte onderdelen "Krating-Daeng" is het onderscheidend vermogen van het merk van Red Bull in de vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd, zodat dit als normaal gebruik in de zin van art. 2.26 lid 2 sub a juncto lid 3 sub a BVIE heeft te gelden.

(…)

3.15 De Vries heeft, onder verwijzing naar zijn stellingen in eerste aanleg, ten slotte nog aangevoerd dat Red Bull haar rechten heeft verwerkt nu zij het merk van De Vries voor energy drinks gedurende meer dan vijf jaren bewust heeft gedoogd en zij bovendien zonder goede reden een periode van meer dan 2.5 jaar zonder enig verder contact heeft laten verstrijken tussen haar sommatie en de inleidende dagvaarding. De rechtbank heeft dit verweer verworpen.. Het hof sluit zich aan bij hetgeen in het vonnis hiertoe is overwogen. De in hoger beroep herhaalde stellingen leiden niet tot andere gezichtpunten..

Lees het arrest hier.

Het Gerecht, 27 januari 2010, zaak T-331/08, REWE-Zentral AG tegen OHIM/Grupo Corporativo Teype, SL

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk SOLFRUTTA o.g.v. ouder Gemeenschapswoordmerk FRUTISOL. Gerecht vernietigt de toewijzing van het OHIM. De similarity is op alle punten niet zo high als het OHIM dacht, maar eerder weak. 

17. In respect of visual similarity, it is not appropriate to state, as did the Board of Appeal in the contested decision, that simple inversion of two identical elements is generally insufficient to make marks different. On the contrary, in certain circumstances and in certain languages, inversion of a composite word’s two constituent elements can significantly change the overall visual perception of that word. In the present case, the two signs at issue are visually similar to some extent since they both contain the elements ‘frut’ and ‘sol’. However, the fact that those elements are presented in a different order means that the two marks are significantly different, since each mark begins with a completely different set of letters. That inversion, together with the fact that the letter ‘t’ is doubled in the mark ‘Solfrutta’, and the fact that the letter ‘a’ is placed after the ‘frut’ element in ‘Solfrutta’ whereas the letter ‘i’ is placed after it in the mark ‘FRUTISOL’, make the signs sufficiently different to undermine the Board of Appeal’s conclusion that the two marks are highly similar in visual terms. In fact the two marks are visually only very weakly similar.

(…) 22. In the first category of Member States, consumers are liable to associate both marks with the notions of ‘fruit’ and ‘sunshine’. Contrary to the applicant’s argument that ‘FRUTISOL’ evokes the idea of the sun shining on fruits whereas ‘Solfrutta’ evokes a fruit ripened under the sun, both marks are liable to be perceived by the public in such Member States as evoking, in a general and unspecific way, the ripening of fruits in the sun. There will consequently be a certain level of conceptual similarity between them. However, since neither sign consists exclusively of two actual words in any Community language, joined together as one without any modification in their spelling, this conceptual similarity will not be high, contrary to the Board of Appeal’s conclusion.

(…) 29 In evaluating the Board of Appeal’s assessment of the likelihood of confusion in the present case, the Court c.onsiders that, although it is not disputed that the goods covered by the two trade marks include goods that are identical or similar, the Board of Appeal made a significant error in finding that the two signs at issue are highly similar. That error undermines the Board of Appeal’s assessment of the likelihood of confusion.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 25 januari 2010, Connect uitzendbureau B.V. tegen Connection Uitzendbureau B.V. (met dank aan Gert Jan van de Kamp, CS Advocaten, en Bas Berghuis van Woortman, Simmons & Simmons)

Merkenrecht, handelsnaamrecht. Eiseres, Uitzendbureau Connect stelt dat gedaagde middels de handelsnaam Conenction Uitzenbureau inbreuk maakt op haar merk- en handelsnaamrecht. Het merk CONNECT is onderscheidend (ómdat het door het BBIE is ingeschreven), hoewel het door de voorzieningenrechter wel als een zwak merk wordt aangemerkt. Ex tunc beoordeling. Grote mate van overeenstemming, identieke diensten: merkinbreuk en handelsnaaminbreuk. Domeinnamen gedaagde zijn gekleurd tot handelsnaam en gebruik van de domeinnamen is eveneens in strijd met art. 5 Hnw.

4.7. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen wordt het volgende overwogen. Voorshands geoordeeld is het door Connect ingeschreven woordmerk Connecr niet louter beschrijvend voor de diensten waarvoor inschrijving is gevraagd, te weten - kort gezegd - uitzenddiensten. Dat het woordmerk Connect in elk geval enig onderscheidend vermogen heeft, vindt ook steun in de omstandigheid dat een (woord)merk pas wordt ingeschreven nadat door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom een onderzoek heeft plaatsgevonden (onder meer) naar de vraag of het in de aanvraag voorkomende teken geacht moet worden elk onderscheidend vermogen te missen (zie artikel 2.1 1 lid 1 onder b BVIE). Indien inschrijving volgt, kan daaruit worden afgeleid dat het Benelux-Bureau na onderzoek geen aanleiding heeft gevonden om het merk te weigeren wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.
 
Niettemin kan het merk als een 'zwak merk' worden aangemerkt, waarvan het onderscheidend vermogen relatief beperkt is. Het woord 'Connect' is immers een veel voorkomend Engels woord, wat zoveel betekent als 'verbinden' of 'in verband brengen', dat veelvuldig wordt gebruikt in handelsnamen van ondernemingen die actief zijn in de uitzendbranche, zo heeft Connection ter zitting onweersproken gesteld. In dit verband is wel nog van belang dat voor de vaststelling van de beschermingsomvang van het woordmerk Connect dient te worden uitgegaan van de opvattingen van het relevante publiek ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk door Connection (vergelijk HvJ EG 27 april 2006, C-145/05, Levi Strauss). Zoals uit 2.5 blijkt is Connection sinds 2001 op de markt actief. Dit betekent dat merkinschrijvingen van na die tijd buiten beschouwing dienen te blijven, zodat aan de door Connection in het geding gebrachte uitdraai uit het merkenregister in dit verband weinig betekenis toekomt, nu Connect onweersproken heeft gesteld dat veruit de meeste van de daarop voorkomende merkinschrijvingen dateren van na april 2001. Dat het woordmerk Connect door intensief gebruik (inburgering) alsnog sterk onderscheidend vermogen heeft verworven (artikel 2.28 lid 2 BVTE), is overigens gesteld noch gebleken.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Zwolle, 25 november 2009, LJN: BL0184, Eisers tegen Rescue 3000 B.V.

Merkenrecht. Onrechtmatige daad. Geen inbreuk. Eisers, maken op grond van hun Gemeenschapsbeeldmerk STABFAST ( hulpverlenings/stabilisatie-instrument) bezwaar tegen beeldmerk STABALL van gedaagde. Rechtbank Zwolle verwerpt nietigheidsverweer gedaagde en concludeert dat er geen sprake is van merkinbreuk. “Bij de vergelijking van beide tekens dient uitgegaan te worden van het min of meer vage totaalbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen.”

En van een onrechtmatige daad kan dan volgens de voorzieningenrechter geen sprake meer zijn: Hiervoor is reeds geoordeeld dat er met het thans door Rescue gehanteerde teken geen sprake is van een op het merk van [eisers] inbreukmakend teken. Daarmee is gegeven dat er geen sprake kan zijn van onrechtmatig handelen op grond van de onrechtmatige daadsactie van 6:162 BW.”

Merkenrecht: 4.8.Ten aanzien van de gepretendeerde inbreuk op grond van art. 9 lid 1 sub b van de Verordening is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat hiervan bij het thans door Rescue gebruikte teken geen sprake (meer) is. Bij de vergelijking van beide tekens dient uitgegaan te worden van het min of meer vage totaalbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken. Het teken dat nu door Rescue wordt gevoerd (bijlage 3) wijkt als geheel zowel auditief als visueel in overwegende mate af van het merk van [eisers] (bijlage 1). De enige overeenkomst die beide tekens met elkaar hebben is het eerste deel van het woord: “STAB”. Op visueel gebied verschillen het merk (van [eisers]) en het teken (van Rescue) echter ook op dit punt. Voorts is door [eisers] weliswaar gesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar, maar deze stelling is niet geconcretiseerd of nader onderbouwd met feiten of omstandigheden.

Onrechtmatige daad: 4.9.  Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan aan het nationale recht (in dit geval de onrechtmatige daad) geen bescherming worden ontleend die verder strekt dan het specifieke merkenrecht. Hiervoor is reeds geoordeeld dat er met het thans door Rescue gehanteerde teken geen sprake is van een op het merk van [eisers] inbreukmakend teken. Daarmee is gegeven dat er geen sprake kan zijn van onrechtmatig handelen op grond van de onrechtmatige daadsactie van 6:162 BW.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, HA ZA 04/3785, Inter Ikea Systems B.V. & IKEA B.V. tegen Serboucom B.V. (met dank aan Gregor Vos & Moïra Truijens, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. “Over ovalen en kleurcombinaties. In een herkenbare stijl stelt de Haagse Rechtbank dat verwarring uitgesloten moet worden geacht.”, aldus IEF 2431 over de eerste instantie (Rechtbank ‘s-Gravenhage, 2 augustus 2006, IEF 2431). Het hof vernietigt het vonnis in hoger beroep.

Het geel/blauwe beeldmerk van IKEA is een bekend merk, ook zonder het woordelement IKEA. Geen non usus logo zonder woordelement IKEA. Pago-criterium: Benelux (althans Nederland en België) kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Gemeenschap. Inbreuk door MULTIMATE-logo van Serboucom. Het hof acht niet denkbeeldig dat het publiek ervan uitgaat dat het bij de met de logo's aangeduide waren of diensten gaat om waren of diensten van een bepaald onderdeel van IKEA of een daarmee gelieerd bedrijf. Beroep op rechtsverwerking faalt, omdat het  merk in zwart/wit is gedeponeerd en door het gebruik van het logo inbreuk wordt gemaakt omdat het in blauw en geel wordt gebruik. Pan-Europees verbod. 

Bekendheid: 14. Gelet op het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat merk B [geel/blauw ovaal met woord IKEA – IEF]  in de Benelux een bekend merk is met een groot onderscheidend vermogen. Dit wordt nog versterkt door het gebruik van dezelfde felgele kleur in combinatie met de kleur blauw op en in haar winkels.  Nu naar het oordeel van het hof het grondgebied van de Benelux (althans Nederland en België) in dit verband kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Gemeenschap (zie HvJEG 6 oktober 2009, C-301107 inzake PAGO) en het merk B herhaaldelijk (in ieder geval in 2005, 2007, 2008 en 2009) door derden is aangemerkt als een van de "most valuable/best/influential (retail) brands" van Europa en/of de wereld, moet het merk ook als bekend merk worden beschouwd in de Europese Gemeenschap.

Gebruik: (…) 19. Gelet op het bovenstaande is het hof is van oordeel dat merk A [geel/blauw ovaal zonder het woord IKEA – IEF] door het relevante publiek wordt gezien als een onderscheidingsteken voor waren en diensten afkomstig van IKEA nu
  -merk B een bekend merk is
  -zowel het beeldelement als het woordelement in merk B naar het oordeel van het hof, mede door de   bekendheid van merk B, elk onderscheidende bestanddelen daarvan zijn;
  - uit de door IKEA overgelegde rapporten valt af te leiden dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek bij het zien van merk A aan IKEA denkt.
Het hof is dan ook van oordeel dat door het gebruik van merk B ook merk A wordt gebruikt en door de enkele toevoeging van IKEA aan merk A het onderscheidend vermogen van dat merk niet is gewijzigd. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat ook het merk A een bekend merk is. Het merk A is dm ook niet vervallen wegens non-usus.

(…)

22. Het hof is van oordeel dat, gelet op de grote bekendheid van het merk, zowel het beeldelement als het woord (even) onderscheidende elementen zijn.

(…)

Inbreuk: Gelet op de mate van overeenstemming, de bekendheid van de merken van IKEA, de (soort)gelijkheid van (een deel van) de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en waarvoor de tekens door Serboucom worden gebruikt en de omstandigheid dat partijen zelfs deels dezelfde waren en diensten aanbieden, is het hof van oordeel dat de door Serboucom gebruikte logo's zodanig met de merken A en/of B van IKEA overeenstemmen dat door het gebruik van die tekens bij het in aanmerking komende publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Wat betreft de inbreuk op merk B geldt bovendien dat het woord MULTIMATE – evenals in het merk van IKEA - is afgebeeld in blauwe blokletters in (vrijwel) hetzelfde lettertype als het woord IKEA. Dat in het oude logo ook nog een wit streepje om de ovaal en een witte balk voorkomt kan aan het verwarringsgevaar onvoldoende afdoen. Deze zijn zo weinig opvallend dat zij het totaalbeeld niet mede bepalen. In het nieuwe logo komen zij bovendien niet voor. Het hof acht niet denkbeeldig dat het publiek ervan uitgaat dat het bij de met de logo's aangeduide waren of diensten gaat om waren of diensten van een bepaald onderdeel van IKEA of een daarmee gelieerd bedrijf. Het hof is van oordeel dat het bovenstaande ook geldt voor de barcode/prijskaartjes, Ook deze bestaan uit voormeld gekleurd beeldelement en een in merkenrechtelijke zin niet onderscheidend bestanddeel (een prijs en een barcode). Serboucom heeft betwist dat daarbij sprake is van merkgebruik. Dat het gaat om prijskaartjes in de winkel staat er niet aan in de weg dat sprake is van merkgebruik. Het is in het algemeen niet ongebruikelijk dat daarop merken worden afgebeeld.

Rechtsverwerking: 24. in eerste aanleg heeft Serboucom zich nog beroepen op rechtsverwerking wegens het Gedurende vijf jaar (bewust) gedogen van het gebruik van het (oude) MULTIMATE-merk, als bedoeld in artikel I4 bis, lid 1, BMW, thans artikel 2.24, lid 1, BVIE. Daar de grieven slagen en tot vernietiging leiden, moet het hof dit verweer nog bespreken. Nu het merk in zwart/wit is gedeponeerd en door het gebruik van het logo inbreuk wordt gemaakt omdat het in blauw en geel wordt gebruik, faalt dit verweer. (…)

Lees het arrest hier (afbeeldingen in vonnis rechtbank)

Gerechtshof Amsterdam, 19 januari 2010, Kruidvat Retail B.V. c.s. tegen C&A Nederland (met dank aan Hidde Koenraad, Vondst Advocaten).

Merkenrecht. Kwade trouw, slagingskans verweer  en winstafdracht. Arrest in zaak tussen Kruidvat en C&A over het merk "Baby Club". Hoger beroep van Kruidvat tegen (uitsluitend) de veroordeling tot afdracht van winst. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep voor wat betreft de winstafdracht. (Rechtbank Utrecht, 28 december 2005, IEF 1515). Van een bij voorbaat kansloos verweer was geen sprake.

Kruidvat voert met succes aan dat haar gebruik van het teken waarvan het woordelement “BABY CLUB” deel uitmaakt, niet kan worden gekwalificeerd als gebruik te kwader trouw in de zin van art. 13A lid 5 BMW (oud).  Het hof gaat verwerpt het betoog van C&A dat art. 45 lid 2 TRIPS directe werking zou hebben.

4.4. (…) Omdat het begrip "BABY CLUB" als aanduiding voor een collectie babykleding tot op zeker hoogte wel een beschrijvend karakter heeft, is de beschermingsomvang echter beperkt en kon Kruidvat in redelijkheid menen dat zij door de toevoeging van haar handelsnaam "Kruidvat" voldoende afstand van het (woord)merk van C&A hield en dat van inbreuk in de zin van artikel 13 BWd derhalve geen sprake was. Het hof verwerpt het betoog van C&A dat dit verweer van Kruidvat in de gegeven omstandigheden als bij voorbaat kansloos moet worden beschouwd. Voldoende aannemelijk is dat Kruidvat naar een adequate omschrijving van haar collectie babyspullen heeft gezocht en – gelet ook op het door haar aangetoonde veelvuldige gebruik van het woord “club” ter aanduiding van een collectie van waren bestemd voor een bepaald doel - gemeend heeft dat het haar vrijstond de aanduiding “Kruidvat BABY CLUB” te gebruiken'. (…)

4.5. Gelet op dit een en ander gaat een veroordeling tot afdracht van winst die met de verkoop van de desbetreffende kleding is gemaakt (naast de veroordeling tot schadevergoeding van de door C&A als gevolg van de merkinbreuk geleden schade) als sanctie te ver. Het bepaalde in artikel 45 lid 2 van Trips-verdrag leidt niet tot een ander oordeel. Kruidvat wijst er in dit verband terecht op dat het om een optionele bepaling gaat en dat de Benelux-wetgever kennelijk vindt dat een veroordeling tot winstafdracht uitsluitend in gevallen van inbreuk te kwader trouw op haar plaats is. Ook het op 1 september 2006 in werking getreden Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom beperkt (in artikel 2.21 lid 4 BVIE) de toewijsbaarheid van winstafdracht tot die gevallen.’

Lees het arrest hier.

Het Gerecht, 21 januari 2010, zaak T-309/08, G-Star Raw Denim kft tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapsbeeldmerk G STOR o.g.v. ouder nationale en Gemeenschapswoord- en beeldmerken G-STAR en G-STAR RAW DENIM. Oppositie afgewezen. Geen overeenstemmende merken.

35. Furthermore, the impact of the conceptual differences in terms of counteracting the aural similarity is reinforced by the fact that there are also significant visual differences between the marks at issue. In that context, it must be pointed out that the degree of aural similarity of two marks is of less importance in the case of goods which are marketed in such a way that, when making a purchase, the relevant public generally perceives visually the mark designating those goods (…). Clearly, that is the case in respect of the goods covered by the mark applied for and by the earlier marks.

36. In view of all of the above, the Board of Appeal was right to find, in paragraph 31 of the contested decision, that the visual and conceptual differences between the marks prevented any assumption of a possible link between them and, therefore, that the second condition for the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94 was not satisfied.

38. In so far as the marks at issue are neither identical nor similar, one of the cumulative conditions for the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94 is not satisfied. Therefore, there is no need to assess whether the use without due cause of the trade mark applied for could take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade marks.

Lees het arrest hier.

Hof van Justitie, 21 januari 2010, zaak C-398/08 P, Audi AG tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Reclameslogans. Weigering inschrijving woordmerk ‘Vorsprung durch Technik’ is onterecht. Hof vernietigt het arrest van het Gerecht. Voor slogans gelden geen andere criteria dan voor ‘gewone’ merken.

“(…) dient onder meer met klem erop te worden gewezen dat de lovende connotatie van een woordmerk niet uitsluit dat dit merk niettemin in staat is om de consumenten de herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten te waarborgen. Daaruit vloeit voort dat, voor zover dit publiek het merk als een herkomstaanduiding opvat, het voor het onderscheidend vermogen ervan van geen belang is dat het merk tegelijkertijd, of zelfs in de eerste plaats, wordt gezien als een verkoopbevorderende formulering.”

“Voor zover dergelijke merken niet beschrijvend zijn in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 kunnen zij dus een objectieve, zelfs eenvoudige boodschap te kennen geven, en niettemin in staat zijn om de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. Dit kan in het bijzonder het geval zijn wanneer deze merken niet een gewone reclameboodschap zijn, maar in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten. “

De slogan Vorsprung durch Technik voldoet aan de criteria en de weigering tot inschrijving wordt vernietigd.

38. Het Hof heeft weliswaar niet uitgesloten dat deze rechtspraak onder bepaalde voorwaarden relevant kan zijn voor woordmerken bestaande uit reclameslogans, maar het heeft met klem erop gewezen dat de moeilijkheden die deze merken wegens de aard ervan kunnen opleveren om het onderscheidend vermogen ervan vast te stellen en waarmee rekening mag worden gehouden, geen rechtvaardigingsgrond vormen om specifieke criteria vast te stellen ter vervanging of afwijking van het criterium van het onderscheidend vermogen zoals dit wordt uitgelegd in de in de punten 33 en 34 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak (zie arrest BHIM/Erpo Möbelwerk, reeds aangehaald, punten 35 en 36).

39. Het Hof was ook van oordeel dat niet kan worden geëist dat een reclameslogan een „verbeeldingselement” bevat, ja zelfs „een conceptueel spanningsveld met een verrassingseffect dat dan ook blijft aanhaken” om het door artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geëiste minimale onderscheidend vermogen te bezitten (arrest BHIM/Erpo Möbelwerk, reeds aangehaald, punten 31 en 32; zie ook arrest van 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C‑329/02 P, Jurispr. blz. I‑8317, punt 41).

40. In casu is de redenering van het Gerecht het gevolg van een onjuiste uitlegging van de in de punten 36 tot en met 39 van het onderhavige arrest aangehaalde beginselen.

41. Er dient immers te worden vastgesteld dat, ook al heeft het Gerecht in punt 36 van het bestreden arrest gesteld dat blijkens de rechtspraak de inschrijving van een merk niet uitgesloten is wegens het lovende of wervende gebruik ervan, het daarna zijn conclusie dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist, in wezen heeft gebaseerd op het feit dat dit merk wordt opgevat als een verkoopbevorderende formulering, en dus juist op het lovende en wervende gebruik ervan.

42. Aldus was het Gerecht in de punten 41 en 42 van het bestreden arrest van oordeel dat het merk Vorsprung durch Technik weliswaar meerdere betekenissen kan hebben, een woordspeling kan vormen of als fantasievol, verrassend en onverwacht kan worden opgevat, en dus kan worden gememoriseerd, maar het daardoor nog geen onderscheidend vermogen heeft. Het Gerecht stelde dat deze verschillende elementen dat merk slechts onderscheidend vermogen verlenen indien het door het relevante publiek meteen wordt opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de door een dergelijk merk aangeduide waren of diensten. In casu vat het relevante publiek dit merk allereerst op als een verkoopbevorderende formulering.

43. Het Gerecht heeft die laatste vaststelling gebaseerd op de analyse die het in de punten 43 tot en met 45 van het bestreden arrest heeft verricht. Het Gerecht was ten eerste van mening dat gelet op de ruime definitie van het begrip techniek, de verwijzing naar dit begrip niet in staat is om voor alle betrokken waren en diensten het aangevraagde merk onderscheidend vermogen te verlenen. Ten tweede betekent het woord „Vorsprung” „voorsprong”, zodat het in combinatie met het voorzetsel „durch” – dat „door” betekent – eerder een lovend karakter heeft voor het door de merkaanvraag aangesproken publiek, en in het bijzonder het Duitse publiek. Ten derde dient het merk, als samengesteld merk, weliswaar voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan in zijn geheel te worden beschouwd, maar tevens dient te worden vastgesteld dat dit merk is gericht tot een breed publiek en dat de meeste ondernemingen die waren en diensten aan dit publiek willen aanbieden, de uitdrukking zelf kunnen gebruiken gelet op het lovende karakter ervan, los van de uitlegging die eraan moet worden gegeven.

44. Het is juist dat, zoals overigens in punt 33 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, een merk slechts onderscheidend vermogen heeft voor zover daarmee de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming kunnen worden geïdentificeerd, maar het loutere feit dat een merk door het relevante publiek wordt opgevat als een verkoopbevorderende formulering en dat het, gelet op het lovende karakter ervan, in beginsel door andere ondernemingen zou kunnen worden overgenomen, volstaat als zodanig niet voor de conclusie dat dit merk elk onderscheidend vermogen mist.

45. In dit verband dient onder meer met klem erop te worden gewezen dat de lovende connotatie van een woordmerk niet uitsluit dat dit merk niettemin in staat is om de consumenten de herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten te waarborgen. Aldus is het mogelijk dat het relevante publiek een dergelijk merk tegelijkertijd als een verkoopbevorderende formulering en als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren of diensten opvat. Daaruit vloeit voort dat, voor zover dit publiek het merk als een herkomstaanduiding opvat, het voor het onderscheidend vermogen ervan van geen belang is dat het merk tegelijkertijd, of zelfs in de eerste plaats, wordt gezien als een verkoopbevorderende formulering.

46. De in de punten 42 en 43 van het onderhavige arrest uiteengezette redenering van het Gerecht staaft niet zijn conclusie dat het aangevraagde merk door het relevante publiek niet zal worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten, maar beklemtoont in wezen enkel het feit dat dit merk bestaat uit een verkoopbevorderende formulering en als zodanig wordt begrepen.

47. Wat de vaststelling van het Gerecht in punt 41 van het bestreden arrest betreft, volgens welke het merk Vorsprung durch Technik meerdere betekenissen kan hebben, een woordspeling kan vormen of als fantasievol, verrassend en onverwacht kan worden opgevat, en dus kan worden gememoriseerd, dient te worden opgemerkt dat, ook al zijn dergelijke kenmerken – zoals blijkt uit punt 39 van het onderhavige arrest – geen noodzakelijke voorwaarde voor de vaststelling van onderscheidend vermogen van een reclameslogan, dit niet wegneemt dat een reclameslogan door deze elementen in beginsel onderscheidend vermogen verkrijgt.

48. Wat de conclusie van het Gerecht in punt 46 van het bestreden arrest betreft, volgens welke „het merk Vorsprung durch Technik, naast de duidelijke verkoopbevorderende betekenis ervan, dus geen elementen bevat die het relevante publiek in staat kunnen stellen om de uitdrukking gemakkelijk en onmiddellijk te memoriseren als een voor de aangeduide waren en diensten onderscheidend merk”, volstaat de vaststelling dat deze conclusie niet alleen geenszins wordt gestaafd door de redenering die eraan voorafgaat, maar bovendien in zekere mate wordt weerlegd door de in punt 41 van dat arrest gedane vaststelling, zoals aangehaald in het vorige punt van het onderhavige arrest.

49. Hieruit volgt dat Audi terecht heeft gesteld dat de beoordeling die het Gerecht overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft verricht, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Derhalve slaagt het tweede onderdeel van verzoeksters eerste middel in hogere voorziening, dat dus moet worden toegewezen zonder dat het eerste onderdeel ervan hoeft te worden onderzocht.

51. In deze omstandigheden dient het bestreden arrest te worden vernietigd voor zover het Gerecht op grond van een onjuiste beoordeling heeft geoordeeld dat de tweede kamer van beroep artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden door de litigieuze beslissing vast te stellen.

(…)

57. Voor zover dergelijke merken niet beschrijvend zijn in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 kunnen zij dus een objectieve, zelfs eenvoudige boodschap te kennen geven, en niettemin in staat zijn om de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. Dit kan in het bijzonder het geval zijn wanneer deze merken niet een gewone reclameboodschap zijn, maar in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten.

58. Gesteld dat de slogan „Vorsprung durch Technik” een objectieve boodschap overbrengt, volgens welke de technische superioriteit het mogelijk maakt om betere waren te produceren en betere diensten te leveren, kan op grond van deze omstandigheid niet worden geconcludeerd dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen van huis uit mist. Ook al is een dergelijke boodschap nog zo eenvoudig, toch kan zij niet in die mate gewoon worden geacht dat daardoor meteen en zonder enige verdere analyse kan worden uitgesloten dat dit merk in staat is om de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten.

59. In deze context dient te worden vastgesteld dat die boodschap niet op vanzelfsprekende wijze voortvloeit uit de slogan. Zoals Audi heeft opgemerkt, laat de opeenvolging van de woorden „Vorsprung durch Technik”, die „voorsprong door techniek” betekent, in eerste instantie slechts een causaal verband zien, en vraagt hierdoor een zekere uitleggingsinspanning van het publiek. Verder getuigt deze slogan van een zekere originaliteit en pregnantie, waardoor hij gemakkelijk te memoriseren is. Aangezien het gaat om een bekende slogan die reeds vele jaren door Audi wordt gebruikt, kan ten slotte niet worden uitgesloten dat het feit dat het relevante publiek gewend is om het verband te leggen tussen deze slogan en door deze onderneming geproduceerde motorvoertuigen, ook ertoe bijdraagt dat dit publiek de commerciële herkomst van de aangeduide waren of diensten gemakkelijker identificeert.

60. Gelet op een en ander dient de litigieuze beslissing te worden vernietigd voor zover de tweede kamer van beroep de aanvraag tot inschrijving van het merk Vorsprung durch Technik gedeeltelijk heeft afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Lees het arrest hier.