Woord- en of beeldmerk  

Vzr. Rechtbank Utrecht, 5 februari 2010, KG ZA 09-1344, Vereniging O en A tegen Agiel B.V. c.s. (met dank aan Judith van Schie, Bousie Advocaten)
 
Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Beide partijen stellen rechthebbenden te zijn op de titel ‘Tijdschrift voor Orthopedagogiek’ (opgericht in 1962). De vereniging O en A heeft de titel in december 2009 als woordmerk ingeschreven in het Benelux-merkenregister en vordert dat het Agiel verboden wordt een tijdschrift met die titel uit te geven. Agiel stelt dat het depot te kwader trouw is verricht. De vordering van de vereniging O en A wordt afgewezen, nu “het niet is uitgesloten dat de rechtbank in een nog door Agiel c.s. aanhangig te maken bodemprocedure het door de Vereniging "O en A" gedeponeerde woordmerk nietig zal verklaren.”

4.10.4. Voorts geldt dat naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter van kwade trouw sprake zou kunnen zijn indien - zoals Agiel c.s. aanvoert en de Vereniging "O en A" betwist - het de bedoeling was dat ook indien de Vereniging "O en A" niet meer betrokken zou zijn bij (de totstandkoming van) het "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" het exclusieve recht om onder de titel "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" een tijdschrift te exploiteren zou toekomen aan de Stuurgroep en Agiel als rechtsopvolgster van de Stuurgroep kan worden aangemerkt. In dat geval heeft namelijk te gelden dat de Vereniging "O en A" haar exclusieve "recht" om onder de titel "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" een tijdschrift te exploiteren, heeft prijsgegeven. Het gaat dan niet aan om dit "recht" door middel van het deponeren van een woordmerk proberen terug te krijgen.

4.10.5. In het kader van dit kort geding is het gelet op de door partijen ingenomen stellingen en in het geding gebrachte stukken onduidelijk of er sprake is van de in punt 4.10.4. weergegeven bedoeling. Teneinde daarover duidelijkheid te verkrijgen zou een nader onderzoek naar de feiten en mogelijk bewijslevering nodig zijn, waarvoor in dit kort geding geen plaats is. Het is echter niet volledig uitgesloten dat dit het geval zou kunnen zijn. Er zijn namelijk wel enkele aanwijzingen die wijzen op de juistheid van de door Agiel c.s. gestelde bedoeling. Niet in geschil is dat de Stuurgroep werd belast met het beheer, het management en de redactie van het tijdschrift "Tijdschrift voor Orthopedagogiek". Verder lijkt de in punt 2.6. genoemde overeenkomst tussen de Stuurgroep en BSL - bezien in samenhang met de in punt 2.5. genoemde overeenkomst tussen de Vereniging "O en A" en BSL - erop te wijzen dat het de bedoeling was dat de Stuurgroep de rechthebbende zou worden van de titel "Tijdschrift voor Orthopedagogiek". Het is voorts voldoende aannemelijk dat de Agiel kan worden aangemerkt als rechtsopvolgster van de Stuurgroep.

4.10.6. Met inachtneming van het voorgaande wordt geconcludeerd dat het niet is uitgesloten dat de rechtbank in een nog door Agiel c.s. aanhangig te maken bodemprocedure het door de Vereniging "O en A" gedeponeerde woordmerk nietig zal verklaren.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 26 januari 2010, KG ZA 10-39, Wédéflex Duurzame Daksystemen tegen AABO Trading Company B.V. (met dank aan Gert Jan van de Kamp, CS Advocaten). 

Eiser, houdster van de woordmerken D4 en Wédéflex D4 Firestop, voor oa.a. dakbedekkingsmateialen, sommeert gedaagde om tijdens een vakbeurs voor de dakenbranche geen producten onder de naam Aabiflex D4 aan te bieden. Vorderingen toegewezen.

Het gebruik van het merk D4 als onderdeel van productnamen als Leaflet Wédéflex D4 No Roots is instandhoudend gebruik en D4 is geen vaste eenduidige aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid et cetera. Sprake van overeenstemming tussen de productnaam Aabiflex D4 van gedaagde en het woordmerk D4, “nu het gedeelte D4 in de naam Aabiflex D4 visueel en auditief overeenstemt met het woordmerk D4.” Aangenomen wordt dat D4 een in de branche dusdanig bekend merk is dat het gevaar bestaat dat de producten aan elkaar “gekoppeld worden”.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 20 juni 2009,  LJN: BL3720, Mustang Bekleidungswerke Gmbh tegen geïntimeerde.

Merkenrecht. Hof vernietig vonnis waarvan beroep (Rechtbank ‘s-Gravenhage, 8 februari 2006, IEF 1607). Appellante (woordmerken MUSTANG voor kleding en schoeisel) maakt bezwaar tegen geïntimeerdes woord/beeld merken  CALZADOS MUSTANG  en SIXTYSEVEN BY MUSTANG, ook voor schoeisel.

Vordering tot vervallenverklaring wegens non-usus CALZADOS MUSTANG afgewezen; gebruik in gewijzigde vorm. Gebruik in de distributeursmarkt is voldoende gebruik voor normaal gebruik. Geen loutere decoratie beeldmerk, maar merkgebruik, ook als het merk niet op de waren zelf is aangebracht. Nietigheid SIXTYSEVEN BY MUSTANG.  Geen rechtsverwerking. In citaten:

Usus: 11. Het hof is van oordeel dat het totaalbeeld van het merk in het bijzonder wordt bepaald door het op de voorgrond van het merk afgebeelde paard en het, "daar overheen" in grote letters afgedrukte, woord MUSTANG. Dit geldt temeer nu het beeld van het paard en het woord MUSTANG door haar betekenis ((prairie)paard) elkaar versterken. Het woord CALZADOS is geschreven is in kleine(re) letters (dan het woord MUSTANG) en geplaatst op de rand van de zich achter het paard bevindende cirkel tussen het hoofd en de staart van het paard. Hierdoor neemt het in het in het merk, gelet op de overige onderdelen daarvan, een zodanig ondergeschikte - te verwaarlozen - plaats in dat het niet bepalend is voor het onderscheidend vermogen en het merkenrechtelijk relevante totaalbeeld van het merk en wordt door het weglaten daarvan het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd. Dat geldt zeker voor zover het woord (in de distributeursmarkt, op welke markt, zoals uit het geen hierna zal worden overwogen volgt, geïntimeerde dit teken juist gebruikt) als beschrijvend moet worden aangemerkt, maar naar het oordeel van het hof ook voor zover het woord (in de consumentenmarkt) niet beschrijvend is.

Appellante heeft nog aangevoerd dat het woord CALZADOS [Spaans voor ‘schoenen’-IEF] in de Benelux een onderscheidend onderdeel is van het merk en het weglaten van een onderscheidend element per definitie het onderscheidend vermogen van het merk wijzigt. Zij stelt dat het woord CALZADOS de beschermingsomvang van het merk beïnvloedt en geïntimeerde zich met een beroep op haar merk zou kunnen verzetten tegen het gebruik van het woord CALZADOS door derden, hetgeen in strijd zou zijn met de rechtszekerheid en de merkenrechtelijke gebruiksverplichting.
Het hof deelt dit oordeel niet, nu het totaalbeeld van het merk wordt bepaald door voornoemde andere onderdelen van het merk. Daarvan uitgaande en in aanmerking nemende dat bij de inbreukvraag moet worden uitgegaan van het min of meer vage totaalbeeld dat bij het publiek blijft hangen, zal geïntimeerde zich naar het oordeel van het hof niet zonder meer met een beroep op merk A kunnen verzetten tegen elk gebruik door derden van het woord CALZADOS in de Benelux. Dit geldt te meer als het zou gaan om gebruik door een derde op de distributeursmarkt voor schoeisel, waar CALZADOS als beschrijvend moet worden aangemerkt. Bij gebruik door een derde op de consumentenmarkt zal als relevante omstandigheid bij de vraag naar verwarringsgevaar moeten worden meegewogen dat geïntimeerde haar merk slechts gebruikt (zonder CALZADOS) op een andere markt.

Normaal gebruik:  15. Naar het oordeel van het hof kan evenwel in het midden blijven of het merk ook in de consumentenmarkt is gebruikt, nu het merk naar het oordeel van het hof (in ieder geval) normaal is gebruikt in de distributeursmarkt en dit voldoende is voor rechtshandhavend gebruik.

Decoratie: 16. Appellante heeft nog gesteld dat het onderhavige gebruik van merk A zal worden opgevat als decoratie. Of sprake is van merkgebruik is afhankelijk van de opvattingen van het terzake relevante publiek. Noch het merk op zichzelf, noch de wijze van gebruik geven aanleiding om te veronderstellen dat het publiek het gebruik uitsluitend zal opvatten als decoratie. Het totaalbeeld van het merk wordt bepaald door het paard en het woord MUSTANG. Deze concrete, eenvoudig definieerbare elementen zullen in het algemeen niet als louter decoratie worden gezien. Het gebruik van (de belangrijkste onderdelen van) dit woord/beeldmerk op verpakkingen en op de brieven en facturen aan distributeurs in verband met levering van schoeisel, naast het gebruik van de (handels)naam Mustang Inter S.L, zal naar het oordeel van het hof door het relevante publiek - de afnemers van Mustang Inter S.L.- als merkgebruik worden opgevat. Dat geldt ook als het merk niet op de waren zelf is aangebracht. In artikel 2.20, lid 2, sub a en sub b, BVIE wordt het aanbrengen van het merk op verpakking en in stukken voor zakelijk gebruik ook genoemd als voorbeeld van (merk)gebruik. Redenen om dit geval anders te oordelen zijn gesteld noch gebleken.

Nietigheid SIXTYSEVEN BY MUSTANG: 20. Dat het publiek de vermelding BY MUSTANG (slechts) zal opvatten als een verwijzing naar de door Mustang Inter L.S. gebruikte handelsnaam en dat er daarom geen sprake zou zijn van verwarringsgevaar - zoals geïntimeerde stelt en de rechtbank heeft aangenomen - kan het hof niet volgen. Appellante en geïntimeerde gebruiken het woord MUSTANG beide als (onderdeel van) hun handelsnaam en als (onderdeel van) hun merken, ter onderscheiding van hun waren. Dat het publiek onder die omstandigheden uit de vermelding BY MUSTANG zou afleiden dat de onder merk C aangeboden waren van geïntimeerde en niet van appellante afkomstig zouden zijn, valt niet vol te houden. Het verwarringsgevaar is nu juist gelegen in het gebruik van het woord MUSTANG en daaraan kan het gebruik van het woord BY niet afdoen. Door de vermelding BY MUSTANG is er een reëel risico dat het publiek meent dat de onder dat merk aangeboden waren afkomstig zijn van appellante en daarmee is sprake van verwarringsgevaar.
 
 Rechtsverwerking: 22. (…)  Appellante heeft gemotiveerd betwist dat zij het gestelde gebruik meer dan vijf jaar heeft gedoogd, stellende dat zij pas sedert 2002 van de activiteiten van geïntimeerde in de Benelux op de hoogte is. Dat appellante gedurende vijf jaar voor de inleidende dagvaarding daadwerkelijk wist van het gebruik in de Benelux, hetgeen nodig is om van bewust gedogen te kunnen spreken, blijkt niet uit de overgelegde stukken. Dat appellante in eerste aanleg heeft erkend dat geïntimeerde eind jaren negentig in de Benelux actief is geworden impliceert nog niet dat zij van die activiteiten toen al op de hoogte was. Ook de tussen partijen gevoerde, over en weer in 1998 aanhangig gemaakte oppositieprocedures bij het OHIM en de tussen partijen in 2000 gevoerde correspondentie, die kennelijk over de situatie in Duitsland gaat (daarin is sprake van een procedure in Düsseldorf en een beurs in Keulen), althans waarvan niet blijkt dat die betrekking heeft op de Benelux, brengen niet noodzakelijkerwijs wetenschap met gebruik in de Benelux mee. Die wetenschap kan ook niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat de door geïntimeerde aanhangig gemaakte oppositie mede was gebaseerd op de internationale inschrijving van merk A "with effect in Italy and the Benelux countries", nu deze oppositie ook gebaseerd was op Spaanse inschrijvingen van MUSTANG-merken en de merken in Spanje al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw worden gebruikt en zelfs bekend zouden zijn, zodat de vraag naar gebruik van de merken (in de Benelux) niet relevant was. Pas in 2004 heeft appellante beslag in België doen leggen op van geïntimeerde afkomstige schoenen voorzien van de aanduiding MUSTANG (zie productie 7 CvR). Geïntimeerde heeft ter zake ook geen concreet bewijs aangeboden, zodat het hof aan de stelling van geïntimeerde dat appellante voormeld gebruik in de Benelux bewust heeft gedoogd als onvoldoende onderbouwd voorbij gaat.

Voorts gaat de rechtsverwerking niet verder dan het gebruik van een ingeschreven merk dat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en is gedoogd en geeft het geen recht op een uitgebreider merk(gebruik). Geïntimeerde stelt wel dat zij merken heeft gebruikt waarvan het woord MUSTANG onderdeel uitmaakt, maar dat zij merk C al meer dan vijf jaar voor de inleidende dagvaarding heeft gebruikt is gesteld noch gebleken, terwijl dit merk pas in 2004 is ingeschreven. Ook als appellante zich (inmiddels) niet meer zou kunnen verzetten tegen gebruik van bepaalde MUSTANG (bevattende) merken, brengt dat naar het oordeel van het hof niet mee dat zij niet de nietigverklaring zou kunnen vorderen van nieuwe- nog niet (vijf jaar gedoogde en) gebruikte en ingeschreven - merken. Zij blijft er een te rechtvaardigen belang bij hebben dat geïntimeerde niet rechten verwerft met betrekking tot nieuwe merken, die verwarring kunnen wekken met haar oudere merken.

Lees het arrest hier.

Gerecht, 9 februari 2010, zaak T-113/09, PromoCell bioscience alive GmbH tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Weigering inschrijving Gemeenschapswoordmerk SupplementPack (farmaceutische preparaten). Beschrijvend.

40. Zu den Waren der Klassen 1 und 5 des Abkommens von Nizza hat die Beschwerdekammer in Randnr. 18 der angefochtenen Entscheidung zu Recht die Auffassung vertreten, dass die Zusammenschreibung der beiden Wörter, aus denen die angemeldete Marke besteht, von den maßgeblichen Verkehrskreisen ohne Weiteres als Bezeichnung von Grund- oder Rohstoffen für die medizinische oder pharmazeutische Industrie verstanden werde, bei denen es sich um ein Element oder eine Kombination von Elementen handele, die eine Ergänzung eines chemischen oder biologischen Grundstoffs darstellten.

41. Ebenso zutreffend hat die Beschwerdekammer in den Randnrn. 19 und 20 der angefochtenen Entscheidung hinsichtlich der Dienstleistungen der Klassen 41 und 42 des Abkommens von Nizza ausgeführt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise eine Anzeige mit der Bezeichnung SupplementPack als Werbung für zusätzliche Dienstleistungen oder Zusatzangebote verstünden, die ein Angebot im Bereich Ausbildung, Fortbildung und Seminare ergänzten.

42. Folglich vermittelt das angemeldete Zeichen eine für das Zielpublikum ohne Weiteres verständliche Botschaft, so dass die Marke SupplementPack in ihrer Gesamtheit betrachtet einen nicht nur mutmaßlichen, sondern hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang mit den betroffenen Waren und Dienstleistungen aufweist.

Lees het arrest hier.

Gerecht, 10 februari 2010, zaak T-344/07, O2 (Germany) GmbH & Co tegen OHIM

Gemeenschapsmerk  Weigering inschrijving gemeenschapswoordmerk Homezone. Onjuiste argumentatie Kamer van Beroep OHIM.

80. Aangezien de kamer van beroep voor geen enkele van de betrokken waren en diensten van de klassen 9, 38 en 42 het bewijs van het beschrijvend karakter van de term „homezone” heeft geleverd, kon de kamer van beroep bovendien in elk geval daaruit niet afleiden dat deze term elk onderscheidend vermogen miste.

81. Hieruit volgt dat de kamer van beroep niet heeft aangetoond dat het merk Homezone elk onderscheidend miste voor de betrokken waren en diensten van de klassen 9, 38 en 42.

Lees het arrest hier.

Gerecht, 11 februari 2010, zaak T-289/08, Deutsche Betriebskrankenkasse (Deutsche BKK) tegen OHIM.

Gemeenschapsmerk. Weigering inschrijving Gemeenschapswoordmerk Deutsche BKK. Geen onderscheidend vermogen, beschrijvend. Geen inburgering.

43 Dieses Vorbringen der Klägerin ist zurückzuweisen. Zwar ist es wegen der genannten Reform durchaus möglich, dass „bkk“ nunmehr in der Firma von Krankenkassen aufgeführt wird, die keine Betriebskrankenkassen im herkömmlichen Wortsinn sind oder mehr sind, doch ändert dies nichts daran, dass diese Buchstabengruppe unabhängig davon, ob sie in Verbindung mit dem Namen eines Unternehmens oder mit einer geografischen oder einer Phantasiebezeichnung verwendet wird, als gängige Abkürzung für „Betriebskrankenkasse“ weiterhin die maßgeblichen Verkehrskreise auf die Krankenversicherungstätigkeit und -dienstleistungen hinweist und damit im Hinblick auf die Art der in der Anmeldung genannten Versicherungsdienstleistungen nach wie vor beschreibend ist.

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 10 februari 2010,  Conclusie A-G Trstenjak in zaak C-569/08, Internetportal und Marketing GmbH tegen Richard Schlicht (verzoek van het Oberste Gerichsthof (Oostenrijk) om een prejudiciële beslissing)

Merkenrecht. Domeinnamen. .eu-topniveaudomein. Registratie van een domein door eigenaar van nationaal merk, dat enkel is verworven teneinde deze registratie mogelijk te maken gedurende eerste deel van stapsgewijze registratie ("&R&E&I&F&E&N&" als variant op het Duitse woord REIFEN (Banden). Te kwader trouw ingeschreven merk.

14. Verzoekster beheert websites en verkoopt waren via internet. Teneinde gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie domeinnamen te kunnen registreren, heeft zij bij het Zweedse merkenregister met succes aanvragen ingediend tot inschrijving van in totaal 33 Duitse soortnamen als merk, telkens met gebruikmaking van het speciale teken „&” voor en na elke letter of tussen alle letters. Verzoeksters aanvraag van 11 augustus 2005 betrof de inschrijving van het woordmerk „&R&E&I&F&E&N&” in internationale klasse 9 (veiligheidsriemen), die op 25 november daaropvolgend heeft plaatsgevonden.

15. Verzoekster is nooit van plan geweest om dit merk voor veiligheidsriemen te gebruiken, maar veronderstelde op basis van een verklaring van PricewaterhouseCoopers, een onderneming die door EURID was belast met het onderzoek van domeinnaamaanvragen, dat bij de registratie van dit merk als domeinnaam onder het .eu-topniveaudomein overeenkomstig de „transcriptieregel” de „&”-tekens moesten worden geschrapt zodat het woord „banden” overbleef, dat volgens haar als soortnaam in geen geval kon worden beschermd op grond van het merkenrecht.

(…)

119. Gelet op het bovenstaande, geef ik het Hof in overweging op de volgende wijze te antwoorden op de door het Oberste Gerichtshof gestelde prejudiciële vragen:

1) Artikel 21, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een nationaal merk een recht heeft in de zin van deze bepaling, zolang bedoeld merk niet door de bevoegde autoriteiten of rechter en volgens de in het nationaal recht vastgestelde procedures, wegens kwade trouw of anderszins, nietig is verklaard.

Er is ook dan sprake van dat recht wanneer het merk waarop de registratie van het domein is gebaseerd, afwijkt van de domeinnaam tengevolge van de terechte verwijdering daaruit van de speciale tekens in genoemd merk. Het staat aan de verwijzende rechter om te onderzoeken of genoemde speciale tekens hadden kunnen worden getranscribeerd.

2) Voor het onderzoek van kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, juncto lid 3, van verordening nr. 874/2004, waarvan de criteria niet limitatief zijn, moet de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het onderhavige geval in aanmerking nemen, en met name:

–      de omstandigheden waarin het merk is verkregen, met name het oogmerk om het niet te gebruiken op de markt waarvoor om de bescherming is verzocht;

–      het feit dat het gaat om een aan de Duitse taal ontleende soortnaam; en

–      het mogelijk onrechtmatige gebruik van het teken ‚&’ teneinde de toepassing van de transcriptieregels van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 te beïnvloeden,

         aangezien het enige oogmerk van de inschrijving van het merk het kunnen aanvragen is van de registratie van de met het merk overeenkomende domeinnaam tijdens het door genoemde verordening vastgestelde eerste deel van de registratie van domeinnamen (‚sunrise period’).”

Lees de conclusie hier.

Rechtbank Breda, 27 januari 2010, HA ZA 09-1107, Converse Inc. c.s. tegen Sporttrading Holland B.V. c.s.  (met dank aan DLA Piper)

Merkenrecht. Vonnis in vrijwaringsincident. Sporttrading c.s. wil 7 leveranciers van gesteld inbreukmakende sportschoenen in vrijwaring oproepen. Vordering afgewezen. “(…) het toestaan van de oproeping van de zeven genoemde rechtspersonen in vrijwaring [zal] tot een onevenredige vertraging van de hoofdzaak leiden.”

2.3. De rechtbank is van oordeel dat de incidentele vordering moet worden afgewezen. Vooropgesteld moet worden dat alleen de in de hoofdzaak gevorderde schadevergoeding, winstafdracht en proceskostenveroordeling zich lenen voor een vrijwaring. Aan de overige vorderingen, indien toegewezen, zullen Sporttrading c.s. als de feitelijke inbreukmakers zelf moeten voldoen. Daar komt bij dat Sporttrading c.s. niet minder dan zeven rechtspersonen in vrijwaring wensen op te roepen, waarvan er vier in het buitenland gevestigd zijn. Reeds de oproeping van deze vier buitenlandse rechtspersonen zal onvermijdelijk tot aanzienlijke vertraging van de hoofdzaak leiden, terwijl Converse Inc. en Kesbo uit de aard der zaak juist belang hebben bij een snelle beoordeling van de door hen gestelde merkinbreuk. Naarmate de procedure vordert zal de vertraging in de hoofdzaak verder toenemen. Na afweging van de wederzijdse belangen van partijen is de rechtbank dan ook van oordeel dat het toestaan van de oproeping van de zeven genoemde rechtspersonen in vrijwaring tot een onevenredige vertraging van de hoofdzaak zal leiden. De rechtbank gaat voorbij aan de mogelijkheid tot splitsing van de afdoening van de hoofdzaak en de vrijwaringszaken zoals bedoeld in artikel 215 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, hetgeen alles niet in de weg staat aan de mogelijkheid van Sporttrading c.s , om op eigen initiatief een vordering in te stellen tegen één of meer van de zeven rechtspersonen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ‘s-Gravenhage, beschikking van 19 januari 2010, HA RK 09-572, TNT Holdings B.V. tegen Logispring Management Services Company LLC c.s. (met dank aan Niels Mulder & Alexander Tsoutsanis, DLA Piper) 

Proceskosten. Merkenrecht. Gedaagde i.c. LMSC doet afstand van instantie in bodemprocedure na kort geding over het gebruik van het merk Logispring (zie Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 29 september 2009, IEF 8236). Eiser TNT wenst op grond van art. 250 lid 4 Rv vergoeding van de volledige proceskosten. Vordering toegewezen: 'Uitgangspunt is dat bij afstand van instantie de eiser als in het ongelijk gesteld is te beschouwen in de zin van artikel 1019h Rv.'

3.1. De rechtbank stelt vast dat artikel 1019h Rv van toepassing is op de in 2.1. bedoelde bodemprocedure, waarin door LMSC een vordering tot vervallen verklaring van de merken van TNT is ingesteld. Deze vordering is immers ingesteld in reactie op de handhaving onder meer door het versturen van een sommatiebrief door TNT van haar merkrechten. De rechtbank verwijst voorts naar hetgeen in dit verband in de Leidraad indicatietarieven in IEzaken staat vermeld, te weten: "Toepassing [van de in de Leidraad vermelde indicatietarieven] vindt ook plaats in procedures [...] waarin uitsluitend de geldigheid van het ie recht aan de orde is of alleen een verklaring voor recht van (niet)inbreuk wordt gevorderd"

3.2. Artikel 249 lid 2 Rv biedt ruimte voor vergoeding van werkelijk gemaakt kosten, ook als de conclusie van antwoord formeel niet genomen is. Artikel 249 1id 2 Rv verplicht immers de eiser die afstand van instantie doet de door gedaagde in verband met de procedure reeds gemaakte proceskosten te vergoeden. Het feit dat gedaagden een proceshandeling  in dit geval het nemen van een conclusie van antwoord  formeel niet hebben verricht, staat niet aan vergoeding van de kosten in de weg, omdat, gelet op het late tijdstip waarop afstand van instantie is gedaan en waarop aan gedaagden is aangekondigd dat zulks zou geschieden, gedaagden de kosten voor de voorbereiding van die proceshandeling niet redelijkerwijs hebben kunnen voorkomen.

3.3. Uitgangspunt is voorts dat bij afstand van instantie de eiser als in het ongelijk gesteld is te beschouwen in de zin van artikel l019h Rv. Doel van dat artikel is immers te verzekeren dat bij een procedure als voormelde merkenrechtelijke zaak, de in het ongelijk gestelde partij in de redelijke en evenredige kosten wordt veroordeeld (tenzij de billijkheid zich daartegen zou verzetten). Dit doel zou worden gefrustreerd indien de eiservergoeding van dergelijke kosten die wel reeds door de gedaagde partij zijn gemaakt kan voorkomen door de zaak vroegtijdig in te trekken. Evenmin zou een andere uitleg in redelijkheid te rijmen zijn met het feit dat, indien de procedure was voortgezet en de eisende partij in het ongelijk zou zijn gesteld, hij wel in de kosten conform artikel 1019h Rv zou zijn veroordeeld.
(…)

3.5. Wel ziet de rechtbank aanleiding tot matiging, nu de conclusie van antwoord in hoge mate overeenstemt met en gebaseerd is op de dagvaarding en het pleidooi in kort geding, waarvoor reeds afzonderlijk proceskosten zijn vergoed.

3.6. In aanmerking genomen de indicatietarieven, die uitgaan van EUR 8.000,= voor de gehele procedure, en de even genoemde matiging, zullen de kosten in redelijkheid worden begroot op EUR 2.500,=, waarop het reeds door LMSC betaalde bedrag gebaseerd op het liquidatietarief, te weten EUR 488,=, in mindering moet worden gebracht. Per saldo bedraagt de kostenveroordeling EUR 2.012,=.

Lees het vonnis hier.

Het Gerecht, 3 februari 2010, zaak T-472/07, Enercon GmbH tegen OHIM / Hasbro Inc.

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk ENERCON o.g.v. ouder Gemeenschapswoordmerk Transformers Energon (speelgoed). Oppositie toegewezen.

40 Lastly, as regards conceptual similarity, the Board of Appeal pointed out, in paragraph 22 of the contested decision, that neither the earlier trade mark nor the trade mark applied for had any particular meaning with regard to the designated goods. It thus observed that the word ‘transformers’ in English referred to devices changing the characteristics of electrical currents, while the words ‘energon’ and ‘enercon’ did not have any particular meaning. The Board of Appeal nevertheless accepted that the words ‘energon’ and ‘enercon’ were likely to be perceived as evoking the notion of energy, which might create a certain conceptual link between the trade marks at issue. In paragraph 24 of the contested decision it stated, however, that that conceptual similarity was low.

 41. The applicant essentially maintains that the ‘transformers’ element is dominant. However, as observed in paragraph 32 above, that assertion must be rejected, since neither of the two elements of which the earlier mark consists is more dominant or distinctive than the other in the overall impression created by the earlier mark.

(…) 44. Having regard to all the foregoing, it must be held that the Board of Appeal was right to hold, following a visual, phonetic and conceptual analysis, that the signs at issue, each considered as a whole, bore a certain degree of similarity for the purpose of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94.

Lees het arrest hier.