Woord- en of beeldmerk  

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 3 november 2008, KG ZA 08-1157, Total Energy Solutions B.V. tegen Energy Advice B.V.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Stukgelopen samenwerking. Eén van de in eiser Total Energy Solutions (TES) deelnemende BV’s, Energy Advice, stapt, kort gezegd,  uit de samenwerking, maar kopieert website en wil verder onder de naam TES (Group)

Geen merkinbreuk (merk is niet ingeschreven) ook geen merkbescherming ‘TES’ o.g.v. onrechtmatige daad. Wel inbreuk op de handelsnaam van eiser, ondanks andere invulling afkorting. Geen vergoeding voor het staken van het gebruik van de handelsnaam. Verbod op gebruik domeinnamen. Proceskosten eenvoudig kort geding (betwisting niet betwist): €6000,-

Merk: “4.3. (…) Gesteld noch gebleken is dat het merk TES of een daarmee overeenstemmend teken bij de Benelux- Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken, tekeningen of modellen) is ingeschreven. Bijgevolg komt aan Total Energy Solutions geen bescherming toe uit hoofde van het Beneluxverdrag.

4.4. Krachtens artikel 2.19 lid 3 BVIE kan de gebruiker van een teken, dat niet als merk in de zin van artikel 2.1 BVIE wordt beschouwd, zich niettemin beroepen op de bepalingen van het gemene recht, voor zover dit toestaat zich tegen onrechtmatig gebruik van dit teken te verzetten. Uit de toelichting op het Beneluxverdrag volgt dat – a contrario – de gebruiker van een teken, dat als merk kan worden beschouwd, maar niet als zodanig is gedeponeerd, geen enkele bescherming geniet. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat het teken TES als een merk in de zin van artikel 2.1 BVIE kan worden beschouwd en dat Total Energy Solutions zich bijgevolg niet op bescherming van het gemene recht – in het bijzonder artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek – kan beroepen.”

Handelsnaam: “4.6. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het recht op de handelsnaam TES aan de onderneming van Total Energy Solutions toekomt en dat Energy Advice daarom slechts gerechtigd is de naam TES of een daarmee overeenstemmende handelsnaam als handelsnaam te voeren, indien zij daartoe van Total Energy Solutions toestemming heeft gekregen. De – door Total Energy Solutions gemotiveerd betwiste – stelling van Energy Advice dat tijdens de buitengewone vergadering van aandeelhouders is overeengekomen dat Energy Advice alleen een ander logo en een andere website zou laten ontwerpen en wel de handelsnaam TES Group zou kunnen blijven gebruiken, wijst de voorzieningenrechter van de hand. Uit de notulen blijkt duidelijk dat Total Energy Solutions wenste dat Energy Advice ten minste het logo en de website zou aanpassen en dat Energy Advice dit heeft toegezegd. Energy Advice heeft nadrukkelijk gezegd het gebruik van de naam TES niet te willen staken, waarop Sneekes heeft gezegd ‘de tenaamstelling te willen controleren’. Blijkens de – door Energy Advice niet weersproken – toelichting van Total Energy Solutions ter zitting is met die zinsnede verwoord de mededeling van Sneekes ter vergadering dat hij zich omtrent het recht op en gebruik van de handelsnaam nog wilde beraden, mede gelet op de stelling van Bisschips dat Total Energy Solutions daarop geen (uitsluitend) recht zou kunnen doen gelden. Van enige overeenkomst terzake het gebruik van de naam TES door Energy Advice was derhalve geen sprake.”

4.7. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kon Energy Advice evenmin op grond van de overdracht van de aandelen voor een bedrag van € 25.000 erop vertrouwen dat zij toestemming voor het gebruik van de naam TES had verkregen. (…)

Geen vergoeding: (…) 4.10. Aangezien, zoals hiervoor is overwogen, Energy Advice niet langer toestemming had voor - en dus geen recht had op - het gebruik van de handelsnaam TES (Group) als gevolg van het beëindigen van de samenwerking tussen partijen, valt niet in te zien op grond waarvan zij een vergoeding zou kunnen vragen als tegenprestatie voor het staken van het gebruik van die handelsnaam. Daarenboven komt het recht op de handelsnaam - en het recht bezwaar te maken tegen dan wel toestemming te verlenen voor het gebruik ervan - toe aan de onderneming van Total Energy Solutions. Aldus valt ook daarom niet in te zien waarom het niet betaald zijn van een hogere prijs voor de aandelen van Energy Advice door de andere aandeelhouders zou kunnen worden begrepen als toestemming van de onderneming van Total Energy Solutions voor het voortgezette handelsnaamgebruik door Energy Advice.

(…) 4.12. De slotsom is derhalve dat Energy Advice niet langer het recht had en ook niet meer heeft gekregen om de handelsnaam TES (Group) te gebruiken. Nu niet in geschil is dat door het gebruik van die overeenstemmende handelsnaam door Energy Advice verwarring tussen de ondernemingen van Total Energy Solutions en Energy Advice is te duchten, komt de op handelsnaaminbreuk gebaseerde verbodsvordering voor toewijzing in aanmerking.

Domeinnaam: 4.13. Door Energy Advice is gesteld en door Total Energy Solutions is niet weersproken dat de vermelding van de domeinnaam tes-online.nl in het handelsregister is verwijderd. Wel maakt Energy Advice nog steeds gebruik van de domeinnamen tesgroup. nl en tes-group.be. Onder die domeinnamen is de (verniewde) website van Energy Advice actief. Daarbij wordt voor de onderneming van Energy Advice de handelsnaam TES Group gebruikt. Onder die omstandigheden neemt de voorzieningenrechter voorshands aan dat de domeinnamen tes-group.nl en tes-group.be worden gebruikt als handelsnaam. Op dezelfde gronden als hiervoor ten aanzien van het gebruik van de handelsnaam TES Group is overwogen komt de verbodsvordering ten aanzien van de door Energy Advice gebruikte domeinnamen derhalve eveneens voor toewijzing in aanmerking.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Utrecht, 31 oktober 2008, KG ZA 08-957, Tamron Europe GmbH tegen Ruitenber / Crown Holding B.V. c.s. (met dank aan Frits Gerritzen, Brinkhof).

Merkenrecht. Parallelimport. EER-uitputting niet aannemelijk. Vereenzelviging gedaagden. Eiser, (gevolmachtigd) houdster van het Benelux woordmerk TAMRON (fotografische en optische toestellen), maakt succesvol bezwaar tegen verhandeling in de Benelux van Tamron lenzen. De voorzieningenrechter acht het onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de lenzen, zoals gedaagde stelt, afkomstig zijn van de officiële Duitse Tamron-importeur en niet, zoals eiser stelt, oorspronkelijk aan dealers in Japan verkocht.

Daarnaast is sprake van vereenzelviging: Gedaagde maak misbruik van de identiteitsverschillen van de verschillende Crown vennootschappen, teneinde het de merkhouder zo lastig mogelijk te maken haar recht te handhaven. Onrechtmatige daad van degene die zeggenschap heeft over de rechtspersonen, maar ook van de betrokken rechtspersonen zelf.

Proceskosten worden gematigd omdat voor een deel geen specificatie is overlegd: €12.808,38.

Uitputting: “4.7. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft Ruitenberg c.s. niet aannemelijk gemaakt dat ten aanzien van de door Transcontinenta aangekochte Tamron lenzen sprake is van uitputting. Uit onderzoek van Tamron Japan is immers gebleken dat de betreffende lenzen door Tamron Japan buiten de EER (in Japan) in het verkeer zijn gebracht. Dat, zoals Ruitenberg C.S. heeft betoogd, door Tamron Japan mogelijk andere lenzen zijn onderzocht dan de lenzen die Crew Photo International B.V. en Crown Photo International C.V. aan Transcontinenta heeft verkocht, acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk, Het enkele feit dat de door Tamron Japan in haar brieven van I6 oktober 2007 en 8 februari 2008 serienummers vermeld die niet op de facturen van Crown Photo International B.V. en Crown Photo International C.V. zijn terug te vinden, is onvoldoende om deze conclusie te rechtvaardigen. De stelling van Ruitenberg C.S. dat Tamron vanwege de grote vraag in de Duitse markt naar Tamron lenzen mogelijk aan Essential Systems lenzen heeft geleverd die bestemd waren voor de Japanse markt, is puur speculatief. De voorzieningenrechter acht bovendien hoogst onwaarschijnlijk dat Tamron haar producten, zoals in casu het geval is, zonder garantiebewijzen en de juiste gebruiksaanwijzingen op de markt brengt.

4.8. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat Crown Photo International B.V. en Crown Photo International C.V. inbreuk hebben gemaakt op het merkenrecht van Tamron door zonder toestemming van Tamron lenzen van het merk Tamron in de EER aan te bieden en te verkopen. Dit betekent dat de vorderingen van Tamron jegens Crown Photo International B.V. en Crown Photo International C.V. voor toewijzing vatbaar zijn."

Vereenzelviging: “4.9. Tamron heeft ook een verbod ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, met nevenvorderingen, gevorderd jegens Ruitenberg, Crown Holding en Crown Facilities. Volgens Tamron maakt Ruitenberg misbruik van de identiteitsverschillen van de verschillende vennootschappen van de Crown Groep door de handelsactiviteiten die binnen de Crown Groep worden ondernomen van de ene vennootschap naar de andere te verschuiven. Daarmee bestaat, zo stelt Tamron, een reëel gevaar dat Ruitenberg in de toekomst middels Crown Facilities en/of Crown Holding in Tamron producten zal gaan verhandelen. Ruitenberg C.S. heeft een en ander uitdrukkelijk betwist.

4.10. De voorzieningenrechter stelt voorop dat van vereenzelviging slechts sprake zal kunnen zijn onder bijzondere omstandigheden. Die omstandigheden dienen zo uitzonderlijk te zijn dat vereenzelviging de meest aangewezen vorm van redres is in een situatie dat misbruik is gemaakt van identiteitsverschil en hetgeen met zodanig misbruik werd beoogd, in rechte niet behoort te worden gehonoreerd. Voor de, gelet op het karakter van dit kort geding voorlopige, beoordeling van dit punt acht de voorzieningenrechter van belang dat uit de door Tamron overgelegde organogrammen met bijbehorende uittreksels van de Kamer van Koophandel van de Crown Groep genoegzaam blijkt dat Ruitenberg voortdurend binnen de Crown Groep met vennootschappen schuift en de handelsactiviteiten verplaatst. De voorzieningenrechter acht voldoende aannemelijk dat deze verschuivingen niet alleen, zoals Ruitenberg stelt, vanuit fiscale redenen zijn ingegeven, maar dat zij - gegeven het feit dat de verkoop van de Tamron lenzen binnen een periode van minder dan zes maanden van Crown Photo International B.V. is overgenomen door Crown Photo International C.V., plaatsvindend vanuit hetzelfde adres (…)  in de garage naast de woning van Ruitenberg - ook ten doel hebben om het de merkhouder zo lastig mogelijk te maken om haar recht te handhaven. Alle vennootschappen presenteren zich bovendien als onderdeel van dezelfde Crown Group maakten tot voor kort gebruik van hetzelfde zaaksadres, met dezelfde postbus, hetzelfde emailadres en dezelfde telefoon- en faxnummers.

4.11 Op grond van deze omstandigheden, in onderling samenhang bezien, kan niet op voorhand worden uitgesloten dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat Ruitenberg misbruik maakt van de identiteitsverschillen van de verschillende Crown vennootschappen. Het maken van zodanig misbruik levert naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad niet alleen een onrechtmatige daad op van de degene die de zeggenschap heeft over deze rechtspersonen, maar ook van de betrokken rechtspersonen zelf. Dit betekent dat de vorderingen van Tamron ook toewijsbaar zijn tegenover Ruitenberg, Crown Holding en Crown Facilities.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 30 oktober 2008, Stichting Uniac Services tegen Vermeulen Medical B.V

Ex Parte bevel. Merkenrecht. Benelux woordmerk Spirit (Chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten). Inbreuk door het aanbieden door gedaagde van stethoscopen, penlights en toebehoren onder de naam Spirit.

“Toegestaan als verzocht, in dier voege dat de voorzieningenrechter (…) gerekwestreerde beveelt met onmiddellijke ingang na betekening van deze beschikking iedere inbreuk op het Benelux woordmerk SPIRIT van Uniac met inschrijvingsnummer 0571409, waaronder in ieder geval begrepen iedere inbreuk door het in voorraad hebben, aanbieden, verkopen of anderszins verhandelen, dan wel daarbij op enigerlei wijze betrokken zijn, van niet van Uniac afkomstige waren zoals stethoscopen, penlights en toebehoren met daarop en/of onder gebruikmaking van het teken Spirit, dan wel een daarmee overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden.”

 Lees de beschikking hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, beschikking van 18 september 2008, KG RK 08/1546, G-Star Raw Denim Kft. c.s tegen A&S Internetdiensten.

Gemeenschaps- en Beneluxmerken. Ex parte bevel, zonder het, zoals meestal gebruikelijk, ingekopieerde verzoekschrift van verzoekers. Welke merken en producten het precies betreft is dus onduidelijk. 

“2.2.2. De voorzieningenrechter constateert dat de op de door gerekwestreerden aangeboden kledingstukken aangebrachte tekens gelijk zijn aan dan wel overeenstemmen met de aan verzoeksters toebehorende Gemeenschaps- en Beneluxmerken en daarenboven in het economisch verkeer worden gebruikt voor dezelfde waren als waarvoorde Gemeenschaps- en Beneluxmerken zijn ingeschreven. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift is aangevoerd is voldoende aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor de merkhouder zal veroorzaken. Het verzoek zal worden toegewezen.”

Lees de beschikking hier.

GvEA, 23 oktober 2008, zaak T-158/06, Adobe Systems Inc tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar)

Gemeenschapsmerk. Terechte gedeeltelijke weigering beschrijvend woordmerk FLEX (klassen 9, 38 en 42 computerproducten en –diensten). Inschrijving in USA en Canada zijn niet relevant.

“37. In the first place, it must be recalled that this action is an application for partial annulment of the contested decision, in so far as the Board of Appeal rejected the appeal against the examiner’s decision in respect of goods other than ‘computer hardware; computer peripherals and data processing equipment’ in Class 9 and in respect of all the services included in Class 42, that is, in so far as it approved the examiner’s decision.

(…) 56. In the light of the foregoing, it must be held that the Board of Appeal was right to conclude that the examiner’s decision should be upheld in so far as it refused the Community trade mark application for the products apart from ‘computer hardware; computer peripherals and data processing equipment’ in Class 9 and for all the services designated in Class 42. None of the applicant’s arguments can invalidate the Board of Appeal’s finding that there was a sufficiently direct and tangible relationship between the meaning of the word ‘flex’ as a ‘real-time computer language’ and the abovementioned goods and services, for the purpose of the case-law cited in paragraph 41 of this judgment.”

Lees het arrest hier.

GvEA, 23 oktober 2008, zaak T-133/06, TIM The International Music Company AG &TTV Tonträger-Vertrieb-2000 GmbH tegen OHIM / Past Perfect Ltd (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar)

Nietigheidsprocedure tegen Gemeenschapswoordmerk  PAST PERFECT (muziekopnamen). Merk is niet beschrijvend, begrip is te vaag.

“35. In that regard, it must be held that the meaning of the intervener’s mark for those consumers is too vague to be descriptive of the goods concerned, the time of production or, more specifically, the specific content of the musical recordings such as ‘classical music’ or ‘pre-19th Century music’. In other words, the mark at the very most evokes or alludes to a ‘golden’ era, but does not refer immediately to the music recorded or any other audio materials covered by the mark at issue such as audio books.

36. Furthermore, having regard to the vague nature of that expression, it does not appear that it may constitute the usual way of designating the goods concerned or one of their essential characteristics for the purpose of the case-law cited in paragraphs 24 and 30 above. Nor have the applicants shown that ‘past perfect’ or even ‘past perfect music’ constitutes or may constitute an impression of classical music or of non-contemporary music or of other audio materials.

37. Therefore, the Board of Appeal rightly held that the intervener’s mark was not descriptive with respect to consumers who do not understand its grammatical sense.

38. In the second place, as regards consumers who understand the grammatical meaning, the applicants challenge the Board of Appeal’s findings, in paragraph 17 of the contested decision, that, first, neither the relevant consumers in the United Kingdom and Ireland nor those living in other Member States and who are familiar with English can be regarded as being familiar with English grammatical terminology and, second, the expression ‘past perfect’ will not be understood as referring to a particular tense of English grammar by persons other than those with a relatively high level of education or who have specialist knowledge.

39. In that connection, it must be held that, even assuming that the words ‘past perfect’ could be recognised by a substantial part of the target public as an English grammatical tense designating the pluperfect, it does not for that reason follow that the intervener’s mark would be understood by that public as being descriptive of the goods concerned.

40. The public will not consider the relationship between the mark and the goods concerned as being sufficiently direct and specific, within the meaning of the case-law cited in paragraph 25 above, the term ‘past perfect’ not immediately referring to recorded music or to any other goods covered, or to the time of production of the sound recordings protected, as the applicants claim.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 oktober 2008, HA ZA 04-2489, ARAI Helmet Europe B.V. tegen Helmets & More GmbH c.s. (Met dank aan Willem Hoorneman, CMS Derks Star Busmann).

Even kort, ook weer voor wie niet kan wachten op de pdf van de rechtbank zelf: Merkenrechten Auteursrecht m.b.t. valhelmen. Parallelimport. Selectief distributiestelsel. Geen uitputting. Grensoverschrijdend inbreukverbod (ook auteursrecht). Onrechtmatige daad door handelen in strijd met het toepasselijke BTW recht.

Uitputting: “4.5. In de eerste plaats heeft [gedaagde] H&M niet voldoende gestaafd geconcretiseerd dat al haar helmen, ter zake waarvan zij zich op uitputting van Ara’s merkenrechten beroept, zijn betrokken uit kanalen binnen de EER. Zij heeft dit slechts met betrekking tot 21 helmen trachten te concretiseren, terwijl zij tevens aangeeft veel meer te hebben afgezet. Daarop strandt dit verweer al. Zodoende heeft H&M niet aan haar stelplicht voldaan met betrekking tot haar uitputtingsverweer. Anders gezegd: Zij heeft haar verweer ter zake onvoldoende gemotiveerd. Aan (nadere) bewijslevering wordt niet toegekomen.

(…) 4.8. Nu overigens niet is betwist (maar juist is erkend) dat H&M Arai merkhelmen verkoopt en levert, ligt daarmee het auteurs- en merkinbreukverbod voor toewijzing gereed als in het dictum verwoord – en wel op de “a”-grondslag: niet voldoende kenbaar gemotiveerd is aangegeven waarop het daarnaast gevorderde verbod op de “d” grondslag is gestoeld.

Onrechtmatige daad: (…) 4.11. Mede gelet op de aldus onderbouwde stellingen van Arai had het op de weg van H&M gelegen gemotiveerd en onderbouwd verweer te voeren tegen de stelling dat H&M oneigenlijk gebruik maakt van een Engelse BTW-faciliteit, ten gevolge waarvan Arai als concurrent schade leidt, maar dat heeft zij niet in voldoende te achten mate gedaan. Haar verweer dat het haar als kleine onderneming aan middelen zou ontbreken om genoemde Legal opinion van Arai te weerleggen, is daartoe ontoereikend.

4.12. Door te handelen in strijd met het toepasselijke BTW recht is H&M in staat tegen (veel) lagere eindverkoopprijzen te leveren. Dat levert – onder toepassing van de zogenoemde correctie Langemeijer – een onrechtmatige daad op jegens Arai waardoor mogelijk aannemelijk is da zij daardoor schade leidt, waarvoor H&M aansprakelijk is, Dit deel van de gevorderde schadevergoeding staat los van de gevorderde schadevergoeding wegens merk- en auteursrechtinbreuk. Eerstbedoelde schade kan cumuleren met d gevorderde winstafdracht wegens gepleegde inbreuk, laatstbedoelde niet, hetgeen ook in het dictum tot uitdrukking wordt gebracht.”

Lees het vonnis hier (en hier inmiddels ook de copy-pastable pdf van de rechtbank zelf)

GvEA, 21 oktober 2008, zaak T-73/06, Jean Cassegrain SAS tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerk. Terechte weigering inschrijving beschrijvend beeldmerk (vormmerk) ‘Vorm van een tas’ voor tassen. Auteursrechtelijke bescherming kan meegewogen worden, maar i.c. niet van belang. Verkoopcijfers kunnen verschillend geïnterpreteerd worden.

“29. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, les circonstances de l’espèce diffèrent sensiblement de celles ayant donné lieu à l’arrêt Calandre précité. En effet, dans cette affaire, le Tribunal avait reconnu la spécificité du signe en cause, qui ne consistait qu’en la représentation d’un élément du produit concerné, qui se distinguait de sa représentation habituelle et contemporaine, et qui pouvait dès lors influer sur la mémoire des consommateurs en tant qu’indication de l’origine commerciale (points 44 à 48 de l’arrêt). En revanche, en l’espèce, le signe litigieux constitue un modèle évoquant l’image venant naturellement à l’esprit de la représentation typique d’un sac contemporain et ne peut dès lors être considéré comme distinctif.

(…) 32. De plus, les règles relatives au droit des marques communautaires diffèrent de celles qui s’appliquent au droit d’auteur, ce dernier étant destiné à protéger toutes les œuvres de l’esprit en accordant à leur auteur des droits moraux et patrimoniaux. Alors que le droit d’auteur définit les œuvres de l’esprit en fonction de leur originalité, le droit des marques nécessite une aptitude du signe à être appréhendé immédiatement comme une indication de l’origine commerciale. Dès lors, s’il n’est pas exclu que la protection d’une forme par le droit d’auteur national soit prise en compte dans l’examen de son caractère distinctif, cette circonstance ne suffit cependant pas, à elle seule, à établir le caractère distinctif de la marque demandée.

(…) 37.  C’est donc à bon droit que la chambre de recours n’a pas tenu compte des éléments relatifs au succès commercial du sac représenté par la marque demandée dans son appréciation du caractère distinctif intrinsèque de cette dernière. Le volume des ventes du sac en cause pouvait être tributaire de facteurs multiples étrangers à la forme du produit tels que sa fonctionnalité, sa qualité ou sa conception astucieuse.”

Lees het arrest hier.

GvEA, 21 Oktober 2008, zaak T-95/07, Aventis Pharma SA tegen OHIM / Nycomed GmbH (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder Benelux woordmerk PREZAL tegen gemeenschapsmerkaanvraag woordmerk PRAZOL (farmaceutische producten / medicijnen). GvEA vernietigt beslissing OHIM en wijst de oppositie toe.

“55. The applicant disputes the Board of Appeal’s assessment that, given the fact that the relevant public must be deemed to be relatively attentive and that there is a clear phonetic difference between the signs in question, which outweighs their low level of visual similarity, it is unlikely that the relevant public would consider that the goods in question come from the same undertaking or from economically-linked undertakings, with the result that there is no likelihood of confusion between the signs in dispute.

56. In that regard, it should be pointed out that the finding that there was no likelihood of confusion, reached by the Board of Appeal in paragraph 12 of the contested decision, is based on a false premiss, namely that there are significant phonetic differences between the signs which outweigh the low degree of visual similarity between the marks in dispute. That assessment cannot however be accepted, since, as pointed out in paragraphs 42, 49 and 52 above, the signs in dispute are visually and phonetically very similar. The fact that the relevant public consists of end-consumers amongst others, whose level of attention can be considered to be above average, is not sufficient, given the identical nature of the goods concerned and the similarity of the signs in dispute, to rule out the possibility that those consumers might believe that the goods come from the same undertaking or, as the case may be, from economically-linked undertakings.

57. Accordingly, and contrary to the finding in the contested decision, a likelihood of confusion on the part of the relevant public cannot be ruled out in the present case.

58. Therefore, the single plea in law raised by the applicant must be accepted and the contested decision annulled.”

Lees het arrest hier. 

Vzr. Rechtbank Arnhem, 26 september 2008, LJN: BF8857, Gelredome N.V. c.s. tegen Servicetarget.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Verbod op inbreuk op handelsnaamrechten en beeld- en woordmerkrechten en domeinnamen van Gelredome, de exploitant van het gelijknamige stadion in Arnhem. Domeinnaam niet gebruikt, maar gebruik valt niet uit te sluiten: handelsnaaminbreuk. Overdracht domeinnaam. Gebruik foto van stadion met beeldmerk is inbreuk op het beeldmerk.
 
Gedaagde exploiteert onder de naam Servicetarget een eenmanszaak die websites exploiteert. Begin dit jaarheeft gedaagde de domeinnaam ‘atgelredome.nl’ geregistreerd. Op de aan die domeinnaam gekoppelde sites heeft gedaagde informatie verstrekt over evenementen in het Gelredome stadion. Op die sites(s) was tevens het beeldmerk Gelre Dome te zien.

Handelsnaam:  “4.4.  Gedaagde maakt op dit moment geen gebruik van de domeinnaam ‘atgelredome.nl’. Desgevraagd heeft gedaagde ter zitting niet willen verklaren dat hij geen gebruik meer zal maken van de domeinnaam ‘atgelredome.nl’ en dat hij die domeinnaam zal overdragen aan Gelredome. Daardoor valt niet uit te sluiten dat gedaagde de domeinnaam ‘atgelredome.nl’ opnieuw zal gaan gebruiken en ligt de vraag voor of gebruik van die domeinnaam jegens Gelredome strijdig is met het handelsnaamrecht, zoals Gelredome stelt.

4.5.  Op grond van artikel 5 Handelsnaamwet (HNW) is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.6.  (…) De vraag is dus of de domeinnaam ‘atgelredome.nl’ als handelsnaam van gedaagde kan worden aangemerkt.

(…) 4.8.  Op grond van het bovengenoemde toetsingskader oordeelt de voorzieningenrechter dat de domeinnaam ‘atgelredome.nl’ door gedaagde als handelsnaam is gebruikt. Het kenmerkende bestanddeel van de domeinnaam ‘atgelredome.nl’ is ‘gelredome’. Dat kenmerkende bestanddeel wijkt niet af van de handelsnaam ‘Gelredome’. Het gebruik van grote of kleine letters in domeinnamen doet er niet toe. gedaagde biedt zijn diensten aan op het internet onder de naam ‘atgelredome.nl’. Een verwijzing naar Servicetarget ontbreekt. Aldus is op de sites niet kenbaar gemaakt dat de informatie over de evenementen in het Gelredome stadion op die sites afkomstig was van de onderneming Servicetarget en niet van Gelredome. Er is hier daarom geen, althans niet uitsluitend, sprake van gebruik van deze domeinnaam als internetadres van gedaagdes onderneming.

4.9.  De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat door het als handelsnaam gebruiken van de domeinnaam ‘atgelredome.nl’ bij het publiek verwarring tussen de onderneming van gedaagde (Servicetarget) en die van Gelredome is te duchten. Zowel via de sites van Gelredome als de site ‘atgelredome.nl’ werd immers informatie verstrekt over evenementen in het Gelredome stadion. Nu voorts als onweersproken heeft te gelden dat de handelsnaam ‘Gelredome’ grote bekendheid bij het publiek geniet, kan het publiek op grond van het vorenstaande dan ook gemakkelijk hebben gedacht dat de informatie op de sites achter de domeinnaam ‘atgelredome.nl’ afkomstig was van Gelredome.

4.10.  De conclusie uit het hiervoor overwogene is dat gedaagde met het gebruik van de domeinnaam ‘atgelredome.nl’ het verbod van artikel 5 HNW heeft overtreden en voorts dat die overtreding zich weer zal kunnen voordoen omdat gedaagde niet heeft willen toezeggen dat hij de domeinnaam niet weer in gebruik gaat nemen.”

Woordmerk: 4.11.  Mede gelet op het bovenstaande komt de voorzieningenrechter tevens tot de conclusie dat gedaagde in strijd met artikel 5a HNW heeft gehandeld en dat ook die overtreding weer kan voorkomen. In artikel 5a HNW staat dat het verboden is om een handelsnaam te voeren die het merk van een ander bevat, dan wel daarvan slechts gering afwijkt, waardoor bij het publiek verwarring over de herkomst van de waren is te duchten. Die verwarring is te duchten. Juist omdat ook het woordmerk Gelredome onweersproken grote bekendheid geniet bij het publiek en omdat het gebruik van grote of kleine letters in domeinnamen er niet toe doet, wijkt de handelsnaam ‘atgelredome.nl’ te weinig af van het woordmerk Gelredome om bij het publiek geen verwarring te doen ontstaan over de herkomst van de verstrekking van informatie over evenementen in het Gelredome stadion.”

Beeldmerk: “4.12.   Inmiddels informeert gedaagde via zijn website ‘stadionconerten.nl’ het publiek over evenementen in het Gelredome stadion. Op die site en daaraan gekoppelde sites staat een foto van het Gelredome stadion met daarop het beeldmerk Gelre Dome. Gedaagde vindt dat hij die foto op zijn sites mag gebruiken omdat hij de foto van het stadion zelf heeft gemaakt. Daarbij is het gratis reclame voor Gelredome, aldus gedaagde. Deze verweren baten gedaagde niet.

(…) “4.14. Dat dit beeldmerk voorkomt op een foto die gedaagde zelf van het Gelredome stadion heeft gemaakt, omdat het beeldmerk Gelre Dome groot op het stadion prijkt en dat de weergave van het beeldmerk op de sites van gedaagde mogelijk reclame oplevert voor het Gelredome stadion, is op grond van het hier weergegeven toetsingskader niet relevant. Het gaat erom dat gedaagde het beeldmerk zonder toestemming van Gelredome N.V. in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde waren en diensten als waarvoor het beeldmerk is ingeschreven. De conclusie is daarom dat gedaagde met de site ‘stadionconcerten.nl’ inbreuk maakt op de merkenrechten van Gelredome N.V. “

Proceskosten:  “4.16.  gedaagde zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Gelredome vordert op grond van artikel 1019h Rv vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten en stelt die kosten op € 6.000,00 tot aan deze uitspraak. Gelredome heeft evenwel slechts een kostenoverzicht overgelegd tot en met 22 augustus 2008. Gelet op dat overzicht en op het feit dat Gelredome nadien voor het opstellen van de dagvaarding, de zitting en de voorbereidingen daarop, ook kosten zal hebben moeten maken, zullen de werkelijk door Gelredome gemaakte proceskosten die gedaagde moet vergoeden, worden bepaald op:  - dagvaarding    €    85,44  - vast recht      254,00 - salaris advocaat    4.500,00, Totaal    €  4.839,44”

Lees het vonnis hier.