Woord- en of beeldmerk  

GvEA, 10 september 2008, zaak  T-325/06, Boston Scientific Ltd tegen OHIM / Terumo Kabushiki Kaisha (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Oppositieprocedure op grond van eerder nationale woordmerken CAPIOX, voor, kort gezegd, medische apparatuur, tegen aanvraag gemeenschapswoordmerk CAPIO  (‘apparatus for placing a suture’). Complementaire waren, overeenstemmende tekens. Normaal gebruik in verhouding tot de aard van de waar en de markt. Oppositie toegewezen.

“49. It is true that, although such sales during the relevant period cannot be considered to be significant in terms of volume, the data must be viewed in relation to the nature of the goods, namely hollow fiber oxygenators with detachable hard-shell reservoir, which are extremely specialised products. According to the findings in the opposition decision, which were not contested by the intervener and which were expressly approved by the applicant in its application, ‘an oxygenator is a device that mechanically oxygenates venous blood extra corporeally and is used in combination with one or more pumps for maintaining circulation during open heart surgery and for assisting the circulation in patients seriously ill with some cardiac and pulmonary disorders’. That definition clearly shows that oxygenators are very specific products.

50. In addition, notwithstanding the regrettable lack of objective and tangible data concerning the structure of the relevant market, it is clear that, in the light, precisely, of the nature of the goods concerned, referred to in the previous paragraph, such a market cannot but be narrow.

51. Finally, the number of transactions involving the goods concerned during the relevant period does not appear to be a token amount and therefore does not permit the view to be taken that the intervener used the CAPIOX trade mark for the sole purpose of preserving the rights conferred by the trade mark. On the contrary, such use must be viewed as warranted, in the economic sector concerned and in the light of the nature of the goods concerned, in order to maintain or create a share in the market for the goods protected by the mark for the purposes of the case-law referred to in paragraphs 29 to 32 above.

(…) 95. The similarity between the signs at issue cannot be called into question on the ground that use of the letter ‘x’ is not common in Finland. Even if it were the case, as the Opposition Division stated, that the letter ‘x’ was seldom used in Finnish, that cannot have the effect of eliminating the similarity between the signs, because, as the Board of Appeal rightly pointed out in paragraph 27 of the contested decision, the medical field is highly internationalised and numerous trade marks that include the letter ‘x’ coexist in it.

96 (…) Consequently, the Board of Appeal was right to find that the conflicting signs had a high degree of similarity.

99. (…) the overall impression produced by the conflicting signs is likely to render them sufficiently similar to lead to a likelihood of confusion in the minds of the relevant public.

(…) 101. In that respect, it must be pointed out that even though the goods at issue lack a high degree of similarity that is offset by the very high degree of similarity between the signs, particularly as the earlier trade mark is an invented word that does not allude, directly or indirectly, to the goods concerned. Since the trade mark CAPIOX is a made-up word, it therefore has a very distinctive character as OHIM rightly observed. (…)

102. (…) even a public made up of specialists with a high degree of attention might, when confronted with the goods at issue, either not notice the difference resulting from the absence of the letter ‘x’ on goods bearing the trade mark applied for or think that the goods nevertheless originate from the same undertaking, which affixes a trade mark to some of its goods that is practically identical to the one it affixes to other of its goods. It is clear that the mere possibility mentioned above that the goods at issue could be used during the same, very specific surgical operation, namely open-heart surgery, shows that there is a genuine likelihood that a public, even one made up of professionals, could believe that the goods came from the same undertaking.”

Lees het arrest hier.

GvEA, 10 september 2008, zaak  T-300/06, Promat GmbH tegen OHIM / Puertas Proma (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Oppositieprocedure op grond van eerdere gemeenschapsbeeldmerken PROMA tegen aanvraag gemeenschapswoordmerk PROMAT (beide ingeschreven voor, kort gezegd, bouwmaterialen). Oppositie gedeeltelijk toegewezen. Zaak is vrijwel identiek aan het hieronder (T-243/06, IEF 7057) vermelde geschil tussen partijen. I.c. betreft het echter een oppositie tegen het woordmerk PROMA, terwijl de oppositie hieronder betrekking heeft op het de aanvraag voor een beeldmerk. Redenering van het Gerecht en de uitkomst zijn vrijwel hetzelfde.

„52. Auf der Grundlage der vorstehenden Erwägungen ist festzustellen, dass der einzige Klagegrund eines Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 nicht begründet ist. Die Beschwerdekammer durfte unter Heranziehung des Grundsatzes der Wechselwirkung zwischen den Zeichen und den Waren bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr annehmen, dass angesichts der hochgradigen Ähnlichkeit sowohl der betreffenden Waren als auch der betreffenden Zeichen, insbesondere, was die fast vollständige Übereinstimmung der Wortbestandteile „promat“ und „proma“ angehe, die Unterschiede zwischen den Zeichen nicht ausreichten, um bei den maßgeblichen Verkehrskreisen eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.“

Lees het arrest hier.

GvEA, 10 september 2008, zaak  T-243/06, Promat GmbH tegen OHIM / Puertas Proma (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Oppositieprocedure op grond van eerdere gemeenschapswoordmerken PROMA tegen aanvraag gemeenschapsbeeldmerk PROMAT (beide ingeschreven voor, kort gezegd, bouwmaterialen). Oppositie gedeeltelijk toegewezen.

„54. (…) Die Beschwerdekammer durfte unter Heranziehung des Grundsatzes der Wechselwirkung zwischen den Zeichen und den Waren bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr annehmen, dass angesichts der hochgradigen Ähnlichkeit sowohl der betreffenden Waren (mit Ausnahme der „transportable[n] Bauten aus Metall; Baustellensicherungen und Zäune; Maschinen- und Garderobenschränke; Trennscheiben) als auch der betreffenden Zeichen, insbesondere was die fast vollständige Übereinstimmung der Wortbestandteile „promat“ und „proma“ angehe, die Unterschiede zwischen den Zeichen nicht ausreichten, um bei den maßgeblichen Verkehrskreisen eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

45. (…) Der Begriff „proma“ sei daher das dominierende Element der älteren Gemeinschaftsmarke. Folglich bestehe ein gewisser Grad an visueller Ähnlichkeit zwischen den beiden Marken, denn der Wortbestandteil der älteren Gemeinschaftsmarke PROMA werde in der angemeldeten Marke PROMAT vollständig wiedergegeben.

46. Im vorliegenden Fall weisen die Bildbestandteile der beiden Marken keine individuelle und originelle Gestaltung auf, die bei der visuellen Wahrnehmung eine wichtige Rolle spielen würde und sie unterscheiden könnte. Daher sind sie als vernachlässigbare Bestandteile anzusehen.

(…) 50. Der Buchstabe „t“, der in der älteren Gemeinschaftsmarke fehlt, kann nämlich – unabhängig davon, ob er vom Verbraucher ausgesprochen wird oder nicht – nicht als ein besonders markanter Konsonant angesehen werden, der den klanglichen Eindruck der Anmeldemarke wesentlich beeinflussen könnte.

52 In begrifflicher Hinsicht ist die Beschwerdekammer zutreffend davon ausgegangen, dass der Umstand, dass die Wortbestandteile der Marken beide erfundene Wörter seien, keinen Einfluss auf den umfassenden Markenvergleich habe.

53. Daher ist im Ergebnis von einer hochgradigen Ähnlichkeit der beiden Zeichen nach Bild und Klang auszugehen.“

Lees het arrest hier.

GvEA, 10 september 2008, zaak  T-106/07, Alcon Inc tegen OHIM / *Acri.Tec AG (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Oppositieprocedure op grond van eerdere internationale woordmerken PROVISC en DUOVISC tegen aanvraag gemeenschapswoordmerk BioVisc (beide ingeschreven voor, kort gezegd, oogheelkundige produkten ). Oppositie afgewezen, geen verwarringsgevaar.

“38. Furthermore, the applicant does not put forward any specific argument as regards its claim that the dominant element of the marks at issue is ‘visc’.

39. Accordingly, the Court holds that the differences between the signs at issue resulting from the difference in their prefixes is sufficient to rule out a visual similarity and to distinguish them phonetically.

(…) 42. It is clear from the foregoing that the signs at issue have different conceptual meanings which the relevant public can perceive and understand. Consequently, it must be held that there is a conceptual difference between the signs at issue.

43. In the light of the foregoing, in the overall assessment of the marks at issue, the Board of Appeal rightly held, in the contested decision, that the visual, phonetic and conceptual difference of the signs at issue were sufficient, in spite of the identity of the goods concerned, to preclude the similarities between the signs at issue from giving rise to a likelihood of confusion on the part of the specialist Community consumer as to the commercial origin of the goods concerned.”

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 september 2008, HA ZA 07-2143, Henkel KGaA c.s. tegen Dramers S.A.

Merkenrecht. Nietigverklaring beschrijvend merk gedaagde. Beeldelementen van merk eiser verhinderen reconventionele nietigverklaring merk eiser.  Aanhouding i.v.m. toepassing IE-indicatietarieven.

Gedaagde Dramers is sinds 2002 houdster van het internationale woordmerk MAN’S PERFECT, ingeschreven voor klasse 3, cosmetica. Eiser Henkel is houdster van de internationale woordbeeldmerken  SCWARZKOPF MEN PERFECT en MEN PERFECT, beiden uit 2006 en eveneens ingeschreven voor klasse 3, cosmetica. Henkel vordert nietigverklaring van het merk van Dramers en ziet die vordering toegewezen:

“4.2. De rechtbank is met Henkel van oordeel dat het merk van Dramers nietig moet worden verklaard omdat het merk MAN’S PERFECT uitsluitend bestaat uit benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de hoedanigheid of bestemming van de waren als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE. Henkel heeft in dit verband terecht aangevoerd dat het element “MAN’S” kan dienen om de doelgroep (bestemming) van de waren aan te duiden en dat het element “PERFECT” kan duiden op de kwaliteit (hoedanigheid) van de waren. Henkel heeft er tevens terecht op gewezen dat de elementen “MAN’S” en “PERFECT” in het merk niet op ongebruikelijke wijze zijn samengevoegd. Gelet daarop moet worden geoordeeld dat ook het merk als geheel beschouwd beschrijvend is. Een en ander is ook niet gemotiveerd door Dramers weersproken.”

“4.6. Het betoog van Dramers dat indien de rechtbank haar merk in conventie nietig verklaart, ook de merken van Henkel in aanmerking komen voor nietigverklaring, gaat niet op. In de merken van Henkel en het merk van Dramers komen weliswaar vergelijkbare beschrijvende woordelementen voor, te weten de woorden MEN en PERFECT. De merken van Henkel combineren die woordelementen echter met diverse grafische elementen, zoals de weergave van de woorden in bepaalde lettertypes en lettergroottes, een specifieke rangschikking van de woorden, en het gebruik van een donkere rechthoekige achtergrond. Die grafische elementen zijn niet beschrijvend. De merken van Henkel bestaan – anders dan het woordmerk van Dramers – dus niet uitsluitend uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren. Artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE biedt daarom geen grond voor vernietiging van deze merken.”

Tot een beslissing komt het echter nog niet, aangezien partijen zich nog niet hebben kunnen uitlaten over de toepassing van de indicatietarieven

“4.9. Dramers zal als de in het ongelijk gestelde partij in de redelijke en evenredige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv worden veroordeeld. Henkel heeft die kosten begroot op € 45.312,50, maar dat bedrag wordt door Dramers betwist en is hoger dan de door de rechtbanken gehanteerde indicatietarieven voor IE-zaken (gepubliceerd via onder meer www.rechtspraak.nl, Landelijke Regelingen, Sector Civiel). Aangezien partijen zich nog niet hebben kunnen uitlaten over de toepassing van die tarieven, zal de rechtbank de zaak naar de rol verwijzen voor een akte waarin partijen zich hierover kunnen uitlaten. Voor de goede orde zullen alle beslissingen worden aangehouden tot na deze aktes.”

Lees het vonnis hier.

GvEA, 9 september 2008, zaak T-363/06, Honda Motor Europe Ltd tegen OHIM/Seat SA

Oppositieprocedure. Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk MAGIC SEAT, oppositie op basis van  een (zeer bekend) ouder Spaans nationaal beeldmerk SEAT. Beide merken betreffen klasse 12, voertuigen, onderdelen en accessoires.

Oppositie toegewezen door OHIM en Gerecht. Overeenstemming en verwarringsgevaar aangenomen.  Begripsmatige overeenstemming door associatie met bekend merk. Naast bekendheid van het automerk Seat speelt ook de Spaanse kennis van het Engels opnieuw een rol: Niet kan worden uitgesloten dat het aangevraagde merk door minstens een deel van het relevante publiek als „ma-gic se-at” zal worden uitgesproken. Een samenvatting in citaten:

Het logo is onlosmakelijk verbonden met het woordbestanddeel „seat”, dat wegens zijn bekendheid groot onderscheidend vermogen in Spanje heeft:

“31. In casu moet worden vastgesteld dat het „S”-logo van het oudere merk lichtjes gestileerd is, maar niet origineel of bijzonder uitgewerkt voorkomt. Het vormt immers de eerste letter van het woordbestanddeel „seat”, dat weliswaar onder het „S”-logo staat en in kleinere letters dan dit logo is weergegeven, maar toch in grote hoofdletters is geschreven, breder is dan bedoeld logo en perfect leesbaar is. In weerwil van de door verzoekster genoemde elementen, zoals de weergave van het „S”-logo op het schutblad van het jaarverslag van de vennootschap Seat of aan de voorzijde van de door deze vennootschap verkochte auto’s, heeft dit logo bovendien, zoals het BHIM terecht onderstreept, geen intrinsieke semantische betekenis die het oudere merk onderscheidend vermogen zou verlenen, maar heeft het vooral tot doel, de nadruk te leggen op de eerste letter van het woord „seat”.

32. Derhalve heeft de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing op goede gronden geoordeeld dat, ook al kan het „S”-logo ontegenzeglijk worden geïdentificeerd als zodanig, dit logo toch ook onlosmakelijk is verbonden met het woordbestanddeel „seat”, dat wegens zijn bekendheid groot onderscheidend vermogen in Spanje heeft. Derhalve is de kans groot dat het oudere merk – in zijn geheel beschouwd – op basis van het woordbestanddeel „seat” zal worden geïdentificeerd, terwijl het logo als een decoratief element of als de eerste letter van „seat” zal worden gezien. Bijgevolg dient de conclusie van de kamer van beroep dat het woordbestanddeel „seat” in het oudere merk domineert, te worden bevestigd."

De merken stemmen, , visueel, fonetisch en begripsmatig overeen. De grote bekendheid van het oudere merk speelt daarbij een belangrijke rol, net als de veronderstelde geringe kennis van het Engels in Spanje:

"(…)  37. Met betrekking tot het aangevraagde merk moet worden vastgesteld dat het gevaar bestaat dat de in het woordmerk MAGIC SEAT opgenomen term „seat” door het relevante publiek, daaronder begrepen de consument die Engels verstaat, niet als de Engelse vertaling van het woord „stoel” zal worden opgevat, daar dit woord onmiddellijk een associatie met de welbekende Spaanse automobielconstructeur Seat zal oproepen. Anders dan verzoekster beweert, zal het dus waarschijnlijk als een Spaans woord worden uitgesproken, in twee lettergrepen, en niet in één enkele lettergreep zoals in het Engels.

(…) 39. Zoals hierboven reeds is opgemerkt, zal het relevante publiek de term „magic” louter als een adjectief van het woord „seat” zien, gelet op de gelijkenis van deze term met de Spaanse term „mágico”, die zonder meer lovend is. In dit verband zij erop gewezen dat volgens vaste rechtspraak het publiek een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk over het algemeen niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (…).

40. Hieruit volgt dat niet kan worden uitgesloten dat het aangevraagde merk door minstens een deel van het relevante publiek als „ma-gic se-at” zal worden uitgesproken. In die omstandigheden wettigt het enkele feit dat het woordbestanddeel van het oudere merk voorkomt in het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, de conclusie dat er sprake is van een grote fonetische overeenstemming (…).

(…) 46. Deze analyse [ over de begripsmatige overeenstemming- IEF] dient eveneens te worden bevestigd, voor zover niet kan worden uitgesloten dat het relevante publiek bij het zien van het merk MAGIC SEAT, dat de door verzoekster verkochte autostoelen aanduidt, dit merk met het oudere merk SEAT en dus met de Spaanse automobielconstructeur zal associëren, gelet op de bekendheid van het oudere merk en de louter lovende strekking van het adjectief „magic”.

(…) 51. Uit het voorgaande volgt dat de conflicterende tekens globaal genomen overeenstemmen, waarbij deze overeenstemming met name voortvloeit uit de weergave van het dominerende bestanddeel „seat” van het oudere merk in het aangevraagde merk."

Verwarringsgevaar wordt aangenomen, een vergissing is zo gemaakt: 

"(…) 61 (…) In dit verband moet worden ingestemd met de beoordeling van de kamer van beroep in punt 35 van de bestreden beslissing, namelijk dat het bestaan van gevaar van verwarring tussen de twee betrokken merken geenszins wordt beïnvloed door het feit dat het publiek voornamelijk uit specialisten bestaat. Zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt, is de handel in delen en reserveonderdelen van auto’s immers niet beperkt tot erkende dealers van auto’s van één enkel merk, zodat niet kan worden uitgesloten dat een autodealer of een Spaanse monteur die bij verschillende constructeurs delen en reserveonderdelen betrekken, zullen aannemen dat de onder het aangevraagde merk verhandelde waren afkomstig zijn van Seat of van een constructeur die economisch is verbonden met Seat.

62 (…) Ook al zal het relevante publiek zich door zijn hoog aandachtsniveau over de autostoelen informeren en kan het aldus voorkomen dat bij vergissing voor het betrokken automodel ongeschikte autostoelen worden aangekocht, dit kan immers niet beletten dat dit publiek aanneemt dat de stoelen waarop het merk MAGIC SEAT is aangebracht, deel uitmaken van een nieuw assortiment van waren dat door de welbekende Spaanse automobielconstructeur Seat is ontwikkeld."

Lees het arrest hier.

5.10.5. Door het gebruiken van genoemd woord op de omschreven wijze en op grond van het feit dat het naar het oordeel van de rechtbank aanduiden van een kipproduct met het teken "OLYMPIA" toch niet als vanzelfsprekend kan worden aangemerkt, roept de totaalindruk van het merk en het teken bij de gemiddelde consument -zeker bij een niet ongebruikelijke vluchtige waarneming van producten- niet alleen een zodanige visuele maar ook, bij het uitspreken van het woord "olympia", een zodanige auditieve gelijkenis op dat die consument een verband kan leggen tussen de merken van Fraas en het door Storteboom gebruikte "Bergmerk".

5.10.6. Naar het oordeel van de rechtbank zal de gemiddelde consument wanneer hij tot aankoop van een "olympia-kip(produkt)" wil overgaan daarbij niet vermelden of het een product moet zijn met op de verpakking (ook) een samenstel van ringen of een met een afbeelding van een berg. De gemiddelde consument zal door de prominente vermelding van "OLYMPIA" op de verpakking van de onderhavige producten genoemde onderdelen (de ringen en de berg) eerder als "details"/"franjes" zien dan als een specifiek bestanddeel dat bepalend is voor de herkomst (identificatie) van het product.

5.10.7. Dat het woord "Olympia" door een derde in Griekenland als "trademark" is ingeschreven maakt, wat betreft de Griekse markt, het voorgaande niet anders nu het Storteboom is die door Fraas wordt aangesproken op het gebruik van het "Bergmerk" en vaststaat dat Storteboom dat teken ook op haar verpakkingen gebruikt.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, ex parte beschikking van 2 september 2008, Hoekstra Beheer tegen Friendship Yacht Company & Hiswa Multimedia B.V. (met dank aan Floor van Gessel, Intellectueel Eigendomadvocaten).

Merkenrecht. Ex Parte met wederhoor. Interessante ontwikkeling: Eén van de wederpartijen heeft kennis van ex parte verzoek en wordt in de gelegenheid gesteld om  ter zitting te verschijnen en weerwoord te geven (wellicht te duiden als 'live zwartmaken'?) Zaak betreft te koop aanbieden van jacht onder de naam ‘Friendship’ op de Hiswa

Niet verschenen wederpartij Friendship Yacht Company krijgt bevel ‘iedere vermelding van het woord Friendship zowel ter aanduiding van het te koop aangeboden schip als van aarzelf dan wel anderszins te staken en gestaakt te houden’. Dat de wel verschenen wederpartij en evenementorganisator HISWA ‘inbreuk heeft gemaakt, maakt of zal maken van de merkrechten van verzoekers is niet gebleken, zodat het tegen Hiswa gevraagde bevel zal worden geweigerd’.

Lees de beslissing hier en het verzoekschrift hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 1 september 2008, KG ZA 08-935, Fewmore Holding B.V. & Van Ulden tegen Livius Beheer B.V. 

Executiegeschil in zaak over verdeling van domeinnamen, merk en content webwinkel na stuklopen samenwerking franchiseformule (zie: IEF 6338). Dit executiegeschil betreft alleen de afgifte van cd-roms met content webwinkel. Deze zijn afgegeven aan de verkeerde medebestuurder van de gezamenlijke vennootschap.

Eisers Fewmore en Van Ulden stelen wel te hebben voldaan aan het vonnis en de compact discs met daarop de content van de webwinkel aan (eiser) Van Ulden in zijn hoedanigheid van indirect bestuurder van Bwana (de gezamenlijke vennootschap van beide partijen) af te geven en door toezending van de hyperlinks aan de advocaat van Livius. Gedaagde Livius stelt dat de levering van de twee compact discs met daarop de content van de webwinkel aan (eiser) Van Ulden dan wel aan zijn vennootschap als bestuurder van Bwana niet betekent dat daarmee uitvoering is gegeven aan het veroordelende vonnis.

“4.3. De voorzieningenrechter acht de kans groot dat de bodemrechter zal oordelen dat door Fewmore en Van Ulden dwangsommen zijn verbeurd. In dit verband is van belang dat de voorzieningenrechter in zijn vonnis van 25 juni 2008 heeft overwogen dat Livius recht heeft op afgifte van de content van de website aan Bwana omdat dat noodzakelijk is voor de voorlopige voortzetting van de onderneming van Bwana. Omdat het vonnis er kennelijk vanuit gaat dat juist Fewmore en Van Ulden de webwinkel hadden beëindigd en alleen zij de content van de website in hun bezit hebben, kan de veroordeling moeilijk anders worden begrepen dan dat de bestanden moet worden afgegeven aan Livius in haar hoedanigheid van medebestuurder van Bwana. Er zijn daarnaast geen aanwijzingen om aan te nemen dat, indien mocht worden vastgesteld dat de dwangsommen ten onrechte zijn betaald, het bedrag niet terugbetaald zal kunnen worden. De voorzieningenrechter ziet derhalve geen reden voor schorsing van de executie.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 27 augustus 2008, KG ZA 08-680, Nedac Sorbo B.V. tegen Vital Petfood Group A/S

Merkenrecht. Producten voor huisdieren. Beeldmerken ‘Best Friend’ maken inbreuk op beeldmerken ‘Best For Your Friend’: Beide tekens bestaan immers uit woorden, waarvan er twee identiek zijn, geschreven in witte letters tegen een rode achtergrond die de vorm heeft van een schild. Geen rechtsverwerking, ook niet op grond van 6:2. Eventueel gebruik van het logo in het kader van private labeling tast de voornaamste functie van het merk van Nedac Sorbo niet wezenlijk aan. Proceskosten niet weersproken; toepassing van indicatietarieven is dus niet aan de orde. (Klik op plaatje voor vergroting).

“4.5. Het verweer van VPG dat het BEST FRIEND logo niet overeenstemt met het rode beeldmerk is naar voorlopig oordeel ongegrond. (…)

4.6. Naar voorlopig oordeel is sprake van enige auditieve gelijkenis tussen het rode beeldmerk en het logo. Weliswaar verschilt het klankbeeld van de gehele slogan “best for your friend” van de woorden “best friend”, omdat de slogen uit vier klanken bestaat in plaats van twee. De twee klanken in het logo zijn echter identiek aan de twee meest onderscheidende bestanddelen van de slogan, te weten “best” en “friend”, waaronder het bestanddeel “best” dat vanwege de grootte en positionering ervan als dominant moet worden aangemerkt. Hetzelfde geldt voor de begripsmatige gelijkenis. De betekenis van de slogan “best for your friend” als geheel verschilt weliswaar van de woorden “best friend”. In beide gevallen lijkt het woord “friend” echter te duiden op het huisdier waarvoor de producten zijn bestemd. Dat brengt mee dat van enige begripsmatige gelijkenis sprake is. Tenslotte is er sprake van enige visuele gelijkenis. Beide tekens bestaan immers uit woorden, waarvan er twee identiek zijn, geschreven in witte letters tegen een rode achtergrond die de vorm heeft van een schild. Als al deze gelijkenissen in samenhang worden beschouwd, moet voorshands worden geoordeeld dat de resulterende totaalindruk voldoende overeenstemt om te spreken van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

4.7. Het betoog van VPG dat het element “Nedac Sorbo” het meest dominerende en onderscheidende element in het rode beeldmerk is, en dat nu juist dat element ontbreekt in het logo, kan niet leiden tot een ander oordeel over de overeenstemming tussen de tekens. Dit element is dermate klein weergegeven in het rode beeldmerk dat het niet of nauwelijks leesbaar is. Mede gelet op het feit dat de gemiddelde consument gewoonlijk niet let op de details van een merk, kan niet worden volgehouden dat toevoeging van het element “Nedac Sorbo” de totaalindruk van het rode beeldmerk dermate bepaalt dat dit merk en het logo, ondanks de hiervoor geconstateerde gelijkenissen, niet overeenstemmen in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

(…) 4.9. (…)Ten slotte moet voorshands worden aangenomen dat het merk van Nedac Sorbo, dat van huis uit weinig onderscheidend vermogen heeft, door gebruik wel onderscheidend vermogen heeft gekregen. Nedac Sorbo heeft namelijk aangevoerd dat zij voor de betrokken waren marktleider is en dat haar merk mede daarom bekend is bij het publiek. Een en ander heeft VPG onvoldoende gemotiveerd weersproken. Gegeven de soortgelijkheid van de waren en de bekendheid, stemmen de tekens voldoende overeen om gevaar voor verwarring voorshands aan te nemen. rechtsverwerking

(…) 4.11. Een beroep op rechtsverwerking kan evenmin worden gebaseerd op artikel 6:2 van het Burgerlijk Wetboek. Het zou slagen indien het beroep van Nedac Sorbo op haar merkrecht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was omdat bij VPG het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Nedac Sorbo zich niet jegens haar meer zou beroepen op haar merkrecht. Van dergelijk gerechtvaardigd vertrouwen is geen sprake omdat naar voorlopig oordeel het gebruik van het logo door VPG waartegen Nedac Sorbo thans bezwaar maakt, anders dan VPG stelt, niet jarenlang in de Benelux is gedoogd .

4.15. (…) Het volgens VPG gedoogde gebruik is merkenrechtelijk namelijk van geheel andere orde. Eventueel gebruik van het logo in het kader van private labeling tast de voornaamste functie van het merk van Nedac Sorbo niet wezenlijk aan. Die functie bestaat er immers in de consument of eindgebruiker de identiteit van de oorsprong van de waren te waarborgen. Dat is niet of nauwelijks aan de orde als een derde een met het merk overeenstemmend teken slechts gebruikt in het kader van de presentatie van de waren aan (tussen)handelaren die de waren onder hun eigen merk aan de consument of eindgebruiker verkopen. Een wezenlijke aantasting van het merk is duidelijk wel aan de orde bij gebruik van het logo op de consumentenmarkt in de Benelux, waarmee VPG – volgens de onvoldoende weersproken stellingen van Nedac Sorbo – pas eind 2007 is begonnen en waartegen Nedac Sorbo thans optreedt. Gelet op het verschillende karakter van dat gebruik heeft VPG niet aan het eventuele gedogen van het eerstgenoemde gebruik het gerechtvaardigd vertrouwen mogen ontlenen dat Nedac Sorbo (ook) niet zou optreden het laatstgenoemde gebruik.”

Lees het vonnis hier.