Woord- en of beeldmerk  

Gerechtshof ’s-Gravenhage, zaaknr. 105.005.268/01, The Bo-Dean Company B.V. & LIEF! B.V. tegen Prenatal Moeder en Kind B.V. (met dank aan Daniëlle van der Kolk, Houthoff Buruma).

Eerst even voor jezelf lezen. Merkenrecht. Onderscheidend vermogen LIEF! voor kinder- en babykleertjes. Hof vernietigt vonnis vzr. Rechtbank Rotterdam.

“15 (…) De voorzieningenrechter is niet toegekomen aan beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar omdat zij het gebruik door Prénatall van de aanduiding LIEF niet heeft aangemerkt als gebruik als merk.

16. Het hof is voorshands van oordeel dat het merk LIEF!, mede gelet op het gebruik daarvan als omschreven in  rechtsoverweging 7, een normaal onderscheidend vermogen bezit. Dit brengt mee dat principale grief I, gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat her merk LIEF! zwak is en een beperkte beschermingsomvang heeft, slaagt.

17. Nu het teken LIEF en het merk LIEF! zowel visueel, auditief als begripsmatig overeenstemmen, beide worden gebruikt voor baby- en peuterartikelen en niet gemotiveerd betwist is dat zich al een aantal gevallen van daadwerkelijke verwarring hebben voorgedaan, acht het hof voorshands aannemelijk dat sprake is van verwarringsgevaar. Dat Prénatal ook haar eigen merk op haar producten aanbrengt leidt niet tot een ander oordeel, nu het niet ongebruikelijk is dat verschillende merken (al dan niet van verschillende merkhouders) op producten voorkomen en dat het Prénatal-merk bovendien niet steeds zichtbaar is. Dit brengt mee dat het gevorderde inbreukverbod voor toewijzing in aanmerking komt, tenzij het in eerste aanleg gevoerde, niet behandelde verweer dat het merk LIEF! te kwader trouw is gedeponeerd zou slagen.

(…) 19 (…) Op grond van deze stukken acht het hof voorshands aannemelijk dat Prénatal in juni 2004 een aantal DE LIEF ALLERLIEFSTE producten in Turkije heeft besteld, die in augustus 2004 geleverd moesten worden, waarna distributie over de winkels moest plaatsvinden. Dit is echter onvoldoende om aan te nemen dat Prénatal deze aanduiding voor 14 oktober 2004 al zodanig gebruikte dat Bo-Dean van dat gebruik op de hoogte was of behoorde te zijn. het verweer dat het merk te kwader trouw is gedeponeerd faalt dan ook al om die reden.”

Lees het arrest hier. Lees het vonnis van de Rb. Rotterdam hier.

Rechtbank Almelo, 22 september 2008, LJN: BF3796, Hair Club BVBA Kreatos tegen Kreatos Kappers V.O.F.

Handelsnaam en merkenrecht. Haarkappers. “Een domeinnaam is in beginsel niet meer dan een zoekterm die een internetgebruiker zal geleiden naar een bepaalde website.” Handelsnaam van een buitenlandse onderneming. Merkrecht versus oudere handelsnaam. Inbreuk op handelsnaam en merkrechten door gedaagden niet aangenomen. Indicatietarieven: €2000,-.
 
Eiseres stelt dat gedaagden onrechtmatig jegens haar handelen door het gebruik van de handelsnaam “Kreatos Kappers”. Zij vordert daarom -zakelijk weergegeven- veroordeling van gedaagden tot staking en gestaakt te houden van ieder gebruik van de handelsnaam ‘Kreatos Kappers ’ en van iedere andere handelsnaam die daaraan identiek is, van ieder gebruik van het beeldmerk ‘Kreatos, ‘t is zo geknipt’, alsmede van het woordmerk ‘KREATOS’, waaronder begrepen het gebruik van ‘Kreatos kappers’ en ‘kreatoskappers.nl’, alsook ieder gebruik van de domeinnaam ‘kreatoskappers.nl’ en iedere domeinnaam met daarin de naam ‘Kreatos’.

Partijen zijn woonachtig op het grondgebied van verschillende staten. Hierdoor draagt de zaak een internationaal karakter. Aan de Nederlandse rechter komt rechtsmacht toe nu gedaagden in Nederland gevestigd dan wel woonachtig zijn. De Wet conflictenrecht onrechtmatige daad van april 2001 is van toepassing.

Handelsnaam. “4.6.  De handelsnaam van een buitenlandse onderneming kan in Nederland ingevolge artikel 5 Hnw worden beschermd. Voorwaarde voor bescherming is a) dat de buitenlandse handelsnaam reeds (in het buitenland) werd gevoerd op het tijdstip dat met het voeren van de binnenlandse naam werd begonnen, en b) of -indien vraag a bevestigend wordt beantwoord- bij het Nederlandse publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten was toen gedaagde sub 1. haar handelsnaam ging voeren.

4.7.  Eiseres heeft tot 10 november 1993 enkel salons in België opgericht, zodat in het onderhavige geval allereerst van belang is het antwoord op de vraag of eiseres op  10 november 1993 de in geschil zijnde handelsnaam ‘Kreatos’ reeds voerde in België. Zo ja, dan dient eiseres bescherming te genieten van de Handelsnaamwet indien verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is bij het Nederlandse publiek.

4.8.  (…) Ook uit de overige producties blijkt niet dat eiseres de handelsnaam ‘Kreatos’ reeds voerde op het moment van oprichting en vestiging van gedaagde sub 1., zodat niet genoegzaam is gebleken dat eiseres op 10 november 1993 de handelsnaam ‘Kreatos’ reeds voerde. Op het van belang zijnde tijstip, 10 november 1993, moet worden aangenomen dat verwarring bij het relevante Nederlandse publiek dus niet mogelijk was. Eiseres heeft haar stelling dat gedaagden onrechtmatig jegens haar handelen door gebruik te maken van de handelsnaam ‘Kreatos’ dan ook onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Niet is gebleken dat zij de bescherming geniet van de Handelsnaamwet.

Merkrechten. 5.1.  Er is reeds voorlopig geoordeeld dat de handelsnaam ‘Kreatos Kappers’ mag worden gevoerd door gedaagden en dat eiseres daartegen niet de bescherming van de handelsnaamwet kan inroepen. Een domeinnaam is in beginsel niet meer dan een zoekterm die een internetgebruiker zal geleiden naar een bepaalde website. Bij het registeren van een domeinnaam geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Bij de keuze van een domeinnaam moet echter wel rekening worden gehouden met handelsnaam- en merkrechten van anderen.

5.2.  Eiseres stelt weliswaar dat het recht op het uitsluitende gebruik van het beeldmerk “Kreatos, ’t is zo geknipt’ en het woordmerk ‘Kreatos’ zijn grondslag vindt in de inschrijving van deze merken bij het Benelux-Merkenbureau, vaste rechtspraak is echter dat de rechthebbende op een oudere handelsnaam het gebruik ervan in zijn gevestigde bedrijfsdebiet niet kan worden verboden met een beroep op een jonger merkenrecht. Dit volgt ook met zoveel woorden uit artikel 16 lid 1 derde volzin Agreement on Trade Related Apects of Intellectual Property Rights (TRIPs-Verdrag ). De stelling van eiseres dat zij zich op grond van haar merkinschrijvingen kan verzetten tegen het gebruik door gedaagden van hun handelsnaam, waaronder het gebruik van de domeinnaam ‘www.kreatoskappers.nl’ wordt dan ook verworpen. Eiseres heeft bovendien onvoldoende aannemelijk gemaakt dat gedaagden zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel hebben getrokken uit de reputatie van de merken van eiseres. Zij stelt dat gedaagden met het gebruik van de domeinnaam, internetgebruikers die op zoek zijn naar een kapperssalon van eiseres naar hun kapperssalon lokken, waardoor consumenten ten onrechte kunnen veronderstellen dat de onderneming en website van gedaagden gelieerd zijn aan de onderneming van eiseres. Nog afgezien van de vraag of dat gevaar voor verwarring, gelet op de uiteenlopende vestigingsplaatsen van de salons van eiseres en gedaagden, zich niet enkel bij een klein -verwaarloosbaar- deel van het publiek zal voordoen, gedaagden kunnen zich er met recht en reden op beroepen dat zij voor het voortgezet gebruik van hun handelsnaam, waarmee zij gedurende jaren goodwill hebben opgebouwd, een geldige reden hebben. Er is daarom geen enkele reden om aan te nemen dat eiseres op grond van haar jongere merkinschrijving gedaagden zal kunnen beletten hun handelsnaam te blijven gebruiken.

5.3. Het beeldmerk bestaat echter niet alleen uit de naam ‘Kreatos’, maar ook uit een kenmerkende toevoeging ‘’t is zo geknipt’. Op voorhand is aannemelijk dat eiseres merkenrechtelijke bescherming toekomt voor deze toevoeging, gelet op diens depot van het merk en het gebruik van dat merk. Echter, onvoldoende gesteld of gebleken is dat gedaagden (onrechtmatig) gebruik maken van het beeldmerk ‘Kreatos, ’t is zo geknipt’, zodat eiseres geen belang heeft bij toewijzing van de daarop betrekking hebbende vordering.

Proceskosten. 5.5.  Als de in het ongelijk gestelde partij wordt eiseres veroordeeld in een vergoeding van de proceskosten van gedaagden. Dit doet de voorzieningenrechter aan de hand van de lijst “Indicatietarieven in IE-zaken.” Deze lijst is goedgekeurd door het LOVC, geldt voor vonnissen vanaf 1 augustus 2008 en komt de voorzieningenrechter als rechtens juist voor. De voorzieningenrechter maakt, conform de lijst, een onderscheid in de proceskosten. De proceskosten ter zake van schending van het gemene recht (onrechtmatige daad) worden begroot op € 816,- (het standaard tarief). De proceskosten ter zake van het intellectuele eigendomsrecht worden, ex artikel 1019h Rv, begroot op € 2.000,- nu de intellectuele eigendomsrechtelijke aspecten van deze zaak van relatief eenvoudige aard zijn en gedaagden geen gedetailleerde opgave hebben gedaan van het uurtarief, het aantal gewerkte uren en de concreet verrichte werkzaamheden. Het te vergoeden griffierecht bedraagt € 254,-.”

Lees het vonnis hier.

GvEA, 24 september 2008, zaak T-116/06, Oakley, Inc. tegen OHIM / Venticinque Ltd.

Gemeenschapsmerk. Gedeeltelijk geslaagde nietigheidsprocedure tegen gemeenschapswoordmerk O STORE (winkel) op grond van ouder nationaal woordmerk THE O STORE (warenmerk). Vergelijking van in kader van detailhandel verrichte diensten met overeenkomstige waren. ‘Store’ is voor Fransen voldoende onderscheidend.

Overeenstemming waren en diensten: “49. Anders dan verzoekster stelt, is het feit dat de in het kader van de detailhandel verstrekte diensten in dezelfde verkooppunten als de waren verkrijgbaar zijn, een relevante factor voor het onderzoek van de soortgelijkheid van de betrokken diensten en waren. Het Hof heeft in dit verband in punt 23 van het arrest Canon (punt 16 supra) geoordeeld dat bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Het Hof heeft gepreciseerd dat deze factoren met name de aard, de bestemming en het gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan betreffen, zodat het geenszins heeft geoordeeld dat alleen met deze factoren rekening kan worden gehouden, daar deze opsomming louter illustratief was. Het Gerecht heeft daaruit afgeleid dat ook andere relevante factoren die de verhouding tussen de betrokken waren en diensten kenmerken, in aanmerking kunnen worden genomen, zoals de distributiekanalen van de betrokken waren

(…) 51. Bij de vergelijking van de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten is in punt 22 van de bestreden beslissing dus op goede gronden rekening gehouden met de omstandigheid dat deze waren en diensten doorgaans in dezelfde verkooppunten worden verkocht.

52 . Ten derde zij wat de door de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing vastgestelde complementariteit van de betrokken diensten en waren betreft eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak waren complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming.

54 . Vastgesteld zij dus dat de verhouding tussen de in de detailhandel aangeboden diensten en de door het oudere merk aangeduide waren in casu wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden naar aanleiding van de verkoop van deze waren. Zoals het Hof in punt 34 van het arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (punt 17 supra) heeft geoordeeld, is het doel van de detailhandel de verkoop van waren aan consumenten, waarbij het Hof overigens heeft opgemerkt dat deze handel naast de verkoop als rechtshandeling alle activiteiten omvat die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen. Dergelijk diensten, die dus worden verricht met het oog op de verkoop van een aantal specifieke waren, hebben zonder deze waren geen enkel nut.

(…) 62. Gelet op al het voorgaande, heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat de „detailhandel en groothandel in kledingstukken, hoofddeksels, schoeisel, sporttassen, ransels en knapzakken, en portefeuilles” alsmede de „detailhandel en groothandel, waaronder on-linedetailhandelzaken” soortgelijk zijn aan de door het oudere merk aangeduide waren.

Overeenstemming tekens: (…) 71. Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat de conflicterende tekens in hoge mate overeenstemmen aangezien zij hetzelfde element „o store” bevatten en het enige verschil erin bestaat dat het niet-onderscheidende lidwoord „the” is weggelaten in het bestreden gemeenschapsmerk.

Verwarringsgevaar: “77. Aangaande, ten slotte, verzoeksters argument dat er geen verwarringsgevaar bestaat doordat het onderscheidend vermogen van de elementen „the” en „o” in het oudere merk THE O STORE minimaal en zelfs onbestaand is, te meer daar interveniënte niet heeft aangetoond dat dit merk een sterke positie inneemt op de Franse markt, zij opgemerkt dat, zoals het BHIM terecht heeft gesteld, de combinatie van deze elementen waarvan twee uit het Engels stammen, hoewel zij afzonderlijk beschouwd een gering onderscheidend vermogen hebben, voor de Franse consumenten een normaal onderscheidend vermogen heeft met betrekking tot de erdoor aangeduide waren. Aangezien het oudere merk een normaal onderscheidend vermogen bezit, mist verzoeksters argument feitelijke grondslag en moet het dus worden afgewezen.

78 . Uit al wat voorafgaat volgt dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat er sprake is van verwarringsgevaar en de nietigheid van het gemeenschapsmerk O STORE terecht heeft bevestigd voor de diensten „detailhandel en groothandel in kledingstukken, hoofddeksels, schoeisel, sporttassen, ransels en knapzakken, en portefeuilles” alsmede voor de „detailhandel en groothandel, waaronder on-linedetailhandelzaken”.

85. Hoewel, zoals in de punten 63 tot en met 70 supra is vastgesteld, de tekens in hoge mate overeenstemmen, zijn met name de diensten verricht in het kader van de detailhandel in brillen geenszins soortgelijk aan kledingstukken en producten in leder. Het oudere merk ziet rechtstreeks noch indirect op waren die soortgelijk zijn aan „brillen, zonnebrillen, optische artikelen (brillen, lenzen e.d.) en accessoires, horloges, uurwerken, juwelierswaren, overdrukplaatjes, aanplakbiljetten”.

Lees het arrest hier.

GvEA, 24 September 2008, T-179/07, Anvil Knitwear, Inc. tegen OHIM / Aprile e Aprile Srl ( Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder national merk ANVIL tegen  gemeenschapsbeeldmerkaanvraag APRILE. Oppositie afgewezen. Niet-betwisting beïnvloedt de vaststelling niet.

“74 In so far as this plea is to be understood as meaning that the Board of Appeal should have found that the similarity between the marks at issue asserted by the applicant had been proved, since Aprile e Aprile had not disputed it, it must be rejected.

75. Such a line of argument misconstrues the meaning of Article 74 of Regulation No 40/94. As is apparent from the considerations and the case-law set out in paragraphs 70 to 72 above, while that provision precludes OHIM, in proceedings relating to relative grounds for refusal, from taking into consideration facts which were not put forward by the parties, with the exception of facts which are well known, it does not prevent it, on the basis of its assessment of the facts actually put forward by one of the parties, from arriving at a conclusion which is different from that desired by the party in question.

76 . The existence or lack of similarity between two marks in opposition does not, as such, constitute a fact within the meaning of Article 74(1) of Regulation No 40/94, but the result of a factual assessment.”

Lees het arrest hier. 

GvEA, 24 september 2008, zaak T-248/05, HUP Uslugi Polska sp. z o.o., formerly HP Temporärpersonalgesellschaft mbH tegen OHIM / Manpower Inc. (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerk. Mislukte nietigheidsprocedure tegen I.T.@MANPOWER. Het begrip emailadres komt 1 keer in de uitspraak voor, bij de stellingen van de eisende partij. Merk is niet misleidend, beschrijvend en beschikt over onderscheidend vermogen.

“43. The combination of an acronym, a symbol and a word is not the usual way of designating goods or services. Furthermore, the intervener’s mark, which consists of such a combination of three different elements, cannot, viewed as a whole, be regarded as a known English expression designating the goods or services in question or referring to one of their characteristics.

44. Moreover, even if some of the relevant consumers could perceive the intervener’s mark as conveying the meaning of ‘information technology at Manpower’, that would suggest that the mark refers to an entity called Manpower and therefore performs the essential function of a trade mark which is to provide identification of commercial origin. Alternatively, even if some of the relevant consumers could perceive that mark as conveying the meaning of ‘information technology in the workforce’ – which would, however, require the intervener’s mark to be analysed in a certain way – that mark cannot be perceived as a descriptive indication of the goods or services in question or of one of their characteristics in the everyday language of the relevant public. The message conveyed by the intervener’s mark is not sufficiently clear and direct for it to be considered to be descriptive of the goods or services in question.”

(…) 52. Secondly, the Board of Appeal did not err in stating that the intervener’s mark has a minimum degree of distinctiveness (paragraph 17 of the contested decision).

54. (…)  it is an original and uncommon combination owing, in particular, to the insertion of the symbol ‘@’ between ‘it’ and ‘manpower’. It is not common to have a word mark consisting of an acronym, a symbol and a word. (…)

(…) 67. (…) Contrary to the applicant’s claim, the intervener’s mark does not convey a clear message concerning the goods and services in question or their characteristics but, at the very most, hints at them.

68. In particular, the intervener’s mark cannot be understood as being equivalent to ‘manpower in the sector of information technology’. Although it may call to mind, to a certain extent, something connected with information technology and a workforce, it is not a designation which is sufficiently specific to be capable of giving rise to actual deceit or a sufficiently serious risk that the consumer will be deceived.

69. Furthermore, consumers are, in any event, able to assess directly, when choosing the goods or services in question, whether they relate to information technology or are connected with a workforce. They are not therefore generally characteristics to which a serious risk of deceit may apply.

70 . It follows from all of the above that the fourth part of the applicant’s plea and, therefore, the single plea in law must be rejected, and accordingly, the action in its entirety dismissed.”

Lees het arrest hier.

Bx 0801024

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 24 september 2008, KG ZA 08-817, Taartenwinkel.nl B.V. tegen Gefelicitaart B.V.

Eerst even voor jezelf lezen. Eisers vorderen – samengevat – een verbod op inbreuk op hun handelsnaam en onrechtmatig handelen jegens hen door GefeliciTAART, alsmede overdracht van de domeinnaam taartwinkel.nl aan hen, een en ander op straffe van een dwangsom. Tevens vorderen eisers een veroordeling van GefeliciTAART in de proceskosten conform artikel 1019h Rv.

4.3. GefeliciTAART heeft terecht opgemerkt dat de handelsnaam van Taartenwinkel.nl zeer weinig onderscheidend vermogen heeft. De handelsnaam is immers zuiver beschrijvend voor de onderneming van Taartenwinkel.nl. Daarnaast staat tussen partijen vast dat vele andere ondernemingen vergelijkbare handelsnamen voeren, waaronder “de taartwinkel” en “taartenservice.nl”, en dat de handelsnaam van Taartenwinkel.nl dus ook in dat opzicht weinig onderscheidend is. Dat die handelsnaam volgens Taartenwinkel.nl bekendheid heeft gekregen, weegt, voor zover juist, niet op tegen het aanzienlijke gebrek aan inherent onderscheidend vermogen. Een en ander brengt mee dat de beschermingsomvang van het handelsnaamrecht van Taartenwinkel.nl zeer gering is. Met andere woorden, er dienen hoge eisen te worden gesteld aan de vaststelling van het op grond van artikel 5 Handelsnaamwet vereiste verwarringsgevaar.

4.4. Toetsend aan de voornoemde strenge eisen is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat GefeliciTAART geen inbreuk maakt op de handelsnaam van Taartenwinkel.nl. Daarbij stelt de voorzieningenrechter voorop dat GefeliciTAART de domeinnaam taartwinkel.nl slechts gebruikt om bezoekers door te leiden naar haar website, die onder een andere domeinnaam wordt gepubliceerd, te weten gefelicitaart.nl, en dat zij op die website haar diensten uitsluitend aanbiedt onder de naam “GefeliciTAART”. Voor zover deze wijze van gebruik van de domeinnaam kan worden aangemerkt als handelsnaamgebruik, moet worden aangenomen dat de eventueel door dat gebruik veroorzaakte verwarring gering is. GefeliciTAART heeft namelijk onweersproken aangevoerd dat de website waarnaar de domeinnaam doorleidt, “onmiskenbaar duidelijk” maakt dat de bezoeker bij een online taartwinkel van GefeliciTAART is terecht gekomen. Daar komt bij dat GefeliciTAART met de keuze van de domeinnaam taartwinkel.nl enige afstand heeft genomen van de handelsnaam Taartenwinkel.nl. Daarom is er, ondanks de door Taartenwinkel.nl geconstateerde overeenstemming in de aard van de onderneming van partijen, geen sprake van verwarringsgevaar in voornoemde strikte zin.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 24 september 2008, KG ZA 08-1024, Stichting Pink Ribbon tegen De Scheffrahn-groep c.s (met dank aan Marlou van de Braak, De Brauw Blackstone Westbroek).

Eerst even voor jezelf lezen. Merkenrecht. De Scheffrahn-groep krijgt (naast een inbreukverbod) ook een verbod opgelegd tot het verrichten van enig Benelux- of Gemeenschapsmerkdepot met daarin PINK RIBBON of een andere combinatie van de woorden PINK en RIBBON, totdat in de door Stichting Pink Ribbon aanhangig te maken bodemprocedure over de (on)rechtmatigheid van de wijze van deponeren en handelen in de oppositieprocedures is beslist etc.

Bovendien wordt de Scheffrahn groep bevolen mee te werken aan gezamenlijke verzoeken tot uitstel voor het indienen van de inhoudelijke onderbouwing door Stichting Pink Ribbon, dan wel, ter uitsluitende keuze van Stichting Pink Ribbon, een gezamenlijk verzoek tot schorsing, in die door Stichting Pink Ribbon aanhangig gemaakte en nog aanhangig te maken oppositieprocedures tegen de door de Scheffrahn-groep gedeponeerde Benelux- en Gemeenschapsmerken die op het moment van het wijzen van het vonnis nog niet inhoudelijk onderbouwd zijn, etc.

Lees het vonnis hier en, inmiddels ook op rechtpraak.nl, hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 24 september 2008, HA ZA 05-2885 / HA ZA 06-2576, Monsanto Technology LLC tegen Cefetra B.V. c.s. & de Staat Argentinië / Monsanto Technology LLC tegen Vopak Agencies Rotterdam B.V. c.s.

Eerst even voor jezelf lezen. Octrooirecht. Tussenvonnis. Nadere formulering prejudiciële vragen aan HvJ EG.

“2.6.5. Het voorgaande leidt tot de hieronder geformuleerde vragen, waarin nog enkele wijzigingen zijn opgenomen die door partijen zijn geformuleerd, waartegen door de wederpartij geen bezwaren zijn aangevoerd en die de rechtbank zinvol voorkomen. (…).

1. Moet artikel 9 van Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de bescherming van biotechnologische uitvindingen (Pb EG L 1998, nr. 213 blz. 0013 – 0021) aldus worden opgevat dat de in dat artikel geboden bescherming ook dan kan worden ingeroepen in een situatie zoals in deze procedure, waarin het voortbrengsel (de DNA-sequentie) deel uitmaakt van een in de Europese Unie ingevoerd materiaal (sojameel) en zijn functie op het moment van de gestelde inbreuk niet uitoefent, maar wel heeft uitgeoefend (in de sojaplant) of mogelijk, nadat het uit dat materiaal is geïsoleerd en in de cel van een organisme is ingebracht, opnieuw zijn functie zou kunnen uitoefenen?

2. Uitgaande van de aanwezigheid van de in conclusie 6 van het octrooi met nummer EP 0 546 090 beschreven DNA-sequentie in het door Cefetra en ACTI in de Gemeenschap geïmporteerde sojameel en ervan uitgaande dat het DNA in de zin van artikel 9 van Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de bescherming van biotechnologische uitvindingen (Pb EG L 1998, nr. 213 blz. 0013 – 0021) is verwerkt in sojameel en dat het daarin zijn functie niet uitoefent: staat de door deze richtlijn voorgeschreven bescherming van een octrooi voor biologisch materiaal, in het bijzonder artikel 9, eraan in de weg dat de nationale octrooiwetgeving1 (daarnaast) absolute bescherming toekent aan het voortbrengsel (het DNA) als zodanig, ongeacht of dat DNA zijn functie uitoefent, en moet de bescherming van artikel 9 van de richtlijn dus geacht worden uitputtend te zijn, in de in dat artikel bedoelde situatie dat het voortbrengsel bestaat uit genetische informatie of zulke informatie bevat, welk voortbrengsel in materiaal is verwerkt en in welk materiaal de genetische informatie is opgenomen?

3. Maakt het bij de beantwoording van de vorige vraag verschil dat het octrooi met nummer EP 0 546 090 is aangevraagd en verleend (op 19 juni 1996) voordat Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de bescherming van biotechnologische uitvindingen (Pb EG L 1998, nr. 213 blz. 0013 – 0021) was vastgesteld en dat een dergelijk absolute voortbrengsel bescherming volgens de nationale octrooiwetgeving werd verschaft voordat deze richtlijn was vastgesteld? 4. Kunt u bij de beantwoording van de voorgaande vragen het TRIPs-verdrag betrekken, in het bijzonder de artikelen 27 en 30 daarvan?”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Groningen, 22 september 2008, KG ZA 08-282, Ozmag B.V. tegen Zechstein Minerals B.V. (met dank aan J. Bonjer, Trip Advocaten).

Eerst even voor jezelf lezen. Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Vorderingen eiser afgewezen. Voorgebruik. Depot te kwader trouw. Proceskosten €4.705, -.

“4.2. Tussen partijen is in confesso dat het door Ozmag gedeponeerde beeldmerk en het thans door Zechstein Minerals gebruikte beeldmerk vrijwel identiek zijn en bovendien worden gebruikt voor dezelfde soort waren, zodat gevaar van associatie bestaat.

(…) 4.7. De voorzieningenrechter acht, voorshands oordelend, de stellingen van Zechstein Minerals beter gedocumenteerd, consistenter - ook beter in de tijd te plaatsen — en mitsdien betrouwbaarder dan het uiterst summier onderbouwde relaas van Ozmag dat het logo in 2006 in opdracht van en voor Heinen is ontworpen. Daartoe is immers slechts een enkele factuur van [BK] van een jaar later, te weten 6juli 2007, overgelegd. Het verweer ter zitting dat [BK]  wel vaker pas na ruim een jaar een factuur voor verrichte werkzaamheden verstuurde, acht de voorzieningenrechter weinig overtuigend. Ook het feit dat Transaeduca in 2006 nog niet bestond, terwijl bij dagvaarding is gesteld dat deze onderneming, nadat het beeldmerk in haar opdracht was ontworpen, Zechsal Medical de gebruiksrechten heeft verleend om dit beeldmerk te combineren met het woordmerk van Zechsal, komt de voorzieningenrechter in het licht van het voorgaande weinig geloofwaardig voor, te meer daar geen enkel schriftelijk stuk ter onderbouwing van deze stelling is overgelegd. Daaraan draagt zeker niet bij het feit dat Heinen de echtgenote is van  — de inmiddels met Hooiveld gebrouilleerde — Kielman, de directeur van Zechsal Medical.  

Nu enerzijds vast staat dat het beeldmerk door Zechsal Medical in combinatie met het voor haar gedeponeerde woordmerk reeds sedert 2006 met medeweten van Heinen werd  gebruikt, terwijl anderzijds de door Ozmag gestelde eigendomsaanspraken in het kader van dit kort geding niet zijn komen vast te staat, gaat de voorzieningenrechter, alle  omstandigheden in aanmerking nemend, voorshands oordelend uit van voorgebruik van het beeldmerk door Zechsal Medical, zodat het depot van hetzelfde beeldmerk op 1 april 2008 door Ozmag, hiervan op de hoogte zijnde, te kwader trouw is verricht.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Dordrecht, 17 september 2008, LJN: BF1300, Sara Lee/DE N.V tegen gedaagde.

Merkenrecht. Ex parte verzoek zonder veel toelichting toegewezen.

Eiser verzoekt kort gezegd om gedaagde te bevelen om zijn inbreuk te staken op de woord- en beeldmerken “Pickwick” van eiser, zulks zonder gedaagde in rechte te doen horen. Eiser stelt dat gedaagde 100.000 theedozen met de opdruk “Pickwick” in het verkeer wil brengen, terwijl die dozen niet door eiser zijn vervaardigd en eiser daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

“2.3.  Er bestaat geen beletsel om het verzoek (grotendeels) toe te wijzen, zij het dat de gevorderde dwangsom wordt gemaximeerd tot EUR 5.000.000 en dat de termijn voor het instellen van de hoofdzaak, als bedoeld in art. 1019i Rv, wordt bepaald op 2 maanden na betekening van deze beschikking aan [gedaagde]. Voor zekerheidsstelling bestaat geen aanleiding.”

Lees de beschikking hier.

HvJ EG, 18 september 2008, C-514/06 P, Armacell Enterprise GmbH tegen OHIM / nmc SA (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerken. Oppositieprocedure op grond van ouder gemeenschapswoordmerk NOMAFOAM  tegen aanvraag voor gemeenschapswoordmerk ARMAFOAM. Kunststofproducten. Beroep tegen de uitspraak van het GVEA in de zaak over de uitspraak van het word foam (zie IEF 2746). Bij het Hof richt het bezwaar zicht tegen het feit dat het Gerecht in haar oordeel alleen over het niet-Engelssprekende publiek zou hebben uitgesproken. Beroep afgewezen, Gerecht was daartoe niet verplicht.

“58. Consequently, having established that the Board of Appeal’s assessment is not flawed as regards the comparison of the marks at issue from the point of view of the relevant non-English-speaking public, the Court of First Instance was fully entitled to dismiss the appellant’s action without comparing those marks from the point of view of the English-speaking public.

59. Next, the appellant’s argument that the Court of First Instance should have also ruled on the issue of the similarity of those marks from the point of view of the relevant English-speaking public, taking into account the possibility of conversion of the appellant’s Community trade mark application to a national trade mark application, must also be rejected.

60. Admittedly, as follows from Article 108(2)(b) of Regulation No 40/94, the grounds for refusal of the registration of the Community trade mark determine whether that trade mark can be registered at national level.

61. However, the purpose of opposition proceedings is to provide undertakings with an opportunity to oppose, by way of a single procedure, applications for Community trade marks which might create a likelihood of confusion with their earlier marks or rights, and not to resolve in advance possible conflicts at national level.

62. As is apparent from the grounds, and in particular from paragraph 68, of the judgment under appeal, the Court of First Instance confirmed the assessment of the Board of Appeal only in regard to the similarity of the conflicting marks as perceived by the non-English-speaking public. It follows, as OHIM has also stated, that the judgment under appeal does not prevent the appellant from requesting the conversion of the Community trade mark application to one for a national trade mark to the extent to which that application concerns English-speaking countries.

63. Lastly, contrary to what the appellant maintains, by restricting itself to ruling on the likelihood of confusion from the point of view of the relevant non-English-speaking public, the Court of First Instance did not infringe the obligation to give reasons for its judgments.

64. Paragraphs 33 and 68 of the judgment under appeal set out, to the requisite legal standard, the reasons why the Court of First Instance refrained from ruling on the issue of the similarity of the marks from the point of view of the English-speaking public.

65. In the light of the foregoing, the first part of the first plea and the second plea must be rejected as being unfounded.”

Lees het arrest hier.