Woord- en of beeldmerk  

4.17. Steinway & Sons heeft in dit verband terecht betoogd dat de strekking van de reclamecampagne er onmiskenbaar op is gericht de consument te informeren dat Muziekmetropool een nieuw merk voert in haar nieuwe, nét geopende, Steinway Gallery. Het is, gezien de hiervoor in r.o. 4.15. opgesomde uitingen, bepaald aannemelijk dat, zoals Steinway & Sons heeft gesteld, bij die consument de indruk wordt gewekt dat Muziekmetropool is gestart met de verkoop van (ook nieuwe) STEINWAY & SONS piano’s en vleugels en dat zij tot het dealer netwerk van Steinway & Sons is toegetreden, althans dat zij een bijzondere relatie met haar heeft. Zulks evenwel ten onrechte, omdat, zoals hiervoor reeds is vastgesteld, Muziekmetropool sinds jaar en dag gebruikte piano’s en vleugels van het merk STEINWAY & SONS verkoopt, terwijl zij geen geautoriseerd dealer is van Steinway & Sons. Het feit dat, zoals Muziekmetropool heeft betoogd, zij enige tijd geleden over een grote partij gereviseerde Steinways & Sons vleugels kwam te beschikken, is daarvoor geen rechtvaardiging. Immers, de promotie daarvan heeft Muziekmetropool ook op een andere, niet de grenzen van refererend merkgebruik overschrijdende, wijze kunnen doen.”

(..) 4.26. Nu Steinway & Sons heeft betwist dat de onder (i) en (ii) bedoelde mededelingen juist zijn, en Muziekmetropool de juistheid of volledigheid van die mededelingen in dit geding niet aannemelijk heeft gemaakt, is de misleiding naar voorlopig oordeel gegeven. Wat de mededeling onder (iii) betreft, is de voorzieningenrechter voorshands van mening dat die mededeling ten onrechte suggereert dat Muziekmetropool ook nieuwe piano’s en vleugels van het merk STEINWAY & SONS verkoopt, dit terwijl, hierover verschillen partijen niet van mening, zulks niet het geval is. Dat, zoals Muziekmetropool ter zitting nog heeft aangevoerd, de in de mededeling genoemde “normaal”-prijs van € 49.900,00 ziet op de tweedehands-prijs en niet op de nieuwwaarde, die volgens Muziekmetropool € 52.000,00 bedraagt, zal de gemiddelde consument, gelet op het geringe verschil tussen nieuwwaarde en tweedehands-prijs, ontgaan, zodat dit aan het misleidende karakter van de mededeling niet afdoet.

(…) 4.27. Op grond van het vorenstaande wordt voorshands geoordeeld dat de door Muziekmetropool gedane mededelingen jegens Steinway & Sons als onrechtmatig moeten worden aangemerkt en zullen op die grond worden verboden.

Lees het vonnis hier.

De A-G komt bij de beantwoording tot de volgende conclusies:

Verband: Bij de vaststelling moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden. Het is mogelijk een aantal relevante omstandigheden aan te geven, doch een exhaustieve opsomming geven is uitgesloten. Het feit dat het oudere merk bij de gemiddelde consument in gedachten komt wanneer hij of zij in aanraking komt met het jongere merk dat voor de waren of diensten van het jongere merk wordt gebruikt, komt er in beginsel op neer dat het relevante publiek een verband legt in de zin van zaak C-408/01 (Adidas-Salomon en Adidas Benelux);

Indien de omstandigheden aldus zijn dat zij de gemiddelde consument doen veronderstellen dat er een economische verbondenheid bestaat, zijn er meer dan voldoende factoren op basis waarvan een verband in de zin van de rechtspraak kan worden vastgesteld. Wanneer dergelijke omstandigheden ontbreken, leidt dit echter niet automatisch tot de omgekeerde conclusie.

In de richtlijn gaat het overduidelijk over niet-soortgelijke waren of diensten en er kan geen vereiste van soortgelijkheid worden opgelegd. Toch kan de aard van de door de respectieve merken aangeduide waren of diensten in een bepaald opzicht relevant zijn bij de beoordeling of het publiek een verband legt. Wanneer een van beide merken wordt gebruikt voor waren of diensten waarmee het algemene publiek vertrouwd is of wanneer beide merken worden gebruikt voor soortgelijke waren, is de kans dat het betrokken publiek elkaar overlapt en een verband legt, veel groter. Bij verschillende productsectoren kan echter niet worden verondersteld dat een dergelijk verband ontbreekt en het is geen noodzakelijk criterium dat wordt aangenomen dat de merken economisch met elkaar verbonden zijn.

Meeliften: Bij het begrip „ongerechtvaardigd voordeel” ligt de nadruk op het profijt dat het jongere merk daaruit haalt, en niet zozeer op de schade die het oudere merk wordt berokkend. Er dient te worden aangetoond dat het jongere merk een soort van impuls krijgt dankzij het verband dat met het oudere merk wordt gelegd. Indien de connotaties die het oudere merk, ondanks de bekendheid ervan, oproept, de prestaties van het jongere merk afzwakken of zelfs gewoon neutraliseren, lijkt ongerechtvaardigd voordeel minder waarschijnlijk. Indien, bijvoorbeeld, een exclusieve lijn van handgemaakte juwelen onder het merk „Coca-Cola” of een overeenstemmend merk werd verkocht, zou de verkoop van de juwelen hoogstwaarschijnlijk geen ongerechtvaardigd (of geheel geen) voordeel halen uit het merk van The Coca-Cola Company.

Ingeval inschrijving van een nog niet gebruikt merk moet worden voorkomen, kan het noodzakelijk zijn om het mogelijke effect deductief af te leiden uit het geheel van omstandigheden van het concrete geval.

Verwatering, in de zin van vervaging: Anders dan bij meeliften ligt bij het begrip vervaging de nadruk op de schade die het oudere merk wordt berokkend. Afbreuk aan het onderscheidend vermogen van een merk impliceert noodzakelijkerwijs dat het onderscheidend vermogen verzwakt.

Een door het relevante publiek gelegd verband is een voorafgaande voorwaarde voor het onderzoek of er sprake is van vervaging en, zo het publiek inderdaad een verband tussen de twee merken legt, is het mogelijk dat de eerste stap naar vervaging is gezet, doch andere factoren en bewijsstukken zijn nodig om te kunnen bepalen of daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen.

Dat het oudere merk ‘uniek’ is, is niet essentieel, maar hoe groter het onderscheidend vermogen van een merk, hoe groter de kans dat aan het onderscheidend vermogen ervan wordt afgedaan door het bestaan van andere, overeenstemmende merken.

De artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn strekken tot voorkoming of uitsluiting van herhaaldelijk conflicterend gebruik waardoor het oudere merk, inzonderheid het onderscheidend vermogen ervan, verwatert, inkrimpt, vervloeit, achteruitgaat, afzwakt, wordt uitgeput, verzwakt, wordt ondermijnd, vervaagt, wordt uitgehold of daaraan stiekem wordt geknaagd. Een eerste gebruik kan op zich dat gevolg niet doen ontstaan, maar de kans dat dit gevolg ontstaat door een herhaaldelijk gebruik – dat per slot van rekening voor merken de regel is – kan worden afgeleid uit de omstandigheden van het gebruik.

Afbreuk aan het onderscheidend vermogen impliceert niet noodzakelijkerwijs een economische afbreuk, zodat een wijziging in het economische gedrag niet essentieel is. Indien het merk Coca-Cola of een overeenstemmend merk of teken werd gebruikt voor een assortiment van niet-gerelateerde waren of diensten, is het goed mogelijk dat het onderscheidend vermogen ervan verzwakt, maar dat de consumenten het drankje in even grote hoeveelheden blijven drinken.

Verwatering, in de zin van aantasting: Aantasting gaat verder dan vervaging, aangezien het merk niet zonder meer verzwakt, maar daadwerkelijk verloedert doordat het publiek een verband legt met het jongere merk. De belangrijkste factor is of de connotaties die het jongere merk oproept, inderdaad van dien aard zijn dat de reputatie van het oudere merk wordt geschaad.

Wanneer aantasting wordt aangevoerd, moeten de connotaties van elk merk worden vergeleken met betrekking tot hetzij de betrokken waren of diensten hetzij de meer algemene boodschap die zij kunnen overbrengen, en moet de aldus berokkende schade worden begroot.

Conclusie:

Voor de toepassing van artikel 4, lid 4, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad geldt het volgende:

–        het feit dat het oudere merk bij de gemiddelde consument in gedachten komt wanneer hij of zij in aanraking komt met het jongere merk dat voor de waren of diensten van het jongere merk wordt gebruikt, komt er in beginsel op neer dat het relevante publiek een verband legt in de zin van de punten 29 en 30 van het arrest van het Hof in zaak C-408/01 (Adidas-Salomon en Adidas Benelux);

–        het feit dat het oudere merk een enorme bekendheid heeft voor bepaalde specifieke waren of diensten, dat deze waren of diensten niet soortgelijk zijn aan de waren of diensten van het jongere merk, en dat het oudere merk uniek is met betrekking tot welke waren of diensten dan ook, is op zich niet voldoende voor de vaststelling dat hetzij een dergelijk verband wordt gelegd, hetzij sprake is van ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de zin van dat artikel;

–        bij de beoordeling of er een verband of een ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk is aangetoond, moet de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het concrete geval in aanmerking nemen;

–        de aard van de waren of diensten kan relevant zijn bij de beoordeling of het publiek een verband legt, maar bij verschillende productsectoren kan niet worden verondersteld dat een dergelijk verband ontbreekt en het is geen noodzakelijk criterium dat wordt aangenomen dat de merken economisch met elkaar verbonden zijn;

–        opdat is voldaan aan de voorwaarde van afbreuk aan het onderscheidend vermogen (i) is het niet noodzakelijk dat het oudere merk uniek is, (ii) is een eerste conflicterend gebruik op zich niet voldoende, en (iii) is niet vereist dat het economische gedrag van de consument wordt beïnvloed.

Lees de conclusie hier.

50. In the present case, the Board of Appeal observed, in paragraph 22 of the contested decision, that the goods at issue were extremely specialised, expensive and often developed over many years in collaboration with the end consumer. The consumers concerned, the staff of financial institutions responsible for the acquisition of such goods, will carry out a scrupulous examination of the products on the market and very probably contact the manufacturers. In the course of that selection process, those consumers will be aware not only of the characteristics of the goods, but also of the identity of the manufacturers and the marks on the market and will therefore be very attentive to even slight differences between those marks.

51. Having regard to those particular circumstances in which the goods concerned are marketed, which have not been called into question by the applicant, the Board of Appeal rightly considered that there were sufficient differences between the marks at issue to dispel, in this case, any likelihood that the consumer concerned, who is especially attentive, might believe that the goods covered by those marks originated from the same undertaking or, as the case may be, from economically linked undertakings.”

Lees het arrest hier.

48.  In addition, the applicant claimed that the earlier mark was not distinctive, by arguing that it was the abbreviation of ‘Canary Islands car’. However, as was stated in paragraph 45 above, the earlier mark will not be perceived by the relevant public as being the abbreviation of ‘Canary Islands car’. Accordingly, it cannot be maintained that the earlier mark has limited protection.

49. The Board of Appeal states in the contested decision that the majority of motor vehicle rental contracts are entered into by telephone. While there is no doubt that the services in question may be chosen by sight, it is equally undeniable that a not insignificant proportion of car rental contracts are negotiated orally. Moreover, on any view of the matter, it must be pointed out that car rental suppliers are recommended and chosen orally in a significant number of cases. Consequently, while it is true that the potential customer of the services in question may encounter the visual representation of the mark first, the phonetic element may play a decisive role in his choosing the services in question, in particular as regards services, amongst those covered by the mark applied for, which are not limited to car rental in the strict sense.

50. In the light of all those considerations, the Board of Appeal was fully entitled to conclude in the contested decision that there was a likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94. “

Lees het arrest hier.

“4.1. Naar voorlopig oordeel hangt de gevorderde overdracht van het merk en de website dermate samen met andere aspecten van het omvangrijke geschil tussen Sloothaak en Van Ulden over hun mislukte samenwerking, dat het niet goed mogelijk is die vordering afzonderlijk te beoordelen.(…) Gelet daarop past terughoudendheid bij de beantwoording van de vraag of er gronden zijn om, vooruitlopend op de definitieve beslechting van het gehele geschil tussen Sloothaak en Van Ulden, een van de vele vorderingen die partijen en aan hen gelieerde ondernemingen over en weer op elkaar stellen te hebben, toe te wijzen als voorlopige voorziening. 

4.2. Livius betoogt dat een definitieve beslechting van het gehele geschil niet kan worden afgewacht omdat de overdracht van het merk en de website noodzakelijk is voor de voortzetting van de onderneming van Bwana. Fewmore en Van Ulden hebben echter terecht aangevoerd dat overdracht van het merk en de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content van de website niet noodzakelijk is voor de voorlopige voortzetting van die onderneming. Daartoe volstaat een gebruiksrecht (zie daarover hierna r.o. 4.4). Derhalve wijst de voorzieningenrechter, mede gelet op hetgeen is overwogen in 4.1, de gevorderde overdracht van het merk (vordering I) en de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content van de website (vordering II sub (i)) af.

4.3. Dit ligt anders voor de overige vorderingen. Als zodanig is onweersproken dat de zeggenschap over de domeinnamen en de beschikbaarheid van een kopie van de content van de website (dat wil zeggen van de ten behoeve van de website ontwikkelde bestanden, werken en databanken) wel noodzakelijk is voor de voorlopige voortzetting van de onderneming van Bwana. Fewmore en Van Ulden hebben hier slechts tegenin gebracht dat de overdracht niet zinvol is omdat voortzetting van Bwana reeds om andere redenen onmogelijk is, namelijk vanwege het conflict in het bestuur en de financiële problemen van Bwana. Dat verweer wordt door de voorzieningenrechter gepasseerd. Vast staat namelijk dat Sloothaak en Livius enerzijds en Fewmore en Van Ulden anderzijds juist van mening verschillen over de vraag of voortzetting van Bwana mogelijk is. In het midden kan blijven welke opvatting juist is. Het is in ieder geval niet aan Fewmore en Van Ulden om de discussie te beslechten door voortzetting van de onderneming daadwerkelijk onmogelijk te maken door het weigeren van de terbeschikkingstelling van de noodzakelijke content en de domeinnamen. Derhalve zal de voorzieningenrechter de daarop gerichte vorderingen II (ii) en (iii), die afgezien van het voorgaande onweersproken zijn, toewijzen.
4.4. Ten overvloede merkt de voorzieningenrechter op dat de conclusie dat op dit
moment geen grond is voor overdracht van het merk en de intellectuele eigendomsrechten
met betrekking tot de content, niet impliceert dat Fewmore en Van Ulden zich op grond van
die rechten kunnen verzetten tegen voortzetting van het gebruik van het merk en de content
door Bwana en haar licentienemers.

4.5. Naar voorlopig oordeel moet worden aangenomen dat de licentie die Fewmore en Van Ulden stellen te hebben verleend aan Bwana in de gegeven omstandigheden nog niet rechtsgeldig kan zijn beëindigd, althans dat handhaving van de betreffende intellectuele eigendomsrechten in de gegeven omstandigheden misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 van het Burgerlijk Wetboek oplevert. De belangen van Bwana (en daarmee de belangen van aandeelhouder Livius) zouden immers ernstig worden geschaad door een verbod op gebruik van het merk en de content, terwijl niet is gesteld of gebleken dat daar een redelijk belang van Fewmore of Van Ulden tegenover staat. Daar komt bij dat van Fewmore en Van Ulden, vanwege hun keuze samen met Livius te participeren in Bwana, juist extra zorgvuldigheid ten opzichte van Bwana en Livius mag worden verwacht. Fewmore is ingevolge artikel 3.2 van de aandeelhoudersovereenkomst zelfs verplicht is de belangen van Bwana “optimaal te behartigen”. Een en ander verdraagt zich niet met het afdwingen van een verbod op gebruik van het merk en de content hangende een discussie over de voortzetting van de onderneming.

4.6. Het gevorderde verbod op bepaalde uitlatingen (vordering III) baseert Livius op de vermelding “Kwaliteitsapotheek is een handelsmerk van Fewmore Holding” die Fewmore en Van Ulden hebben gepresenteerd op de internetpagina onder de domeinnamen (zie de afbeelding van die pagina in rechtsoverweging 2.11). De voorzieningenrechter is met Livius van oordeel dat die uitlating onrechtmatig is jegens Livius omdat die bij klanten en apothekers de indruk zal wekken dat de webwinkel en de franchise-formule worden beheerd door Fewmore in plaats van Bwana. Die mededeling en de verwarring die daardoor bij klanten en apothekers kan ontstaan, kan de onderneming van Bwana (en daarmee de belangen van aandeelhouder Livius) schade berokkenen.(…)”

Lees het vonnis hier.