Woord- en of beeldmerk  

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 25 juni 2008, KG ZA 08-591, Livius Beheer B.V. tegen Fewmore Holding B.V.

Stukgelopen samenwerking. Partijen hebben de franchiseformule “Kwaliteits Apotheek” een gezamenlijke vennootschap opgericht, Bwana B.V. Gedaagde Fewmore heeft hieraan voorafgaand op eigen naam de revelante domeinnamen en merk geregistreerd. De samenwerking loopt uit op een ‘omvangrijk geschil’ en eiser Livius vordert i.c. dat gedaagde de domeinnamen, websites en merken overdraagt aan de gezamenlijk vennootschap. Gedaagde weigert dit omdat er sprake zou zijn van wanbeheer en openstaande vorderingen op eiser en de gezamenlijke B.V.

Het oordeel van de voorzieningenrechter is met recht voorlopig: nu het onduidelijk is of de gezamenlijke B.V. nog voortgezet kan worden, kan het niet zo zijn dat dat door een IE-blokkade ommogelijk wordt gemaakt. Gebruiksrecht voor de merken, overdracht van de domeinnamen en websites. Gedeelde proceskosten.

Hoge Raad , 24 juni 2008, LJN: BD2745, Strafzaak.

 “1. Het Gerechtshof te Leeuwarden heeft (…) de verdachte ter zake van (…) "opzettelijk waren, die zelf valselijk zijn voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft in voorraad hebben, meermalen gepleegd"  (...) veroordeeld tot vierentwintig maanden gevangenisstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren, met verbeurdverklaring, teruggave en bewaring van de inbeslaggenomen voorwerpen.

De Hoge Raad verwerpt het beroep. “Voor onderzoek door de cassatierechter komen alleen in aanmerking middelen van cassatie als in de wet bedoeld. Als een zodanig middel kan slechts gelden een stellige en duidelijke klacht over de schending van een bepaalde rechtsregel en/of het verzuim van een toepasselijk vormvoorschrift door de rechter die de bestreden uitspraak heeft gewezen.”

Lees het arrest hier.

Dirk Visser: Het blijft oppassen met merkgebruik in vergelijkende reclame. Reactie op uitspraken in  kort nieuwsbericht in Adformatie nr. 25, pagina  6.

In Adformatie nr. 25 (p. 6) stelt advocate Ebba Hoogenraad dat er door de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de O2/H3G zaak meer mogelijk wordt op het gebied van (beeld)merkgebruik in vergelijkende reclame. Je mag niet misleiden of kleineren, aldus Hoogenraad, “maar ‘spelen’ met het vergeleken merk ligt nu binnen handbereik, zonder dat merkinbreuk om de hoek komt kijken, zolang geen verwarring wordt veroorzaakt. En de financiële risico’s die gelden bij merkinbreuk (volledige proceskostenveroordeling, inclusief advocaatkosten van de merkhouder) zijn daarmee ook van de baan”. 

Hoogenraad heeft gelijk dat er nu vermoedelijk wat meer mag dan voorheen, met name ten aanzien van het gebruik van het beeldmerk van een concurrent. Gebruik van het beeldmerk van een concurrent werd in het verleden namelijk meestal door de rechter verboden.

Maar ‘spelen’ met het merk van de concurrent, zeker als het een bekend merk betreft, blijft toch spelen met vuur. Hoogenraad vermeldt namelijk niet dat óók in de wet staat dat vergelijkende reclame alleen toegestaan is als deze “geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent” (art. 6:194a sub g Burgerlijk Wetboek).

Vergelijkende reclame of ‘spelen’ met het bekende beeldmerk van bijvoorbeeld de marktleider is altijd erg verleidelijk voor minder bekende merken. Maar als de rechter dat, ook zonder dat er sprake is van misleiden, kleineren of verwarring wekken, ‘oneerlijk voordeel’ vindt opleveren, dan dreigt nogal altijd een verbod, rectificatie en schadevergoeding. Bovendien kan de rechter dan ook beslissen dat er dan toch ook sprake is van merkinbreuk, waardoor die ‘volledige proceskostenveroordeling, inclusief advocaatkosten van de merkhouder’, ook weer van toepassing is. 

Rechtbank Zutphen, 28 mei 2008, HA ZA 07-405, Lips Nederland B.V. tegen M&C Protect c.s. (met dank aan Marjolein Driessen, Leijnse Artz).

Merkenrecht, misleidende en vergelijkende reclame, bestuurdersaansprakelijkheid. Bodem in zaak over “de slagsleutelmethode” (zie voor KG: IEF 2013). Een samenvatting in citaten:

“5.5. De slotsom is dat de door M & C in het geding gebrachte producties geen steun bieden voor de juistheid van de reclame-uiting dat het kinderlijk eenvoudig is om binnen korte tijd met behulp van een slagsleutel een slot te openen. Voor zover al uit het onderzoek door de Consumentenbond blijkt dat sloten met de slagsleutelmethode geopend kunnen worden, geldt dat dit onderzoek is gehouden in een laboratoriumsituatie, die niet te vergelijken is met de werkelijke situatie. (…) Zowel de mededeling dat het fabriceren van een slagsleutel erg eenvoudig is en door inbrekers in een handomdraai wordt gedaan als de mededeling dat het kinderlijk eenvoudig is om binnen korte tijd met behulp van een slagsleutel een slot te openen, moeten daarom als misleidend worden aangemerkt.

 (…) 5.10. De stelling van Lips dat de uitingen van M & C B.V. aan Comari moeten worden toegerekend alleen al omdat zij houdster is van het merk M & C, moet verworpen worden. De artikelen 6: 194 en 194a BW richten zich tegen degene die de misleidende mededeling openbaar maakt of openbaar laat maken. Voor wat betreft de reclame-uitingen van M & C B.V. geldt dat M & C B.V. aangemerkt moet worden als degene die de mededelingen openbaar maakt of laat maken. Het enkele gebruik van de merknaam M & C is geen misleidende mededeling of ongeoorloofde vergelijkende reclame. Anders is dit echter waar Comari hiervoor als misleidend of ongeoorloofde vergelijkende reclame aangemerkte uitingen van M & C B.V. met haar eigen reclamemateriaal heeft gecombineerd. Dat is met name het geval op de website van Comari, zoals blijkt uit productie 24 van Lips. 

Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 juni 2008, HA ZA 07-2964, Fort Vale Engeneering Ltd. tegen Pelican Worldwide B.V. (met dank aan Otto Swens, Vondst Advocaten).

Octrooirecht. EP ventiel-samenstelling. Bodem(tussen)vonnis in een zaak waarin al eerder kort-gedingvonnis is gewezen (Zie IEF 4099). De rechtbank concludeert nu dat er wèl sprake is van inbreuk, maar acht conclusie 1 van het Octrooi niet geldig. Partijen krijgen de gelegenheid zich uit te laten over de geldigheid van de overige conclusies 2-20, waarna de Rechtbank defintief zal beslissen over de inbreukvorderingen en de reconventionele nietigheidsvordering. Ook GAT/LuK duikt weer even op: “De noodzaak tot aanhouding bestaat niet voor wat betreft de provisionele vorderingen.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 juni 2008, HA ZA 07-2702, Henri Peteri B.V. tegen AB Power Selling B.V.

“Ter zitting is met beide apparaten thee gezet.”. Kokendwaterkraanzaak. Merkenrecht, reclamerecht.

“4.3. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 6 februari 2007 (zie: IEF 3422) geoordeeld dat het gebruik van dat teken naar voorlopig oordeel inbreuk maakt op het Beneluxmerk QUOOKER van Peteri. Bij conclusie van antwoord in deze procedure heeft AB Power zich neergelegd bij het in kort geding opgelegde verbod met betrekking tot dit teken. Bij de mondelinge behandeling heeft zij nog eens onherroepelijk en onvoorwaardelijk toegezegd dat zij zal berusten in de veroordeling neergelegd in het vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 6 februari 2007 inclusief de daarbij bepaalde dwangsom, voorzover deze veroordeling en dwangsom zien op inbreuk op het merk QUOOKER van Peteri met name door gebruik van het teken cooker. (…)De rechtbank ziet hierin aanleiding de merkenrechtelijke grondslag onbesproken te laten en wat betreft dit onderdeel de veroordeling van de voorzieningenrechter met de daarbij bepaalde dwangsom te bevestigen.

(…)4.44. De rechtbank concludeert dan ook dat het gebruik door AB Power van het woord kokend, al dan niet in verbinding met andere begrippen, ter aanprijzing van haar Zip HydroTap niet misleidend is.

4.46. Naar oordeel van de rechtbank is de aanprijzing door AB Power niet als vergelijkend aan te merken. Nu AB Power het teken ‘cooker’ niet meer gebruikt en ook niet meer mag gebruiken is er ook indirect geen sprake van vergelijking.”

Geen werkelijke proceskostenveroordeling m.b.t. het reclamerechtelijke deel.

Lees het vonnis hier.

Noot van de redactie: In de regel worden Haagse uitspraken door het Haagse gerecht zelf, vaak al op de dag van uitspraak, gepubliceerd of in doorzoekbaar pdf-formaat rondgezonden middels de Haagse verzendlijst. Naamsvermelding (‘met dank aan…) bij Haagse uitspraken geschiedt dan ook alleen bij uitspraken die zijn aangeleverd door advocaten/partijden/derden voordat of zonder dat de uitspraak door het Haagse Gerecht zelf is gepubliceerd of verzonden.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 12 juni 2008, KG RK 08/1012, L’Automobile Club De LÓuest ACO tegen State of Art B.V. (met dank aan Bastiaan van Ramshorst, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. Ex parte. Verzoek toegewezen. Eiser ACO is opgericht in 1906 en de organisator van, onder meer, de 24 uurs autorace genaamd “Les 24 Heures du Mans”, in het Nederlands: de 24 uur van Le Mans. Dit geschil gaat om inbreukmakend handelen van State of Art. ACO heeft vastgesteld dat State of Art, in ieder geval via haar online winkel, diverse kledingstukken verkoopt, waarop identieke merken die betrekking hebben op de 24 uur van Le Mans zijn aangebracht. State of Art maken hiermee inbreuk op de merkrechten van ACO.

Het spoedeisend belang hangt samen met het genoemde evenement. “Aanstaand weekend, van 12 t/m 15 juni, vindt weer de jaarlijkse 24 uur van Le Mans plaats. Uit eigen ervaring weet ACO dat rond het plaats vinden van de race grote vraag bestaat naar producten voorzien van de bekende merken van ACO. Het gevolg van het bovenstaande is dat de Inbreukmakende Producten juist in de komende dagen waarschijnlijk goed en snel zullen verkopen.”

De voorzieningenrechter ziet voldoende aanleiding voor toewijzing van eht verbod op grondslag van het ingeroepen beeldmerk

Lees de beschikking hier.  

GvEA, 19 juni 2008, Zaak T-93/06, Mülhens GmbH & Co. KG tegen OHIM /  Spa Monopole (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Oppositieprocedure op grond van ouder Benelux woordmerk SPA (water) tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk MINERAL SPA (cosmetica). Oppositie toegewezen door OHIM en Gerecht, waarbij de bekendheid van het merk doorslaggevend is. Ongerechtvaardigd voordeel trekken & the risk of a free-riding transfer of the advertising effort made by the proprietor of the earlier mark.

“34. The Board of Appeal states, at paragraph 26 of the contested decision, that the earlier trade mark enjoys a huge reputation in the Benelux for mineral water. As the Board of Appeal states at paragraph 24 of the contested decision, and the intervener points out in its response, the earlier trade mark has been used continuously in the Benelux for a number of years; SPA water is available throughout the territory of the Benelux with a strong presence in both mass and small-scale distribution; and Spa Monopole is the leader on the market for mineral water with a market share of 23.6%, has made significant advertising investments and sponsors a number of sports events. Those facts demonstrate that the earlier trade mark has a reputation, which is, at the very least, very significant in the Benelux for mineral water.

(…) 40. The concept of the unfair advantage taken of the repute of the earlier mark by the use without due cause of the mark applied for concerns the risk that the image of the mark with a reputation or the characteristics which it projects are transferred to the goods covered by the mark applied for, with the result that the marketing of those goods is made easier by that association with the earlier mark with a reputation (VIPS, paragraph 40).

GvEA, 18 juni 2008, zaak T-175/06, The Coca-Cola Company tegen OHIM / San Polo Srl

Oppositieprocedure op grond van oudere Oostenrijkse en Duitse woordmerken MEZZO en MEZZOMIX tegen aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk (wijnetiket) MEZZOPANE. Oppositie afgewezen door OHIM en Gerecht. “In casu is het Gerecht van oordeel dat wijn noch onontbeerlijk, noch belangrijk is voor het gebruik van bier, en omgekeerd.”

“106. (…) Stellig blijft bij de relevante consument slechts een onvolmaakt beeld van de betrokken merken achter, zodat hun gemeenschappelijk bestanddeel, te weten het woord „mezzo”, tot enige overeenstemming tussen hen leidt. Bovendien verhoogt de onbetwiste bekendheid van het merk MEZZOMIX het gevaar voor verwarring tussen dit oudere merk en het aangevraagde merk MEZZOPANE.

107. Niettemin is het Gerecht van oordeel dat, gelet op de onderlinge samenhang tussen de verschillende in aanmerking te nemen factoren en de bekendheid van het oudere merk MEZZOMIX, niet kan worden geconcludeerd dat gevaar bestaat voor verwarring tussen het aangevraagde merk MEZZOPANE en de oudere merken MEZZO en MEZZOMIX. Ondanks de bekendheid van het oudere merk MEZZOMIX bestaat er volgens het Gerecht immers geen gevaar dat de relevante consument in verwarring wordt gebracht met betrekking tot de commerciële herkomst van de waren van het aangevraagde merk MEZZOPANE, enerzijds, en van de oudere merken MEZZO en MEZZOMIX, anderzijds, gelet op het ontbreken van soortgelijkheid tussen de betrokken waren, in combinatie met de gemiddelde visuele en fonetische overeenstemming tussen de betrokken merken en met de omstandigheid dat de betrokken merken in het Duits geen betekenis hebben. De verschillen tussen de betrokken merken en waren, zoals die in de punten 29 en volgende en in de punten 61 en volgende zijn aangegeven, volstaan immers om – algemeen genomen – uit te sluiten dat het relevante publiek zou kunnen geloven dat de door het aangevraagde merk aangeduide wijnen en de door de oudere merken aangeduide bieren en andere dranken eenzelfde herkomst hebben, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de bekendheid van het oudere merk MEZZOMIX voor gemengde dranken op basis van limonade.

108. Derhalve is het Gerecht van oordeel dat verzoekster uit de in het arrest Canon (punt 19 supra) ontwikkelde rechtspraak ten onrechte afleidt dat het ontbreken van soortgelijkheid van de betrokken waren in casu niet beslissend kan zijn, gelet op de overeenstemming tussen de betrokken merken en het onderscheidend vermogen van het oudere merk MEZZOMIX.

109. Gelet op een en ander, is het Gerecht van oordeel dat uit de totale beoordeling van het gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk en de oudere merken volgt, dat tussen deze merken geen gevaar voor verwarring bestaat.”

Lees het arrest hier.

- EMOTION tegen EMOCION (toegewezen)
- HERIAN tegen HERIAN (toegewezen)
- ALADIN tegen ALADIN (toegewezen)
- WWF/PANDA tegen PANDA-PRIME (afgewezen)
- OVT tegen OVG (afgewezen)

Lees de beslissingen hier

GvEA, 17 juni 2008, zaak T-420/0, El Corte Inglés, SA tegen OHIM / José Matías Abril Sánchez en Pedro Ricote Saugar

Oppositieprocedure met veel oppositieprocedureprocesrecht. Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk BoomerangTV, oppositie op grond van oudere nationale en communautaire woord- en beeldmerken BOOMERANG en Boomerang. Ontbreken van verwarringsgevaar, geen algemeen bekend merk in zin van artikel 6 bis van Verdrag van Parijs, geen afbreuk aan reputatie, geen overlegging van bewijzen van bestaan van bepaalde oudere merken of van vertalingen ervan voor oppositieafdeling. Oppositie afgewezen.

“99. Blijkens de in de punten 7 en 14 supra aangehaalde beschrijvingen van de betrokken waren en diensten zijn de waren waarop de oudere rechten betrekking hebben, door de aard, de bestemming en het gebruik ervan verschillend van de diensten waarvoor de inschrijving van het merk BoomerangTV werd aangevraagd. Bovendien gaat het niet om concurrerende of complementaire waren en diensten in de zin van de in het vorige punt aangehaalde rechtspraak. De kamer van beroep heeft dus op goede gronden geconcludeerd dat de litigieuze waren en diensten niet soortgelijk zijn en dat er dus geen verwarringsgevaar bestaat.